Detalii jurisprudență - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României

Obiectul dreptului de autor. Neîncadrarea în categoria operelor de creaţie intelectuală a denumirii comerciale concepute de administratorul societăţii şi a numelui de domeniu de internet

Cuprins pe materii: Dreptul proprietăţii intelectuale. Drepturi de autor

Index alfabetic: denumire comercială

nume de domeniu de internet
operă de creaţie intelectuală

Legea nr. 8/1996, at. 4, art. 7

Legea nr. 31/1990, art. 7 lit. b)

Legea nr. 365/2002, art. 1 pct. 5

În raport cu prevederile art. 7 din Legea nr. 8/1996, care enumeră cu titlu exemplificativ ce anume poate constitui obiect al dreptului de autor, pentru a beneficia de protecţie, o operă trebuie să fie originală, să îmbrace o formă concretă de exprimare şi să fie susceptibilă de a fi adusă la cunoştinţa publicului.

Astfel, împrejurarea că administratorul societăţii a conceput denumirea pe care a rezervat-o la Oficiul Registrului Comerţului nu susţine concluzia că respectiva denumire reprezintă o operă originală de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific.

În vederea rezervării la Oficiul Registrului Comerţului, în temeiul Legii nr. 26/1990, sunt realizate operaţiuni de verificare astfel încât denumirea să îndeplinească, cumulativ, condiţiile generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate în vederea înregistrării, caracterul distinctiv presupunând că denumirea nu este necesară, generică sau uzuală şi nu este identică sau similară cu alte firme înregistrate anterior în registrul comerţului.

Ca atare, alegerea unei denumiri cu caracter distinctiv reprezintă o condiţie legală pentru ca respectiva denumire să poată fi înregistrată şi nu poate conduce la concluzia că ea reprezintă o operă în sensul legii dreptului de autor pentru simplul motiv că a fost concepută de unul din asociaţi prin alăturarea unor cuvinte. În acest context, găsirea de către asociaţi a unei denumiri pentru societatea lor se face în numele, pe seama şi în beneficiul societăţii pe care vor să o înfiinţeze, această alegere a denumirii reprezentând una din condiţiile stabilite de lege pentru înfiinţarea şi înregistrarea societăţii.

În ceea ce priveşte condiţia care se referă la aducerea operei susceptibile de a beneficia de protecţia dreptului de autor la cunoştinţă publică, aceasta nu este îndeplinită în cazul denumirii comerciale. Aceasta, întrucât, potrivit art. 4 din Legea nr. 8/1996, se prezumă a fi autor, până la proba contrară, persoana sub numele căreia opera a fost adusă pentru prima dată la cunoştinţa publică or, denumirea a fost adusă la cunoştinţă publică pentru prima dată sub numele societăţii, şi nu al asociatului acesteia.

În ceea ce priveşte noţiune de „domeniu”, conform art. 1 pct. 5 din Legea nr. 365/2002, aceasta semnifică o zonă dintr-un sistem informatic, deţinută ca atare de o persoană fizică sau juridică ori de un grup de persoane fizice sau juridice în scopul prelucrării, stocării ori transferului de date.

Prin înregistrarea unui nume de domeniu, deținătorul acestuia nu dobândește un drept de proprietate asupra denumirii în cauză și nici un drept exclusiv asemănător unui drept de proprietate intelectuală, ci un simplu drept de folosință asupra denumirii respective, rezultat din contractul de înregistrare care se încheie între solicitant şi instituţia cu atribuţii în domeniu.

Doar în măsura în care numele de domeniu ar fi fost înregistrat ca marcă la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci se poate obține un drept de proprietate intelectuală.

I.C.C.J., Secţia I civilă, decizia nr. 862 din 26 martie 2024

I. Circumstanţele cauzei.

1. Obiectul cererii de chemare în judecată:

Prin cererea înregistrată la data de 22.12.2020 pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, reclamanta A. S.R.L. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii B. S.R.L. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM: anularea mărcii cu denumirea Kinetech Distribution, având depozit naţional reglementar nr. M 2016 08058, conform certificatului de înregistrare nr. 148716, pentru clasele de servicii 35 şi 39 din Clasificarea Nisa, având în vedere: reaua-credinţă la înregistrare, în temeiul art. 56 alin. 1 lit. c) din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice actualizată; deţinerea unui drept de autor anterior în favoarea reclamantei asupra denumirii Kinetech şi asupra numelui de domeniu www.kinetech.ro în temeiul art. 56 alin. 2 coroborat cu art. 6 alin. 3 lit. e) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice actualizată; notorietatea asupra brandului Kinetech, în temeiul art. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998.

Reclamanta a solicitat radierea mărcii cu denumirea Kinetech Distribution conform certificatului de înregistrare nr. 148716 din Registrul Naţional al Mărcilor; obligarea pârâtei Kinetech Distribution S.R.L. la plata cheltuielilor de judecată.

2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă:

Prin sentinţa civilă nr. 1747 din 17.11.2021, Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilă a respins ca neîntemeiată cererea şi a obligat reclamanta să plătească pârâtei, cu titlu de cheltuieli de judecată, suma de 3.061,88 lei reprezentând onorariu avocat.

3. Hotărârea pronunţată în apel:

Prin decizia civilă nr. 625A din 19.04.2023, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă a respins ca nefondat apelul declarat de apelanta-reclamantă împotriva sentinţei civile nr. 1747/2021, pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a civilă; a obligat apelanta la plata sumei de 4089 lei către intimata-pârâtă reprezentând cheltuieli de judecată în apel.

4. Calea de atac formulată în cauză:

Împotriva deciziei nr. 625A/2023 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a civilă a declarat recurs recurenta-reclamantă, solicitând admiterea acestuia în temeiul art. 496 alin. 2 C.proc.civ., casarea în tot a hotărârii atacate, cu consecinţa admiterii acţiunii astfel cum a fost formulată. Recurenta reclamantă a solicitat obligarea intimatei B. S.R.L la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul demers în fond, în apel şi în recurs.

În motivarea recursului, recurenta reclamantă a invocat motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. 1 pct. 6 şi pct. 8 C.proc.civ., arătând că instanţa a pronunţat hotărârea cu aplicarea greşită a normelor de drept material, respectiv art. 1, 4, 7 din Legea nr. 8/1996, art. 56 alin. 1 şi art. 6 alin. 3 lit. e) din Legea nr. 84/1998, precum şi art. 19 din Regulamentul din 2010 de aplicare a Legii nr. 84/1998. Totodată, hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază, instanţa neanalizând toate temeiurile legale la care recurenta reclamantă a făcut referire şi nemotivând corespunzător hotărârea dată.

Recurenta reclamantă a arătat că instanţa de apel a motivat hotărârea doar din prisma art. 4 şi 7 din Legea nr. 8/1996, fără a avea însă în vedere toate celelalte temeiuri de drept invocate. Chiar dacă instanţa nu ar fi apreciat ca fiind aplicabile aceste temeiuri legale, ar fi trebuit să se pronunţe asupra lor. Prin raportare la temeiurile de drept invocate, instanţa nu a motivat legal hotărârea, nefiind expuse argumentele pentru care s-au înlăturat susţinerile formulate de recurenta reclamantă.

Procedând în acest sens, instanţa de judecată a încălcat mai multe principii de drept, printre care şi principiul disponibilităţii, respectiv dreptul reclamantei de a determina limitele acţiunii introductive, care trebuie corelat, în aceeaşi măsură şi cu principiul egalităţii părţilor în proces, mai precis cu respectarea egalităţii de arme impunându-se analizarea acestora cu aceeaşi atenţie, în baza principiului rolului activ al instanţei de judecată.

Recurenta reclamantă a invocat jurisprudenţa Curţii de Apel Timişoara în care s-a reţinut omisiunea instanţei de a verifica efectiv şi real argumentele părţilor şi jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în care s-a reţinut că motivarea necorespunzătoare face imposibilă examinarea legalităţii soluţiei pronunţate de instanţă.

Recurenta reclamantă a arătat că prevederile art. 425 alin. (1) lit. b) C.proc.civ. se coroborează cu prevederile art. 21 alin. (3) din Constituţia României şi art. 6 alin. (1) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit printr-o serie de hotărâri că dreptul la un proces echitabil inclusiv printre altele, garantarea unor drepturi concrete şi efective şi nu a unora iluzorii şi teoretice, prin exercitarea unor căi de atac. Cu privire la aceste aspecte, sunt relevante hotărârile pronunţate în cauzele Artico împotriva Italiei, din 13 mai 1980, seria A, nr. 37, p. 16, paragraful 33, Perez împotriva Franţei (GO. Cererea nr. 47.287/99, paragraful 80, CEDH 2004-1 şi Van der Hurk împotriva Olandei, din 19 aprilie 1994, seria A, nr. 288, p. 19, paragraful 59.

Recurenta reclamantă a considerat că în mod cu totul eronat instanţa nu a procedat la o analiză temeinică a susţinerilor sale, limitându-se la a menţiona doar pe scurt, fără justificare, că nu a probat reaua-credinţă a intimatei, precum şi că reprezentantul său nu este titular al unui drept de autor.

În ceea ce priveşte motivul de nelegalitate de la pct. 8 al art. 488 C.proc.civ., recurenta reclamantă a arătat că instanţa a pronunţat hotărârea atacată cu aplicarea greşită a normelor de drept material, respectiv art. 1, 4, 7 din Legea nr. 8/1996, art. 56 alin. 1 şi art. 6 alin. 3 lit. e) din Legea nr. 84/1998, precum şi art. 19 din Regulamentul din 2010 de aplicare a Legii nr. 84/1998

Recurenta reclamantă a considerat că denumirea Kinetech poate fi încadrată în categoria

operelor de creaţie intelectuală, care trebuie protejată şi asupra căreia există un drept de autor în persoana reprezentantului său legal, denumirea fiind o creaţie a acestuia. Potrivit legii, dreptul de autor se naşte la momentul la care s-a creat, prin simpla sa creaţie, nefiind nevoie ca între asociaţi să se încheie o convenţie în acest sens, cu o astfel de derogare, după cum susţine instanţa de apel.

Chiar instanţa de apel reţine că intimata şi-a înregistrat marca cu intenţia de a "preveni obţinerea protecţiei asupra acestui semn de către societatea reclamantă" întrucât pârâta ştia că reclamanta este titulara dreptului de autor şi în virtutea acestui aspect, utilizează denumirea. Or, chiar şi în aceste circumstanţe, nu i-a fost reţinută reaua-credinţă la înregistrare deşi aceasta era foarte evidentă. Recurenta reclamantă a arătat că Tribunalul, respectiv Curtea de Apel Bucureşti s-au mai pronunţat în speţe similare în trecut, constatându-se existenţa drepturilor de autor asupra unor denumiri.

Cu privire la dreptul de autor asupra denumirii Kinetech în persoana administratorului recurentei reclamante, C., instanţa de apel în mod complet eronat a apreciat că acesta nu este titularul originar al unui drept de nume sau titularul unui semn utilizat în activitatea comercială.

Recurenta reclamantă a invocat art. 1 din Legea nr. 8/1996 şi a arătat că, având în vedere faptul că C. a conceput denumirea Kinetech, având la bază cuvintele kinetic şi tech, în mod cert în persoana acestuia există un drept de autor asupra unei creaţii intelectuale, care rezultă din următoarele: rezervarea denumirii de Kinetech Distribution la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi de către C. în anul 2005; denumirea de Kinetech a fost aleasă de către C.; deţinerea numelui de domeniu www.kinetech.ro este dovada clară a faptului că iniţiatorul şi titularul acestei denumiri este C.; înregistrarea cererii de marcă cu denumirea Kinetech Industry la OSIM în anul 2009, cerere rămasă nefinalizată din motive obiective.

Împrejurarea că C. s-a retras din societatea B. S.R.L. nu semnifică sub nicio formă faptul că el a renunţat la denumirea de Kinetech, dată fiind înregistrarea denumirii noii firme A. S.R.L, precum şi faptul că este utilizatorul numelui de domeniu www.kinetech.ro din anul 2005 şi utilizează acest brand încă din anul 2005. Totodată, C. este primul care a solicitat în anul 2009 înregistrarea brand-ului la OSIM cu denumirea de Kinetech Industry.

Contrar celor susţinute de instanţă, recurenta reclamantă a considerat deosebit de relevantă împrejurarea că toate demersurile de înfiinţare a firmei şi alegere a unei denumiri au fost efectuate de C., întrucât el a fost cel care a inventat cuvântul kinetech şi a ales ca aceasta să fie denumirea societăţii.

Cu privire la utilizarea numelui de domeniu, recurenta reclamantă a arătat că domeniul kinetech.ro a fost cumpărat de către persoana fizică C. întrucât denumirea „kinetech" este concepută de către acesta, aspect susţinut de faptele şi probele administrate. Motivul pentru care domeniul de internet kinetech.ro a fost utilizat de intimată până în anul 2006 a fost pentru că C. a deţinut calitatea de asociat în cadrul societăţii intimatei, iar domeniul a fost achiziţionat de acesta. Or, având în vedere că C. a achiziţionat acest domeniu ca persoană fizică, odată cu retragerea sa din societate, în mod cert acesta a preluat domeniul kinetech.ro, fiind deţinătorul acestuia încă de la început şi cel care a inventat cuvântul Kinetech. Intimata nu contestă faptul că recurenta foloseşte numele de domeniu, faxul şi emailul kinetech.

De asemenea, acest drept este protejat, potrivit alin. 2 al articolului mai sus menţionat prin simplul fapt al realizării operei chiar în formă nefinalizată, astfel că, denumirea Kinetech era protejată chiar dacă reclamanta nu a reuşit înregistrarea acesteia la OSIM, din motive obiective.

Recurenta reclamantă a arătat că deţine un drept de autor anterior asupra numelui şi domeniului ce fac obiectul prezentului litigiu, acestea trebuind analizate şi din perspectiva prevederilor art. 16 din Acordul TRIPS, potrivit cărora "aplicarea drepturilor conferite de o marcă nu vor aduce un prejudiciu nici unui drept anterior existent."

Chiar dacă noţiunea de "drept anterior existent" nu este definită de lege, care nu distinge şi nu califică natura juridică a dreptului dobândit anterior înregistrării mărcii, acesta trebuie analizat prin raportare la principiul priorităţii, fundamental în materia drepturilor de proprietate intelectuală, principiu care în mod evident trebuie analizat şi respectat în cauză, câtă vreme intimata a avut cunoştinţă de faptul că denumirea societăţii KINETECH a fost creată de către dl. C., că reclamanta deţine un nume de domeniu www.kinetech.ro., că societatea reclamantă este cel mai mare producător din România de chingi textile plate şi circulare, chingi circulare cu sarcina de 200.000 kg şi 150.000 kg, chei de tachelaj, fiind lider pe piaţa de producţie unde îşi desfăşoară activitatea, spre deosebire de societatea intimată.

Recurenta reclamantă a considerat că sunt relevante în speţă şi prevederile art. 30 alin. 4 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, care prevăd faptul că prin înscrierea firmei sau a emblemei în registrul comerţului titularul dobândeşte un drept de folosinţă exclusivă care poate fi exercitat pe tot teritoriul României - drept care s-a născut în favoarea dlui C. încă din anul 2005, data înregistrării rezervării denumirii la Registrul Comerţului.

De asemenea, este de precizat faptul că dreptul de autor este protejat, cu titlu general, şi de Convenţia de la Berna din 9 septembrie 1886 actualizată.

Recurenta reclamantă a considerat că a fost dovedită existenţa dreptului de autor asupra denumirii Kinetech prin înregistrarea numelui comercial şi prin deţinerea numelui de domeniu www.kinetech.ro.

Cu privire la înregistrarea mărcii la OSIM cu rea-credinţă de către intimata B. S.R.L., instanţa nu a oferit niciun argument prin care să motiveze temeinic de ce consideră că intimata "nu a fost animată de rea-credinţă", limitându-se doar la a menţiona acest aspect, fără a avea în vedere multiplele sale argumente cu privire la existenţa relei-credinţe. Mai mult decât atât, instanţa de apel susţine faptul că nu a probat existenţa relei-credinţe, în condiţiile în care a respins toate probele solicitate de reclamantă ca nefiind utile cauzei, încuviinţând doar înscrisurile depuse. Ulterior, şi-a bazat hotărârea exact pe aceste susţineri.

Recurenta reclamantă a arătat că, prin respingerea tuturor probelor solicitate, i-a fost negat dreptul la apărare, neputând aduce probe care să susţină starea de fapt expusă.

Recurenta reclamantă a arătat că a solicitat anularea mărcii în temeiul art. 56 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice întrucât înregistrarea acesteia a fost efectuată cu rea-credinţă.

Recurenta reclamantă a invocat art. 14 din Codul civil şi a arătat că intimata a acţionat contrar exigenţelor prevăzute de lege în acest sens. Recurenta reclamantă a expus coordonatele teoretice în care trebuie analizată buna credinţă şi a considerat că este eronată reducerea analizei relei-credinţe prin raportare exclusiv la fraudă, ca modalitate de manifestare, cum este eronată şi excluderea din conceptul de rea-credinţă a comportamentului neloial adoptat pe piaţa de vânzare a unor produse, care nu are numai o componentă morală ci, din perspectiva legii speciale raporturilor juridice comerciale, respectiv a Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, şi o componentă juridică.

Recurenta reclamantă a arătat că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat faptul că existenţa relei-credinţe, condiţie legală pentru anularea unei mărci înregistrate, este supusă unor cerinţe legale cumulative ce reies din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, relativ la interpretarea dispoziţiilor legale în materie: cunoaşterea „faptului relevant" (adică a existenţei şi folosirii unei mărci anterioare) - elementul obiectiv; intenţia frauduloasă - elementul subiectiv. Niciuna dintre aceste condiţii nu se substituie celeilalte, iar, dacă s-a apreciat că există elementul obiectiv, instanţa de judecată trebuie să analizeze cu aceeaşi rigoare şi existenţa elementului subiectiv.

Cu privire la condiţiile cumulative ale relei-credinţe, Curtea Europeană de Justiţie a statuat prin hotărârea pronunţată la data de 12.09.2019 în cauza C 104/18 P Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ în sensul că: "Intenţia solicitantului unei mărci este un element subiectiv care trebuie însă determinat în mod obiectiv de autorităţile administrative şi judiciare competente. În consecinţă, orice afirmaţie privind reaua credinţă trebuie apreciată global, ţinând seama de ansamblul împrejurărilor de fapt pertinente în speţă (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 iunie 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprungli, C 529/07, EU:C:2009:361, punctele 37 şi 42). Numai în acest mod afirmaţia privind reaua credinţă poate fi apreciată în mod obiectiv."

La data la care intimata a solicitat înregistrarea mărcii sale, în baza de date a mărcilor respectiv pe site-ul www.tmview.org, unde se verifică anterioritatea mărcilor, se putea observa că reclamanta a încercat încă din 2009 să înregistreze marca Kinetech la OSIM. Nu există niciun dubiu cu privire la cunoaşterea de către intimată a inventării şi folosirii anterioare de către reclamantă a mărcii în discuţie, sens în care elementul obiectiv enunţat anterior este probat.

Un alt aspect din care reiese vădita rea-credință a intimatei este faptul că, după înregistrarea mărcii Kinetech Distribution pentru clasele 35 şi 39, a cărei anulare o solicită, aceasta a început, la data de 28.08.2018. demersurile şi pentru înregistrarea unei alte mărci conţinând doar cuvântul Kinetech. Astfel, observând demersurile noastre de a înregistra propria marcă pentru serviciile din clasele 6. 8. 22 şi 35, a solicitat înregistrarea unei noi mărci, sub nr. M 2018 05555, pentru clasele 6. 7. 8. 9. 12. 18. 19. 22, 25, 28 care să acopere implicit clasele solicitate de reclamantă.

Intimata a profitat de faptul că fostul asociat C. s-a retras din societate şi de faptul că au fost foşti parteneri comerciali, folosindu-se în mod nejustificat de informaţiile obţinute în perioada în care îşi desfăşurau activitatea împreună.

Intimata a profitat de renumele şi notorietatea Kinetech, inclusiv de toată publicitatea şi promovarea realizată prin campanii de marketing, în social media, la parteneri şi nu numai, toate acestea fiind efectuate de către societatea reclamantă. Până în anul 2016 când intimata a solicitat înregistrarea mărcii, aceasta nu şi-a promovat brandul Kinetech prin nicio formă de publicitate, în schimb, societatea reclamantă, suplimentar faptului că a realizat campaniile de publicitate, a participat şi la toate târgurile în domeniu care au existat, în scopul promovării, al atragerii de noi clienţi şi nu numai. De asemenea, a aplicat pentru mai multe proiecte de finanţare pentru achiziţionarea de echipamente performante.

Recurenta reclamantă a invocat art. 19 din Regulamentul din 2010 de aplicare a Legii 84/1998 şi a arătat că, la opoziţie, sunt examinate motivele de refuz privind mărcile notorii, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 24 din lege. Recurenta reclamantă a arătat că, pentru a fi notorie, o marcă trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 19 din Regulament însă este de subliniat faptul că nu este necesară înregistrarea sau utilizarea, fiind suficientă cunoaşterea acesteia pe teritoriul României, condiţie îndeplinită.

În acest sens este şi definiţia mărcii notorii, de la art. 3 lit. d) din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice: "marca notorie - marca larg cunoscută în România în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora aceasta se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România pentru a fi opusă".

În dovedirea acestui aspect, recurenta reclamantă a indicat un exemplu concret, respectiv Târgul Internaţional de la Bucureşti din 2012, la care a participat. De asemenea, a arătat că deţine o cotă de piaţă mult mai mare decât intimata, şi, de asemenea, un capital de lucru mult mai mare decât aceasta, conform datelor preluate de pe site-ul Ministerului Finanţelor. În aceste condiţii, nu se poate discuta despre existenţa unui renume al intimatei. Recurenta reclamantă a arătat că îşi desfăşoară activitatea în domeniu şi a încheiat contracte cu clienţi importanţi (X, Y., Z. SA, W. SA) încă de la data înfiinţării, deţinând totodată un număr de 10 salariaţi, în timp ce intimata are abia unul.

Recurenta reclamantă a apreciat că instanţa nu a analizat temeinic nici argumentul privind notorietatea sa, rezumându-se la a menţiona că a participat în mod izolat la un singur târg în domeniu, ceea ce este complet eronat întrucât a investit extrem de mult în promovare şi în marketing, pe lângă participarea la târguri, alegând o metodă de promovare dinamică, prin mai multe procedee.

Singurul criteriu obiectiv ce trebuie avut în vedere pentru aprecierea caracterului notoriu al unei mărci este cunoaşterea de către public, indiferent de vechimea acesteia ori de investiţiile în publicitate, cu atât mai mult cu cât aceste demersuri au fost întreprinse.

Recurenta reclamantă a apreciat că a reuşit să dovedească notorietatea brand-ului Kinetech în România, pentru segmentul de public din România, căruia se adresează produsele sau serviciile pentru care marca este utilizată, astfel cum prevede art. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 actualizată.

Recurenta reclamantă a arătat că intimata cunoştea faptul că societatea reclamantă folosea marca Kinetech încă din anul 2005 şi până în prezent, investind constant în promovarea ei, şi cu toate acestea, a profitat de faptul că nu a reuşit înscrierea la OSIM pentru a-şi înregistra cu rea-credinţă propria marcă pe exact aceeaşi denumire asupra căreia societatea reclamantă deţine un drept de autor şi cu care s-a promovat încă din anul 2005. Mai mult, intimata a profitat şi de faptul că îşi desfăşoară activitatea într-un domeniu concurent, în aceeaşi rază geografică, înţelegând să culeagă beneficiile acţiunilor de promovare întreprinse de reclamantă. Faptul că activează într-un domeniu concurent este dovedit şi de faptul că, după înregistrarea propriei mărci pentru 2 clase de servicii (35 şi 39), a dorit suplimentar să înregistreze o nouă marcă şi pentru clasele 6, 7, 8, 9, 12, 18, 19, 22, 25, 28 din Clasificarea de la Nisa, respectiv să acopere astfel toate clasele solicitate şi de reclamantă şi toate activităţile desfăşurate de aceasta.

După cum a reţinut şi Comisia de Contestaţii Mărci prin Hotărârea nr. 99/03.05.2018: "mărcile în conflict sunt puternic similare deoarece au o structură similară, fiind alcătuite din două cuvinte, ambele mărci începând identic, cu elementul dominant Kinetech, care se pronunţă identic." Astfel, Comisia a concluzionat că "mărcile considerate în conflict sunt puternic similare."

Recurenta reclamantă a considerat că elementul subiectiv este complet dovedit prin motivele expuse anterior, fiind evidentă intenţia frauduloasă a intimatei, care a acţionat în contra intereselor reclamantei.

Cu privire la analiza produselor şi a serviciilor, Comisia constată din nou că cele două solicitări, a reclamantei şi a intimatei, conţin produse/servicii complementare "întrucât au un scop identic - acela de a oferi produse în domeniul echipamentelor şi produselor de ridicare, manipulare şi cântărire, satisfac aceleaşi necesităţi ale consumatorilor, şi în aceste condiţii, consumatorul obişnuit cu servicii/e prestate ar putea crede că şi produsele purtând marcă similar/identică provin de la aceeași societate sau că există un acord sau o strânsă legătură economică între acestea."

Toate aceste aspecte sunt deosebit de importante în analiza relei-credinţe a intimatei, Comisia analizând şi riscul de confuzie între aceste două mărci. Astfel, Comisia a reţinut că "în piaţă se creează o reală confuzie între părţi, riscul de confuzie incluzând şi riscul de asociere cu o altă marcă în rândul consumatorilor, datorită similarităţii mărcilor şi complementarităţii produselor/serviciilor, diferenţele dintre ele fiind insuficiente astfel încât să excludă orice risc de confuzie între mărci pentru consumator."

Identitatea dintre mărci este evidentă, ambele conţinând cuvântul Kinetech, iar similitudinea dintre produse/servicii este de asemenea dovedită, având în vedere domeniul activităţilor fiecărei societăţi.

Recurenta reclamantă a considerat că reiese în mod evident reaua-credinţă a intimatei la înscrierea mărcii în favoarea sa, cunoscând toate aceste elemente, fiind aspecte de notorietate, mai ales prin prisma raporturilor comerciale desfăşurate anterior.

Scopul înregistrării unei mărci este acela de a distinge propriile produse şi servicii de cele ale concurenţilor, or nu acesta a fost scopul urmărit de intimată, care doar a urmărit obţinerea unui profit şi a unei publicităţi nejustificate de pe urma măsurilor întreprinse de reclamantă.

De asemenea, principiul priorităţii înregistrării şi principiul priorităţii folosinţei unui semn

distinctiv sunt principii fundamentale, universal recunoscute în ceea ce priveşte protecţia drepturilor de proprietate intelectuală în general iar reclamanta a dovedit că este cea care deţine acest drept.

Recurenta reclamantă a arătat că acţiunea intimatei constituie totodată şi infracţiune, potrivit art. 5 lit. a) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale.

Recurenta reclamantă a apreciat că nu se poate reţine că intimata ar deţine prioritate la înregistrarea acestei mărci, fiind evident că demersurile sale au fost ulterioare şi efectuate cu rea-credinţă în dauna reclamantei.

Recurenta reclamantă a invocat art. 1 alin. 1 şi 2 din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale şi a arătat că dreptul său este protejat de multiple reglementări legale, atât interne, cât şi internaţionale, sens în care este necesar a fi avute în vedere de instanţa de judecată în soluţionarea prezentei cauze.

În plus, se impune a se analiza şi aplicabilitatea art. 6 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 84/1998 şi trebuie avut în vedere şi art. 6 alin. 3 lit. e) din Legea nr. 84/1998.

Recurenta reclamantă a invocat art. 6 bis al Convenţiei de la Paris şi a arătat că marca sa era de notorietate la momentul la care intimata a înţeles să formuleze propria cerere de înregistrare, riscul de confuzie fiind evident, iar reaua-credinţă dovedită.

Recurenta reclamantă a arătat că în jurisprudenţă au fost reţinuţi trei factori cumulativi care pot fi deosebit de relevanţi pentru indicarea existenţei relei-credinţe la înregistrarea unei mărci: identitatea sau similaritatea între semne care poate genera confuzie, cunoaşterea utilizării unui semn identic sau similar până la confuzie, intenţia neloială a celui care a înregistrat marca. Recurenta reclamantă a invocat decizii pronunţate în alte cauze de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, , considerând că este vorba de situaţii similare în care se impune aceeaşi soluţie..

5. Apărările formulate în cauză.

Prin întâmpinarea formulată, intimata-pârâtă a solicitat respingerea ca nefondat a recursului formulat de reclamanta-recurenta şi menţinerea ca legală şi temeinică a soluţiei instanţei de apel.

Prin răspunsul la întâmpinare, recurenta-reclamantă a solicitat respingerea apărărilor intimatei şi admiterea recursului, casarea în tot a hotărârii atacate, admiterea apelului cu consecinţa admiterii acţiunii astfel cum a fost formulată.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul declarat este nefondat pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

Criticile formulate de recurenta reclamantă, circumscrise cazului de casare reglementat de art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ., nu pot fi reţinute. Astfel, motivul de nelegalitate instituit prin textul legal menţionat poate fi invocat atunci când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei, recurenta reclamantă susţinând în acest sens că instanţa nu a analizat toate temeiurile legale invocate şi nu a motivat corespunzător hotărârea dată.

Înalta Curte reține că, din dispozițiile art. 425 alin. 1 lit. b) C.proc.civ., rezultă elementele pe care trebuie să le cuprindă hotărârea judecătorească, textul menționat referindu-se la necesitatea arătării motivelor de fapt şi de drept care au format convingerea instanței, precum şi a celor pentru care s-au înlăturat cererile părților. Din economia textului citat reiese că obligația instanței de a-şi motiva hotărârea are în vedere stabilirea în considerentele hotărârii a situației de fapt pe baza probelor administrate, încadrarea în drept, examinarea argumentelor părților, punctul de vedere al instanței față de fiecare argument relevant şi raționamentul logico-juridic pe care se întemeiază soluția pronunțată.

Verificând hotărârea atacată cu recurs, din perspectiva respectării cerințelor legale de indicare a motivelor de fapt și de drept care au format convingerea instanței, Înalta Curte constată că instanța de apel a luat în considerare toate aspectele esențiale ale cauzei și a răspuns criticilor formulate prin motivele de apel de către pârâte, motivarea deciziei pronunțate în apel cuprinzând fraze prin care se arată într-o manieră lămuritoare considerentele pentru care a fost menținută sentința primei instanțe, cu referiri exprese la situația de fapt concretă din speța dedusă judecății, la probele administrate și la dispozițiile de drept material aplicabile.

Astfel, instanţa de apel a înlăturat motivat argumentele reclamantei referitoare la existenţa unui drept de autor al administratorului său asupra denumirii Kinetech, a analizat condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a se putea reţine reaua credinţă la înregistrarea mărcii, cu indicarea jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene prin care sunt stabilite criteriile relevante în acest sens; de asemenea, a examinat afirmaţia reclamantei că ar fi titulara unei mărci notorii.

În condiţiile în care motivele invocate prin acţiunea introductivă pentru a susţine cererea de anulare a mărcii pârâtei sunt reprezentate reaua-credinţă la înregistrare, deţinerea unui drept de autor anterior în favoarea reclamantei asupra denumirii Kinetech şi asupra numelui de domeniu www.kinetech.ro, precum şi notorietatea asupra brandului Kinetech, se observă că instanţa de apel a analizat aspectele de fapt esenţiale invocate de reclamantă, expunând raţionamentul logico juridic de natură a explica inteligibil hotărârea pronunţată şi făcând posibilă exercitarea controlului judiciar.

Se mai observă că ambele instanţe de fond au reţinut aceeaşi situaţie de fapt, astfel încât, în situaţia în care probele administrate în apel nu au relevat aspecte care să modifice elementele de fapt reţinute de prima instanţă, nu era necesară realizarea unor dezvoltări suplimentare în apel. În acelaşi sens este de observat şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, conform căreia art. 6 par. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor şi a Libertăţilor Fundamentale ale Omului obligă instanțele să își motiveze deciziile, însă acest fapt nu poate fi înțeles ca impunând un răspuns detaliat pentru fiecare argument [Van de Hurk împotriva Țărilor de Jos, pct. 61; García Ruiz împotriva Spaniei (MC), pct. 26; Jahnke și Lenoble împotriva Franței (dec.); Perez împotriva Franței (MC), pct. 81]. Obligaţia de motivare a hotărârii judecătoreşti presupune o expunere a argumentelor care, prin conţinutul lor, sunt de natură să influenţeze soluţia, or, astfel cum s-a arătat mai sus, instanţa de apel şi-a îndeplinit această obligaţie.

În situaţia expusă, nu se poate reţine încălcarea principiilor de drept procesual invocate de recurenta reclamantă. Astfel, aceasta a invocat încălcarea principiului disponibilităţii, respectiv dreptul reclamantei de a determina limitele acţiunii introductive. Conform art. 9 alin. 2 C.proc.civ., obiectul şi limitele procesului sunt stabilite prin cererile şi apărările părţilor. În acelaşi context, conform art. 22 alin. 6 C.proc.civ., judecătorul trebuie să se pronunţe asupra a tot ceea ce s-a cerut, fără însă a depăşi limitele învestirii, în afară de cazurile în care legea ar dispune altfel. Ca atare, instanţa judecătorească este obligată să statueze asupra celor solicitate de către părţi, fără a putea depăşi, ca regulă, cadrul procesual trasat de către acestea în exercitarea acţiunii civile, atât sub forma cererilor în justiţie, cât şi a apărărilor.

Se observă că, în realitate, recurenta reclamantă nu a invocat o încălcare a principiului enunţat, întrucât nu a susţinut că instanţa ar fi făcut statuări cu depăşirea limitelor procesului, nemulţumirea sa vizând modul în care instanţa a analizat susţinerile sale în fapt şi în drept, critici examinate prin prisma cazului de casare reglementat de art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ., analizat mai sus.

De asemenea, nu se poate reţine o încălcare a principiului egalităţii părţilor în proces şi a principiului rolului activ al instanţei de judecată, invocate în cererea de recurs. Astfel, conform art. 8 C.proc.civ., în procesul civil părţilor le este garantată exercitarea drepturilor procesuale, în mod egal şi fără discriminări. Egalitatea părţilor în procesul civil constituie un principiu fundamental al acestuia şi, totodată, o garanţie a unui proces echitabil şi presupune că părţile au dreptul să fie judecate de către aceleaşi organe ale puterii judecătoreşti, după aceleaşi reguli de drept procedurale, beneficiind de drepturi procesuale egale, în raport de cauza concretă dedusă judecăţii. De asemenea, în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului a fost consacrat principiul egalităţii armelor, care are semnificaţia tratării egale a părţilor pe toată durata desfăşurării procedurii în faţa unui

tribunal, fără ca una dintre ele să fie avantajată în raport cu celelalte părţi din proces.

Din dezvoltarea criticilor expuse în cererea de recurs, nu rezultă elemente pe baza cărora să se poată concluziona în sensul că părţile din prezentul proces nu ar fi beneficiat de un tratament egal. Astfel cum s-a arătat mai sus, nemulţumirea recurentei reclamante este determinată de modul în care instanţa de apel i-a analizat argumentele invocate în susţinerea poziţiei sale procesuale, şi nu de împrejurarea că instanţa ar fi avantajat una din părţi pe durata desfăşurării procedurii.

Aceeaşi este concluzia în ceea ce priveşte susţinerea recurentei reclamante în sensul că instanţa ar fi încălcat principiul rolului activ, cererea de recurs neconţinând argumente care să susţină incidenţa unui caz de nelegalitate din această perspectivă.

În contextul expus, se reţine că instanţa de apel a verificat în mod efectiv şi real argumentele supuse analizei sale iar împrejurarea că recurenta reclamantă nu este de acord cu argumentele expuse în hotărârea recurată nu presupune că aceasta ar fi nemotivată, instanţa de apel arătând, cu respectarea dispoziţiilor art. 425 alin. 1 lit. b) C.proc.civ., raţionamentul logico-juridic avut în vedere la pronunţarea soluţiei, nefiind astfel incident cazul de casare instituit de art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ..

În ceea ce priveşte criticile încadrate de recurenta reclamantă în cazul de casare reglementat de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., este de observat că, în calea extraordinară de atac a recursului pot forma obiect al cercetării judecătorești doar criticile care vizează nelegalitatea deciziei recurate. Aceste limite ale judecății în recurs rezultă din prevederile art. 483 alin. 3 C.proc.civ., conform cărora „recursul urmărește să supună instanței competente examinarea, în condițiile legii, a conformității hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile”, precum și din partea introductivă a art. 488 alin. 1 potrivit căreia casarea unor hotărâri se poate cere numai pentru motive de nelegalitate. În consecinţă, criticile formulate de recurenta reclamantă cu privire la situația de fapt sau la modalitatea în care instanța de apel a evaluat probele administrate nu vor fi analizate, ele fiind incompatibile cu limitele imperativ stabilite pentru exercitarea căii extraordinare de atac a recursului.

În ceea ce priveşte susţinerile recurentei reclamante în sensul că denumirea Kinetech poate fi încadrată în categoria operelor de creaţie intelectuală, asupra căreia există un drept de autor în persoana reprezentantului său legal, acestea au fost înlăturate de instanţa de apel în raport cu prevederile art. 7 din Legea nr. 8/1996. Conform acestui text legal, constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, cum sunt:

a) scrierile literare şi publicistice, conferinţele, predicile, pledoariile, prelegerile şi orice alte opere scrise sau orale, precum şi programele pentru calculator;

b) operele ştiinţifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele şcolare, proiectele şi documentaţiile ştiinţifice;

c) compoziţiile muzicale cu sau fără text;

d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice şi pantomimele;

e) operele cinematografice, precum şi orice alte opere audiovizuale;

f) operele fotografice, fotogramele peliculelor cinematografice, precum şi orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;

g) operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, gravură, litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei şi a metalului, desene, design, precum şi alte opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;

h) operele de arhitectură, inclusiv planşele, machetele şi lucrările grafice ce formează proiectele de arhitectură;

i) lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi ştiinţei în general.

În raport cu prevederea legală expusă care enumeră cu titlu exemplificativ ce anume poate

constitui obiect al dreptului de autor, pentru a beneficia de protecţie, o operă trebuie să fie originală, să îmbrace o formă concretă de exprimare şi să fie susceptibilă de a fi adusă la cunoştinţa publicului.

Instanţa de apel a considerat că găsirea unei denumiri pentru o societate, aptă ulterior să se constituie într-un semn utilizabil ca marcă, reprezintă rodul unei creaţii intelectuale, însă denumirea nu reprezintă o operă. Într-adevăr, opera este protejată indiferent de „forma de expresie” deoarece are o semnificaţie mai profundă, pune în evidenţă personalitatea autorului, fiind asociată cu activitatea de creaţie a acestuia.

Susţinerile recurentei reclamante nu se circumscriu însă acestor coordonate, argumentele sale vizând faptul că administratorul societăţii, domnul C. a conceput denumirea Kinetech, având la bază cuvintele kinetic şi tech, astfel încât în persoana acestuia ar exista un drept de autor asupra unei creaţii intelectuale, care rezultă din următoarele: rezervarea denumirii de Kinetech Distribution la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi de către dl. C. în anul 2005; denumirea de Kinetech a fost aleasă de către dl. C.; deţinerea numelui de domeniu www.kinetech.ro este dovada faptului ca iniţiatorul şi titularul acestei denumiri este dl. C.; înregistrarea cererii de marcă cu denumirea Kinetech Industry la OSIM în anul 2009, cerere rămasă nefinalizată din motive obiective.

Aceste argumente aduse de recurenta reclamantă în sprijinul susţinerii că denumirea Kinetech formează obiect al dreptului de autor nu sunt de natură să justifice o astfel de concluzie, întrucât nu se referă la criteriile expuse mai sus în baza cărora o creaţie poate fi calificată ca fiind o operă originală de creaţie intelectuală care să beneficieze de protecţia juridică conferită de existenţa unui asemenea drept.

Astfel, împrejurarea că administratorul societăţii a conceput denumirea pe care a rezervat-o la Oficiul Registrului Comerţului nu susţine concluzia că respectiva denumire reprezintă o operă originală de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific.

În vederea rezervării la Oficiul Registrului Comerţului, în temeiul Legii nr. 26/1990, sunt realizate operaţiuni de verificare astfel încât denumirea să îndeplinească, cumulativ, condiţiile generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate în vederea înregistrării, caracterul distinctiv presupunând că denumirea nu este necesară, generică sau uzuală şi nu este identică sau similară cu alte firme înregistrate anterior în registrul comerţului.

Astfel, alegerea unei denumiri cu caracter distinctiv reprezintă o condiţie legală pentru ca respectiva denumire să poată fi înregistrată şi nu poate conduce la concluzia că ea reprezintă o operă în sensul legii dreptului de autor pentru simplul motiv că a fost concepută de unul din asociaţi prin alăturarea unor cuvinte.

În acest context, astfel cum a reţinut instanţa de apel, găsirea de către asociaţi a unei denumiri pentru societatea lor se face în numele, pe seama şi în beneficiul societăţii pe care vor să o înfiinţeze, această alegere a denumirii reprezentând una din condiţiile stabilite de lege pentru înfiinţarea şi înregistrarea societăţii.

În contextul arătat, în măsura în care unul din asociaţi ar fi dorit aproprierea pentru sine a denumirii înregistrate în beneficiul societății, un asemenea drept nu poate rezulta decât din manifestarea de voinţă a asociaţilor concretizată într-o convenţie în acest sens, astfel cum corect a considerat instanţa de apel, întrucât nu există un temei legal pentru a recunoaşte respectivul drept numai în favoarea unuia dintre asociaţi.

În ceea ce priveşte cea de-a treia condiţie pentru recunoaşterea unei creaţii ca reprezentând o operă susceptibilă a beneficia de protecţia dreptului de autor, care se referă la aducerea acesteia la cunoştinţă publică, în mod corect a constatat instanţa de apel că, potrivit art. 4 din Legea nr. 8/1996, se prezumă a fi autor, până la proba contrară, persoana sub numele căreia opera a fost adusă pentru prima dată la cunoştinţa publică or, denumirea a fost adusă la cunoştinţă publică pentru prima dată sub numele societăţii, şi nu al asociatului acesteia. În consecinţă, nici din această perspectivă nu pot fi reţinute susţinerile recurentei reclamante, prezumţia instituită de textul legal menţionat nefiind răsturnată.

Chiar recurenta reclamantă a invocat dispoziţiile art. 30 alin. 4 din Legea nr. 26/1990, conform cărora dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei şi emblemei se dobândeşte prin înscrierea acestora în registrul comerţului, or acest drept aparţine societăţii înscrise, neexistând un text legal care să permită, în lipsa unei convenţii între asociaţi, aproprierea denumirii de către unul din aceştia.

Susţinerea recurentei reclamante în sensul că este relevantă împrejurarea că toate demersurile de înfiinţare a firmei şi alegere a unei denumiri a fost efectuată de dl. C., acesta fiind cel care a inventat cuvântul kinetech şi a ales ca aceasta să fie denumirea societăţii, nu schimbă concluzia expusă mai sus, menţionarea denumirii în actul constitutiv al societăţii cu răspundere limitată fiind o obligaţie legală în vederea constituirii societăţii, astfel cum prevede art. 7 lit. b) din Legea nr. 31/1990.

De asemenea, argumentele recurentei reclamante privitoare la utilizarea numelui de domeniu nu schimbă concluziile expuse mai sus. În acest sens, recurenta reclamantă a arătat că domeniul kinetech.ro a fost cumpărat de către persoana fizică C. întrucât denumirea „kinetech" este concepută de către acesta, că domeniul de internet kinetech.ro a fost utilizat de intimată până în anul 2006 pentru că dl. C. a deţinut calitatea de asociat în cadrul societăţii.

Conform art. 1 pct. 5 din Legea nr. 365/2002, noţiunea de domeniu semnifică o zonă dintr-un sistem informatic, deţinută ca atare de o persoană fizică sau juridică ori de un grup de persoane fizice sau juridice în scopul prelucrării, stocării ori transferului de date.

Doar în măsura în care numele de domeniu ar fi fost înregistrat ca marcă la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci se poate obține un drept de proprietate intelectuală or, astfel cum recurenta reclamantă a arătat, procedura de înregistrare nu a fost finalizată.

În ceea ce priveşte Acordul privind aspectul comercial al drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS), invocat de recurenta reclamantă, se constată că dispoziţiile acestuia nu susţin concluzia dorită de parte. Astfel, Acordul urmărește două obiective principale: asigură o protecție eficace și adecvată a drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț şi stabilește norme minime multilaterale pentru a contribui la combaterea contrafacerii.

Art. 16 al Acordului, invocat de recurenta reclamantă, are următorul cuprins: “Titularul unei mărci de fabrică sau de comerț înregistrate va avea dreptul exclusiv de a împiedica orice terți acţionând fără consimțământul său să utilizeze în cadrul operațiunilor comerciale semne identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare celor pentru care marca de fabrică sau de comerț este înregistrată, în cazul în care o astfel de utilizare ar genera un risc de confuzie. În cazul de folosință a unui semn identic pentru produse sau servicii identice, existenţa riscului de confuzie va fi prezumată. Drepturile descrise mai sus nu vor aduce prejudiciu nici unui drept anterior existent și nu vor afecta posibilitatea pe care o au Membrii de a subordona existenţa drepturilor față de folosință”.

Recurenta reclamantă a considerat că noţiunea de "drept anterior existent" trebuie analizată prin raportare la principiul priorităţii, fundamental în materia drepturilor de proprietate intelectuală.

Dreptul de prioritate, reglementat de art. 4 din Convenţia de la Paris, prevede situaţia privilegiată a unei persoane care a efectuat într-o ţară a Uniunii de la Paris, un prim depozit reglementar, de a depune cereri cu acelaşi obiect pentru a obţine protecţie în celelalte ţări membre ale Uniunii. Potrivit acestui principiu, resortisantul sau succesorul său în drepturi care a depus un brevet de invenţie, o marcă de fabrică sau comerţ, un model de utilitate, desen sau model industrial într-una din ţările Uniunii, va beneficia în celelalte ţări de un drept de prioritate de a efectua depozitul, în

condiţiile respectivului articol.

Din circumstanţele de fapt ale cauzei rezultă că în speţă nu pot fi reţinute ipotezele avute în vedere de normele evocate, în cauză recurenta reclamantă nefiind titulara unei mărci sau a unui alt drept asupra denumirii în litigiu.

Astfel, motivele pentru care recurenta reclamantă a susţinut aplicabilitatea principiului priorităţii sunt reprezentate de faptul că intimata a avut cunoştinţă de faptul că denumirea societăţii Kinetech a fost creată de către dl. C., că reclamanta deţine numele de domeniu www.kinetech.ro., că societatea reclamantă este cel mai mare producător din România de chingi textile plate şi circulare, chingi circulare cu sarcina de 200.000 kg şi 150.000 kg, chei de tachelaj, fiind lider pe piaţa de producţie unde îşi desfăşoară activitatea, spre deosebire de societatea intimată.

Toate aceste argumente nu se circumscriu ipotezelor avute în vedere de normele expuse mai sus, care sunt destinate să asigure o protecție eficace și adecvată a drepturilor de proprietate intelectuală, însă recurenta reclamantă nu este titulara unor astfel de drepturi.

În consecinţă, în speţă nu este incident cazul de anulare instituit de art. 6 alin. 3 lit. e) din Legea nr. 84/1998, invocat de recurenta reclamantă. Conform textului legal menţionat, o marcă este susceptibilă a fi anulată dacă există un drept anterior, altul decât cele prevăzute la lit. c) şi alin. 2, în special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industrială.

Aşadar, textul legal indicat prevede în mod expres faptul că se poate cere anularea înregistrării mărcii dacă aceasta aduce atingere unui drept de proprietate industrială anterior protejat, însă un astfel de drept nu a fost reţinut în favoarea recurentei reclamante. Astfel cum s-a arătat mai sus, dreptul la denumire aparţine persoanei juridice în favoarea căreia a operat înregistrarea în Registrul Comerţului, denumirea persoanei juridice, ca şi celelalte atribute de identificare, făcând parte din patrimoniul acesteia ca subiect de drept şi nu din acela al asociatului care, eventual, ar fi ales respectiva denumire.

Cu privire la înregistrarea mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci cu rea-credinţă de către intimata B. S.R.L., recurenta reclamantă a considerat că instanţa nu a oferit niciun argument prin care să motiveze temeinic de ce consideră că intimata "nu a fost animată de rea-credinţă” şi nu a avut în vedere multiplele sale argumente cu privire la existenţa relei-credinţe.

Conform art. 56 alin. 1 lit. c) din legea nr. 84/1998, anularea mărcii poate fi cerută dacă înregistrarea acesteia a fost solicitată cu rea credinţă.

Astfel, existența relei-credințe reprezintă o condiție legală pentru anularea unei mărci înregistrate şi presupune întrunirea unor cerințe legale cumulative ce reies din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la interpretarea dispozițiilor legale în materie: cunoaşterea „faptului relevant”, adică a existenței şi folosirii unei mărci anterioare sau chiar a unui semn neînregistrat ca marcă, aceasta reprezentând elementul obiectiv; existenţa unei intenţii frauduloase, aceasta reprezentând elementul subiectiv. Niciuna dintre aceste condiţii nu se substituie celeilalte, fiind necesară stabilirea existenţei fiecăreia dintre ele, pe baza probatoriului administrat în cauză.

Aceste coordonate au fost avute în vedere de instanţa de apel, care a precizat expres în motivarea sa că este necesară îndeplinirea cumulativă a celor două cerinţe distincte, aşa cum s-a stabilit în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (cauza C – 529/07, Chocoladefabriken Lindt &Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH), din care rezultă factorii pertinenți specifici cauzei care trebuie analizaţi pentru aprecierea relei credinţe a solicitantului. În acest sens, instanţa de apel a arătat în mod corect că aceşti factori trebuie să existe la momentul depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă comunitară și constau în următoarele: împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează cel puțin într-un stat membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere, intenția solicitantului de a-l împiedica pe acest terț să utilizeze un astfel de semn în continuare, precum și nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită.

În ceea ce probatoriul, recurenta reclamantă a arătat că instanţa de apel a respins toate probele solicitate de reclamantă ca nefiind utile cauzei, încuviinţând doar înscrisurile depuse, însă ulterior a reţinut că nu s-a probat existenţa relei-credinţe. În acest context, recurenta reclamantă a considerat că, prin respingerea tuturor probelor solicitate, i-a fost încălcat dreptul la apărare, neputând aduce probe care să susţină starea de fapt expusă.

Critica este neîntemeiată. Se constată că la termenul de judecată din 5.04.2023, instanţa de apel a pus în discuţie proba testimonială solicitată prin cererea de apel, intimata pârâtă solicitând respingerea probei având în vedere obiectul cauzei, apărările părţilor şi probele administrate în cauză; instanţa a apreciat neconcludentă proba cu martori în raport cu probatoriul administrat şi problemele puse în discuţie, respingând în consecinţă cererea privind această probă.

Pe de o parte, instanţa de apel a considerat ca fiind dovedit faptul relevant, iar pe de altă parte, în aprecierea caracterului legitim al acţiunii pârâtei la înregistrarea mărcii, instanţa a avut în vedere împrejurări de fapt necontestate: faptul că pârâta funcţionează sub o denumire ce include elementul verbal distinctiv Kinetech din anul 2005, anterior înfiinţării societăţii reclamante, desfăşurându-şi activitatea economică şi oferindu-şi produsele şi serviciile sub acest semn dinaintea apariţiei societăţii reclamante. Pe baza acestor elemente de fapt, instanţa de apel a apreciat că dorinţa pârâtei de a-şi apropria şi a-şi proteja acest semn şi de a preveni dobândirea acestuia de către societatea reclamantă concurentă este legitimă.

Este de observat că, deşi recurenta reclamantă a invocat încălcarea dreptului său la apărare prin respingerea probei testimoniale, nu a precizat teza probatorie pe care ar fi înţeles să o susţină, în cererea de apel arătând generic că martorii pot aduce lămuriri asupra celor susţinute prin apel. În contextul în care recurenta reclamantă nu a învederat nici instanţei de apel şi nici instanţei de recurs care este teza probatorie concretă în susţinerea căreia i-ar fi fost refuzată proba, neindicând ce anume doreşte să dovedească cu martorii propuşi, nu poate fi reţinută o nelegalitate a deciziei recurate prin prisma încălcării dreptului la apărare.

Recurenta reclamantă a considerat că reaua-credintă în prezenta speţă este evidentă din mai multe motive: intimata cunoştea faptul că administratorul societăţii reclamante a conceput denumirea de Kinetech şi a înregistrat-o la Registrul Comerţului încă din anul 2005 iar prin aceste menţiuni este dovedită cu certitudine cunoaşterea faptului relevant, respectiv a existenţei şi folosirii unei mărci anterioare. Astfel cum s-a arătat mai sus, instanţa de apel a considerat că elementul obiectiv constând în cunoaşterea faptului relevant a fost dovedit în cauză, situaţie în care argumentele invocate de recurenta reclamantă în acest sens nu pot constitui critici de nelegalitate a deciziei, câtă vreme aspectele reţinute prin considerentele acesteia nu sunt contrare susţinerilor părţii reclamantei.

În ceea ce priveşte elementul subiectiv constând în intenţia frauduloasă, instanţa de apel a argumentat în sensul caracterului legitim al înregistrării mărcii de către intimată prin prisma faptului că aceasta era denumirea sa comercială anterioară înfiinţării societăţii reclamante. În acest sens, instanţa de apel a considerat că „pârâta are toată îndreptăţirea în a-şi urmări protejarea propriilor drepturi şi interese economice, decurgând dintr-un semn pe care l-a utilizat în mod legitim încă dinaintea reclamantei, şi îl are inclus în denumirea comercială, motiv pentru care nu poate fi reţinut nici un argument pentru care să-i fie negat dreptul de a şi-l înregistra ca marcă sau de a nega principiul priorităţii la înregistrare”.

Criticând analiza elementului subiectiv, recurenta reclamantă a invocat art. 14 din Codul civil şi a arătat că intimata a acţionat contrar exigenţelor prevăzute de lege în acest sens. Recurenta reclamantă a expus coordonatele teoretice în care trebuie analizată buna credinţă şi a considerat că este eronată reducerea analizei relei-credinţe prin raportare exclusiv la fraudă. Contrar acestei susţineri, analiza instanţei de apel nu a fost circumscrisă exclusiv la cercetarea unui element fraudulos la înregistrarea mărcii, ci a fost avut în vedere dreptul pârâtei de a urmări protejarea propriilor drepturi şi interese economice.

Cu privire la condiţiile relei-credinţe, recurenta reclamantă a invocat statuările Curţii

Europene de Justiţie din hotărârea pronunţată la data de 12.09.2019 în cauza C 104/18 P Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ conform cărora: "Intenţia solicitantului unei mărci este un element subiectiv care trebuie însă determinat în mod obiectiv de autorităţile administrative şi judiciare competente. În consecinţă, orice afirmaţie privind reaua credinţă trebuie apreciată global, ţinând seama de ansamblul împrejurărilor de fapt pertinente în speţă (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 iunie 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprungli, C 529/07, EU:C:2009:361, punctele 37 şi 42). Numai în acest mod afirmaţia privind reaua credinţă poate fi apreciată în mod obiectiv."

Din examinarea deciziei instanţei de apel nu rezultă o încălcare a principiilor expuse, ci dimpotrivă, o respectare a acestora, în condiţiile în care instanţa a avut în vedere toate împrejurările de fapt relevante pentru aprecierea elementului subiectiv al relei credinţe, lipsa acesteia fiind dedusă de instanţă din elemente obiective apreciate prin prisma istoricului părţilor şi a raporturilor dintre asociaţii acestora.

Recurenta reclamantă a considerat că un alt aspect din care rezultă reaua-credinţă a intimatei este faptul că după înregistrarea mărcii Kinetech Distribution pentru clasele 35 şi 39, a cărei anulare o solicită, aceasta a început, la data de 28.08.2018, demersurile şi pentru înregistrarea unei alte mărci conţinând doar cuvântul Kinetech sub nr. M 2018 05555, pentru clasele 6. 7. 8. 9. 12. 18. 19. 22, 25, 28 care să acopere implicit clasele solicitate de reclamantă.

Conduita societăţii pârâte a fost analizată de instanţa de apel, care a constatat că aceasta putea urmări să prevină obţinerea protecţiei asupra acestui semn de către societatea reclamantă, pentru a nu avea ulterior impedimente în utilizarea în continuare a semnului regăsit în denumirile şi activităţile economice pe piaţă ale ambelor societăţi, însă a considerat că o astfel de intenţie, de apropriere pentru sine şi în dauna adversarei a semnului Kinetech utilizat de ambele societăţi nu poate fi considerată a fi frauduloasă, echivalentă a „relei credinţe”, decât atunci când are un caracter nelegitim. Pentru a exclude acest caracter, instanţa a avut în vedere argumente de fapt expuse ca atare în considerentele deciziei, arătate mai sus, a căror reevaluare excedează controlului de legalitate care poate fi realizat de instanţa de recurs în cadrul procesual trasat prin dispoziţiile art. 488 C.proc.civ..

Criticile recurentei reclamante privind caracterul notoriu al mărcii nu pot fi reţinute. Deşi recurenta reclamantă a făcut referiri la standardele de probă pe care Legea nr. 84/1998 şi Regulamentul aplicare a acesteia le stabilesc pentru dovada notorietăţii, dezvoltarea motivelor de recurs invocate în acest sens nu demonstrează încălcarea acestor standarde de către instanţa de apel.

Astfel, instanţa a examinat susţinerile reclamantei şi a considerat că probele dosarului nu sprijină afirmaţia reclamantei că ar fi titulara unei mărci notorii, respectiv „Kinetech”. În acest sens, instanţa de apel a avut în vedere argumentele aduse de parte – participarea la un târg de specialitate şi numărul de 10 salariaţi, precum şi o presupusă cotă de piaţă de 1,9 %.

Susţinând nelegalitatea deciziei recurate sub acest aspect, recurenta reclamantă a expus prevederile art. 3 lit. d) din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice conform cărora marca notorie este marca larg cunoscută în România în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora aceasta se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România pentru a fi opusă, însă nu a indicat în ce mod a încălcat instanţa de apel aceste dispoziţii, dezvoltând exclusiv argumente privind situaţia de fapt: participarea la Târgul Internaţional de la Bucureşti din 2012, cota sa de piaţă, desfășurarea activităţii în domeniu, încheierea unor contracte cu clienţi importanţi, numărul de salariaţi.

Or, aprecierea instanţei de apel cu privire la neîndeplinirea standardului probatoriu specific notorietăţii mărcii este argumentată, decizia recurată conţinând în acest sens elementele avute în vedere de instanţă pentru a ajunge la respectiva concluzie, criticile recurentei întemeiate pe cazul de casare reglementat de art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ. nefiind întemeiate. De asemenea, întrucât această apreciere a instanţei de apel reprezintă o evaluare care se sprijină pe analiza unor circumstanţe de fapt, criticile care tind să schimbe rezultatul acestei evaluări nu pot determina incidenţa cazului de casare reglementat de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ..

Împrejurarea că pârâta va profita inclusiv de promovarea în timp a semnului Kinetech ca urmare a activităţilor reclamantei a fost, de asemenea, avută în vedere de instanţa de apel, care însă nu a acordat acestui fapt valenţa probatorie dorită de recurenta reclamantă, ci a considerat că o astfel de situaţie nu determină caracterul nelegitim al acţiunilor pârâtei întrucât aceasta a utilizat anterior semnul în mod legitim şi legal.

În situaţia în care instanţa de apel a avut în vedere coordonatele legale în care se apreciază caracterul notoriu al mărcii iar dezvoltarea motivelor de recurs nu relevă aspecte de nelegalitate ci critică modul în care instanţa a evaluat probele administrate şi a reţinut situaţia de fapt pe baza acestora, nu poate fi reţinută o nelegalitate a deciziei recurate sub acest aspect.

Împrejurarea că intimata a profitat de faptul că îşi desfăşoară activitatea într-un domeniu concurent, în aceeaşi rază geografică, precum şi împrejurarea că ambele societăţi folosesc cuvântul Kinetech ceea ce ar genera un risc confuzie au fost analizate de instanţa de apel care însă nu a acordat acestor împrejurări valenţa probatorie dorită de recurentă, aceea de a demonstra cazul de anulare a mărcii invocat, ci a validat ca fiind legitim comportamentul pârâtei care a înregistrat marca pentru a-şi apropria şi a-şi proteja acest semn şi pentru a preveni dobândirea acestuia de către societatea reclamantă, concluzie bazată, astfel cum s-a mai arătat, pe o evaluare care se sprijină pe analiza unor aspecte de fapt, nu pe o interpretare a normei juridice.

Recurenta reclamantă a arătat că acţiunea intimatei constituie totodată şi infracţiune, potrivit art. 5 lit. a) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale. Susţinerile recurentei reclamante circumscrise incidenţei dispoziţiilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale nu pot fi reţinute, astfel de critici nefiind invocate în fazele procesuale anterioare şi neformând obiectul analizei instanţei de apel, situaţie în care invocarea lor direct în recurs este interzisă prin prevederile art. 488 alin. 2 C.proc.civ.

Susţinerea recurentei reclamante în sensul că se impune a se analiza şi aplicabilitatea art. 6 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 84/1998 nu poate fi reţinută, cazul de anulare a mărcii înregistrate instituit prin respectivele dispoziţii legale nefiind invocat prin cererea de chemare în judecată, situaţie în care o pronunţare asupra respectivului caz de anulare ar reprezenta o depăşire a limitelor învestirii instanţei, cu încălcarea art. 22 alin. 6 C.proc.civ.

Reţinând că motivele de recurs invocate de recurenta reclamantă nu sunt întemeiate, văzând prevederile art. 496 alin. 1 C.proc.civ., Înalta Curte a respins ca nefondat recursul declarat de această parte împotriva deciziei nr. 625 A/2023 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a civilă.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României

scj