Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României

Şedinţa publică din data de 15 octombrie 2024

asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei.

1. Obiectul cererii de chemare în judecată.

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 06.12.2022 sub nr. x/2022 pe rolul Tribunalului Bistriţa-Năsăud, reclamanţii A. şi B. S.R.L. au solicitat instanţei în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Bistriţa ca prin hotărârea ce se va pronunţa în cauză: să constate contrafacerea mărcii verbale individuale B. înregistrată la OSIM cu nr. x, respectiv a mărcii figurative individuale B. înregistrată la OSIM cu nr. x, de către pârât; să se dispună obligarea pârâtului să înceteze şi să se abţină în viitor de la orice utilizare a unor semne identice sau similare cu marca verbală individuală B. înregistrată la OSIM cu nr. x, respectiv cu marca figurativă individuală B. înregistrată la OSIM cu nr. x pentru orice fel de activităţi care implică folosirea în orice fel a acestei mărci; să se dispună obligarea pârâtului la publicarea dispozitivului hotărârii ce se va pronunţa în doua cotidiene de circulaţie naţională timp de 3 zile consecutiv pe cheltuiala pârâtului, în temeiul art. 16 din O.U.G. nr. 100/2005 şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa civilă nr. 439/F din data de 05.05.2023,Tribunalul Bistriţa-Năsăud a respins cererea formulată de reclamanţii A. şi B. S.R.L. în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Bistriţa, prin primar, ca neîntemeiată.

3. Hotărârea pronunţată în apel

Prin decizia nr. 325/A din 22 noiembrie 2023, Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă a respins ca nefondat apelul declarat de reclamanţii A. şi B. S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 439 din 5.05.2023 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, pe care a menţinut-o.

4. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei nr. 325/A din 22 noiembrie 2023 a Curţii de Apel Cluj, secţia I civilă au declarat recurs recurenţii-reclamanţi A. şi B. S.R.L..

Recurenţii-reclamanţi au solicitat prin cererea de recurs admiterea recursului, casarea deciziei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare Curţii de Apel Cluj. În subsidiar, au solicitat admiterea recursului, casarea deciziei atacate şi admiterea cererii de chemare în judecată astfel cum a fost formulată.

În motivarea recursului, recurenţii au invocat motivele de recurs prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ.

Recurenţii au subliniat că decizia curţii de apel este nelegală şi, ca urmare, recursul ar fi trebuit admis. Ei au făcut referire la articolele legale care reglementează cererea de casare a hotărârilor pentru motive de nelegalitate, punctând specific două aspecte: hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau prezintă motive contradictorii ori străine de natura cauzei; hotărârea a fost emisă cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material.

Recurenţii au detaliat ipotezele în care poate apare contrarietatea menţionată de art. 488 C. proc. civ., ce includ o contrarietate între considerentele hotărârii, unde unele aspecte sugerează netemeinicia acţiunii în timp ce altele susţin că acţiunea este fondată, o contrarietate între dispozitiv şi considerente, şi nemotivarea sau motivarea insuficientă a soluţiei din dispozitiv.

În plus, s-au referit la cerinţele art. 425, alin. (1) lit. b) C. proc. civ., care impune ca în considerentele hotărârii să fie clar expuse motivele de fapt şi de drept care susţin soluţia.

Mai mult, recurenţii au evidenţiat că instanţa de apel a făcut o aplicare greşită a prevederilor legale, interpretând în mod eronat textul legal aplicabil situaţiei de fapt, extinderea normei juridice dincolo de ipotezele la care se aplică sau restrângerea nejustificată a aplicării acestuia şi încălcând principii generale de drept.

În ceea ce priveşte starea de fapt, recurentul-reclamant A., titularul mărcilor verbale individuale "B.", a subliniat că mărcile sale au fost înregistrate pentru clasele 35, 41 şi 43 din Clasificarea de la Nisa. Aceste clase acoperă o gamă largă de servicii, de la publicitate şi management până la educaţie, divertisment şi servicii de cazare temporară.

Recurenţii au arătat că, la un termen de judecată, Curtea de Apel Cluj a solicitat clarificări cu privire la ipotezele art. 39 care sunt incidente cazului, iar ei au precizat că aceste ipoteze trebuie analizate în cascadă, datorită implicării mărcii în diverse contexte comerciale. Ei au argumentat că sunt implicate ipotezele de la punctele a şi b ale articolului 39, iar în cazul în care instanţa nu găseşte aceste ipoteze aplicabile, ar trebui să examineze toate ipotezele articolului.

De asemenea, recurenţii-pârâţi au prezentat aspectele preliminare ale situaţiei de fapt, apreciind că sunt esenţiale pentru înţelegerea cazului şi au subliniat baza legală şi factuală a contestaţiei. Acestea au fost structurate astfel:

În ceea ce priveşte titularitatea mărcilor, au susţinut faptul că recurentul A. este titularul a două mărci înregistrate la OSIM, respectiv o marcă verbală şi una figurativă, ambele denumite B.. Aceste mărci sunt înregistrate pentru clasele 35, 41 şi 43 conform Clasificării de la Nisa, acoperind o gamă largă de servicii, de la publicitate şi administrare de afaceri până la educaţie, divertisment şi servicii de cazare temporară. Clasa 35 Publicitate; managementul, organizarea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou; clasa 41 Educaţie; furnizarea de instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale; clasa 43 Servicii de furnizare de alimente şi băuturi; cazare temporară.

A mai adăugat că clasa 41 extinsă cuprinde educaţie; furnizarea de instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale. Notă explicativă Clasa 41 include în principal servicii care constau în toate formele de educaţie sau instruire, servicii al căror scop este divertismentul, amuzamentul sau recreaţia persoanelor, precum şi prezentarea operelor de artă vizuale sau literare, publicului în scop cultural sau educaţional.

Această clasă include, în special: organizarea expoziţiilor cu scop educaţional sau cultural, organizarea şi coordonarea conferinţelor, congreselor şi simpozioanelor; servicii de traducere şi interpretare lingvistică; publicarea cărţilor şi textelor, altele decât textele cu scop publicitar; servicii de reporteri de ştiri, reportaje fotografice; fotografie; servicii de regie şi producţie de filme, alte decât pentru filmele cu scop publicitar; servicii culturale, educaţionale sau de amuzament furnizate de parcuri de divertisment, circuri, grădini zoo, galerii de artă şi muzee; servicii de antrenamente de sport şi fitness; dresarea animalelor; - servicii de jocuri online; servicii de jocuri de noroc, organizarea de loterii; rezervarea biletelor şi rezervări pentru evenimente de divertisment, educaţionale şi sportive; anumite servicii de scriere, de exemplu, scenarişti, compozitori;

Printre servicii prestate sunt: 410003 Servicii de parcuri de amuzament; 410189 antrenare [instruire], 410007 Servicii de amuzament; 410004 Servicii de divertisment;410050 Furnizarea de informaţii în domeniul divertismentului; ervicii ale cluburilor de sănătate [antrenamente de sănătate şi fitness]; servicii de tabere de vacanţă [divertisment], 410010 Organizarea de competiţii [educaţie sau divertisment] 410014 Furnizarea facilităţilor de recreere, 410064 Furnizarea de informaţii cu privire la activităţile recreaţionale, 410226 Furnizarea de recenzii pentru scopuri de divertisment sau culturale, 410035 Furnizarea de facilităţi sportive, 410066 închirierea de echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor, 410190 închirierea de terenuri de sport 410017 predare/servicii educaţionale/servicii de instruire.

De asemenea, organizează şi desfăşoară evenimente sportive 410246 şi desfăşurarea de evenimente de divertisment.

Clasa 43 extinsă cuprinde în principal servicii furnizate în legătură cu prepararea de alimente şi băuturi pentru consum, precum şi servicii privind oferirea de cazare temporară. Această clasă include, în special: rezervări de cazare temporară, de exemplu, rezervarea hotelurilor; pensiuni pentru animale; închirierea sălilor de şedinţă, a corturilor şi a clădirilor transportabile; servicii de aziluri de bătrâni; - servicii de creşă [creche]; decorarea de alimente, sculptarea de alimente; închirierea aparatelor de gătit; închirierea de scaune, mese, feţe de masă, sticlărie; servicii de bar cu shisha (tutun aromat); - servicii de bucătari personali.

Printre servicii mai au 430004 Servicii de unităţi de cazare [hoteluri, pensiuni]; 430138 Servicii de bar; servicii de cafenea; servicii de bufet 430102 Servicii de restaurant; 430108 Servicii de bufet pentru gustări (snack-bar). Au subliniat faptul că făcând o analiză de suprafaţă, se poate observa că mările lor sunt utilizate ilegal cel puţin pentru produsele şi serviciile anterior indicate.

Au mai precizat că recurenta, B. S.R.L., are calitatea de licenţiat al celor două mărci înregistrate, conform contractului de licenţă prezent la dosar. Această clarificare serveşte drept bază pentru susţinerea drepturilor recurentei asupra utilizării mărcilor în discuţie.

Pârâtul-intimat, în activitatea sa comercială, utilizează denumirea B., gestionând atât Complexul sportiv şi de B., cât şi Resort Ski B.. Această utilizare a denumirii implică două aspecte ale activităţii pârâtului care sunt relevante pentru cazul de faţă.

Cu privire la incidenţa motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1), pct. 6 C. proc. civ., recurentele susţin că primul aspect care se impune a fi analizat este legat de faptul că instanţa de apel a refuzat să facă o analiză a contrafacerii mărcii figurative. Instanţa a reţinut că deşi, prin cererea iniţială dedusă judecăţii, reclamanţii au pretins protejarea atât a mărcii verbale, cât şi a celei figurative, fără a motiva în fapt în ce constă acţiunea de contrafacere a mărcii figurative, Curtea constată că nici în calea de atac a apelului nu s-au invocat chestiuni distincte, astfel încât, făcând aplicarea art. 249 C. proc. civ. stabileşte că, în lipsa argumentelor şi, mai ales a probelor elocvente, nu se poate reţine folosirea, fără consimţământul titularului mărcii figurative B. a vreunui semn distinctiv de către pârât care să necesite analiza eventualei contrafaceri. Astfel, hotărârea nu este motivate sub acest aspect.

La nivel teoretic marca figurativă este reprezentată prin intermediul unei imagini care constă exclusiv în elemente figurative sau într-o combinaţie de elemente verbale şi figurative. Marca figurativă individuală B. înregistrată la OSIM cu nr. x conţine şi elementar verbal B.. În acest sens trebuie avută în vedere data depunerii cererii, precum şi faptul că la nivelul OSIM marca combinată a fost asimilată mărcii figurative, chiar şi în situaţia în care conţine elemente verbale. în acest sens este relevantă şi poziţia oficială a OSIM care pe site-ul său arată că "Având în vedere schimbările survenite în Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, aducem la cunoştinţa solicitanţilor cererilor de marcă faptul că tipul de marcă combinată este asimilat tipului de marcă figurativă, respectiv, marca figurativă este reprezentată prin intermediul unei imagini care constă exclusiv în elemente figurative sau într-o combinaţie de elemente verbale şi figurative."

Instanţa, neobservând că marca figurativă conţine elementul verbal B., element dominant, nu face nicio analiză cu privire la contrafacerea acestei mărci.

Conform jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, atunci când o marca este compusă atât din elemente verbale, cât şi figurative, elementul verbal este, în principiu, mai distinctiv decât cel figurativ, deoarece consumatorul mediu se va referi mai uşor la bunuri prin numele acestora, decât încercând să descrie elementul grafic al mărcii (Cauza T-104/01 Oberhauser v OHIM - Petit Libero (Fifties), para 47).

Partea verbală a mărcii produce cel mai puternic impact, atât în compunerea mărcii, cât şi în percepţia publicului, consumatorul putând în acest fel să identifice mai uşor marca. Pentru o marcă compusă din element verbal şi element figurativ, elementul verbal are de obicei un impact mai puternic, întrucât consumatorul mediu se va referi la acesta când se referă la marcă şi la bunurile sau serviciile protejate de aceasta prin nume, nefăcând o descriere a elementului figurativ. Chiar în ipoteza în care elementele figurative domină din punct de vedere vizual ansamblul, prin poziţie, dimensiuni, etc., consumatorul le va remarca dar nu le va atribui un rol distinctiv, atenţia acestuia urmând să se îndrepte către elementul verbal corespunzător.

În acest context, instanţa de apel trebuia să analizeze care este elementul dominant al mărcii şi dacă există similaritate auditivă, vizuală şi conceptuală, în condiţiile în care marca anterior amintită este compusă dintr-un element verbal redat într-o grafie deosebită, iar semnul utilizat de pârât este compus dintr-un element verbal identic.

Instanţa trebuia să procedeze la evaluarea riscului de confuzie prin aprecierea distinctivităţii fiecărui element component al mărcilor/semnelor în conflict, întrucât doar astfel se poate identifica elementul dominant, întrucât chiar dacă un consumator percepe marca în ansamblu, în mod neîndoielnic, percepţia sa este influenţată de elementele intrinseci distinctive ce reprezintă elementul pregnant al semnului, cărora le acordă o atenţie mai mare comparativ cu cele pe care se aşteaptă să le regăsească pe un anumit produs (elementele nedistinctive ori chiar neglijabile).

Invocând încălcarea art. 9 şi a art. 22, alin. (6) C. proc. civ., recurentele au susţinut că instanţa de apel nu a reţinut şi nici nu a înlăturat susţinerile lor şi nu a explicat de o manieră convingătoare raţionamentul juridic pe care l-a adoptat. Procedând astfel nu se poate distinge care este silogismul judiciar care trebuie să explice şi să justifice dispozitivul şi care să permită realizarea controlului judiciar, raportat la problemele expuse anterior.

De asemenea, au susţinut că decizia are considerente contradictorii. Instanţa a reţinut că pornind de la aceste premise, apare un conflict între o marcă şi un nume comercial ori o denumire socială sau emblemă, în ipoteza în care terţul aplică semnul care constituie denumirea sa socială, numele său comercial sau emblema sa pe produsele pe care le comercializează, întrucât, în acest caz, are loc o utilizare pentru produse. Ulterior instanţa reţine că în plus, nu poate exista un risc de confuzie între denumirea Complexului sportiv B. şi serviciile oferite de B. Cluj, dat fiind şi titularul serviciilor asigurate în cadrul acestui complex - municipiul Bistriţa, spre deosebire de o societate privată, în cel de-al doilea caz.

Pe de altă parte, serviciile prestate în cadrul Complexului sportiv şi de B. sunt din aria "sportului", însă sunt distincte, iar nu similare celor prestate de apelantă, pentru argumentele deja expuse.

Din primul considerent citat s-ar deduce că un conflict între o marcă şi un nume comercial ori o denumire socială sau emblemă apare doar în ipoteza în care terţul aplică semnul care constituie denumirea sa socială, numele său comercial sau emblema sa pe produsele pe care le comercializează, întrucât, în acest caz, are loc o utilizare "pentru produse" - per a contrario nu apare conflict în ipoteza unor servicii . . . . . . . . . . . .Din al 2-lea considerent s-ar deduce că instanţa analizează un posibil risc de confuzie între serviciile oferite sub denumirea Complexului sportiv B. şi serviciile oferite de B. Cluj.

De asemenea, tot în mod contradictoriu instanţa de apel reţine că intimatul Municipiul Bistriţa nu a folosit denumirea complexului pentru a individualiza pârtia de ski, parcul de aventură sau traseul de biciclete, ci, astfel cum reiese din înscrisurile depuse în probaţiune anterioare datei introducerii cererii de chemare în judecată, fiecare dintre aceste parcuri au fost individualizate cu câte o denumire distinctă de Municipiul Bistriţa, uzitând denumirea geografică a dealului pe care sunt situate, C., iar apoi reţine că în plus, nu poate exista un risc de confuzie între denumirea Complexului sportiv B. şi serviciile oferite de B. Cluj, dat fiind şi titularul serviciilor asigurate în cadrul acestui complex - municipiul Bistriţa, spre deosebire de o societate privată, în cel de-al doilea caz.

Din modul de redactare se deduce că deşi pentru întreg (Complexul sportiv B.) se foloseşte denumirea de B., atâta timp cât pentru părţile componente ale întregului se folosesc alte denumiri, riscul de confuzie se analizează doar pentru părţile componente.

Recurenţii susţin că înregistrarea mărcilor conferă titularului un drept exclusiv asupra acestora, oferindu-i posibilitatea de a interzice utilizarea de către terţi a unor semne identice sau similare pentru produse ori servicii identice sau similare. Această protecţie are rolul de a preveni riscul de confuzie în percepţia publicului.

Un alt aspect invocat de recurenţi vizează încălcarea drepturilor de marcă. Aceştia subliniază faptul că pârâtul foloseşte denumirea B. într-un mod care contravine drepturilor lor exclusive asupra mărcii. Mai exact, este indicată utilizarea acestei denumiri în contextul unui complex sportiv şi de agrement, ceea ce ar putea genera confuzie în rândul publicului, având în vedere similitudinea serviciilor oferite sub această marcă.

Totodată, recurenţii evidenţiază faptul că, în cadrul unui termen de judecată, Curtea de Apel Cluj a solicitat clarificări privind incidenţa specifică a dispoziţiilor Legii mărcilor. În acest context, aceştia au explicat că fiecare ipoteză reglementată de lege trebuie analizată succesiv, pentru a se stabili dacă există o încălcare a drepturilor lor de marcă, în funcţie de natura serviciilor oferite sub semnul contestat.

În continuare, recurenţii arată că utilizarea denumirii B. de către pârât, în scopul furnizării unor servicii similare celor pentru care marca a fost înregistrată, se încadrează în ipotezele prevăzute de literele (a) şi (b) ale articolului 39 din Legea nr. 84/1998. De asemenea, aceştia susţin că, în ipoteza în care instanţa nu consideră aplicabile aceste prevederi, se impune continuarea analizei prin raportare la celelalte ipoteze reglementate de acelaşi articol, până la soluţionarea completă a cauzei.

Cele două mărci în litigiu sunt înregistrate pentru clasele 35, 41 şi 43 din Clasificarea de la Nisa. Conform Ediţiei a 11-a, Versiunea 2022 a Clasificării de la Nisa, aceste clase includ, în varianta simplificată, următoarele categorii de servicii: Clasa 35: Servicii legate de publicitate, administrare de afaceri, consultanţă în management; Clasa 41: Educaţie, formare profesională, activităţi culturale şi sportive; Clasa 43: Servicii de alimentaţie publică, cazare temporară.

Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor în vederea înregistrării mărcilor, adoptat la 15 iunie 1957 şi modificat ulterior, a fost instituit în temeiul articolului 19 din Convenţia pentru protecţia proprietăţii industriale. Potrivit articolului 1 din acest aranjament, Clasificarea de la Nisa are rolul de a facilita înregistrarea mărcilor printr-un sistem uniform de clasificare.

În acest context, recurenţii amintesc regula conform căreia utilizarea titlului integral al unei clase în momentul înregistrării unei mărci implică faptul că toate produsele sau serviciile încadrate în acea clasă sunt protejate. Prin urmare, atunci când un terţ utilizează marca respectivă pentru produse ori servicii din aceeaşi clasă, acest fapt trebuie interpretat ca o încălcare a drepturilor exclusive ale titularului asupra mărcii.

Recurenţii subliniază că mărcile înregistrate utilizează toate indicaţiile generale din titlul claselor indicate în Clasificarea de la Nisa, ceea ce determină o protecţie extinsă asupra tuturor produselor şi serviciilor repertoriate în lista alfabetică a clasei specifice vizate. Această interpretare este susţinută de jurisprudenţa relevantă, conform căreia includerea unei clase în înregistrarea mărcii atrage protecţia automată a tuturor categoriilor de produse şi servicii aferente acesteia.

În ceea ce priveşte cadrul legislativ aplicabil, recurenţii fac trimitere la articolul 1 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, care prevede că drepturile asupra mărcilor şi indicaţiilor geografice sunt recunoscute şi protejate pe teritoriul României, în condiţiile legii. Acest cadru normativ acoperă atât mărcile naţionale, cât şi cele înregistrate prin mecanisme de protecţie la nivel european sau internaţional.

Totodată, potrivit articolului 2 din aceeaşi lege, pentru ca un semn să fie calificat drept marcă, acesta trebuie să îndeplinească două condiţii esenţiale:

Capacitatea distinctivă - să permită diferenţierea produselor şi serviciilor unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi;

Posibilitatea de reprezentare grafică - să poată fi reprodus în Registrul mărcilor într-un mod clar şi precis, astfel încât să se stabilească obiectul exact al protecţiei conferite titularului.

Pe de altă parte, recurenţii invocă dispoziţiile articolului 4 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, care prevăd că dreptul asupra mărcii este dobândit şi protejat prin înregistrare la OSIM. De asemenea, articolul 39 detaliază dreptul exclusiv al titularului de a interzice utilizarea mărcii de către terţi fără consimţământul său, în condiţiile în care utilizarea respectivă creează confuzie în rândul consumatorilor sau aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii.

În cauza de faţă, recurentul B. S.R.L., în calitate de licenţiat, beneficiază de protecţia conferită titularului de marcă şi poate invoca drepturile aferente împotriva oricărei utilizări neautorizate care contravine contractului de licenţă. Potrivit articolului 49 din Legea nr. 84/1998, titularul mărcii poate acorda licenţe de utilizare, fie exclusive, fie neexclusive, în condiţiile stabilite prin contract.

Mai mult, în conformitate cu articolul 50 alin. (1), în absenţa unei clauze contrare, licenţiatul nu are dreptul să introducă o acţiune în contrafacere fără acordul titularului. Totuşi, în cazul licenţelor exclusive, licenţiatul poate iniţia o astfel de acţiune dacă titularul mărcii nu acţionează pentru a opri actele de contrafacere în urma unei notificări prealabile.

Astfel, recurenţii afirmă că hotărârea instanţei de apel este susceptibilă de casare conform art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., deoarece s-a bazat pe o aplicare eronată a articolului 39 alin. (1) şi (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998. În acest context, aceştia evidenţiază că instanţa de apel a interpretat greşit dispoziţiile legale referitoare la riscul de confuzie şi la dreptul exclusiv al titularului mărcii, fără a ţine cont de jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) privind criteriile de similaritate şi asociere.

În ceea ce priveşte analiza riscului de confuzie, instanţa de apel a reţinut că denumirea utilizată de intimat, respectiv "Complexul sportiv şi de B.", nu este identică cu marca verbală "B.". Curtea a considerat că această diferenţă semantică şi contextuală reduce probabilitatea unei confuzii directe.

Instanţa a subliniat, de asemenea, că un conflict între o marcă şi o denumire comercială poate fi reţinut doar în situaţia în care semnul contestat este utilizat direct pentru comercializarea unor produse sau servicii, ceea ce în speţă nu s-a dovedit. De asemenea, s-a apreciat că, având în vedere specificul activităţilor desfăşurate de părţi, nu există un risc real de confuzie între denumirea complexului sportiv şi serviciile oferite sub marca "B. Cluj".

Pe de altă parte, serviciile prestate în cadrul Complexului sportiv B. sunt considerate a fi din aria "sportului", dar sunt distincte de cele prestate de apelantă, ceea ce indică faptul că riscul de confuzie este minim sau inexistent.

Curtea a evidenţiat că, dacă există o relaţie de la întreg la parte între structurile folosite de pârât, unde structura cu denumirea Complexului sportiv B. cuprinde mai multe componente, fiecare cu o denumire distinctă, utilizarea denumirii întregului pentru toate serviciile incluse în cadrul acestuia nu prezintă relevanţă în contextul riscului de confuzie.

În cele din urmă, singurul aspect corect reţinut de instanţa de apel, spre deosebire de instanţa de fond, este faptul că Curtea nu îşi însuşeşte argumentul referitor la dobândirea de către municipiul Bistriţa a unui drept anterior recunoaşterii mărcii "B.", întrucât utilizarea simplă a unei denumiri nu poate fi echivalată cu obţinerea unui drept în materie de proprietate intelectuală.

Astfel, recurenţii contestă aplicarea şi interpretarea legii de către instanţa de apel, argumentând că aceasta a eşuat în a oferi o analiză detaliată şi corectă a tuturor aspectelor relevante, ceea ce a condus la o decizie nelegală ce necesită casare şi reanalizare.

Recurenţii contestă interpretarea instanţei de apel conform căreia Municipiul Bistriţa nu ar fi utilizat denumirea "B." pentru a individualiza serviciile oferite în cadrul Complexului sportiv B., susţinând că această concluzie contravine probatoriului administrat. Astfel, înscrisurile depuse în cauză demonstrează că, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, fiecare componentă a complexului (pârtia de schi, parcul de aventură, traseul de biciclete) a fost individualizată prin denumiri distincte, care utilizau denumirea geografică "C.", dar întregul complex a fost promovat şi operat sub denumirea "B.".

În aceste condiţii, nu poate fi reţinută argumentaţia instanţei de apel potrivit căreia riscul de confuzie trebuie analizat doar în raport cu denumirile fiecărei părţi componente, şi nu în raport cu denumirea întregului complex. Această interpretare ignoră realitatea comercială şi practica uzuală pe piaţă, unde consumatorii identifică o entitate economică prin denumirea generală sub care aceasta este promovată şi exploatată.

Mai mult, instanţa de apel a susţinut în mod eronat că riscul de confuzie ar fi inexistent din cauza diferenţei dintre titularii drepturilor - Municipiul Bistriţa, în calitate de unitate administrativ-teritorială, şi apelanta, în calitate de societate privată. Această argumentaţie este greşită din punct de vedere juridic, deoarece:

Protecţia mărcilor nu este condiţionată de statutul juridic al titularului drepturilor, ci de impactul utilizării mărcii asupra consumatorilor şi asupra concurenţei pe piaţă.

Riscul de confuzie nu este exclus doar pentru că un serviciu este prestat de o entitate publică, dacă activitatea desfăşurată este de natură comercială şi generează concurenţă cu operatorii privaţi.

Recurenţii subliniază că instanţa de apel a acreditat, în mod nejustificat, ideea că denumirea unui complex sportiv ar trebui analizată separat de denumirile componentelor sale, analogizând situaţia cu un exemplu ipotetic privind marca x. Instanţa a sugerat că, dacă cineva ar uzurpa marca x şi ar utiliza-o pentru mai multe modele de autovehicule, fiecare model având o denumire diferită, titularul mărcii x nu ar putea solicita interzicerea utilizării acesteia.

Această analogie este complet eronată, deoarece:

Utilizarea unei mărci pentru a desemna întregul complex creează un impact asupra percepţiei consumatorului, indiferent de denumirile specifice ale unor părţi componente.

Marca x este protejată pentru toate modelele sale, chiar dacă acestea au şi o denumire adiţională distinctivă. În mod similar, utilizarea denumirii "B." pentru întregul complex sportiv trebuie analizată prin raportare la mărcile înregistrate de recurenţi, fără a fi diminuată de existenţa unor denumiri suplimentare pentru părţile componente.

În concluzie, instanţa de apel a aplicat greşit normele de drept material, întrucât utilizarea unor denumiri distincte pentru părţile componente ale complexului nu este de natură să excludă protecţia mărcii pentru denumirea întregului ansamblu.

Un alt aspect criticat de recurenţi priveşte modul defectuos în care instanţa de apel a abordat principiul specialităţii mărcilor şi protecţia împotriva confundării. Aceştia subliniază că protecţia mărcii nu este condiţionată de utilizarea efectivă pentru toate produsele şi serviciile pentru care a fost înregistrată, ci se menţine atâta timp cât nu a intervenit renunţarea sau decăderea din drepturi.

În acest context, instanţa de apel trebuia să analizeze dacă utilizarea denumirii "B." pentru complexul sportiv intră în conflict cu categoriile de produse şi servicii pentru care marca apelantei este protejată, şi nu să excludă automat protecţia pe motivul că denumirile părţilor componente sunt diferite.

Mai mult, argumentul conform căruia titularul serviciilor este o unitate administrativ-teritorială, iar titularul mărcii este o societate privată nu poate justifica inexistenţa unui risc de confuzie. Instanţa pare să fi adoptat, în mod voalat, argumentaţia pârâtului-intimat conform căreia acesta ar presta un serviciu public şi, prin urmare, nu ar intra în concurenţă cu apelanta.

Această interpretare este greşită, întrucât instanţa trebuia să analizeze: dacă activitatea desfăşurată de Municipiul Bistriţa pe piaţa relevantă este una comercială şi dacă se comportă ca o întreprindere; dacă această activitate generează o distorsiune concurenţială, afectând titularul mărcii înregistrate.

Recurenţii susţin că instanţa de apel a eşuat în a examina dacă Municipiul Bistriţa acţionează ca un operator economic pe piaţă, ceea ce ar impune aplicarea regulilor dreptului concurenţei.

Potrivit jurisprudenţei CJUE, o entitate poate fi considerată întreprindere dacă desfăşoară o activitate economică, independent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată. În acest sens, perceperea unor tarife similare cu cele ale operatorilor privaţi demonstrează că activitatea desfăşurată nu este una de natură strict publică, ci una concurenţială.

În plus, recurenţii fac trimitere la articolul 5 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, care sancţionează producerea, importul, vânzarea sau promovarea unor servicii sub o denumire care induce în eroare consumatorii cu privire la originea acestora.

În acest context, Municipiul Bistriţa a utilizat denumirea "B." într-un mod care poate crea confuzie în rândul consumatorilor, afectând drepturile conferite de marcă şi avantajând artificial o activitate economică desfăşurată în regim concurenţial.

Potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), evaluarea riscului de confuzie trebuie să fie una globală şi să ţină cont de gradul de similaritate vizuală, fonetică şi conceptuală dintre semnele aflate în conflict, precum şi de gradul de distinctivitate al mărcii. De asemenea, trebuie analizat modul în care consumatorii percep aceste semne şi dacă există o posibilitate reală ca aceştia să considere că produsele sau serviciile provin de la aceeaşi întreprindere ori de la întreprinderi legate economic.

A ignorat faptul că denumirea "B." este elementul dominant şi distinctiv al mărcii apelantei, iar includerea sa în denumirea unui complex sportiv poate crea confuzie cu mărcile înregistrate pentru servicii similare.

Nu a evaluat impactul real asupra consumatorilor, care nu fac distincţia între titularii serviciilor (municipalitate versus societate privată), ci percep brandul prin denumirea sub care este promovat şi utilizat în mod comercial.

A aplicat eronat criteriile de evaluare a riscului de confuzie, considerând că acesta există doar atunci când un semn identic este utilizat direct pe produse sau servicii, fără a ţine cont de efectele utilizării unei denumiri similare asupra percepţiei consumatorilor.

Curtea de apel a apreciat că nu poate exista un conflict între marcă şi denumirea complexului sportiv, deoarece marca trebuie folosită în mod direct pe produse sau servicii pentru a se reţine încălcarea drepturilor asupra acesteia.

Dreptul mărcilor protejează nu doar utilizarea semnelor identice sau similare pe produse sau servicii, ci şi orice utilizare care poate induce în eroare consumatorii cu privire la originea acestora.

O marcă poate fi încălcată şi prin utilizarea sa în denumirea unei entităţi comerciale, dacă aceasta creează o impresie falsă asupra legăturii dintre întreprinderi.

Astfel, utilizarea termenului "B." în denumirea Complexului sportiv B. creează un risc real de confuzie, chiar dacă acesta nu este utilizat direct pe produsele oferite în cadrul complexului.

Instanţa de apel a motivat inexistenţa riscului de confuzie şi prin faptul că titularii serviciilor sunt diferiţi - apelanta fiind o societate privată, iar Municipiul Bistriţa fiind o unitate administrativ-teritorială.

Consumatorii nu analizează titularitatea juridică a unui brand, ci percep denumirile comerciale ca elemente distinctive ale produselor şi serviciilor oferite.

O administraţie publică poate acţiona pe piaţă ca un operator economic, desfăşurând activităţi concurenţiale cu alţi agenţi economici.

Dreptul mărcilor nu face distincţie între entităţile publice şi private în ceea ce priveşte interdicţia utilizării unor semne identice sau similare cu mărci înregistrate.

Prin urmare, argumentul instanţei privind diferenţa de titularitate este irelevant în determinarea riscului de confuzie.

Un alt aspect criticat de recurenţi este modul în care instanţa de apel a analizat relaţia dintre denumirea întregului complex sportiv şi denumirile componentelor sale.

Instanţa a considerat că, atâta timp cât fiecare parte componentă are o denumire distinctă (ex. Pârtia C., Parcul de Aventură C.), utilizarea denumirii generale "Complexul sportiv B." nu generează un risc de confuzie.

Consumatorii percep un brand în ansamblu, iar utilizarea unei denumiri similare pentru întregul complex poate induce în eroare, chiar dacă părţile componente au denumiri specifice.

Marca înregistrată protejează şi utilizarea sa în denumiri generale ale unor servicii, nu doar aplicarea directă pe produse sau pe fiecare componentă a acestora.

Astfel, instanţa trebuia să analizeze riscul de confuzie raportat la întregul complex sportiv, nu doar la fiecare parte componentă a acestuia.

Recurenţii susţin că instanţa de apel a eşuat şi în analiza impactului utilizării mărcii asupra concurenţei. Astfel, Municipiul Bistriţa a utilizat termenul "B." într-un mod care afectează operatorii privaţi care au înregistrat marca şi care sunt supuşi concurenţei loiale şi induce în eroare consumatorii, care pot presupune în mod eronat că există o asociere între pârât şi titularul mărcii.

În acest context, recurenţii invocă articolul 5 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, care sancţionează orice utilizare a unei denumiri comerciale care poate crea confuzie cu privire la originea produselor sau serviciilor.

Prin urmare, instanţa de apel trebuia să analizeze dacă Municipiul Bistriţa acţionează ca un operator economic pe piaţă şi dacă utilizarea denumirii "B." constituie o formă de concurenţă neloială.

Evaluarea riscului de confuzie trebuie realizată în mod global, ţinând cont nu doar de similitudinea serviciilor, ci şi de impactul comercial al utilizării unei denumiri similare pentru întregul complex sportiv.

Denumirea "B." este utilizată în mod dominant, iar consumatorii pot face o legătură directă cu marca apelantei, indiferent de includerea unor termeni suplimentari.

Nu s-a realizat o analiză a modului în care serviciile sunt promovate şi percepute pe piaţă, aspect esenţial în evaluarea confuziei.

Prin urmare, instanţa trebuia să analizeze percepţia reală a consumatorilor şi impactul comercial al utilizării denumirii "B.", nu să excludă riscul de confuzie pe baza unor elemente secundare.

Recurenţii au depus în data de 02 februarie 2024, în interiorul termenului legal de declarare şi motivare a căii de atac, un memoriu de completare a motivelor de recurs.

Recurenţii îşi menţin în integralitate motivele de recurs formulate anterior şi, prin prezentul memoriu, aduc noi critici deciziei atacate, care se circumscriu motivelor de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) C. proc. civ., respectiv: art. 488 alin. (1) pct. 6 - hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau cuprinde motive contradictorii ori străine de natura cauzei; art. 488 alin. (1) pct. 8 - hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material.

În acest sens, recurentele au arătat încă din faza iniţială a litigiului că, potrivit art. 39 din Legea nr. 84/1998, înregistrarea unei mărci conferă titularului un drept exclusiv asupra acesteia şi dreptul de a solicita instanţei competente interzicerea utilizării neautorizate a unui semn identic sau similar, dacă acesta poate genera confuzie în percepţia publicului.

Cu toate acestea, prin decizia atacată, instanţa de apel a analizat doar ipoteza prevăzută de art. 39 alin. (2) lit. b), omiţând complet analiza celorlalte ipoteze prevăzute de textul legal, în special pe cea reglementată de art. 39 alin. (2) lit. a), referitoare la utilizarea unui semn identic pentru produse sau servicii identice.

Această omisiune constituie un viciu grav de motivare, în condiţiile în care recurentele au invocat expres toate ipotezele prevăzute de art. 39 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, iar instanţa trebuia să le analizeze în cascadă, astfel cum a fost solicitat. Prin urmare, decizia atacată este nemotivată în această privinţă, ceea ce impune casarea hotărârii şi rejudecarea cauzei.

Potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, în cazul în care se constată utilizarea unui semn identic cu marca protejată, pentru produse sau servicii identice, nu este necesară analiza riscului de confuzie, întrucât acesta este prezumat de lege.

Prin urmare, instanţa de apel nu trebuia să analizeze exclusiv ipoteza prevăzută la lit. b), ci) să verifice în primul rând dacă sunt întrunite condiţiile de la lit. a), iar) dacă acestea erau îndeplinite, nu mai era necesar să se analizeze existenţa riscului de confuzie.

În speţă, recurentele au arătat că denumirea "B." este utilizată de către pârât într-un context mai larg, fiind parte din denumirea "Complex Sportiv şi de B.". Cu toate acestea, elementul distinctiv şi definitoriu este "B.", iar acest semn este identic cu marca deţinută de recurente, fiind folosit pentru servicii identice.

Instanţa a constatat acest aspect, însă în mod greşit nu a aplicat prezumţia legală a confuziei, conform art. 39 alin. (2) lit. a), ceea ce constituie o încălcare a normelor de drept material şi impune casarea hotărârii atacate.

Potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), criteriile pentru determinarea similarităţii şi a riscului de confuzie între mărci impun o analiză globală a tuturor factorilor relevanţi, incluzând: gradul de similitudine vizuală, fonetică şi conceptuală între semne; gradul de distinctivitate a mărcii anterioare; gradul de atenţie al publicului relevant; gradul de interdependenţă între aceşti factori (cauza C-251/95 SABEL BV c. Puma AG, cauza C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH).

În speţă, instanţa de apel nu a aplicat aceste principii, limitându-se la o analiză superficială a similarităţii denumirilor şi omiţând să ia în considerare impactul real asupra consumatorului.

Totodată, au precizat că au demonstrat că marca "B." are un caracter distinctiv puternic, fiind utilizată constant şi având notorietate pe piaţă, aspect care amplifică riscul de confuzie. Cu toate acestea, instanţa a omis să analizeze aceste aspecte, ceea ce constituie o încălcare a principiilor unionale şi un motiv de casare a hotărârii atacate.

5. Apărările formulate în cauză

Intimatul Municipiul Bistriţa, prin reprezentantul său legal, a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului şi menţinerea deciziei atacate, considerând-o temeinică şi legală.

Intimatul susţine că Tribunalul Bistriţa-Năsăud şi Curtea de Apel Cluj au reţinut corect starea de fapt, constatând că dispoziţiile legale invocate de recurenţi nu îşi găsesc aplicabilitatea şi că nu există o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale acestora.

De asemenea, recurenţii nu au adus probe suficiente pentru a demonstra contrafacerea mărcilor lor.

A mai precizat faptul că denumirea "B." este utilizată în cadrul unui proiect public de infrastructură sportivă în contextul Proiectului "Amenajare parc în cadrul complexului sportiv şi de agrement - B., Municipiul Bistriţa", care a fost iniţiat în 2018 şi face parte din Strategia de Dezvoltare Locală 2010-2030.

Complexul sportiv nu este un proiect comercial şi nu urmăreşte obţinerea de profit, ci oferă servicii publice de interes local.

Potrivit art. 102 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, contrafacerea unei mărci presupune utilizarea unui semn identic sau similar în activitatea comercială.

Concluzionând, intimatul arată că nu desfăşoară activităţi comerciale, iar veniturile generate sunt folosite exclusiv pentru întreţinerea şi funcţionarea serviciilor publice şi că decizia recurată respectă rigorile art. 425 C. proc. civ., fiind complet motivată şi bazată pe o analiză detaliată a probelor administrate.

Recurenţii au solicitat publicarea hotărârii în două cotidiene naţionale, însă intimatul consideră că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru această măsură, în temeiul art. 16 din O.U.G. nr. 100/2005.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul declarat este fondat pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

Împrejurările cauzei relevante pentru soluţionarea litigiului sunt următoarele:

Reclamantul persoană fizică este titularul a două mărci naţionale înregistrate, şi anume:

- MN nr. x cu denumirea B., figurativă, individuală, dată de depozit 02.02.2022, înregistrată pentru servicii din clasele Nisa 35, 41 şi 43, cuprinzând în reprezentarea grafică un semn circular în cadrul căruia, pe fond albastru este reprezentată cu culoare galbenă lit. W) în formă stilizată, rotunjită, cercul având la extremităţi amplasate culorile galben şi albastru în mod alternativ; sub acest semn se află scris cuvântul B. cu iniţială majusculă;

- MN nr. x cu denumirea B., verbală, individuală, dată de depozit 02.02.2022, înregistrată pentru servicii din clasele Nisa 35, 41 şi 43.

Reclamanta persoană juridică are calitatea de licenţiat faţă de cele două mărci indicate.

Prin acţiune s-a susţinut încălcarea drepturilor exclusive rezultate din aceste două înregistrări prin folosirea semnului B. de către pârâtul Municipiul Bistriţa în cadrul Complexului sportiv şi de B. şi al Resortului Ski B., pe care le deţine şi administrează şi s-a solicitat încetarea acestei încălcări.

În susţinerea pretenţiilor, reclamanţii s-au referit la prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 84/11998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, text potrivit cu care:

"(2) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii înregistrate, titularul acesteia poate cere instanţei judecătoreşti competente, printr-o acţiune în contrafacere, să interzică terţilor să utilizeze, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său:

a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată;

b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă;

c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii identice, similare sau diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România şi dacă prin utilizarea semnului fără motiv justificat se obţin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori se aduce atingere acestora;

d) un semn identic sau asemănător cu marca care este utilizat în alt scop decât acela de a distinge produsele sau serviciile, atunci când utilizarea acestui semn, fără motive întemeiate, atrage obţinerea de foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora."

Instanţele de fond şi apel au considerat acţiunea ca neîntemeiată, argumentele esenţiale fiind situate pe mai multe paliere:

- tribunalul a observat că pârâtul folosea semnul B. anterior datei de depozit a mărcilor reclamantelor, ceea ce conferă acestuia drepturi anterioare şi exclude aplicarea art. 39 din lege în beneficiul titularului. Această afirmaţie - eronată, deoarece simpla folosire a unui semn cu titlu de marcă, neînsoţită de înregistrare sau neataşată unei dispoziţii legale care să dea naştere unei protecţii de altă natură nu poate constitui anterioritatea la care se referă prima instanţă - a fost înlăturată corect de instanţa de apel şi nu face obiectul controlului judiciar, în absenţa unei căi de atac din partea părţii interesate (pârâtul);

- s-a mai reţinut de prima instanţă - raţionament validat de Curtea de apel - că "denumirea folosită de către pârât este "Complex Sportiv şi de B.", astfel că folosirea unui singur cuvânt identic cu marca protejată nu poate crea eventuale confuzii în percepţia publicului. Cuvântul "B." provine din limba engleză, este cunoscut publicului din România din literatură, astfel că acesta nu reprezintă un concept nou, care prin unicitate să facă trimitere la serviciile oferite de către reclamanţi.

Pentru a fi vorba de contrafacerea mărcii, potrivit Legii nr. 84/1998, trebuie să existe în mod obligatoriu un risc de confuzie în ochii publicului, incluzând riscul de asociere între produsele sau serviciile terţului şi produsele/serviciile aflate sub protecţia mărcii. Or, în speţă, chiar dacă există o identitate a unui element verbal, contrar susţinerilor reclamanţilor, nu se creează un risc de confuzie din moment ce pârâtul nu a acţionat niciodată sub denumirea de "B.", prezentându-se publicului ţintă doar cu denumirea de "Complex Sportiv şi de B.".

Este greu de imaginat cum clienţii ar putea fi "induşi în eroare" sau ar "confunda" serviciile oferite de pârât cu cele oferite de către reclamanţi, prin intermediul unei societăţi comerciale cu capital privat, întrucât este de notorietate că în cadrul "Complexului Sportiv şi de B." serviciile sunt oferite şi finanţate de către Municipiul Bistriţa."

- în completare, Curtea de apel a reţinut:

"La rândul său, pârâtul Municipiul Bistriţa foloseşte denumirea B., pe de o parte, în programul intitulat ˝Amenajare parc în cadrul complexului sportiv şi de agrement Unirea - Wonderland˝ Municipiul Bistriţa, program demarat din cursul anului 2018 şi finanţat cu fonduri europene nerambursabile.

Acest complex sportiv realizat de Municipiul Bistriţa are o singură pârtie de ski, denumirea folosită fiind ˝Pârtia de ski Cocoş˝, un parc de aventură intitulat ˝Parcul de aventură C. Bistriţa˝ şi trasee de bicicletă în cadrul ˝Bike Park Cocoş˝.

Astfel cum reiese din înscrisul de fila x, traseul pentru biciclete asigură ca tip de servicii urcarea cu telescaunul, inclusiv transportul bicicletei, coborârea urmând a fi făcută pe bicicletă. În privinţa pârtiei de schi, aceasta este deservită de un teleschi.

Pe de altă parte, din înscrisurile depuse la dosar de apelanţi, comparând serviciile prestate de B. S.R.L. care se pot suprapune peste cele regăsite în complexul sportiv al municipiului Bistriţa, Curtea constată că apelanta nu a probat că deţine cel puţin o pârtie de ski cu instalaţie de tip teleski/telescaun, în privinţa bicicletelor, apelanta oferă spre închiriere biciclete, în vreme ce municipiul Bistriţa oferă reţeaua de transport pentru circuit de biciclit în cadrul aceluiaşi parc unde se practică skiul. Nu în ultimul rând, apelanta nu oferă servicii de tip parcuri de aventură/căţărare.

În consecinţă, tipul de servicii asociate acestui parc sportiv sunt diferite de cele oferite de apelantă."

- s-a mai arătat în decizia recurată că "(…) analizând riscul de a se crea o confuzie datorită denumirii folosite de intimat vizavi de marca verbală B., Curtea reţine, pe de o parte, că denumirea propriu-zisă este Complex sportiv şi de B., nu doar B., iar, pe de altă parte, denumirea unui Complex sportiv, în sine, nu are funcţia de a distinge produse sau servicii, funcţie proprie mărcii.

Pornind de la aceste premise, apare un conflict între o marcă şi un nume comercial ori o denumire socială sau emblemă, în ipoteza în care terţul aplică semnul care constituie denumirea sa socială, numele său comercial sau emblema sa pe produsele pe care le comercializează, întrucât, în acest caz, are loc o utilizare "pentru produse".

Or, în speţă, Curtea de apel constată că intimatul Municipiul Bistriţa nu a folosit denumirea complexului pentru a individualiza pârtia de ski, parcul de aventură sau traseul de biciclete, ci, astfel cum reiese din înscrisurile depuse în probaţiune anterioare datei introducerii cererii de chemare în judecată, fiecare dintre aceste parcuri au fost individualizate cu câte o denumire distinctă de Municipiul Bistriţa, uzitând denumirea geografică a dealului pe care sunt situate, C..

În plus, nu poate exista un risc de confuzie între denumirea Complexului sportiv B. şi serviciile oferite de B. Cluj, dat fiind şi titularul serviciilor asigurate în cadrul acestui complex - municipiul Bistriţa, spre deosebire de o societate privată, în cel de-al doilea caz."

Statuând că nu există identitatea cerută de art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, în concluzia argumentelor reproduse, Curtea de apel a observat că nu este cazul aplicării nici al prevederilor art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, riscul de confuzie fiind înlăturat şi de faptul că nu există identitate de servicii.

- cu privire la marca figurativă nr. x, prima instanţă a reţinut că nu s-a circumstanţiat prin acţiune în ce mod a fost aceasta încălcată, iar Curtea de apel a observat că apelul nu conţine critici concrete referitoare la această marcă, astfel încât ea nu face obiectul analizei, ce se raportează exclusiv la marca verbală nr. x.

Toate aceste statuări sunt nelegale din mai multe puncte de vedere, criticile reclamantelor recurente întemeiate pe art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ. fiind fondate.

Se impune a sublinia în primul rând - din perspectivă formală, cum se va arăta - că instanţa de apel reţine ca fundament al analizării pretenţiilor reclamanţilor prevederile art. 102 din Legea nr. 84/1998, care au ca obiect de reglementare infracţiunea de contrafacere, alineatul al doilea (citat de instanţă) definind elementul constitutiv al acestei infracţiuni şi nu elementele delictului civil reclamat în cauză.

Fireşte că există o strânsă legătură între cele două reglementări, însă nu se poate pune semnul identităţii între caracteristicile celor două categorii de fapte ilicite; delictul civil reclamat prin acţiune este reglementat în legea specială de art. 39, invocat expres, iar expunerea art. 102 este lipsită de finalitate şi străină cauzei.

Această abatere este însă lipsită de efecte legale, deoarece instanţa de apel a avut în vedere şi norma de drept material proprie cauzei, prevederile art. 39, chiar dacă le-a aplicat greşit, cum se va argumenta.

În al doilea rând, este necesar a dezlega în prealabil chestiunile legate de temeiul de drept substanţial cu a cărui analiză au fost legal învestite instanţele de fond.

Astfel, cererea de chemare în judecată cuprinde indicarea art. 39 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, mai sus citat, fiind reproduse toate ipotezele pe care acesta le reglementează privind existenţa unei încălcări a drepturilor rezultate din înregistrarea mărcii, fără ca în mod expres să fie indicată una sau mai multe dintre aceste ipoteze.

În această situaţie, instanţa se găsea în situaţia reglementată de art. 22 alin. (4) C. proc. civ., potrivit cu care "Judecătorul dă sau restabileşte calificarea juridică a actelor şi faptelor deduse judecăţii, chiar dacă părţile le-au dat o altă denumire. În acest caz judecătorul este obligat să pună în discuţia părţilor calificarea juridică exactă.", astfel încât era necesar a se observa, succesiv dezbaterii chestiunii, care dintre ipotezele de contrafacere reglementate de text sunt cuprinse explicit sau implicit în argumentarea cererii de chemare în judecată.

În acest context, se impune a arăta că în mod eronat reproşează recurenţii instanţei de apel omisiunea de a examina toate ipotezele reglementate de art. 39 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 - care au fost invocate "în cascadă", arată aceştia.

Dimpotrivă, odată pusă în discuţie de către instanţa de apel - în mod corect - calificarea acţiunii din perspectiva temeiului de drept substanţial invocat, reclamanţii erau chemaţi a realiza ei înşişi o atare calificare, chiar dacă odată cu învestirea instanţei această chestiune a fost afectată de echivoc.

Principiul disponibilităţii procesului civil - în componenta cuprinsă în alineatul al doilea al art. 9 C. proc. civ. - impune părţii ce sesizează instanţa civilă să determine obiectul şi limitele judecăţii, la care instanţa se va raporta în executarea obligaţiei sale de a se pronunţa asupra ceea ce s-a cerut şi din această perspectivă reclamantul nu poate cere instanţei să aleagă care dintre ipotezele legale posibile este incidentă şi să judece pricina în acele coordonate.

Această statuare - ce are aplicare generală, în orice proces civil - este cu atât mai mult justificată în cauza de faţă, deoarece în ipoteza cazurilor de contrafacere reglementate de art. 39 alin. (2) din legea mărcilor fiecare dintre acestea are un regim juridic şi probatoriu diferit, astfel încât toate operaţiunile care privesc administrarea şi conducerea procesului vor fi strâns legate de calificarea temeiului juridic al acţiunii.

Astfel, cazul de contrafacere prevăzut de art. 39 alin. (2) lit. a) presupune că pârâtul foloseşte un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca a fost înregistrată, caz în care admiterea acţiunii şi interzicerea folosirii semnului nu este condiţionată de verificarea existenţei riscului de confuzie, acesta fiind prezumat de lege atunci când semnul protejat este folosit întocmai fără drept pentru produse sau servicii identice.

În cazul de la lit. b) a textului, alături de identitatea sau similaritatea semnelor în conflict, respectiv a serviciilor şi/sau produselor pentru care marca este înregistrată şi a celor pentru care semnul identic sau similar este folosit fără drept, este necesar ca activitatea pârâtului să dea naştere riscului de confuzie ce include şi riscul de asociere.

Ipoteza reglementată de lit. c) a art. 39 alin. (2) se referă tot la folosirea unui semn identic sau similar pentru produse identice sau similare, dar aduce în discuţie o marcă anterioară care a dobândit un renume în România şi impune condiţia cumulativă ca prin utilizarea semnului fără motiv justificat să se obţină foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori să se aducă atingere acestora.

În fine, ipoteza de la lit. d) a textului se referă la un semn identic sau asemănător cu marca care este utilizat în alt scop decât acela de a distinge produsele sau serviciile, atunci când utilizarea acestui semn, fără motive întemeiate, atrage obţinerea de foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora.

Această expunere relevă faptul că nu revine instanţei sarcina de a alege teza de contrafacere ce se impune a fi analizată, ci reclamantul este primul chemat a evalua tipul de încălcare cu care învesteşte instanţa, pentru ca apoi să aducă argumentele şi probele corespunzătoare (spre exemplu, referitoare la renume, la profitarea de caracterul distinctiv, etc).

Fireşte, reclamantul poate deduce instanţei spre analiză mai multe temeiuri de drept ale pretenţiei sale, chiar dacă ele nu vor opera concomitent, urmând ca instanţa să le analizeze pe rând, în ordinea invocării lor, dar o atare afirmaţie nu semnifică o obligaţie a instanţei de a alege ea însăşi din mai multe temeiuri invocate în bloc, ci presupune ca reclamantul să îşi întemeieze cererea şi să argumenteze fiecare pretenţie în mod corespunzător.

De aceea, în speţă nu se putea cere instanţei de apel să analizeze toate temeiurile cuprinse în art. 39 alin. (2) din legea mărcilor, astfel cum în mod greşit pretind recurenţii, doar pentru că prevederile legale au fost invocate în mod generic; dimpotrivă, în exercitarea rolului activ şi cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (4) şi ale art. 9 alin. (2) C. proc. civ., instanţa era chemată a califica temeiul juridic al acţiunii din perspectiva specificului cererii şi al argumentelor invocate şi dezvoltate de reclamanţi.

Procedând astfel, se observă că ipoteza reglementată de art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 nu a fost nici expres şi nici implicit invocată prin acţiune; în acest sens este relevant că reclamanţii fac referire în dezvoltarea motivelor acţiunii la criteriile de analiză a similarităţii semnelor (vizuală, auditivă) şi la riscul de confuzie, inclusiv la jurisprudenţa CJUE în materia determinării riscului de confuzie - acestea fiind reperele specifice contrafacerii sancţionate de alin. (2) lit. b) din art. 39.

Chiar dacă o parte dintre argumentele expuse în cerere cuprind sintagma "similaritatea/identitatea semantică", acestea sunt echivoce şi nu permit încadrarea susţinerilor în ipoteza de contrafacere de la lit. a) - identitatea semnelor şi identitatea serviciilor - pentru că în cadrul aceloraşi paragrafe argumentele converg spre teza existenţei riscului de confuzie; înşişi reclamanţii arată în acest sens că "După cum se poate observa mărcile înregistrate conţin sintagma B., iar denumirea utilizată de pârât este compusă de asemenea din cuvântul B., astfel existând identitate între mărcile înregistrate şi elementul puternic distinctiv al denumirii utilizate de pârât.", supunând analizei identitatea dintre sintagma B. cuprinsă în mărcile invocate şi elementul dominant al sintagmei folosite de pârât, deci nu între marcă şi însuşi semnul folosit de pârât.

În fine, nu se poate identifica nici măcar un singur argument care să permită calificarea acţiunii din perspectiva prevederilor art. 39 alin. (2) lit. c) şi d) din lege, nefiind invocate nici renumele mărcii şi nici vreuna dintre ipotezele concrete acolo prevăzute.

În concluzia tuturor acestor argumente, Înalta Curte reţine că în speţă cererea reclamanţilor a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, instanţele fiind chemate a examina pretenţia de încălcare a drepturilor reclamantului persoană fizică asupra mărcilor sale prin folosirea de semne identice sau similare pentru servicii identice sau similare cu cele pentru care mărcile sunt înregistrate, dacă prin aceasta s-a produs riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere între semn şi marcă.

Revenind la legalitatea dezlegărilor Curţii de Apel, instanţa de recurs constată că analiza similarităţii semnelor în conflict, respectiv a produselor/serviciilor în discuţie s-a realizat incomplet şi cu ignorarea regulilor ce rezultă din lege şi din jurisprudenţa obligatorie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în materia interpretării Regulamentului şi Directivei mărcilor - aceste dezlegări fiind aplicabile cauzei chiar dacă în speţă se cere protecţia unor mărci înregistrate pe cale naţională, pentru că odată cu aderarea României la Uniunea Europeană a avut loc armonizarea completă a legislaţiei naţionale cu cea comunitară sub aspectul protecţiei mărcilor, ceea ce presupune caracterul uniform al protecţiei mărcilor naţionale şi respectiv ale Uniunii Europene.

Deşi a enunţat în mod corect aceste reguli de analiză, Curtea de apel a procedat la soluţionarea cauzei cu nesocotirea lor, iar această împrejurare se subsumează cazului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., având în vedere că jurisprudenţa evocată cuprinde dezlegări cu caracter obligatoriu pentru instanţele naţionale referitoare la aplicarea şi interpretarea normelor de drept substanţial incidente cauzei, emise în aplicarea art. 267 TFUE, şi, prin urmare, omisiunea de a le avea în vedere conduce la aplicarea greşită însăşi a acelor dispoziţii legale.

Astfel, cu privire la semnele aflate în conflict, instanţele au reţinut că pârâtul foloseşte denumirea "Complex Sportiv şi de B." pentru un complex sportiv de agrement pe care unitatea administrativ teritorială l-a dezvoltat, însă pe de-o parte folosirea întregii denumiri exclude confuzia cu marca B., iar pe de altă parte înţelesul din limba engleză al acestei sintagme este cunoscut şi "nu reprezintă un concept nou, care prin unicitate să facă trimitere la serviciile oferite de către reclamanţi."

În acelaşi context, Curtea de apel a arătat că pârâtul a uzat denumirea mai sus evocată pentru a individualiza complexul comercial, însă că semnul B. nu a fost folosit pentru desemnarea pârtiei de schi, a parcului de aventură sau a traseului de biciclete, care poartă denumiri ce sugerează situarea lor geografică, în condiţiile în care reclamantele nu au dovedit că prestează servicii specifice practicării schiului sau ciclismului.

În fine, a fost considerată relevantă pentru analiză împrejurarea că reclamantele sunt subiecte de drept privat şi pârâtul este o autoritate publică.

Înalta Curte constată că instanţa de apel (şi implicit şi tribunalul) au omis a avea în vedere următoarele elemente determinante, respectiv au apreciat greşit chestiunile relevante pentru cauza de faţă:

a) era necesar a compara semnul utilizat de pârât în ansamblul său cu mărcile reclamantului şi nu doar un element din sintagma utilizată de pârât pentru desemnarea complexului sportiv; în acest context, constatarea că denumirea folosită de pârât pentru a desemna complexul sportiv în discuţie cuprinde întocmai şi în totalitate marca verbală a reclamantului era punctul de plecare al unei analize de similaritate a semnelor - ale cărei indicii erau date chiar de preluarea întocmai a elementului respectiv - şi nu putea sta la baza unei afirmaţii în sensul că denumirea utilizată de pârât este mai complexă şi nu cuprinde doar elementul verbal protejat în beneficiul reclamantului şi aceasta este suficient pentru înlăturarea similarităţii.

Pentru a lămuri corect această problemă litigioasă, instanţa de apel trebuia să se raporteze la dezlegările cuprinse în jurisprudenţa europeană, iar în privinţa situaţiei în care o marcă ulterioară (sau, corespunzător speţei, un semn utilizat cu titlu de marcă) include integral o marcă anterioară, alături de alte elemente, prezintă relevanţă Hotărârea Tribunalului Camera a opta din 25 martie 2010 în Cauzele conexate T-5/08-7/08 Société de Produits Nestlé S.A. şi OAPI - şi hotărârile acolo evocate pronunţate de Curtea de Justiţie - cu precădere paragrafele 37-39 pentru regulile generale de analiză, dar şi paragrafele 49-50 şi cele ce succed pentru ipoteza înglobării mărcii într-o marcă ulterioară.

De asemenea, prezintă interes şi cele statuate în hotărârea Curţii (Camera a doua) din 6 octombrie 2005 în Cauza C-120/04 Medion şi Thomson, deoarece Curtea a acceptat posibilitatea existenţei riscului de confuzie atunci când terţul foloseşte un semn ce include o marcă anterioară (în speţă D.) alături de o marcă proprie sau de denumirea comercială a terţului (THOMSON); a fortiori, atunci când terţul alătură mărcii anterioare elemente care nu sunt la rândul lor protejate de drepturi proprii, această posibilitate nu poate fi exclusă.

b) de aceea, concomitent, era necesar a se determina dacă elementul B. - ce constituie marca verbală a reclamantului şi este reprodus întocmai în denumirea folosită de pârât - este sau nu elementul dominant al semnului pârâtului; corelativ, era necesar a evalua distinctivitatea adusă de celelalte elemente verbale componente ale denumirii în discuţie (cu observarea celor statuate în Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 12 iunie 2007 în cauza C-334/05 P OAPI şi Shaker.)

c) mărcile reclamantului sunt înregistrate şi ca atare se bucură de o prezumţie relativă de distinctivitate, ceea ce nu permite de plano o concluzie în sensul că marca verbală desemnează un cuvânt cunoscut ce nu este apt a diferenţia serviciile titularului de cele ale altor întreprinderi, afirmaţia tribunalului în acest sens (nesancţionată de curtea de apel) reprezentând practic o negare nejustificată a protecţiei ce rezultă din înregistrarea mărcilor; în schimb, o eventuală apărare a pârâtului privind caracterul slab distinctiv al mărcilor era necesar a fi evaluată tocmai în contextul prezumţiei de distinctivitate rezultată din înregistrare;

d) legat de funcţia semnului "Complex Sportiv şi de B.", Curtea de apel a reţinut că pârtia de schi şi traseul de biciclete poartă denumiri distincte (Pârtia de schi C. şi respectiv Bike Park C.) şi din această perspectivă denumirea reclamată nu are funcţia de a distinge produse sau servicii, nefiind folosită "pentru produse"; cu toate acestea, în cuprinsul deciziei se reţine totodată că pârâtul utilizează denumirea pentru a identifica complexul sportiv şi de agrement pe care l-a demarat în anul 2018.

Aceste constatări sunt, prin ele însele, contradictorii, deoarece folosirea unei denumiri diferite pentru pârtie şi traseul de biciclete apare ca argument pentru a conchide în sensul neutilizării denumirii "Complex Sportiv şi de B." cu titlu de marcă.

Or, dacă această din urmă denumire este folosită pentru desemnarea complexului sportiv respectiv, atunci se impune a verifica în concret, prin raportare la probele administrate, în ce măsură ea este folosită cu funcţie de marcă, din această perspectivă faptul că pârtia şi traseul de biciclete (care funcţionează în cadrul complexului) au o identificare distinctă nefiind determinant pentru această analiză.

Este aplicabil, în această privinţă, art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., deoarece confuzia pe care o induc constatările instanţei de apel cu privire la împrejurările relevante ale cauzei este determinantă pentru admiterea căii de atac, neputând fi verificată corecta aplicare a legii cât timp faptele nu sunt pe deplin stabilite.

e) conex chestiunii folosirii semnului cu titlu de marcă, cu privire la similaritatea produselor şi serviciilor, instanţele au valorificat greşit argumentul că reclamanţii nu au dovedit a presta servicii cum sunt cele prestate de pârât - operarea unei pârtii de schi sau a unui traseu de biciclete.

Primo, şi această afirmaţie se contrazice cu cea privind nefolosirea semnului B., deoarece dacă pârtia de schi şi traseul de biciclete nu sunt operate sub denumirea în discuţie, atunci nu prezintă relevanţă această categorie de servicii.

Secundo, chiar depăşind această chestiune, statuarea instanţei reflectă o greşită aplicare a legii.

Astfel, titularul mărcii a obţinut protecţie prin înregistrare pentru serviciile mai sus arătate din clasele 35, 41 şi 43, astfel încât o eventuală încălcare a drepturilor izvorâte din înregistrare trebuie să aibă în vedere - în coordonatele art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 - utilizarea unui semn identic sau similar pentru servicii identice sau similare dintre cele pentru care marca a fost înregistrată.

Din această perspectivă, raportarea instanţei de apel la servicii prestate efectiv de reclamanţi (şi nu la serviciile pentru care se poate pretinde protecţie) este realizată cu aplicarea greşită a prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 - care se referă la întinderea protecţiei şi nu la utilizarea mărcii de către titular - astfel că este aplicabil, de asemenea art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

De aceea, se impune pe de-o parte ca instanţa de apel să determine în ce mod concret este folosită denumirea "Complex Sportiv şi de B." de către pârât - şi dacă sub această denumire se prestează servicii ce califică utilizarea ca marcă şi pe de altă parte să compare serviciile pentru care titularul justifică protecţie cu serviciile pentru care semnul este folosit de pârât, pentru a verifica existenţa identităţii sau a similarităţii (eventual cu componenta complementarităţii - când serviciile sunt atât de strânse legate prin folosirea lor împreună, încât unul dintre ele este rar sau deloc întâlnit în absenţa celuilalt).

Legat de aceeaşi chestiune a întinderii protecţiei, se impune a constata că recurenţii au pretins prin motivele căii de atac că cele două mărci de care s-au prevalat în cauză justifică protecţie pentru toate serviciile incluse în clasa 41.

În speţă, cele două mărci au fost depuse la înregistrare la data de 2.02.2022, când art. 10 al Legii nr. 84/1998 prevedea:

"(1) Produsele şi serviciile pentru care se solicită protecţia mărcii sunt indicate de către solicitant cu suficientă claritate şi precizie pentru a permite autorităţilor competente şi operatorilor economici să determine întinderea protecţiei solicitate.

(2) Produsele şi serviciile pentru care se solicită înregistrarea unei mărci se clasifică în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit de Clasificarea de la Nisa. Produsele şi serviciile sunt grupate pe clase, fiecare grup de produse sau servicii fiind precedat de numărul clasei căreia îi aparţine, în ordinea claselor.

(3) Utilizarea unor termeni generali sau a indicaţiilor generale cuprinse în titlurile claselor din Clasificarea de la Nisa se interpretează ca incluzând toate produsele sau serviciile acoperite de sensul literal al indicaţiei sau al termenului respectiv.

(4) Produsele şi serviciile nu pot fi considerate ca asemănătoare pe motiv că figurează în aceeaşi clasă şi nici nu pot fi considerate ca fiind diferite pe motiv că figurează în clase diferite ale Clasificării de la Nisa."

Aceste dispoziţii legale (ce anterior republicării din anul 2020 au făcut obiectul art. 9¹) au fost introduse în Legea nr. 84/1998 prin Legea nr. 112/2020, ce a fost adoptată cu scopul declarat de a transpune Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria x, nr. 336 din 23 decembrie 2015.

Directiva prevede în considerentul 37:

"Pentru a asigura securitatea juridică în ceea ce priveşte domeniul de aplicare al drepturilor conferite de mărci şi pentru a facilita accesul la protecţia mărcilor, denumirea şi clasificarea produselor şi a serviciilor care fac obiectul unei cereri de marcă ar trebui să respecte aceleaşi norme în toate statele membre şi ar trebui să fie aliniate la cele aplicabile mărcilor UE. Pentru a permite autorităţilor competente şi operatorilor economici să determine, numai pe baza cererii, amploarea protecţiei solicitate pentru mărci, denumirea produselor şi a serviciilor ar trebui să fie suficient de clară şi de precisă. În cazul în care sunt utilizaţi termeni generali, aceştia ar trebui interpretaţi ca referindu-se numai la produsele şi la serviciile pe care le desemnează în sens literal. Din motive de claritate şi securitate juridică, oficiile centrale pentru proprietatea industrială din statele membre şi E. ar trebui, în cooperare reciprocă, să depună eforturi pentru a întocmi o listă care să reflecte practicile lor administrative în ceea ce priveşte clasificarea produselor şi serviciilor."

În acest sens, Directiva transpusă prevede în art. 39 alin. (3)-(5):

"(3) În sensul alin. (2), se pot utiliza indicaţiile generale incluse în titlurile claselor cuprinse în Clasificarea Nisa sau alţi termeni generali, cu condiţia ca aceştia să respecte standardele necesare de claritate şi precizie prevăzute prin prezentul articol.

(4) Oficiul respinge o cerere, în măsura în care indicaţiile sau termenii sunt neclari sau imprecişi, dacă solicitantul nu sugerează o formulare acceptabilă în termenul stabilit de către oficiu în acest sens.

(5) Utilizarea termenilor generali, inclusiv a indicaţiilor generale ale titlurilor claselor din Clasificarea Nisa, se interpretează ca incluzând toate produsele sau serviciile cuprinse în mod clar în sensul literal al indicaţiei sau al termenului. Utilizarea acestor termeni sau indicaţii nu se interpretează ca incluzând o cerere privind produsele sau serviciile care nu sunt cuprinse în respectivul sens."

Prin urmare, întinderea protecţiei este determinată în funcţie de intenţia manifestată explicit de titular, în absenţa unei declaraţii conform celor de mai sus urmând ca marca să fie protejată exclusiv pentru produsele şi/sau serviciile indicate literal în cererea de înregistrare (chiar dacă acestea coincid cu titlurile claselor) şi nu pentru toate serviciile cuprinse în detalierea clasificării de la Nisa pentru clasele indicate.

De aceea, afirmaţia recurenţilor în sensul că mărcile în discuţie se bucură de protecţie pentru toate serviciile incluse în clasă nu poate fi primită în absenţa verificării circumstanţelor concrete în care înregistrarea s-a realizat.

Astfel, dacă titularul a indicat, în acord cu art. 39 din Directivă şi cu art. 10 din legea naţională, că solicită acordarea protecţiei pentru toate serviciile incluse în clasele indicate în cererea sa de înregistrare a mărcii, atunci instanţa va verifica existenţa similarităţii sau a identităţii prin raportare la toate acestea.

În caz contrar, indicarea titlului clasei de către titularul cererii îi asigură acestuia protecţie numai pentru serviciile literal cuprinse în acest titlu, în speţă: din clasa 35 - publicitate, administrarea, organizarea şi managementul afacerilor, lucrări de birou, din clasa 41 - educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive şi culturale, iar din clasa 43 - servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare temporară.

Această chestiune este nelămurită însă în cauză, pentru că nu a făcut obiectul verificărilor şi analizei instanţei de apel şi ea nu poate fi tranşată pe fond în această etapă a judecăţii, presupunând verificări de fapt.

f) eronat s-a raportat instanţa de apel (alături de prima instanţă) la calităţile părţilor, de întreprindere privată - pentru reclamanţi - şi respectiv de autoritate publică pentru pârât.

Nu argumentează Curtea de apel în niciun fel care este relevanţa acestei împrejurări în analiza riscului de confuzie, iar instanţa de recurs observă că, de principiu, calitatea personală a utilizatorului unui semn poate fi relevantă exclusiv în determinarea chestiunii folosirii semnului cu titlu de marcă, ceea ce însă nu s-a realizat în cuprinsul deciziei recurate.

O teză legată de aceste calităţi ale părţilor este indusă neexplicit de apărările pârâtului, care arată că el nu acţionează în cadrul Complexului Sportiv şi de B. în scopul realizării unui profit, dar acest aspect nu este determinant nici el în examinarea încălcării dreptului la marcă.

Astfel, rezultă din susţinerile părţilor că folosirea de către public a serviciilor prestate în cadrul complexului sportiv se realizează contra unei taxe (destinaţia acesteia de venit la bugetul autorităţii publice fiind recunoscută expres de pârât); în aceste coordonate, fie că taxa respectivă finanţează funcţionarea complexului (întreţinere, salarii, utilităţi, etc), fie că ea intră în bugetul autorităţii pârâte, unde primeşte o altă destinaţie, aceste chestiuni nu au o înrâurire hotărâtoare asupra posibilităţii pârâtului de a fi ţinut răspunzător pentru încălcarea drepturilor reclamantului persoană fizică asupra mărcilor.

Contrar susţinerilor pârâtului, noţiunea de profit realizat ca urmare a activităţii - în sens contabil - nu este determinantă pentru raportul juridic litigios, esenţial fiind însă să se constate dacă cel împotriva căruia se formulează acţiunea în contrafacere asociază unor servicii pe care le prestează un semn identic sau similar cu cel pentru care reclamantul a obţinut protecţie, situaţie în care destinatarul serviciilor - consumatorul mediu - poate să se înşele cu privire la provenienţa acestora, considerând că ele sunt furnizate de titularul mărcii sau de un întreprinzător care se găseşte într-o legătură economică cu acesta din urmă.

De aceea, Curtea de apel, cu ocazia rejudecării ce se va dispune, va fi chemată a realiza analiza specifică acţiunii formulate, cu respectarea principiilor şi a regulilor izvorâte din jurisprudenţa naţională şi europeană în materia protecţiei dreptului la marcă:

- se va proceda la verificarea identităţii sau a similarităţii mărcilor cu semnul folosit concret de pârât, cu realizarea analizei din perspectivă semantică, vizuală, auditivă;

- se va verifica dacă serviciile pentru care pârâtul foloseşte semnul sunt identice sau similare cu serviciile pentru care se va stabili (conform celor de mai sus) că reclamantul justifică protecţia prin înregistrările invocate;

- se va determina dacă există riscul de confuzie, ce include şi riscul de asociere, urmând a se va avea în vedere care este publicul ţintă al serviciilor pentru care marca justifică protecţie şi cum percepe acest public semnele în conflict, cu observarea faptului că o similaritate crescută a semnelor poate fi compensată cu o similaritate scăzută a serviciilor şi invers (C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer).

În acest context, reclamanţii nu sunt chemaţi a proba în mod direct confuzia în care s-ar fi aflat efectiv clienţii, ci instanţa este ţinută a realiza o analiză - ipotetică, prin definiţia noţiunii de risc - a modului în care semnele sunt percepute de publicul ţintă - consumatorul mediu -, a împrejurărilor concrete în care publicul este confruntat cu marca şi cu semnul utilizat de pârât şi în urma acestei analize să tragă o concluzie legată de existenţa riscului de confuzie.

g) cu privire la marca figurativă nr. x, Curtea de apel a reţinut greşit că limitele judecăţii sunt fixate de apelanţi numai la pretenţia de încălcare a mărcii verbale; dimpotrivă, motivele apelului declarat se referă concret la ambele mărci (marca verbală şi marca figurativă) şi respectiv la criteriile de comparaţie ale mărcilor figurative, ceea ce arată că prin apelul lor şi cu ajutorul efectului devolutiv al acestei căi de atac reclamanţii au păstrat în discuţie ambele mărci invocate prin acţiune.

Corelativ, se impune observaţia de principiu că în mod eronat a consemnat Curtea de apel faptul că reclamanţii nu au indicat concret cum ar fi fost încălcată marca figurativă, astfel că o atare încălcare nu poate fi examinată.

Cât timp, astfel cum s-a arătat mai sus, marca figurativă cuprinde şi ea elementul verbal protejat în cuprinsul mărcii verbale - B. - toate susţinerile reclamanţilor au a fi analizate şi din perspectiva pretenţiei de nesocotire a acestei mărci.

Este adevărat că parametrii de examinare a conflictului între un semn compus din elemente verbale şi o marcă figurativă anterioară sunt parţial diferiţi de cei care caracterizează raportul semn-marcă verbală, dar o atare împrejurare nu lipseşte de conţinut protecţia obţinută pentru marca figurativă B., ci cheamă instanţa a analiza dacă există risc de confuzie şi în privinţa acesteia.

La soluţionarea cauzei în rejudecare, Curtea de apel va avea în vedere toate aceste dezlegări în drept şi totodată, va lua în considerare şi jurisprudenţa obligatorie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în materia riscului de confuzie, parţial evocată chiar în decizia recurată, respectiv în motivele recursului declarat (incluzând, dar nu exclusiv C-39/97 Canon, C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-251/95 SABEL, C-120/04 Medion).

Faţă de toate argumentele expuse, în temeiul art. 497 raportat la art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ., Înalta Curte va admite recursul, va casa decizia recurată şi va trimite cauza la Curtea de apel pentru rejudecarea apelului declarat în cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de recurenţii-reclamanţi A. şi B. S.R.L. împotriva deciziei nr. 325/A din 22 noiembrie 2023 a Curţii de Apel Cluj, secţia I civilă, în contradictoriu cu intimatul-pârât Municipiul Bistriţa.

Casează decizia şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15 octombrie 2024.