Nume comercial similar unei mărci verbale. Interpretarea conținutului normei cuprinse în alineatul 1 litera a) al articolului 39 din Legea nr. 84/1998.
Cuprins pe materii : Drept civil. Dreptul proprietății intelectuale. Marcă.
Index alfabetic : marcă
- nume comercial
- acțiune în contrafacere
Legea nr. 84/1998, art. 39
În conformitate cu această normă, titularul unei mărci protejate prin lege nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială numele/denumirea titularului. Interpretarea logică și teleologică a textului – chiar dacă modul de formulare a normei este unul imperfect - conduce la concluzia că legiuitorul a făcut referire la „titularul” numelui sau a denumirii, așadar la terț, și nu la titularul mărcii pretins încălcate.
Art. 39 a fost conceput ca o derogare de la art. 36 din lege, care reprezintă temeiul juridic al cererii în contrafacere și care permite, ca regulă, titularului mărcii să solicite instanței judecătorești să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său, a unui semn identic sau similar cu marca anterior înregistrată, pentru produse sau servicii identice sau similare (sau chiar diferite, dacă sunt îndeplinite condițiile din art. 36 alin. 2 lit. c).
Astfel, art. 39 alin. (1) lit. a) din lege are în vedere utilizarea numelui comercial legal înregistrat, iar această interpretare corespunde celei date de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene prevederii din art. 6 alin. (1) lit. a) din Prima Directivă 89/104/CEE (actualmente Directiva 2008/95/CE), normă ce a fost transpusă în art. 39 alin. (1) lit. a) din legea română a mărcilor, cu un conținut identic, dar într-o traducere defectuoasă. În acest sens, Directiva prevede că „Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului (…) a numelui și a adresei sale”.
Secția I civilă, decizia nr. 925 din 22 februarie 2013
Prin sentința civilă nr. 1879 din 30.11.2011 a Tribunalului Neamț, s-au respins ca nefondate acțiunea în contrafacere și cererea de plata de daune morale, formulate de reclamanții P.V.S. și S.C R. G. S.A., în contradictoriu cu pârâta S.C R. S.R.L. totodată, s-a respins ca inadmisibilă cererea acelorași reclamanți de obligare a pârâtei la plata de daune cominatorii.
În motivarea sentinței, s-a reținut că temeiul juridic al cererii de chemare în judecată, formulate de reclamanții P.V.S., ca titular al mărcii individuale verbale „Rosal” și S.C R.G. S.A., licențiată conform contractului de licență din 29.12.2008, cu dreptul de a utiliza marca individuală verbală „Rosal”, se regăsește în dispozițiile art. 36-39 din Legea nr. 84/1998, care transpun în legislația națională prevederile art. 5 și 6 din prima Directivă 89/104/CEE din 21.12.1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind mărcile, articole privitoare la drepturile conferite de marcă și limitarea efectelor mărcii.
Potrivit acestor texte de lege, astfel cum au fost interpretate și de Curtea de Justiție a Comunităților Europene în hotărârea nr. C-17/06 din 11.09.2007 în cauza Celine, decizie-cadru în această materie, utilizarea de către un terț care nu a fost autorizat în acest scop, a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu marca anterioară, în cadrul unei activități de comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă, constituie o utilizare pe care titularul mărcii respective este îndreptățit să o interzică în conformitate cu art. 5 al. (1) lit. a) din prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988, în cazul în care este vorba de o utilizare pentru produse care aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii. S-a decis însă, că în acest ultim caz, art. 6 al. (1) lit. a) din Directivă se poate opune unei astfel de interdicții numai dacă utilizarea de către terț a denumirii sale sociale sau a numelui său comercial are loc conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.
Conform jurisprudenței constante a C.J.C.E., există patru condiții pentru aplicarea protecției mărcii în conflictul cu un semn (nume, denumire, emblemă): utilizarea să aibă loc în cadrul comerțului, utilizarea să aibă loc fără consimțământul titularului mărcii, utilizarea să aibă loc pentru produse și servicii identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca, utilizarea să aducă atingere sau să fie susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii și în special funcției sale esențiale de a garanta consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor.
Aceste condiții se cer a fi îndeplinite fără a distinge după cum marca este înregistrată anterior sau ulterior (cum este cazul de față) semnului cu care se reclamă a exista conflictul.
În speță, nu se contestă faptul că utilizarea denumirii „Rossal” de către pârâtă are loc în contextul unei activități comerciale care vizează un avantaj economic, și nu în domeniul privat. În consecință, semnul reclamat este utilizat în cadrul comerțului, fiind îndeplinită prima condiție legală.
Utilizarea acestui semn are loc fără consimțământul titularului mărcii, respectiv reclamantul persoană fizică, dată fiind notificarea trimisă pârâtei la data de 29.07.2010.
Deși atât societatea reclamantă cât și cea pârâtă își desfășoară activitatea în domeniul salubrității, iar utilizarea numelui ar fi susceptibilă a aduce atingere funcției esențiale a mărcii, cea de identificare a produselor unei anumite întreprinderi, față de alte produse de același tip, oferind beneficiarului posibilitatea orientării mai rapide spre produsele verificate din punct de vedere al calității, aparținând producătorilor care și-au câștigat o bună reputație, tribunalul a apreciat că nu este îndeplinită cea de-a treia condiție enumerată.
Astfel, deși numele pârâtei „Rossal” este similar mărcii „Rosal” ai cărei proprietari și utilizatori sunt reclamanții, adăugarea unei litere S neavând forța de a crea o diferență sesizabilă între acestea, și de a face ca numele să dobândească un caracter propriu și inconfundabil, iar similaritatea poate crea confuzie în rândul consumatorilor, utilizarea efectuată de pârâtă nu este pentru produse și servicii.
Are loc o utilizare „pentru produse sau servicii” în sensul art. 5 al. (1) din Directivă, atunci când se utilizează semnul, astfel încât se stabilește o legătură între semnul care constituie numele comercial și produsele comercializate sau serviciile furnizate. În interpretarea dată acestui text de către CJCE în decizia pronunțată în cauza Celine, s-a arătat că o denumire socială, un nume comercial sau o emblemă nu au, în sine, funcția de a distinge produse sau servicii. O denumire socială are ca obiect identificarea unei societăți, în timp ce un nume comercial sau o emblemă are ca obiect desemnarea unui fond de comerț. Așadar, atunci când utilizarea unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme se limitează la identificarea unei societăți sau la desemnarea unui fond de comerț, această utilizare nu ar putea fi considerată ca având loc „pentru produse sau servicii” în sensul art. 5 alin.(1) din Directivă.
În speță, folosirea de către pârâtă a denumirii sale se limitează la identificarea sa față de alți comercianți, așa cum se distinge din probatoriul administrat. Cercetarea la fața locului efectuată de instanță a relevat doar împrejurarea că pârâta are amplasat la intrarea în curtea sediului social un panou pe care sunt menționate denumirea și sediul, ceea ce are ca scop facilitarea identificării în teren a locației sediului său, iar pe spatele echipamentului de protecție al lucrătorilor s-a constatat a fi inscripționată denumirea completă a societății, ceea ce are ca scop identificarea angajaților ca aparținând acestei firme.
La cererea de chemare în judecată, reclamanții au atașat o planșă fotografică, în care este surprinsă o mașină de salubritate având pe partea laterală inscripția „Rossal”. La cercetarea la fața locului, fiind vizualizate mașinile de gunoi din parcul auto deținut de societatea pârâtă, astfel cum apar evidențiate în înregistrările Direcției de Impozite și Taxe Locale a mun. Roman, nu a fost identificat niciun autovehicul care să poarte asemenea inscripționări. De altfel, planșa fotografică depusă nici nu este relevantă, prin aceea că unghiul din care a fost efectuată nu permite vizualizarea numărului de înmatriculare, absolut necesar pentru identificarea autovehiculului și a aparținătorului său.
În lipsa acestor date, ținând cont că la cercetarea locală s-a constatat că singurele inscripționări evidențiate pe autovehicule sunt unele cu desăvârșire neutre, respectiv „Salubrizare”, „Ecologizare”, „Reciclare”, tribunalul a constatat că reclamanții nu au reușit să facă dovada susținerilor, în sensul că pârâta le-ar încălca drepturile conferite de marcă și le-ar aduce vreun prejudiciu, deși le revenea sarcina probării solicitărilor, în temeiul art. 1169 C.civ.
Față de aceste considerente și în aplicarea art. 39 al. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, tribunalul a respins acțiunea în contrafacere ca nefondată, dat fiind că din nicio probă administrată nu a reieșit faptul că pârâta și-ar folosi denumirea asemănătoare cu marca înregistrată ulterior de reclamantul P.V.S., în alt moduri decât cele conforme unor practici loiale. Astfel, denumirea societății, așa cum s-a arătat, este folosită doar circumscris scopului pentru care a fost legal recunoscută, și nu este folosită pentru identificarea serviciilor oferite.
Ca o consecință directă, cererea formulată de reclamanți în privința obligării pârâtei la plata de daune morale nu este fondată, dat fiind că o astfel de cerere putea fi analizată numai în condițiile în care cererea principală ar fi fost găsită întemeiată. Cererea de daune, având caracter accesoriu față de cererea principală și justificându-se doar în condițiile în care pârâta ar fi fost găsită culpabilă în acțiunea în contrafacere, de natură a produce prejudicii reclamanților, a avut aceeași soartă ca și cererea principală, fiind respinsă.
Referitor la cererea de obligare la plata de daune cominatorii, calculate atât ca o sumă globală, pentru perioada anterioară introducerii cererii de chemare în judecată, cât și ca un cuantum zilnic începând cu data depunerii cererii în instanță, tribunalul a reținut că, lăsând la o parte caracterul accesoriu și al acestor daune, la fel cu daunele morale, această cerere este în primul rând inadmisibilă, în aplicarea art. 5803 alin. (5) C.proc.civ., reclamanții neavând la îndemână o modalitate legală de a obține astfel de daune în cazul în care cererea lor s-ar fi dovedit justificată, iar pârâta ar fi dovedit pasivitate în îndeplinirea obligațiilor.
Prin decizia nr. 16 din 24.05.2012, Curtea de Apel Bacău, Secția I civilă, a admis apelul promovat de reclamanți împotriva sentinței menționate, pe care a schimbat-o în parte, în sensul admiterii în parte a acțiunii. Drept urmare, a obligat pârâta: să înceteze dreptul de a utiliza fără consimțământul reclamanților în activitatea sa comercială a oricărui produs și/sau serviciu ce poartă denumirea ”Rossal” ; să înceteze efectuarea fără consimțământul reclamanților a oricărei activități de utilizare, publicitate, producere ori comercializare, punere în circulație, export/import, plasare sub un regim suspensiv sau economic, precum și acordare a oricărei alte destinații vamale a oricărui produs ori serviciu ce poartă denumirea ”Rossal”. A menținut dispozițiile sentinței cu privire la respingerea celorlalte capete de cerere.
Instanța de apel a reținut că reclamantul P.V.S. este titularul mărcii ”Rosal”, marcă protejată pe o durată de 10 ani cu începere de la 3 decembrie 2003 și care face obiectul contractului de licență din 29 decembrie 2008 încheiat între titularul mărcii (licențiator) și licențiatul SC R.G. SRL.
Pârâta S.C. R. S.R.L. este înregistrată în Registrul Comerțului din 10 martie 2003.
Chiar dacă marca ”Rosal” a fost înregistrată ulterior înregistrării pârâtei în Registrul Comerțului, în mod evident, este protejată conform art. 36 din Legea nr. 84/1998 de orice contrafacere ulterioară înregistrării, independent de faptul că înregistrarea denumirii societății SC R. SRL, s-a făcut anterior.
Aceasta rezultă din modul de redactare al art. 37 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, care conferă drepturi solicitantului cererii încă de la înregistrarea mărcii (după publicare). În mod evident, scopul înregistrării unei mărci este acela de a o proteja de contrafacere. Astfel, în urma acestei înregistrări pârâta nu mai poate folosi servicii și/sau produse purtând denumirea de ”Rossal”, inclusiv denumirea societății S.C. R. S.R.L.
Instanța de apel a considerat că nu se poate reține că SC R. SRL a folosit denumirea firmei potrivit scopului prevăzut de lege, pentru individualizarea calității de comerciant, de vreme ce este vorba despre o societate care activează tot în domeniul salubrității. Or, marca ”Rosal” vizează (pct. 39 și 42 din anexa la certificatul de înregistrare a mărcii din 3 decembrie 2003) aceleași servicii.
Faptul că la momentul înregistrării denumirii societății nu se cunoștea despre existența S.C. R.G. S.A. sau despre marca ”Rosal” nu prezintă relevanță sub aspectul interzicerii pe viitor a utilizării mărcii.
Prima instanță transpune în considerentele sale un sofism, invocând dispozițiile art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, care au în vedere denumirea titularului (mărcii), iar nu a terțului - în speță, pârâta.
S-a apreciat că nu sunt aplicabile nici dispozițiile art. 39 alin. (2) coroborat cu art. 39 alin. (1) lit. c), de vreme ce marca nu este necesară pentru a indica destinația produsului sau a serviciului.
Curtea a remarcat faptul că este vorba despre o confuzie între marca „Rosal” și denumirea societății R. S.R.L., de vreme ce societățile pârâtă și reclamantă sunt participante la aceleași licitații, disputându-și practic același segment al pieței, context în care pârâta folosește în mod nelegal marca. Existența scriptică a dublului „S” nu este de natură a duce la altă concluzie, întrucât din punct de vedere fonic nu există diferențe.
În acest context nu mai prezintă relevanță dacă autovehiculele folosite de pârâtă sau salopetele angajaților acesteia au purtat inscripția de ”Rossal”.
Deși dreptul la numele comercial diferă de dreptul la marcă, în speță, confuzia este alimentată în mod voit, câtă vreme pârâta nu înțelege să-și schimbe denumirea societății.
Cu privire la despăgubiri, Curtea a apreciat că nu s-a făcut dovada vreunui prejudiciu moral sau material nici în ceea ce-l privește pe titularul mărcii, nici în ce o privește pe societatea licențiată cu dreptul de a utiliza marca individuală.
Astfel, simpla utilizare de către intimata-pârâtă a mărcii nu poate prezuma un prejudiciu moral sau material în lipsa unor dovezi concrete.
Mai mult decât atât, admiterea primelor două capete de cerere constituie prin ea însăși o reparare a oricărui prejudiciu moral.
Soluția vizând daunele cominatorii este corectă față de dispozițiile art. 5803 alin.(5) C.proc.civ.
Împotriva decizii menționate, a declarat recurs pârâta S.C. R. S.R.L., criticând-o pentru nelegalitate în temeiul art. 304 pct. 9 C.proc.civ. și susținând următoarele:
Instanța de apel nu a ținut cont de faptul că cele două instituții juridice - denumirea comercială și marca - au o reglementare distinctă și o finalitate distinctă, iar drepturile dobândite și exercitate potrivit legii trebuie respectate.
Spre deosebire de numele comercial (firma) - drept de proprietate industrială reglementat de dispozițiile Convenției de la Paris și ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului - a cărui finalitate o constituie deosebirea între comercianți, finalitatea mărcii o constituie deosebirea între produsele și serviciile comercianților care își desfășoară activitatea în același domeniu.
Deși nu există prevederi speciale care să reglementeze conflictul dinte numele comercial și marcă, este de necontestat că protecția numelui comercial este independentă de faptul că numele comercial servește ca marcă sau este o parte a unei mărci comerciale și dacă o astfel de marcă este protejată.
În acest sens, art. 48 lit. c) și e) din Legea nr. 84/1998, precum și Regula 15 lit. g) din Regulamentul de aplicare a legii, permit anularea înregistrării mărcii inclusiv în cazul încălcării unui drept la nume comercial, anterior dobândit.
Prioritatea numelui comercial anterior înregistrat nu este recunoscută în ipoteza în care semnul ce constituie numele comercial este folosit în alt scop decât cel prevăzut de lege, respectiv asemenea unei mărci, pentru identificarea provenienței produselor sau serviciilor, în acest sens fiind prevederile art. 39 din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora un comerciant este îndreptățit a-și folosi numele comercial legal înregistrat, fără vreo tulburare din partea titularului mărcii, însă folosirea trebuie să fie conformă cu practicile loiale.
S.C. R. S.R.L. a dobândit legal denumirea comercială, fiind înmatriculată la Registrul comerțului sub numărul de ordine J27/328 din 10.03.2003, anterior depunerii cererii de marca la OSIM de către reclamantul P.V.S., la 3.12.2003.
Instanța de apel a considerat în mod greșit că pârâta nu folosește denumirea firmei potrivit scopului prevăzut de lege, pentru individualizarea calității de comerciant, cu singurul argument că aceasta activează în același domeniu cu societatea apelantă, cel al salubrității, iar marca ”Rosal” vizează aceleași servicii.
Această concluzie nesocotește dreptul la numele comercial, legal dobândit și exercitat, dispozițiile art. 38 din Legea nr. 84/1998, precum și statuările din decizia pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza Celine.
Instanța de apel a interpretat greșit și dispozițiile art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, prin aprecierea că textul are în vedere denumirea titularului (mărcii), iar nu terțului, în speță pârâta.
Din interpretarea textului rezultă că nu se are în vedere încălcarea denumirii titularului mărcii, deoarece o asemenea ipoteză nu se regăsește literal și gramatical, dar este și ilogică, dat fiind că este vorba despre o normă de excepție care limitează dreptul la marcă.
Motivarea soluției instanței de apel conține argumente care nu se întemeiază pe probe, ci pe supoziții, scoase din observarea scrierii denumirii societății în împuternicirile avocațiale de la fond și apel, unde ar exista „distanță între litere”. Or, împuternicirea nu este un mijloc de probă a raporturilor litigioase dintre părțile unui proces, iar dacă instanța de apel a apreciat altfel, nu a pus în discuția părților o asemenea „probă”, încălcând principiul contradictorialității. De altfel, instanța constată distanța diferită între literele „S”, fără a observa că sunt scrise de mână, iar nu la mașina de scris.
Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate și a actelor dosarului, Înalta Curte a constatat următoarele:
Prima instanță a respins în cauză cererea în contrafacere a mărcii ”Rosal” - al cărei titular este reclamantul persoană fizică și este utilizată de către reclamanta persoana juridică, în baza consimțământului titularului -, făcând aplicarea dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 (în forma în vigoare la data formulării cererii de chemare în judecată – 22.02.2011), deoarece semnul utilizat de către pârâtă în activitatea comercială corespunde numelui său comercial, înregistrat anterior mărcii.
Pe baza probatoriului administrat, a constatat că pârâta își folosește numele comercial potrivit scopului pentru care a fost înregistrat, conform practicilor loiale, și nu pentru identificarea serviciilor de salubritate, astfel încât nu intră în conflict cu marca reclamantului, tribunalul făcând trimitere și la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia conflictului dintre o marcă și un nume comercial (cauza Celine).
Instanța de apel a admis cererea reclamanților, argumentul esențial fiind acela al lipsei de relevanță în cauză a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, aplicate de către prima instanță, astfel încât nu a mai socotit necesară analiza situației de fapt reținute pe aspectul modului concret de folosire a semnului.
Argumentul reținut prin decizia recurată reflectă interpretarea și aplicarea greșită a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998.
În conformitate cu această normă, titularul unei mărci protejate prin lege nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială numele/denumirea titularului.
Instanța de apel a interpretat strict gramatical textul, ajungând la concluzia că sintagma „numele/denumirea titularului” se referă la titularul mărcii, și nu la terț, deoarece singurul subiect desemnat prin calitatea de „titular” în cuprinsul normei este persoana pe numele cărei a fost înregistrată marca.
Chiar dacă modul de formulare a normei este unul imperfect, permițând o interpretare de felul celei arătate anterior, interpretarea sa logică și teleologică conduce la concluzia că, în realitate, legiuitorul a făcut referire la „titularul” numelui sau a denumirii, așadar la terț, și nu la titularul mărcii pretins încălcate.
Astfel, art. 39 a fost conceput ca o derogare de la art. 36 din lege, care reprezintă temeiul juridic al cererii în contrafacere și care permite, ca regulă, titularului mărcii să solicite instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său, a unui semn identic sau similar cu marca anterior înregistrată, pentru produse sau servicii identice sau similare (sau chiar diferite, dacă sunt îndeplinite condițiile din art. 36 alin. 2 lit. c).
Rezultă că, în principiu, subzistă conflictul dintre marca anterioară și semnul distinctiv reprezentat de numele comercial, cu excepția situațiilor din art. 39, în care terțul comerciant este îndreptățit a-și folosi numele comercial, legal înregistrat, fără vreo tulburare din partea titularului mărcii, chiar atunci când înregistrarea numelui este ulterioară înregistrării mărcii și, deci, cu atât mai mult atunci când este anterioară.
Art. 39 alin. (1) lit. a) din lege are în vedere utilizarea numelui comercial legal înregistrat, iar această interpretare corespunde celei date de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene prevederii din art. 6 alin. (1) lit. a) din Prima Directivă 89/104/CEE (actualmente Directiva 2008/95/CE), normă ce a fost transpusă în art. 39 alin. (1) lit. a) din legea română a mărcilor, cu un conținut identic, dar într-o traducere defectuoasă. Directiva prevede că „Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului (…) a numelui și a adresei sale”.
CJUE a decis (hotărârea din 21.09.2007 pronunțată în cauza Celine C- 17/06) că art. 6 alin. (1) lit. a) din directivă se poate opune interzicerii utilizării de către un terț, care nu a fost autorizat în acest scop, a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu o marcă anterioară (în cadrul unei activități de comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă), dar numai dacă utilizarea de către terț a denumirii sale sociale sau a numelui său comercial are loc conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.
Considerând că art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 nu se aplică în cauză, întrucât nu ar viza utilizarea numelui comercial al terțului, instanța de apel a făcut o greșită interpretare și aplicare a legii, în același timp, nu a lămurit pe deplin situația de fapt pe care norma incidentă o presupunea și la care făceau referire motivele de apel.
Astfel, contrar considerentelor deciziei recurate, simplul fapt că pârâta folosește semnul cvasi – identic mărcii în același domeniu al salubrității nu reprezintă în sine o încălcare a drepturilor asupra mărcii, cât timp pârâta este îndreptățită să-și folosească numele comercial legal înregistrat. Din acest punct de vedere, norma în discuție reflectă protecția numelui comercial recunoscută prin art. 8 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății intelectuale din anul 1883, cu revizuirile ulterioare, ratificată de România.
Ceea ce este relevant în cauză este modul concret în care pârâta își folosește numele comercial, respectiv pentru individualizarea calității de comerciant, conform practicilor loiale în domeniul comercial ori cu titlu de marcă, pentru identificarea produselor sau a serviciilor oferite.
O asemenea analiză este impusă de aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, astfel cum rezultă și din hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene menționată anterior (pronunțată în cauza Celine), observându-se că prima instanță din prezenta cauză a făcut, în mod corect, referire la raționamentul juridic expus de instanța europeană în hotărârea menționată, pornind de la premisa că pârâta poate opune cu succes titularului mărcii ”Rosal”, în cadrul acțiunii în contrafacerea mărcii, numele său comercial ”Rossal” (cvasi – identic) doar dacă acest semn nu este folosit cu titlu de marcă.
Instanța de apel trebuia să verifice legalitatea și temeinicia sentinței din această perspectivă, ceea ce nu s-a întâmplat, aprecierea din decizia recurată în sensul că nu este relevant modul de utilizare a semnului ”Rossal” de către pârâtă, în activitatea sa comercială, relevând faptul că nu au fost cercetate motivele de apel pe acest aspect.
Este de precizat că, după cum au reținut ambele instanțe de fond, numele comercial al pârâtei este înregistrat anterior înregistrării mărcii reclamantului, însă această împrejurare nu afectează considerentele deja expuse, în condițiile în care numele comercial, indiferent de momentul la care au fost înregistrate semnele în conflict, trebuie utilizat potrivit scopului de identificare a calității de comerciant, în conformitate cu bunele practici în domeniu. Această protecție nu poate opera dacă numele comercial este folosit în alt scop, respectiv cu titlu de marcă, în această situație intrând în conflict cu marca, indiferent dacă aceasta a fost înregistrată ulterior.
Pe de altă parte, prin motivele de apel, reclamanții s-au prevalat de notorietatea mărcii ”Rosal” la momentul înregistrării numelui comercial ”Rossal”, aspect care, dacă se consideră a fi fost probat, ar conduce la preexistența mărcii față de numele comercial.
Față de cele expuse, se constată că instanța de apel nu a clarificat pe deplin situația de fapt din perspectiva dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, motiv pentru care nu este posibilă exercitarea controlului de legalitate a deciziei de către această instanță de recurs, impunându-se casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare, în aplicarea art. 314 C.proc.civ.
Este de precizat că rejudecarea apelului va viza doar cererea având ca obiect interzicerea utilizării semnului (primele două capete de cerere din acțiunea introductivă), deoarece respingerea celorlalte pretenții a intrat în puterea lucrului judecat, dat fiind că reclamanții nu au declarat recurs.
În consecință, Înalta Curte a admis recursul și, în aplicarea art. 314 C.proc.civ., a casat decizia recurată și a trimis cauza spre rejudecare aceleiași instanțe de apel.