Produse farmaceutice. Acțiune în decăderea parțială din drepturile conferite de marcă. Principiul utilizării parțiale a mărcii. Criteriul indicației terapeutice
Cuprins pe materii: Dreptul proprietății intelectuale. Marcă
Index alfabetic: marcă națională
- produs farmaceutic
- utilizarea parțială a mărcii
Legea nr. 84/1998, art. 46 alin. (1) lit. a)
Finalitatea analizei bazate pe principiul utilizării parţiale a mărcii rezidă în identificarea subcategoriei în care se încadrează produsul efectiv folosit de către pârâtul din cererea de decădere din dreptul la marcă, şi nu a tuturor subcategoriilor determinate de substanţa activă din compoziţia acestuia, în ipoteza în care substanţa activă, în cadrul altor medicamente, conduce şi la alte efecte terapeutice decât cel ataşat medicamentului efectiv folosit.
Din acest motiv, în cadrul cererii de decădere din dreptul la marcă, atunci când pârâtul a folosit un singur produs medicamentos, aplicarea corespunzătoare a principiului utilizării parţiale a mărcii, desprins din jurisprudenţa C.J.U.E., care a statuat că indicaţia terapeutică reprezintă finalitatea sau destinaţia unui produs/serviciu, în funcţie de care se orientează alegerea de către consumator a unui produs sau serviciu care să poată răspunde nevoilor sale specifice (cauza T-256/04 Respicur şi cauza T-487/08 Kremezin), presupune raportarea doar la indicaţia terapeutică a medicamentului folosit de către pârât. Astfel, raportarea la mai multe utilizări terapeutice, prin intermediul substanţei active, inclusiv la cele care nu sunt asociate cu medicamentul efectiv folosit, practic, echivalează cu anihilarea inacceptabilă a criteriului indicaţiei terapeutice.
I.C.C.J., Secția I civilă, decizia nr. 1430 din 22 iunie 2021
Notă: Legea nr. 84/1998 a fost republicată în M.Of. nr. 856 din 18 septembrie 2020, textele de lege fiind renumerotate
I. Circumstanţele cauzei
1.Obiectul cererii de chemare în judecată
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, reclamanta A. Limited a chemat în judecată pe pârâţii societatea B. SA şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să dispună:
- decăderea parţială a pârâtei din drepturile conferite de înregistrarea mărcii naţionale ASPENTER, marcă individuală, verbală, înregistrată la OSIM sub nr.047195 pentru clasa 5 de produse şi pentru clasa 35 de servicii, conform Clasificării de la Nisa, cu valabilitate din data de 16 iulie 2001 până la data de 16 iulie 2021, anume decăderea pârâtei din drepturile asupra oricăror produse farmaceutice şi medicamente sub formă de comprimate (clasa 5), altele decât pentru „medicamente sub formă de comprimate pe bază de acid acetilsalicilic, pentru tratarea afecţiunilor cardiace”, precum şi decăderea pârâtei din drepturile asupra serviciilor înregistrate din clasa 35 Publicitate şi afaceri pentru aceeaşi marcă;
- obligarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci de a înregistra în Registrul Naţional al Mărcilor şi de a publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială lista de produse corespunzătoare clasei 5 din cadrul mărcii ASPENTER nr. 047195 în concordanţă cu decizia care se va pronunţa în cauză;
2.Hotărârea pronunţată în primă instanţă
Prin sentința nr. 859 din 26.04.2018, Tribunalul București, Secția a V-a civilă a respins acţiunea ca neîntemeiată.
3.Hotărârea pronunţată în apel
Prin decizia nr. 2031 din 17.12.2019, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantă.
4.Calea de atac formulată în cauză
Împotriva deciziei menţionate, a declarat recurs reclamanta, criticând-o pentru nelegalitate pe temeiul art. 488 alin. 1 pct. 6 şi 8 C.proc.civ. şi susţinând, în esenţă, următoarele:
- Hotărârea recurată cuprinde motive contradictorii, în ceea ce priveşte clasa 5 de produse pentru care este protejată marca naţională ASPENTER nr. 047195 şi, totodată, nu cuprinde motivele pe care se întemeiază respingerea apelului în privinţa clasei 35 de servicii, vizând aceeaşi marcă.
Astfel, instanţa de apel a reţinut că „acceptă ca fiind pertinentă solicitarea reclamantei de a limita protecţia recunoscută mărcii pârâte” şi, cu toate acestea, în mod contradictoriu, a respins apelul, fără a opera vreo limitare a protecţiei mărcii ASPENTER.
Pe acest aspect, instanţa de recurs poate constata şi o incidenţă a motivului de casare de la art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., în sensul că, în mod greşit, instanţa de apel, cu încălcarea art. 22 C.proc.civ., nu s-a folosit de puterea sa de apreciere şi nu a indicat totuşi modalitatea în care ar fi trebuit limitată protecţia acordată mărcii intimatei-pârâte.
Instanţa de apel avea obligaţia de a evoca fondul, întrucât obiectul cauzei era o cerere de decădere parţială din dreptul la marcă, pe temeiul art. 46 şi art. 49 din Legea nr. 84/1998, chiar dacă reclamanta a indicat totodată şi o anumită formulare a produselor rezultate în urma decăderii parţiale. Această formulare a fost aprecierea reclamantei şi era facultativă de indicat în cererea introductivă de instanţă. Instanţa de apel trebuia să respecte, însă, esenţa cererii - decăderea parţială din dreptul la marcă şi să indice care ar fi fost formularea corectă în urma aprecierii probatoriului aflat la dosar.
Intimata-pârâtă a depus un probatoriu care să răspundă în general unei cereri de decădere, nu unei cereri de decădere în urma căreia să rezulte o formulare sau alta a produselor.
În interpretarea instanţei de apel, ar trebui practic să se introducă o nouă cerere de chemare în judecată sau să fi introdus de la început mai multe cereri de chemare în judecată, în care să se încerce o altă formulare a produselor care să rezulte în urma decăderii parţiale. Or, într-o asemenea cerere de chemare în judecată suplimentară, intimata-pârâtă ar depune aceleaşi probe (pentru perioada de timp aferentă), ceea ce demonstrează inutilitatea unui astfel de demers.
Aşadar, este excesivă şi în contradicţie cu cerinţele echităţii interpretarea instanţei de apel în sensul în care ar exista o obligaţie a reclamantului de a indica o formulare a produselor care să rezulte în urma constatării de către instanţă a decăderii. O astfel de obligaţie a reclamantului nu este expres reglementată în Legea nr. 84/1998 şi nici în Regulamentul de aplicare a acestei legi şi nu poate fi dedusă nici pe cale de interpretare.
Totodată, în privinţa clasei 35 nu se regăseşte nicio analiză a probelor prezentate la dosar de partea adversă şi, prin urmare, motivele pentru care a fost menţinută hotărârea primei instanţe cu privire la aceste servicii.
- Hotărârea recurată a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a prevederilor art. 46 alin. 1 lit. a şi art. 49 din Legea nr. 84/1998, precum şi ale art. 39 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, în raport de criteriile stabilite în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
Instanţa de apel a reţinut în fapt că intimata-pârâtă a făcut dovada utilizării pentru un singur produs, medicamentul ASPENTER ce conţine ca substanţă activă acidul acetilsalicilic (cunoscut şi sub numele de aspirină).
De asemenea, instanţa de apel a constatat că formularea „produse farmaceutice, medicamente sub formă de comprimate” din înregistrarea mărcii pârâtei constituie o categorie suficient de extinsă pentru a face posibilă identificarea în cadrul acesteia a unui număr de sub-categorii capabile să existe în mod independent.
Aceste premise nu pot duce, în niciun caz, la menţinerea protecţiei integrale a mărcii, astfel cum a procedat instanţa de apel, considerând că reclamanta nu a indicat o sub-categorie formulată corect.
În acelaşi timp, instanţa de apel a reţinut ca fiind relevante hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), corectând, astfel, poziţia primei instanţe, care considerase că aceste speţe nu ar fi relevante pentru prezenta cauză, respectiv hotărârile pronunţate în cauzele T-126/03 Aladin, T-256/04 Respicur, T-487/08 Kremezin şi T-483/04 Galzin.
În plus, este aplicabilă şi hotărârea din cauza T-493/07 Famoxin, pe care reclamanta a invocat-o încă din faza judecăţii în primă instanţă.
Pornind de la aceste premise şi aplicând principiile din jurisprudența europeană, reclamanta a considerat că protecţia mărcii ASPENTER se poate reduce, în ceea ce priveşte clasa 5, la „medicamente sub formă de comprimate pe bază de acid acetilsalicilic, pentru tratarea afecţiunilor cardiace” şi, de asemenea, a arătat faptul că ar trebui radiată în totalitate protecţia mărcii pentru clasa de servicii 35.
Totodată, în urma dezbaterilor care au avut loc în faţa primei instanţe, reclamanta a arătat că este de acord şi cu varianta de formulare: „medicamente sub formă de comprimate pe bază de acid acetilsalicilic, pentru prevenirea şi tratarea afecţiunilor cardio-vasculare”, care nu ar modifica esenţa propunerii iniţiale, ci ar reprezenta doar o formă alternativă de exprimare a acesteia.
În ceea ce priveşte clasa 5, instanţa de apel a considerat că propunerea reclamantei nu poate fi acceptată, întrucât ar limita protecţia mărcii la produsul pentru care s-a dovedit folosirea, respectiv la produse identice.
Or, acest lucru nu este adevărat, sub-categoria de produse din propunerea reclamantei fiind suficient de largă pentru a permite pârâtei să scoată pe piaţă în viitor produse noi faţă de produsul actual, de exemplu produse cu o altă concentraţie a substanţei active sau produse mai protective pentru stomac sau ficat, ori produse la care să fie adăugate alte substanţe noi, care să potenţeze efectele benefice ale produsului actual pentru tratarea afecţiunilor cardio-vasculare.
De asemenea, trebuie plecat de la principiul stabilit în cauza T-126/03 Aladin, conform căruia „interpretarea corectă [a prevederilor legale] este de a împiedica ca unei mărci care a fost utilizată în raport cu anumite produse din cele pentru care este înregistrată să i se acorde o protecţie extinsă pentru simplul fapt că a fost înregistrată pentru o gamă largă de produse”.
Aşadar, din moment ce reclamanta a arătat că, şi în condiţiile unei limitări, sunt respectate interesele legitime ale intimatei-pârâte de a-şi extinde gama de produse pe care o utilizează în prezent, este perfect justificată o restrângere a unei protecţii iniţiale foarte largi, obţinute în urmă cu 20 de ani, care a ajuns să fie exercitată în prezent abuziv împotriva altor solicitanţi de mărci, cum este cazul reclamantei, care a solicitat la înregistrare marca europeană ASPEN (corespondentă numelui comercial) şi a întâmpinat opoziţia intimatei-pârâte.
Recurenta a făcut referire şi la considerentele din decizia recurată prin care s-a apreciat că jurisprudența evocată în această cauză conturează destinaţia terapeutică a produsului ca un criteriu pertinent şi acceptabil pentru determinarea unei sub-categorii în cadrul clasei 5 la care să fie limitată protecţia unei mărci care este iniţial înregistrată pentru o categorie foarte largă. Instanţa de apel a considerat că ne întâlnim cu împrejurarea particulară că substanţa activă acid acetilsalicilic poate avea mai multe utilizări terapeutice, mai multe deci decât cea indicată de reclamantă şi, prin urmare, nu a mai aplicat acest criteriu.
Faţă de aceste considerente, recurenta a arătat că nu a contestat că această substanţă activă poate avea în general mai multe utilizări terapeutice, dar, după cum a susţinut încă din faza judecăţii în primă instanţă, pârâta nu a demonstrat că ar avea începute demersuri pentru testarea sau autorizarea altor produse pe bază de acid acetilsalicilic, cu alte indicaţii terapeutice decât afecţiunile cardio-vasculare.
De asemenea, trebuie să se ţină seama că destinaţia terapeutică, atunci când a fost utilizată ca un criteriu de determinare a unei sub-categorii în hotărârile CJUE, era desprinsă din dovezile care s-au depus la dosar privind produsele efectiv utilizate de titularii de marcă şi nu era determinată din studii clinice generale privind utilizări in abstracto ale substanţelor active din produsele titularilor de marcă.
Contrar celor reţinute de către instanţa de apel, chiar în prospectul medicamentului ASPENTER este menţionat că acesta „nu trebuie utilizat pentru tratamentul febrei sau al durerilor (indiferent de tipul acestora) deoarece eliberează o cantitate mică de acid acetilsalicilic”.
Interdicția aceasta expresă dovedeşte faptul că indicaţia-terapeutică trebuie stabilită potrivit produselor efectiv utilizate pe piaţă şi a indicaţiilor acestora, neputând să fie determinată de studii clinice generale privind utilizări in abstracto ale substanţelor active din produsele titularilor de marcă.
Aplicând deci în mod judicios principiile din jurisprudența europeană, instanţa de apel trebuia să admită apelul reclamantei cel puţin în parte şi să limiteze protecţia clasei 5 din cadrul mărcii ASPENTER la „medicamente sub formă de comprimate pentru prevenirea şi tratarea afecţiunilor cardio-vasculare”.
Recurenta a solicitat reanalizarea de către instanţa de recurs a motivului pentru care a propus şi adăugarea substanţei active care reiese din prospectul produsului ASPENTER (acidul acetilsalicilic, cunoscut sub numele de „aspirină”) în definirea unei sub-categorii, şi anume faptul că marca ASPENTER, din punct de vedere conceptual, cuprinde chiar în partea ei de început o sugestie privind aspirina Aspenter, astfel încât marca nu poate să fie înregistrată receptiv pentru alte produse pentru tratarea afecţiunilor cardiace care nu conţin aspirină.
În practica europeană, următoarele sub-categorii de produse farmaceutice au fost identificate ca fiind adecvate:
Cauza T-493/07 Famoxin - produse farmaceutice pentru afecţiuni cardio-vasculare; Cauza T-487/08 Kremezin - produse farmaceutice pentru tratarea inimii; Cauza T-256/04 Respicur- produse farmaceutice pentru afecţiuni respiratorii; Cauza T-483/04 Galzin - produse pe bază de calciu.
Criteriul destinaţiei terapeutice pare a fi majoritar ca aplicare, iar reclamanta insistă pentru aplicarea acestuia şi în prezentul dosar, deşi, aşa cum se vede din prezentarea de mai sus, există şi cazuri particulare în care se poate aplica referirea la o substanţa activă. În cauza T-483/04 Galzin, Curtea europeană reţine că „expresia produse farmaceutice pe bază de calciu ce a fost avută în vedere nu se referă doar la un produs specific ci la o sub-categorie suficient de extinsă şi independentă [...]. Astfel cum am arătat în paragrafele de mai sus, această definiţie este în acord cu practica Curţii”.
În speţa de faţă, în cazul în care se va considera că intimata-pârâtă nu trebuie să facă dovada unor demersuri pentru testarea sau autorizarea altor produse pe bază de acid acetilsalicilic, cu alte indicaţii terapeutice decât afecţiunile cardio-vasculare, în subsidiar faţă de solicitarea de a se aplica criteriul destinaţiei terapeutice, recurenta solicită să se facă aplicarea referinţei la substanţa activă, care va include astfel destinaţiile terapeutice ale acidului acetilsalicilic. Formularea clasei 5 în urma decăderii ar putea fi deci „medicamente sub formă de comprimate pe bază de acid acetilsalicilic”.
Recurenta a criticat, totodată, luarea în considerare de către instanţa de apel a noţiunii de reputaţie a mărcii în analizarea unei cereri de decădere din dreptul la marcă, ca fiind o abordare eronată a dispoziţiilor art. 46 din Legea nr.84/1998. Înscrisurile depuse de intimată ar fi trebuit să fie analizate doar pe aspectul folosirii efective a mărcii.
Problema renumelui mărcii se analizează numai în cadrul opoziţiilor, contestaţiilor, acţiunilor în anulare, acţiunilor în contrafacere, iar în cazul mărcii ASPENTER, renumele va fi analizat de Oficiul European (EUIPO) în cadrul procedurilor în desfăşurare în faţa sa între părţile din prezentul dosar. Divizia de Opoziţii din cadrul EUIPO a apreciat că documentele depuse de intimata-pârâtă nu au fost în măsură să demonstreze un renume al mărcii ASPENTER. Perioada pentru care pârâta a făcut dovada renumelui în dosarul de la EUIPO şi cea pentru care încearcă să facă dovada renumelui în prezentul dosar sunt diferite, ceea ce evidenţiază încă o dată inutilitatea demersului intimatei de a demonstra renumele şi în cadrul dosarului din România.
Aşadar, prezentul dosar trebuie să se limiteze la analizarea utilizării mărcii ASPENTER, cu consecinţa stabilirii protecţiei de care marca se va bucura pentru viitor.
În cadrul unor eventuale dosare în care marca ASPENTER se va opune înregistrării unor mărci similare, se va determina de la caz la caz dacă protecţia mărcii poate să fie mai largă, în condiţiile în care se va dovedi un renume pentru perioada relevantă pentru acele dosare şi cu analizarea de către instanţa competentă a riscului de confuzie, a generării unui profit necuvenit de pe urma caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii etc.
Aprecierea instanţei potrivit căreia ar trebui analizată în prezentul dosar probabilitatea ca folosirea mărcii pentru un produs similar să fie atribuită de publicul relevant tot titularului mărcii anterioare este vădit neîntemeiat şi prematură cu privire la sfera de protecţie a mărcii şi cu privire la ce ar putea face alţi producători, instanţa antepronunţându-se cu titlu universal cu privire la orice semne similare, stabilind deja că sunt de natură să creeze confuzie. În al doilea rând, similaritatea unor semne ce vor fi în viitor folosite de alţi producători şi riscul concret de confuzie cu marca ASPENTER vor fi analizate în cadrul unor dosare distincte, la momentul la care se vor ivi acele conflicte, a conchis recurenta.
5. Apărările formulate în cauză
Intimata-pârâtă B. SA a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului, în principal, ca tardiv formulat, iar în subsidiar, ca nefondat.
Intimatul-pârât Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci nu a formulat întâmpinare.
Recurenta-reclamantă a depus răspuns la întâmpinarea formulată de intimata-pârâtă B. S.A. solicitând respingerea excepţiei tardivităţii recursului, precum şi a apărărilor formulate de către partea adversă.
II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată următoarele:
Recurenta – reclamantă a susţinut, în primul rând, incidenţa motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ.
În conformitate cu art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ., constituie motiv de nelegalitate inserarea unor motive contradictorii în cuprinsul hotărârii recurate.
Aşadar, pentru ca acest motiv de recurs să fie întrunit, în ipoteza invocată de către recurentă, este necesară existenţa unei contrarietăţi chiar între considerentele deciziei recurate, iar nu între soluţia pronunţată şi anumite considerente pe care aceasta se sprijină.
Or, recurenta a criticat tocmai respingerea apelului, în pofida unor considerente care ar fi trebuit să conducă, în opinia recurentei, la soluţia contrară, situaţie care nu intră, după cum s-a arătat anterior, în domeniul de aplicare al normei din art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ.
În schimb, legalitatea aprecierii conţinute de considerentul invocat poate fi cercetată prin prisma altor motive de recurs, respectiv al celui descris la pct. 8 al art. 488 alin. 1 din cod, pe care, de altfel, recurenta l-a invocat separat, în mod explicit şi în cadrul căruia a reproşat instanţei de apel faptul că nu a procedat la limitarea protecţiei conferite prin înregistrare mărcii pârâtei ASPENTER.
Prin urmare, acest aspect urmează a fi cercetat din perspectiva modului de aplicare a legii de către instanţa de apel, nefiind relevant, faţă de cele expuse anterior, în contextul motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ.
Este de menţionat şi faptul că aprecierea instanţei de apel din considerentul citat în motivele de recurs a fost greşit înţeleasă de către recurentă, în sensul că susţinerile sale au fost admise, ceea ce ar fi impus soluţia admiterii apelului.
În realitate, s-a acceptat doar faptul că pretenţia reclamantei de limitare a protecţiei recunoscute mărcii pârâtei nu poate fi respinsă ab initio, faţă de principiile deduse din jurisprudenţa CJUE, instanţa de apel procedând în analiza sa la cercetarea aplicării în concret, în circumstanţele speţei, a acestor principii şi arătând argumentele pentru care a apreciat că pretenţiile reclamantei nu sunt fondate.
În ceea ce priveşte critica referitoare la absenţa din decizia recurată a unor considerente care să releve analiza fondului cauzei pentru clasa de servicii 35 pentru care marca ASPENTER a fost înregistrată şi pentru care s-a solicitat decăderea pârâtei din drepturile asupra acestei mărci, Înalta Curte constată că, deşi susţinerile recurentei sunt corecte, critica nu poate fi admisă.
Astfel, analiza acestui aspect era identică celei vizând clasa de produse 5, în condiţiile în care prima instanţă a reţinut că serviciile din clasa 35 pentru care marca pârâtei a fost înregistrată sunt conexe celor din clasa 5, motiv pentru care a considerat că, întocmai ca în cazul produselor din clasa 5 şi pentru aceleaşi argumente, acţiunea este neîntemeiată şi pentru acest obiect.
Reclamanta nu a formulat, prin motivele de apel, vreo critică a aprecierii tribunalului, distinct de criticile referitoare la clasa 5, astfel încât se poate considera că instanţa de apel a fost învestită în mod implicit şi cu analiza chestiunii în discuţie, modul de evaluare a legalităţii şi a temeiniciei sentinţei în privinţa clasei 35 fiind acelaşi ca în cazul clasei de produse 5.
În consecinţă, este justificată absenţa din decizia recurată a unor considerente distincte pentru cele două clase, motiv pentru care critica pe acest aspect va fi respinsă, urmând, însă, ca cercetarea legalităţii deciziei de apel în contextul art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ. să privească, în egală măsură, ambele clase de produse, respectiv de servicii, pentru care marca ASPENTER a fost înregistrată.
În ceea ce priveşte modul de aplicare a legii de către instanţa de apel, Înalta Curte constată următoarele:
Instanţa de judecată a fost învestită în cauză cu cererea de decădere a pârâtei din drepturile asupra mărcii ASPENTER, marcă înregistrată pentru anumite produse din clasa 5 din Clasificarea de la Nisa, respectiv pentru „produse farmaceutice, medicamente sub formă de comprimate”, precum şi pentru anumite servicii din clasa 35. S-a solicitat, însă, decăderea pentru o parte dintre produsele din clasa 5 vizate de înregistrare.
Cererea a fost întemeiată în drept pe prevederile art. 46 alin. 1 lit. a din Legea nr. 84/1998, decăderea fiind solicitată pentru nefolosirea efectivă a mărcii, fără motive justificate, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani.
După cum, în mod corect, s-a arătat prin motivele de recurs, premisa de fapt necontestată este aceea a folosirii efective a mărcii ASPENTER pentru medicamente pe bază de acid acetilsalicilic (aspirină) sub formă de comprimate, în dozaje diferite (100 mg şi 75 mg).
Mai mult decât atât, instanţa de apel, atunci când a descris produsul pentru care s-a dovedit folosirea şi a arătat unul dintre argumentele pentru care cererea reclamantei este neîntemeiată – acela că protecţia mărcii pentru produsele din clasa 5 nu poate fi limitată la însuşi produsul pentru care s-a dovedit folosirea –, a reţinut că este vorba despre medicamente sub formă de comprimate pe bază de acid acetilsalicilic, pentru tratarea afecţiunilor cardiace.
Totodată, instanţa de apel a reţinut că, faţă de utilizarea unui singur produs din gama medicamentelor sub formă de comprimate pentru care marca a fost înregistrată, este aplicabil principiul utilizării parţiale a mărcii, astfel cum a fost dezvoltat în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi, de altfel, instanţa de apel, evocând fondul, s-a raportat în concret la criteriile ce relevă acest principiu, configurate în hotărârile instanţei europene.
Atare apreciere, însoţită de criteriile desprinse din jurisprudenţa CJUE, fiind favorabilă recurentei – reclamante, reprezintă în cauză premisa incontestabilă de evaluare a motivelor de recurs.
În raport de aceste criterii, s-a impus a se analiza, în primul rând, dacă în cauză este posibilă identificarea, în cadrul categoriei largi de produse sau servicii din cadrul înregistrării mărcii, a unor subcategorii „apte a fi percepute independent”, situație în care s-ar putea considera că dovada folosirii efective a mărcii a fost făcută pentru întreaga subcategorie, chiar dacă s-a utilizat în concret un singur produs din acea diviziune, decăderea din dreptul la marcă neputând fi dispusă cu privire la niciun produs din subcategoria respectivă.
Această constatare se bazează pe următorul considerent din hotărârea CJUE pronunţată în cauza T-126/03 Aladin - citat în decizia de apel: „(...) dacă o marcă a fost înregistrată pentru o categorie de produse sau servicii care este suficient de largă pentru a fi posibilă identificarea în interiorul său a unui număr de subcategorii apte a fi percepute independent, dovada că marca a fost folosită în mod real în raport cu o parte dintre aceste produse sau servicii conferă protecţie (...) numai pentru subcategoria sau subcategoriile căreia/cărora le aparţin produsele sau serviciile pentru care marca a fost realmente folosită” (pct. 45 din hotărâre).
Din considerentele deciziei recurate, reiese că, raportându-se la acest criteriu, instanța de apel a acceptat că împrejurarea folosirii efective a mărcii înregistrate doar pentru o parte dintre produsele sau serviciile vizate de înregistrare nu conduce în mod necesar la decăderea titularului din drepturile asupra mărcii cu privire la toate celelalte produse/servicii, altele decât produsul sau serviciul pentru care marca a fost folosită efectiv.
În al doilea rând, se constată că instanța de apel și-a însușit și considerentele din hotărârile prin care CJUE a statuat, în ceea ce priveşte produsele farmaceutice în general, că aceasta constituie o categorie suficient de largă pentru a se putea distinge în cadrul său mai multe subcategorii ce pot fi luate în considerare în mod autonom (pct. 57 din hotărârea pronunţată în cauza T-256/04 Respicur şi pct. 58 din hotărârea pronunţată în cauza T-487/08 Kremezin).
Prin urmare, în prezenta cauză, produsele din clasa 5 pentru care marca ASPENTER a fost înregistrată - „produse farmaceutice, medicamente sub formă de comprimate” – se constituie într-o categorie largă ce se pretează la subdiviziuni autonome, în cadrul cărora să se verifice folosirea mărcii din perspectiva folosirii unui singur produs din acea subcategorie.
Aceste constatări denotă stabilirea de către instanța de apel a faptului că folosirea parţială a mărcii ASPENTER poate conduce la o decădere parţială a pârâtei B. SA din drepturile asupra mărcii, în limitele subcategoriei de produse din care face parte produsul efectiv folosit de către pârâtă, iar această subcategorie este posibil a fi identificată, din moment ce categoria de produse pentru care marca a fost înregistrată este suficient de largă pentru a fi fragmentată.
Cu toate acestea, instanța de apel nu a admis cererea de chemare în judecată, pentru motivul că nu poate fi primit niciunul dintre criteriile propuse de către reclamantă pentru identificarea unei subcategorii la care să fie limitată protecția recunoscută pentru folosirea de către pârâtă a mărcii, considerând, totodată, că nu revine instanței sarcina de a proceda la o atare determinare după alte criterii care să permită configurarea unei subcategorii adecvate, ci părții care cere decăderea.
Prin motivele de recurs, reclamanta a criticat aprecierile instanței de apel pe ambele aspecte, atât în privinţa obligației instanței de judecată de a determina un criteriu adecvat de identificare a subcategoriei din care face parte produsul ASPENTER, cât și în legătură cu relevanța unuia dintre criteriile de identificare propuse de către reclamantă.
Înalta Curte constată caracterul fondat al criticilor formulate.
În ceea ce priveşte sarcina identificării criteriului respectiv, trebuie reamintit că obiectul cererii de chemare în judecată este definit prin raportare la produsele/serviciile pentru care marca a fost înregistrată şi pentru care reclamantul pretinde că marca nu a fost folosită, instanţa de judecată fiind, astfel, învestită cu cercetarea folosirii efective a produselor/serviciilor cărora marca înregistrată le este destinată.
Aşadar, precizarea din cuprinsul cererii de chemare în judecată, conform căreia se solicită decăderea doar în parte a pârâtului din dreptul la marcă, este destinată să excludă de la bun început din obiectul învestirii instanţei anumite produse/servicii, a căror folosire nu mai trebuie probată de către pârât în cursul judecăţii.
Prin urmare, împrejurarea, desprinsă din jurisprudenţa CJUE, că aceste din urmă produse/servicii se pot încadra într-o subcategorie nu defineşte obiectul cererii de chemare în judecată, atât timp cât se raportează la produse/servicii cu privire la care reclamantul nu a contestat folosirea şi nu a solicitat decăderea din dreptul la marcă.
Pe de altă parte, aceeaşi împrejurare ar fi trebuit analizată, în aceleaşi condiţii, şi în ipoteza în care reclamantul ar fi cerut decăderea din dreptul la marcă pentru toate produsele/serviciile pentru care marca a fost înregistrată, fără precizarea decăderii parţiale, iar pârâtul ar fi invocat şi demonstrat folosirea mărcii în cursul duratei de protecţie doar pentru unul sau mai multe produse/servicii. În această ipoteză, s-ar ajunge, aşadar, la menţinerea protecției conferite de înregistrarea mărcii pentru toate produsele/serviciile din subcategoria din care face parte produsul/serviciul folosit efectiv, întocmai ca în ipoteza în care reclamantul a scutit de la bun început pe pârât de a face dovada folosirii anumitor produse/servicii.
Această echivalenţă este explicabilă prin raţiunea aplicării principiului vizând utilizarea parţială a mărcii, principiu pe care, de altfel, s-a bazat, după cum s-a arătat anterior, analiza instanţei de apel.
Acest principiu, care împiedică decăderea titularului din dreptul la marcă pentru toate produsele/serviciile ce aparţin aceleiaşi subcategorii, are ca scop păstrarea unui echilibru între interesele titularului mărcii şi cele ale competitorilor pe aceeaşi piaţă.
Astfel, folosirea doar în parte a mărcii trebuie să permită, în mod corespunzător, disponibilitatea pentru terţi a semnului înregistrat ca marcă, dar, în egală măsură, menţinerea protecţiei mărcii pentru acele produse „care, deşi nu sunt strict identice cu cele în privinţa cărora a reuşit să dovedească folosirea reală, nu sunt în esenţă diferite de ele, aparţinând toate unui singur grup care nu poate fi împărţit decât într-o manieră arbitrară” (pct. 46 din hotărârea pronunţată în cauza T-126/03 Aladin, citat şi în decizia de apel).
Or, identitatea de analiză pe care o presupune aplicarea principiului utilizării parţiale a mărcii, independent de modul de formulare a obiectului cererii de decădere din dreptul la marcă, întăreşte constatarea anterioară potrivit căreia identificarea subcategoriei adecvate nu definește obiectul cererii de chemare în judecată, astfel încât nu se poate reţine vreo obligaţie a reclamantului în acest sens, pentru neîndeplinirea căreia acesta să fie, eventual, sancționat prin respingerea cererii de chemare în judecată.
Întrucât aspectul în discuţie interesează analiza fondului raportului juridic dedus judecății și se clarifică pe baza probatoriului administrat, Înalta Curte constată că instanţa de apel nu a făcut o aplicare corespunzătoare a principiului utilizării parţiale a mărcii, în condiţiile în care a apreciat că nu-i revine sarcina de a identifica eventualele subdiviziuni ale categoriei medicamentelor pe bază de comprimate pentru care marca pârâtei B. SA a fost înregistrată.
În consecinţă, critica recurentei pe acest aspect este fondată şi se impune a fi admisă ca atare.
Totodată, Înalta Curte constată caracterul fondat şi al criticii referitoare la criteriile de identificare a unei subcategorii adecvate, în aplicarea principiului utilizării parţiale a mărcii.
Prin raportare la jurisprudenţa CJUE, reclamanta a propus prin cererea de chemare în judecată formularea „medicamente sub formă de comprimate pe bază de acid acetilsalicilic, pentru tratarea afecţiunilor cardiace”, în cursul judecăţii arătând că agreează şi varianta „medicamente sub formă de comprimate pe bază de acid acetilsalicilic, pentru prevenirea şi tratarea afecţiunilor cardio-vasculare”.
După cum rezultă din considerentele deciziei recurate, instanţa de apel a înlăturat varianta iniţială, cu motivarea că relevă tocmai produsul efectiv folosit, dar şi celelalte formulări propuse.
Prin motivele de recurs, au fost criticate aprecierile instanţei de apel pe toate aspectele analizate, recurenta reiterând toate propunerile formulate şi supunându-le cenzurii instanţei de control judiciar. În subsidiar, recurenta a sugerat şi formularea „medicamente sub formă de comprimate pe bază de acid acetilsalicilic”.
În acest context, Înalta Curte constată, în primul rând, că nu poate fi primită susţinerea recurentei conform căreia medicamentele ASPENTER nu ar releva un produs, ci ar corespunde unei categorii în sine de produse, în cadrul căreia pârâta ar putea să dezvolte în viitor produse noi.
După cum s-a reţinut în fapt prin decizia recurată, medicamentele ASPENTER, produse şi comercializate de către pârâta B. SA sub formă de comprimate, conţin acid acetilsalicilic (aspirină) în anumite doze (100 mg şi 75 mg).
Această constatare indică un conţinut strict şi precis al medicamentelor, în ceea ce priveşte nu numai forma farmaceutică şi substanţa activă, dar mai ales ponderea substanţei active în compoziţia chimică, ce asigură efectul terapeutic preconizat, descris în prospectul medicamentelor.
Orice modificare a cantităţii substanţei active, prin nerespectarea modului de administrare (de exemplu, nu se administrează concomitent cu medicamente antiinflamatoare, care, la rândul lor, pot conţine acid acetilsalicilic), ar afecta rezultatul terapeutic sau ar antrena consecinţe nedorite.
În egală măsură, efectul – curativ, profilactic ori de diagnosticare, după caz - ar fi inexistent sau ar putea fi anulat prin nerespectarea modului de utilizare (de exemplu, în prospectul ASPENTER 75 mg se precizează că nu trebuie utilizat pentru tratamentul febrei sau al durerilor, indiferent de tipul acestora, deoarece eliberează o cantitate mică de acid acetilsalicilic).
Or, proprietăţile ce asigură un anume rezultat în cursul unui tratament corect administrat caracterizează un produs, şi nu o întreagă paletă de produse cu caracteristici similare, astfel încât divizarea într-o eventuală subcategorie, astfel cum preconizează recurenta, s-ar opera de o manieră arbitrară.
Argumentul recurentei potrivit căruia, în viitor, pârâta ar putea dezvolta şi utiliza produse cu proprietăţi asemănătoare celor ale medicamentelor efectiv folosite este speculativ, în absenţa oricărui indiciu care să releve probabilitatea sau, cel puţin, posibilitatea existenţei acestei situaţii ipotetice.
În raport de criticile formulate, instanţa de apel a apreciat în mod corect că nu poate fi acceptată formularea „medicamente sub formă de comprimate pe bază de acid acetilsalicilic, pentru tratarea afecţiunilor cardiace” (sau cardiovasculare, cum se menţionează, de asemenea, în decizia recurată), deoarece ar însemna limitarea protecţiei recunoscute mărcii ASPENTER la întocmai produsul pentru care s-a dovedit folosirea.
În schimb, se constată că instanţa de apel nu a făcut o aplicare corespunzătoare a principiului utilizării parţiale a mărcii, considerând că nu este viabil criteriul indicaţiei terapeutice.
În decizia recurată, s-a arătat că jurisprudenţa CJUE relevă că destinaţia terapeutică a produsului este un criteriu pertinent şi acceptabil pentru determinarea unei subcategorii în cadrul clasei 5 de produse pentru care marca ASPENTER a fost înregistrată.
Într-adevăr, CJUE a statuat că indicaţia terapeutică reprezintă finalitatea sau destinaţia unui produs/serviciu, în funcţie de care se orientează alegerea de către consumator a unui produs sau serviciu care să poată răspunde nevoilor sale specifice (pct. 29-30 din hotărârea pronunţată în cauza T-256/04 Respicur şi pct. 59 din hotărârea din cauza T-487/08 Kremezin).
Cu toate acestea, instanţa de apel a considerat că acceptarea acestui criteriu în prezenta cauză ar conduce la împărţirea categoriilor de medicamente sub formă de comprimate într-un număr nedeterminat de subcategorii în funcţie de substanţa activă, ceea ce nu poate fi primit, atunci când substanţa activă cuprinsă în produsul medicamentos ce poartă marca are mai multe utilizări terapeutice, precum în speţă.
Înalta Curte constată că această apreciere se bazează pe o asimilare greşită a criteriului indicaţiei terapeutice cu cel al substanţei active.
Din acest punct de vedere, este cert că substanţa activă dintr-un produs medicamentos asigură efectul terapeutic al acestuia, iar o substanță activă poate avea mai multe utilizări terapeutice, astfel cum s-a reţinut, de altfel, prin decizia recurată, constatându-se, pe baza înscrisurilor depuse la dosar, că medicamentele pe bază de acid acetilsalicilic nu sunt destinate exclusiv tratării bolilor cardiovasculare.
Fără a se reproşa instanţei de apel vreo confuzie între substanţa activă şi indicaţia terapeutică, se constată, însă, că aceasta nu a luat în considerare indicaţia terapeutică a medicamentului ASPENTER, ci s-a raportat generic la multiplele utilizări ale substanţei active din acest produs medicamentos, respectiv ale acidului acetilsalicilic (aspirina), chiar şi acele utilizări care nu au legătură cu acest medicament (ori sunt chiar contraindicate de acesta).
Or, finalitatea analizei bazate pe principiul utilizării parţiale a mărcii rezidă în identificarea subcategoriei în care se încadrează produsul efectiv folosit de către pârâtul din cererea de decădere din dreptul la marcă, şi nu a tuturor subcategoriilor determinate de substanţa activă din compoziţia acestuia, în ipoteza în care substanţa activă, în cadrul altor medicamente, conduce şi la alte efecte terapeutice decât cel ataşat medicamentului efectiv folosit în cauză.
Din acest motiv, în cadrul cererii de decădere din dreptul la marcă, atunci când pârâtul a folosit un singur produs medicamentos, aplicarea corespunzătoare a principiului utilizării parţiale a mărcii, desprins din jurisprudenţa CJUE, presupune raportarea doar la indicaţia terapeutică a medicamentului folosit de către pârât, respectiv, în cauză, tratarea şi profilaxia bolilor cardiovasculare.
Pe de altă parte, raportarea la mai multe utilizări terapeutice, prin intermediul substanţei active, inclusiv la cele care nu sunt asociate cu medicamentul efectiv folosit, practic echivalează cu anihilarea inacceptabilă a criteriului indicaţiei terapeutice, cu toate că acesta a fost reţinut drept pertinent şi acceptabil prin decizia recurată.
Aşadar, instanţa de apel a înlăturat, în mod greşit, criteriul indicaţiei terapeutice, susţinerile recurentei fiind fondate pe acest aspect.
Urmează a se constata, totodată, pe baza celor expuse anterior, că formularea adecvată pentru subcategoria din care face parte medicamentul ASPENTER – la care trebuie limitată protecţia mărcii pârâtei - este aceea de medicamente sub formă de comprimate pentru tratarea (eventual şi profilaxia) afecţiunilor cardiace (cardiovasculare), luându-se în considerare indicaţia terapeutică a medicamentului şi nefăcându-se referire la substanţa activă, respectiv la acidul acetilsalicilic.
Pentru a se răspunde şi celorlalte susţineri din motivele de recurs, se impune a se observa că, într-adevăr, raportarea la o anume indicaţie terapeutică, aceea a medicamentului efectiv folosit, înseamnă, în mod logic, şi raportarea la o anume substanţă activă, cea care este responsabilă de efectul terapeutic. Din această perspectivă trebuie înţeleasă propunerea ca subcategorie „medicamente sub formă de comprimate pe bază de acid acetilsalicilic”, formulată în subsidiar de către recurentă, în sensul că, din moment ce criteriul indicaţiei terapeutice este socotit ca fiind pertinent, nici substanţa activă ca atare nu poate fi ignorată.
Or, este evident că medicamentul ASPENTER se încadrează şi într-o categorie a celor care au ca substanţă activă acidul acetilsalicilic, dar o asemenea delimitare nu este una utilă, cât timp ignoră tocmai indicaţia terapeutică a medicamentului respectiv, incluzând, totodată, toate posibilele utilizări terapeutice ale substanței active.
Această din urmă consecinţă nu poate fi acceptată, fiind exclusă în jurisprudenţa CJUE, din perspectiva percepţiei consumatorului produsului - astfel cum a demonstrat instanţa de apel şi s-a arătat în cele ce preced -, ceea ce înseamnă, de fapt, că trebuie identificată subcategoria ce reflectă profilul consumatorului produsului şi care relevă, aşadar, acele caracteristici ale produsului efectiv folosit pe care acesta le caută şi în funcţie de care se orientează în alegerea achiziţionării medicamentului.
Medicamentul ASPENTER fiind destinat persoanelor cu afecţiuni cardiace (cardiovasculare) sau cu risc de asemenea afecţiuni, aceste persoane formează categoria consumatorilor produsului, pentru care este relevantă indicaţia terapeutică şi cărora le este indiferentă substanţa activă, deoarece s-ar putea trata, conform prescripţiei medicului, şi cu alte medicamente, în condiţiile în care nu s-a susţinut ori dovedit, în prezenta cauză, că afecţiunile de această natură pot fi tratate sau prevenite numai prin administrarea de medicamente sub formă de comprimate pe bază de acid acetilsalicilic.
Este adevărat, astfel cum susţine recurenta, că CJUE a luat în considerare, în jurisprudenţa sa, şi o delimitare a medicamentelor în funcţie doar de substanţa activă, recurenta făcând referire, în acest sens, la hotărârea pronunţată în cauza T-483/04 Galzin, în care s-a acceptat subdiviziunea produselor farmaceutice pe bază de calciu.
Acea hotărâre nu este, însă, relevantă în cauză, în condiţiile în care nu rezultă din conţinutul său vreo referire la mai multe indicaţii terapeutice ale calciului, esenţialmente diferite unele de celelalte, precum în cazul aspirinei.
Faţă de toate considerentele expuse, Înalta Curte a admis recursul, dispunând, pe temeiul art. 497 C.proc.civ., casarea deciziei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.
Cu ocazia rejudecării, vor fi luate în considerare dezlegările din prezenta decizie, urmând a se preciza subcategoria din care face parte medicamentul ASPENTER, în cadrul formulării identificate în decizia de faţă, în sensul dacă este necesară adăugarea şi a profilaxiei, nu numai a tratării afecţiunilor prin respectivele medicamente sub formă de comprimate, iar, pe de altă parte, dacă este vorba doar despre afecţiuni cardiace sau cardiovasculare.