Utilizarea unui semn protejat ca marcă pentru indicarea destinaţiei produsului. Limitarea dreptului exclusiv asupra mărcii. Criterii de analiză a caracterului necesar al folosirii mărcii de către un terţ fără consimţământul titularului
Cuprins pe materii: Dreptul proprietăţii intelectuale. Marcă
Index alfabetic: acţiune în contrafacere
- marcă figurativă
- element verbal
- indicaţie tehnică
Regulamentul UE nr. 2017/1001, art. 9, art. 14
Legea nr. 84/1998, art. 36 alin. (2), art. 39 alin. (1)
Un terţ poate folosi marca în activitatea sa comercială, fără consimţământul titularului, dacă utilizarea este necesară pentru a identifica sau a face o trimitere la produse sau servicii ca fiind ale titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii se impune pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate şi, totodată, conformă practicilor loiale din domeniul industrial ori comercial.
Ca atare, în analiza folosirii necesare a mărcii reclamantei pe ambalajul produselor comercializate de un terţ, fără consimţământul titularului, este necesar să se stabilească, potrivit principiilor rezultate din jurisprudenţa C.J.U.E., dacă folosirea serveşte furnizării către public a unei informaţii referitoare la produs şi dacă reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă, în raport de natura publicului.
Totodată este necesar ca instanţa să stabilească care este în mod real publicul relevant şi să identifice criteriul nivelului de atenţie corespunzător acestuia, care trebuie evaluat în legătură cu percepţia semnelor aplicate pe produsele comercializate de terţ.
Chiar dacă indicaţiile tehnice de pe etichete relevă posibilitatea existenţei unor standarde tehnice pentru tipul de produs comercializat de către terţ, trebuie stabilit, în strânsă legătură cu analiza publicului, dacă respectivele indicaţii sunt cunoscute publicului căruia îi este destinat acel tip de produs, astfel încât publicul relevant şi-ar da seama din aceste semne care este destinaţia produsului, recunoaştere prin prisma căreia să se determine dacă menţionarea mărcii era imperios necesară pentru informarea clară şi completă a acestuia. Totodată, trebuie stabilit dacă acesta este unicul mijloc de informare a publicului ori dacă, alături de informaţiile de natură tehnică şi exclusiv în scop informativ, este necesară şi menţionarea mărcii reclamantei.
I.C.C.J., Secţia I civilă, decizia nr. 623 din 25 aprilie 2023
I. Circumstanţele cauzei.
1. Obiectul cererii de chemare în judecată.
Prin cererea înregistrată la data de 04.12.2017 pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă, reclamanta A. AG a solicitat, în contradictoriu cu pârâta B. S.R.L.: 1. să se dispună interzicerea importului şi a comercializării neautorizate, de către pârâtă, a produselor reţinute de către autorităţile vamale conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Galaţi nr. 15937/D148-2017/09.11.2017, purtând semne identice sau similare mărcilor nr. 000140335/01.04.1996, 006452254/ 19.11.2007 şi nr. 006368153/16.10.2007 aparţinând reclamantei; 2. să se dispună interzicerea producerii, importului, distribuirii, comercializării, publicităţii şi a oricăror acte de folosinţă, în activitatea comercială a pârâtei, a produselor purtând fără drept semne identice sau similare mărcilor nr. 000140335/01.04.1996, 006452254/19.11.2007 şi nr. 006368153/16.10.2007 aparţinând reclamantei; 3. să se dispună distrugerea produselor reţinute de către autorităţile vamale, pe cheltuiala pârâtei, precum şi suportarea cheltuielilor de depozitare a bunurilor de către pârâtă; 4. obligarea pârâtei să furnizeze informaţii complete privind provenienţa şi circuitele de distribuire a bunurilor ce formează obiectul prezentului dosar, în special: numele/adresele furnizorilor şi ale deţinătorilor anteriori ai bunurilor, numele/adresele cumpărătorilor/ clienţilor, cu excepţia consumatorilor finali, informaţii cu privire la cantitatea de produse achiziţionată şi livrată, precum şi facturile sau alte documente de achiziţie relevante; să se dispună obligarea pârâtei la plata de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală deţinute de reclamantă, în perioada 28.11.2014 - până la data introducerii cererii de chemare în judecată, estimate provizoriu la valoarea de 1.500 euro, echivalentul a 6.964,65 lei, pentru prejudiciul material şi 3.000 euro, echivalentul a 13.929,30 lei, pentru prejudiciul moral.
2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă.
Prin sentinţa civilă nr. 3170 din 2.12.2019, Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă, a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamanta A. AG în contradictoriu cu pârâta B. S.R.L. şi a obligat reclamanta la plata sumei de 6500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către pârâtă.
3. Hotărârea pronunţată în apel.
Prin decizia civilă nr. 1871 A din 22.12.2021, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de apelanta-reclamantă A. AG împotriva sentinţei civile nr. 3170/2019 pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă, fiind obligată apelanta la plata sumei de 2.500 lei către intimată reprezentând cheltuieli de judecată în apel.
4. Calea de atac formulată în cauză.
Împotriva deciziei pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti a declarat recurs reclamanta, solicitând admiterea recursului, casarea în tot a deciziei civile nr. 1871 A/2021 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, și trimiterea cauzei spre o nouă judecată instanței de apel.
În cuprinsul cererii de recurs, recurenta reclamantă a invocat incidenţa motivului de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ..
Ca o chestiune prealabilă, recurenta reclamantă a arătat că societatea A. AG şi-a schimbat denumirea, în data de 01.02.2022, devenind A.A. AG.
În ceea ce priveşte motivul de nelegalitate invocat, recurenta reclamantă a arătat că normele de drept material încălcate prin decizia recurată sunt reprezentate atât de art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene, cât şi de art. 14 din acelaşi Regulament. Aceste dispoziţii legale au făcut obiectul analizei şi interpretării obligatorii din partea Curţii Europene de Justiţie, dar şi a interpretării şi analizei efectuate de Înalta Curte de Casaţie în cauze similare anterioare.
Astfel, în esenţă, în raport cu dispoziţiile legale menţionate şi cu jurisprudenţa relevantă, folosirea unei mărci înregistrate în condiţiile situaţiei de excepţie reglementate de lege este legală în măsura în care: este necesară pentru a indica publicului destinaţia unui produs sau serviciu; folosirea mărcii terţului este singura modalitate pentru a comunica informaţia necesară publicului; este realizată într-o manieră conformă practicilor comerciale loiale din domeniu.
Recurenta reclamantă a considerat că, prin decizia pronunţată, instanţa de apel a analizat în mod greşit toate cele trei condiţii vizând incidenţa excepţiei prevăzute de lege, respectiv de art. 14 alin. 2 lit. c) din Regulament, încălcând astfel normele de drept material indicate. Astfel, instanţa de apel a încălcat norma legală care reglementează o situaţie de excepţie ce trebuie să fie de strictă interpretare şi aplicare, considerând că textul este aplicabil şi situaţiei în care folosirea mărcii este permisă şi dincolo de limita strictă a necesităţii impuse de furnizarea informaţiei esenţiale publicului, câtă vreme se poate reţine scopul folosirii mărcii; a încălcat normele legale şi interpretarea CJUE, reţinând că norma este incidentă chiar dacă folosirea mărcii nu este singura modalitate prin care informaţia putea fi furnizată publicului; a încălcat norma legală pentru că a ignorat relevanţa modalităţii concrete de folosire a mărcii în raport cu uzanţele comerciale loiale. Astfel, instanţa a ignorat concluziile jurisprudenţei relevante conform căreia o folosire a unor mărci figurative sau combinate nu este conformă unei practici loiale, asocierea mesajului cu imaginile elementelor figurative ale mărcilor ori cu mărci figurative depăşind limita unei necesităţi de informare, având şi o conotaţie promoţională; a ignorat că prin modalitatea concretă de folosire a mărcilor, respectiv asocierea unor imagini ale elementelor figurative din mărcile reclamantei cu texte exprimând performanţa motorului şi nu strict compatibilitatea acestora, se deturnează scopul pentru care a fost reglementată excepţia legală.
Recurenta reclamantă a susţinut că instanţa de apel a încălcat aceste prevederi, venind în sprijinul apărărilor intimatei-pârâte şi al motivării primei instanţe, prin oferirea anumitor semnificaţii/modalităţii de scriere a mărcii terţului, a producătorului uleiurilor, a mărcii de uleiuri sau a altor elemente din ambalaj, care, toate împreună, spune Curtea, induc publicului informaţia privind destinaţia uleiului pentru maşinile Mercedes, fapt pe care Curtea îl consideră singurul necesar şi suficient pentru incidenţa normei legale.
Curtea de Apel a calificat criticile recurentei, prin care aceasta a arătat că o astfel de abordare este nelegală, drept pur speculative. Procedând astfel, Curtea de Apel a încălcat dispoziţiile legale menţionate, care, prin caracterul lor de excepţie, au făcut ca analiza incidenţei lor să fie mult mai strictă decât abordarea generoasă a CJUE, contravenind flagrant şi explicit pe alocuri, cerinţelor imperative ale CJUE.
Recurenta reclamantă a arătat că instanţa de apel nu a justificat, nici în fapt, nici în drept, necesitatea furnizării către public a informaţiei că un anumit tip de ulei este destinat anumitor mărci de autoturisme, deşi nu a înlăturat poziţia apelantei care a arătat că o astfel de informaţie nu este necesară tehnic deoarece producătorii de autoturisme precizează caracteristicile uleiurilor de motor în raport cu fiecare tip de motor folosit şi nu în raport cu marca acestuia.
În acest context, instanţa de apel a înţeles să se raporteze exclusiv la a sublinia dorinţa, intenţia producătorului de ulei de a oferi această informaţie publicului, fără a analiza dacă această informaţie era şi necesară acestuia. Recurenta reclamantă a arătat că Mercedes recomandă pentru maşinile sale folosirea mai multor categorii de uleiuri diferenţiate după tipul de motor şi nu după marcă. Astfel, informaţia că uleiul este pentru o anumită marcă de maşină este inutilă tehnic câtă vreme nu conţine nimic despre tipul de motor folosit; nu există un ulei pentru Mercedes, acest tip de informaţie fiind un nonsens tehnic şi având doar o valoare publicitară.
Recurenta reclamantă a arătat că legea a reglementat o excepţie, permiţând folosinţa mărcii doar în limita unei necesităţi stricto sensu, excepţia fiind de strictă interpretare şi aplicare. Alte caracteristici decât cele necesare a fi indicate de producătorul uleiului pentru compatibilitatea cu anumit tip de motor şi nu cu o marcă de maşină, exced aspectului reglementat de excepţia instituită de lege şi sunt exclusiv apanajul unor acorduri cu titularul mărcii, singurul în măsura să decidă condiţiile folosinţei mărcii în raport cu anumite produse şi servicii şi singurul în măsură să decidă caracteristicile calitative şi funcţionale ale produselor în raport cu care marca este folosită, dincolo de necesitatea impusă de lege. O astfel de folosinţă are şi un caracter promoţional, nu doar funcţional, aducând o informaţie suplimentară faţă de cea minimală acceptată de lege.
Recurenta reclamantă a arătat că instanţa de apel s-a rezumat la a afirma că simpla prezenţă a numelui producătorului, a mărcii uleiului şi a mai multor mărci de autoturisme în aceeaşi listă exclude orice confuzie cu privire la producătorul uleiului. Or, instanţa nu a analizat că în cauză este relevant ca o astfel de folosire să fie în măsură să inducă falsa informaţie conform căreia dincolo de stricta compatibilitate a uleiului cu anumite tipuri de motoare, dată de caracteristicile de vâscozitate, comune mai multor producători de motoare, iar nu de maşini, aceste uleiuri sunt licenţiate de anumiţi producători de maşini pentru a "performa" în raport cu standardele interne ale acestora. Acest tip de informare depăşeşte limita reglementată de excepţia prevăzută de lege.
Recurenta reclamantă a considerat că instanţa de apel a încălcat norma de drept material reţinând aplicarea dispoziţiilor de excepţie la ipoteza în care folosirea mărcii recurentei nu era singura posibilitate a intimatei de indicare a compatibilităţii uleiurilor cu anumite tipuri de motoare. În acest sens, recurenta reclamantă a invocat hotărârea CJUE din cauza C-228/2003 Gillette. În ceea ce priveşte caracterul necesar al folosirii mărcii de către un terţ, atât CJUE, cât şi jurisprudenţa naţională amintită au enunţat criterii precise pentru a stabili acest caracter, respectiv: folosirea serveşte furnizării către public a unei informaţii referitoare la produs şi reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă, în raport de natura publicului.
Cu toate acestea, ignorând caracterul obligatoriu al dezlegării date de CJUE, instanţa de apel s-a poziţionat pe o poziţie contrară, reţinând explicit că în opinia sa nu este necesar ca folosirea mărcii Mercedes să fi fost singura opţiune a producătorului de uleiuri de a furniza către public a informaţiei privind compatibilitatea uleiului cu anumite tipuri de motoare.
Recurenta reclamantă a considerat că instanţa a încălcat norma de drept material, aplicând greşit condiţiile de excepţie cerute de aceasta în raport cu noţiunea de caracter necesar pentru informarea publicului şi de conformitate a folosirii cu practica comercială loială.
Prin decizia dată, Curtea de apel a ignorat concluziile jurisprudenţei relevante, potrivit cărora o folosire a unor mărci figurative sau combinate nu este conformă unei practici loiale, asocierea mesajului cu imaginile elementelor figurative ale mărcilor ori cu mărcile figurative depăşind limita unei necesităţi de informare, având şi o conotaţie promoţională. De asemenea, instanţa de apel a ignorat că, prin modalitatea concretă de folosire a mărcilor, respectiv asocierea unor imagini ale elementelor figurative din mărcile reclamantei cu texte exprimând performanţa motorului şi nu strict compatibilitatea acestora, se deturnează scopul pentru care a fost reglementată excepţia legală.
Recurenta reclamantă a arătat că instanţa nu a motivat de ce a stabilit că folosirea expresiei „performance”, asociate mărcii figurative Mercedes este o modalitate conformă practicii loiale în domeniu, de indicare a destinaţiei uleiului de motor. Instanţa nu a stabilit dacă termenului ales de către intimata –pârâtă, de „performance", răspunde cerinţei nominative a normei de excepţie de a indica doar destinaţia uleiului de motor. Era obligaţia esenţială a instanţei de a verifica, în raport cu cerinţa normei de drept, dacă respectiva comunicare aleasă de intimata-pârâtă este o comunicare a destinaţiei uleiului de motor sau este o informaţie diferită de cea indicată de normă. În plus, instanţa trebuia să treacă acest test nominativ prin rigorile jurisprudenţiale vizând comunicarea, care trebuie să fie una necesară şi singura posibilă, conformă practicii loiale, aspecte care în contextul prezentei critici înseamnă că textul folosit trebuie să aibă o semnificaţie minimală şi univocă vizând destinaţia uleiului.
Recurenta reclamantă a considerat că instanţa de apel nu a răspuns astfel nici criticilor formulate de recurentă care evidenţiau că noţiunea de performance depăşeşte sensul indicării destinaţiei, aceasta arătând şi o compatibilitate calitativă specifică standardului produselor Mercedes şi fiind sinonimă mai degrabă cu noţiunea de „performanţă”, decât cu cea de „a se folosi pentru”. Acest aspect era relevant pentru soluţionarea corectă a cauzei, respectiv pentru definirea conformării obligaţiei de loialitate, însă el nu a fost cercetat de instanţă în raport cu principiul enunţat de aceasta, conform căruia pârâta era liberă să aleagă orice formulă de exprimare doreşte.
Nu au fost identificate motive de ordine publică, în condiţiile art. 489 alin. (3) C.proc.civ..
5. Apărările formulate în cauză.
Intimata-pârâtă a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului declarat de recurenta A.A. AG ca nefondat şi obligarea recurentei reclamante la plata cheltuielilor de judecată.
În motivarea întâmpinării, intimata pârâtă a arătat că instanţa de apel a interpretat corect dispoziţiile art. 39 din Legea nr. 84/1998, art. 14 din Regulamentul UE/2017 şi dispoziţiile art. 9 alin. l din Regulamentul UE/2017.
Intimata pârâtă a considerat că atât instanţa de fond cât şi instanţa de apel au reţinut corect situaţia de fapt, reţinând că atât semnul constând în marca reclamantei, cât şi cele ale altor mărci de autoturisme sunt folosite pentru a indica destinaţia fiecărui tip de ulei şi nu poate fi vorba de o folosire în scop promoţional a mărcii Mercedes, câtă vreme pe etichetă sunt şi alte mărci de autoturisme cu care aceasta se afla în relaţii de concurenţă pe piaţa de autovehicule.
Intimata pârâtă a considerat că particularitatea situaţiei de fapt în speţa de faţă este dată de faptul că fabricantul uleiului, respectiv C. are autorizarea recurentei A.A., pentru fabricarea şi comercializarea acestor uleiuri pe piaţă. Importul acestor produse a fost făcut, prima şi singura dată, din Turcia, spaţiu extracomunitar, iar fabricantul turc i-a prezentat acordul încheiat cu proprietarii mărcilor inscripţionate în tabelul privind destinaţia produsului.
Intimata pârâtă a arătat că în mod corect instanţele au reţinut că în cauză este vorba de o limitare justificată a dreptului exclusiv asupra mărcii protejate, fiind incidentă situaţia de excepţie prevăzută de dispoziţiile art. 39 din Legea nr. 84/1998.
Intimata pârâtă a considerat că recurenta a adăugat condiţii noi dispoziţiilor art. 39 din Legea nr. 84/1998, atunci când a afirmat că doar prin indicarea unor coeficienţi de vâscozitate sau coduri tehnice se poate indica destinaţia unui produs. Dacă legiuitorul ar fi avut în vedere aceste utilizări, nu ar mai fi stabilit situaţia de excepţie prevăzută de art. 39 din Legea nr. 84/1988, ci ar fi legiferat în mod clar şi fără echivoc că este interzisă în toate cazurile utilizarea mărcii fără acordul proprietarului mărcii.
Intimata pârâtă a susţinut că utilizarea mărcii a fost necesară pentru a indica destinaţia produsului şi a fost, totodată, conformă cu bunele practici comerciale. Instanţa de apel a stabilit atât utilizarea mărcilor în scopul indicării destinaţiei, dar şi sfera persoanelor cărora le este destinat produsul. S-a stabilit, de asemenea, că nu exista niciun risc de asociere între marcă şi semnul terţului. Publicul relevant nu ar fi înteles destinaţia produsului, respectiv tipul motoarelor cu care este compatibil, dacă s-ar fi limitat doar la prezentarea unor caracteristici de componenţă a produsului. Doar astfel se asigură o informare corectă, completă şi inteligibilă a publicului cu privire la destinaţia produsului ulei de motor.
Intimata pârâtă a considerat că nu a încălcat obligaţia de loialitate faţă de interesele titularului mărcii şi nu s-a urmărit obţinerea vreunui profit injust prin folosirea renumelui mărcii, câtă vreme exista acordul titularilor mărcilor cu fabricantul turc, iar mărcile de motoare cu care uleiul este compatibil sunt mărci în competiţie şi fiecare ar fi putut considera că standardele sale calitative sunt superioare celorlalte.
Recurenta - reclamantă a depus răspuns la întâmpinare, solicitând respingerea argumentelor intimatei-pârâte şi admiterea în integralitate a recursului, casarea în tot a deciziei civile nr. 1871A din 22.12.2021 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, şi trimiterea cauzei spre o nouă judecată aceleiaşi instanţe, obligând totodată intimata la plata cheltuielilor de judecată.
II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul declarat este fondat pentru considerentele ce urmează să fie expuse.
Recurenta reclamantă este titulara mărcilor EUTM nr. 000140335/01.04.1996, 006452254/19.11.2007 şi nr. 006368153/16.10.2007, figurative, constând într-o stea cu 3 colțuri amplasată într-un cerc, pentru numeroase clase de produse și servicii, inclusiv pentru clasa 4 – uleiuri industriale, lubrifianţi, combustibili, beneficiind astfel de drepturile recunoscute de art. 9 alin. 1 din Regulamentul nr. 1001/2017 privind marca Uniunii Europene. Recurenta reclamantă a invocat încălcarea acestor drepturi de către intimata pârâtă, considerând că faptele acesteia intră sub incidenţa art. 9 alin. 2 lit. a), b) şi c) din Regulamentul nr. 1001/2017, dispoziţii ce se regăsesc şi în legislaţia română în cuprinsul art. 36 alin. 2 lit. a), b) şi c) din Legea nr. 84/1998, în forma în vigoare la data introducerii acţiunii. În acest sens, prima instanţă a reţinut că fapta imputată pârâtei constă în importul de produse – ulei de motor purtând, fără drept semne identice sau similare mărcilor nr. 000140335/01.04.1996, 006452254/19.11.2007 şi nr. 006368153/16.10.2007 aparţinând reclamantei, produse reţinute de către autorităţile vamale conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Galaţi nr. 15937/D148-2017/09.11.2017.
Reţinând elementele de fapt stabilite de prima instanţă privind semnele folosite pe etichetele aplicate pe bidoanele de ulei, instanţa de apel a considerat că atât semnul constând în marca reclamantei, cât şi cele ale altor mărci de autoturisme, sunt folosite pentru a indica destinația fiecărui tip de ulei şi a stabilit că sunt aplicabile dispoziţiile art. 14 alin. 1 lit. c) din Regulamentul nr. 1001/2017 privind marca Uniunii Europene. În consecinţă, prin decizia recurată, instanţa de apel a menţinut sentinţa primei instanţe, considerând că reclamanta, titulară a mărcii Mercedes, protejate la nivel internaţional şi la nivelul Uniunii Europene, nu are dreptul de a cere interzicerea folosirii de către pârâtă a semnului Mercedes, identic mărcilor reclamantei, fiind întrunite condiţiile de aplicare a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European şi al Consiliului privind marca Uniunii Europene.
Prin motivele de recurs, s-au criticat, în esenţă, criteriile de stabilire a domeniului de aplicare al normelor considerate a fi incidente prin decizia recurată, ce reglementează, cu valoare de excepţie, o limitare a dreptului exclusiv asupra unei mărci.
Criticile astfel formulate sunt fondate, în condiţiile în care considerentele deciziei recurate nu relevă aplicarea criteriilor de delimitare a situaţiei de excepţie reglementate de art. 14 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001, astfel cum s-au conturat în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
Potrivit art. 39 alin. 1 din Legea nr. 84/1998, în forma în vigoare la data introducerii acţiunii, titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea sa comercială: (...) c) marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinaţia produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detaşabile. Aceste dispoziţii sunt aplicabile cu condiţia ca folosirea de către un terţ a elementelor prevăzute la lit. a) şi c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial, astfel cum prevede alin. 2 al aceluiaşi articol.
De asemenea, art. 14 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene prevede: "(1) O marcă UE nu conferă titularului dreptul de a interzice terţilor utilizarea în comerţ: (...) (c) dacă acest lucru este necesar pentru a identifica sau a face o trimitere la produse sau servicii ca fiind ale titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii în cauză se impune pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate. Alineatul (1) se aplică numai în cazul în care utilizarea de către un terţ se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială, astfel cum prevede alin. 2 al aceluiaşi articol.
Modul de interpretare a normelor referitoare la marcă trebuie să fie uniform în ordinea juridică a Uniunii Europene, atunci când este vorba despre noţiuni autonome care au o anumită semnificaţie.
Astfel, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a arătat în mod constant, în jurisprudenţa sa, că această abordare garantează o aplicare coerentă a diferitelor norme care au ca obiect mărcile, atât a Regulamentului privind marca Uniunii Europene, dar şi a normelor corespondente din directiva de armonizare a legislaţiilor naţionale în domeniul mărcilor, transpusă în legea naţională (a se vedea, de exemplu, hotărârea din data de 27.06.2013 în cauza C-320/12 Malaysia Diary, pct. 33 -35).
Pornind de la această premisă, Înalta Curte constată ca fiind corectă susţinerea recurentei - reclamante potrivit căreia normele incidente în prezenta cauză relevă o situaţie de excepţie de la regula caracterului absolut al protecţiei conferite unei mărci înregistrate, caracter inerent dreptului exclusiv asupra mărcii dobândit prin înregistrare, prevăzut de art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 şi art. 9 alin. (1) din Regulament.
Fiind vorba despre o excepţie, normele care o reglementează sunt de strictă interpretare şi aplicare, iar condiţiile anume prevăzute trebuie întrunite în mod cumulativ pentru ca normele respective să fie aplicabile.
Astfel, în ipoteza speţei, un terţ poate folosi marca în activitatea sa comercială, fără consimţământul titularului, dacă utilizarea este necesară pentru a identifica sau a face o trimitere la produse sau servicii ca fiind ale titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii în cauză se impune pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate şi, totodată, conformă practicilor loiale din domeniul industrial ori comercial.
Pentru aprecierea caracterului necesar şi conform al folosirii mărcii de către terţ este esenţială raportarea la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene formată în aplicarea Regulamentului mărcii Uniunii Europene şi al directivei de armonizare a legislaţiilor naţionale, în care se regăseşte interpretarea dată normelor respective din această perspectivă şi în funcţie de obiectivul urmărit de reglementarea în cauză, indicându-se criteriile relevante de evaluare a celor două condiţii enunţate anterior.
Atare interpretare se impune instanţelor naţionale învestite cu cercetarea incidenţei prevederilor legale de excepţie, prin prisma celor expuse anterior, vizând necesitatea unei abordări uniforme în ordinea juridică a Uniunii a normelor privind mărcile, indiferent dacă este vorba despre o marcă naţională/internaţională sau despre o marcă a Uniunii Europene.
Prin hotărârea pronunţată la data de 17.03.2005 în cauza C-228/03 Gillette, cu privire la art. 6 alin. (1) lit. c) din Directivă nr. 104/89 [identic în conţinut, deşi într-o formulare uşor diferită, cu art. 14 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din actuala Directivă nr. 2436/2015, respectiv din Regulamentul mărcii Uniunii Europene], Curtea a decis următoarele (paragrafele 2 şi 3 ale pct. 1 din dispozitiv):
"Folosirea mărcii de către un terţ este necesară pentru indicarea destinaţiei unui produs comercializat de către acest terţ atunci când această folosire constituie în practică singurul mijloc pentru furnizarea către public a unei informaţii comprehensibile şi complete despre această destinaţie, pentru respectarea sistemului de concurenţă loială de pe piaţa produsului respectiv.
Revine instanţei de trimitere să verifice dacă, în circumstanţele speţei, folosirea este necesară, ţinând cont de natura publicului căruia îi este destinat produsul comercializat de către terţul în cauză".
Aşadar, în ceea ce priveşte caracterul necesar al folosirii mărcii de către un terţ, potrivit CJUE, acesta presupune a se stabili dacă folosirea serveşte furnizării către public a unei informaţii referitoare la produs şi dacă reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă, în raport de natura publicului.
Înalta Curte constată, din considerentele deciziei recurate, că analiza folosirii "necesare" a mărcii Mercedea pe ambalajul produselor comercializate de intimata pârâtă - reţinute în vamă -, de către o altă persoană decât titularul mărcii şi fără consimţământul acestuia, nu a fost făcută prin prisma criteriilor menţionate anterior, iar situaţia de fapt relevantă în acest sens nu a fost stabilită.
Astfel, în privinţa necesităţii utilizării mărcii pentru a indica destinaţia folosinţei uleiurilor pentru anumite tipuri de motor, instanţa de apel a considerat că o atare necesitate nu poate fi exclusă atunci când, datorită compoziţiilor diferite, fabricantul doreşte să descrie compatibilitatea produsului cu anumite motoare. Argumentând în acest mod îndeplinirea condiţiei folosirii "necesare" a mărcii, instanţa de apel nu a stabilit, astfel cum impuneau normele legale incidente şi principiile rezultate din jurisprudenţa CJUE, dacă folosirea serveşte efectiv furnizării către public a unei informaţii referitoare la produs şi dacă aceasta reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă, în raport de natura publicului.
În ceea ce priveşte publicul, prin decizia recurată instanţa a considerat că în mod corect a reţinut tribunalul că, fiind vorba despre autoturisme și produse destinate acestora, publicul trebuie considerat mai bine informat și mai atent decât un public mediu.
Cu toate acestea, Înalta Curte observă că această statuare nu permite instanţei de recurs a decela care este totuşi publicul relevant avut în vedere de instanţa de apel. De asemenea, în contextul speţei, instanţa anterioară nu a identificat nici nivelul de atenţie al acestui pretins public, astfel încât raţionamentul expus în considerentele deciziei recurate nu conţine toate etapele necesare pentru a fi posibilă exercitarea controlului judiciar de către această instanţă de recurs, cu referire la aplicarea normelor de excepţie invocate, prin prisma reperelor de analiză redate din jurisprudenţa CJUE.
Din acest punct de vedere, este necesar ca instanţa de apel să lămurească, în contextul speţei, care este în mod real publicul relevant, respectiv dacă în această categorie intră persoanele specializate în domeniul reparaţiilor şi întreţinerii auto ori şi/sau consumatorul final, să identifice criteriul nivelului de atenţie corespunzător acestuia pe care îl va aplica în legătură cu percepţia semnelor aplicate pe etichetele în discuţie, considerentele deciziei nereflectând niciun argument pertinent cu privire la concluzia că amplasarea semnului corespunzător mărcilor figurative ale reclamantei într-un tabel alături de semnele care corespund altor producători de autoturisme împreună cu menţionarea indicațiilor tehnice vizând compatibilitățile fiecărui tip de ulei exclude orice posibilitate ca publicul să creadă există vreo legătură comercială între reclamantă și producătorul uleiului de motor.
Acest aspect prezintă importanţă şi din perspectiva condiţiei ca folosirea mărcii să fie singurul mijloc de informare a publicului de o manieră clară şi completă.
În acest sens, se constată că instanţa de apel a reţinut că ar fi existat şi alte posibilităţi de identificare a produselor în raport de compatibilitatea cu diferite produse originale, în contradicţie cu principiul reţinut considerentul 36 din hotărârea CJUE pronunţată în aceeaşi cauză C-228/2003 Gillette: "... pentru a se verifica dacă pot fi utilizate alte mijloace de furnizare a unei asemenea informaţii, se impune a se lua în considerare, de exemplu, eventuala existenţă a unor standarde tehnice sau a unor norme general utilizate pentru tipul de produs comercializat de către terţ şi cunoscute publicului căruia îi este destinat acel tip de produs. Aceste norme sau alte caracteristici trebuie să fie apte de a furniza publicului relevant o completă şi comprehensibilă asupra destinaţiei produsului comercializat de către terţ, pentru respectarea sistemului de concurenţă loială de pe piaţa produsului".
Din considerentele deciziei recurate, rezultă că instanţa de apel a reţinut din analiza modului de utilizare a mărcii aşa cum rezultă din maniera de inscripţionare a etichetei, că semnul principal – primul vizibil, primul pe etichetă şi cu dimensiuni mari – este marca proprie a pârâtei, „clean-clean”, fiind evident că semnele din tabelul din josul etichetei sunt indicaţii, caracteristici şi coduri (inclusiv termenul reprezentând marca verbală a reclamantei), toate fiind scrise cu fonturi de dimensiuni reduse şi similare ca dimensiuni, ceea ce înlătură riscul inducerii în eroare şi pune în lumină că scopul este acela al indicării unor caracteristici şi a compatibilităţii uleiului cu anumite motoare – fapt ce rezultă din menţiunea „performance”, deasupra tabelului..
Înalta Curte constată că argumentele menţionate ale instanţei de apel nu echivalează cu o analiză corespunzătoare din perspectiva criteriilor de apreciere a caracterului necesar al folosirii mărcii de către terţ, în ipoteza din speţă.
Astfel, în primul rând, cât priveşte imaginea de ansamblu a etichetelor, stabilirea caracterului necesar al folosirii se raportează, indiscutabil, la percepţia publicului asupra semnului terţului, din moment ce acesta este destinatarul produsului pe care este aplicată marca de către terţ, însă presupune o analiză specifică, distinctă de evaluarea riscului de confuzie, incluzând riscul de asociere între marcă şi semnul terţului, care poate interesa acţiunea în contrafacerea mărcii, în cadrul căreia a fost invocată, ca apărare de fond, situaţia de excepţie reglementată de dispoziţiile art. 39 al Legii nr. 84/1998.
Mai mult decât atât, reclamanta din cauză a susţinut identitatea dintre marcă şi semnul pârâtei, respectiv dintre produsele pentru care mărcile reclamantei au fost înregistrate şi produsul pârâtei, ipoteză în care, în conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 [sau art. 9 alin. (2) lit. a) din Regulament], riscul de confuzie este prezumat, nefiind necesară cercetarea sa din perspectiva imaginii de ansamblu oferite de semnele în conflict.
Fără a se pronunţa asupra ordinii de analiză a chestiunilor de drept deduse judecăţii, date fiind limitele învestirii fixate prin recursul declarat, Înalta Curte constată doar că instanţa de apel nu a infirmat folosirea mărcii de către terţ, ca premisă de analiză a situaţiei de excepţie descrise în art. 39 din lege, procedând la verificarea incidenţei în cauză a acestei norme.
În al doilea rând, indicaţiile tehnice pe etichete relevă, într-adevăr, posibilitatea existenţei unor standarde tehnice pentru tipul de produs comercializat de către terţ, în termenii deciziei CJUE.
În acest context, ar trebui, însă, stabilit, în strânsă legătură cu analiza publicului, dacă respectivele indicaţii sunt cunoscute publicului căruia îi este destinat acel tip de produs, astfel încât publicul relevant şi-ar da seama din aceste semne care este destinaţia produsului, recunoaştere prin prisma căreia să se determine dacă menţionarea mărcii era imperios necesară pentru informarea clară şi completă a acestuia şi, mai mult, dacă acesta era unicul mijloc de informare a publicului ori dacă, alături de informaţiile de natură tehnică şi exclusiv în scop informativ, este necesară şi menţionarea mărcii reclamantei.
Altfel spus, ar trebui stabilit şi motivat în mod corespunzător dacă o marcă ce constă într-un element verbal (ce nu relevă o caracteristică a produsului) poate reprezenta o indicaţie de natură tehnică, cu atât mai mult cu cât este plasată alături de coduri şi alte menţiuni în litere şi cifre, astfel cum a reţinut instanţa de apel, impunându-se a se clarifica motivele prezenţei simultane atât a codurilor, cât şi a mărcii.
În acelaşi context, se constată ca fiind fondată şi susţinerea recurentei potrivit căreia instanţa de apel nu a stabilit în concret dacă maniera de folosire a mărcii este una uzuală pentru indicarea destinaţiei produsului în piaţa uleiurilor de motor, atunci când lipseşte consimţământul titularului mărcii pentru folosirea acesteia.
Chiar dacă recurenta a formulat această critică în legătură cu cea de-a doua condiţie prevăzută de art. 39 din Legea nr. 84/1998, anume condiţia conformităţii folosirii de către terţ cu practicile loiale în domeniu, se constată că, prin prisma criteriilor de apreciere enunţate în cele ce preced şi a împrejurării reţinute de instanţa de apel - semnul protejat ca marcă al reclamantei ar fi perceput ca o indicaţie tehnică -, atare aspect interesează, în egală măsură, şi prima condiţie, care se referă tocmai la existenţa unor norme general utilizate şi cunoscute (în formularea hotărârii CJUE din cauza Gillette).
Faţă de cele expuse, Înalta Curte constată că aprecierea instanţei de apel referitoare la incidenţa art. 39 din Legea nr. 84/1998, respectiv a dispoziţiilor art. 14 din Regulamentul mărcii Uniunii Europene, nu a fost fundamentată pe criteriile necesar a fi aplicate în speţă, în sensul de a se fi stabilit dacă folosirea serveşte furnizării către public a unei informaţii referitoare la produs şi dacă reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă, în raport de natura publicului.
Considerentele deja expuse în legătură cu prima condiţie de aplicare a acestor dispoziţii legale sunt suficiente pentru admiterea recursului şi trimiterea cauzei spre rejudecare, din moment ce condiţiile de aplicare a legii trebuie întrunite în mod cumulativ, iar prima condiţie nu a fost analizată în mod corespunzător prin decizia recurată.
Cu toate acestea, întrucât au fost formulate critici prin motivele de recurs şi în legătură cu cea de-a doua condiţie, referitoare la folosirea conformă cu practicile loiale, iar răspunsul Înaltei Curţi ar interesa, totuşi, în ipoteza în care s-ar constata ca fiind îndeplinită prima condiţie, se reţin următoarele:
Instanţa de apel a procedat în mod corect evaluând imaginea de ansamblu a produsului terţului şi modul în care marca reclamantei este pusă în evidenţă în cadrul acestui semn (a se vedea, în acest sens, pct. 46 din considerentele hotărârii CJUE pronunţate în cauza Gillette, menţionată deja în prezenta decizie).
Finalitatea unei asemenea analize rezidă, însă, nu în stabilirea existenţei unui risc de confuzie în percepţia publicului, ci în identificarea unei eventuale încălcări de către terţ a obligaţiei de loialitate faţă de interesele legitime ale titularului mărcii, potrivit definiţiei date de CJUE în aceeaşi hotărâre pronunţată în cauza Gillette (pct. 2 primul paragraf din dispozitiv).
În acest context, interesează în cauză dacă folosirea mărcii de către terţ este făcută într-o asemenea manieră încât nu numai că ar putea da impresia existenţei unei legături comerciale între terţ şi titularul mărcii, dar ar afecta valoarea mărcii, permiţând terţului să profite de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii (cel de-al doilea paragraf al pct. 2 din dispozitivul hotărârii Gillette), ţinându-se cont şi de practicile obişnuite pe piaţa uleiurilor de motor, atunci când nu există consimţământul titularului mărcii, aspect ce urmează a fi clarificat cu ocazia rejudecării apelului.
Argumentele intimatei pârâte privind lipsa de interes, lipsa de obiect a cererii de chemare în judecată, existenţa acordului titularului mărcii pentru folosirea acesteia de către pârâtă, care ar exclude aplicarea dispoziţiilor legale analizate mai sus nu pot forma obiect de analiză în această fază procesuală, ele nefiind dezlegate de instanţa de apel iar partea interesată neînvestind instanţa cu o cale de atac împotriva modului în care curtea de apel a procedat în privinţa respectivelor apărări.
Pentru aceste considerente, Înalta Curte, în aplicarea art. 488 alin. (1) pct. 8 raportat la art. 497 coroborat cu art. 496 alin. (2) C.proc.civ., a admis recursul declarat de recurenta reclamantă şi a casat decizia recurată, cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel, instanţă care va soluţiona şi cererea părţilor de acordare a cheltuielilor de judecată, inclusiv pentru această etapă procesuală, funcţie de criteriul legal consacrat de art. 453 C.proc.civ.
Notă: Legea nr. 84/1998 a fost republicată în M.Of. nr. 856 din 18 septembrie 2020, textele de lege fiind renumerotate