Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 16 decembrie 2009 pe rolul Tribunalului București, secția a V-a civilă, sub nr. 49753/3/2009, reclamanta A.G.C.K.G., în contradictoriu cu pârâții SC R. SRL și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, a solicitat instanței să dispună decăderea pârâtei SC R. SRL din drepturile conferite de marca națională combinată nr. 042276 alcătuită din expresia "A.K." scrisă cu alb pe fond negru cu chenar grena, conform reprezentării grafice, pe motiv de nefolosire; anularea mărcii naționale A. nr. 042276 pe motivul depunerii acesteia cu rea-credință, precum și obligarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci la radierea mărcii naționale A. nr. 042276 din Registrul Național al Mărcilor, după emiterea hotărârii de anulare a acestei mărci, cu obligarea pârâtei SC R. SRL la plata cheltuielilor de judecată.

În drept, s-au invocat prevederile Directivei 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci; Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară; Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice; Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice aprobat prin Hotărârea nr. 833/1998; Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor, ratificat de România prin Legea 3/1998.

Prin întâmpinarea formulată pârâta SC R. SRL a invocat excepția lipsei calității de reprezentant a Societății Civile Profesionale S.Ș.A. pentru societatea reclamantă, iar pe fond a solicitat respingerea cererii, ca nefondată.

La data de 31 august 2010 reclamanta a depus cerere precizatoare prin care a solicitat ca instanța să dispună, în principal, anularea mărcii naționale A. nr. 042276 pentru motivul depunerii acesteia cu rea-credință, iar în subsidiar, în cazul în care capătul de cerere privind anularea mărcii va fi respins, să se dispună decăderea pârâtei R. din drepturile conferite de marca A. nr. 042276 pentru nefolosire, în conformitate cu art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, coroborat cu art. 12 alin. (1) din Directiva 2008/95/CE.

Reclamanta a depus la dosar răspuns la întâmpinare la data de 31 august 2010, prin care a solicitat respingerea excepției lipsei dovezii calității de reprezentant al Societății Civile de Avocați S.Ș.A., depunând la dosar copia scrisorii de angajament și a contractului de asistență juridică încheiat între A.G.C.K.G. și S.Ș.A., iar pe fondul cauzei a reiterat susținerile din cererea de chemare în judecată.

La termenul din 20 ianuarie 2011 instanța a admis în principiu cererea de intervenție accesorie în interesul reclamantei, formulată de SC G. SRL.

Prin Sentința civilă nr. 1129 din 09 iunie 2011, pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a civilă, a fost respinsă ca neîntemeiată excepția lipsei dovezii calității de reprezentant al apărătorului reclamantei și s-a respins în totalitate, ca neîntemeiată, acțiunea formulată de reclamanta A.G.C.K.G. în contradictoriu cu pârâții SC R. SRL și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

S-a respins cererea de intervenție în interesul reclamantei formulată de SC G. SRL ca neîntemeiată și a fost obligată reclamanta la plata sumei de 15.336 RON cheltuieli de judecată către pârâta SC R. SRL.

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut cu privire la excepția lipsei dovezii calității de reprezentant a SCA S.Ș.A. pentru reclamantă, că s-a depus la dosar împuternicirea avocațială, scrisoarea de angajament și contractul de asistență juridică încheiat între reclamantă și societatea de avocatură.

Pe fondul cauzei, tribunalul a constatat că reclamanta a achiziționat drepturile de autor asupra logoului A. de la compania germană G.G. în anul 1995, astfel cum rezultă din înscrisurile din anexele 3 și 4 ale cererii de chemare în judecată. Compania G.G. a fost angajată de către reclamanta A.G.C.K.G. să creeze brandul A., astfel cum rezultă din actele depuse în anexa 4 a cererii de chemare în judecată și anexa 3, care reprezintă contractul de cesiune și prețul pe care A.G.C.K.G. l-a plătit pentru drepturile de autor asupra logoului A.

Pe lângă drepturile de autor asupra elementului A. reclamanta A.G.C.K.G. a înregistrat A. ca marcă națională nr. 39519263 în Germania în anul 1995.

Între anii 1996 - 1998 A.G.C.K.G. a obținut mai multe înregistrări ale mărcii A. pe cale națională în Ungaria și Cehia (mărcile nr. 151892 și 213151), în Marea Britanie (marca nr. 2113285) și în Irlanda (marca nr. 208460); în anul 1996 filiala lui A.G.C.K.G. din Austria - H.K.G. - a înregistrat marca A. nr. 167093 la nivel național în Austria; de asemenea, în același an, A.G.C.K.G. a depus cererea de înregistrare a mărcii A. la nivel comunitar, această marcă fiind înregistrată în 21 august 1998 sub nr. 000352450.

În 20 martie 2000, compania românească S.I. SRL a depus în România cererea de înregistrare a mărcii naționale A. pentru clasele de produse 30, 35, 39 și 40, marca fiind înregistrată sub nr. 042276 la data de 06 martie 2001.

La data de 30 aprilie 2001, marca națională A. a făcut obiectul unei cesiuni totale către compania elvețiană K.F.S.A.G., astfel cum rezultă din extrasul din Buletinul de Proprietate Industrială - Secțiunea Mărci nr. 4/2001, ce atestă publicarea acestei cesiuni.

În anul 2006, marca națională A. a făcut obiectul unei alte cesiuni de la K.F.S.A.G., către pârâta SC R. SRL, cesiune publicată în data de 31 august 2006 în Buletinul de Proprietate Industrială - Secțiunea Mărci nr. 10/2006.

În primul petit, reclamanta a solicitat anularea înregistrării mărcii naționale A. nr. 042276 pentru rea-credință, invocând faptul că în anul 2000, când marca națională A. nr. 042276 a fost depusă la înregistrare de către S.I. SRL, marca A. a reclamantei era deja utilizată pentru produse de cafea în Germania, Austria și alte țări europene, fiind totodată protejată prin înregistrare în aceste țări încă din anul 1996. Așa fiind, reclamanta presupune că S.I. SRL, deoarece acționa în domeniul distribuției de cafea din România, cunoștea cele mai importante mărci de cafea utilizate și protejate în Germania, Austria, Ungaria, Cehia, însă, instanța a apreciat că această susținere nu a fost probată în cauză.

Tribunalul a mai arătat că nu se poate reține că S.I. SRL, care a solicitat înregistrarea mărcii naționale A. nr. 042276, activând în domeniul comerțului cu cafea, cunoștea existența unei alte protecții a mărcii, pe teritoriul unui stat străin, atâta vreme cât nu s-a demonstrat că există sau au existat relații comerciale directe între titularul de drept al mărcii și uzurpator (A.G.C.K.G. și SC S.I. SRL).

Chiar dacă termenul "A." a fost creat de compania germană G.G. la comanda reclamantei A.G.C.K.G. pe baze contractuale, așa cum s-a demonstrat prin înscrisurile depuse la dosar, instanța a considerat că nu poate reține, doar pe baza acestor contracte că S.I. SRL, terț față de acestea, avea cunoștință despre existența și funcțiile semnului original "A.".

Nici împrejurarea că asociații companiei pârâte SC R. SRL sunt două persoane fizice care au cetățenie austriacă și domiciliul în Austria nu a putut conduce prima instanță la concluzia existenței relei-credințe, căci frauda (în sensul de cunoaștere pe care o are cel ce face depozitul o are asupra faptului că marca depusă de el este folosită de altcineva) trebuie să existe la momentul depunerii mărcii (anul 2000); or, firma SC R. SRL a dobândit marca națională A. nr. 042276 prin cesiune de la K.F.S.A.G. în anul 2006.

În plus, instanța a reținut că simpla cunoaștere a existenței înregistrării mărcii în Germania, Austria, Ungaria, Cehia (chiar dacă ar fi fost dovedită) nu determină o înregistrare cu rea-credință în România, deoarece o asemenea împrejurare contravine principiului efectelor relative (teritoriale) ale înregistrării unei mărci, potrivit cu care o marcă înregistrată într-un anumit teritoriu conferă protecție juridică exclusiv pe teritoriul statului respectiv.

Prin urmare, s-a apreciat că nu este suficientă doar dovedirea cunoașterii existenței unor drepturi asupra aceleiași mărci în alte teritorii, ci este necesar ca reclamanta să dovedească scopul ilicit al înregistrării, intenția frauduloasă de a-l prejudicia pe cel ce justifică anumite drepturi sau interese legitime în legătură cu marca.

Similar elementului obiectiv și scopul ilicit al înregistrării, obiectivat în manifestări exterioare de voință din partea SC S.I. SRL, trebuie dovedit de către reclamantă, neputându-se recurge la simple prezumții.

Reclamanta nu a făcut și nu poate face dovada existenței unor împrejurări de natură a contura comportamentul ilicit al SC S.I. SRL, deoarece un astfel de comportament nu a existat niciodată.

De asemenea, instanța a înlăturat susținerea reclamantei în sensul că înregistrarea de către pârâtă a numelui comercial SC R. SRL (despre care reclamanta susține că ar conține denumirea H. - numele comercial al filialei austriece a firmei A.G.C.K.G.) și folosirea mărcii A. pentru aceeași clasă de produse implică riscul de confuzie, incluzând riscul de asociere cu marca deținută de reclamantă, deoarece temeiul juridic al cererii de chemare în judecată este înregistrarea cu rea-credință a mărcii, iar nu similaritatea cu o marcă anterioară. Numai în acest ultim caz, riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, prezintă relevanță juridică.

Reclamanta a mai invocat reaua-credință a SC S.I. SRL la înregistrarea mărcii A. constând în cunoștința pe care a avut-o aceasta despre faptul că marca depusă pentru înregistrare este folosită de altcineva, realizând totodată că nu pot folosi ambii aceeași marcă, dar profitând de faptul că marca nu a fost încă depusă în România.

Potrivit art. 4 alin. (4) lit. g) din Directiva nr. 89/104/CEE (reluat și în actuala Directivă 2008/95/CE), un stat membru poate, în plus, să refuze înregistrarea unei mărci sau, dacă este înregistrată, aceasta poate fi declarată nulă dacă marca poate fi confundată cu o marcă utilizată în străinătate în momentul depunerii cererii și care continuă să fie utilizată, dacă cererea a fost făcută cu rea-credință de către solicitant.

Norma comunitară invocată, care reglementează distinct motivul de nulitate avut în vedere de reclamantă de cel vizând înregistrarea mărcii cu rea-credință, ar fi prezentat relevanță în cauză în ipoteza în care s-ar fi solicitat anularea unei mărci înregistrate după modificarea Legii nr. 84/1998 prin Legea nr. 66/2010 - care a introdus distinct acest motiv, prevăzut suplimentar de norma comunitară.

Față de cele arătate, tribunalul, în temeiul dispozițiilor art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998, a respins ca neîntemeiată cererea privind anularea înregistrării mărcii pentru rea-credință.

Asupra capătului de cerere prin care s-a solicitat decăderea pârâtei SC R. SRL din drepturile conferite de marca națională A. nr. 042276, instanța a reținut că prin înscrisurile depuse la dosar la (facturi, situații centralizatoare ale produselor livrate), pârâta a făcut dovada vânzării cafelei sub marca A. în perioada 01 octombrie 2006 - 30 septembrie 2010, astfel încât, în temeiul dispozițiilor art. 45 lit. a) din Legea nr. 84/1998, s-a respins și acest capăt de cerere, ca neîntemeiat, precum și cel subsidiar acestuia, având ca obiect obligarea OSIM la radierea mărcii naționale A. nr. 042276 din Registrul Național al Mărcilor.

Față de respingerea cererii principale, instanța, în temeiul dispozițiilor art. 49 alin. (3) C. proc. civ., a respins și cererea de intervenție în interesul reclamantei formulată de SC G. SRL, reținând că nu se impune analiza motivului de nulitate suplimentar față de cererea de chemare în judecată invocat prin cererea de intervenție accesorie (anularea înregistrării mărcii pentru că aceasta aduce atingere unui drept anterior protejat - o marcă identică sau similară considerată notoriu cunoscută în România, având în vedere că intervenientul accesoriu nu poate tinde la valorificarea unei pretenții proprii, ci urmărește, prin apărările pe care le face, pronunțarea unei soluții favorabile părții pentru care a intervenit; ca atare, dată fiind subordonarea poziției procesuale a terțului față de cea a părții pentru care a intervenit, prin cererea de intervenție accesorie nu se poate cere altceva decât a cerut partea în favoarea căreia s-a formulat cererea de intervenție.

În temeiul dispozițiilor art. 274 C. proc. civ., instanța a obligat reclamanta, ca parte căzută în pretenții, la plata cheltuielilor de judecată către pârâta SC R. SRL, în cuantum de 15.336 RON, conform înscrisurilor depuse la dosar.

Împotriva acestei sentințe, în termenul legal au formulat apeluri motivate reclamanta și intervenienta accesorie SC G. SRL, criticând-o ca netemeinică și nelegală.

Intimata SC R. SRL a formulat întâmpinare prin care a invocat excepția nulității apelului reclamantei, ca fiind formulat printr-o persoană ce nu are calitate de reprezentant, iar în subsidiar a solicitat respingerea apelurilor ca nefondate.

La termenul de judecată din 30 mai 2012, instanța de apel a respins excepția inadmisibilității invocării excepției anterior menționate, iar la termenul de judecată din 20 iunie 2012 a fost respinsă ca neîntemeiată excepția nulității apelului reclamantei, pentru motivele indicate în încheierea de ședință de la acel termen.

Prin Decizia civilă nr. 159A din 31 octombrie 2012 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, apelurile declarate în cauză au fost respinse ca nefondate.

Instanța de apel a reiterat situația de fapt a cauzei, în termenii sentinței apelate, reținând, în raport cu criticile formulate prin motivele de apel și probatoriul administrat în alte faze procesuale, că în dreptul mărcilor, noțiunea de rea-credință are un conținut și o întindere diferite de cea din dreptul comun și se analizează distinct pentru fiecare înregistrare.

Astfel, după cum s-a conturat și în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție, reaua-credință implică îndeplinirea cumulativă a două cerințe distincte, vizând, pe de o parte, cunoașterea "faptului relevant" (existența și folosirea unei mărci anterioare sau chiar a unui semn neînregistrat ca marcă) și care reprezintă elementul său obiectiv iar, pe de altă parte, intenția frauduloasă ca element subiectiv, și care se analizează în raport de atitudinea subiectivă pe care a avut-o titularul mărcii la data constituirii depozitului reglementar, avându-se în vedere și comportamentul ulterior al solicitantului și care este în măsură a confirma că acesta a fost de rea-credință la data formulării cererii de înregistrare a mărcii.

Reaua-credință reprezintă cunoștința pe care o are cel care face depozitul reglementar asupra faptului că marca depusă de el este folosită de altcineva sau că altcineva are intenția de a o folosi și, știind că nu pot folosi ambii aceeași marcă, deponentul profită de faptul că cel de-al doilea nu și-a înregistrat semnul sau marca în România și eludează regulile concurenței neloiale, urmărind să-și înlăture concurentul de pe piață, prin folosirea de efectul atributiv al depozitului.

Astfel definită, reaua-credință, ce interesează dispozițiile art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998, este asimilabilă întotdeauna fraudei și presupune săvârșirea unor acte de atingere a drepturilor altuia cu intenție, respectiv pentru a obține foloase injuste, pentru că, dacă s-ar reține contrariul ar însemna ca reaua-credință să includă și forma de vinovăție a culpei, ce poate fi dedusă din lipsa de diligență în acțiunile întreprinse a celui ce solicită înregistrarea mărcii a cărei anulare se cere, în raporturile cu concurenții de pe aceeași piață de produse sau servicii.

Jurisprudența a reținut că este exclus ca simpla culpă să aibă semnificația relei-credințe ca motiv de nulitate a înregistrării mărcii, deoarece sancțiunea aplicată ar fi excesivă față de atitudinea unui comerciant care nu a urmărit eliminarea, discreditarea sau parazitarea concurenței.

Doar intenția frauduloasă poate determina aplicarea sancțiunii nulității, cât timp intenția solicitantului mărcii nu a fost aceea ca marca să-și îndeplinească funcțiile specifice, respectiv de a dobândi drepturile asupra unei mărci pe care să o folosească ulterior și să o impună pe piață, ci de a bloca accesul concurentului pe piață sau de a-și crea un avantaj comercial, profitând de semnul preexistent, asigurându-și posibilitatea de a crea confuzie între marca sa și cea a reclamantei, pe care o parazitează, în acest fel, sub o aparență de legalitate.

De altfel, intenția reprezintă forma de vinovăție cerută pentru existența oricărui act concurențial neloial, însăși jurisprudența Curtea de Justiție a Uniunii Europene fiind în acest sens, îndeosebi Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene, pronunțată la data de 11 iunie 2009, în cauza C - 529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG contra Franz Hauswirth GmbH).

În considerentele acestei decizii (par. 41 - 45), Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reținut că intenția de a împiedica un terț să comercializeze un produs poate, în anumite circumstanțe, să caracterizeze reaua-credință a solicitantului mărcii, situație întrunită în special în cazul în care se dovedește că solicitantul a înregistrat marca fără intenția de a o utiliza, exclusiv în scopul de a bloca accesul terțului comerciant pe piață, caz în care marca nu este aptă de a-și îndeplini funcțiile sale esențiale.

Prin urmare, instanța de apel a constatat, la rândul său, că nu este suficientă cunoașterea de către solicitantul mărcii a existenței și folosirii unei mărci anterioare de către un alt comerciant, fiind necesar a se dovedi că intenția pârâtei, la momentul cererii de înregistrare a mărcii, a fost aceea de a împiedica intrarea mărcii apelantei reclamantei pe piața românească, astfel cum a pretins aceasta.

Pentru a se reține reaua-credință este necesară întrunirea cerințelor elementului obiectiv și a celui subiectiv în persoana pârâtului, și dovedirea intenției frauduloase, simpla cunoaștere a existenței și folosirii unei mărci anterioare de către un alt comerciant neprezumând prin ea însăși, existența unei intenții frauduloase; această intenție trebuie dovedită distinct de prima cerință, și este necesară cercetarea actelor de comercializare a produselor cărora marca le-a fost destinată, ulterior înregistrării (în primul rând, dacă a avut loc o utilizare efectivă a mărcii pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată), pentru a se determina dacă și în ce măsură marca și-a îndeplinit funcțiile esențiale specifice.

Curtea de apel a mai reținut că pentru dovedirea intenției frauduloase vor trebui cercetate raporturile dintre părțile litigante, având relevanță în acest sens împrejurări precum relațiile contractuale sau precontractuale comerciale anterioare dintre părți sau, dimpotrivă, raporturile concurențiale de pe o anumită piață dintre părțile litigante sau doar intenția acestora neîndoielnic dovedită de a intra pe o piață nouă ori situația în care, în urma oricărui mod de a intra în contact cu reclamantul, pârâtul află că primul folosește cu bună-credință și într-o manieră legală marca pentru produse sau servicii similare.

În Decizia OHIM nr. 1813 C din 23 iulie 2007 în cazul Dannier Chemical, Inc. vs. A. Schulman, Inc s-a reținut, într-adevăr, că reaua-credință se poate avea în vedere și atunci când nu există relații contractuale sau precontractuale între părți, însă, din împrejurările speței, se poate prezuma că depunerea cererii de marcă reprezintă un act care se plasează în afara standardelor acceptabile ale unui comportament comercial. S-a apreciat că există rea-credință dacă pârâtul află, ca rezultat al unei relații (contact) oarecare cu reclamantul, că acesta folosește cu bună-credință și într-o manieră legală marca pentru produse sau servicii similare. Totodată, se consideră că este rea-credință atunci când pentru o marcă înregistrată în afara Comunității Europene există dovezi că reclamantul plănuiește să intre pe piața comunitară, iar pârâtul nu poate justifica solicitarea de înregistrare a mărcii în aceste condiții. În circumstanțele particulare ale cauzei Dannier Chemical, OHIM a considerat că date fiind contactele anterioare dovedite, dintre părțile litigiului anterior formulării cererii de depozit, se prezumă că pârâtul avea cunoștință de folosirea mărcii reclamantului anterior formulării acestei cereri. În acea cauză însă, reclamantul a produs dovezi că pârâtul, anterior formulării cererii de înregistrare a mărcii, a cunoscut în mod direct de la reclamant, faptul folosirii mărcii și produsele pentru care aceasta era înregistrată, deoarece reclamantul a expus la o expoziție internațională extrem de importantă în domeniu, produsele protejate prin marcă pentru a le face reclamă, iar mai multe companii din Europa erau interesate de acele produse. De asemenea, s-a probat în cauză că reprezentanții firmei pârâte au contactat pe reclamantă pe calea corespondenței electronice trimise, corespondență în care s-au menționat expres produsele protejate prin marcă cu referire la marca reclamantei, iar reprezentanții reclamantei au trimis o serie de e-mail-uri către 6 sucursale ale pârâtului din Europa și către un birou al acestuia din Mexic.

Totodată, prin Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C - 529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG contra Franz Hauswirth GmbH la 11 iunie 2009 se face referire la o a treia cerință necesară pentru ca reaua-credință să subziste, distinct de condiția cunoașterii existenței mărcii terțului și de cea a intenției frauduloase, anume cerința gradului de protecție juridică de care se bucură atât marca terțului, cât și semnul a cărui înregistrare se solicită a fi anulată, fiind necesar a fi evaluată separat.

Or, în contextul verificării gradului de protecție juridică de care se bucură atât marca reclamantului cât și cea a pârâtului, se impune a se determina în primul rând limitele teritoriale la care se raportează protecția juridică a fiecărui semn în dispută, înregistrat sau nu, răspunzându-se la întrebarea care este teritoriul pe care funcționează piața relevantă a produselor sau serviciilor; în cauză, teritoriul pe care funcționează piața produselor sau serviciilor aferente mărcilor reclamantei este cel al mai multor state din Europa precum Germania, Austria, Cehia, Ungaria - fiind vorba despre preexistența unor mărci naționale înregistrate în aceste state, și teritoriul Uniunii Europene, dat fiind faptul că marca apelantei reclamate beneficiază de protecție juridică și pe teritoriul României, începând cu data de 1 ianuarie 2007 [conform art. 159 a alin. (1) din Regulamentul mărcii comunitare nr. 40/1994], iar teritoriul românesc este cel pe care funcționează marca națională a intimatului.

În aplicarea regulilor și principiilor anterior enunțate, instanța de apel a apreciat că decizia tribunalului este legală și temeinică în ceea ce privește soluția de respingere a cererii de anulare a înregistrării mărcii în temeiul art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1996, contrar susținerilor apelantelor, ce nu pot fi primite.

I. În privința elementelor obiective reținute de către prima instanță în analiza pretinsei relei-credințe a intimatei pârâte la înregistrarea mărcii, instanța de apel a constatat:

Apelantele au susținut că tribunalul ar fi reținut greșit că societatea S.I. SRL care a solicitat la data de 20 martie 2000 înregistrarea mărcii naționale A. nr. 042276 și care activa în domeniul comerțului cu cafea, nu cunoștea existența mărcilor apelantei reclamante.

În ceea ce privește cunoașterea la data înregistrării mărcii românești de către societatea S.I. SRL a existenței mărcilor apelantei reclamante și a folosirii acestora pentru produse din clasa 30 conform Clasificării de la Nisa instanța de apel a apreciat că, aceasta poate fi reținută în raport de probatoriul administrat și ar fi putut fi dedusă în raport de mai multe criterii, cum ar fi relațiile contractuale sau precontractuale comerciale anterioare dintre părți sau, dimpotrivă, raporturile concurențiale de pe o anumită piață dintre părțile litigante ori doar intenția acestora neîndoielnic dovedită de a intra pe o piață nouă sau, în situația în care în urma oricărui mod de a intra în contact cu reclamantul, pârâtul află că primul folosește cu bună-credință și într-o manieră legală marca pentru produse sau servicii similare.

Deși este real, astfel cum au susținut și apelantele, că nu doar relațiile comerciale directe dintre titularul mărcii și uzurpator sunt singurele modalități prin care uzurpatorul poate afla de existența mărcii, însă, în cauză apelantele, chiar dacă nu au fost în măsură a face dovada acestor relații contractuale sau precontractuale comerciale anterioare dintre părți, nu au făcut nici dovada unor relații concurențiale a acestora pe piața din România în condițiile în care la nivelul lunii aprilie 2000, apelanta reclamantă nu a făcut dovada că efectua tranzacții comerciale pe această piață, produse ale sale fiind consumate, conform susținerilor apelantei și a studiului GFK doar ca rezultat al contrabandei, aduse fiind de alți comercianți - fără consimțământul apelantei deci - și doar în anumite zone ale țării (de vest), ceea ce nu echivalează însă cu existența unor relații comerciale de concurență.

Instanța de apel a reținut că notorietatea unei mărci trebuie dovedită în condițiile Regulii nr. 16 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 aprobat prin H.G. nr. 833/1998, în raport de criterii foarte clare, ce nu se verifică în cauză, motiv pentru care prima instanță nici nu a analizat studiul GFK, apreciindu-se că apelantele formulează critici nefondate.

În aplicarea Regulii menționate s-a apreciat că produsele purtând mărcile A., la nivelul anilor 2000, nu au fost comercializate, puse în vânzare de către apelante, importate sau exportate, nu li s-a făcut publicitate sau reclamă pe teritoriul României, astfel că nu se poate susține nici sub acest aspect că s-ar fi făcut dovada cunoașterii de către S.I. a mărcilor pe teritoriul relevant (cel românesc).

Mai mult, apelantele nu au făcut nici dovada unei eventuale convenții cu S.I. SRL, contact în urma căruia această firmă să ia la cunoștință despre împrejurarea că apelanta reclamantă folosește cu bună-credință și într-o manieră legală mărcile A. pentru produse sau servicii similare, după cum nici nu s-a probat că apelanta reclamantă intenționa să intre pe piața românească; în acest sens, a fost înlăturată susținerea apelantei interveniente potrivit căreia firma S.I. cunoștea posibilitatea extinderii lanțului de magazine A.G.C.K.G., întrucât aceasta nu a fost probată în niciun fel. Împrejurarea că la nivelul anilor 2000, informații despre mărcile A. ar fi apărut în ziarele germane (menționate în anexa 2 la apelul apelantei reclamante) și în cataloagele A.G.C.K.G. din Germania, nu au fost în măsură să permită instanței de apel stabilirea concluziei că mărcile apelantei erau cunoscute în România, câtă vreme aceasta nu derula niciun fel de operațiuni comerciale în România; ca atare, apelanta reclamantă nici nu efectuase activități de promovare a produselor protejate prin mărcile sale, și nici nu a dovedit că ar fi intenționat să intre pe piață la data înregistrării mărcii.

Este adevărat că prima instanță a reținut că relațiile comerciale directe între titularul mărcii și uzurpator ar fi putut face dovada faptului că uzurpatorul a aflat despre existența mărcii, iar pe cale de consecința, a relei-credințe în constituirea depozitului uzurpatorului, însă, curtea de apel a observat că aceasta nu a fost apreciată, contrar susținerilor nefondate ale apelantelor, ca singura modalitate prin care se putea proba elementul obiectiv, ci a fost reținută doar ca una dintre modalitățile de dovedire a acestui element, ce nu s-a realizat de către apelante.

Au fost înlăturate ca nefondate și susținerile apelantelor potrivit cărora prima instanță ar fi reținut eronat că simpla cunoaștere a existentei înregistrării mărcii în Germania, Austria, Ungaria, Cehia nu determină o înregistrare cu rea-credință în România, deoarece o asemenea împrejurare contravine principiului efectelor relative (teritoriale) ale înregistrării unei mărci, iar în contextul relei-credințe, jurisprudența europeană și cea națională, nu tratează cunoștința pe care o are uzurpatorul despre marca titularului prin prisma principiului relativității efectelor dreptului la marcă, deoarece starea de fapt a relei-credințe ar transcende acestui principiu. Astfel, s-a apreciat că în situația în care deși marca reclamantului era înregistrată pe teritoriul unor anumite state, iar uzurpatorul înregistrează marca într-un stat terț, s-a considerat în jurisprudență în sensul menționat de apelante, însă doar datorită existenței unor indicii suplimentare, cum ar fi naționalitatea asociaților societății pârâte ce coincide cu cea aferentă teritoriului unde este înregistrată marca reclamantului, ceea ce nu este cazul în speță, întrucât apelantele nu au făcut dovada că reprezentanții S.I., la nivelul lunii aprilie 2000, erau naționali ai Germaniei, Austriei, Ungariei, Cehiei etc. Împrejurarea că în cauză, 2 dintre asociații intimatei pârâte erau cetățeni austrieci cu domiciliul în Austria și că denumirea comercială a intimatei cuprinde parțial denumirea filialei din Austria a apelantei reclamate, s-a apreciat a fi lipsită de relevanță în cauză, întrucât tinde la dovedirea relei-credințe a intimatei ce a dobândit prin cesiune în anul 2006 marca națională a cărei anulare se cere, în timp ce reaua-credință se apreciază la momentul formulării cererii de înregistrare.

Au fost respinse ca nefondate și susținerile apelantelor privind lipsa de diligență a firmei S.I., precum și faptul că aceasta trebuia să cunoască marca apelantei, în calitate de comerciant cinstit, de producător de cafea, deoarece acestea vizează existența unei vinovății a solicitantului înregistrării mărcii în forma culpei, ceea ce nu poate fi primit, pentru cele deja arătate.

II. În privința elementelor subiective reținute de către prima instanță în analiza pretinsei relei-credințe a intimatei pârâte la înregistrarea mărcii, curtea de apel a constatat:

Apelantele au susținut că prima instanță în mod greșit a reținut că acestea nu au făcut dovada scopului ilicit al înregistrării mărcii a cărei anulare se cere, scop care reiese din prezența mai multor elemente în cauză, precum: 1) la data constituirii depozitului de către S.I. SRL, marca A. a reclamantei A.G.C.K.G. exista deja și pe piața din România, conform studiului GFK și amenința principala marcă a lui S.I. SRL - N.B.; 2) existența cafelei apelantei pe piața românească, nu putea fi ignorată de S.I. SRL (un mare actor pe piața cafelei), care, dacă era de bună-credință, trebuia să fi fost preocupat în a distinge produsele sale printr-un semn propriu; 3) alegerea de către S.I. SRL a unui semn identic cu semnul A. deținut de A.G.C.K.G. pentru a fi înregistrat ca marcă, pentru produse identice; 4) motivul conduitei lui S.I. SRL este, pe de o parte, scoaterea lui A.G.C.K.G. de pe piața românească, iar pe de altă parte, obținerea unui avantaj nemeritat prin utilizarea numelui A. care, în mintea consumatorilor, identifică produsul cafea comercializat de A.G.C.K.G.; S.I. SRL nu a folosit marca națională A. ci a cesionat-o companiei K.F.S.A.G. imediat, înainte chiar ca marca să obțină certificatul de înregistrare de la OSIM, într-un termen de aproximativ o lună de la publicarea mărcii, având loc deturnarea în acest mod a unui depozit de la finalitatea sa normală, pentru a obține un profit prin vânzarea acestuia; 5) tentativa de a-l scoate pe A.G.C.K.G. de pe piața românească și de a profita de caracterul distinctiv al semnului A. deținut de A.G.C.K.G., confirmată și de conduita intimatei care, din anul 2006 comercializează produsele proprii de cafea în ambalaje care copiază pachetele de cafea A. ale reclamantei A.G.C.K.G.; din această comparație vizuală, reiese, în opinia apelantei, în mod evident conduita de rea-credință a lui R., de a deturna atât marca A., cât și designul pachetelor de cafea asupra cărora A.G.C.K.G. deține drepturi de proprietate intelectuală încă din anul 1995. Această deturnare se face vădit în scopul de a profita de renumele cafelei A. produsă de A.G.C.K.G., renume care a fost câștigat prin investiții importante în design, branding și în tehnologii de prăjire și control al calității.

Instanța de apel a apreciat însă că susținerile apelantei-reclamante ce vizează faptul că la data constituirii depozitului de către S.I. SRL marca A. a lui A.G.C.K.G. exista deja și pe piața din România, cea referitoare la concurența cu marca principală aparținând societății S.I. SRL - N.B. (care, de altfel, nici nu a fost formulată prin cererea principală sau prin cea de intervenție, ci direct prin motivele de apel), cele referitoare la faptul că existența cafelei apelantei pe piața românească, nu putea fi ignorată de S.I. SRL, se circumscriu elementului obiectiv al relei-credințe, fiind deja analizate, instanța de apel urmând a verifica doar celelalte critici ale apelantelor referitoare la analiza de către tribunal a elementului subiectiv.

Astfel, s-a constatat că termenul A., conținut de mărcile apelantei reclamante, este într-adevăr unul fantezist, greu de găsit în limbajul uzual, iar coincidența cu termenul folosit de către S.I. SRL este izbitoare, însă, după cum corect a reținut și prima instanță, doar acest element prin el însuși nu poate justifica, în lipsa coroborării cu alte dovezi, concluzia relei-credințe a solicitantului la data înregistrării mărcii.

În ceea ce privește susținerile apelantelor potrivit cărora scopul ilicit se poate deduce în cauză din tentativa intimatei de a le scoate pe apelante de pe piața românească și de a profita de caracterul distinctiv al semnului A., ceea ce ar fi confirmat și de conduita intimatei care, din anul 2006 comercializează produsele proprii de cafea în ambalaje care copiază pachetele de cafea A. ale reclamantei A.G.C.K.G., instanța de apel a reținut că nici acestea nu au fost deduse judecății primei instanțe ci, cu încălcarea prevederilor art. 294 alin. (1) și art. 295 alin. (1) C. proc. civ., au fost invocate direct în apel, astfel încât nu au putut fi analizate. Referitor la susținerea apelantelor cu privire la faptul că prin folosirea mărcii A. (ce conține și în prezent multe elemente comune se creează confuzie în rândul consumatorilor cu marca produsă de A.G.C.K.G.) acestea, după cum a reținut corect și prima instanță, vizează riscul de confuzie ce implică și riscul de asociere și nu are relevanță în cauză, întrucât cererea este fondată în drept pe prevederile art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, iar nu pe cele ale art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

De asemenea, a fost găsită nefondată și susținerea apelantelor potrivit cărora motivul înregistrării mărcii de către S.I. SRL ar fi fost scoaterea lui A.G.C.K.G. de pe piața românească și obținerea unui avantaj nemeritat deoarece S.I. SRL nu a folosit marca națională A., ci a cesionat-o companiei K.F.S.A.G. imediat, înainte chiar de a fi eliberat certificatul de înregistrare a mărcii de către OSIM, într-un termen de aproximativ o lună de la publicarea mărcii, având loc în acest fel deturnarea unui depozit de la finalitatea sa normală, pentru se obține un profit prin vânzarea lui.

Curtea de apel a apreciat că, privit în sine, faptul cesionării mărcii imediat după formularea cererii de înregistrare nu vădește vreun scop ilicit câtă vreme această operațiune era permisă de prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, ce prevedea că "drepturile asupra mărcii pot fi transmise, prin cesiune sau prin licență, oricând în cursul duratei de protecție a mărcii", iar în lipsa vreunui alt element care să sprijine această pretinsă deturnare a scopului înregistrării mărcii, în aceste condiții, nu vădește existența vreunui scop ilicit. Faptul că până la data cesionării mărcii către compania elvețiană K.F.S.A.G., societatea S.I. nu a folosit marca se datorează tocmai intervalului scurt de timp curs de la data constituirii depozitului, de aproximativ o lună de la publicarea mărcii și nu dovedește deturnarea depozitului de la finalitatea sa pentru a obține un profit prin vânzarea lui, cu atât mai mult cu cât potrivit extraselor din BOPI nr. 12 din 2000, nr. 1 și 4 din 2001 S.I. a cesionat către K.F.S.A.G. și mărcile sale S.I. N.B. și N.B. concomitent cu marca a cărei anulare se cere. Mai mult, din analiza conduitei ulterioare înregistrării mărcii a celor 3 deținători succesivi, instanța de apel a concluzionat în sensul bunei-credințe a acestora, în condițiile în care intimata a făcut dovada că de la data în care a dobândit marca prin cesiune, a folosit-o în perioada 01 octombrie 2006 - 30 septembrie 2010, fapt ce rezultă din înscrisurile depuse la dosarul de fond și, mai mult, că s-a opus folosirii acesteia de către apelante.

S-a respins și critica privind necenzurarea de către tribunal a cheltuielilor de judecată efectuate de pârâtă la prima instanță, deoarece, potrivit prevederilor art. 274 alin. (3) C. proc. civ., cenzurarea cheltuielilor de judecată constituie o facultate iar nu o obligație pentru instanță, și, mai mult, în cauză, această măsură nici nu se impunea în raport de valoarea pricinii și de munca îndeplinită de apărătorul intimatei.

În consecință, în temeiul art. 296 C. proc. civ., au fost respinse ca nefondate apelurile declarate în cauză, iar în baza art. 274 C. proc. civ., s-a respins și cererea intimatei privind acordarea cheltuielilor de judecată efectuate în apel, întrucât acestea nu au fost dovedite.

În termen legal, împotriva acestei decizii au promovat recurs reclamanta și intervenienta în interesul acesteia.

I. Recurenta reclamantă s-a prevalat de motivele de nelegalitate prevăzute de art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ.

a) În dezvoltarea primului motiv de recurs, s-a susținut că decizia recurată conține motive contradictorii și străine de natura pricinii.

Astfel, se arată că instanța de apel în mod eronat a reținut faptul că din studiul GFK și din susținerile sale, cafeaua A. produsă de A.G.C.K.G. ar fi fost adusă în România prin contrabandă în zonele de vest ale țării, iar acest comerț nu echivalează cu existența unor relații de concurență comercială între părți.

În realitate, studiul GFK precizează numai cotele de penetrare pe piață ale cafelei A. raportate la nivelul anului 2000 în Transilvania și în întreaga țară, precum și faptul că această marcă ocupa locul al IV-lea ca importanță volumică după J., E. și N.B.

Contrar motivării instanței de apel, din studiul GFK nu reiese deloc faptul ca marca de cafea A. ar fi fost adusă în România prin contrabandă, ci acest studiu, demonstrează pur și simplu, în mod științific faptul că publicul român cunoștea marca de cafea A., astfel încât, aceasta marcă trebuia să fie cunoscută cu atât mai mult de S.I. SRL - un jucător foarte important pe piața distribuției de cafea din România, care la acea vreme avea un interes concurențial în raport cu aceasta, datorită faptului ca deținea marca N.B. cu care marca A. era în concurență directă (recurenta arată că a depus la dosar înscrisuri constituite din extrasul OSIM al mărcii N.B. prin care se arăta că S.I. este titularul mărcii, precum și extrasul de pe internet privind website-ul oficial al societății S.I.); de altfel, recurenta nu a susținut niciodată nici în procedura scrisă, nici în cea orală din fața instanței de apel, faptul că la nivelul anului 2000 cafeaua A. a fost adusă în România prin contrabandă, ci a învederat că și dacă s-ar reține în acest sens (ipoteză ce nu a fost probată prin dovezi concludente), acest lucru nu ar face decât să accentueze ideea că marca de cafea A. era destul de apreciată de publicul român.

În consecință, motivarea instanței de apel este străină de natura cauzei fiindcă instanța trebuia să se raporteze la susținerile părților și la înscrisurile depuse la dosar.

De asemenea, pe temeiul acelorași dispoziții ale art. 304 pct. 7 C. proc. civ., recurenta învederează că instanța de apel în mod eronat a reținut faptul că ar fi invocat notorietatea mărcii sale A. în România, susținerile sale vizând faptul că această marcă era notorie în comunitatea europeană și în Germania, fapt ce a fost probat prin copia auditului financiar din care reiese volumul masiv al vânzărilor de cafea A. în Germania, defalcat anual pentru perioada 1997 - 2008, înscris care se găsește la dosarul de primă instanță și care nu a fost analizat de curtea de apel, fără a se arăta motivele pentru care a fost ignorată această probă, atât în apel, cât și de prima instanță.

De asemenea, motivarea instanței de apel este străină de natura pricinii și dintr-o altă perspectivă: nu există niciun considerent care să conducă la concluzia că prima instanța nu a analizat studiul GFK pe motivul că A.G.C.K.G. nu ar fi dovedit notorietatea mărcii sale A. în România, conform Regulii 16 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, câtă vreme recurenta reclamantă nu a susținut existența unei asemenea notorietăți în România, iar prima instanță nu a motivat neluarea în considerare a studiului GFK.

Pe de altă parte, recurenta învederează existența și a altor motive contradictorii în decizia recurată, întrucât s-a reținut că apelantele nu au fost în măsură a face dovada oricărei forme de contract cu societatea S.I. SRL în baza căruia să ia la cunoștință despre împrejurarea că reclamanta folosește cu bună-credință și într-o manieră legală mărcile A. pentru produse și servicii similare, deși într-un paragraf anterior instanța de apel reținuse susținerea apelantelor referitoare la faptul ca între A.G.C.K.G. și S.I. SRL nu au existat relații comerciale. Mai mult decât atât, raportat la decizia OHIM nr. 1813 din cauza C din 23 iulie 2007, citată în motivare, pe de o parte instanța de apel acceptă "că reaua-credință se poate avea în vedere și atunci când nu există relații contractuale sau precontractuale între părți", dar argumentează faptul că s-a apreciat că există rea-credință dacă pârâtul află de existența mărcii, "ca rezultat al unei relații (contract) oarecare cu reclamantul".

Raportat la analiza relei-credințe prin prisma efectului teritorialității protecției juridice a mărcii, instanța de apel, de asemenea, se contrazice în motivare sub următoarele aspecte: pe de o parte, se susține că pentru subzistența relei-credințe, ar fi necesar să se estimeze "gradul de protecție juridică de care se bucură atât marca terțului cât și semnul a cărui înregistrare se solicită a fi anulată", și în acest sens s-ar impune verificarea "limitelor teritoriale la care se raportează protecția juridică a fiecărui semn în dispută înregistrat sau nu", astfel încât, având în vedere că marca comunitară a început să-și producă efectele în România începând cu 01 ianuarie 2007, s-a apreciat a fi legal și temeinic modul în care prima instanță a interpretat prevederile art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 potrivit căruia reaua-credință s-ar supune efectului teritorialității dreptului la marcă.

Totodată, deși instanța de apel stabilește că reaua-credință ar transcede principiului teritorialității efectelor dreptului la marcă, stabilit pe cale jurisprudențială (neindicându-se în acest sens vreo hotărâre judecătorească pronunțata de Înalta Curte de Casație și Justiție sau de Curtea de Justiție a Uniunii Europene), ulterior se reține că apelanta A.G.C.K.G. nu a făcut dovada că reprezentanții S.I. SRL erau, la nivelul lunii aprilie 2000, naționali ai Germaniei, Ungariei, Cehiei etc., motivare care, de asemenea, este străină de natura pricinii deduse judecății.

Se mai arată de recurentă că raportat la motivarea din apel potrivit căreia vânzarea într-un termen scurt a depozitului mărcii naționale A. către K.F.S.A.G., nu ar dovedi deturnarea depozitului de la finalitatea sa pentru a obține un profit, nu s-a argumentat înlăturarea înscrisului privind indicatorii financiari ai companiei S.I. SRL la nivelul anului 2000, depus la dosarul cauzei, care dovedește ca profitul brut al companiei era de 3.649.205 mii RON, valoare prea mare la acea dată.

b) Recurenta reclamantă susține critici și din perspectiva motivului de nelegalitate prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

Se învederează că respingerea de către instanța de apel, în baza prevederilor art. 294 alin. (1) și art. 295 alin. (1) C. proc. civ., a susținerilor sale potrivit cărora, scopul ilicit al intimatei derivă și din comercializarea pe piața românească a unor pachete de cafea ce copiază ambalajele cafelei comercializate de A.G.C.K.G., în opinia recurentei constituie o motivare care reflectă aplicarea greșită a legii, deoarece aceste susțineri ale apelantelor, nu constituiau o încălcare a dispozițiilor art. 294 alin. (1) C. proc. civ., întrucât nu reprezintă o schimbare a cauzei cererii de chemare în judecată, prin apelul declarat nefiind schimbat temeiul de drept al acțiunii care a rămas neschimbat, anume art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, invocat în prima instanță.

În cuprinsul motivelor de apel, mai arată recurenta, apelantele au afirmat aceeași pretenție ca la prima instanță, anume, anularea înregistrării mărcii A. deținută de intimată, pe motivul depunerii acesteia cu rea-credință.

În plus, având în vedere faptul că susținerile apelantei A.G.C.K.G. referitoare la studiul GFK au fost trecute cu vederea de prima instanță, aceasta le-a reiterat în apel, astfel că, instanța de apel avea obligația de a analiza aceste critici legate de studiul GFK referitoare la posibila concurență la nivelul anului 2000 dintre marca N.B. a lui S.I. SRL și marca A. a lui A.G.C.K.G., iar nu să le respingă, deoarece această susținere, în sine, nu constituie o încălcare a prevederilor art. 294 alin. (1) C. proc. civ.

Se mai susține de către recurentă că instanța de apel a aplicat în mod greșit dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, pentru motivele expuse în continuare.

Conform Hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene, pronunțată în cauza C-529/07 (Chocoladefabhken Lindt & Sprungli AG vs. Franz Hauswirth GmbH), avută în vedere și de instanța de apel, unul dintre factorii de apreciere a relei-credințe este nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită.

Or, deși se enunță în mod corect această regulă, prin decizia recurată nu se face o corectă aplicare a raționamentului Curții de Justiție a Uniunii Europene privind analiza nivelului de protecție juridică a mărcilor apelantei și intimatei, nici a celui expus în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție, sens în care se face referire la Decizia civilă nr. 6759 din 17 decembrie 2010 (invocată și de instanța de apel).

Conform considerentelor acestei decizii, gradul de protecție juridică a semnelor în conflict, necesită determinarea pieței relevante pentru produsele și serviciile cărora li se adresează, iar în funcție de efectul teritorial al semnelor în conflict, raportat la teritoriul acestei piețe relevante, se apreciază dacă semnul ce face obiectul anulării este anterior sau nu față de alte semne preexistente de pe piața relevantă semne care aparțin terțului și care sunt identice sau similare, evident, dacă acele semne există. În cazul în care pe teritoriul pieței relevante astfel de semne preexistente ale terțului nu există, Înalta Curte de Casație și Justiție a reținut că reaua-credință se va aprecia independent de principiul teritorialității ce guvernează protecția acelei mărci.

Or, contrar acestor dezlegări, recurenta arată că, instanța de apel a identificat doar teritoriul pe care funcționează piața produselor și serviciilor apelantei (Germania, Austria, Cehia, Ungaria), fără însă să determine care dintre piețele apelantei și intimatei constituie piața relevantă, iar în funcție de teritoriul acestei piețe, să procedeze la analiza efectelor teritoriale ale mărcilor, în cazul în care aceste efecte există.

În aceste condiții, raportat la cerința identificării nivelului de protecție juridică, instanța de apel a omis să determine piața relevantă raportată la teritoriile Germaniei, Austriei, Cehiei și Ungariei (pe de o parte) și teritoriul României (pe de alta parte), precum și în ce măsură mărcile A. ale lui A.G.C.K.G., aveau un grad de protecție juridică în teritoriul pieței relevante; de asemenea, s-a omis a se verifica dacă nivelul protecției juridice a mărcilor deținute de A.G.C.K.G. în teritoriul pieței relevante, corelat cu perioada de folosire a acestora în aceasta piață, putea constitui un factor pertinent în aprecierea relei-credințe a lui S.I. SRL la constituirea depozitului național al Mărcii A., astfel cum Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat în Cauza C-529/07, citată în apel; potrivit acestei Hotărâri, un anumit nivel de protecție juridică devine relevant în aprecierea relei-credințe, atunci când un terț utilizează de multă vreme un semn pentru un produs identic sau similar ce poate duce la confuzie cu marca solicitată (par. 46).

În opinia recurentei, instanța de apel trebuia să constate că față de mărcile A. în conflict, piața relevantă era constituită la nivelul anului 2000 din teritoriile Germaniei, Austriei, Cehiei, Ungariei, pentru următoarele motive: conform susținerilor sale și înscrisurilor depuse la dosar, nu deține alte mărci A. preexistente în România, după cum nici S.I. SRL nu avea mărci A. preexistente în Germania, Cehia, Austria, Ungaria; marca A. a recurentei a fost înregistrată încă din 1996 și se folosea în Germania, Ungaria, Cehia, Austria înainte de anul 2000, ceea ce, de altfel, a reținut și instanța de apel, pe când marca intimatei a fost depusă la OSIM de S.I. SRL în anul 2000, fapt constatat de ambele instanțe de fond; or, dovezile privind folosirea mărcii A., depuse la dosarul cauzei de către intimată, datează cel mai devreme din anul 2006, iar pentru perioada 2000 - 2006 nu există nicio dovadă de folosire a acestei mărci în România.

Având în vedere ca A.G.C.K.G. utiliza marca A. pe piața relevantă încă din 1997, instanța de apel trebuia să constate că nivelul de protecție juridică a mărcii A. deținută de A.G.C.K.G., constituia, în conformitate cu Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene nr. C-529/07 (par. 46) un factor pertinent pentru aprecierea relei-credințe a deponentului mărcii.

Pe de altă parte, conform aceleiași Hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene din cauza C-529/07 (par. 41), pentru a aprecia existența relei-credințe, trebuie să se ia în considerare și intenția solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare.

În considerarea acestui aspect și în contextul pieței relevante expus anterior, motivarea instanței de apel privind dovada unor relații concurențiale pe piața din România, s-a făcut cu aplicarea greșită a legii, din moment ce instanța de apel nu a stabilit care este piața relevantă la nivelul anului 2000.

Se conchide de către recurentă că toate elementele relei-credințe a lui S.I. la momentul depunerii mărcii A., trebuie reanalizate în funcție de caracteristicile acestei piețe relevante la nivelul anului 2000; ca atare, contrar celor reținute de curtea de apel, nedovedirea intenției apelantei A.G.C.K.G. de a intra pe piața românească la nivelul anului 2000 (drept una dintre condițiile care ar determina reaua-credință), față de circumstanțele concrete ale acestei spețe, este lipsită de efect din perspectiva relei-credințe a lui S.I. SRL.

Recurenta susține greșita aplicare a prevederilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 și din perspectiva concluziei instanței de apel potrivit căreia vânzarea într-un termen scurt a depozitului mărcii A. către K.F.S.A.G. nu este de natură a dovedi deturnarea depozitului de la finalitatea sa și a faptului că din analiza conduitei ulterioare înregistrării mărcii a celor 3 deținători succesivi, se poate conchide în sensul bunei-credințe a acestora.

Conform jurisprudenței comunitare și naționale, reaua-credință se analizează la momentul depunerii mărcii, în speță, la nivelul anului 2000, astfel încât, conduita ulterioară a deținătorilor succesivi ai mărcii A. nu poate influența reaua-credință la momentul constituirii depozitului. Pe de altă parte, tot jurisprudența a statuat că vânzarea unui depozit în scopul deturnării de la finalitatea sa, pentru a obține un profit, este un element al relei-credințe a deponentului. Astfel, constituirea depozitului A. în scopul vânzării imediate, înainte de înregistrarea mărcii, deși permis de art. 39 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, raportat la persoana deponentului, nu poate avea ca finalitate în condițiile speței, îndeplinirea funcției principale a mărcii, adică identificarea bunurilor și serviciilor furnizate de S.I. SRL de bunurile și serviciile altui comerciant, pe aceeași piață, din moment ce marca nu a fost folosită în piață cel puțin o perioadă scurtă de timp, de către S.I. SRL.

Se mai susține de recurentă greșita aplicare a dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 decurgând din înlăturarea de instanța de apel a susținerilor sale referitoare la riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere între mărcile A. (probat de apelantă prin auditul financiar depus la dosar care atesta vânzările de cafea A. în Germania pentru perioada 1997 - 2008), considerându-se în mod nelegal că riscul de confuzie nu ar avea relevanță în cauză, pentru aceea că cererea de chemare în judecată se bazează pe prevederile art. 48 alin. (1) lit. c) și nu pe cele ale art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

În aprecierea relei-credințe trebuie a se lua în considerare toate elementele specifice ale speței; așa fiind, similaritatea/identitatea semnului anterior (utilizat legitim) cu depozitul uzurpat, reprezintă în mod evident o condiție sine qua non a relei-credințe, fără de care aceasta nu poate exista; pe de altă parte, atunci când o marcă se depune cu rea-credință (de ex. pentru blocarea unei mărci pe o anumită piață în scopul obținerii unui folos necuvenit profitând de caracterul distinctiv al mărcii sau de renumele acesteia, inclusiv prin vânzarea depozitului către titularul mărcii sau prin scoaterea acestuia de pe o anumită piață etc.), în mod automat este antrenat și riscul de confuzie și asociere cu marca legitimă, deoarece marca depusă cu rea-credință, vizează de cele mai multe ori, aceleași produse și servicii cu cele ale mărcii legitime, ceea ce atrage riscul de confuzie și asociere în rândul consumatorilor.

În plus, însăși Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Hotărârea pronunțată în cazul C-529/07, identifică riscul de confuzie drept o caracteristică a relei-credințe; în acest sens, s-a reținut că "analiza relei-credințe trebuie să ia în considerare toți factorii pertinenți și specifici speței existenți la momentul depunerii cererii de înregistrare" printre care și "împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere"; recurenta invocă și o altă decizie de speță a Înaltei Curți de Casație și Justiție (nr. 6375 din 5 iunie 2009).

Recurenta remarcă faptul că prevederile art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 nu menționează în mod expres riscul de confuzie și asociere ca fiind o condiție a relei-credințe, dar acest aspect a fost de mult reglementat de jurisprudența comunitară și de cea națională, în sensul că reaua-credință are în vedere acest risc.

În condițiile art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 (anularea mărcii pe motivul conflictului cu un drept anterior), riscul de confuzie se analizează în contextul bunei-credințe, în timp ce în termenii art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 (anularea mărcii pentru rea-credință), estimarea riscului de confuzie se realizează în contextul relei-credințe.

Ca atare, aplicarea art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, trebuie să se realizeze conform jurisprudenței comunitare și naționale, care considera riscul de confuzie parte a relei-credințe. Drept urmare, instanța de apel trebuia să aprecieze riscul de confuzie între pachetele de cafea A. comercializate de A.G.C.K.G. și marca A. depusă de S.I. SRL, risc de confuzie care este evident având în vedere înscrisurile depuse la dosarul cauzei de către recurentă.

II. Recurenta intervenientă, prin recursul său, ale cărui critici nu sunt încadrate în dispozițiile art. 304 C. proc. civ., a solicitat casarea deciziei recurate și trimiterea cauzei spre rejudecare instanței de apel, întrucât este necesară administrarea de probe noi, respectiv cea testimonială, iar în subsidiar, a solicitat modificarea deciziei recurate, în sensul admiterii apelului și anularii mărcii naționale A. nr. 042276, pentru motivul depunerii acesteia cu rea-credință de către pârâtă.

Se învederează că instanța de apel a reținut că în cauză nu s-a dovedit faptul că S.I. SRL cunoștea existența mărcii A. aparținând reclamantei, sens în care recurenta susține că încă de la data formulării cererii de intervenție a încercat obținerea unor probe relevante din această perspectivă.

Având în vedere că a obținut informații extrem de importante chiar de la cel care a înregistrat marca (reprezentantul S.I. SRL), a solicitat instanței de apel audierea unui martor care putea confirma cele susținute cu privire la înregistrarea inițială a mărcii, însă, pentru că nu a solicitat proba prin apelul declarat, instanța a respins cererea de administrare a probei testimoniale, dispoziție pe care o consideră nelegală, întrucât putea formula cererea până la închiderea dezbaterilor.

Recurenta mai susține că în mod nelegal instanța de apel a reținut că în cauză nu au fost dovedite relațiile concurențiale dintre părți pe piața din România, apreciindu-se că reclamanta nu a dovedit că a comercializat pe piața româneasca, întrucât cafeaua A. era comercializată prin contrabandă.

Se consideră a fi greșită această apreciere a instanței de apel, întrucât cafeaua A. produsă de reclamanta A.G.C.K.G. este vândută și revândută prin intermediul unor societăți de distribuție, produsele ajungând la vânzare în diverse zone despre care reclamanta nu are cunoștință. Or, atât timp cât aceasta pune în vânzare produsele proprii chiar dacă nu are cunoștință despre locațiile în care este revândută, operațiunea de vânzare-cumpărare are loc cu acordul său, tocmai acesta fiind și scopul vânzării inițiale: revânzarea de către cumpărătorii finali; prin urmare, mărfurile fiind revândute de câteva ori, reclamanta A.G.C.K.G. nu poate face dovada locurilor unde au ajuns produsele sale.

Pe de altă parte, chiar dacă s-ar reține că produsul a ajuns în România prin contrabandă, important este că acesta este cerut de cumpărători, fiind cunoscută în Europa și se dorea a fi cumpărată și în România.

Recurenta mai învederează că instanțele de fond nu au analizat toate aspectele privitoare la înregistrarea mărcii în România, istoricul constituirii celor două părți litigante, activitatea desfășurată de acestea anterior cererii de înregistrare a mărcii, ca și actele de înregistrare a semnelor în raport cu produsele cărora marca le-a fost destinată. Totodată, trebuia a se verifica dacă a avut loc o utilizare efectivă a mărcii pentru produsele pentru care a fost înregistrată și la cât timp după înregistrare a avut loc această folosire, pentru a se determina dacă și în ce măsură, marca și-a îndeplinit funcțiile esențiale specifice.

Dacă o atare analiză s-ar fi realizat, existența reclamantei A.G.C.K.G., comercializarea și promovarea la nivel european a mărcii proprii A., precum și vânzarea cafelei A. în România, nu putea fi ignorată de S.I. SRL.

În același timp, alegerea de către aceasta a aceluiași nume - A. (un nume fantezist, inventat, care nu înseamnă ceva anume sau nu derivă dintr-un cuvânt), pentru înregistrarea sa ca marcă pentru produse identice (cafea), nu putea fi rezultatul unei simple coincidențe, ci un act deliberat, prin care s-a urmărit cu rea-credință să se profite de cunoașterea acestuia în rândul segmentului de public relevant, fapt ce duce la aplicarea dispozițiilor art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, republicată și la anularea mărcii, astfel înregistrată.

Dacă s-ar admite totuși ipoteza că acest cuvânt fantezist a fost inventat și de către S.I. (după ce o întreagă echipă a lucrat pentru A.G.C.K.G., pentru a ajunge la aceasta denumire), faptul că A. a fost înregistrată pentru cafea, însă, mai ales că a fost descris ca fiind scris cu alb pe fond negru cu chenar grena, nu poate fi apreciat ca pură întâmplare, ci o acțiune deliberată de a fura o marcă notorie, de a fura munca echipei care a inventat marca A., de a profita de banii investiți de A.G.C.K.G. în publicitatea făcută cafelei A. și de a câștiga bani păcălind consumatorul.

De asemenea, conduita celor 3 deținătoare ale mărcii A. în România evidențiază faptul ca înregistrarea mărcii în România a fost deturnată de la scopul prevăzut de lege, la acela de a indisponibiliza pe piața românească pătrunderea unei mărci folosită cu succes în altă jurisdicție.

În acest context, intervenienta solicită instanței de recurs să aprecieze că atât SC S.I. SRL, cât și pârâta SC R. SRL, au avut un comportament neloial, ce se circumscrie noțiunii de rea-credință, așa cum este circumstanțiată în dreptul mărcilor, ce trebuie sancționat cu anularea înregistrării, conform dispozițiilor art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 republicată.

Nici lipsa de diligență a deponentului S.I. SRL nu a fost reținută de instanța de apel ca fiind o culpă, întrucât admițând ipoteza că SC S.I. SRL nu a avut cunoștință de existența mărcii A. deținută de A.G.C.K.G., instanța de apel nu a avut în vedere jurisprudența unanimă (invocându-se Decizia nr. 6427 din 30 iunie 2006, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția civilă și de proprietate intelectuală) care a statuat că reaua-credință poate fi dedusă (deci, o prezumție) și din dezinteresul acesteia în acest sens manifestat față de semnele ocupate ca mărci de alții, fie din lipsa de diligență în consultarea registrelor publice.

Prin hotărârile pronunțate, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a subliniat că funcția esențială a mărcii este aceea de a garanta consumatorului date privind identitatea de origine a produsului sau serviciului desemnat de marcă, permițându-i să distingă fără confuzie acest produs de cele ce au o altă proveniență; această funcție esențială a mărcii determină scopul legal al folosirii ei, constând în utilizarea exclusivă pentru indicarea originii comerciale a produselor și nu pentru alte scopuri, cum ar fi îndepărtarea de pe piață a unui concurent existent sau potențial care folosește acea marcă pe o altă piața națională.

De asemenea, practicile cinstite în materie comercială exclud preluarea, în cunoștință de cauză, a unui semn distinctiv folosit de un concurent pentru îndepărtarea accesului acestuia pe o piață în care nu și-a protejat marca, din perspectiva atitudinii subiective a S.I., neavând relevanță caracterul teritorial al protecției date de înregistrarea mărcii.

Instanța de apel a mai reținut că deși termenul A. este fantezist, greu de găsit în limbajul uzual, iar coincidența cu termenul folosit de S.I. este izbitoare, doar acest element, prin el însuși, nu poate justifica, în lipsa coroborării cu ale dovezi, concluzia relei-credințe a solicitantului de înregistrare a mărcii.

Or, reaua-credință, concept nedefinit în legislația română, se impune a fi analizată în antiteză cu buna-credință în raporturile dintre părți.

În consecință, instanța de apel în aprecierea relei-credințe trebuia să evalueze următoarele aspecte: marca A. a fost înregistrată la nivel european cu mult timp înainte de înregistrarea acesteia în România; produsul era cunoscut și consumat pe piața românească, așa cum rezultă din studiul GFK, depus de reclamanta; marca A. a fost înregistrată în România de S.I. SRL un mare vânzător de cafea; scopul înregistrării mărcii nu a fost acela de comercializare a unui produs sub această denumire, dovadă fiind faptul că pârâta R. (cea de-a treia dobânditoare a mărcii A.), este prima care a comercializat cafeaua A., primele două nefolosind-o, ci au cesionat-o succesiv, pentru obținerea unor sume de bani; în același timp, pârâta nu a justificat niciun moment alegerea denumirii identice cu produsul comercializat de către reclamantă.

Recurenta mai arată că ambalajul folosit de pârâtă pentru comercializarea produsului propriu este identic cu ambalajul reclamantei; chiar dacă acest fapt este relevant pentru o acțiune în concurență neloială, și acest aspect trebuie analizat pentru a se putea aprecia asupra întregii conduite a pârâtei și pentru a analiza îndeplinirea funcțiilor mărcii.

În situația în care se solicită înregistrarea unei mărci, nu în scopul legitim și specific acesteia, pentru a o folosi în marcarea propriilor produse și servicii, ci pentru a o cesiona în viitor în schimbul unor sume de bani, se consideră că aceasta a acționat cu rea-credință, în sensul art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, republicată.

Scopul mărcii înregistrate de SC S.I. SRL nu a fost diferențierea de către public a produselor și serviciilor unui comerciant de produsele și serviciile similare ale altor comercianți, ci acela de a obține foloase de pe urma reclamantei A.G.C.K.G., respectiv de a-și însuși marca acesteia și de a-i interzice comercializarea în România.

Recurenta consideră a fi greșite și cele reținute de instanța de apel în sensul că din analiza conduitei celor 3 deținători succesivi, ulterioară înregistrării mărcii, se poate concluziona în sensul bunei-credințe a acestora.

Or, câtă vreme s-a reținut că la momentul înregistrării mărcii de către S.I. aceasta nu cunoștea despre existența mărcii A. a reclamantei, că S.I. SRL nu a comercializat niciodată un produs sub această denumire, rezultă că aceasta nu a deținut nimic ce ar fi putut atrage atenția societății cedente K.F.S.A.G. (producătorul cafelei J.), a doua deținătoare a mărcii, neputând fi explicabilă cumpărarea unei mărci nefolosite și, în consecință, necunoscute.

Dimpotrivă, la momentul înregistrării mărcii A., SC S.I. SRL cunoștea faptul că marca depusă de aceasta este folosită de A.G.C.K.G., cunoștea posibilitatea extinderii lanțului de magazine "A.G.C.K.G." în România, astfel că aceasta s-a folosit de o modalitate ușoară de a câștiga bani nemeritați, realizând că A.G.C.K.G. nu putea folosi aceeași marcă pe teritoriul României (la acel moment, în România, marca națională și cea comunitară neputând coexista); astfel, pârâta a profitat de faptul că această marcă nu a fost depusă în România, a eludat regulile înregistrării cu bună-credință și cele ale concurenței loiale - de a nu folosi un semn distinctiv ce aparține unui concurent și a urmărit să înlăture de pe piață acel concurent, folosindu-se de efectul atributiv al depozitului și înregistrând marca pentru a bloca reclamanta să comercializeze cafeaua în România, astfel încât prejudicierea reclamantei A.G.C.K.G. este evidentă.

Recurenta precizează că, în prezent, imposibilitatea reclamantei de a comercializa cafeaua A. în România provine din faptul că pârâta R. depune plângeri penale, sesizări, petiții etc., prin care reclamă faptul că intervenienta G. îi încalcă dreptul la marcă, în timp ce comercializează cafeaua A. produsă de A.G.C.K.G., precum și că face contrabandă cu acest produs; drept urmare, A.G.C.K.G. a trebuit să-și limiteze vânzările către România până la finalizarea prezentului litigiu.

Comparând mărcile în conflict, se constată că impresia globală pe care cele două ambalaje o produc asupra utilizatorului avizat nu este diferită întrucât, pârâta R. a preluat designul existent pe ambalajul produselor reclamantei A.G.C.K.G.; prin urmare, cunoscând produsele A.G.C.K.G. ca fiind de foarte bună calitate și cumpărând produsele de calitate inferioară ale pârâtei R., consumatorul a avut convingerea că produsul A. - A.G.C.K.G. și-a pierdut calitatea; astfel, rezultă că unul dintre prejudiciile cauzate prin înregistrarea mărcii A. în România este riscul de confuzie creat.

În ceea ce privește aprecierea riscului de confuzie, Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza Lloyd v. Loins oferă câteva interpretări cu valoare de principiu, care au fost preluate și în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție, anume faptul că percepția mărcilor în mintea consumatorului obișnuit joacă un rol decisiv în aprecierea riscului de confuzie și că, în mod normal, acest consumator percepe marca în întregul ei și nu îi analizează diferitele detalii.

Pentru anularea mărcii înregistrate cu rea-credință este importantă intenția avută la momentul înregistrării, însă fiecare speță trebuie analizată în mod particular, importantă fiind și conduita ulterioară înregistrării mărcii, fiind relevant faptul că ulterior dobândirii dreptului asupra mărcii, se folosesc pachete identice cu ale concurentului și se încearcă blocarea acestuia pe piață, denotă intenția avută la momentul înregistrării mărcii.

Aprecierea relei-credințe se impune a fi realizată cu exigență sporită, în contextul obligației legale a comercianților de a-și desfășura activitatea cu bună-credință și potrivit uzanțelor cinstite, în limitele unei concurențe loiale.

Intimata pârâtă SC R. SRL a depus la dosar întâmpinare la recursurile formulate, invocând excepția inadmisibilității cererii ce se regăsește în cuprinsul recursului intervenientei (cea de casare cu trimitere spre rejudecare), în contextul în care atare solicitare nu este formulată și prin recursul reclamantei și dată fiind poziția de subordonare procesuală ce există între intervenienta accesorie și reclamanta în favoarea căreia a intervenit în proces; de asemenea, s-a invocat și excepția nulității recursului aceleiași interveniente care nu indică tezele de nelegalitate pe care se întemeiază în promovarea căii de atac, aceasta susținând în realitate doar critici de netemeinicie, precum și excepția nulității recursului reclamantei care, deși se prevalează de dispozițiile art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ., dezvoltarea acestor critici nu se circumscrie acestor motive de nelegalitate; pe fond, dacă se va trece peste aceste excepții, intimata pârâtă a solicitat respingerea ambelor recursuri ca nefondate.

Excepțiile invocate nu pot fi primite pentru cele ce urmează.

Înalta Curte în ce privește excepția inadmisibilității cererii de casare cu trimitere spre rejudecare formulată ca atare de recurenta intervenientă în cuprinsul memoriului de recurs, constată că acesta nu este o veritabilă excepție procesuală de procedură, întrucât recursul unei părți reprezintă un act de procedură indivizibil ce nu poate fi scindat în funcție de fiecare dintre criticile ori cererile pe care le dezvoltă în motivele de de recurs.

Pe de altă parte, din punct de vedere procedural, soluțiile ce pot fi pronunțate în cazul admiterii recursului - casare cu trimitere ori de casare cu reținere sunt exclusiv de atributul instanței de judecată, dispozițiile art. 312 fiind de ordine publică; în plus, cu privire la aplicarea fie a art. 312 alin. (2) și (3) C. proc. civ. (casarea cu reținere), fie a art. 312 alin. (5) C. proc. civ. (casarea cu trimitere), părțile nu au posibilitatea de a exercita o astfel de opțiune (ceea ce, în genere, este specific unei norme dispozitive); totodată, instanța de recurs va dispune casarea cu trimitere (în condițiile normelor procedurale), chiar dacă părțile nu au formulat o solicitare în acest sens ori s-au opus în mod explicit, după cum va fi posibilă casarea cu reținere, chiar dacă titularul căii de atac a cerut casarea cu trimitere ori nu a exprimat un punct de vedere asupra acestui aspect.

Nici excepția nulității recursurilor nu va fi reținută.

Astfel, recurenta reclamantă, prin motivele sale de recurs nu numai că a indicat în mod neechivoc tezele de nelegalitate pe care și-a fundamentat calea de atac - art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ. -, însă Înalta Curte constată că aceasta a și conceput susțineri de natură a se circumscrie acestor ipoteze de nelegalitate, în timp ce motivele de netemeinicie a deciziei recurate urmează a fi înlăturate de la cenzura instanței de recurs, cu prilejul analizării recursului acestei părți.

În ce privește recursul intervenientei accesorii, SC G. SRL, într-adevăr, aceasta nu a procedat la indicarea expresă a tezelor de nelegalitate pe care s-a întemeiat în conceperea motivelor de recurs, dar cu toate acestea Înalta Curte reține că dezvoltarea criticilor formulate de recurentă permite încadrarea în prevederile art. 304 pct. 5 C. proc. civ. (cele privind sancționarea sa de către instanța de apel cu decăderea din dreptul de a solicita proba testimonială în apel în alte condiții decât prin cererea de apel), dar și în dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ. (aplicarea criteriilor de apreciere a relei-credințe la înregistrarea mărcii); în mod identic, susținerile prin care se tinde la demonstrarea netemeiniciei deciziei recurate nu vor putea fi analizate de această instanță de recurs, împrejurarea ce va fi semnalată cu prilejul cercetării recursului acestei părți.

În consecință, în aplicarea dispozițiilor art. 306 alin. (3) C. proc. civ., va fi respinsă excepția nulității recursurilor declarate în cauză.

Recursurile formulate sunt nefondate, având în vedere cele ce succed.

Prealabil analizei recursurilor, se impune precizarea că în cauză s-a solicitat anularea pentru rea-credință a înregistrării mărcii nr. 042276 cu protecție de la data depozitului național reglementar din 20 martie 2000 alcătuită din expresia "A.K." (aparținând în prezent intimatei din cauză, SC R. SRL), situație în care interesează forma legii Legii nr. 84/1998 în vigoare de la data menționată, iar nu cea de după modificarea legii speciale prin Legea nr. 66/2010, astfel încât temeiul juridic al cererii este cel reglementat prin art. 48 alin. (1) lit. c), iar nu art. 47 alin. (1) lit. c) cuprins în forma republicată a Legii nr. 84/1998 în baza actului normativ modificator, text la care recurenta intervenientă s-a referit în motivele sale de recurs.

Totodată, criticile recurentelor fiind comune în cea mai mare parte vor fi analizate împreună, urmând a fi semnalate și analizate distinct cele proprii doar uneia dintre ele.

Recurenta reclamantă a invocat critici din perspectiva ipotezei reglementate de art. 304 pct. 7 C. proc. civ. - decizia recurată cuprinde motive contradictorii ori străine de natura pricinii.

Prima dintre criticile concepute în cadrul acestui motiv de recurs vizează pretinsa concluzie contradictorie la care instanța de apel ar fi ajuns în interpretarea studiului GFK cu privire la cotele de penetrare pe piața românească la nivelul anului 2000 a cafelei marcate cu semnul A. aparținând reclamantei, față de obiectivul pe care aceasta și l-a propus, anume de a dovedi prin acest înscris raporturile concurențiale pe piața românească dintre reclamantă și SC S.I. SRL la data depozitului efectuat de aceasta cu privire la marca A., existența acestor pretinse raporturi concurențiale în anul 2000 fiind importantă din perspectiva cunoașterii faptului relevant de către titularul depozitului reclamat în cauză, ca și criteriu de analiză a relei-credințe în această materie.

Deși primordial atare susținere tinde la demonstrarea greșitei aprecieri a unei probe administrate în cauză (temeinicia deciziei fiind inadmisibil de cenzurat în recurs, întrucât dispozițiile art. 304 pct. 11 au fost abrogate prin O.U.G. nr. 138/2000), Înalta Curte constată că acestea implică, în plan secundar, și aspecte de legalitate din perspectiva efectelor unei astfel de probe.

Astfel, recurenta reclamantă pentru dovedirea tezei probatorii anterior enunțate, a depus încă de la prima instanță acest studiu realizat de GFK (dosar tribunal), neanalizarea lui de prima instanță fiind acoperită în calea devolutivă de atac (susținerea fiind inserată în cuprinsul motivelor de apel).

Înalta Curte constată că instanța de apel a dat acestei probe efectele permise de lege, întrucât atare probă nu putea confirma existența unor raporturi concurențiale în anul 2000 pe piața românească, între reclamanta A.G.C.K.G. și titularul depozitului mărcii naționale A. (SC S.I. SRL), concluzia instanței fiind aceea a comercializării cafelei A. în partea de vest a țării, ca efect al contrabandei.

Or, de vreme ce recurenta reclamantă nu avea calitatea de comerciant în România, nu era titulară de marcă înregistrată pe același teritoriu (și nici nu a afirmat protecția semnului prin vreun alt titlu prin care România să fie țară desemnată la protecție), nu avea rețele autorizate de distribuitori în acest spațiu (susținerile din motivele cererii de chemare în judecată fiind în sensul că distribuirea produselor reclamantei se realizează exclusiv prin lanțurile magazinelor A.G.C.K.G. ori a propriilor sale filiale, iar nu prin distribuitori autorizați) și nici nu intenționa o extindere a activității sale în România în anul 2000, în mod legal instanța de apel a stabilit atare concluzie, anume cu privire la lipsa unor raporturi concurențiale legale între cei doi comercianți.

Vor fi înlăturate din acest punct de vedere susținerile reclamantei cu privire la neadministrarea unor probe concludente sub aspectul contrabandei, întrucât, afirmând contrariul, în condițiile art. 1169 C. civ., reclamanta era cea căreia îi revenea sarcina probei cu privire la punerea în circulație în mod legal în România în anul 2000 a cafelei A. produsă de aceasta.

Nefondate sunt și susținerile recurentei interveniente asupra aceluiași aspect, recurentă care a invocat teza existenței acordului reclamantei cu privire la punerea în circulație pe teritoriul României a produsului cafea A., cu referire la revânzarea de către comercianți autorizați a cafelei către consumatorul final aflat, prin ipoteză, în România; pe lângă cele deja arătate cu privire la necesitatea probării unor rețele autorizate de distribuire, suplimentar se cere a fi precizat că, dacă este vorba despre revânzare nu mai pot fi invocate drepturile exclusive ale titularului mărcii, întrucât s-a produs epuizarea dreptului la marcă în condițiile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.

În absența dovedirii unei distribuiri autorizate a cafelei purtând marca reclamantei A. în România în anul 2000, în mod legal instanța de apel nu a reținut existența unor raporturi concurențiale legale între cei doi protagoniști, întrucât regulile, standardele și însăși necesitatea unor raporturi de concurență loială sunt aplicabile în ambele sensuri, deci nu numai în ce o privește pe SC S.I. SRL, acestea fiind opozabile în egală măsură și recurentei reclamante.

Or, reținându-se pătrunderea neautorizată în România la nivelul anului 2000 a cafelei A. produsă și comercializată de reclamantă (așadar, o faptă derulată în absența aplicării normelor legale care o permiteau și care ar fi legitimat-o), se constată că pentru pretinsa existență a raporturilor concurențiale recurentele invocă un efect licit generat de o cauză ilicită, ceea ce nu poate fi primit.

O a doua critică pe temeiul art. 304 pct. 7 C. proc. civ. susținută de reclamantă privește analizarea de instanța de apel a notorietății mărcii sale în România pe temeiul Regulii 16 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, aprobat prin H.G. nr. 833/1998, motiv neinvocat de aceasta prin motivele de apel, ci notorietatea a fost susținută cu privire la teritoriul Germaniei și al Uniunii Europene.

Înalta Curte reține că este real că susținerea reclamantei cu privire la gradul de cunoaștere al mărcilor sale A. era una ce putea fi valorificată dintr-o dublă perspectivă, anume: pe de o parte, dacă pentru produsele astfel marcate, marca beneficia de protecție juridică printr-un grad ridicat al cunoașterii de către public, în virtutea unei astfel de utilizări, ilustrată în cauză prin depunerea centralizatorului vânzărilor reclamantei în Germania între anii 1997 - 2008 la dosar primă instanță (ceea ce interesa cerința cunoașterii mărcii anterioare de către reprezentanții SC S.I. SRL), iar pe de altă parte, și din punct de vedere al notorietății mărcilor reclamantei; cea din urmă ipoteză însă o plasa pe aceasta în poziția de a fi invocat un drept anterior, opozabil deponentului ulterior, și, implicit, ar fi atras o analiză a cererii de anulare a înregistrării mărcii pe un alt temei [art. 48 alin. (1) lit. b) rap. la art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998], cu efectul depășirii limitelor învestirii (reiterate în mod neechivoc de reclamantă prin cererea precizatoare de la dosar tribunal) și al încălcării dispozițiilor referitoare la prescripția dreptului material la acțiune în acest caz, prevăzută de art. 48 alin. (3) din lege.

Înalta Curte constată însă că instanța de apel a analizat aceste susțineri ale reclamantei din perspectiva ce interesa în speță (element de natură a furniza indicii cu privire la cunoașterea faptului relevant de către reprezentanții SC S.I. SRL - a existenței și folosirii mărcii de către reclamantă), stabilind concluzia că acesta nu este suficient prin el însuși să fundamenteze prezumția unei astfel de cunoașteri, având în vedere absența altor elemente probatorii care să îi plaseze pe reprezentanții SC S.I. SRL în vreo legătură de orice fel cu teritoriul Germaniei, respectivele înscrisuri referindu-se la cantitățile de cafea A. comercializată de A.G.C.K.G. exclusiv în Germania, nu și în Cehia, Austria, Ungaria ori pe teritoriul Uniunii Europene, în general; totodată, în mod legal a înlăturat ca nepertinente indiciile privind cetățenia austriacă a asociaților intimatei SC R. SRL, actuala deținătoare a mărcii; în plus, această informație ar fi trebuit circumstanțiată la nivelul anului 2000, ceea ce constituie momentul relevant în cererea de anulare a înregistrării mărcii pentru rea-credință, întrucât atitudinea subiectivă a persoanei juridice - prin organele sale - la înregistrarea unei mărci se analizează la momentul solicitării de înregistrare, pentru că, doar în acest caz, s-ar putea imputa solicitantului intenția de fraudare a unei mărci preexistente.

În ce privește evaluarea realizată de curtea de apel pe temeiul Regulii 16 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 833/1998, ea, într-adevăr, excede obiectului cauzei, astfel că este suficientă atare constatare pentru înlăturarea ei din considerente și, implicit, de sub puterea lucrului judecat, nefiind însă un viciu al deciziei de natură a conduce la admiterea recursului prin modificarea deciziei atacate.

În plus, Înalta Curte mai reține că recurenta reclamantă nu poate invoca în actuala configurație a art. 304 pct. 1 - 9 C. proc. civ. neanalizarea de instanța de apel a unei probe a cauzei (cu referire la situația vânzărilor din Germania în perioada 1997 - 2008), întrucât aceasta nu este o critică de nelegalitate, iar dispozițiile art. 304 pct. 10 C. proc. civ. au fost abrogate prin Legea nr. 219/2005.

Aceeași recurentă reclamantă susține că instanța de apel se folosește de argumente contradictorii atunci când a reținut că nu s-a făcut dovada vreunor raporturi contractuale sau precontractuale între societatea germană A.G.C.K.G. și SC S.I. SRL, din care să reiasă cunoașterea de către reprezentanții celei din urmă a faptului că reclamanta folosește cu bună-credință și într-o manieră legală mărcile A. pentru produse și servicii similare, cu toate că anterior reținuse faptul ca între A.G.C.K.G. și S.I. SRL nu au existat relații comerciale.

Înalta Curte constată că o atare succesiune a argumentelor instanței de apel nu vădește vreo contradicție, instanța de apel reținând atât inexistența unor raporturi contractuale sau precontractuale între cele două societăți, dar și neîntrunirea celeilalte ipoteze în care o asemenea prezumție de cunoaștere a faptului relevant ar fi putut fi fundamentată, anume inexistența unor raporturi concurențiale, care, în mod evident, sunt opusul unor acorduri de voință, deci, al relațiilor contractuale, cele două planuri de analiză fiind corect delimitate de instanța de apel și cercetate în mod distinct.

Se constată că recurenta reclamantă, de asemenea, prevalându-se de dispozițiile art. 304 pct. 7 C. proc. civ., invocă o contradicție de argumente ale instanței de apel în evaluarea cerinței gradului de protecție juridică a semnelor în conflict reținând pe de o parte că reaua-credință ar transcede principiului teritorialității efectelor dreptului la marcă (stabilit pe cale jurisprudențială, potrivit recurentei), iar pe de altă parte, că reclamanta nu a făcut dovada că reprezentanții S.I. SRL erau, la nivelul lunii aprilie 2000, naționali ai Germaniei, Ungariei, Cehiei ori Austriei.

Înalta Curte reține că principiul teritorialității drepturilor asupra mărcilor nu este stabilit pe cale jurisprudențială, contrar celor susținute de recurentă, ci este în mod expres reglementat de art. 1 din Legea nr. 84/1998 care dispune: "Drepturile asupra mărcilor și indicațiilor geografice sunt recunoscute și apărate pe teritoriul României, în condițiile prezentei legi"; în plus, așa cum corect a reținut și instanța de apel, reaua-credință la înregistrarea unei mărci naționale subzistă independent de principiul teritorialității, deoarece este posibil ca, prin înregistrarea mărcii naționale, să se urmărească împiedicarea intrării pe piața națională relevantă a unui competitor al titularului mărcii dintr-un alt stat, care nu a obținut încă protecția mărcii sale pe teritoriul în care intenționează să o utilizeze (în speță, teritoriul României).

Intenția frauduloasă la înregistrare nu poate fi identificată doar față de semne protejate - prin înregistrare sau prin folosire îndelungată (în anumite condiții) - pe același teritoriu, întrucât înregistrarea unei mărci nu poate ignora principiile concurenței loiale între comercianți, ce trebuie respectate independent de caracterul teritorial al protecției recunoscute unei mărci. Nu s-ar putea considera ca fiind onestă atitudinea unui comerciant, care este avizat în privința intențiilor de extindere teritorială a activității unui alt comerciant, cu privire la o anumită marcă, utilizată într-un alt stat, de a bloca această extindere, profitând de prioritatea la înregistrarea mărcii recunoscută prin lege persoanei care a depus prima o cerere de înregistrare.

Pe de altă parte, motivul de nulitate prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 poate fi invocat de către orice persoană interesată, nu numai de către titularul unei mărci anterioare protejate pe teritoriul României, în caz contrar, cauza de nulitate identificându-se cu cea prevăzută de art. 48 alin. (1) lit. b) din aceeași lege, ceea ce nu poate fi acceptat, deoarece art. 48 lit. c) ar fi lipsit de efecte juridice.

În consecință, pentru ca norma în discuție să producă asemenea efecte, se consideră că poate fi invocat motivul de nulitate și persoana care a folosit efectiv semnul în litigiu, chiar în alte state, cum este recurenta reclamanta din cauză.

De altfel, jurisprudența națională chiar anterioară modificării legii prin Legea nr. 66/2010 a fost constantă în a aprecia în acest sens, însă, după modificare legii din anul 2010, acest principiu se regăsește inserat în mod expres în dispozițiile art. 6 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 84/1998, republicată, chiar dacă această formă a legii nu este incidentă speței (așa cum s-a arătat), argumentul fiind unul de ordin istorico-teleologic.

În acești parametri de analiză, pornind de la premisa subzistenței relei-credințe independent de principiul teritorialității, instanța de apel în mod corect s-a raportat la cerința necesității dovedirii de către reclamantă că reprezentanții S.I. SRL erau, la nivelul lunii aprilie 2000, naționali ai Germaniei, Ungariei, Cehiei etc., astfel încât și această critică a reclamantei întemeiată pe art. 304 pct. 7 C. proc. civ. va fi înlăturată ca nefondată.

Înainte de cercetarea motivelor de recurs întemeiat de ambele recurente pe dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ. [relative la aplicarea criteriilor de analiză a relei-credințe la înregistrarea mărcii - cele ale intervenientei fiind încadrate de instanță în această ipoteză de nelegalitate în baza art. 306 alin. (3) C. proc. civ.], vor fi analizate criticile recurentei SC G. SRL privind nelegala respingere de instanța de apel a cererii sale de încuviințare a probei testimoniale, calificate, de asemenea, de Înalta Curte, pe temeiul dispozițiilor ar. 304 pct. 5 C. proc. civ. [încălcarea formelor de procedură, prevăzute sub sancțiunea nulității de art. 105 alin. (2)].

Se constată însă a fi nefondat acest motiv de recurs, întrucât instanța de apel în mod corect a observat că intervenienta nu a solicitat proba testimonială prin motivele de apel (dosar instanță de apel), sens în care dispune art. 287 alin. (1) pct. 4 și art. 292 alin. (1) C. proc. civ.; cel din urmă text, i-ar fi permis intervenientei solicitarea de încuviințare a altor probe decât cele cerute prin motivele apelului, dacă o atare necesitate ar fi rezultat din dezbateri, norma nefiind în sensul invocat de recurentă - al posibilității de solicitare a unor probe până la închiderea dezbaterilor.

Or, se reține că atare condiție de neaplicare a sancțiunii decăderii (prevăzută de art. 287 alin. (2) C. proc. civ.) din dreptul de a mai solicita alte probe - necesitatea probei rezultată din dezbateri - nu este îndeplinită în speță, întrucât apelanta a invocat faptul că la data conceperii motivelor de apel nu avea cunoștință de acest martor, deoarece discuția cu acesta nu avusese loc.

Înalta Curte constată că un astfel de motiv nu se circumscrie cerințelor normei, nefiind vorba de o împrejurare obiectivă ce a împiedicat partea să-și proiecteze strategia procesuală (împrejurare cum este cea privind necesitatea suplimentării probatoriului ce decurge din dezbateri, în cadrul cărora ar putea reieși elemente necunoscute părții la momentul formulării motivelor de apel), ci partea a invocat motive de ordin strict subiectiv, astfel că, în mod legal instanța de apel a dispus în sensul decăderii intervenientei din dreptul de a mai solicita alte probe decât cele arătate prin motivele de apel; totodată, se constată că nu sunt incidente nici celelalte ipoteze din art. 138 pct. 3 și pct. 4 C. proc. civ., normă de trimitere aplicabilă și în apel, conform art. 298 C. proc. civ.

În ce privește criticile dezvoltate de recurente cu privire la greșita aplicare a criteriilor de apreciere a relei-credințe într-o cerere de anulare a înregistrării mărcii pentru acest motiv (ce urmează a fi evaluate din perspectiva art. 304 pct. 9 C. proc. civ.) și acestea se constată a fi nefondate, astfel cum se va arăta.

Recurenta reclamantă susține că în mod nelegal instanța de apel a respins susținerile sale potrivit cărora, scopul ilicit al intimatei derivă și din comercializarea pe piața românească a unor pachete de cafea ce copiază ambalajele cafelei comercializate de A.G.C.K.G., apreciind că prin aceste motive de apel ar fi fost încălcate dispozițiile art. 294 alin. (1) și art. 295 alin. (1) C. proc. civ.; critici similare se regăsesc și în motivele de recurs ale intervenientei.

Înalta Curte apreciază ca fiind corectă această calificare dată de instanța de apel, întrucât chestiunea comercializării cafelei A. de către intimata pârâtă în ambalaje ce le copiază pe cele folosite de recurenta reclamantă pentru produsul său - cafeaua A., reprezintă descrierea unei situații de fapt apte a susține o cerere în concurență neloială, întemeiată exclusiv pe dispozițiile Legii nr. 11/1991 [art. 5 alin. (1) lit. a) din acest act normativ stabilind chiar răspunderea penală a celui care folosește un ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant]; ca atare, în cauza de față interesează exclusiv reaua-credință la momentul înregistrării mărcii și, în evaluarea atitudinii subiective a solicitantului înregistrării, ar avea relevanță cercetarea actelor de comercializare a produselor cărora marca le este destinată, ulterior înregistrării, pentru a se determina dacă și în ce măsură marca și-a îndeplinit funcțiile sale esențiale specifice, dacă aceasta constituie o circumstanță relevantă pentru speță.

Cu alte cuvinte, în cadrul cererii de anulare a înregistrării mărcii (ceea ce este de natură a oferi indicii în ce privește intenția solicitantului) interesează efectuarea unor acte de comercializare efectivă a produselor purtând marca în dispută (prin aplicarea ei pe ambalaje, dacă se au în vedere, în special, produsele), iar nu ambalajele propriu-zise în care aceste produse sunt comercializate și nici dacă aceste ambalaje sunt de natură a crea confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant, atare atitudine subiectivă putând fi sancționată prin obținerea unei hotărâri de condamnare la respectarea uzanțelor comerciale cinstite.

Și finalitatea celor două cereri este diferită: în timp ce o acțiune întemeiată pe art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 se poate solda cu anularea semnului (ceea ce atrage și imposibilitatea aplicării lui pe ambalaje în viitor, dar nu exclude în niciun fel înregistrarea unui alt semn ca marcă și aplicarea lui pe ambalaje identice celor corespunzătoare mărcii anterioare), o cerere întemeiată pe dispozițiile art. 5 lit. a) din Legea nr. 11/1991 (latura civilă a unei asemenea infracțiuni fiind întemeiată pe răspunderea civilă delictuală, iar acțiunea poate fi formulată și separat la instanța civilă) poate avea ca efect interzicerea folosirii ambalajelor sau obligarea celui reclamat că încalcă regulile concurenței loiale (în forma menționată) la schimbarea ambalajelor sale cu altele care nu mai antrenează riscul de confuzie cu cele folosite în mod legitim de alt comerciant, fără ca o astfel de măsură să aibă vreo consecință asupra mărcilor fiecăruia, mărci care, prin ipoteză, sunt complet diferite, dar sunt aplicate pe ambalaje asemănătoare, de natură a crea risc de confuzie.

În consecință, în mod legal instanța de apel a constatat că prin aceste susțineri reclamanta și intervenienta tindeau la adăugarea unei alte cauze sau temei juridic al cererii de chemare în judecată direct în apel, ceea ce dispozițiile art. 294 alin. (1) și art. 295 alin. (1) C. proc. civ. nu permit, nefiind suficientă simpla susținere a părților sub aspectul menținerii aceluiași temei de drept [art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998], câtă vreme instanța are obligația de a da cererilor părților o corectă calificare juridică în baza art. 129 alin. (5) din același Cod.

Analizând criticile recurentelor cu privire la aplicarea greșită a dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, Înalta Curte constată că acestea privesc, în realitate, greșita aplicare a criteriilor de analiză a relei-credințe la înregistrarea mărcii, decurgând din jurisprudența Curții de la Luxembourg.

Aplicarea criteriilor privind evaluarea relei-credințe nu se circumscrie unor critici de netemeinicie, ci este susceptibilă de verificare sub aspectul legalității întrucât, în dreptul mărcilor, noțiunea de rea-credință are un conținut conceptual propriu, dezvoltat prin jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, în special, în prin decizia pronunțată la data de 11 iunie 2009, în cauza C - 529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH), din conținutul căreia rezultă aceste criterii de apreciere a relei-credințe, avute în vedere de instanța de apel și la care, de altfel, toate părțile cauzei s-au raportat.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în hotărârea invocată, a stabilit că instanța trebuie să ia în considerare toți factorii pertinenți specifici speței și existenți la momentul depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă, în special:

- împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar, ce poate produce confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere;

- intenția solicitantului de a-l împiedica pe terț să utilizeze un astfel de semn în continuare, precum și

- nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită.

Chiar dacă hotărârea instanței europene vizează mărcile comunitare întrucât a fost pronunțată în interpretarea art. 51 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 40 din 94 al Consiliului din 20 noiembrie 1993 privind marca comunitară [succedat de Regulamentul CE nr. 207/2009 care are dispoziții identice în art. 52 alin. (1) lit. b) în ce privește anularea înregistrării mărcii pentru rea-credință], criteriile ce definesc conceptul de rea-credință la înregistrarea unei mărci sunt pe deplin incidente, având în vedere că prevederile art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 transpun în legea națională dispozițiile similare ale art. 3.2 lit. d) din Prima Directivă a Consiliului Comunităților Europene din 21 decembrie 1988 pentru apropierea legilor referitoare la mărci din Statele Membre 89/104/EEC [ce se regăsesc și în actuala formă codificată a acesteia - Directiva 2008/95/CE]; România și-a îndeplinit obligația de armonizare a legislației sub acest aspect, astfel că, în mod subsecvent, funcționează și obligația de respectare a jurisprudenței Curții de la Luxembourg, acceptată în mod expres prin Legea nr. 340 din 11 noiembrie 2009 privind formularea de către România a unei declarații în baza prevederilor art. 35 parag. 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană; prin urmare, aceste criterii jurisprudențiale create în interpretarea Regulamentului mărcilor comunitare (corespondente unor veritabile reguli de drept) sunt operante, pentru identitate de rațiune, și în privința mărcilor naționale.

Cu referire la cerința identificării nivelului de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită, ambele recurente au susținut că instanța de apel nu a determinat piața relevantă pentru produsele și serviciile cărora li se adresează, însă, Înalta Curte constată că atare dezlegare a fost deja confirmată în analiza criticilor întemeiate de reclamantă pe dispozițiile art. 304 pct. 7 C. proc. civ. cu referire la subzistența relei-credințe independent de principul teritorialității.

Astfel, deja s-a reținut că pentru a produce efecte dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 și atunci când sunt invocate de alte persoane interesate decât titularul unei mărci anterioare protejate pe teritoriul României, se consideră că și persoana care a folosit efectiv semnul în litigiu, chiar în alte state, cum este recurenta reclamanta din cauză are legitimare procesuală activă.

Or, la nivelul anului 2000, astfel cum instanțele de fond au reținut, recurenta reclamantă a înregistrat semnul A. ca marcă națională sub nr. 39519263 în Germania în anul 1995, iar în perioada 1996 - 1998 A.G.C.K.G. a obținut mai multe înregistrări ale mărcii A. pe cale națională în Ungaria și Cehia (mărcile nr. 151892 și 213151), în Marea Britanie (marca nr. 2113285) și în Irlanda (marca nr. 208460); în anul 1996, filiala lui A.G.C.K.G. din Austria - H.K.G. - a înregistrat marca A. nr. 167093 la nivel național în Austria; de asemenea, în același an, A.G.C.K.G. a depus cererea de înregistrare a mărcii A. la nivel comunitar, această marcă fiind înregistrată în 21 august 1998 sub nr. 000352450 (marcă ale cărei efecte s-au extins și în România ulterior datei de 1 ianuarie 2007), acestea fiind teritoriile relevante în evaluarea nivelului de protecție juridică de care beneficiază semnul său, în timp ce pentru intimată teritoriul relevant este, în mod evident, cel românesc; instanța de apel a determinat în mod corect acești parametri de analiză în cauză, astfel că este nefondată susținerea recurentelor în sensul necesității reevaluării acestor aspecte, în aplicarea criteriului menționat.

Pe de altă parte, cu privire la nivelul de protecție juridică a mărcilor sale, recurenta reclamantă s-a prevalat de invocarea unui grad ridicat de cunoaștere a mărcilor sale, în special, pe teritoriul Germaniei, cum deja s-a arătat. Atare susținere era importantă în contextul evaluării atitudinii subiective a reprezentanților SC S.I. SRL, întrucât un grad mai ridicat de cunoaștere a mărcilor reclamantei însă numai coroborată cu dovedirea unor indicii în sensul unor legături a acestora de orice natură cu respectivele teritorii erau de natură a constitui indicii temeinice în fundamentarea prezumției de cunoaștere a faptului relevant de către titulara depozitului, anume că un terț utilizează un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar, ce poate produce confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere, cerințele enunțate în Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza Lindt C - 529/07, fiind interdependente.

În cauză însă, așa cum deja s-a arătat, nu s-a putut reține nici cunoașterea efectivă și nici nu s-a putut face aplicarea unei prezumții de cunoaștere a faptului relevant de către titularul depozitului în România, în absența unor raporturi contractuale sau concurențiale legale între cei doi titulari de marcă ori chiar legături de altă natură cu piața relevantă în aprecierea nivelului juridic de protecție a mărcilor reclamantei (domiciliu, rezidență, studii etc.).

Pentru a se putea statua asupra relei-credințe, era necesar a se determina intenția solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare, intenție care, în termenii Hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene și, având în vedere circumstanțele speței de față, ar fi presupus urmărirea scopului ilicit al împiedicării intrării mărcii reclamantei pe piața românească.

În acest context, se impune precizarea că în mod corect instanța de apel a reținut că este exclus ca simpla culpă (lipsa de diligență în acțiunile întreprinse) să aibă semnificația relei-credințe, ca motiv de nulitate a înregistrării mărcii, deoarece sancțiunea aplicată ar fi excesivă față de atitudinea comerciantului, ce nu a urmărit eliminarea, discreditarea sau parazitarea concurenței; prin urmare, susținerile contrare ale recurentelor (în special, ale intervenientei) vor fi înlăturate ca nefondate.

Pe de altă parte, și concluzia la care curtea de apel a ajuns cu privire la nedovedirea intenției titularului mărcii denotă o corectă aplicare a acelorași criterii.

Or, recurenta reclamantă susține că intenția SC S.I. SRL la data depozitului a fost aceea de a obține un folos prin cesiunea mărcii la un moment apropiat celui la care marca a fost depusă spre înregistrare și înainte de eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii către K.F.S.A.G. Schweiz AG.

Această operațiune juridică (ca element obiectiv ce interesează în evaluarea elementului subiectiv), perfectată chiar în circumstanțele invocate, nu poate denota o acțiune deliberată a titularului mărcii în legătură cu recurenta reclamantă care, la nivelul anului 2000, nu avea vreo intenție de a pătrunde și pe piața din România; de altfel, singura modalitate prin care piața românească a activat interesul comercial al recurentei a fost doar prin extinderea efectelor mărcii comunitare la 1 ianuarie 2007 (data aderării României la Uniunea Europeană), cu toate că în alte țări est-europene a procedat chiar la înregistrarea mărcii A. pe cale națională sau internațională (prin desemnarea pentru protecție a teritoriilor acestora), anterior extinderii Uniunii Europene prin includerea și a acestor state (cu referire la Ungaria și Cehia, care au aderat în anul 2004); de asemenea, în anul 2007 prin constituirea A.G.C.K.G. Stores în România (cu asociat unic - H., filiala din Austria a reclamantei, dosar primă instanță) s-a concretizat intenția reclamantei de a intra pe piața românească.

Ca atare, nu se poate susține că înregistrarea mărcii din anul 2000 chiar dacă nu a fost folosită de titularul ei imediat după înregistrare și nici de primul cesionar al mărcii, a avut drept unic scop parazitarea mărcii reclamantei prin împiedicarea accesului concurentului pe piața din România produsă 7 ani mai târziu, calitatea recurentei de persoană interesată în anularea mărcii pentru rea-credință fiind în directă legătură cu utilizarea mărcii comunitare A. nr. 000352450, cu efecte și în România după 1 ianuarie 2007, al cărei titular este (sens avut în vedere și în Hotărârea din Cauza Lindt - par. 44); deci, doar absența intenției titularului de a utiliza marca imediat după înregistrare, fără a se corobora cu reținerea scopului împiedicării intrării reclamantei pe piață din România prin indisponibilizarea semnului pe piața din România prin efectul atributiv al înregistrării naționale, nu permite reținerea relei-credințe.

Înalta Curte constată că recurentele critică înlăturarea de instanța de apel a susținerilor lor referitoare la riscul de confuzie, considerându-se că atare analiză nu se impune în contextul art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, aceasta fiind necesară într-o cerere întemeiată pe dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. b).

Deși această critică are la acest moment procesual doar un interes pur teoretic, pentru rigoare, trebuie precizat că într-o cerere de anulare a înregistrării mărcii pentru rea-credință nu este exclusă analiza riscului de confuzie, în contextul legii mărcilor, caz în care este necesară stabilirea premiselor identității sau similarității produselor cărora acestea le sunt destinate și a similarității ori identității semnelor, cerință enunțată explicit în Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din Cauza C-529/07 în cuprinsul enumerării factorilor pertinenți în aprecierea relei-credințe, redați în dispozitivul acesteia.

Sunt însă și cazuri, precum în speță, în care semnul utilizat de terț și de care se leagă interesul său în promovarea acțiunii de anulare a înregistrării mărcii este identic cu marca atacată și este destinat unor produse identice (A. pentru cafea), ipoteză în care riscul de confuzie ar fi fost prezumat (cu întrunirea cumulativă și a celorlalte cerințe), circumstanțele fiind aceleași ca în cazul de indisponibilitate prevăzut de art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 (motiv relativ de refuz al înregistrării).

În ce privește celelalte susțineri ale recurentelor, cu referire la nejustificarea de către intimată (în numele cedentei inițiale, SC S.I. SRL, autoarea sa cu titlu particular în transmiterile succesive ale dreptului asupra mărcii) a alegerii aceluiași semn A. (un cuvânt fantezist, inventat, original, fără o semnificație în limbajul obișnuit), calificarea ca nerelevantă a acestei coincidențe de către instanța de apel, ori cu privire la calificarea ca fiind de rea-credință și conduita actualului titular al mărcii înregistrate în România (intimata cauzei, constituită ulterior înregistrării mărcii, în anul 2004), acestea nu vor putea fi analizate, nefiind critici susceptibile de încadrare în dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ.; în plus, nici celelalte susțineri ale recurentei interveniente care reproduc întocmai susținerile sale din motivele de apel nu vor fi analizate, întrucât nu privesc dezlegarea dată acestora de instanța de apel.

Având în vedere toate aceste considerente, Înalta Curte, în aplicarea dispozițiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ., va respinge ca nefondate recursurile declarate în cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge excepția nulității recursurilor.

Respinge ca nefondate recursurile declarate de reclamanta A.G.C.K.G. GmbH & CO KG și de intervenienta SC G. SRL, împotriva Deciziei nr. 159A din 31 octombrie 2012 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 2 decembrie 2013.

Procesat de GGC - GV