Asupra cauzei de faţă constată următoarele:
Fondul și considerentele instanței de fond:
Prin cererea înregistrată la data de 27 august 2012, pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a III-a civilă, sub nr. 33830/3/2012, reclamanta SC X.C. SRL a solicitat, în contradictoriu cu pârâta C. Romanian Telecomunication SA (în prezent T. Romania Mobile Telecommunications S), ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să-i fie interzis pârâtei să mai folosească în activitatea sa comercială:
- semne identice sau asemănătoare cu marca sa înregistrată;
- aplicarea însemnului „XXL” pe produse sau pe ambalaje;
- oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn;
- utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate;
Întrucât există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marca „XXL”, cu consecinţa obligării pârâtei la repararea pagubelor pricinuite societăţii reclamante, care se ridică la suma echivalentă cu cifra de afaceri realizată de pârâtă în campania comercială promovată ilegal, plus suma echivalentă publicităţii, efectuate pentru desfăşurarea campaniei promoţionale, precum şi la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de soluţionarea acestei cauze.
Prin sentinţa civilă nr. 80 din 16 ianuarie 2013, tribunalul a respins capătul de cerere prin care se solicită interzicerea folosirii de către pârâtă a semnelor identice/similare mărcii reclamantei, ca neîntemeiată, a luat act de renunţarea reclamantei la capătul de cerere privind obligarea pârâtei la despăgubiri și a luat act că pârâta solicită cheltuieli pe cale separată.
Tribunalul a reţinut următoare: reclamanta SC X.C. SRL s-a înfiinţat în anul 1996, dar nu precizează prin acţiune care este obiectul de activitate principal sau ce produse sau servicii a pus la dispoziţia consumatorilor în perioada 1996-2012, activitatea reclamantei fiind suspendată în perioada 2007-2009. Prin precizarea cererii de chemare în judecată reclamanta a susţinut că are în proiect crearea şi dezvoltarea unei reţele de distribuţie şi vânzare de dispozitive mobile (telefoane mobile, laptop-uri, tablete, modem-uri, PDA-uri şi altele) în România, încheind contract cu parteneri străini.
Tribunalul constată că reclamanta a înregistrat la O.S.I.M. marca verbală XXL nr. AA/1997, reînnoită în 2007, pentru clasa 35 import-export, comerţ, iar prin acţiunea de faţă a solicitat să se interzică pârâtei folosirea în activitatea sa comercială semnul XXL identic cu marca sa protejată, aplicarea pe orice produse sau pe ambalaje, oferirea sau comercializarea sau utilizarea semnului pe documente pentru publicitate. Reclamanta a invocat dispoziţiile art. 36 din legea mărcilor privind drepturile exclusive ale titularului de marcă şi dreptul de a se adresa instanţei de judecată pentru a cere interzicerea folosirii semnelor identice sau similare mărcii înregistrate, reclamanta susţinând de asemenea că pârâta încalcă dispoziţiile legii privind publicitatea, afirmând că există un risc de confuzie pentru consumatorii în cauză.
Tribunalul constată că susţinerile reclamantei nu sunt întemeiate, aceasta nefăcând dovada că a utilizat în vreun fel sau altul marca înregistrată XXL, în legătură cu serviciile din clasa 35, care cuprinde „publicitatea; gestiunea afacerilor comerciale; administraţie comerciala; lucrări de birou”, marca reclamantei fiind înregistrată doar pentru serviciile de „Import, export, comerţ”.
Pe de altă parte C. Romanian Mobile Telecomunication SA are ca obiect principal de activitate activităţile de telecomunicaţii prin reţele fără cablu, având şase planuri tarifare standard corespunzătoare mărimilor serviciului de telefonie mobilă: Extrasmall (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extralarge (XL) şi Extra-extralarge (XXL). Astfel, Portofoliul C. Sizes conţine C. XS, C. S, C. M, C. L, C. XL, C. XXL, iar Portofoliul de abonamente C. pentru iPhone conţine planurile tarifare: Smart L, Smart XL şi Smart XXL. Portofoliul de abonamente de date conţine planurile tarifare: Co. XS, Co. S, Co. M, Co. L, Co. XL, Co. XXL etc.
Rezultă, în primul rând, că pârâta nu foloseşte semnul XXL ca atare, aplicat unor produse sau servicii, acest semn fiind folosit alături de alte semne, pentru indicarea mărimii unor servicii, fapt ce diferă în mod evident de marca XXL a reclamantei, înregistrată pentru servicii de import, comerţ, export.
Tribunalul constată că serviciile de telefonie mobilă ale pârâtei se includ în Clasa 38 şi nu sunt identice sau similare serviciilor cuprinse în Clasa 35, care nu se referă la furnizarea unor produse şi servicii destinate consumatorilor, ci strict la servicii auxiliare către alţi comercianţi. Deci prin serviciile din clasa 35 se oferă altor întreprinderi industriale sau comerciale asistenţă în exploatarea/conducerea propriilor afaceri sau a funcţiilor lor comerciale. Pârâta nu a furnizat servicii auxiliare din cele incluse în Clasa 35, ci comercializează exclusiv propriile produse de telefonie mobilă incluse în altă clasă.
Reclamanta nu poate pretinde astfel că folosirea semnului XXL de către pârâtă se face pentru aceleaşi servicii, pentru a se reţine existenţa riscului de confuzie în percepţia publicului, atâta timp cât acesta reprezintă doar un indicator cantitativ, pe o scara de mărimi XS-XXL, corespunzătoare fiecărui tip de abonament C. Acronimul XXL (exprimând mărimea) este plasat întotdeauna după denumirea serviciului/tipului de abonament şi încadrată în scara de mărimi XS-XXL în funcţie de numărul de minute, mesaje ori de cantitatea de trafic de internet alocat şi de tariful aferent, care variază în mod corespunzător mărimilor indicate, clienţii percepând astfel semnul doar pentru delimitarea cantitativă a planului tarifar corespunzător.
Tribunalul constată că semnul nu are în percepţia publicului un caracter distinctiv, nici măcar între serviciile furnizate de pârâtă, fiecare serviciu având planuri tarifare aferente mărimilor XS-XXL, de asemenea riscul de confuzie fiind exclus având în vedere că sferele de activitate ale părţilor în proces sunt complet diferite. Tribunalul reţine şi dispozițiile invocate de pârâtă de la art. 39 din Legea nr. 84/1998, precum şi pe cele ale art. 6 alin. (1) lit. (b) din Directiva 2008/95/CE de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind mărcile, prevederi conform cărora indicaţiile caracterizatoare ale produselor, inclusiv cele privind valoarea şi cantitatea, nu pot fi interzise a fi folosite în activitatea comercială dacă sunt conforme bunelor practici comerciale. În acest sens, prescurtarea XXL având natura unei indicaţii referitoare la cantitatea și valoarea serviciilor, nu ar putea să fie interzisă comercianţilor decât pe motiv de încălcare a bunelor practici comerciale, fapt ce nu se confirmă în speţă.
Apelul și considerentele instanței de apel:
Împotriva sentinţei a declarat apel reclamanta SC X.C.
Analizând sentinţa apelată, în limita cererii de apel, conform art. 292 alin. (1) C. proc. civ., instanța de apel a reţinut următoarele:
Apelanta este titulara mărcii XXL înregistrată la data de 25 martie 1997 pentru clasele de produse şi servicii 35 - import, export, comerţ, conform clasificării de la Nisa, aspect ce rezultă din certificatul de înregistrare depus la dosarul primei instanţe, în timp ce intimata foloseşte semnul XXL pentru comercializarea serviciilor reprezentate de abonamente de telefonie mobilă.
Dacă semnul reprezentând marca reclamantei este identic cu semnul folosit în vânzarea produselor şi serviciilor pârâtei, în ceea ce priveşte identitatea sau similaritatea produselor susţinută ca indicând riscul de confuzie, instanța de apel a reținut următoarele:
Apelanta susţine încadrarea serviciilor prestate de pârâtă în clasa 35, ceea ce ar conduce, în opinia sa, la constatarea identităţii sau similarităţii produselor, în condiţiile în care marca sa a fost înregistrată pentru această clasă. Însă, susţinerea apelantei reclamante, conform căreia marca sa a fost înregistrată pentru întreaga listă de produse şi servicii incluse în clasa 35 conform Clasificării de la Nisa, nu poate fi primită, atâta vreme cât în certificatul de înregistrare a mărcii a fost menţionat punctual la denumirea serviciilor: import, export, comerţ. Abonamentele la serviciile de telecomunicaţii pentru terţi, sunt menţionate ca servicii în cadrul clasei 35, având referinţa nr. A 0001, însă, pe de o parte, nu constituie un serviciu pentru care s-a înregistrat marca reclamantei, iar pe de altă parte, nici nu se poate constata că serviciile pârâtei se încadrează în această clasă, care, în mod generic, are în vedere „Publicitatea, conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări de birou”. În nota explicativă a Clasificării de la Nisa: „Clasa 35 cuprinde în general servicii prestate de persoane sau organizații al căror scop principal este: să ofere asistentă în exploatarea sau conducerea unei întreprinderi comerciale sau să ofere asistență în ceea ce privește conducerea afacerilor sau a funcțiilor comerciale ale întreprinderilor industriale sau comerciale, ca și serviciile asigurate de firme de publicitate care se ocupă în principal de comunicare publică, declarații sau anunțuri prin toate mijloacele de difuzare, pentru toate tipurile de produse sau servicii.
Această clasă cuprinde în mod particular: strângerea la un loc, în beneficiul terților, a unor produse diverse (exceptând transportul) pentru a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod (aceste servicii pot fi asigurate de magazine en gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin corespondentă sau prin mijloace electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de teleshopping); servicii care constau în înregistrarea, transcrierea, compunerea, compilarea sau sistematizarea unor comunicări scrise sau înregistrări, ca și compilarea datelor matematice sau statistice; serviciile agențiilor de publicitate, ca și servicii ca distribuirea de prospecte, direct sau distribuirea de mostre. Această clasă se poate referi și la publicitate în legătura cu alte servicii, cum ar fi publicitatea pentru credite bancare sau publicitatea prin radio.”
Potrivit notei explicative din cadrul clasificării de la Nisa, clasa 38 denumită „Telecomunicaţii”(menţionată de pârâtă ca fiind clasa în care se încadrează propriile servicii) cuprinde „în general servicii care permit cel puţin unei persoane să comunice cu altă persoană prin mijloace senzoriale. Acestea sunt servicii care permit unei persoane să vorbească cu altă persoana; transmit mesaje de la o persoană la alta şi pun o persoana în comunicare orală sau vizuală cu altă persoană (radio şi televiziune). Această clasă cuprinde în mod particular servicii care constau în general în difuzarea de programe de radio şi televiziune, fără a cuprinde servicii de publicitate prin radio (ce aparţin clasei 35).”
Comerţul pârâtei cu dispozitive electronice ale altor producători (telefoane mobile, laptopuri, tablete etc.) se încadrează în clasa 38, întrucât constituie obiecte prin intermediul cărora se realizează comunicarea, separat de furnizarea serviciului de comunicaţie telefonică sau trafic de internet. Concluzia apelantei că produsele şi serviciile pârâtei se încadrează în clasa 35 întrucât sunt destinate terţilor (aceasta făcând o distincţie între licenţa de telecomunicaţii pentru sine şi licenţa de telecomunicaţii pentru terţi), este eronată, atâta vreme cât clasa 35 se referă la asistenţă în exploatarea sau conducerea unei întreprinderi comerciale sau asistenţă în ceea ce priveşte conducerea afacerilor sau a funcţiilor comerciale ale întreprinderilor industriale sau comerciale, astfel că serviciile din această clasă nu pot fi privite separat de domeniul pentru care au fost incluse într-o categorie. Titlul clasei 35 indică trăsătura specifică produselor şi serviciilor cuprinse, care se referă la servicii oferite altor comercianţi cu scopul susţinerii şi dezvoltării managementului, marketingului şi logisticii acestora, şi nu la furnizarea de produse şi servicii destinate consumatorilor.
Pe de altă parte, instanța de apel a reţinut că, în stabilirea similarităţii produselor şi serviciilor, clasificarea nu poate fi decisivă, apartenenţa sau neapartenenţa produselor sau serviciilor analizate la aceeaşi clasă nefiind un criteriu unic şi absolut de determinare a gradului lor de asemănare, potrivit art. 11 alin. (4) din H.G. nr. 1344/2010 de aprobare a Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 84/1998. Criteriile utilizate pentru a stabili similaritatea sunt obiective, precum asemănarea produselor, sau subiective, cum ar fi identitatea modurilor de comercializare şi de prezentare către public. Ori, dovezile administrate nu au conturat existenţa posibilităţii ca publicul să creadă că produsele şi serviciile comercializate de pârâtă au o legătură cu cele ale reclamantei, născând confuzie cu privire la provenienţa acestora. Asemănarea bunurilor trebuie analizată prin prisma posibilităţii rezonabile ca publicul să creadă că ele provin din aceeaşi sursă comercială. Între noţiunile de similaritate a semnelor, similaritate a bunurilor/serviciilor şi risc de confuzie există o interdependenţă.
În ce priveşte inaplicabilitatea art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, Curtea de apel a reţinut că, faţă de categoria serviciilor prestate de pârâtă, se poate afirma că „XXL” cu sensul de „foarte mare”, face parte din caracteristicile produsului, la care se referă textul indicat, avându-se în vedere şi dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Directiva 2008/95/CE. Astfel, dacă textul din legea naţională menţionează că „titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea comercială indicaţii care se referă la specia, calitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, perioada de fabricaţie a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, precum şi la orice alte caracteristici ale acestora, Directiva indică imposibilitatea interzicerii indicațiilor privind felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau data fabricației produsului”. Această enumerare pune în discuţie măsura în care acronimul XXL exprimă cantitatea, pentru a se încadra în ipoteza textului directivei, fiind deci exceptat de la interzicere, sub condiţia folosirii conform bunelor practici, prevăzută de alin. (2) al art. 39 din Legea nr. 84/1998.
Instanța de apel reţine calitatea de semn uzual a acronimului XXL (extra extra large), care serveşte în comerţ pentru a desemna mărimea, constituind etalon cu privire la îmbrăcăminte, totodată fiind intrat în limbajul comun cu înţelesul de „foarte mare”, indiferent de produse sau servicii. Acronimul folosit de pârâtă „XXL” are caracter descriptiv, întrucât transmite consumatorului mesajul că serviciile prestate se oferă într-o anumită cantitate. Ori, faţă de sensul acronimului XXL, echivalent al lui „foarte mare”, se reţine că acesta poate să vizeze orice produs şi serviciu, termenul nefiind de natură a stabili în mod special o asociere cu un anumit obiect, bun sau prestaţie. Concluzia este că marca reclamantei are caracter slab distinctiv, fiind descriptivă, astfel că, deşi înregistrată, recunoscându-i-se astfel validitatea, concurenţii nu pot fi privaţi de folosirea unui termen curent, uzual.
În ce priveşte critica referitoare capătul de cerere privind despăgubirile, instanța de apel a reținut contradicţia dintre această critică și afirmaţia ulterioară a apelantei, potrivit căreia va solicita despăgubiri pe cale separată, precum şi cererea din dosarul primei instanţe, prin care se renunţă la judecata capătului de cerere privind repararea pagubelor, astfel că cele consemnate în dispozitiv cu privire la acest aspect corespund voinţei părţii exprimate în scris.
Instanța de control judiciar a respins și criticile privind încălcarea jurisprudenţei Curţii de Justiţie, fiind indicată de către apelantă cauza C 17/06 CELINE, întrucât ipoteza acestei cauze are în vedere utilizarea de către un terţ, care nu a fost autorizat în acest scop, a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu o marcă anterioară, în cadrul unei activităţi de comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă, în condiţiile în care în speţa de faţă conflictul priveşte marca şi un semn identic iar produsele nu sunt identice.
Cu privire critica privind greşita reţinere de către tribunal a lipsei riscului de confuzie, instanța de apel a constatat că inexistenţa confuziei privind originea produselor sau serviciilor se impune odată ce s-a stabilit că produsele şi serviciile nu sunt identice sau similare. Identitatea dintre marca reclamantei şi semnul utilizat de pârâtă nu este suficientă pentru a constata riscul de confuzie, fiind necesară identitatea sau similaritatea produselor sau serviciilor, iar argumentele curţii referitoare la acest aspect au fost anterior expuse în cuprinsul prezentei decizii. Aşa cum s-a arătat, identitatea semnelor nu presupune existenţa riscului de confuzie, care este prezumat de Legea nr. 84/1998 în ipoteza prevăzută de art. 36 alin. (2) lit. a), adică în caz de identitate a produselor şi serviciilor, şi care trebuie justificat în ipoteza de la lit. b) a aceluiaşi text, adică în caz de similaritate a produselor. În acelaşi timp, Curtea reţine şi că, odată constatată aplicabilitatea art. 39 din Legea nr. 84/1998, verificarea identităţii sau similarităţii produselor cerută de art. 36 alin. (2) lit. b) apare ca inutilă.
Curtea de apel reţine că solicitarea apelantei de obligare a pârâtei la plata daunelor cominatorii de 10.000 euro pe zi de întârziere, constituie cerere nouă în apel, inadmisibilă potrivit art. 294 alin. (1) C. proc. civ..
Faţă de considerentele expuse, în aplicarea a art. 296 C. proc. civ., apelul a fost respins ca nefondat.
Recursul și considerentele instanței de recurs:
Împotriva deciziei nr. 112A din 5 iunie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IX-a, a declarat recurs reclamanta.
Recurenta reclamantă a invocat, indicând art. 304 pct. 6 şi 7 C. proc. civ., faptul că hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau cuprinde motive contradictorii ori străine de natura pricinii, precum și faptul că, interpretând greşit actul juridic dedus judecăţii, instanța a schimbat natura ori interesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia.
Referitor la motivarea contradictorie, susține că instanța de apel a dat o motivare contradictorie cu privire la includerea în clasele 35 și 38 a produselor și serviciilor pentru care s-a obținut marca și pe care le prestează părțile. Astfel, uneori Curtea susţine că marca XXL este înregistrată doar pentru comerţ, import-export, aşa cum este „menţionat punctual la denumirea serviciilor în certificatul de înregistrare a mărcii", iar alteori înclină balanţa în favoarea pârâtei, şi susţine că: „această clasă (35) cuprinde în mod particular: strângerea la un loc în beneficiul terţilor, a unor produse diverse pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de magazine, cataloage, website-uri", lucru care reprezintă ”comerţ”. Pe de altă parte, arată că „titlul clasei 35 indică trăsătura specifică a produselor şi serviciilor cuprinse, care se referă la servicii oferite altor comercianţi cu scopul susţinerii şi dezvoltării managementului, marketingului şi logisticii acestora, și nu la furnizarea de produse și servicii destinate consumatorilor".
Ori, dacă marca este înregistrată doar pentru comerţ, rezultă că nimeni altcineva nu poate utiliza această marcă în comerţ (produse diverse, inclusiv telefoane mobile, laptopuri, tablete, etc).
Motivarea contradictorie vizează și faptul că se arată că vânzarea de bunuri precum telefoane mobile, laptopuri, tablete, etc. reprezintă uneori ”comerţ” și alteori ”servicii de comunicaţie” Din descrierea serviciilor ce cuprind clasa 38 specificată de către instanţă, nu apare precizat în nici o formă, comerţul cu bunuri ce fac posibilă comunicarea, ci doar serviciile de telecomunicaţie. Ori, activitatea desfăşurată de pârâtă sub sigla „XXL", respectiv vânzarea de produse se numeşte comerț, aşa cum noțiunea este definită de dicţionarele limbii române (DEX ediţia din 1998, defineşte termenul ”comerț” ca fiind un „schimb de produse prin cumpărarea şi vânzarea lor"; (NODEX), ediţia din 2002, defineşte termenul ”comerț” ca fiind „activitatea economică de valorificare a mărfurilor prin procesul de vânzare-cumpărare; negoţ"; iar Dicţionarul de neologisme (DN) ediţia 1986, defineşte termenul ”comerț” ca fiind un schimb de produse prin vânzare şi cumpărare";
Astfel, în oricare din interpretări, fie că marca XXL este înregistrată pentru întreaga clasă de produse şi servicii 35, fie că este înregistrată numai pentru comerţ, import-export, pârâta nu avea dreptul să utilizeze marca, iar instanţa trebuia s-o oblige să nu mai folosească marca pe viitor, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (1), 36 şi 37 din Legea nr. 84/1998 republicată, care sunt clare şi fără echivoc.
Ori, instanţa, interpretând greşit actul juridic dedus judecăţii, a schimbat natura ori interesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia.
Atâta timp cât pârâta utilizează un semn grafic pentru acronimul XXL, similar cu grafica mărcii înregistrate XXL®, există riscul ca publicul, consumatorul mediu, să creadă că produsele titularului de marcă provin de la pârâtă şi nu de la titular. Susține că în prezent vinde pachete comerciale de comunicaţie, prin închirierea de căsuţe de poştă electronică, cât şi pachete de procesare date şi transmitere de mesaje SMS încât beneficiarii serviciilor ar putea crede că serviciile le sunt oferite de pârâtă, sau în asociere cu serviciile pârâtei, fără să distingă în mod cert serviciile, existând riscul să se creadă că provin de la aceeaşi sursă comercială.
Față de considerentele de la pagina 20 din decizie, potrivit cărora „între noţiunile de similaritate a semnelor, similaritate a bunurilor/serviciilor şi risc de confuzie există o interdependenţă, astfel că o analiză separată a similarităţii serviciilor strict în raport de Clasificarea Nisa, prin clasele au fost stabilite în mod administrativ, nu este relevantă pentru verificarea condiţiilor acţiunii în contrafacere" susține că este irelevantă întrucât acţiunea sa nu are ca temei contrafacerea, ci obligarea pârâtei de a nu mai utiliza marca în comerţul propriu, solicitând protecţia acordată de lege.
Pe de altă parte, utilizarea de către terţi a unei mărci, pe motiv că bunurile/serviciile sunt diferite, atrage titularului mărcii efecte economice negative în situaţia în care titularul mărcii va avea, sau va dori să dezvolte în viitor bunuri şi servicii identice cu cele ale terţului care utilizează marca.
Astfel, o soluție în sensul deciziei recurate poate fi defavorizantă pentru titularul mărcii, în momentul în care ar dori să dezvolte o afacere similară cu cea a terţului care fură marca.
În anul 2006, prin decizia nr. 1620 din 14 februarie 2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis utilizarea mărcii XXL® de către concernul R., pe motiv că la acea dată subscrisa utiliza marca XXL® pentru comerţul cu servicii de taximetrie şi televiziune prin cablu, iar concernul R. pentru magazine alimentare, admiţând înregistrarea mărcii XXL Mega Discount de către R. În anul 2007 - 2008, a dezvoltat un proiect comercial, prin care urma să dezvolte o reţea naţională de magazine alimentare de cartier în franciză, cu numele mărcii înregistrate XXL®. Deşi condiţiile comerciale oferite francizaţilor şi potenţialilor francizaţi erau atractive, nu a putut finaliza acel proiect, datorită temerilor că R. ar fi putut să ceară despăgubiri partenerilor săi, și că marca sa XXL® ar fi putut fi asociată cu copia mărcii XXL Mega Discount şi astfel să creeze confuzie în rândul consumatorilor. Astfel, decizia instanţei ne-a afectat în mod negativ şi ireversibil. Cuantumul pierderilor nu se rezumă doar la activitatea premergătoare demarării acelui proiect, precum: instruiri, prezentări ale proiectului în cadrul Camerelor de Comerţ din întreaga ţară, personal angajat să prezinte franciză şi să încheie contracte, personal angajat pentru negocierea de furnizarea de produse cu furnizori din întreaga ţară, etc, ci şi pierderea afacerii în sine, a veniturilor ulterioare prezumate.
În acelaşi mod, în viitorul apropiat, ar putea dezvolta activităţi comerciale de vânzare de telefoane mobile, laptopuri, tablete, etc, iar publicul larg să perceapă comerţul sau, cu comerţul pârâtei care ar utiliza pe mai departe marca sa înregistrată XXL®. Ori marca sa este înregistrată şi opozabilă pentru comerț, indiferent de natura comerţului, fie că este vorba de comerţul cu servicii, comerţul cu bunuri sau comerţul cu lucrări, marca XXL® trebuie să rămână identificabilă doar cu titularul mărcii.
Pe de altă parte, susține că, dacă textul din legea naţională menţionează că „titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea comercială indicaţii care se referă la specia, calitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, perioada de fabricaţie a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, precum şi orice caracteristici ale acestora, Directiva indică imposibilitatea interzicerii indicaţiilor privind felul, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică sau data fabricaţiei produsului". Această enumerare pune în discuţie dacă acronimul XXL exprimă cantitatea, pentru a se încadra în ipoteza textului directivei, fiind deci exceptat de la interzicere, sub condiţia folosirii conform bunelor practici, prevăzută de alin. (2) al art. 39 din Legea nr. 84/1998".
Cu privire la această apărare a pârâtei, susține că a solicitat să se constate că denumirea XXL utilizată de pârâtă, nu are rolul de a identifica o mărime sau o cantitate iar instanța de apel, preluând considerentele primei instanțe, nu a analizat dacă acronimul XXL este utilizat de pârâtă ca un indicator al cantităţii sau ca un nume comercial. Susține că pachetele comerciale ale pârâtei XS-XXL nu au o asemenea caracteristică, iar orice indicaţie privind cantitatea, ar trebui să fie etalonată şi cuantificabilă. Ori, în lumina Directivei 2008/95/CE cantitatea trebuie definită de însuşirea câtimii, de număr, iar atributele utilizate în indicarea cantităţii să aibă un etalon. Nu putem defini cantitatea în mod aleatoriu ca fiind mititică, mică, potrivită, măricică, mare, foarte mare, cea mai mare, decât dacă există un etalon pentru unul din atribute, iar celelalte să se raporteze prin diviziune sau multiplicare, în mod corespunzător. Sistemele metrologice care recunosc denumiri cantitative pe scara XS-XXL, au corespondent în unităţi de măsură metrice, se cunosc diviziunile şi multiplii etalonului. Sistemul de măsurare inventat de pârâtă şi acceptat de instanţele de judecată, nu ne oferă indicii care să stabilească criterii de măsurare şi comparare a mărimilor pachetelor sale comerciale, cu cele ale altor comercianţi, respectiv ale altor operatori de telefonie mobilă. Susține că denumirea XXL utilizată de pârâtă, are un caracter pur comercial şi denumeşte în mod fantezist pachetele comerciale proprii, aşa cum o altă compania de telefonie mobilă O. şi-a denumit pachetele comerciale cu nume de animale Este evident că denumirile XS-XXL sunt denumiri comerciale ale pachetelor comerciale ale pârâtei şi nu denumiri cantitative, aşa cum a reţinut instanţa, în mod greşit.
Dacă a admite că marca XXL® are un caracter slab distinctiv, atunci şi alte mărci ar fi slabe dacă s-ar urma această logică, prin popularitate sau din alte motive, însă li se respectă drepturile conferite de marcă. În speţă, similaritatea produselor este evidentă, respectiv comerţul, iar instanţa ar fi trebuit să remarce acest lucru, dacă ar fi analizat înregistrarea mărcii. Ambele instanțe ar fi trebuit să analizeze cum este utilizat acronimul XXL de către pârâtă şi să constate că acesta este utilizat ca nume comercial al unui pachet comercial şi nu ca denumire a unei cantităţi. Instanţele au refuzat să vadă că însemnul XXL este utilizat de pârâtă într-un mod grafic similar cu marca XXL® şi nu ca un text menit să arate cantitatea, precum şi faptul că este utilizat în culoarea roşie, proprie utilizării titularului de marcă. Este de notorietate că mărimile XXL înscrise pe etichetele ce arată mărimea obiectelor de îmbrăcăminte, sunt scrise într-un loc puţin vizibil şi nu la vedere în mod expus, sunt folosite caractere text şi nu caractere grafice, dar mai ales nu sunt promovate în materiale publicitare, aşa cum promovează pârâta „cantitatea XXL", atât în presa scrisă cât şi în cea audiovizuală, în pliante, sau pe internet.
Riscul de confuzie în rândul consumatorilor mărcii XXL®, este evident, grafica şi fonetica fiind identice, denumirea pachetelor cu acronimele XS-XXL oferite fiind de natură comercială şi nu de indicare cantitativă.
Concluzia instanţei potrivit căreia nu poate fi reținută încălcarea jurisprudenţei Curţii de Justiţie, fiind indicată cauza C17/06 Celine, este eronată, atâta timp cât instanţa nu vede similaritatea produselor pentru care a fost înregistrată marca, respectiv comerţul, dar face similare mărimile XS-XXL cu denumirile de pachete folosite de alt comerciant de telefonie. Odată greşită logica de apreciere a denumirii unui pachet comercial şi asimilarea acestuia cu o denumire cantitativă, este evident că întreaga ecuaţie a speţei va fi eronată. Marca XXL® a fost înregistrată pentru comerţ, indiferent că acesta se numeşte bunuri, servicii, lucrări.
Dacă astăzi am accepta că pârâta utilizează denumirea XXL ca un acronim pentru cantitate, iar anul viitor titularul mărcii ar deschide un magazin fizic sau unul virtual cu pachete comerciale XXL® în care să vândă telefoane mobile, laptopuri, tablete, etc, precum pârâta, publicul, consumatorii de nivel mediu, ar crede că marca şi produsele provin de la C. şi nu de la titularul mărcii. Pe aceste considerente, este absolut necesar a se analiza contextul în care pârâta utilizează semnul XXL şi a se constata faptul că această utilizare este de natură comercială şi nu una de indicare a cantităţii.
Principiile de drept stabilite de jurisprudenţa C.J.U.E. sunt pe deplin aplicabile pe fondul cauzei, scopul art. 5 alin. (1) din Directiva nr. 2008/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008, transpus în legislaţia română prin dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 84/1998, fiind acela de a proteja funcţia mărcii de indicare a originii comerciale.
Instanțele trebuiau să constate că prin utilizarea de către pârâtă a denumirii XXL în componenţa denumirii pachetelor sale comerciale, sunt încălcate disp. art. 8 din Legea nr. 148/2000, care interzice publicitatea de natură a crea confuzie pe piaţă, între mărcile de comerţ, denumirile comerciale sau alte semne distinctive, creându-se astfel un prejudiciu titularului mărcii. Instanţele au ignorat criteriile stabilite de C.J.C.E. în jurisprudenţă şi a făcut o greşită aplicare a dispoziţiilor art. 39 lit. b) din Legea nr. 84/1998.
Excepţia nulităţii recursului este nefondată, urmând a fi respinsă, motivele invocate de recurentă încadrându-se în prevederile art. 304 pct. 7 şi pct. 8 C. proc. civ.
Recursul este nefondat pentru cele ce se vor arăta în continuare:
Instanța de recurs apreciază că motivul de nelegalitate privitor la motivarea contradictorie a instanței de apel nu poate fi primit.
Instanța de apel a dat o motivare consecventă cu privire la includerea în clasa 35 a serviciilor pentru care s-a obținut marca și în clasa 38 a serviciilor pe care le prestează pârâta. În mod constant se argumentează că marca XXL® este înregistrată doar pentru servicii din clasa 35, import-export, comerț dar comerț reprezentând produse din clasa 35 adică în general servicii destinate să ofere asistență în exploatarea sau conducerea unei întreprinderi comerciale, în conducerea afacerilor sau a funcțiilor comerciale ale întreprinderilor industriale sau comerciale, ca și serviciile asigurate de firme de publicitate, folosindu-se ca argument mențiunile din certificatul de înregistrare a mărcii și nota explicativă a Clasificării de la Nisa. Este vorba de servicii oferite altor comercianţi cu scopul susţinerii şi dezvoltării managementului, marketingului şi logisticii acestora, excluzând comerțul și serviciile către consumatori.
Nu poate fi primită apărarea reclamantei ca marca sa este înregistrată şi opozabilă pentru comerț, indiferent de natura comerţului, fie că este vorba de comerţul cu servicii, comerţul cu bunuri sau comerţul cu lucrări, marca fiind înregistrată doar pentru categoria indicată de servicii, protecţia limitându-se la categoria respectivă. A extinde marca la întregul comerţ ar însemna să se recunoască protecţia mărcii asupra unor servicii care nu sunt incluse în clasa 35 potrivit Clasificării de la Nisa, ceea ce nu poate fi acceptat, deoarece s-ar infirma scopul încadrării într-o anumită clasă, acela de a identifica strict produsele şi/sau serviciile pentru care operează protecţia unei mărci înregistrate.
S-a argumentat detaliat și corect că serviciile prestate de pârâtă se încadrează în clasa 38 „Telecomunicaţii” a Clasificării de la Nisa, vânzarea de pachete de telecomunicații, cu denumirile ce cuprind și acronimele de la XS la XXL, intrând în domeniul principal de activitate al pârâtei, comerțul pârâtei cu dispozitive electronice ale altor producători constituind activități adiacente prin intermediul cărora se realizează comunicarea, și prin care se asigură furnizarea serviciului de comunicaţie telefonică sau trafic de internet (dispozitive care pun două persoane în comunicare orală sau vizuală).
De altfel, noțiunea de comerț are un sens extrem de larg - în sensul de activitate comercială, producătoare de profit, și trebuie privită în contextul general al clasificării de la Nisa şi a explicațiilor date acestei clasificări, cu valoare obligatorie, precum și în contextul general al activităților comerciale desfășurate de părți.
În acest context, corect s-a apreciat că pârâta utilizează un semn identic - necontestat - cu marca înregistrată de reclamantă pentru servicii diferite de cele pentru care marca reclamantei este înregistrată, absenţa similarităţii serviciilor decurgând nu atât din simpla lor încadrare în clase distincte, cât din natura lor diferită. Drept urmare, instanţa de apel a apreciat în mod corect că nu sunt întrunite condiţiile de aplicare a disp. art. 36 din Legea nr. 84/1998, neputându-se reţine nici interpretarea greşită a actului juridic dedus judecăţii, ori schimbarea naturii ori interesului lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia.
Susținerea recurentei reclamante potrivit căreia în prezent vinde pachete comerciale de comunicaţie, prin închirierea de căsuţe de poştă electronică, cât şi pachete de procesare date şi transmitere de mesaje SMS încât beneficiarii serviciilor ar putea crede că serviciile le sunt oferite de pârâtă, sau în asociere cu serviciile acesteia, existând riscul să se creadă că provin de la aceeaşi sursă comercială nu constituie un argument care să conducă la aplicarea dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998. Reclamanta nu are înregistrată marca XXL® pentru astfel de produse sau servicii şi deci nu are protecție şi exclusivitate pentru ele. Pentru aceste servicii care se includ în clasa 38 reclamanta are înregistrată o cerere pentru o altă marcă în 2012 - denumirea combinata www.A.ro cu element figurativ femeia reprezentând justiţia legată la ochi cu balanţa. În aceste condiţii nu exista nici un risc de confuzie.
În ce priveşte folosirea de către instanţa de apel a noţiunii de acţiune în contrafacere, Curtea constată ca noţiunea a fost folosită, în contextul general al motivării, în sens larg, în sensul că săvârşirea faptelor de contrafacere poate consta în producerea sau comercializarea de produse prin încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală reglementate de lege ca drepturi exclusive şi care permite titularului mărcii să ceară instanţei în temeiul art. 36 din Legea nr. 84/1998 să înceteze folosirea mărcii sau a unui semn identic.
Pe de altă parte, faptul că titularul unei mărci ar intenţiona să dezvolte ulterior o activitate pentru care nu are înregistrată marca respectivă şi că ar putea fi prejudiciat pentru motivul ca un alt comerciant folosea anterior un semn asemănător pentru o clasa de servicii sau produse respective nu poate constitui un motiv de protecţie pentru orice produs sau serviciu. Potrivit art. 9 lit. d) din Legea nr. 84/1998 marca se înregistrează pentru o lista de produse sau servicii, care nu poate fi extinsa potrivit art. 34 din acelaşi act normativ, iar o protecţie extinsă se poate acorda doar în condiţiile art. 36 lit. c) pentru o marcă cu renume, ceea ce nu s-a susţinut şi dovedit în speţă.
Curtea reţine că instanţa de apel motivează detaliat şi în acord cu Directiva 2008/95/CE folosirea de către pârâta a acronimului XXL cu semnificaţia de mărime, fiind deci exceptat de la interzicere, sub condiţia folosirii conform bunelor practici, prevăzută de alin. (2) al art. 39 din Legea nr. 84/1998.
Instanţa de apel a analizat şi motivat în hotărâre acesta apărare, nelimitându-se doar la preluarea considerentelor primei instanțe. Pachetele comerciale ale pârâtei purtând o denumire specifică, însoţite de acronimele de la XS la XXL, semnifica caracteristica mărime (un plan tarifar de minute incluse, SMS-uri incluse, mărime trafic de date şi preţ corespunzător) mărimea fiind cuantificabilă potrivit managementului pârâtei. Nu este obligatoriu să existe un sistem cuantificabil universal, câtă vreme, astfel, corect s-a reţinut ca acronimele XS-XXL adăugate unei denumiri proprii semnifică mărimea, semnul fiind unul larg utilizat ca mărimi de îmbrăcăminte, ca mărimi de accesorii de mână (bagaje), ca un text grafic menit să arate cantitatea. Faptul că aceşti indicatori de mărime sunt utilizaţi şi în materiale publicitare nu înlătură caracterul lor.
Instanţa de apel a motivat corect şi neincidenţa în speţă a dezlegărilor date de C.J.U.E. în cauza C17/06 Celine, căta vreme nu se reţine identitatea premiselor. Principiile de drept explicate în jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie trasate prin Directiva nr. 2008/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008, s-au transpus în legislaţia română prin dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 84/1998, iar textul a fost interpretat şi aplicat în cauza în acord cu acestea.
Faţă de considerentele expuse, soluţia instanţei de fond este temeinică încât recursul urmează să fie respins ca nefondat.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E
Respinge excepţia nulităţii recursului.
Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta SC X.C. SRL împotriva deciziei nr. 112A din 5 iunie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale.
Obligă pe recurenta reclamantă SC X.C. SRL la 11.086,23 RON către intimata pârâtă T. Romania Mobile Telecommunications SA reprezentând cheltuieli de judecată în recurs.
Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 3 octombrie 2014.