Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa nr. 1224 din 4 noiembrie 2009 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă, sub nr. 7278/3/2008, a fost respinsă ca neîntemeiată acţiunea principală formulată de reclamanta SC F.A.B.A.R. SRL, a fost respinsă ca neîntemeiată cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă SC F.L.R.I.F.N. SA şi a fost respinsă ca neîntemeiată cererea formulată de intervenientele în interes propriu F.N.V. şi F. SA/N.V.

În motivarea sentinţei, s-a reţinut că reclamanta-pârâtă a solicitat să se interzică pârâtei reclamante să folosească marca F. pe teritoriul României, pe durata de protecţie a mărcii sale. Reclamanta pârâtă a înregistrat la O.S.I.M. marca verbală naţională F.A., la data de 27 ianuarie 2003, pentru clasa de servicii 36: asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri imobiliare.

Tribunalul a constatat că reclamanta pârâtă nu solicită să se interzică pârâtei folosirea mărcii pe care a înregistrat-o la O.S.I.M., ci să se interzică folosirea altei mărci, respectiv marca F., cu privire la care pârâta susţine că are dreptul de utilizare în baza contractului de licenţă încheiat la data de 3 martie 2008 cu F. N.V. şi F. SA/ C.V., firme principale din grupul cărora face parte şi pârâta din România.

Tribunalul a constatat că la dosarul cauzei nu s-a depus nici o probă din care să rezulte folosirea de către pârâta din cauză a mărcii F., a mărcii F.A. a reclamantei sau a unei mărci identice sau similare cu marca reclamantei, de natură a produce confuzie în rândul consumatorilor cu privire la titularul mărcii, chiar dacă ambele societăţi oferă servicii financiare de felul celor din clasa 36, pentru care marca reclamantei pârâte se află în perioada de protecţie. Pârâta reclamantă s-a înfiinţat în anul 2003 cu numele S.A.C. G.F.L. I.F.N., iar în 2006, ca urmare a obţinerii de către F.L.G. a 100% din acţiuni, la 30 mai 2007 şi-a schimbat denumirea în SC F.L.R.I.F.N. SA, aşa cum atestă înscrisurile de la dosar.

În raport de această situaţie, instanţa a constatat că pârâta a înregistrat în mod legal numele comercial menţionat şi îl poate folosi în activitatea sa comercială, chiar dacă are în conţinutul său denumirea F., având în vedere că numele comercial este protejat în baza dispoziţiilor art. 8 din Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale. În consecinţă, având în vedere numele comercial protejat, precum şi faptul că nu s-a făcut nici o dovadă privind folosirea mărcii reclamantei sau a unei mărci similare acesteia, nu se poate reţine nici că s-ar aduce atingere drepturilor exclusive la marcă ale reclamantei pârâte, în sensul dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 84/1998.

S-a apreciat că dispoziţiile art. 35 lit. a) şi b) nu sunt incidente în cauză, cu privire la solicitările din cererea principală şi pentru motivul că s-a probat de către pârâtă că aceasta se bucură de un drept de folosire a unui portofoliu de mărci comunitare ce au în componenţă denumirea F., având protecţie pe teritoriul României începând cu data de 01 ianuarie 2007: F.T.T., F.P.B., F.P.F.S., F., F.B.L., F.I.C., F.F., F.M.F. Titularii acestor mărci, F. N.V. din Olanda şi F. SA N.V. din Belgia sunt membre ale grupului de firme din care face parte şi pârâta, cu care au încheiat un contract de utilizare a mărcilor comunitare care deţin denumirea F., în data de 03 martie 2008, depus la dosarul cauzei, fiind legală folosirea denumirii F. de către pârâta reclamantă.

Referitor la solicitările din cererea reconvenţională, formulată de pârâta reclamantă SC F.L.R.I.F.N. SA, având un conţinut identic cu cererea de intervenţie formulată de F. N.V. şi F. SA/N.V., vizând în principal anularea mărcii F.A. înregistrată pe cale naţională de reclamanta pârâtă, pentru clasa 36, s-a susţinut că marca a fost înregistrată cu rea credinţă, invocându-se dispoziţiile art. 48 lit. c din Legea nr. 84/1998, deoarece reprezentantul reclamantei a lucrat ca agent de asigurări în Belgia şi avea cunoştinţă de notorietatea mărcii F., a încheiat contract de asigurare cu societatea de asigurări F. din Belgia, iar apoi, odată revenit în România în 2002, a înregistrat cu rea credinţă marca F. la O.S.I.M.

Cu privire la aceste susţineri, tribunalul a constatat că ele nu sunt probate de pârâta reclamantă şi de interveniente, nici cu privire la notorietatea mărcilor având denumirea F. în conţinut, la data înregistrării mărcii de către reclamanta pârâtă, şi nici cu privire la existenţa relei credinţe la înregistrare.

Astfel, reclamanta pârâtă a înregistrat marca F.A. pentru clasa 36, obţinând protecţia de la data de 27 ianuarie 2003, data cererii, moment la care mărcile comunitare ale grupului F. nu aveau încă protecţie în România, aceasta extinzându-se şi în România abia de la data aderării ţării noastre la U.E., respectiv la 1 ianuarie 2007. Din înscrisurile depuse la dosar, rezultă că societăţile din grupul F. au înregistrat la O.H.I.M. o serie de mărci: F.T.T. din 28 martie 2001, F.P.B. din 03 august 2005, F. P.F.S. din 31 ianuarie 2005, F. din 24 iulie 2006, F.I.C. din 14 iunie 2007, F.F. din 11 aprilie 2007, F.M.F., F. din 26 decembrie 2006, F.B.L., depunând şi certificat înregistrare O.M.P.I. pentru marca F. din 17 noiembrie 2006. Pentru mărcile comunitare protecţia în România poate fi invocată după data de 1 ianuarie 2007, iar cu privire la marca internaţională se constată că aceasta s-a înregistrat după data cererii reclamantei la nivel naţional.

Tribunalul nu a reţinut nici notorietatea mărcii F., invocată de pârâtă şi interveniente, întrucât aceasta este o situaţie de fapt care trebuie dovedită conform dispoziţiilor regulii 16 din H.G. nr. 833/1998 privind regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, fiind necesar să se probeze că marca este larg cunoscută pe teritoriul României pentru segmentul de public căreia i se adresează produsele sau serviciile la care se referă marca, la data depunerii cererii de înregistrare a cărei anulare se solicită. Notorietatea reprezintă deci o situaţie de fapt ce trebuie raportată la situaţia concretă existentă pe piaţă la momentul menţionat, gradul de cunoaştere al mărcii fiind necesar a fi determinat în mod obiectiv, cu studii de piaţă, cu date privind publicitatea şi cheltuielile făcute cu aceasta pentru teritoriul de referinţă, or, în cauză nu au fost prezentate probe care să răspundă acestor cerinţe.

Astfel, înscrisurile care s-au depus în dovedirea notorietăţii nu sunt de natură să probeze că marca F. era notorie pe teritoriul României la nivelul anului 2003, când s-a depus cerere de înregistrare la O.S.I.M. de către reclamantă, la dosar aflându-se o serie de extrase din presa străină şi română despre activitatea comercială a grupului F., rapoarte de activitate ale acestuia şi alte înscrisuri nerelevante sub acest aspect.

Din răspunsurile la interogatoriul propus de reclamanta pârâtă, date de interveniente, a rezultat că F. SA/N.V., societate înfiinţată în 1993, a înregistrat mai multe mărci internaţionale F., începând cu 1991, precum şi mărci comunitare cu aceeaşi denumire în compunere, societatea cu care dl. N.A. şi soţia sa au încheiat contract de asigurare având denumirea de C.G.E.R., societate care în 1999 a fost preluată complet de grupul F. La rândul său, reclamanta arată că dl. N.A. nu recunoaşte semnătura de pe documentul intitulat modificarea datelor de identitate, prezentat de partea adversă şi nu recunoaşte că ar fi intrat în legătură cu o societate care i-a comunicat grupului F. despre intenţiile comerciale ale reclamantei în România.

Astfel, din examinarea înscrisurilor depuse la dosarul cauzei nu rezultă că reprezentantul reclamantei avea cunoştinţă de existenţa mărcii F. şi de folosirea acesteia în Belgia, ţara de unde a revenit în România în 1999 şi a înfiinţat societatea comercială care a înregistrat marca a cărei anulare se solicită. D1. N.A. a încheiat contract de asigurare cu SC C.G.E.R. SA în 1995, aşa cum rezultă şi din procesul verbal încheiat de executorii judecătoreşti W.C. şi X.C. la data de 07 noiembrie 2008, depus la dosar. Şi în documentul contestat de reclamantă, intitulat modificarea datelor din cartea de identitate, se menţionează tot denumirea C.G.E.R. B.A.A.C., semnătura de pe acest document nefiind recunoscută de reprezentantul reclamantei, aşa cum nu s-a recunoscut nici existenţa vreunei legături dintre aceasta şi SC A.F. SA care a comunicat cu F.N.V. cu privire la existenţa firmei din România F.A. şi cu privire la intenţiile de colaborare ale acesteia.

Din cele menţionate mai înainte, a rezultat că dl. N.A. a avut reşedinţa în Belgia în perioada 1995-1999, dar nu a avut relaţii contractuale directe cu F., căruia i-a devenit client prin preluarea societăţii C.G.E.R. şi a datelor acestuia în baza de date a grupului F. La momentul când persoana respectivă a revenit în România, înfiinţând în 2002 societatea comercială reclamantă care a depus cerere la O.S.I.M. pentru înregistrarea mărcii F.A., marca F. nu era notorie pe teritoriul României, iar conduita reclamantei pârâte la înregistrarea mărcii nu poate fi apreciată ca fiind de rea credinţă, în sensul unei atitudini frauduloase raportat la dispoziţiile legii sau drepturile titularului unei mărci, cu consecinţa prejudicierii acestuia în detrimentul titularului. Totodată, tribunalul a constatat că nu s-a dovedit de către pârâta reclamantă şi interveniente că reclamanta a înregistrat marca cu scopul vădit de a obstrucţiona folosirea de către celelalte părţi a mărcilor comunitare având în denumire elementul F., intenţia de obstrucţionare nefiind probată.

În consecinţă, tribunalul a apreciat că nu sunt întrunite condiţiile de la art. 48 lit. c) privind anularea mărcii şi a respins ca neîntemeiată cererea reconvenţională pentru capetele de cerere privind anularea a mărcii F.A. şi obligarea O.S.I.M. la radierea acesteia din R.N.M., constatând de asemenea că nici cererea privind interzicerea folosirii de către reclamantă a mărcii F. şi obligarea de a se abţine de la orice acte sau fapte da natură a aduce atingere drepturilor pârâtei şi intervenientelor nu este întemeiată, întrucât reclamanta este titulara exclusivă a drepturilor cu privire la marca F.A., pentru clasa 36 şi nu s-a făcut dovada că ar folosi o altă marcă decât aceea pe care a înregistrat-o, de natură să prejudicieze pe pârâtă şi intervenient.

Prin Decizia nr. 145 din 3 iunie 2010, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins ca nefondate apelurile formulate de către intervenientele F. N.V. şi F. SA/N.V. şi de către pârâta - reclamantă SC F.L.R.I.F.N. SA, a admis apelul formulat de reclamanta - pârâtă SC F.A.B.A.R. SRL, a schimbat în parte hotărârea apelată în sensul că a admis cererea principală precizată, a interzis pârâtei-reclamante să folosească în activitatea ei comercială, în scopuri publicitare sau pe documente, precum şi în orice alte scopuri a denumirii „F.” şi a menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate.

Prin Decizia nr. 8207 din 18 noiembrie 2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, a admis recursul declarat de pârâta SC F.L.R.I.F.N. SA împotriva deciziei menţionate, pe care a casat-o, trimiţând cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel.

În motivarea deciziei, analizându-se critica întemeiată pe art. 304 pct. 6 C. proc. civ., în sensul că instanţa de apel a acordat mai mult decât s-a cerut, prin soluţia criticată dispunându-se şi interzicerea folosirii numelui său comercial, iar nu doar a mărcii F., s-a reţinut că reclamanta - pârâtă a construit întreaga argumentare a cererii de chemare în judecată (formulată iniţial pe calea ordonanţei preşedinţiale şi ulterior precizată pe dreptul comun) având în vedere folosirea mărcii sale de către pârâtă în activitatea comercială, fără a indica şi ipoteza încălcării dreptului său la marcă prin înregistrarea numelui comercial al pârâtei.

Or, aşa cum corect a susţinut recurenta, dispunându-se interzicerea folosirii denumirii „F.” de către pârâtă în activitatea sa comercială, instanţa de apel a dispus şi ceea ce nu s-a cerut, interpretând extensiv cererea de chemare în judecată, în condiţiile în care, dacă petitul acţiunii era susceptibil şi de interpretarea potrivit căreia reclamanta a solicitat (generic) interzicerea folosirii denumirii „F.”, el trebuia interpretat potrivit regulii in dubio pro reo, aşadar în favoarea pârâtei, astfel că instanţa de apel nu avea temeiuri legale de a dispune o măsură extra petita, în condiţiile în care întreaga argumentare a reclamantei tindea la finalitatea interzicerii folosirii semnului cu funcţiile mărcii.

Înalta Curte a constatat că reclamanta însăşi este cea care a generat acest echivoc prin modalitatea defectuoasă în care a formulat cererea de chemare în judecată - interzicerea folosirii mărcii F. -, deoarece ceea ce este marcă pentru reclamant, în principiu (cel puţin la momentul iniţierii cererii de chemare în judecată, până la formularea apărărilor pârâtului), reprezintă semn pentru pârât într-o cerere în contrafacere, însă, de vreme ce prima instanţă nu a solicitat, conform art. 129 alin. (4) şi (5) C. proc. civ. lămuriri de la reclamantă, momentul procesual prevăzut de art. 132 alin. (1) C. proc. civ. este depăşit în faza recursului, astfel că se impune concluzia că instanţele de fond nu au fost învestite cu solicitarea reclamantei de a interzice pârâtei folosirea propriului său nume comercial.

Asupra cererii reconvenţionale - anularea mărcii reclamantei pentru rea credinţă formulată în baza art. 48 lit. c), actual art. 47, din Legea nr. 84/1998 - a reţinut instanţa de recurs, faţă de dispoziţiile art. 165 alin. (1) din Regulamentul mărcii comunitare nr. 207/2009 (fost art. 159a alin. (1) din Regulamentul nr. 40/1994) şi de efectul direct al regulamentului, că efectul extinderii pe teritoriul României a protecţiei mărcii comunitare înregistrate sau depuse spre înregistrare s-a produs cu începere de la data aderării, 1 ianuarie 2007, astfel cum corect au reţinut şi instanţele de fond, iar acest efect se produce exclusiv pentru viitor, în virtutea principiului neretroactivităţii actelor normative, recunoscut şi în dreptul comunitar.

Ca atare, drepturile dobândite prin înregistrare la nivel naţional sunt pe deplin valabile şi continuă să producă efecte şi după data aderării, iar soluţia conflictului dintre o marcă comunitară şi una naţională identice sau similare, înregistrate pentru produse/servicii identice sau similare, nu poate fi aceea a comparării datelor de depozit, deoarece ar însemna că o marcă comunitară produce, pe teritoriul României, efecte anterior aderării, aşadar pentru trecut, pentru că numai în acest fel ar putea reprezenta o marcă anterioară cererii de înregistrare a mărcii naţionale.

Din interpretarea per a contrario a prevederilor art. 165 alin. (5) din Regulament, s-a reţinut că protecţia dreptului la marcă dobândit anterior aderării într-un nou stat membru (sau efectul cererii de înregistrare depuse anterior) este recunoscută, ca regulă, şi după data aderării, din moment ce, pe baza acestui drept, se poate solicita interzicerea utilizării mărcii comunitare pe teritoriul statului respectiv, iar în situaţiile în care marca naţională a fost înregistrată anterior aderării, după aderare, aceasta coexistă pe teritoriul acelui stat cu marca comunitară, nulitatea celei dintâi putând fi solicitată doar pentru reaua - credinţă a titularului mărcii naţionale, nu şi pentru motive decurgând din preexistenţa mărcii comunitare.

Pornind de la cele anterior menţionate, s-a constatat că recurenta a contestat buna credinţă a reclamantei pârâte la înregistrarea mărcii naţionale anterioare (F.A., combinată, înregistrată la 27 ianuarie 2003), solicitând anularea acesteia pentru rea credinţă şi invocând mărcile comunitare pentru care a obţinut acordul de utilizare de la titularele acestora, intimatele interveniente, titlul de protecţie putând fi luat în considerare de la 1 ianuarie 2007.

În ce priveşte prioritatea numelui comercial, deşi a notat prevederile art. 8 din Convenţia de la Paris, instanţa de recurs a constatat că recurenta pârâtă nu se poate prevala de dispoziţiile menţionate de vreme ce ea este o persoană juridică română care a dobândit în România dreptul asupra acestui nume comercial la data de 14 iunie 2007 prin înregistrarea la Registrul Comerţului a menţiunii de schimbare a numelui comercial anterior - SC G.F.L.I.F.N. SA.

Intimatele interveniente F.N.V. şi SC F. SA/N.V. sunt cele care ar fi putut invoca dispoziţiile Convenţiei de la Paris ca titulare de nume comercial anterior celui al reclamantei pârâte, însă acestea nu au formulat recurs.

Pe de altă parte, Înalta Curte a constatat că pârâta - reclamantă nu poate în prezentul recurs să se prevaleze de prioritatea numelui comercial al intervenientelor principale pentru că, pe de o parte, prin acordul din 3 martie 2008, acestea nu au consimţit la folosirea de către pârâtă a numelui lor comercial, ci doar a mărcilor comunitare enumerate deja, iar pe de altă parte, în martie 2008, recurenta pârâtă era deja titulară a propriului său nume comercial ce conţine semnul F., astfel că data opozabilităţii numelui comercial al recurentei (14 iunie 2007) nu este nici ea anterioară mărcii reclamantei (27 ianuarie 2003), iar intervenientele au formulat o cerere de intervenţie în interes propriu, iar nu o intervenţie accesorie în interesul pârâtei reclamante, astfel încât poziţia lor procesuală să fie subordonată celei a părţii în favoarea căreia a intervenit; simetric, nici pârâta - reclamantă nu se poate prevala de argumentele şi apărările intervenientelor.

Relativ la reaua credinţă a reclamantei la înregistrarea mărcii sale, s-a constatat că instanţa de apel a făcut o greşită aplicare a legii, deoarece în cauză era necesar a se observa cele stabilite de Curtea de Justiţie a U.E., reflectate în decizia pronunţată la data de 11 iunie 2009, în cauza C - 529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH), în conformitate cu care simpla cunoştinţă a existenţei şi folosirii mărcii anterioare depozitului mărcii reclamantei nu este suficientă pentru întrunirea relei - credinţe, fiind necesar ca acest fapt să fie unul de natură frauduloasă, în sensul că reclamanta - pârâtă să fi acţionat cu intenţia de a înlătura un comerciant de pe piaţă ori, cel puţin, să fi acceptat producerea unui asemenea efect, fiind necesară şi o a treia cerinţă, a gradului de protecţie juridică de care se bucură atât marca terţului, cât şi semnul a cărui înregistrare se solicită a fi anulată.

În privinţa cunoaşterii faptului relevant (existenţa mărcilor comunitare pe teritoriul belgian unde reprezentantul reclamantei a locuit), Înalta Curte a constatat că instanţa de apel a concluzionat asupra acestui aspect prin încălcarea normelor procedurale care reglementează administrarea probei cu înscrisuri şi, consecutiv, incidentul contestării semnăturii de către partea căreia i se opune un înscris, cu referire la cel datat 28 februarie 2000 (fila 304 dosar fond), când reprezentantul reclamantei-pârâte ar fi semnat un act prin care s-au realizat modificări cu privire la numărul cărţii sale de identitate în evidenţele SC F.B. SA (fostă C.G.E.R. B. + Assurance - cu care reprezentantul reclamantei a avut poliţa de asigurare din 1995, preluată de F.B. în 1999).

S-a constatat că erau incidente dispoziţiile art. 177 alin. (1), art. 179 şi art. 179 C. proc. civ., iar analiza realizată de instanţa de apel a conţinutului acestuia pare a fi subsidiară şi relativă la un înscris dacă nu înlăturat din materialul probator al dosarului, cel puţin cu o credibilitate redusă din cauza contestării semnăturii de către reprezentantul reclamantei, realizând o evaluare (identică unei operaţiuni de comparare a unei mărci cu un semn) în urma căreia au fost stabilite grade diferite de opozabilitate pentru diversele menţiuni din conţinutul său, fără un temei legal, de vreme ce toate menţiunile din cuprinsul unui înscris sub semnătură privată sunt în mod egal opozabile semnatarului/semnatarilor lui (art. 1176 C. civ.), semnătura semnificând tocmai însuşirea conţinutului integral al actului.

Înalta Curte a constatat că instanţa de apel a stabilit în mod greşit incidenţa în cauză a Regulii 16 din H.G. nr. 833/1998, gradul de cunoaştere a mărcilor comunitare (notorietatea) nefiind necesar a se raporta la teritoriul României, de vreme ce aceasta nu a solicitat anularea mărcii în temeiul art. 48 alin. (1) lit. b) rap. la art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998, în numerotarea anterioară a legii, singurul temei juridic al anulării mărcii fiind acela prevăzut de art. 48 lit. c) din Lege, deci, pentru rea credinţă.

Această împrejurare era de natură a contura circumstanţele de apreciere a relei credinţe, în evaluarea celei de-a treia cerinţe enumerate din testul Lindt, anume a gradului de protecţie juridică de care se bucură marca (mărcile comunitare, în speţă), o largă cunoaştere a mărcii de către publicul relevant pe teritoriul belgian în perioada locuirii reprezentantului reclamantei în Belgia, conferindu-i acesteia o protecţie mai energică şi permiţând mai facil stabilirea concluziei cu privire la cunoaşterea „faptului relevant” de către acesta la momentul solicitării în România a înregistrării mărcii; în contextul acestei evaluări, instanţa de rejudecare urma a analiza şi înscrisurile depuse de recurentă în etapa recursului.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, sub nr. 7278/3/2008*.

Faţă de dispoziţiile obligatorii ale deciziei de casare, curtea a pus în discuţia părţilor aplicarea dispoziţiilor art. 177 şi următoarele C. proc. civ. în privinţa înscrisului depus de pârâta reclamantă SC F.L.R.I.F.N. SA, pretins a fi fost semnat de numitul N.A., prin care acesta notifica modificarea unor date personale către SC F.B. SA.

În acest scop s-a înfăţişat în faţa instanţei numitul N.A., care a executat mai multe specimene de semnătură, arătând totodată personal că semnătura de pe documentul depus la fila 304 dosar fond nu îi aparţine.

Totodată, au fost depuse mai multe înscrisuri originale necontestate, semnate de persoana în discuţie.

Curtea a dispus verificarea pe calea expertizei criminalistice a împrejurării semnării documentului de către N.A., prin încheierea de şedinţă din data de 10 mai 2012, în condiţiile în care apelanta pârâtă reclamantă a declarat în faţa instanţei că nu deţine originalul înscrisului în litigiu, deoarece a expirat perioada legală de arhivare a acestuia, fiind conservată numai o copie scanată electronic a documentului.

Potrivit adresei L.I.E.C. Bucureşti din 01 iunie 2012 (fila 56 dosar apel), expertiza criminalistică nu poate fi efectuată decât asupra originalului înscrisului, prezentarea acestuia fiind o condiţie absolut obligatorie potrivit instituţiei competente în efectuarea acestei lucrări.

În consecinţă, curtea a constatat imposibilitatea administrării acestei probe şi implicit, imposibilitatea verificării semnăturii contestate.

Prin Decizia nr. 103 din 28 iunie 2012 Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins, ca nefondate, apelurile formulate de reclamanta - pârâtă SC F.A.B.A.R. SRL, pârâta - reclamantă SC F.L.R.I.F.N. SA şi de intervenientele F. N.V. şi F. SA/N.V.

Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut, în esenţă, următoarele:

Faţă de dispoziţiile deciziei de casare, curtea a reţinut chestiunile a căror dezlegare era imperativă cu ocazia rejudecării:

1. lămurirea valorii probatorii a înscrisului căruia i se contestă semnătura, în raport de procedura reglementată de art. 177 şi următoarele C. proc. civ.;

2. subsecvent, cercetarea situaţiei de fapt sub aspectul cunoaşterii existenţei mărcilor comunitare F. pe teritoriul belgian, unde N.A. a locuit, inclusiv prin prisma gradului de cunoaştere a mărcilor de către segmentul de public relevant pe teritoriul amintit şi a nivelului de protecţie juridică de care se bucură mărcile comunitare F.;

3. verificarea existenţei intenţiei frauduloase ca element component al relei-credinţe şi soluţionarea astfel, a chestiunilor disputate în cadrul cererii reconvenţionale;

4. consecutiv, soluţionarea cererii principale, în limitele obiective stabilite de reclamanta apelantă, dar şi în coordonatele dispoziţiilor legale aplicabile, conturate în analiza instanţei de recurs.

1. Prima chestiune analizată, în cuprinsul soluţionării cererii reconvenţionale (ce face obiectul apelului pârâtei-reclamante, analizat în conformitate cu prevederile art. 292 alin. (2) C. proc. civ.), a privit faptul cunoaşterii de către reprezentantul reclamantei - pârâte, titulara mărcii naţionale F.A., la data depozitului (27 ianuarie 2003), a existenţei mărcilor comunitare F., înregistrate pentru clasa 36 din Clasificarea de la Nisa.

În dovedirea acestei situaţii de fapt pretinse, apelanta pârâtă reclamantă s-a prevalat de înscrisul aflat în fotocopie la fila 311 din dosarul de fond (şi în traducere autorizată la filele 304-306 în acelaşi dosar), prin care numitul N.A., în prezent administrator al societăţii apelantă-reclamantă-pârâtă, a solicitat societăţii F.B. la data de 28 februarie 2000 înregistrarea unor date din cartea sa de identitate.

Prin administrarea acestei probe apelanta pârâtă reclamantă tindea a dovedi că în anul 2000 (deci anterior depozitului naţional al mărcii apelantei reclamante), N.A. cunoştea existenţa şi folosirea mărcilor F. de către banca F. (denumită anterior C.G.E.R.), al cărei client era.

La rejudecarea cauzei în apel, apelanta reclamantă pârâtă a arătat din nou că înţelege să conteste semnătura persoanei care are în prezent calitatea de reprezentant legal al societăţii reclamante pe acest document, iar numitul N.A., prezent personal în faţa instanţei, a susţinut acelaşi punct de vedere.

În conformitate cu dispoziţiile deciziei de casare, instanţa de apel a dat curs prevederilor art. 177 şi următoarele C. proc. civ., însă apelanta reclamantă pârâtă nu a fost în măsură a produce originalul înscrisului contestat, astfel încât, pe de o parte instanţa nu s-a putut lămuri doar prin examinarea scriptelor de comparaţie şi a copiei documentului, iar pe de altă parte nici expertiza grafică nu a putut fi administrată.

În raport de această situaţie, dar şi de dispoziţiile art. 139 C. proc. civ., care sancţionează cu neluarea în seamă a înscrisului omisiunea părţii ce se prevalează de acesta de a prezenta originalul documentului, curtea a înlăturat din probaţiune înscrisul sus amintit.

2. În cuprinsul documentului depus la filele 309-310 în dosarul de fond (şi în traducere legalizată la filele acelaşi dosar), intitulat „proces-verbal de constatare”, un executor judecătoresc din Bruxelles a constatat la solicitarea societăţii F.B., că numitul A.N. era clientul acestei societăţi încă din anul 1995, deci înainte de schimbarea în 1999 a denumirii C.G.E.R. în F.B., executorului fiindu-i prezentat documentul intitulat „modificarea datelor cărţii de identitate”, semnat de A.N.

Acest înscris („procesul-verbal de constatare”) dă naştere unei prezumţii simple de existenţă a documentului litigios (cererea de modificare a datelor de identitate), însă existenţa acestuia nu este contestată, ci veridicitatea semnăturii aplicate pe acesta.

Prin urmare, această prezumţie simplă în sensul că Banca F. a deţinut o cerere formulată în numele lui N.A., adresată acesteia, nu poate prin ea însăşi, nesprijinită de alte mijloace de probă, să dovedească faptul cunoaşterii de către persoana menţionată a existenţei şi folosirii denumirii de F. de către banca în discuţie, iar înlăturarea din probaţiune a cererii în discuţie lipseşte de suport afirmaţia apelantei pârâte reclamante în sensul că, după schimbarea denumirii băncii în F.B., reprezentantul apelantei reclamante pârâte a luat cunoştinţă despre această denumire în calitate de client al băncii.

În privinţa altor împrejurări ce ar putea dovedi cunoaşterea folosirii semnului în discuţie, curtea a reţinut, în acord cu prima instanţă, că numitul N.A. a avut reşedinţa în Belgia în perioada 1995-1999 (după cum apelanta reclamantă, al cărei reprezentant legal este persoana arătată, a susţinut în răspunsul la interogatoriu - fila 227 dosar fond vol. I), fiind client al societăţii C.G.E.R. B.A., iar schimbarea denumirii acesteia din urmă în F.B. a intervenit, potrivit chiar spuselor pârâtei-reclamante, în anul 1999 (fila 224 dosar fond - vol. I).

De altfel, situaţia juridică a societăţii este explicată în răspunsul dat la interogatoriu de intervenienta F. N.V. (filele 639-652 dosar fond vol. II), unde se arată că acţiunile societăţii C.G.E.R. (al cărei client era N.A. potrivit probelor administrate în cauză, din anul 1995) au fost cumpărate de F. N.V. în procente care au crescut gradual, începând cu anul 1993 şi până în anul 1999.

Prin urmare, anterior anului 1999, F. NV a fost deţinătorul pachetului majoritar de acţiuni la societatea C.G.E.R., abia la momentul dobândirii întregului pachet de acţiuni schimbându-se denumirea acesteia în F.B.

Totodată, curtea a reţinut, din examinarea materialului probatoriu administrat în cauză, că nu au fost dovedite susţinerile apelantelor (pârâta-reclamantă şi intervenientele) în sensul continuării activităţii profesionale sau prezenţei numitului N.A. în Belgia şi după momentul schimbării denumirii băncii C.G.E.R. în F.B. (1999), în condiţiile în care înscrisul a cărui semnătură a fost contestată de apelanta reclamantă pârâtă a fost exclus din probaţiune ca urmare a imposibilităţii de expertizare şi a omisiunii de a prezenta originalul.

În acest context, faptul cunoaşterii existenţei şi folosirii mărcilor F. de către apelantele interveniente a fost examinat prin prisma afirmaţiilor apelantelor (pârâta-reclamantă şi intervenientele) în sensul notorietăţii mărcilor F. la data depozitului mărcii naţionale aparţinând apelantei reclamante-pârâte.

Astfel cum a statuat instanţa de recurs cu caracter obligatoriu, în cadrul cererii reconvenţionale prin care s-a solicitat anularea mărcii F.A. pentru înregistrare cu rea-credinţă, chestiunea notorietăţii este relevantă în sensul că o largă cunoaştere a mărcii de către publicul relevant pe teritoriul belgian în perioada cât reprezentantul reclamantei pârâte a locuit acolo putea da naştere unei prezumţii judecătoreşti în sensul cunoaşterii de către acesta din urmă a existenţei şi folosirii semnului în litigiu.

În recurs a fost depus la dosar un studiu de piaţă destinat examinării cunoaşterii mărcilor F. de către diferite categorii de public (filele 66 şi următoarele dosar de recurs).

Astfel, studiul a examinat mai multe categorii de public (publicul larg, mediul de afaceri, intermediarii), în perioada 1997-1999 (eşalonată pe trei tranşe de timp), pe teritoriul Olandei şi în Belgia, în provinciile Wallonia şi Flandra (filele 69-70 dosar recurs).

Potrivit concluziilor acestui studiu, cunoaşterea mărcilor F. a crescut semnificativ în zonele amintite în rândul publicului general şi al mediului de afaceri în perioada analizată, în toate ariile geografice analizate.

În acest context, având în vedere clasa de produse sau servicii pentru care este înregistrată marca a cărei anulare se cere (36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare) şi totodată pentru care sunt înregistrate şi mărcile de care se prevalează pârâta reclamantă şi intervenientele, publicul relevant în raport de care se examinează gradul de cunoaştere a semnului este constituit din persoane care folosesc asigurări, deci publicul larg, dar o componentă importantă a publicului relevant este segmentul mediului de afaceri.

În debutul expunerii studiului se arată că au fost chestionate 500 persoane din rândul publicului general pentru Wallonia şi Flandra şi 700 de persoane în Olanda, iar în rândul mediului de afaceri 300 de persoane în fiecare ţară (respectiv Olanda şi Belgia). Totodată, tabelele întocmite cuprinzând rezultatul cercetării arată doar creşterea gradului de cunoaştere în procent, iar rezultatul măsurătorilor este menţionat în forma numărului de subiecţi care au răspuns pozitiv, întrebaţi fiind despre marca F..

Or, din aceste tabele rezultă că gradul de cunoaştere în rândul publicului general a crescut în Olanda de la 32 subiecţi din 700 chestionaţi în 1997 la 68 în august 1999, în timp ce în Flandra şi Wallonia a crescut de la 33, respectiv 38 din 500 subiecţi chestionaţi în 1997 la 64, respectiv 62 subiecţi în august 1999.

Creşterea cunoaşterii în rândul publicului larg este deci notabilă, în Olanda fiind chiar de 113% pe perioada analizată, însă chestiunea în discuţie este gradul de cunoaştere în rândul publicului relevant, iar procentul de persoane din publicul larg chestionate pe teritoriul Belgiei (Flandra şi Wallonia) care cunoşteau marca F. s-a situat la nivelul de aproximativ 7% în 1997 şi respectiv 12% în august 1999.

De asemenea, în segmentul mediului de afaceri, gradul de cunoaştere a crescut în perioada de referinţă cu 51% în Olanda, cu 6% în Flandra şi cu 21% în Wallonia, însă procentele de cunoaştere a semnului de către cei chestionaţi s-au situat între 45% în 1997 în provinciile belgiene, respectiv 18% în Olanda, şi 51% în august 1999 în Belgia, respectiv 27% în Olanda.

Tabelul atestând rezultatele studiului cu referire la cunoaşterea „spontană” a mărcii F. relevă date considerabil mai mici decât cele expuse mai sus (fila 70).

În concluzia datelor analizate mai sus, curtea a reţinut că segmentele de public considerate relevante pentru clasa 36 din Clasificarea de la Nisa cunoşteau într-o măsură redusă (publicul larg) şi medie (mediul de afaceri) în perioada 1997-1999 existenţa semnului F. pe teritoriul unde îşi desfăşura activitatea reprezentantul apelantei reclamante pârâte, N.A., iar acest grad de cunoaştere a crescut notabil până în anul 1999.

Proba administrată în scopul dovedirii notorietăţii nu a fost analizată în contextul Regulii 16 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 833/1998, deoarece, astfel cum a statuat instanţa de recurs cu caracter obligatoriu, această normă nu este aplicabilă situaţiei din speţă, pe de o parte întrucât ea se referă la notorietatea unei mărci pe teritoriul României, iar pe de altă parte întrucât decizia de casare a restrâns relevanţa cunoaşterii mărcii de către publicul ţintă pe teritoriul belgian la posibilitatea de a da naştere unei prezumţii cu privire la cunoaşterea semnului de către cel care a cerut în România înregistrarea mărcii a cărei anulare se cere pentru rea-credinţă.

În acest sens, aşa cum a consemnat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, nu este în discuţie o cerere de anulare a mărcii pentru motivul existenţei unui drept anterior asupra unei mărci notorii, ci exclusiv anularea pentru înregistrarea cu rea-credinţă, şi atunci este relevantă cunoaşterea faptului relevant de către un cerc larg de persoane (fapt vecin şi conex cu cel al cunoaşterii mărcii de către N.A.) şi nu existenţa în sine a notorietăţii.

Acestea sunt coordonatele în care instanţa de apel a analizat aspectele referitoare la gradul de cunoaştere a mărcii pe teritoriul belgian de către segmentul de public relevant.

În raport de aceste împrejurări şi în lipsa unor repere normative care să stabilească eventuale coordonate ale evaluării cunoaşterii mărcii pe teritoriul altui stat, devine relevantă argumentarea reţinută de Curtea de Justiţie în hotărârea din data de 11 iunie 2009 în Cauza C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG împotriva Franz Hauswirth GmbH, potrivit cu care „(…) o prezumţie de cunoaştere de către solicitant a utilizării de către un terţ a unui semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere poate rezulta, printre altele, din împrejurarea că, în sectorul economic vizat, o astfel de utilizare este îndeobşte cunoscută, această cunoaştere putând fi dedusă, în special, din durata unei astfel de utilizări. Într-adevăr, cu cât este mai îndelungată această utilizare, cu atât este mai probabil ca solicitantul să fi avut cunoştinţă de ea la momentul depunerii cererii de înregistrare.”

Or, a rezultat din probele dosarului că utilizarea mărcii F. de către titularii acesteia a început în Belgia cu mult timp înainte de perioada analizată, a locuirii lui N.A. pe acest teritoriu, iar din studiul mai sus prezentat a rezultat o cunoaştere a mărcii de către mediul de afaceri din această ţară care a crescut de la 45% la 51% între 1997 şi 1999.

O astfel de cunoaştere îndeplineşte, în opinia instanţei de apel, cerinţa de „utilizare îndeobşte cunoscută” la care se referă instanţa europeană în hotărârea sus-citată, împrejurare ce, alături de prezenţa lui N.A. pe acest teritoriu şi activitatea profesională desfăşurată acolo, de agent de asigurări (conform documentului aflat la fila 323 în dosarul de fond - vol. I), dă naştere prezumţiei judecătoreşti în sensul că persoana menţionată avea cunoştinţă despre existenţa şi folosirea mărcilor F. în Belgia.

Din acest punct de vedere protecţia juridică a mărcilor pe teritoriul belgian (deşi apelantele interveniente s-au prevalat numai de mărcile comunitare F., prima dintre acestea având dată de depozit 20 august 1999, deci la momentul analizat, al locuirii lui N.A. în Belgia, era vorba despre semnul F.), a justificat, în contextul probatoriu analizat mai sus, prezumţia de cunoaştere anterior reţinută.

3. Pe de altă parte, examinând, conform aceloraşi dispoziţii obligatorii ale instanţei de casare, existenţa intenţiei frauduloase a titularului mărcii la momentul înregistrării, curtea a constatat că aceasta nu a fost dovedită prin probatoriul administrat.

Astfel, în lumina consideraţiilor C.J.U.E. cuprinse în hotărârea din data de 11 iunie 2009 în Cauza C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG împotriva Franz Hauswirth GmbH, instanţa a reţinut că elementul relei-credinţe care constă în intenţia solicitantului mărcii de a împiedica un terţ să îşi folosească semnul în continuare nu este prezumat odată cu dovedirea cunoaşterii faptului relevant, făcând obiectul probaţiunii în mod distinct.

În speţă, s-a constatat că la momentul depozitului mărcii naţionale a cărei anulare se cere (27 ianuarie 2003), titularii mărcilor comunitare F. nu desfăşurau activităţi comerciale sau de altă natură pe teritoriul României, nicio probă nefiind administrată sub acest aspect.

La filele 444 şi următoarele din dosarul de fond - vol. II au fost depuse înscrisuri de către apelantele interveniente, în probarea susţinerii referitoare la notorietatea în România a mărcilor comunitare.

Între aceste înscrisuri se găsesc copii ale unor articole din presa de specialitate din domeniul financiar, articole care fac vorbire despre grupul de firme F., cu referire specială la Banca F..

Aceste articole privesc însă exclusiv activitatea acestui grup de firme în afara teritoriului român, astfel încât, chiar dacă ele dovedesc că în România era cunoscută existenţa mărcii F., cel puţin în grupul ţintă al unor asemenea articole de specialitate, ele nu dovedesc activitatea societăţilor pe piaţa română de asigurări sau de servicii bancare.

Nu este relevantă (după cum s-a arătat mai sus) pretinsa notorietate a mărcilor F. pe teritoriul României, având în vedere că instanţa este învestită exclusiv cu o cerere de anulare a mărcii pentru rea-credinţă, după cum a subliniat şi instanţa de recurs.

În acest context, fără a exista vreo dovadă în sensul că titularii mărcilor F. aveau activitate comercială în România sau intenţionau a desfăşura o astfel de activitate pe teritoriul român, susţinerea apelantei-pârâte reclamante în sensul că apelanta reclamantă pârâtă a avut intenţia frauduloasă de a bloca activitatea acesteia şi posibilitatea de utilizare a mărcilor F. prin înregistrarea mărcii naţionale reprezintă doar o speculaţie, lipsită de suport probatoriu.

Este relevantă sub acest aspect întinderea geografică a protecţiei acordate mărcii naţionale prin dispoziţiile Legii nr. 84/1998, în raport de care intenţia de a împiedica folosirea mărcii comunitare nu poate fi analizată decât în limitele geografice ale acestei protecţii, adică pe teritoriul României.

În acelaşi timp, la data depozitului mărcii naţionale, în anul 2003, mărcile comunitare invocate de apelantele pârâtă şi interveniente nu beneficiau de protecţie pe teritoriul României, iar perspectiva extinderii acestei protecţii odată cu aderarea României la U.E. (ce a intervenit 4 ani mai târziu), cu consecinţa unui eventual conflict între mărci, nu reprezenta o împrejurare previzibilă pentru o persoană fizică sau juridică solicitant al unei mărci naţionale, în termenii unei conduite pretinse a fi ilicită şi premeditată.

Or, în lipsa activităţii desfăşurate de titularul mărcii pe teritoriul României sau a intenţiei de a-şi extinde activitatea în acest mod, anterior datei de depozit, curtea a constatat că prezumţia de rea-credinţă izvorâtă din eventuala intenţie a solicitantului mărcii de a împiedica folosirea semnului de către apelanta pârâtă şi apelantele interveniente nu operează.

În acelaşi context, decizia de casare reliefează necesitatea cercetării actelor de comercializare a produselor cărora marca le-a fost destinată, în scopul determinării dacă şi în ce măsură marca şi-a îndeplinit funcţia specifică.

În speţă a rezultat din probele administrate că apelanta reclamantă pârâtă desfăşoară activitate comercială în domeniul asigurărilor, folosind marca în cadrul acestei activităţi, pentru produse şi servicii din clasa 36, astfel încât nici prezumţia de rea-credinţă izvorâtă din nefolosirea mărcii a cărei anulare se solicită nu poate opera.

În privinţa argumentului apelantei pârâte reclamante în sensul că intenţia frauduloasă a titularului mărcii naţionale F. rezultă din încercarea acestuia de a stabili o relaţie comercială cu titularii mărcilor comunitare F., curtea a reţinut că o asemenea împrejurare de fapt nu poate fi reţinută din scrisoarea depusă în copie la fila 316 în dosarul de fond - vol.I.

Această scrisoare a fost adresată la data de 20 octombrie 2004 de un terţ faţă de părţile din proces, A.F., către o societate „F.”, cu sediul la Bruxelles (posibil una dintre interveniente), şi cuprinde propunerea unei relaţii contractuale preferenţială între societatea română SC F. SRL şi societatea destinatar al corespondenţei.

Apelanta reclamantă a negat (în răspunsul la interogatoriu) orice legătură cu SC A.F. SA şi a afirmat că nu are cunoştinţă despre împrejurarea consemnată în scrisoare, iar în lipsa vreunei alte dovezi că SC A. SA acţiona la solicitarea ori în numele şi pentru apelanta reclamantă pârâtă, înscrisul rămâne lipsit în cauză de valoare probatorie.

În consecinţă, curtea a constatat că în speţă nu sunt întrunite cerinţele relei-credinţe la înregistrarea mărcii, astfel cum sunt ele conturate în jurisprudenţa C.J.U.E.

În ceea ce priveşte apelul declarat de intervenientele F. N.V. şi F. SA/N.V., s-a reţinut că acesta a fost respins de instanţa de apel în primul ciclu procesual, iar soluţia nu a fost atacată cu recurs de interveniente, astfel încât ea nu a făcut obiectul judecăţii în recurs.

Deşi decizia a fost casată în totalitate, în scopul unei soluţionări unitare la rejudecare, instanţa de apel a apreciat că soluţia dată de curtea de apel în primul ciclu procesual se impune a fi menţinută, pentru aceleaşi argumente mai sus expuse în privinţa apelului declarat de pârâta reclamantă, de vreme ce obiectul cererii de intervenţie principală era similar cu al cererii reconvenţionale, cu diferenţa că drepturile de care se prevalau intervenientele erau proprii, purtând asupra aceloraşi mărci comunitare amintite în expunerea de mai sus.

În plus, cum s-a reţinut deja, apelantele interveniente nu se pot prevala de numele lor comercial.

În privinţa apelului declarat de apelanta reclamantă-pârâtă, în aceleaşi coordonate stabilite prin decizia de casare, curtea a constatat că au fost deja dezlegate chestiunile legate de posibilitatea invocării de către pârâta reclamantă a numelui său comercial ca apărare în acţiunea în contrafacere, constatându-se că aceasta din urmă a dobândit numele comercial ulterior datei de la care începe protecţia mărcii naţionale F.A., precum şi că pârâta reclamantă nu se poate prevala de numele comercial al intervenientelor, deoarece a dobândit de la acestea numai dreptul de a folosi mărcile comunitare F., iar intervenientele nu pot invoca ele însele protecţia numelui comercial deoarece au formulat o cerere de intervenţie principală pentru apărarea drepturilor proprii şi nu au declarat recurs.

Totodată, a fost lămurită cu caracter irevocabil şi chestiunea limitelor obiective ale cererii principale, în sensul că reclamanta pârâtă nu a cerut prin acţiunea introductivă astfel cum a fost apoi precizată interzicerea pârâtei reclamante de a folosi numele său comercial, ci numai interzicerea de a folosi marca F..

De asemenea, a statuat instanţa de recurs, dezlegând chestiunea litigioasă a modalităţii de rezolvare a conflictului între o marcă naţională cu dată de depozit anterioară aderării României la U.E. şi o marcă comunitară cu dată de depozit anterioară aceluiaşi moment, că cea din urmă nu se bucură de protecţie pe teritoriul României decât de la data aderării, 1 ianuarie 2007, precum şi că cele două drepturi vor coexista pe teritoriul statului membru unde este înregistrată marca naţională, nulitatea putând fi solicitată numai pentru reaua-credinţă a titularului mărcii naţionale.

În condiţiile în care cererea de anulare pentru rea-credinţă a mărcii naţionale a fost respinsă ca neîntemeiată, aplicând raţionamentul instanţei supreme, instanţa de apel a constatat că cele două mărci produc deopotrivă efecte pe teritoriul României.

Marca naţională exhibată de reclamanta pârâtă este o marcă individuală combinată, cuprinzând denumirea F.A. şi un element figurativ, înregistrată pentru clasa 36 din clasificarea de la Nisa.

Mărcile comunitare de care se prevalează intervenientele şi pârâta sunt mărci individuale verbale, înregistrate pentru mai multe clase de produse sau servicii, toate pentru clasa 36, cuprinzând următoarele denumiri: F.T.T., F.P.B., F.P.F.S., F., F.B.L., F.I.C., F.F., F.M.F.

Rezultă din cele de mai sus că pârâta utilizează în activitatea sa comercială mărcile comunitare enumerate, care cuprind denumirea F., element ce face parte şi din marca naţională F.A., pentru cuvântul „asigurări” nefiind acordată protecţie.

În privinţa cererii formulată de pârâta - reclamantă de a se interzice pârâtei reclamante folosirea mărcii F., întemeiată pe dispoziţiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, instanţa de apel a pornit de la premisa, reţinută şi de instanţa de recurs, că, în ipoteza contrafacerii, pârâtul foloseşte semnul care pentru reclamant semnifică marca, o asemenea faptă ilicită presupunând, totodată, absenţa unui drept al pârâtului cu privire la semnul în discuţie, care să îi legitimeze conduita în această privinţă.

Or, după cum a rezultat din probatoriul administrat, pârâta reclamantă are dreptul de a folosi mărcile comunitare înregistrate în beneficiul intervenientelor, nominalizate în convenţia încheiată cu acestea (fila 29 dosar fond).

Reclamanta pârâtă a invocat caracterul pro causa al acestui înscris, întocmit, în opinia sa, numai la momentul iniţierii litigiului, însă curtea a apreciat că, şi dacă aceasta ar fi situaţia, de la momentul depunerii sale la dosar el a căpătat dată certă şi justifică în patrimoniul pârâtei reclamante un drept de a folosi mărcile comunitare ce fac obiectul convenţiei consemnate în document.

Or, instanţa este învestită cu o acţiune în contrafacere, iar efectele admiterii acesteia se vor produce exclusiv pentru viitor, în timp ce atitudinea procesuală a intervenientelor a confirmat încheierea actului în discuţie şi existenţa acordului său pentru folosirea în România a mărcilor.

De altfel, deşi dubiul indus de apelanta reclamantă este pertinent, el nu este suficient pentru înlăturarea din probaţiune a acestui înscris, în lipsa altor dovezi, întrucât, prin ipoteză, nu era necesar ca înscrisul să primească dată certă anterior litigiului de faţă, câtă vreme dreptul de folosire a mărcilor comunitare de către apelanta pârâtă reclamantă nu a fost contestat de vreun terţ, iar actul juridic bilateral exista şi producea efecte între părţile sale independent de publicitatea sa.

În aceste coordonate, curtea a constatat că art. 35 (în prezent art. 36) din Legea nr. 84/1998, care reglementează ipoteza folosirii unui semn (identic sau asemănător, după caz) cu marca a cărei protecţie judiciară se cere, astfel încât textul se aplică situaţiilor în care semnul în discuţie nu reprezintă la rândul său o marcă pentru pârât.

Or, pârâta-reclamantă în cauză foloseşte „marca F.”, cum a susţinut reclamanta-pârâtă, în contextul drepturilor sale (izvorâte din convenţie) de a folosi mărcile comunitare F. la care se face referire în acordul exprimat de interveniente şi în întâmpinarea formulată de pârâta reclamantă (F.T.T., F.P.B., F.P.F.S., F., F.B.L., F.I.C., F.F., F.M.F.).

Aceasta fiind situaţia de fapt, fapta pârâtei reclamante nu îmbracă forma ilicită astfel cum este reglementată de art. 35 amintit.

Relevante pentru dezlegarea acestui conflict sunt şi dispoziţiile art. 110 alin. (2) din Regulamentul (C.E.) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, în forma amendată, potrivit cu care: „Cu excepţia cazului în care există o dispoziţie contrară, prezentul regulament nu aduce atingere dreptului de a introduce, în temeiul dreptului civil, administrativ sau penal al unui stat membru sau pe baza dispoziţiilor de drept comunitar, acţiuni având ca obiect interzicerea utilizării unei mărci comunitare, în măsura în care dreptul acestui stat membru sau dreptul comunitar poate fi invocat pentru a interzice utilizarea unei mărci naţionale.”

Din considerentele instanţei de recurs rezultă că s-au considerat aplicabile prevederile acestui act normativ (consemnând însă şi textele corespondente din legislaţia anterioară), deşi la data sesizării instanţei cu cererea de chemare în judecată, 20 februarie 2008, aceste prevederi nu erau în vigoare.

Cu toate acestea, dispoziţiile corespunzătoare din Regulamentul (C.E.) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (J.O.L. 11, 14.1.1994, p. 1), au un conţinut identic sub aspectul relevant în speţa de faţă.

Astfel potrivit art. 106 alin. (2) din Regulamentul anterior: „Cu excepţia cazului în care există o dispoziţie contrară, prezentul regulament nu aduce atingere dreptului de a intenta, pe baza dreptului civil, administrativ sau penal al unui stat membru sau pe baza dispoziţiilor de drept comunitar, acţiuni având ca obiect interzicerea utilizării unei mărci comunitare, în măsura în care dreptul acestui stat membru sau dreptul comunitar poate fi invocat pentru a interzice utilizarea unei mărci naţionale”.

Prin urmare, potrivit textului citat, este permisă formularea unei acţiuni pentru interzicerea utilizării unei mărci comunitare, condiţionat de existenţa în dreptul intern sau în dreptul comunitar a unei dispoziţii legale care să permită interzicerea utilizării unei mărci naţionale.

Instanţa de recurs a reţinut deja aplicabilitatea prevederilor art. 165 alin. (5) din Regulamentul 207/2009, iar acestea fac trimitere expresă la condiţiile impuse de art. 110, care include condiţia existenţei unei norme în legea internă care să permită interzicerea utilizării unei mărci naţionale, precum şi la cele ale art. 111 din Regulament.

Din economia reglementării naţionale, cu referire directă la art. 35 (actual art. 36) din Legea nr. 84/1998, curtea a constatat, însă, că prevederile interne nu permit interzicerea utilizării unei mărci naţionale, deoarece existenţa şi valabilitatea înregistrării mărcii dau naştere drepturilor titularului, între care se numără şi acela de a folosi marca pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată, iar acest drept de utilizare a fost transmis şi pârâtei reclamante.

De asemenea, potrivit art. 111 din acelaşi Regulament, „Titularul unui drept anterior cu sferă de aplicare locală poate să se opună utilizării mărcii comunitare pe teritoriul pe care acest drept este protejat în măsura în care dreptul statului membru respectiv permite acest lucru.”

Prin urmare, câtă vreme dreptul intern nu cuprinde o dispoziţie legală care să permită interzicerea folosirii unei mărci comunitare titularului acesteia (şi nu s-a învederat existenţa unei asemenea dispoziţii legale), o acţiune în contrafacere nu poate fi primită.

În consecinţă, prevederile art. 35 (actual art. 36) din Legea nr. 84/1998 nu sunt aplicabile speţei, cât timp pârâta reclamantă justifică un drept de folosire asupra unei mărci ce conţine semnul „F.”, parte şi a mărcii naţionale al cărei titular este reclamanta-pârâtă, caz în care curtea a constatat că în mod corect a fost respinsă şi cererea principală, iar apelul reclamantei pârâte este nefondat.

Împotriva deciziei menţionate, au declarat recurs reclamanta SC F.A.B.A.R. SRL. şi pârâta SC F.L.R.I.F.N. SA, criticând-o pentru nelegalitate, după cum urmează:

I. În dezvoltarea motivelor de recurs întemeiate pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., reclamanta SC F.A.B.A.R. SRL a arătat următoarele:

În mod greşit, instanţa a reţinut că pârâta-reclamantă ar justifica un drept de folosire asupra mărcii ce conţine semnul „F.”, în baza acordului de folosinţă încheiat cu intervenientele F.N.V. şi F. SA/N.V. la data de 3 martie 2008, întrucât acestea nu mai sunt titulare ale mărcii F., actualul titular fiind B.N.P. P., astfel cum reiese de pe paginile de internet ale acestor societăţi, iar aceşti noi acţionari nu au înţeles să susţină acordul încheiat de vechii acţionari.

În măsura în care intervenientele nu mai sunt titularele acestor mărci comunitare, ar trebui dovedit faptul că noul titular şi-a exprimat acordul pentru ca intimata-pârâtă să folosească mărcile comunitare pe teritoriul României, deci să facă dovada că acordul de utilizare a mărcilor comunitare din data de 3 martie 2008 îşi produce efectele, astfel încât instanţa să constate dacă mai subzistă dreptul de folosire al intimatei-pârâte asupra mărcilor comunitare pe teritoriul României.

S-a mai susţinut că, în mod greşit, s-a apreciat că nu sunt aplicabile în cauză dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 84/1998, în condiţiile în care reclamanta - pârâtă nu a solicitat interzicerea folosirii de către pârâtă a mărcii pe care aceasta a înregistrat-o la O.S.I.M., ci interzicerea folosirii semnului „F.”, ce reprezintă marca înregistrată a reclamantei şi pe care pârâta îl foloseşte abuziv, fără a indica un temei juridic sau contractual aplicabil şi fără să existe acordul din partea reclamantei.

Motivarea deciziei în sensul că pârâta-reclamantă are drept de folosinţă a mărcii, respectiv a semnului „F.”, în temeiul acordului încheiat în data de 3 martie 2008 cu intervenientele, este nu numai lapidară, dar se bazează pe o situaţie de fapt ireală, atât timp cât acordul din 2008 nu îşi mai găseşte aplicarea în prezent.

În raport de temeiul de drept indicat, respectiv dispoziţiile art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, trebuia să se clarifice dacă, într-adevăr, pârâta-reclamantă este titulara mărcii F., iar în funcţie de aceste lămuriri, să ceară, eventual, precizări reclamantei asupra obiectului dedus judecăţii.

În absenţa unui astfel de demers, instanţa de apel a interpretat greşit obiectul dedus judecăţii, cât timp avea obligaţia de a stabili dacă pârâta - reclamantă poate folosi sau nu semnul „F.” în condiţiile temeiului de drept invocat.

Dacă instanţa de apel ar fi judecat în limitele obiectului dedus judecăţii, aceasta ar fi constatat că în prezent pârâta-reclamantă nu mai deţine un drept de folosire asupra mărcii comunitare F. şi, chiar dacă ar deţine o marcă comunitară, aceasta nu deţine un acord din partea reclamantei-pârâte pentru folosirea semnului „F.”

Pe de altă parte, interzicerea folosirii semnului „F.” se impune şi în utilizarea denumirii, dat fiind faptul că o parte esenţială a mărcii înregistrate de către reclamantă, cea pentru care are exclusivitate, poartă denumirea de „F.”, cu atât mai mult cu cât se utilizează semnul „F.” pentru aceeaşi clasă de produse de către o societate concurentă, astfel încât se creează confuzie pe piaţa produselor şi serviciilor pe care le comercializează ambele societăţi. Riscul de confuzie este generat de semnul „F.”, care există în denumirea ambelor societăţi, care individualizează în mintea consumatorului mediu societatea respectivă, restul cuvintelor fiind generice.

S-a mai susţinut că instanţa nu a aplicat corect dispoziţiile Convenţiei de la Paris care reglementează protecţia mărcii naţionale, în condiţiile în care marca „F.A.” este înregistrată în România încă din anul 2003, deci anterior schimbării denumirii şi folosirii semnului de către pârâta-reclamantă, care a intervenit în acest sens în anul 2006, astfel încât reclamanta-pârâtă este cea beneficiază de protecţie a mărcii în România, conform Convenţiei de la Paris.

Chiar dacă numele comercial al pârâtei-reclamante ar fi protejat de art. 8 din Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale, acesta beneficiază de protecţie în măsura în care nu încalcă drepturi anterioare date de o marcă naţională, protejate de asemenea tot de Convenţia de la Paris Conform acestor dispoziţii, pârâta-reclamantă are protecţie pe teritoriul statului unde are înregistrată marca F., nu şi în România, unde pârâta-reclamantă nu deţine o marcă înregistrată şi nici nu are acordul reclamantei-pârâte pentru folosirea semnului.

Cât priveşte dreptul de a folosi mărcile comunitare ale intervenientelor (până la data schimbării titularului acestor mărci), acesta este deţinut pe teritoriul României din anul 2008, în timp ce marca naţională a reclamantei care conţine semnul „F.” a fost înregistrată încă din anul 2003.

Marca naţională este anterioară celei comunitare şi, întrucât cele două mărci nu pot coexista pe teritoriul României după data aderării la U.E., se impune interzicerea utilizării mărcii comunitare.

S-a mai susţinut că pârâta-reclamantă dă dovadă de rea-credinţă prin faptul că, după 3 ani de la înfiinţare în România, în anul 2006 a decis să-şi schimbe denumirea în „F., SC L.R.I.F.N. SA”, cu toate că societatea reclamantă exista pe piaţa din România cu denumirea „F.A.B. de SC A.R. SRL” încă din anul 2003.

Reaua-credinţă a pârâtei rezultă şi din faptul că a cunoscut că pe teritoriul României exista marca naţională F.A. încă din 2006, anterior modificării denumirii, în momentul în care a primit avizul de refuz transmis de către O.M.P.I. la solicitantul F. N.V. în data de 10 iulie 2006, iar prin schimbarea intenţionată a denumirii şi prin încheierea acordului de utilizare a mărcilor comunitare, a creat pe teritoriul aceluiaşi stat membru U.E. un conflict între o marcă naţională şi una comunitară.

Recurenta a susţinut, totodată, că, în mod greşit, instanţa de apel nu a făcut aplicarea art. 107 alin. (1) din Regulamentul C.E. nr. 40/94 privind marca comunitară, din care reiese că mărcile naţionale înregistrate în statele membre înainte de aderarea la U.E. au prioritate şi că titularul unei asemenea mărci poate cere interzicerea utilizării unei mărci comunitare, exact ceea ce reclamanta a solicitat prin cererea introductivă.

II. În dezvoltarea motivelor de recurs formulate, întemeiate pe dispoziţiile art. 304 pct. 6 şi 9 C. proc. civ., reclamanta SC F.L.R.I.F.N. SA a arătat următoarele:

Instanţa de rejudecare a apelurilor, cu nesocotirea prevederilor art. 315 alin. (1) C. proc. civ., a omis să se pronunţe asupra unuia dintre aspectele indicate în decizia de casare, respectiv asupra unuia dintre factorii relevanţi pentru determinarea relei-credinţe la înregistrarea mărcii.

Prin Decizia nr. 8207 din 18 noiembrie 2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, s-a arătat că instanţa de apel din ciclul procesual anterior ar fi trebuit să urmeze dispoziţiile C.J.U.E. (C.J.U.E.) din hotărârea pronunţată în cauza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli A.G. v. Franz Hauswirth GmbH. În acest sens, ar fi trebuit să analizeze, ca o cerinţă distinctă de condiţia cunoaşterii existenţei terţului şi de existenţa intenţiei frauduloase, gradul de protecţie de care se bucură marca terţului şi semnul solicitat la înregistrare. Această cerinţă se impune, potrivii dispoziţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a fi analizată ca atare, independent de celelalte două.

Instanţa de rejudecare a interpretat greşit decizia de casare, analizând gradul de cunoaştere a mărcilor recurentei - pârâte şi, respectiv, a semnului solicitat la înregistrare, în cadrul analizei cu privire la faptul cunoaşterii mărcilor, şi nu distinct de acest prim factor pentru determinarea relei-credinţe, încălcând, astfel, atât dispoziţiile exprese ale instanţei de casare, cât şi dispoziţiile C.J.U.E. privind testul a fi aplicat pentru evaluarea existenţei relei-credinţe la înregistrarea unei mărci.

Mai mult, instanţa de rejudecare nici nu face analiza acestui factor, nici măcar ca o componentă a primului factor pe care l-a analizat.

S-a susţinut că, independent de încălcarea art. 315 C. proc. civ., prin eliminarea unuia dintre factorii esenţiali pentru determinarea relei-credinţe, instanţa de rejudecare a făcut o evaluare greşită a existenţei relei-credinţe, în sensul în care a ignorat cu desăvârşire importanţa celui de-al treilea factor în potenţarea nu doar a primului factor: solicitarea la înregistrare a unui semn identic sau similar cu o marcă ce se bucură de o protecţie sporită, indicând o mai mare probabilitate ca solicitantul să fi cunoscut existenţa mărcii anterioare, dar şi a celui de-al doilea factor: solicitarea la înregistrare a unui semn identic sau similar cu o marcă ce se bucură de o protecţie sporită, fiind şi o indicaţie cu privire la intenţia frauduloasă a solicitantului.

Dacă instanţa de rejudecare ar fi evaluat atât gradul de protecţie a mărcii anterioare, cât şi efectele acestei protecţii sporite asupra evaluării celorlalţi doi factori, ar fi concluzionat că gradul de protecţie a mărcilor pârâtei este unul foarte mare, având în vedere că:

- mărcile anterioare F. au fost înregistrate ca mărci comunitare, beneficiind astfel de protecţie pe întreg teritoriul U.E.;

- mărcile anterioare F. au fost intens utilizate în teritoriul relevant, dobândind o protecţie sporită urmare a cunoaşterii lor de către o largă proporţie a publicului relevant, atât publicul general, cât şi cel specialist cunoscând într-o proporţie covârşitoare existenţa mărcilor F.: la nivelul anului 1999 - stabilit a fi momentul relevant pentru efectuarea analizei atât de către instanţa de casare, cât şi de către instanţa de rejudecare - gradul de cunoaştere în Belgia a mărcilor F. era de 62-64% în publicul general şi de 67-87% în publicul specialist. Aprecierea instanţei cu privire la procentajele mai mici de cunoaştere spontană a mărcilor F. sunt irelevante în sectorul bancar, acest sector fiind caracterizat de un indice de saturare mare (peste 95%), situaţie în care procentaje mari de cunoaştere asistată corespund unor procentaje mici de cunoaştere spontană.

- mărcile anterioare F. erau astfel, la nivelul anului 1999, cel puţin mărci notorii în Belgia, dacă nu chiar mărci de renume (un grad de cunoaştere în publicul general de peste 60%, indicând, de obicei, o marcă de renume) şi beneficiau, pe cale de consecinţă, de o protecţie sporită;

- semnul solicitat la înregistrare nu beneficia de niciun fel de protecţie la data depunerii cererii de înregistrare, nefiind folosit în activitatea comercială de către solicitant anterior depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

S-a mai susţinut că instanţa de apel a făcut o aplicare greşită a testului pentru determinarea relei-credinţe a reclamantei la înregistrarea mărcii sale în raport de cei doi factori analizaţi.

Astfel, s-a făcut o apreciere eronată a probatoriului, în sensul diminuării gradului de cunoaştere a mărcilor pârâtei, deoarece studiul de piaţă indică, deasupra fiecăruia dintre tabele, faptul că rezultatele sunt deja exprimate în procente, ducând la situaţia în care calculul refăcut al instanţei de rejudecare să diminueze aceste procente de 3, 5 şi respectiv 7 ori.

În această situaţie, sunt greşite aprecierile instanţei potrivit cărora „segmentele de public considerate relevante (...) cunoşteau într-o măsură redusă (publicul larg) şi medie (mediul de afaceri) în perioada 1997-1999 existenţa semnului F.”, în cazul unde procentul care indica, potrivit instanţei de rejudecare, o cunoaştere medie (mediul de afaceri), procentul fiind în fapt de 3 ori mai mare, iar unde instanţa a reţinut o cunoaştere în măsură redusă gradul de cunoaştere este de 5 sau 7 ori mai mare.

În realitate, studiul relevă existenţa unor mărci notorii şi chiar de renume, un grad de cunoaştere de peste 80% în publicul specialist şi peste 60% în publicul general, fiind în general acceptat ca indicând existenţa unor astfel de mărci.

Recurenta a mai arătat că instanţa de rejudecare a făcut o apreciere greşită a intenţiei frauduloase a solicitantului.

Astfel, instanţa de rejudecare, a ignorat faptul că decizia C.J.U.E. nu impune sub nicio formă, pentru aprecierea existenţei relei-credinţe a solicitantului unei mărci, ca titularul mărcii anterioare să fi desfăşurat, la data solicitării la înregistrare a mărcii, vreo activitate comercială în teritoriul pentru care este solicitată protecţia.

O interpretare în acest sens ar presupune că anularea unei mărci pentru rea-credinţă ar fi asimilată anulării pentru motivele relative de refuz în sensul existenţei unui conflict cu o marcă sau cu un semn anterior, drepturi asupra acestora putând fi obţinute în România independent de existenţa vreunei înregistrări, putând deriva din simpla utilizare în activitatea comercială.

Astfel, în raţionamentul instanţei de rejudecare, activitatea comercială în România presupune înregistrarea unei firme, care ar putea fi invocată ca drept anterior într-o acţiune în anularea mărcii subsecvente pentru motivele relative de refuz prevăzute la art. 48 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.

Existenţa motivului de anulare pentru înregistrare cu rea-credinţă derivă, însă, tocmai din dorinţa legiuitorului de a proteja pe titularii de mărci care nu erau folosite în activitatea comercială în teritoriul respectiv la data solicitării de înregistrare a mărcii, dar care au fost alese de solicitant din dorinţa de a profita de acest fapt.

Posibilitatea titularului de a cere anularea unei astfel de mărci la momentul în care decide să înceapă activitatea comercială în teritoriul respectiv este şi motivul pentru care acţiunea în anulare pentru înregistrarea cu rea-credinţă este singura acţiune în anulare a mărcii care este imprescriptibilă. Imprescriptibilitatea acţiunii este necesară pentru ea titularul mărcii anterioare să îşi poată valorifica dreptul asupra mărcii în orice moment decide să înceapă activitatea comercială în teritoriul pentru care solicitantul a obţinut, cu rea-credinţă, protecţie. Acesta este şi motivul pentru care mărcile comunitare înregistrate anterior datei aderării pot fi invocate ca drepturi anterioare în cererile de anulare a mărcilor naţionale din noile state membre U.E. doar pentru motivul înregistrării acestora din urmă cu rea-credinţă.

Limitarea, prin interpretarea greşită dată de instanţa de rejudecare, a cazurilor în care se impune anularea mărcilor înregistrate ca rea-credinţă la cele în care există o activitate comercială în desfăşurare la data depunerii cererilor de înregistrare a mărcilor subsecvente, goleşte de conţinut tocmai rolul pe care motivul anulării înregistrării pentru înregistrare cu rea-credinţă îl are în sistemul de protecţie a mărcilor, asimilându-l unei anulari pentru motive relative, însă dându-i caracter imprescriptibil. O astfel de limitare nu poare fi primită ca fiind contrară atât prevederilor Legii nr. 84/1998, cât şi prevederilor Primei Directive pentru armonizarea legislaţiilor naţionale în materia mărcilor şi jurisprudenţei C.J.U.E.

Mai mult, o interpretare în sensul celor reţinute de instanţa de rejudecare presupune ca orice marcă sub care nu se desfăşoară activitate comercială în România poate fi înregistrată, ceea ce ar nega tocmai motivul pentru care există motivul de anulare prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) şi, pe de altă parte, ar indica o condiţie de protecţie a mărcii (existenţa unei utilizări comerciale), care nu doar că nu există în reglementările europene sau naţionale, dar a fost expres negată inclusiv de către O.S.I.M.

Instanţa de rejudecare aplică greşit testul stabilit de C.J.U.E. şi prin aceea că ignoră parag. 43 din hotărârea Lindt, care arată expres că „intenţia de a împiedica un terţ să comercializeze un produs poate, în anumite împrejurări, să constituie un clement al relei-credinţe a solicitantului”. Or, în prezenta cauză, prin chiar solicitarea reclamantei, titulară a mărcii înregistrate cu rea-credinţă, de interzicere a folosirii de către pârâtă a mărcii sale, este evidentă nu doar intenţia, dar şi manifestarea acesteia în sensul împiedicării unui terţ de la a comercializa servicii, intenţia frauduloasă a reclamantei rezultând astfel din încadrarea acesteia în chiar situaţia-premisă prezentată în decizia C.J.U.E.

Astfel, aprecierea instanţei de rejudecare cu privire la inexistenţa oricărei intenţii a reclamantei de a bloca activitatea comercială a pârâtei este contrazisă de chiar petitul cererii introductive, aceasta fiind manifestarea directă a dreptului dobândit cu rea-credinţă de reclamantă.

Nu ar putea fi primit în acest context nici argumentul cu privire la inexistenţa acestei intenţii la data solicitării mărcii, deoarece această intenţie nu se poate manifesta decât la intrarea pe piaţă a titularului mărcii anterioare, ce a coincis cu formularea acţiunii în contrafacere.

Astfel, dacă s-ar interpreta legea potrivit deciziei recurate, nu s-ar putea anula nicio marca înregistrată pentru rea-credinţă, deoarece la momentul solicitării înregistrării mărcii fie există un semn sau marcă anterior protejat (caz în care sunt incidente motivele relative de refuz) sau nu există activitate comercială în teritoriul respectiv (caz în care nu ar exista intenţie frauduloasă, deoarece urmare a solicitării mărcii, aceasta nu poate fi opusă nimănui, titularul mărcii anterioare neavând activitate comercială în teritoriul desemnat).

Mai mult, C.J.U.E. în Lindt oferă, în parag. 48-49 ale deciziei, o detaliere a situaţiei în care nu se poate reţine existenţa relei-credinţe la înregistrarea unui semn despre a cărui existenţă şi utilizare titularul cunoaşte: „atunci când mai mulţi producători utilizează pe piaţă semne identice sau similare pentru produse identice sau similare ce pot conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere (sau) când solicitantul are cunoştinţă, la momentul depunerii cererii de înregistrare, de faptul că un terţ, care este un actor recent pe piaţă, încearcă să profite de semnul amintit prin copierea prezentării sale, ceea ce conduce solicitantul la obţinerea înregistrării semnului pentru a împiedica utilizarea acestei prezentări. Or, în speţă, nu se regăseşte niciuna dintre aceste situaţii, pe piaţă nu există nici un alt comerciant care să utilizeze semne identice sau similare pentru produse identice sau similare ce pot conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere, iar semnul solicitat la înregistrare nu este anterior mărcilor pârâtei.

În plus, în Opinia A.G.S. în Lindt, se indică şi nivelul de probatoriu suplimentar necesar pentru susţinerea existenţei intenţiei frauduloase. Astfel, în paragraful 65 se arată că faptul cunoaşterii existenţei şi utilizării mărcii anterioare, deşi insuficientă per se pentru a stabili reaua-credinţă, „oferă deja un context în care probabil nu va fi necesară administrarea multor probe suplimentare pentru a hotărî în această problemă (existenţa intenţiei frauduloase - n.n.), în acest context, instanţa naţionala trebuie să ia în considerare scopul urmărit de [solicitant] de a împiedica terţii să utilizeze mărcile lor similare, cât şi notorietatea de care beneficiază propria sa marcă.”

Or, după cum s-a arătat, faţă de notorietatea şi renumele mărcilor pârâtei, gradul de cunoaştere al mărcilor acesteia este unul foarte mare, scopul urmărit de reclamantă, relevat chiar de petitul cererii introductive de instanţă, fiind acela de a o împiedica să-şi desfăşoare activitatea sub aceste mărci, iar notorietatea mărcii solicitantului lipseşte cu desăvârşire.

În aceste condiţii, este evident că instanţa de rejudecare a greşit când a analizat existenţa intenţiei frauduloase impunând, fără temei legal, dovedirea de către pârâtă a unei activităţi comerciale în România la data solicitării la înregistrare a mărcii a cărei anulare se cere şi ignorând faptul că, potrivit opiniei A.G. şi deciziei C.J.U.E. Lindt, evaluarea celor trei factori se face interdependent, probele administrate în vederea dovedirii cunoaşterii de către solicitant a mărcii anterioare şi în vederea demonstrării gradului foarte mare de protecţie a mărcilor pârâtei fiind suficiente pentru ca instanţa, luând în calcul şi faptul că reclamanta, prin cererea de chemare în judecată, urmăreşte tocmai blocarea utilizării mărcilor proprii de către pârâtă, să decidă că solicitantul a acţionat cu intenţie frauduloasă şi să anuleze marca acestuia.

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate şi a actelor dosarului, Înalta Curte constată următoarele:

I. În ceea ce priveşte recursul declarat de către recurenta - reclamantă SC F.A.B.A.R. SRL, se constată că nu este fondat.

Cu toate că recurenta a indicat drept temei juridic al criticilor formulate dispoziţiile art. 304 pct. 7, 8 şi 9 C. proc. civ. - fără a releva, însă, corespondenţa dintre cazurile de recurs şi fiecare motiv în parte -, se apreciază, din dezvoltarea motivelor de recurs, că acestea se încadrează exclusiv în cazul de modificare prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

Astfel, nu au fost arătate motivele contradictorii ori străine de natura pricinii în cuprinsul deciziei recurate, pentru a fi incident cazul descris de art. 304 pct. 7, şi nici nu s-a invocat o interpretare greşită a cauzei dreptului dedus judecăţii, respectiv a titlului pe care se întemeiază pretenţiile reclamantei şi din care derivă dreptul la marcă, pentru a se justifica aplicarea art. 304 pct. 8 C. proc. civ.

Cât priveşte susţinerile referitoare la obiectul cererii de chemare în judecată, pretins a fi fost greşit calificat de către instanţa de apel, acestea evocă nerespectarea principiului disponibilităţii în fixarea cadrului procesual, drept pentru care vor fi analizate din perspectiva modului de aplicare, de către instanţa de apel, a prevederilor art. 129 alin. (6) C. proc. civ., aşadar, prin prisma cazului prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., nu a celui de la pct. 6 al aceleiaşi norme, deoarece instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra cererii de chemare în judecată, ci a menţinut hotărârea primei instanţe, respingând apelul reclamantei ca nefondat.

În acest context, se reţine că instanţa de apel, analizând criticile apelantei - reclamante împotriva dispoziţiei primei instanţe de respingere a cererii în contrafacerea mărcii naţionale F.A., aparţinând reclamantei, a constatat că pârâta - reclamantă SC F.L.R.I.F.N. SA beneficiază de dreptul de a folosi mărcile comunitare înregistrate pe numele intervenientelor F. NV şi SC F. SA/N.V. şi protejate pe teritoriul României de la data aderării la U.E., motiv pentru care a apreciat că nu sunt incidente dispoziţiile art. 35 (actual art. 36) din Legea nr. 84/1998, ce reprezintă temeiul cererii în contrafacere.

Prin motivele de recurs, s-a susţinut că acest drept nu mai există în prezent, deoarece intervenientele nu mai sunt titulare ale mărcii comunitare, iar pârâta nu a făcut dovada că ar fi încheiat cu noul titular, respectiv B.N.P., P., un acord pentru folosirea în România a mărcilor comunitare.

Înalta Curte reţine că, în cursul judecării recursurilor, la termenul din 14 martie 2014, recurenta - pârâtă a înfăţişat un înscris datat 20 februarie 2014, prin care actualul titular al mărcilor comunitare F., B.N.P., SC P.F. SA/N.V., a confirmat că este succesor în drepturile fostelor titulare, F. N.V. şi SC F. SA/N.V., pe teritoriul României, decurgând din mărcile comunitare F. şi nu numai că nu intenţionează să denunţe contractul de licenţă anterior, însă oferă, la rându-i, licenţă exclusivă pârâtei pentru folosirea mărcilor F. în România, confirmând drepturile pârâtei, în calitate de licenţiat exclusiv, pentru mărcile F. în România.

Recurenta - reclamantă a susţinut că respectivul înscris nu poate fi luat în considerare, deoarece se referă la un contract de licenţă încheiat la 28 ianuarie 2009, fără număr şi dată de înregistrare.

Examinând înscrisul în discuţie, Înalta Curte constată că reprezintă o dovadă pertinentă şi concludentă a împrejurării că pârâta - reclamantă SC F.L.R.I.F.N. SA beneficiază în continuare de dreptul de utilizare a mărcilor comunitare F. în România.

Declaraţia relevată de înscris este dată de actualul titular al celor şapte mărci comunitare din familia F., enumerate în cuprinsul înscrisului. Este lipsită de importanţă, pentru analiza primului motiv de recurs, modalitatea în care a operat schimbarea titularului, respectiv prin cesiune ori prin reorganizarea societăţilor titulare, atât timp cât calitatea de titular al mărcilor este reflectată de menţiunile din registrul mărcilor comunitare, accesibil în format electronic pe website-ul O.A.P.I.A. Chiar reclamanta a depus la dosar, în extras, aceste menţiuni pentru mărcile F. şi F.T.T. (file 104 - 105 dosar recurs).

Înscrisul în discuţie materializează un act juridic confirmativ al dreptului de utilizare asupra mărcilor comunitare acordat pârâtei - reclamante de actualul titular al mărcilor, deci reflectă un acord de utilizare de sine - stătător, distinct de cel de care s-a prevalat pârâta până în această etapă procesuală. Din această perspectivă, este lipsit de relevanţă că acordul anterior nu este identificat prin număr şi dată de înregistrare şi este datat greşit, cât timp actul produce efecte juridice prin el însuşi, şi nu prin raportare la actul anterior.

În absenţa altor argumente ale recurentei - reclamante pentru inopozabilitatea actului în discuţie şi în condiţiile în care nu s-au formulat critici referitoare la acordul de utilizare anterior, urmează a se constata că pârâta - reclamantă SC F.L.R.I.F.N. SA beneficiază în prezent de dreptul de utilizare a mărcilor comunitare F. în România.

Prin motivele de recurs, reclamanta SC F.A.B.A.R. SRL a criticat şi stabilirea greşită, de către instanţa de apel, a obiectului cererii principale şi neanalizarea întrunirii cerinţelor de aplicare a dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.

Reclamanta a susţinut, în esenţă, că obiectul cererii este reprezentat de interzicerea folosirii de către pârâtă a semnului „F.”, inclusiv în denumirea societăţii, în condiţiile în care pârâta-reclamantă nu mai deţine un drept de folosire asupra mărcii comunitare F. şi, de altfel, existenţa unui asemenea drept nu împiedică admiterea cererii în contrafacere, pe temeiul art. 35 (la data formulării cererii de chemare în judecată, actualmente art. 36) din Legea nr. 84/1998, atât timp cât pârâta nu are acordul reclamantei-pârâte, ca titulară a mărcii naţionale, pentru folosirea semnului „F.”

Din dezvoltarea acestor critici, rezultă că, în fapt, doar în privinţa denumirii societăţii pârâte s-a invocat calificarea greşită a obiectului cererii, în sensul că s-a ignorat solicitarea de interzicere a folosirii semnului ca nume comercial, întrucât, în ceea ce priveşte folosirea semnului cu titlu de marcă, nu s-a contestat că instanţa de apel a reţinut pretenţiile cu acest obiect, dar nu a analizat în fond cerinţele de aplicare a dispoziţiilor art. 35.

Criticile pe acest aspect sunt nefondate.

Constatând că este învestită cu soluţionarea cererii în contrafacerea mărcii naţionale F.A. aparţinând reclamantei, întemeiată pe dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, instanţa de apel a verificat dacă norma este aplicabilă atunci când pârâtul într-o asemenea acţiune deţine un drept asupra semnului identic sau similar cu marca.

După cum s-a arătat anterior, prin probele administrate în recurs, s-a confirmat existenţa dreptului de folosinţă în patrimoniul pârâtei - reclamante.

În acest context şi faţă de motivarea deciziei recurate, criticând neanalizarea condiţiilor prevăzute de art. 35 din lege, recurenta ar fi trebuit să combată, în primul rând, argumentele instanţei privind inaplicabilitatea acestei norme în cazul în care pârâtul justifică folosinţa semnului, anume aprecierea că pârâtul aflat într-o asemenea situaţie nu a săvârşit o faptă ilicită, posibil a fi sancţionată prin admiterea cererii în contrafacere.

Or, recurenta nu a criticat argumentele regăsite în decizia atacată, privind interpretarea normei în discuţie ca implicând absenţa oricărui drept asupra semnului, fie un drept la marcă, fie un drept de folosinţă derivat dintr-un contract de licenţă, exclusivă sau neexclusivă.

Întrucât recurenta a făcut, totuşi, referire la protecţia unei mărci comunitare pe teritoriul României, iar dreptul de folosinţă al pârâtei este deţinut asupra unor mărci comunitare similare cu marca naţională înregistrată de reclamantă, urmează a se analiza susţinerile recurentei din această perspectivă.

În conformitate cu dezlegările instanţei de casare din ciclul procesual anterior, în interpretarea şi aplicarea art. 165 alin. (1) din Regulamentul mărcii comunitare nr. 207/2009 (fost art. 159a alin. (1) din Regulamentul nr. 40/1994), după data aderării României la U.E., mărcile comunitare sunt protejate şi pe teritoriul României, pentru viitor, ceea ce înseamnă coexistenţa unei mărci comunitare cu o marcă naţională înregistrată anterior aderării, identică sau similară cu marca comunitară.

Această apreciere a intrat în puterea lucrului judecat, astfel încât se impunea ca atare în cadrul rejudecării, în aplicarea art. 315 alin. (1) C. proc. civ.

Pe acest temei, nu este posibilă interzicerea utilizării unei mărci comunitare a cărei protecţie a fost extinsă pe teritoriul României după data de 1 ianuarie 2007, pe calea acţiunii în contrafacere iniţiate de titularul unei mărci naţionale identice sau similare. În eventualitatea admiterii acţiunii, marca comunitară rămâne în continuare înregistrată, nefiind anulată, dar titularul nu mai poate exercita prerogativele conferite de dreptul asupra mărcii, ceea ce nu poate fi acceptat, deoarece lipseşte de conţinut dreptul exclusiv la marcă recunoscut prin art. 9 din Regulamentul mărcii comunitare nr. 207/2009.

Dreptul conferit de o licenţă exclusivă acordată de către titularul unei mărci presupune exercitarea prerogativelor decurgând din dreptul la marcă, cu acordul titularului, inclusiv utilizarea mărcii în activitatea comercială.

Nu s-ar putea admite o acţiune în contrafacere nici împotriva titularului licenţei, atunci când licenţa vizează o marcă protejată pe teritoriul României, întrucât şi în acest caz s-ar ajunge la imposibilitatea exercitării dreptului de a utiliza marca, prin intermediul titularului licenţei.

În aceste condiţii, în mod corect, instanţa de apel a constatat că art. 35 (în prezent art. 36) din Legea nr. 84/1998 nu se aplică în situaţia în care pârâtul din acţiunea în contrafacere foloseşte, în mod legitim, o altă marcă similară cu marca reclamantului.

Această constatare nu este infirmată în vreun fel de prevederile art. 107 alin. (1) din Regulamentul mărcii comunitare nr. 40/1994, invocate prin motivele de recurs, în sensul că ar permite titularului unei mărci naţionale înregistrate într-un stat membru înainte de aderarea la U.E. să ceară interzicerea utilizării unei mărci comunitare.

Susţinerile privind ignorarea, de către instanţa de apel, a acestor prevederi nu pot fi primite, pe de o parte, pentru că se bazează pe premisa eronată a unei anteriorităţi a unei asemenea mărci naţionale faţă de marca comunitară, a cărei protecţie este extinsă în România abia din data de 1 ianuarie 2007, cu motivarea că cele două drepturi nu ar putea coexista pe teritoriul României, impunându-se interzicerea utilizării mărcii comunitare.

După cum s-a arătat deja, chestiunea protecţiei mărcilor comunitare pe teritoriul României după data aderării României la U.E. a fost tranşată prin decizia de casare pronunţată de Înalta Curte în ciclul procesual anterior, în sensul că această protecţie operează doar pentru viitor, ceea ce înseamnă că nu poate fi aplicat criteriul anteriorităţii în funcţie de data cererii de înregistrare a mărcii, cu efectul coexistenţei mărcii comunitare şi a celei naţionale similare, înregistrate anterior aderării.

În aplicarea art. 315 alin. (1) C. proc. civ., această chestiune nu poate fi reevaluată cu ocazia rejudecării, astfel încât, în mod corect, instanţa de apel s-a raportat la considerentele deciziei de casare.

Pe de altă parte, contrar susţinerilor recurentei, instanţa de apel a avut în vedere prevederile art. 107 alin. (1) din Regulamentul nr. 40/1994, care coincide în conţinut cu art. 111 alin. (1) din actualul Regulament privind marca comunitară,: „Titularul unui drept anterior cu sferă de aplicare locală poate să se opună utilizării mărcii comunitare pe teritoriul pe care acest drept este protejat în măsura în care dreptul statului membru respectiv permite acest lucru.”

În analiza incidenţei acestei norme, instanţa de apel a subliniat că interzicerea utilizării unei mărci comunitare pe teritoriul unui stat membru este posibilă doar dacă legislaţia naţională permite şi a constatat că art. 35 (actual art. 36) din Legea nr. 84/1998 nu poate fi invocat ca temei al interzicerii, fără ca recurenta să formuleze vreo critică pe acest aspect, în afară de afirmarea ignorării normei europene citate anterior.

Se constată că sunt nefondate şi susţinerile privind calificarea greşită a obiectului cererii de chemare în judecată formulate de reclamanta - pârâtă, în ceea ce priveşte interzicerea folosirii de către pârâta - reclamantă a semnului „F.” ca nume comercial.

Chestiunea obiectului cererii principale a fost tranşată prin Decizia de casare nr. 8207 din 18 noiembrie 2011 a Înaltei Curţi, prin care s-a apreciat că instanţa de judecată nu a fost învestită cu solicitarea reclamantei de a interzice pârâtei folosirea propriului său nume comercial, constatând, în acest context, că dispoziţia din decizia de apel pronunţată în ciclul procesual anterior a fost adoptată cu depăşirea limitelor învestirii instanţei.

Dat fiind că dezlegările instanţei de casare au intrat în puterea lucrului judecat, este inadmisibilă formularea de susţineri pe acest aspect în cadrul rejudecării, inclusiv în prezentul recurs, urmând a fi înlăturate ca atare susţinerile privind art. 8 din Convenţia de la Paris privind protecţia numelui comercial, existenţa unui risc de confuzie generat de numele comercial al pârâtei.

Cât priveşte reaua - credinţă a pârâtei - reclamante, aceasta nu are relevanţă în cauză, atât timp cât, pe de o parte, nu pot fi analizate susţinerile privind folosirea numelui comercial, deci nici condiţiile de aplicare a dispoziţiilor art. 38 (actual art. 39) din lege, iar, pe de altă parte, după cum s-a arătat, nu sunt incidente prevederile art. 35 (actual art. 36) din Legea nr. 84/1998, faţă de faptul că pârâta - reclamantă utilizează mărcile comunitare F., cu consimţământul titularului.

Faţă de considerentele expuse, Înalta Curte va respinge ca nefondat recursul reclamantei - pârâte, în temeiul art. 312 alin. (1) C. proc. civ.

II. În ceea ce priveşte recursul declarat de către pârâta - reclamantă SC F.L.R.I.F.N. SA, se constată că este nefondat, pentru următoarele considerente:

Motivele de recurs vizează dispoziţia instanţei de apel de menţinere a hotărârii primei instanţe sub aspectul respingerii cererii reconvenţionale, având ca obiect anularea mărcii F.A. înregistrate cu rea - credinţă în România de către reclamanta SC F.A.B.A.R. SRL, pentru servicii din clasa 36: asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri imobiliare, protejată începând din data de 27 ianuarie 2003.

Astfel cum au fost dezvoltate, criticile de nelegalitate se încadrează exclusiv în cazul de modificare prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., nu şi în cel din art. 304 pct. 6, invocat explicit, întrucât se susţine nerespectarea dispoziţiilor deciziei de casare a Înaltei Curţi privind criteriile de analiză a relei - credinţe la înregistrarea unei mărci, precum şi analiza greşită a acestora, din perspectiva jurisprudenţei C.J.U.E., la care s-a făcut referire în decizia de casare.

După cum, în mod corect s-a arătat prin motivele de recurs, prin Decizia nr. 8207 din 18 noiembrie 2011 a Înaltei Curţi, pronunţate în ciclul procesual anterior s-a arătat că, în analiza relei - credinţe la înregistrarea unei mărci, în cadrul unei solicitări de anulare întemeiate pe dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. c din Legea nr. 84/1998, sunt pertinente criteriile enumerate exemplificativ în decizia Curţii de Justiţie a U.E. din data de 11 iunie 2009, pronunţată în cauza C - 529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli A.G. (denumită în continuare „decizia Lindt”), întrucât reflectă principiile concurenţei loiale pe aceeaşi piaţă a produselor sau a serviciilor.

Printre aceste criterii, instanţa de casare a enumerat şi criteriul gradului de protecţie juridică de care beneficiază atât marca terţului ce invocă un drept anterior, cât şi semnul a cărui înregistrare se solicită a fi anulată, ca fiind important pentru reţinerea relei - credinţe, distinct de primele două condiţii, cea a cunoaşterii existenţei mărcii terţului şi cea a intenţiei frauduloase.

Înalta Curte reţine că recurenta a criticat efectuarea analizei criteriului gradului de cunoaştere a mărcilor terţului în cadrul primului criteriu, şi nu distinct de acesta, însă, pe de altă parte, prin motivele de recurs, a fost criticat tocmai procentul care reflectă nivelul de cunoaştere a semnului F., consemnat în decizia recurată, pretinzându-se că mărcile anterioare F. erau notorii pe teritoriul relevant.

În acelaşi timp, nu s-a solicitat casarea deciziei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare pentru nerespectarea deciziei de casare prin omisiunea evaluării celui de-al treilea criteriu relevant, ci modificarea deciziei, în sensul admiterii apelului pârâtei - reclamante şi al admiterii cererii reconvenţionale.

În acest context, se constată că finalitatea susţinerilor privind neanalizarea distinctă a celui de-al treilea criteriu al testului relei - credinţe rezidă în relevarea caracterului notoriu al mărcilor F. şi, din această perspectivă, reaprecierea atitudinii subiective a reclamantei la data cererii de înregistrare a mărcii F.A.

Atare finalitate este compatibilă cu atribuţiile instanţei de control judiciar doar dacă nu se urmăreşte schimbarea situaţiei de fapt reţinute de către instanţa de apel, deoarece verificarea temeiniciei deciziei recurate excede cazurilor de recurs prevăzute de art. 304 C. proc. civ. În măsura în care, însă, se porneşte de la situaţia de fapt deja stabilită, cercetarea criteriilor de apreciere a relei - credinţe se circumscrie cazului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. Acest cadru nu exclude relevarea anumitor fapte sau împrejurări deja reţinute, în contextul criteriilor de apreciere a relei - credinţe, fără a fi posibilă cenzurarea modului de apreciere a probatoriului administrat, astfel cum se va arăta prin prezentele considerente.

Se constată că, în cauză, recurenta evocă în mod corect existenţa unui al treilea criteriu, din perspectiva atât a dispoziţiilor art. 315 C. proc. civ., faţă de considerentele deciziei de casare, cât şi a relevanţei pe care întrunirea acestuia ar putea să o aibă în analiza atitudinii subiective a titularului unei cereri de înregistrare a unei mărci, în sensul că accentuează unul dintre primele două criterii în aşa fel încât nu este exclus să se ajungă la o altă concluzie asupra bunei sau a relei - credinţe. Deşi se analizează separat, criteriile enunţate trebuie coroborate pentru stabilirea bunei sau a relei - credinţe.

De altfel, acest aspect rezultă chiar din decizia de casare, în sensul că, faţă de obiectul cererii reconvenţionale şi temeiul juridic al acesteia, o largă cunoaştere a mărcilor comunitare de către publicul relevant pe teritoriul belgian în perioada 1997 - 1999 ar fi de natură să confere o protecţie mai energică şi să faciliteze determinarea cunoaşterii de către pârâtă a existenţei şi a utilizării mărcilor F. în Belgia.

Este, aşadar, corect ceea ce se susţine prin motivele de recurs, anume că notorietatea mărcilor anterioare în Belgia ar putea influenţa aprecierea asupra intenţiei urmărite de către titularul mărcii a cărei înregistrare face obiectul cererii în anulare.

Cu toate că recurenta nu a arătat în concret ce formă a fraudei (care trebuie, întotdeauna, întrunită în cazul cererii întemeiate pe dispoziţiile art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998, din moment ce sunt aplicabile principiile concurenţei loiale, astfel cum se arată în considerentele deciziei de casare) se conturează în acest caz, se poate accepta că, în funcţie de împrejurările specifice cauzei, este posibilă orice formă, respectiv eliminarea, discreditarea sau parazitarea concurenţei.

Astfel, se poate accepta că eventuala notorietate a mărcilor anterioare ar putea fi un indiciu, în anumite împrejurări (care trebuie apreciate în concret), că pârâta a urmărit, prin înregistrarea propriei mărci, să profite de renumele mărcilor anterioare şi să-şi creeze un avantaj comercial, asigurându-şi posibilitatea de a crea confuzie între marca sa şi cea a reclamantei, profitând, în acelaşi timp, că titularul mărcilor anterioare nu a intrat pe piaţa românească a serviciilor şi blocând accesul acestuia pe piaţă. O asemenea consecinţă ar fi confirmată de faptul că solicitantul mărcii nu beneficia, la rându-i, de notorietate, la data cererii de înregistrare, pentru a se prezuma că a urmărit consolidarea protecţiei prin înregistrare a semnului respectiv.

În măsura în care, însă, larga cunoaştere de către public nu este dovedită, consecinţa ce s-ar putea reţine pe baza acestei premise nu operează, raţionamentul juridic expus anterior neproducând vreun efect.

Această constatare semnifică faptul că, deşi analiza celor trei criterii enumerate expres în hotărârea Lindt a C.J.U.E. şi în decizia de casare este obligatorie, nu este exclus ca, în urma unei asemenea analize, criteriul gradului de cunoaştere să poată fi valorificat în sensul accentuării doar a unuia dintre celelalte două criterii, nu a amândurora, situaţie ce este întrunită în speţă.

Instanţa de apel, examinând faptul cunoaşterii, de către reclamanta - pârâtă, ca titular al mărcii a cărei înregistrare se solicită a fi anulată, a existenţei şi a utilizării semnului F., şi-a propus să stabilească în ce măsură cunoaşterea semnului de către public îndeplineşte cerinţa de „utilizare îndeobşte cunoscută” regăsită în decizia Lindt şi, bazându-se pe un studiu de piaţă, a stabilit procentual cât de cunoscut era semnul în Belgia la data când reprezentantul reclamantei - pârâte locuia în acea ţară.

Prin motivele de recurs, se denunţă eroarea instanţei de apel în „citirea” studiului de piaţă, întrucât ceea ce s-a identificat drept număr de persoane (pe care l-a raportat la numărul persoanelor chestionate) era, de fapt, procentul de cunoaştere în rândul persoanelor chestionate, astfel încât gradul de cunoaştere în Belgia a mărcilor F. era de 62-64% în rândul publicului general şi de 67-87% în rândul publicului specializat.

Recurenta nu a pretins că procentele reţinute de către instanţa de apel (12% din publicul larg şi 51% din publicul specializat, ambele pentru anul 1999 în Belgia) ar releva o largă cunoaştere de către publicul relevant, urmărind stabilirea notorietăţii pe baza procentelor menţionate în motivele de recurs.

Or, reţinerea procentelor ce reflectă gradul de cunoaştere, indicate de recurentă, presupune reaprecierea probatoriului, ceea ce nu intră în atribuţiile instanţei de recurs, pentru motivele deja expuse anterior.

Pe de altă parte, chiar dacă s-ar reţine procentele menţionate în motivele de recurs, tot nu s-ar putea ajunge la concluzia formulată de către recurentă pe temeiul acestor susţineri.

După cum s-a reţinut de către instanţa de apel, în mod necontestat, cererea de anulare pentru înregistrare cu rea - credinţă a mărcii naţionale F.A. a fost formulată în considerarea mărcilor comunitare F., iar prin motivele de recurs s-a susţinut notorietatea mărcilor comunitare anterioare F.

Fiind vorba despre mărci comunitare, dovada notorietăţii acestora trebuie să întrunească exigenţele presupuse de Regulamentul privind marca comunitară, astfel cum au fost stabilite în jurisprudenţa C.J.U.E. Hotărârile pronunţate de Curte în interpretarea directivei de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci sunt relevante şi pentru interpretarea regulamentului, deoarece Curtea a apreciat în mod constant că este necesară aplicarea coerentă a diferitelor norme din legislaţia Uniunii în materia mărcilor, deoarece acestea fac parte din ordinea juridică a Uniunii şi urmăresc acelaşi obiectiv, anume instituirea şi funcţionarea pieţei interne (de exemplu, hotărârea din cauza C - 320/12 Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd).

Astfel, pentru ca o marcă să fie considerată ca fiind renumită în sensul art. 5 parag. 2 din Directiva nr. 89/104/CEE (preluat ad litteram în actuala Directivă nr. 2008/95/CE şi corespunzând art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 2009/207/CE), este necesară o apreciere calitativă a cunoaşterii mărcii de către o parte semnificativă din publicul relevant, iar în analiza acestei condiţii, judecătorul trebuie să ia în considerare, în special, partea din piaţă deţinută de marcă, intensitatea, întinderea geografică şi durata utilizării, precum şi importanţa investiţiilor pentru publicitate. Nu se cere ca marca să fie cunoscută de un procent determinat din publicul relevant (de exemplu, hotărârea din cauza C- 375/97 General Motors Corporation). O marcă notorie în sensul art. 6 bis din Convenţia de la Paris presupunând un grad şi mai mare de cunoaştere de către public, din moment ce protecţia sa este asigurată chiar în absenţa înregistrării mărcii, cu atât mai mult trebuie întrunite în cazul său asemenea exigenţe probatorii.

Rezultă, aşadar, că un studiu de piaţă demonstrând procentul de public ce recunoaşte (spontan sau asistat) o anumită marcă nu este suficient prin el însuşi pentru concluzia existenţei notorietăţii, care se poate baza doar pe criteriile arătate anterior (gradul de ocupare a pieţei, întinderea utilizării, a publicităţii etc.), ce pot fi, însă, coroborate cu studiul de piaţă, atunci când titularul mărcii pretins notorii se prevalează de acesta.

Prin decizia de casare nu a fost limitată analiza notorietăţii mărcilor comunitare la rezultatele studiului de marketing, depus la dosar în faza recursului din ciclul procesual anterior, în condiţiile în care s-a inserat expres doar că trebuie avut şi acest înscris în evaluarea celei de-a treia cerinţe enumerate din testul Lindt (evident, cu referire la teritoriul Belgiei, nu al României, pentru motivele indicate în decizia de casare).

Întrucât recurenta tinde la stabilirea, de către instanţa de judecată, a notorietăţii mărcilor comunitare anterioare doar pe baza studiului de piaţă, mai mult, prin cenzurarea rezultatelor acestuia de către instanţa de recurs, se constată că analiza celui de-al treilea criteriu din testul Lindt nu conduce, în limitele indicate prin motivele de recurs, la dovada notorietăţii şi, astfel, nici la consecinţa prezumării unei intenţii frauduloase a solicitantului mărcii naţionale.

Nu în ultimul rând, nu trebuie ignorat faptul că recurenta - pârâtă s-a prevalat în cauză de dreptul de folosinţă exclusiv asupra mărcilor comunitare F., invocând reaua - credinţă a reclamantei - pârâte prin prisma anteriorităţii a două dintre aceste mărci în raport de data cererii de înregistrare a mărcii F.A. - 27 ianuarie 2003, respectiv: marca F.T.T. (dată depozit 20 august 1999, înregistrată la 28 martie 2001) şi marca F.P.B. (dată depozit 3 noiembrie 2000, înregistrată la 3 august 2005). Celelalte şase mărci comunitare au date de depozit ulterioare datei de depozit a mărcii naţionale F.A. (fiind situate între 10 iulie 2003 şi 28 aprilie 2006).

Pentru considerentele expuse cu ocazia analizării recursului reclamantei, mărcile comunitare înregistrate anterior aderării României la U.E. produc efecte depline pe teritoriul României, începând cu data de 1 ianuarie 2007, fără ca aceste efecte să fie condiţionate de anterioritatea faţă de mărcile naţionale identice sau similare. În cazul unei cereri de anulare a mărcii naţionale pentru înregistrare cu rea - credinţă, raportarea la data cererilor de înregistrare este, însă, necesară, pentru că numai dacă marca comunitară exista şi era chiar utilizată la data solicitării mărcii naţionale, s-ar putea vorbi despre rea – credinţă la acea dată, aceasta fiind, de altfel, premisa necontestată a testului relei - credinţe regăsit în decizia Lindt şi în decizia de casare din cauză.

În anul 1999, anul în care reprezentantul reclamantei - pârâte, N.A., a părăsit teritoriul Belgiei, revenind în România, doar marca F.T.T. era depusă spre înregistrare. Chiar dacă nu se poate exclude că, până la data de 27 ianuarie 2003, această marcă a fost efectiv folosită, acest fapt este lipsit de relevanţă în cauză, atât timp cât, în cadrul de judecată fixat prin decizia de casare, eventuala notorietate a mărcilor comunitare trebuia stabilită la nivelul anului 1999. Or, în condiţiile în care dobândirea notorietăţii unei mărci este intrinsec legată de utilizarea mărcii, ar fi trebuit să se probeze că marca F.T.T. era utilizată în anul 1999, ceea ce nu s-a întâmplat în cauză.

Titularul mărcilor comunitare era, la acea dată, titular al mărcii verbale F. înregistrate pe cale internaţională, cu protecţie începând din anul 1998 (file 109 şi următoarele vol. I dosar tribunal). Cu toate că, în perioada 1998 - 2003, nu exista niciun impediment pentru extinderea protecţiei acelei mărci în România, dat fiind că România era parte la Protocolul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, titularul a intenţionat ca marca internaţională să producă efecte în România abia în anul 2005, când i s-a refuzat înregistrarea de către O.S.I.M., în considerarea mărcii F.A. a reclamantei - pârâte.

Aşadar, ceea ce utiliza în anul 1999 titularul mărcilor comunitare era marca internaţională F., ce a fost vizată de studiul de piaţă depus la dosar şi care era cunoscută de către publicul specializat din Belgia într-un procent de 51% la acea dată.

Instanţa de apel a reţinut, de altfel, că, la momentul analizat, al locuirii lui N.A. în Belgia, era vorba despre semnul F., şi nu despre o marcă comunitară F., dat fiind că data de depozit a primei mărci comunitare înregistrate a fost 20 august 2009.

Or, dacă pentru evaluarea primului criteriu din testul relei - credinţe ar fi dificil de ignorat că semnul F. era, totuşi, folosit şi era cunoscut de publicul specializat din Belgia, indiferent de titlul de înregistrare, deoarece interesa dacă putea fi cunoscut şi de către reprezentantul reclamantei - pârâte (acest aspect neputând fi, oricum, reapreciat în cadrul recursului pârâtei), analiza celorlalte două criterii trebuie să se raporteze la dreptul subiectiv invocat de către titularul cererii în anulare, respectiv la mărcile comunitare asupra cărora poartă dreptul pretins.

În caz contrar, s-ar ajunge la nerespectarea deciziei de casare, care a avut în vedere evaluarea celei de-a treia cerinţe din testul Lindt cu privire la mărcile comunitare din speţă şi, de asemenea, a intenţiei frauduloase în raport de împrejurarea dacă intenţia reclamantei, la momentul cererii de înregistrare a mărcii sale, a fost aceea de a împiedica intrarea mărcilor intervenientelor pe piaţa românească, mărci pentru care pârâta deţine un acord de utilizare.

Pe de altă parte, s-ar ajunge la depăşirea limitelor cererii reconvenţionale având ca obiect anularea mărcii reclamantei pentru rea - credinţă, sub aspectul cauzei juridice, cererea fiind formulată, după cum s-a arătat, în considerarea mărcilor comunitare pentru care pârâta - reclamantă are un drept de folosinţă, consecinţă ce nu poate fi acceptată, cât timp cauza juridică este un element esenţial al oricărei cererii de chemare în judecată.

Pârâta - reclamantă a invocat exclusiv dreptul de utilizare deţinut asupra mărcilor comunitare, nu şi asupra mărcii internaţionale, situaţie în care nu s-ar putea recunoaşte, în mod indirect, o protecţie extinsă dreptului subiectiv existent în patrimoniul pârâtei, prin evaluarea celor două criterii din testul relei - credinţe în raport de o marcă cu care partea nu a dovedit vreo legătură.

În consecinţă, faţă de nedovedirea notorietăţii mărcilor anterioare F., analiza celui de-al treilea criteriu nu conduce la o modificare a abordării intenţiei frauduloase prin prisma acesteia, astfel cum a preconizat recurenta, iar cât priveşte gradul de protecţie juridică de care beneficia, eventual, semnul pe care reclamanta l-a înregistrat ca marcă, la data cererii de înregistrare, recurenta nu i-a dat vreo semnificaţie în afara contextului notorietăţii mărcilor comunitare, motiv pentru care nu se poate considera că ar putea modifica în mod hotărâtor aprecierea atitudinii subiective.

În ceea ce priveşte criteriul intenţiei frauduloase, este de observat că unul dintre argumentele pentru care instanţa de apel a considerat că o asemenea intenţie a solicitantului mărcii naţionale nu a fost probată a fost acela că în anul 2003 mărcile comunitare invocate de pârâtă şi de către interveniente nu beneficiau de protecţie pe teritoriul României, iar perspectiva extinderii acestei protecţii odată cu aderarea României la U.E. nu reprezenta o împrejurare previzibilă pentru solicitantul mărcii, în termenii unei conduite ilicite şi premeditate.

Acest argument, cu strictă referire la mărcile comunitare invocate, nu a fost combătut prin motivele de recurs, astfel încât este suficient pentru menţinerea concluziei inexistenţei relei - credinţe, fără a fi necesară cercetarea motivelor de recurs referitoare la legătura dintre intenţia frauduloasă şi folosirea mărcilor anterioare în România. Această concluzie se impune cu atât mai mult cu cât, criticând argumentul instanţei de apel privind absenţa intenţiei titularilor mărcilor F. de extindere a activităţii comerciale în România până în anul 2003, recurenta face referire la marca internaţională deţinută de către interveniente, nu la mărcile comunitare asupra cărora recurenta are un drept de utilizare, ceea ce determină ca susţinerile cu acest obiect să nu fie primite, faţă de cadrul procesual fixat în cauză chiar prin cererea reconvenţională, după cum s-a arătat anterior.

Faţă de toate considerentele expuse, Înalta Curte va respinge recursul pârâtei - reclamante SC F.L.R.I.F.N. SA ca nefondat, în aplicarea art. 312 alin. (1) C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondate recursurile declarate de reclamanta SC F.A.B.A.R. SRL şi de pârâta SC F.L.R.I.F.N. SA împotriva Deciziei nr. 103/A din 28 iunie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 17 octombrie 2014.