Acțiune în anulare pentru reaua-credință la înregistrarea mărcii. Criterii de analiză. Condiții cumulative. Nedovedirea intenției frauduloase.
Cuprins pe materii : Dreptul proprietății intelectuale. Marcă.
Index alfabetic : rea-credință
-condiții cumulative
Legea nr. 84/1998, art. 47 alin. (1) lit. c)
Existenţa relei-credințe, condiţie legală pentru anularea unei mărci înregistrate, este subordonată unor condiţii cumulative legale ce reies din jurisprudența Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, relativ la interpretarea dispoziţiilor legale în materie: cunoaşterea "faptului relevant" (adică a existenței şi folosirii unei mărci anterioare) - elementul obiectiv; intenţia frauduloasă - elementul subiectiv. Niciuna dintre aceste condiţii nu se substituie celeilalte, iar dacă s-a apreciat că există elementul obiectiv, instanţa de judecată trebuie să analizeze cu aceeaşi rigoare şi existenţa elementului subiectiv (dacă s-a constatat că există elementul obiectiv, elementul subiectiv nu se prezumă).
Astfel, în condițiile în care reclamanta - deși sarcina probei îi revenea - nu a administrat dovezi suficiente cu privire la faptul că pârâtul a înregistrat semnul în scopul de a o împiedica să utilizeze marca, sau că l-ar fi înregistrat fără a intenţiona să-l folosească (dimpotrivă, din dovezile prezentate de pârât rezultând că acesta foloseşte semnul pentru clasele de produse şi servicii pentru care acesta a fost înregistrat), în mod corect instanța a reținut că nu a fost dovedită existența elementului subiectiv, fiind justificată respingerea cererii de anulare a mărcii pentru rea-credinţă.
Secția I civilă, decizia nr. 652 din 22 martie 2016
Prin decizia civilă nr. 449/A din 11.11.2014 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de reclamanta S.C. A. S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 8 din 08.01.2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a III-a civilă în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi S.C. B. S.R.L.
Pentru a dispune în acest sens, instanţa de apel a avut în vedere următoarele motive :
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti la data de 14.02.2013, reclamanta SC A. SRL a chemat în judecată pe pârâţii SC B. SRL şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, solicitând să se dispună anularea certificatului OSIM de înregistrare a mărcii individuale figurative - depozit naţional reglementar nr.2011/005956 din 19.08.2011 – titular S.C. B. SRL nr.117361, pentru toate produsele si serviciile din clasele 28 şi 35 pentru care a fost acordat, publicarea hotărârii de către OSIM în BOPI – Secţiunea Mărci şi radierea mărcii din Registrul naţional al mărcilor.
Prin sentinţa civilă nr.8 din 08.01.2014, Tribunalul Bucureşti, Secţia a III-a civilă a respins ca neîntemeiată cererea reclamantei.
Tribunalul a constatat că pârâta SC B. desfăşoară acelaşi fel de activitate ca şi reclamanta şi a probat cu înscrisurile depuse la dosar că s-a înfiinţat în anul 2005, având iniţial ca obiect principal de activitate "fabricarea calculatoarelor şi a altor echipamente", pentru jocurile electronice, începând concomitent procedurile de autorizare a exploatării jocurilor de noroc, obţinând astfel primele licenţe de funcţionare pentru jocuri electronice în noiembrie 2005. Pârâta a făcut dovada că a încheiat contractul de cesiune a drepturilor de autor nr. x din 19.02.2007 cu SC C., având ca obiect realizarea şi cedarea drepturilor patrimoniale pentru desenul ”JOKER”, prezentat în anexa contractului, solicitat de cesionar cu nota de comandă din 30.08.2006. Pârâta a depus apoi cerere de înregistrare marcă la OSIM în 2011, desfăşurând din 2007 doar producţia de jocuri de noroc, construind sute de maşini electronice de câştiguri, din care o parte a fost valorificată iar altă parte a fost preluată în exploatare proprie, crescând anual cifra de afaceri.
S-a menţionat în hotărârea pronunţată că pârâta utilizează marca figurativă reprezentând un joker în condiţiile legii, fiind de bună-credinţă la momentul înregistrării semnului respectiv ca marcă figurativă la OSIM, 19.08.2011, pentru clasele 28, 35, 41 şi 43, reclamanta nefăcând dovada că înregistrarea efectuată de pârâtă s-a făcut cu intenţia de a vătăma interesele vreunui terţ, având în vedere că buna-credinţă se prezumă, iar cel ce invoca reaua-credinţă trebuie să o dovedească. De asemenea, după publicarea mărcii în BOPI nr. 5/2012 nu s-a înregistrat la OSIM nicio contestaţie
împotriva deciziei OSIM de înregistrare a mărcii M2011 05956.
Tribunalul a reţinut susţinerile pârâtei privind cele statuate de CJUE, în sensul că împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoştinţă de faptul că un terţ utilizează de multă vreme, cel puţin într-un stat membru, un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar, ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere, nu este suficientă în sine pentru a stabili existența relei-credinţe a solicitantului, reţinând astfel că, în speţă, nu s-a probat existenţa relei credinţe la înregistrarea mărcii de către pârâtă, nefiind dovedită intenţia de a împiedica un terţ să comercializeze propriile produse şi marca nemaifiind aptă de a-şi îndeplini funcţiile esenţiale.
Pârâta îşi desfăşoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc, având înregistrate la OSIM peste 20 de mărci, neatacate de terţi. Activitatea comercială desfăşurată de pârâtă în domeniul jocurilor de noroc de mai bine de 7 ani este una serioasă şi s-a întemeiat pe intenţia sinceră de a se crea o imagine proprie, iar reclamanta nu a dovedit că deţine vreun drept asupra imaginii joker-ului în discuţie, prin probele administrate în cauză. În plus, elementul figurativ ”JOKER” al reclamantei nu se bucură de notorietate pe teritoriul României, pentru activităţile pentru care a fost înregistrată şi pentru segmentul de public căreia aceasta îi este adresată, neexistând nicio dovadă în acest sens.
În consecinţă, tribunalul a înlăturat susţinerile reclamantei cu privire la anularea mărcii figurative a pârâtei şi, reţinând că nu sunt aplicabile dispoziţiile art.47 lit. c) din Legea nr.84/1998 rep., privind mărcile şi indicaţiile geografice, a respins ca neîntemeiată acţiunea reclamantei.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta.
Prin decizia nr.449 din 11.11.2014 a Curții de Apel București, Secția a IV-a civilă, calea de atac a fost respinsă, ca nefondată, pentru considerentele ce urmează:
S-a reţinut că din expunerea nestructurată cuprinsă în cererea de apel se desprind două chestiuni principale pe care se fundamentează critica apelantei reclamante: omisiunea primei instanţe de a analiza modificarea cererii de chemare în judecată depusă la dosar de reclamantă la data de 27.11.2013 şi respectiv greşita soluţionare a cererii de anulare a mărcii pârâtei pentru rea-credinţă, context în care s-a invocat şi existenţa notorietăţii mărcii reclamantei.
Cu privire la prima chestiune, Curtea a observat următoarele:
Prin cererea introductivă, reclamanta a solicitat anularea mărcii înregistrate în beneficiul pârâtei B. SRL, nr.117361, depozit 19.08.2011, figurativă, pentru clasele 28, 35, 41 şi 43 din clasificarea de la Nisa, având reprezentat un joker stilizat, culori revendicate crem, roşu, galben, maro, negru, pentru motivul înregistrării cu rea-credinţă, prevăzut de art.47 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.
În justificarea în fapt a acestei solicitări, reclamanta a susţinut folosirea semnului identic cu cel reprezentat în cadrul mărcii a cărei anulare se cere pentru aceleaşi produse şi servicii de la un moment anterior depozitului pârâtei, respectiv din anul 2004, considerând că semnul în discuţie este notoriu.
Nicio menţiune nu s-a făcut în cuprinsul cererii de chemare în judecată despre existenţa unei mărci înregistrate în beneficiul reclamantei, iar singurul temei de anulare a mărcii invocat a fost cel amintit mai sus, art.47 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.
În cauză, la termenul din 05.06.2013 s-au discutat şi încuviinţat probatoriile, pricina fiind amânată pentru administrarea acestora la data de 2.10.2013, când s-a dispus din nou amânarea pentru comunicarea către reclamantă a interogatoriului formulat de pârâtă, în vederea formulării răspunsului.
La data de 27.11.2013, în ziua termenului de judecată ce a succedat, la dosar a fost depusă o cerere, prin care reclamanta arătă: „în suplimentarea probei cu acte, solicităm următoarele înscrisuri, necesitatea prezentării lor a rezultat din dezbateri şi dorim să dovedim reaua-credinţă prin orice mijloc de probă”.
În motivarea acestei cereri s-a arătat de către reclamantă că deţine marca înregistrată anterioară cu număr de depozit M 2008 07969/11.09.2008 ”JOLLY GAMES” şi că a avut o cerere de marcă ”SMART GAMES”, combinată, număr de depozit 07966/11.09.2008, care a fost refuzată la înregistrare.
A argumentat reclamanta că pârâta a avut cunoştinţă despre aceste două mărci, deoarece atât cererile de înregistrare, cât şi mărcile înregistrate sunt publicate în BOPI, considerând utile soluţionării cauzei documentele aflate în dosarele OSIM legate de aceste mărci pentru a dovedi reaua-credinţă a pârâtei.
Totodată, în argumentarea acestei cereri s-a făcut o prezentare comparativă a elementelor figurative cuprinse în marca pârâtei, în marca reclamantei şi în marca solicitată de reclamantă şi
refuzată la înregistrare.
La termenul din 27.11.2013, reclamanta a cerut amânarea cauzei pentru imposibilitatea de prezentare a apărătorului său, cerere încuviinţată de instanţă, iar la termenul de judecată următor, din 8.01.2014, aceasta a depus la dosar o cerere identică cu cea mai sus descrisă, trimisă instanţei la data de 27.11.2013, care cuprindea însă reprezentarea color a mărcilor despre care s-a arătat mai sus.
Nici în cererea din data de 27.11.2013 şi nici în cea depusă la 08.01.2014 nu s-a solicitat anularea mărcii pentru alt motiv decât cel indicat iniţial [art.47 alin.(10 lit. c) din legea mărcilor], respectiv pentru motivul prevăzut de art.47 alin.(10 lit. b) cu trimitere la motivele de refuz relative cuprinse în art.6.
Prin urmare, instanţa de apel a constatat că în mod greşit a susţinut reclamanta-apelantă că instanţa nu s-a pronunţat cu privire la această prezumtivă modificare a cererii de chemare în judecată în sensul extinderii învestirii instanţei la examinarea şi a altui motiv de anulare, respectiv la existenţa unui drept anterior al reclamantei.
Dimpotrivă, cele două cereri (cu conţinut identic) mai sus amintite cuprind referiri la existenţa acestor mărci (una înregistrată şi una refuzată la înregistrare), aspect de fapt cărora reclamanta i-a acordat o altă valenţă, considerând (potrivit argumentelor acolo expuse) că el dovedeşte reaua-credinţă a pârâtei prin proba faptului cunoaşterii de către aceasta din urmă a existenţei şi folosirii semnului în litigiu.
Or, potrivit art.82 C.proc.civ., „orice cerere adresată instanţelor judecătoreşti trebuie să fie făcută în scris (….)”, iar cerinţa formulării în scris a unei cereri de modificare a acţiunii rezultă indirect şi din prevederile art.132 alin.(1) teza a doua C.proc.civ., care impun „comunicarea cererii modificate pârâtului”.
În acelaşi context, Curtea a reţinut că în şedinţa publică din 8.01.2014, când au avut loc dezbaterile asupra fondului cauzei, reclamanta a arătat verbal în faţa instanţei că „solicită anularea şi pentru neîndeplinirea condiţiilor legale la înregistrare, pentru că la termenul anterior a depus la dosar dovezi din care rezultă că reclamanta a depus anterior marca la înregistrare, în 2008”.
Deşi reclamanta a beneficiat de asistenţă juridică specializată, nu au fost indicate prevederile art.47 alin.(1) lit. b) sau ale art.6 din Legea nr. 84/1998, dar Curtea a menţionat că o atare calificare a cererii putea fi realizată şi de instanţă, în cazul în care aceasta se considera învestită cu modificarea susţinută de reclamantă.
Replica pârâtei la această susţinere a reclamantei a fost, astfel cum este consemnată în încheierea de şedinţă: „Pârâta SC B. SRL, prin avocat, consideră că aceste aspecte nu au legătură cu cauza.”
Chiar şi dacă instanţa de apel ar primi teza potrivit căreia o modificare a acţiunii (constând în extinderea temeiului de drept al cererii la alte motive de anulare a mărcii atacate) poate fi formulată verbal, Curtea a reţinut că o atare modificare putea fi realizată numai până la prima zi de înfăţişare, conform art.132 alin.(1) C.proc.civ., iar ulterior numai cu acordul pârâtei, norma cuprinsă în textul amintit având caracter dispozitiv.
S-a constatat că în cauză momentul primei zile de înfăţişare se epuizase cu mult timp înainte (după cum rezultă din expunerea ce a precedat), iar atitudinea pârâtei faţă de prezumtiva modificare a cererii înaintea închiderii dezbaterilor în faţa primei instanţe nu a exprimat acordul acesteia la modificarea acţiunii, ci dimpotrivă, dezacordul, deoarece prin afirmaţia sa pârâta a arătat că nu consideră că existenţa semnului anterior înregistrat face obiectul cauzei pendinte.
În consecinţă, Curtea a considerat că, pe de-o parte reclamanta a formulat doar verbal o cerere modificare a acţiunii sale, ulterior primei zile de înfăţişare, iar în lipsa acordului pârâtei pentru o atare modificare, prima instanţă nu a fost legal învestită cu o solicitare de anulare a mărcii pârâtei pentru motivul existenţei unui drept anterior, ci doar pentru motivul relei-credinţe.
De aceea, Curtea a apreciat că nu pot fi primite argumentele apelantei reclamante cu privire la cererea sa de anulare ce ar fi fost întemeiată pe existenţa dreptului anterior.
În ceea ce priveşte cererea de anulare pentru rea-credinţă a mărcii pârâtei, Curtea a considerat că aceasta a fost în mod corect soluţionată de prima instanţă, pentru considerentele ce succed şi care completează în mod corespunzător argumentele expuse de tribunal, considerate insuficiente de instanţa de apel.
Astfel, reclamanta a pretins folosirea semnului grafic protejat în cadrul mărcii a cărei anulare
se cere, nr.117361, anterior datei de depozit a acestei mărci, 19.08.2011.
Contrar celor reţinute de tribunal, acest aspect a rezultat din probele administrate.
Astfel, sunt adevărate susţinerile instanţei în sensul că planşele foto şi cataloagele depuse la dosarul primei instanţe sunt nedatate (imprimarea pe fotografii a unei date neprezentând garanţii de certitudine, deoarece un aparat foto poate fi programat în acest sens, iar localizarea imaginilor nu este posibilă), la fel cum sunt nedatate şi capturile de ecran de pe site-ul reclamantei şi de pe alte site-uri web, iar extrasele din revistele de specialitate sunt contemporane sau ulterioare datei de depozit (2011-2013).
Nici un înscris nu a fost depus în sensul afirmaţiilor din cererea de apel în sensul că reclamanta a comercializat cabinete metalice pe tot cuprinsul ţării ori că a participat cu aceste produse la târguri şi expoziţii în anul 2007 sau că face parte din Asociaţia X.
În schimb, în dosarul de fond a fost depusă anexa 2 la certificatul de aprobare de tip nr.0462/09 pentru cabinet de metal cu un monitor, semnată şi ştampilată de reprezentantul Biroului Român de Metrologie Legală, document care cuprinde reprezentarea grafică a aparatelor de joc despre care face vorbire reclamanta, pe care este imprimat şi semnul grafic joker, identic cu cel înregistrat în beneficiul pârâtei.
Or, cum rezultă din numărul certificatului amintit, acesta datează din anul 2009, deci anterior datei de depozit a mărcii pârâtei.
În plus şi mai important decât acest aspect, din existenţa certificatului de înregistrare a mărcii nr.097345, rezultă că reclamanta a depus spre înregistrare la data de 11.09.2008 semnul în discuţie (inclus în marca combinată ”JOLLY GAMES” cu element figurativ), ceea ce dă naştere unei prezumţii simple că a folosit acest semn în activitatea sa cel puţin de la acel moment.
În faza apelului apelanta-reclamantă a depus la dosar capturi de ecran certificate notarial din care rezultă că în arhivele paginii web se găseau la datele de 10.02.2005 şi respectiv 26.11.2004 produsele reclamantei purtând semnul jokerului litigios.
S-a reţinut că nu pot fi însă primite ca probe declaraţiile autentificate ale unor persoane care au declarat în faţa notarului public că au cunoscut activitatea societăţii reclamante încă din anul 2004 şi că aceasta folosea semnul joker, faţă de principiul nemijlocirii specific probaţiunii în procesul civil şi observând că apelanta a renunţat la administrarea probei testimoniale care fusese încuviinţată de instanţa de apel.
Faţă de cele arătate, Curtea a constatat însă că existenţa folosirii semnului de către reclamantă la un moment anterior depozitului mărcii pârâtei a fost dovedită.
S-a considerat că acest semn este, cum rezultă din fotografiile color depuse la dosar de reclamantă şi de pârâtă, identic cu cel înregistrat şi respectiv folosit de aceasta din urmă, reclamanta folosind semnul parţial pentru aceleaşi produse şi servicii ca cele pentru care pârâta a obţinut înregistrarea (clasele 28, 35, 41 şi 43), şi anume pentru jocuri de noroc şi aparate de joc electronice.
În ceea ce priveşte cunoaşterea de către pârâtă a folosirii semnului de către reclamantă, Curtea a reţinut că, astfel cum a arătat reclamanta în cererea depusă la dosar la 27.11.2013, din înregistrarea anterioară a mărcii sale rezultă o prezumţie simplă de cunoaştere de către public a existenţei semnului (faţă de operaţiunea publicării în BOPI a cererii de înregistrare a mărcii şi apoi chiar a înregistrării), cu atât mai mult de către pârâtă, un operator economic pe aceeaşi piaţă a aparatelor pentru jocuri de noroc.
În schimb, evaluând în raport cu probele administrate cea de-a doua condiţie necesară pentru constatarea existenţei relei-credinţe la înregistrarea unei mărci, astfel cum rezultă ea din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (Hotărârea Curții din 11 iunie 2009 în cauza C‑529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG împotriva Franz Hauswirth GmbH), şi anume intenția solicitantului de a‑l împiedica pe terțul ce foloseşte semnul să utilizeze un astfel de semn în continuare, Curtea a constatat că o atare situaţie nu a rezultat în cauză. A reţinut Curtea în hotărârea citată, par.42-44, că „pentru a aprecia existența relei‑credințe, trebuie să se ia în considerare și intenția solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare. Este important în această privință să se menționeze că (…) intenția solicitantului la momentul pertinent este un element subiectiv care trebuie stabilit prin trimitere la circumstanțele obiective ale speței. Astfel, intenția de a împiedica un terț să comercializeze un produs poate, în anumite împrejurări, să constituie un element al relei‑credințe a solicitantului. Acesta lucru este valabil în special atunci când, ulterior, se adeverește că solicitantul a înregistrat un semn ca marcă comunitară fără intenția de a‑l utiliza, cu unicul scop
de a împiedica intrarea pe piață a unui terț.”
S-a considerat că în cauză nu s-a dovedit că intimata-pârâtă a înregistrat marca în scopul de a împiedica reclamanta să utilizeze marca şi nici că a înregistrat semnul fără a intenţiona să-l folosească, din dovezile administrare de pârâtă, rezultând cu prisosinţă că şi pârâta foloseşte semnul pentru clasele de produse şi servicii pentru care acesta a fost înregistrat.
Nicio altă împrejurare de fapt din cauză nu sprijină o atare afirmaţie, a intenţiei frauduloase a pârâtei, astfel încât Curtea a apreciat că ea nu a fost dovedită.
În strânsă legătură cu prezumtiva intenţie frauduloasă a solicitantului, Curtea a reţinut că instanţa europeană a statuat că „faptul că un terț utilizează de multă vreme un semn pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu marca solicitată, iar acest semn beneficiază de un anumit nivel de protecție juridică este un factor pertinent pentru a aprecia existența relei‑credințe a solicitantului.”
Cu privire la pretinsa notorietate a semnului invocată de reclamantă, Curtea a constatat, în acord cu statuarea primei instanţe, că exigenţele probatorii cuprinse în art.3 lit.d) şi respectiv în Regula 19 din Regulamentul aprobat prin HG nr.1134/2010 nu au fost întrunite în speţă.
Astfel, din probele administrate de reclamantă nu a rezultat întinderea folosirii semnului sau gradul de cunoaştere de către public a semnului, nefiind probate nici demersurile de promovare a acestuia, volumul de vânzări a produselor ce au purtat semnul sau alte elemente care puteau proba notorietatea.
Prin urmare, s-a apreciat că această susţinere este nefondată şi, mai mult decât atât, reclamanta nu a administrat probe pertinente pentru ca instanţa să poată reţine cel puţin un grad ridicat de cunoaştere a acestuia de către public, astfel încât nici criteriul acesta nu poate fi folosit în cauza pendinte pentru argumentarea unei intenţii frauduloase a solicitantului, intimata-pârâtă.
În schimb, cum a reţinut şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în par.48 al hotărârii, „(…) nu este exclus totuși ca în astfel de împrejurări și, în special, atunci când mai mulți producători utilizează pe piață semne identice sau similare pentru produse identice sau similare ce pot conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere, solicitantul să urmărească un obiectiv legitim prin înregistrarea acestui semn”.
De aceea, Curtea a constatat că, deşi a afirmat reaua-credinţă a pârâtei, iar sarcina probei îi revenea, apelanta-reclamantă nu a administrat dovezi suficiente în acest sens, astfel încât cererea sa de anulare a mărcii pentru rea-credinţă a fost în mod corect respinsă de prima instanţă.
Cu privire la chestiunea modului de dobândire de către pârâtă a semnului, prin contractul de cesiune depus la dosar, Curtea a considerat că, în contextul aspectelor care se impun a fi analizate în cadrul acţiunii de faţă, existenţa şi valabilitatea acestei convenţii sunt într-o anumită măsură relevante, în cadrul demersului de aplicare a raţionamentelor cuprinde în Hotărârea CJUE din cauza C-529/07, deoarece pot contura legitimitatea înregistrării semnului de către pârâtă, în sensul contrar celor afirmate de reclamantă (respectiv că semnul a fost înregistrat în scopul prejudicierii sale).
Este adevărat că acest contract, datat 19.02.2007, nu poartă dată certă şi nu poate fi opus reclamantei, iar actul adiţional, însoţit de factura fiscală datată 5.08.2011, plasează actul în timp cel mai târziu la un moment anterior depunerii cererii de înregistrare a mărcii de către pârâtă, 19.08.2011.
Cu toate acestea, faţă de ansamblul probatoriu mai sus descris, înlăturarea înscrisului din rândul dovezilor pertinente nu schimbă concluzia arătată.
În cadrul argumentării cuprinsă în cererea de apel, reclamanta a reproşat primei instanţe refuzul de a solicita de la OSIM dosarul administrativ al mărcii a cărei anulare se cere şi respectiv dosarele mărcilor sale, considerând că acestea conţineau documente relevante.
Or, Curtea a reţinut că, în coordonatele cererii de anulare a mărcii pentru rea-credinţă nu s-a învederat ce documente concrete puteau să existe în dosarul administrativ deţinut de OSIM pentru marca atacată şi care ar fi fost relevante pentru acţiunea pendinte. În plus, la dosar a fost depusă copia acestui dosar de către reprezentantul Oficiului, la termenul din 05.06.2013, astfel încât susţinerea reclamantei este lipsită de suport faptic.
În privinţa dosarelor mărcilor reclamantei, presupunând că acestea ar fi conţinut înscrisuri care să dovedească reaua-credinţă a pârâtei (ce nu au fost indicate), nimic nu o împiedica pe apelantă să procure copii ale acestor documente de la autoritatea deţinătoare şi să le prezinte instanţei (inclusiv în apel), fiind vorba de propriile mărci, astfel încât nici această critică nu poate fi reţinută.
Împotriva deciziei pronunţate în apel a formulat cerere de recurs reclamanta, criticând-o pentru
următoarele motive, în susţinerea cărora a invocat dispoziţiile art. 304 pct. 7-9 C.proc.civ. :
În mod greşit a considerat instanţa de apel că reclamanta nu a învestit instanţa şi cu examinarea altui motiv de anulare, decât reaua-credinţă, anume existenţa unui drept anterior al reclamantei.
Cele arătate de instanţa de apel, în sensul că modificarea cererii de chemare în judecată s-ar fi putut face până la prima zi de înfăţişare, iar ulterior doar cu acordul pârâtei, nu sunt aplicabile în speţă, întrucât această împrejurare nu a fost pusă în discuţia părţilor şi se regăseşte doar în motivarea hotărârii. Se menţionează că „prezumţia că pârâta nu şi-ar fi exprimat acordul, ci mai degrabă dezacordul, care ar consta în replica prin care dovezile noastre nu ar avea legătură cu cauza, nu ţin loc de punere în discuţie a modificării acţiunii”.
Dovezile cu dată certă şi declaraţiile notariale depuse la dosar probează reaua-credinţă a pârâtei, astfel că nu se justifică faptul că instanţa de apel a apreciat că nu este dovedită intenţia solicitantului de la momentul depunerii cererii de înregistrare de a-l împiedica pe terţul ce foloseşte semnul să utilizeze un astfel de semn în continuare. A fost probată reaua-credinţă a pârâtei, deoarece nu poate fi trecută cu vederea publicarea în BOPI a mărcii înregistrate a reclamantei în anul 2008. Pârâta nu poate invoca necunoaşterea acesteia, mai ales că este o atentă observatoare a înregistrărilor efectuate de către concurenţi la OSIM, acţionând în permanenţă în sensul înlăturării reclamantei de pe piaţă, făcând în continuare concurenţă neloială, prin opoziţii şi contestaţii împotriva oricărei cereri de înregistrare a unei mărci făcute de reclamantă.
Nu au fost luate în considerare de instanţa de apel capturile de pe ecran al site-ului reclamantei, a căror dată certă este dovedită prin înscris notarial, certificatul de tip pentru cabinet din metal, emis de Biroul Român de Metrologie Legală, document din anul 2009 care cuprinde reprezentarea grafică a aparatelor de joc pe care este imprimat semnul grafic joker, document care este anterior înregistrării mărcii pârâtei, cu toate că instanţa a observat anterioritatea mărcii reclamantei, înregistrate în anul 2008, şi nici declaraţiile notariale date de concurenţi loiali şi corecţi din piaţa jocurilor de noroc, din care rezultă răspândirea semnului în teritoriu şi cunoaşterea sa de către publicul consumator de jocuri de noroc.
Instanţa de apel nu a avut în vedere declaraţiile notariale depuse de reclamantă pentru a dovedi reaua-credinţă a pârâtei, ce se poate dovedi cu orice mijloc de probă. Fiind încuviinţaţi doar doi martori, aceştia nu puteau oferi informaţii din mai multe zone ale ţării, aşa cum se impunea, astfel că au fost depuse declaraţii notariale.
S-a reţinut în apel, ca prezumţie, faptul cunoaşterii de către pârâtă a existenţei mărcii reclamantei, aspect ce nu a fost valorizat corespunzător atunci când s-a apreciat asupra relei-credinţe a pârâtei.
Este total gratuită şi fără acoperire constatarea instanţei că reclamanta nu s-ar fi opus utilizării semnului de către pârâtă. Reclamanta nu a avut cunoştinţă de folosirea semnului de către pârâtă, a aflat doar în momentul în care a fost notificată de aceasta să nu-l mai folosească, iar atunci a contactat un avocat şi a demarat prezenta acţiune.
În dovedirea faptului că pârâta a acţionat cu intenţia de a o împiedica pe reclamantă să utilizeze semnul este şi notificarea reclamantei de către pârâtă.
Contrar celor reţinute de instanţa de apel, nu era în sarcina reclamantei să prezinte dovezi de folosire a mărcii pentru produse sau servicii identice. Folosirea ulterioară a semnului nu interesează, atâta timp cât obiectul acţiunii este anularea unei mărci înregistrate în anul 2011.
Notorietatea semnului a fost probată cu declaraţiile notariale. Totodată, aşa cum se reţine şi în decizia CJUE la care se face referire în considerentele deciziei pronunţate în apel, utilizarea unor semne identice conduce la confuzie în mintea consumatorilor.
Referitor la contractul de cesiune, în mod corect instanţa de apel a reţinut că acest contract nu are dată certă şi nu poate fi opus reclamantei. Ceea ce se critică este faptul că instanţa de apel nu a considerat acest contract o probă pertinentă în dovedirea relei-credinţe a pârâtei, care a apelat la constituirea unei probe pro causa.
Instanţa de apel nu a avut în vedere că reclamanta a făcut dovada faptului că semnul ”Joker” a fost plasat după anul 2004 pe site-urile acesteia de promovare, deci a fost accesibil şi a fost accesat de către cei interesaţi de pe întreg teritoriul României, căci el s-a aflat în permanenţă pe toate site-urile pe care le-a avut sau le are. Recurenta arată că a făcut dovada faptului că a folosit semnul "Joker" (în forma înregistrată cu rea-credinţă de către pârâtă) şi l-a publicat cu datele acesteia de identificare, în revista de specialitate a celor care fac parte din această activitate şi pe site-ul aferent, iar pârâta, fiind
în domeniu, a cunoscut această situaţie.
Consideră că a probat faptul că între 2008-2010 cabinetele sale metalice, pe care era plasat semnul distinctiv "Joker", au fost comercializate pe tot cuprinsul ţării, iar până atunci, aplicarea semnului s-a făcut din 2004 pe cabinet de tip lemn.
A mai dovedit faptul că a fost prezentă cu produse pe care era aplicat semnul ”Jocker” la mai multe expoziţii, de exemplu în septembrie 2007, deci înainte de a fi înregistrată marca a cărei anulare o solicită, pârâta, fiind în acelaşi domeniu de activitate, cunoştea această stare de fapt.
Totodată, se arată că recurenta-reclamantă a făcut dovada faptului că face parte din Asociaţia X., pe al cărui site este publicată dintotdeauna cu semnul ”Jocker” şi cu datele acesteia de identificare, iar pârâta, fiind în domeniu, a avut fără dubiu acces la aceste informaţii.
Instanţa de apel nu a ţinut cont că există identitate între semnul înregistrat ca marcă de către pârâtă şi semnul utilizat de reclamantă, precum există identitate şi între produsele şi serviciile pentru care este folosită marca a cărei anulare este solicitată, şi produsele şi serviciile pentru care este folosit semnul de către reclamantă, situaţie în care apare riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere.
Semnul depus de recurenta-reclamantă la înregistrare, conform certificatului OSIM din 11.09.2008, nu este un semn simplu care din întâmplare a fost creat de două persoane diferite, ci este o imagine elaborată, cu detalii multiple, un ansamblu de semne grafice complicate poziţionate într-un anume fel şi având mai multe forme în culori şi umbre care au fost dispuse cu originalitate, ceea ce dovedeşte faptul că pârâta a copiat acest semn pentru care reclamanta deţinea protecţie legală anterioară.
Tot din rea-credinţă, pârâta a continuat să înregistreze mărci prin care să inducă publicul în eroare, de vreme ce conţin, în marea lor majoritate, cuvintele „SMART”, „GAMES”, „JOLLY” , care fac parte din denumirile comerciale ale societăţilor, fiind o intenţie directă de a crea confuzie în rândul consumatorilor.
În ceea ce priveşte motivul de anulare invocat de recurenta-reclamantă, reaua-credinţă, evident OSIM nu poate fi răspunzător, din cauză că nu îi intra în atribuţiuni, însă, pentru încălcarea reglementărilor legale, adică acordarea protecţiei solicitate de către pârâtă, deşi anterior recurenta-reclamantă avea marca înregistrată pentru un semn distinctiv identic si pentru aceleaşi produse şi servicii, trebuie sancţionată cu anularea înregistrării ulterioare a mărcii pârâtei, aşa cum a solicitat prin acţiunea precizată şi dovedită cu probele depuse de aceasta şi chiar cu probele depuse de OSIM aflate în dosar care au stat la baza emiterii mărcii a cărei anulare a solicitat-o.
Analizând decizia în raport de criticile formulate, Înalta Curte constată nefondate excepţia nulităţii recursului şi recursul, în considerarea argumentelor ce succed :
Împotriva deciziei nr. 449/A/2014 a declarat recurs reclamanta, invocând motivele de recurs prevăzute de art. 304 pct. 7, 8 şi 9 şi art. 312 C.proc.civ.
În memoriul de recurs nu se indică într-o manieră structurată care sunt criticile de nelegalitate prin raportare la cele trei motive de recurs invocate în finalul memoriului său.
Intimata S.C. B. S.R.L., prin întâmpinarea formulată, a invocat excepţia nulităţii recursului faţă de împrejurarea că se invocă doar aspecte de netemeinicie, ce nu pot fi analizate în recurs.
Excepţia nulităţii recursului va fi respinsă, întrucât, astfel cum va rezulta din analiza criticilor dezvoltate de recurentă, acestea sunt susceptibile de încadrare, conform art. 306 alin. (3) C.proc.civ., în dispoziţiile art.304 pct.5 şi pct. 9 C.proc.civ.
Se impune precizarea că deşi criticile ce vor fi analizate din perspectiva pct.9 al art.304 C.proc.civ. aparent privesc chestiuni ce ţin de aprecierea materialului probator administrat în cauză, Înalta Curte, conform unei jurisprudenţe constante, analizează criticile de această natură în legătură cu aplicarea criteriilor Curţii de la Luxemburg în interpretarea noţiunii de rea-credinţă la înregistrarea mărcii.
Aplicarea jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pe lângă obligativitatea acesteia decurgând din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, înseamnă identificarea şi aplicarea conţinutului conceptual conturat în jurisprudenţa instanţei Uniunii cu referire la noţiunea autonomă de rea-credinţă.
Criteriile jurisprudenţiale create de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în interpretarea regulamentului mărcilor comunitare, veritabile reguli de drept, sunt operante, pentru identitatea de raţiune, şi în privinţa mărcilor naţionale, în vederea aplicării unitare a reglementărilor europene pe întreg teritoriul Uniunii şi, implicit, pentru atingerea finalităţii actelor europene de armonizare a normelor referitoare la mărci.
În ceea ce priveşte invocarea dispoziţiilor art. 304 pct. 7 C.proc.civ., se observă că recurenta nu relevă, în concret, considerente contradictorii în motivarea deciziei, ci opune aprecierile instanţei de apel propriilor susţineri formulate în cursul procesului, redate în cuprinsul deciziei de apel şi analizate ca atare. Or, o asemenea comparaţie exclude incidenţa cazului de recurs expres invocat, care presupune existenţa unei contrarietăţi chiar între considerentele esenţiale pe care se sprijină soluţia adoptată.
Referitor la art.304 pct.8 C.proc.civ., potrivit acestui text de lege modificarea unei hotărâri se poate cere pentru motive de nelegalitate când instanţa, interpretând greşit actul juridic dedus judecăţii, a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia.
Acest motiv de recurs vizează situația în care, deși rezultă fără dubiu natura juridică a actului juridic dedus judecății ori înțelesul acestuia, instanța de apel a reținut un cu totul alt act juridic sau alt conținut.
Motivul de modificare și-ar găsi aplicarea dacă instanța ar judeca un contract de vânzare-cumpărare ca un contract de locațiune, ori dacă ar stabili, fără nici un suport probator, anumite obligații în sarcina unei părți, deși la încheierea contractului nu au fost avute în vedere aceste obligații, iar din probele administrate rezultă neîndoielnic această împrejurare.
Recurenta nu a invocat în motivarea în fapt motive care să se circumscrie punctului 8 al art.304 așa cum a fost prezentat anterior, ci a criticat în realitate modul de interpretare de către instanța de apel a probelor administrate în cauză.
Prioritar analizei criticilor pentru nelegalitate invocate, Înalta Curte reţine, ca situaţie de fapt necontestată de pârâtă, cele ce urmează:
Instanţa superioară de fond, în complinirea considerentelor hotărârii pronunţate de prima instanţă, a constatat: 1. ca dovedită folosirea semnului de către reclamantă la un moment anterior depozitului mărcii pârâtei; că semnul este identic cu cel înregistrat şi folosit de pârâtă; că reclamanta a folosit semnul parţial pentru aceleaşi produse şi servicii ca cele pentru care pârâta a obţinut înregistrarea (clasele 28,35,41 şi 43), şi anume pentru jocuri de noroc şi aparate de joc electronice; existenţa unei prezumţii simple de cunoaştere de către public a semnului precum şi de către pârâtă, operator economic pe aceeaşi piaţă a aparatelor pentru jocuri de noroc.
Drept urmare, toate criticile vizând aceste aspecte, despre care recurenta pretinde că nu au fost reţinute de instanţa de apel, nu vor fi analizate în etapa recursului câtă vreme ele au intrat în puterea lucrului judecat.
Critica referitoare la încălcarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii, urmare a omisiunii instanţei de apel de a pune în discuţia părţilor a dispoziţiilor art.82 C.proc.civ. şi art.132 alin.(1) teza a doua C.proc.civ. avute în vedere la darea hotărârii cât priveşte capetele de cerere formulate de reclamantă, art.304 pct.5 C.proc.civ. nu poate fi primită.
Astfel, atunci când s-a pronunţat asupra criticii din cererea de apel referitoare la nepronunţarea primei instanţe asupra unui petit – anularea mărcii pentru încălcarea dreptului anterior al reclamantei asupra semnului în litigiu – instanţa a avut în vedere dispoziţiile de procedură cu privire la modificarea, completarea cererii de chemare în judecată, referitoare la forma scrisă pretinsă de lege precum şi la prima zi de înfăţişare pentru ca instanţa să fie legal învestită cu alte pretenţii decât cele cuprinse în acţiunea introductivă de instanţă.
Reţinând că reclamanta, consiliată de apărător, nu a respectat dispoziţiile procedurale arătate, instanţa de apel a concluzionat că prima instanţă nu avea a se pronunţa asupra acestei cereri.
De precizat că recurenta nu combate cu adevărat argumentele instanţei invocate sub acest aspect, argumente pertinente şi laborioase întemeiate pe actele procedurale aflate la dosarul cauzei, afirmând doar că nu sunt aplicabile cauzei.
Cercetarea legalităţii deciziei recurate în contextul modului de aplicare a dispoziţiilor legale incidente, din perspectiva cazului de recurs descris de art. 304 pct. 9 C.proc.civ, şi a criticilor recurentei, presupune verificarea momentului şi a criteriilor de apreciere a relei-credinţe, pornind de la situaţia de fapt deja stabilită de către instanţa de apel.
Potrivit dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, anularea înregistrării mărcii poate fi cerută atunci când înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credinţă.
Existenţa relei-credințe, condiţie legală pentru anularea unei mărci înregistrate, este subordonată unor condiţii cumulative legale ce reies din jurisprudența Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, relativ la interpretarea dispoziţiilor legale în materie: cunoaşterea "faptului relevant" (adică a existenței şi folosirii unei mărci anterioare) - elementul obiectiv; intenţia frauduloasă - elementul subiectiv.
Niciuna dintre aceste condiţii nu se substituie celeilalte, iar dacă s-a apreciat că există elementul obiectiv, instanţa de judecată trebuie să analizeze cu aceeaşi rigoare şi existenţa elementului subiectiv (dacă s-a constatat ca există elementul obiectiv, elementul subiectiv nu se prezumă).
Acestea rezultă din răspunsul la întrebările preliminare adresate Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C - 529/2007 (Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG c. Franz Hauswirth GmbH) prin care instanţa unională a trasat condiţiile cumulative pentru aprecierea existentei relei - credinţe, condiţii ce vor fi avute în vedere alături de factorii pertinenţi specifici spetei: împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoştinţă de faptul că un terţ utilizează cel puţin într-un stat membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere; intenţia solicitantului de a-l împiedica pe acest terţ să utilizeze un astfel de semn în continuare; nivelul de protecţie juridică de care beneficiază semnul terţului şi semnul a cărui înregistrare se solicită.
Dacă instanţa de apel a apreciat că există elementul obiectiv, condiţie pentru aprecierea relei-credinţe, în ceea ce priveşte elementul subiectiv, anume intenţia solicitantului de a-l împiedica pe terţul ce foloseşte semnul să utilizeze un astfel de semn în continuare, concluzia a fost diferită, constatându-se că o atare situaţie nu a rezultat în cauză, aspect criticat de recurentă prin motivele de recurs.
Aşa cum s-a reţinut prin decizia recurată, în speţă nu s-au făcut dovezi cu privire la faptul că intimata-pârâtă a înregistrat marca în scopul de a împiedica reclamanta să utilizeze marca şi nici că a înregistrat semnul fără a intenţiona să-l folosească, din dovezile prezentate de pârâtă rezultând că şi aceasta foloseşte semnul pentru clasele de produse şi servicii pentru care acesta a fost înregistrat.
Marca notorie, astfel cum este definită de art.3 lit. d) din legea privind mărcile şi indicaţiile geografice, este marca larg cunoscută în România în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora aceasta se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România pentru a fi opusă.
Contrar opiniei recurentei sarcina probei revenea reclamantei faţă de dispoziţiile art. 1169 C.civ., conform cărora cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească.
Instanţa de apel, a apreciat corect că faptul folosirii de către reclamantă a semnului, anterior înregistrării mărcii nu semnifică dovedirea notorietăţii semnului/mărcii în sensul pretins de lege şi Regula 19 din Regulamentul aprobat prin HG nr.1134/2010 şi anume dovedirea întinderii folosirii semnului şi a gradului de cunoaştere de către public, demersurile de promovare, volumul de vânzare a produselor ce au purtat semnul, studii de piaţă, chestionare şi alte asemenea ce puteau dovedi notorietatea.
Faptul notorietăţii poate fi dovedit cu orice mijloc de probă.
Administrarea probelor este guvernată de principiul nemijlocirii, iar reclamanta a înţeles să renunţe la administrarea probei testimoniale încuviinţată în apel.
În aceste condiţii, în mod corect instanţa de apel a arătat că nu pot fi primite ca probe declaraţiile autentificate ale unor persoane care au declarat în faţa notarului public că au cunoscut activitatea societăţii reclamante încă din anul 2004 şi că aceasta folosea semnul ”joker”.
Prin urmare, în mod întemeiat instanţa de apel a constatat că, deşi a afirmat reaua-credinţă a pârâtei, iar sarcina probei îi revenea, reclamanta nu a administrat dovezi suficiente în acest sens, astfel încât este justificată respingerea cererii sale de anulare a mărcii pentru rea-credinţă.
Pretenţia reclamantei de a fi înlăturată situaţia de fapt reţinută de instanţa superioară de fond privind folosirea ulterioară a semnului de către pârâtă este nefondată câtă vreme instanţa de contencios european, în stabilirea criteriilor minimale ce trebuie avute în vedere de instanţă la statuarea relei credinţe la înregistrarea mărcii, a făcut referire şi la evaluarea conduitei titularului ulterior înregistrării mărcii.
În consecinţă, în temeiul art. 312 alin. (1) C.proc.civ., Înalta Curte a respins recursul ca nefondat.