Acțiune în anularea unei mărci combinate. Lipsa caracterului distinctiv. Caracterul uzual al elementului verbal.
Cuprins pe materii : Dreptul proprietății intelectuale. Marcă
Index alfabetic : distinctivitate
- element verbal
Legea nr. 84/1998, art. 2, art. 5, art. 47
Caracterul uzual al elementului verbal din compunerea mărcii se apreciază, pe de o parte, prin raportare la produsele sau serviciile vizate de marcă, dată fiind condiţia caracterului distinctiv al semnului, în sensul ca acest semn să permită distincţia între aceste produse sau servicii şi cele oferite de către un alt comerciant, iar, pe de altă parte, se apreciază prin prisma publicului relevant, respectiv a consumatorului mediu al produselor sau serviciilor vizate de marcă, care este rezonabil de bine informat, circumspect şi atent şi căruia trebuie să i se garanteze originea acestora, permiţându-i să nu le confunde cu cele care au o altă provenienţă. Nu în ultimul rând, excluderea pe acest temei a înregistrării unei mărci se bazează pe folosirea semnului în comerţ, în mod constant în perioada anterioară cererii de înregistrare şi cu respectarea principiilor concurenţiale, ca desemnare a produselor sau serviciilor pentru care marca este solicitată la înregistrare sau a fost înregistrată.
Așadar, în mod corect, instanța a apreciat că denumirea „Oktoberfest” a devenit uzuală prin faptul folosirii sale pe scară largă de către comercianţi din întreaga lume, inclusiv din România, pentru desemnarea unei manifestări populare de tipul festivalului din Munchen, care constituie sursa de inspirație a festivalurilor de același gen din diferite părți ale lumii, denumirea fiind întrebuinţată în mod obişnuit în comerţ pentru desemnarea serviciilor legate de organizarea şi promovarea manifestărilor cu caracter festiv similare celei originare.
De asemenea, în mod corect, s-a apreciat că stabilirea caracterului uzual al unui semn reprezentat de un cuvânt, pentru desemnarea unui produs sau serviciu, nu exclude, dar nici nu implică în mod necesar cuprinderea cuvântului respectiv în dicţionarul explicativ sau în cel de neologisme al limbii române.
În ipoteza din art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, este esenţial ca semnificaţia cuvintelor devenite uzuale ca desemnare a unor produse sau servicii să se fi impus în percepţia consumatorului prin folosire în comerţ, indiferent dacă este vorba despre înţelesul din dicţionarul explicativ sau recunoscut în limbajul specific unui domeniu de activitate particular şi acceptat sau nu la nivel academic, cu atât mai mult dacă ar corespunde unor construcţii lexicale în care componentele au, separat, un alt înţeles în vocabularul curent.
Folosirea cuvintelor în practicile comerciale loiale şi constante, precum şi modul de folosire a acestora, denotă că publicul relevant asociază, în mod neechivoc, respectivul cuvânt cu însuşi produsul sau serviciul şi, drept urmare, semnul nu are aptitudinea de a distinge produsele sau serviciile oferite sub acest semn de cele ale altor comercianţi. Astfel că, în speță, publicul asociază elementul verbal „Oktoberfest” cu serviciile care au legătură cu organizarea și promovarea festivalurilor de bere cu caracteristicile esențiale ale manifestării originare din München, și, drept urmare, semnul nu are aptitudinea de a distinge produsele și serviciile oferite de cele ale altor comercianți.
Secția I civilă, decizia nr. 2006 din 21 octombrie 2016
Prin cererea înregistrată la data de 06.02.2014 pe rolul Tribunalului București, reclamanta S.C. A. SRL a solicitat, în contradictoriu cu pârâta S.C. B. SRL, ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună: anularea mărcilor al căror titular este pârâta, respectiv a mărcii „micul Oktoberfest” nr. 110169, înregistrată pentru clasele 9, 16, 29, 30, 32, 35, 41, pentru toate serviciile din clasele 35 și 41 şi „Oktoberfest” nr. 120140, înregistrată pentru clasele 9, 16, 29, 30, 32, 35, 41, pentru toate serviciile din clasele 35 și 41; radierea mărcilor menţionate din Registrul mărcilor şi publicarea de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a hotărârii judecătoreşti definitive de anulare a mărcilor în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - Secţiunea mărci.
Reclamanta a susţinut că înregistrarea mărcilor s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 2 şi art. 5 alin. (1) lit. b), c) şi f) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicaţiile geografice, republicată.
Prin sentinţa civilă nr. 997 din 16.09.2014, Tribunalul Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, a respins acțiunea, ca neîntemeiată.
În motivarea sentinţei, tribunalul a reținut că mărcile „micul Oktoberfest” şi „Oktoberfest” sunt mărci compuse, realizate din îmbinarea unor elemente verbale şi figurative care împreună constituie o marcă validă, cu caracter de distinctivitate. În ambele cazuri, mărcile se caracterizează printr-o multitudine de detalii, cu o reprezentare grafică proprie, iar prezenţa elementelor verbale creează o impresie proprie, distinctivă. Mărcile în cauză sunt, astfel, uşor de memorat şi, în contextul unei constante utilizări în perioada ulterioară înregistrării, uşor de recunoscut de către consumatori ca identificând serviciile provenind de la reclamantă.
Cele două mărci nu sunt constituite din semne devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante, raportat la serviciile din clasele 35 şi 41.
Nu este uzual ca serviciile din clasa 35 şi din clasa 41 să poarte denumirile celor două mărci, astfel că aceste denumiri, înregistrate ca marcă, îndeplinesc condiţia prevăzută de art. 2 din Legea nr. 84/1998, anume aceea de a deosebi produsele unui comerciant de produsele celorlalţi concurenţi pe piaţa de profil. Pentru a deveni uzuale în limbajul curent, denumirile în discuţie ar trebui să fie asociate în mod curent cu serviciile prevăzute la clasele 35 și 41, în sensul că utilizarea curentă a unei asemenea expresii să fie determinată de un obicei constant, zilnic.
Nu sunt incidente nici prevederile art. 5 alin. (1) lit. f), deoarece mărcile nu sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura serviciilor prevăzute la clasele 35 şi 41.
Denumirile analizate nu induc în eroare consumatorul cu privire la originea geografică a serviciilor vizate, neavând pentru consumatorul mediu, relativ de bine informat, de atent şi circumspect un înţeles care să sugereze originea geografică sau natura serviciilor. Denumirea „oktoberfest” ar putea fi înțeleasă de către consumatori ca fiind o combinaţie între cuvântul „octombrie” („oktober”) și „festival” (prescurtarea „fest”). Această sintagmă nu are un înţeles în limba română care să indice explicit, în mod direct sau indirect o arie geografică. Nu se poate considera nici că un eveniment desfăşurat într-un oraş al Germaniei este larg cunoscut în România, masei largi a publicului, astfel încât acesta, întâlnind denumirile „micul oktoberfest” sau „oktoberfest” să creadă că este vorba despre evenimentul care are loc în Munchen, Germania. Aceeaşi este situaţia şi în ceea ce priveşte natura serviciilor, denumirea „micul oktoberfest” sau „oktoberfest” neindicând în niciun mod natura serviciilor din clasele 35 şi 41, astfel încât să inducă în eroare consumatorul, care ar putea să creadă că este vorba de anumite servicii, iar în fapt să fie servicii total diferite.
Prin decizia nr. 559 din 18.11.2015 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, a fost admis apelul declarat de către pârâta SC B. SRL împotriva sentinţei menţionate şi, în consecinţă, a fost schimbată sentința, în sensul admiterii în parte a acțiunii și a anulării mărcii „Oktoberfest” nr. 120140 pentru toate serviciile din clasele 35 şi 41, în temeiul art. 2 partea finală, art. 5 alin.(1) lit. b) și c), art. 47 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, restul acțiunii urmând a fi respinsă, ca neîntemeiată.
Pentru a decide astfel, instanţa de apel, raportând mărcile a căror anulare se solicită la exigențele rezultate din dispozițiile legale invocate de către reclamantă, a constatat că se impune o analiză diferențiată în ce privește marca combinată „Oktoberfest” de marca combinată „micul Oktoberfest”.
În ce privește marca combinată „Oktoberfest”, fără temei a reținut tribunalul că aceasta este aptă să îndeplinească funcția esențială a mărcii, anume de a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.
Având în totalitate caracter descriptiv pentru un festival tradițional de tip Oktoberfest (i.e. organizat după tipicul, specificul festivalului omonim organizat în mod inițial și tradițional în orașul München, din landul Bavaria (Bayern), Germania, iar în prezent, cu titlu de tradiție mai recentă, în numeroase alte orașe din Europa și din lume, inclusiv în mai multe orașe din România), semnul înregistrat ca marcă nu permite distincția dintre serviciile prestate de intimata-pârâtă SC B. SRL (care constau, în esență, în organizarea și promovarea festivalului de bere de tip Oktoberfest din Brașov, intitulat Oktoberfest sau Micul Oktoberfest) de alte servicii de același gen, organizate de alți prestatori din țară – precum apelanta-reclamantă, care organizează un eveniment similar în Sibiu, conform susținerilor necontestate ale acesteia (și care, necontestate fiind, în raport de dispozițiile art. 255 alin. 2 NCPC, nu au necesitat o probațiune distinctă) – sub denumiri de tip Oktoberfest ori apropiate celei de Oktoberfest.
Așadar, este neîntemeiată aserțiunea tribunalului că la nivelul anului 2012 (anul depozitului pentru marca „Oktoberfest”) publicul larg din România nu era familiarizat cu existența, la nivel local și îndeosebi (dar nu exclusiv) în orașele Transilvaniei cu o comunitate istorică săsească, vorbitoare de limbă germană, a unor festivaluri de tip Oktoberfest, organizate ca o replică regională, în mic, a celebrului festival Oktoberfest din München care, în mod necontestat între părți, constituie sursa de inspirație a festivalurilor de același gen din România și din alte părți ale lumii, inclusiv a festivalului de la Brașov.
Chiar apărările formulate de intimată prin întâmpinarea depusă în fața primei instanțe, prin care au fost descrise pe larg eforturile organizatorice și tipicul festivalului Oktoberfest din Brașov, demonstrate și prin înscrisurile numeroase depuse la dosarul cauzei (contracte, materiale promoționale, autorizații, acte administrative etc.) relevă în mod amplu și amănunțit că intimata caută și reușește să organizeze în Brașov un festival de tip Oktoberfest, preluând cât mai multe (dacă nu în totalitate, ceea ce nu exclude anumite adaptări locale, culinare și muzicale, spre exemplu) din caracteristicile festivalului omolog originar, care are loc în München, în landul Bayern (Bavaria) din Germania.
Instanţa de apel a subliniat că, în măsura în care intimata încearcă să demonstreze caracterul valoros și succesul festivalului său, din punct de vedere turistic, acestea nu sunt contestate în cauză și nimeni nu interzice intimatei să continue organizarea unui festival de tip Oktoberfest, individualizat ca atare prin marca valabil înregistrată, „micul Oktoberfest”, nu însă și prin marca „Oktoberfest”, care este lovită de nulitate, fiind lipsită de caracter distinctiv [art. 5 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 84/1998], întrucât este alcătuită din semne și indicații devenite uzuale în practicile comerciale loiale și constante în ultimii ani [art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998], care implică organizarea unor festivaluri de tip Oktoberfest, având o serie de caracteristici esențiale comune (apropierea de specificul sărbătorii omonime bavareze, consumul de bere la halbă, portul popular și muzica specific bavareze etc.), ori instituirea unui monopol asupra unei denumiri uzuale ar denatura funcția esențială a mărcii, de a garanta consumatorilor originea unui produs sau serviciu, într-un instrument de eliminare a concurenței loiale a altor operatori economici de pe aceeași piață relevantă, care au deopotrivă un interes legitim de a folosi denumirea uzuală Oktoberfest pentru a descrie mai marile sau mai micile festivaluri locale de
bere, care au loc în diverse localități din România în lunile septembrie și octombrie din fiecare an.
Astfel, însăși intimata-pârâtă a depus la dosar înscrisuri din care rezultă că în întreaga lume sunt înregistrate numeroase mărci care includ ori constau în sintagma Oktoberfest, pentru a demonstra o susținere făcută în fața primei instanțe și reluată și în apel, fiind de altfel reținută și de tribunal, potrivit căreia consumatorul mediu din România nu ar putea confunda serviciile oferite de titularul mărcilor a căror anulare se solicită cu însuși festivalul originar din Bavaria.
Acest lucru corespunde, într-adevăr, realității, motiv pentru care cazul de nulitate prevăzut de art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 84/1998 nu este incident, publicul nefiind indus în eroare cu privire la originea geografică a serviciului oferit (festival de bere), nefiind în situația de a confunda, spre exemplu, Brașovul ori Bucureștiul cu orașul München. Cu alte cuvinte, marca nu este deceptivă, dar este descriptivă și folosește în exclusivitate cuvinte și semne uzuale pentru festivaluri de bere de tip Oktoberfest, organizate în întreaga Europă și chiar în întreaga lume, problema cheie care atrage anularea mărcii „Oktoberfest” pentru clasele de servicii care au legătură cu organizarea și promovarea festivalurilor de bere fiind împrejurarea că această marcă nu are aptitudinea de a distinge între festivaluri de bere de același tip – adică servicii, evenimente – oferite de prestatori diferiți, din țară și din străinătate, sub aceeași denumire generică de Oktoberfest, descriptivă pentru un anumit tip de eveniment, respectiv festival de bere de inspirație și tradiție germană (bavareză).
Din examinarea înscrisurilor depuse la dosarul primei instanțe, rezultă de altfel că majoritatea mărcilor înregistrate nu cuprind, pur și simplu, denumirea/cuvântul Oktoberfest, ci cuprind o serie de elemente de natură să precizeze originea geografică (spre exemplu, Frankfurter Oktoberfest, Mannheimer Oktoberfest, Mainzer Oktoberfest, Lindauer Oktoberfest, Los Angeles OktoberfestOktoberfest Dortmund, Oktoberfest Gijon, Oktoberfest Mallorca, Oktoberfest Miami, Oktoberfest Mexico, Oktoberfest Roma, chiar Oktoberfest München).
Înșiși organizatorii evenimentului tradițional bavarez nu au înregistrat, pur și simplu, ,,Oktoberfestˮ, față de multitudinea evenimentelor de același fel din întreaga lume, ci ,,Oktoberfest Münchenˮ; în România mai este înregistrată marca Sathmarer Oktoberfest, adică Oktoberfest-ul sătmărean ori asocierea cu un anumit produs sau fond de comerț (Efes Oktoberfest, Oktoberfest Stube, Oktoberfest Pub, Paulaner Oktoberfest, Rostocker Oktoberfest; Oktoberfest das Musical – die Liebesgeschichte etc.), marca verbală Oktoberfest fiind înregistrată doar izolat, în spații extraeuropene, unde această marcă are caracter pronunțat exotic – de ex., Coreea, motiv pentru care înregistrarea în astfel de spații juridice nu poate avea semnificația că sintagma Oktoberfest ar avea caracter distinctiv pentru publicul român.
În concluzie, cuvântul Oktoberfest este suficient de cunoscut publicului de profil și chiar publicului larg din România, cel puțin la nivelul anului 2012 dacă nu chiar anterior, pentru ca acesta să asocieze cuvântul cu un festival de bere de tip Oktoberfest, organizat după tipicul și în perioada specifice, expuse în cele ce preced și care nu vor mai fi reluate. Nu are în această privință nicio relevanță că termenul în sine nu apare în Dicționarul Explicativ al Limbii Române, fiind unul de limbă germană, dar foarte descriptiv în această limbă și cuprinzând elemente verbale ușor recognoscibile și generice, descriptive și în limba română: Oktober – octombrie; fest – festivitate, festival. De altfel, în DEX nu pot fi găsite nici evenimente precum Valentine’s Day ori Halloween, fiind sărbători importate întocmai ca și Oktoberfest, ceea ce nu înlătură constatarea că ele, în prezent, au caracter generic și descriptiv în ochii publicului larg.
Totodată, elementele grafice asociate mărcii „Oktoberfest” sunt ele însele generice și descriptive, respectiv un personaj îmbrăcat în costum tradițional bavarez, cu aspect de locuitor în zonele rurale, montane ale Bavariei, evocând personaje din povești precum ,,Heidiˮ, care ține în mână o halbă de bere – evident descriptivă prin esența ei pentru un festival de bere –, pe fundalul drapelului Bavariei, alb-albastru. Aceste elemente grafice accentuează și susțin concluzia că, deși desenul în sine este, principial, apt de a constitui o marcă, el nu are aptitudinea de a identifica serviciile intimatei de serviciile de același fel oferite de alți terți, elementele mărcii având în întregime caracter uzual și descriptiv prin raportare la serviciile din clasele 35 și 41 (marca fiind însă valabilă pentru celelalte clase).
Așadar, prin aproprierea ca marcă a unui termen generic care nu este apt să identifice, să individualizeze serviciile oferite de intimată în clasele 35 și 41, prin opoziție cu servicii de același tip oferite de terți, dispozițiile imperative ale art. 2 partea finală și ale art. 5 alin. (1) lit. b) și c) ale Legii nr. 84/1998 au fost încălcate, urmând ca acțiunea în anulare să fie admisă în parte, conform celor ce preced, în ce privește marca „Oktoberfest”, nr. 120140 pentru toate serviciile din clasele 35 şi 41.
S-a considerat, însă, că apelul este nefondat în ce privește marca „micul Oktoberfest”.
Deși adaosul ,,miculˮ, alăturat termenului generic și descriptiv „Oktoberfest”, nu este de natură să confere o forță deosebită mărcii, care este una slabă din cauza caracterului descriptiv și uzual al sintagmei dominante, marca „micul Oktoberfest” este de natură să distingă festivalul de bere organizat și promovat de intimata-pârâtă SC B. SRL de alte festivaluri de bere de tip Oktoberfest (nu ar fi, bunăoară, admisibilă organizarea altor festivaluri de tip ,,micul Oktoberfestˮ, fără alte precizări, ori ,,micuțul Oktoberfestˮ), ceea ce înseamnă că funcția esențială a mărcii este, totuși, îndeplinită fie și la un nivel minimal, iar dispozițiile legale evocate în cele ce preced nu sunt încălcate (a fortiori, nici această marcă nu este deceptivă, nefiind incidente dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 84/1998, pentru motivele deja expuse în ce privește marca „Oktoberfest”).
De vreme ce, însă, intimata nu-și poate apropria denumirea generică și tradițională Oktoberfest, protecția juridică asociată mărcii valide nu poate determina eludarea statuării referitoare la nevaliditatea mărcii „Oktoberfest”, chestiune care depășește sfera prezentei cauze, ci implică raportarea mărcii valide la alte semne identice ori similare.
Împotriva deciziei menţionate, au declarat recurs atât reclamanta, cât şi pârâta, criticând-o pentru nelegalitate, după cum urmează:
I. Prin motivele de recurs, întemeiate pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ., pârâta SC B. SRL a susţinut, în esenţă, că, în mod greşit, instanţa de apel a considerat că, în speţă, ar fi aplicabile dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, decizia fiind, astfel, pronunţată cu aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 2 coroborate cu art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din lege.
Instanţa de apel a ignorat în mod nejustificat faptul că întreg probatoriul depus în prezenta cauză constituie dovada evidentă că mărcile „Oktoberfest” se bucură în prezent de un grad sporit de distinctivitate, ca urmare a folosirii intense a acestora pe piaţă de către pârâtă şi a promovării intense a evenimentului Oktoberfest, organizat anual în Braşov şi care are deja o vechime de 5 ani, dar şi în Bucureşti, care a condus la o largă cunoaştere şi apreciere a acestuia în rândul consumatorilor români.
La nivelul anului 2012, publicul larg era familiarizat cu festivalul de bere organizat de pârâtă sub marca „Oktoberfest”, astfel că această denumire îndeplinea la data depunerii condiţiile prevăzute de art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, conform cărora „Dispoziţiile alin. 1 lit. b - d nu se aplică în cazul în care, înainte de data de depozit a cererii de înregistrare, marca a dobândit caracter distinctiv ca urmare a folosirii.”
Ca urmare a folosirii intense pe piaţă, marca „Oktoberfest” a devenit o marcă de renume în România, însă acest fapt nu trebuie apreciat ca o dovadă a descriptivităţii semnului, aşa cum greşit se arată în decizia de apel, întrucât marca permite consumatorului să distingă serviciile din clasele 35 şi 41 oferite de către pârâtă de cele ale altor întreprinderi, fiind astfel distinctivă. Multitudinea de detalii, reprezentarea grafică proprie a acestora, aşezarea elementelor componente şi modul în care acestea sunt redate, în ansamblu, conduc la concluzia că marca „Oktoberfest” creează o impresie proprie, distinctivă, fiind uşor de memorat și de perceput de către consumatori ca o marcă.
De altfel, jurisprudenţa Tribunalului de Primă Instanţă a Uniunii Europene este constantă în sensul că un grad minim de distinctivitate este suficient pentru a face inaplicabile prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Regulamentul mărcii comunitare privind mărcile lipsite de distinctivitate (a se vedea, de exemplu, cazul T-34/00 Eurocool, para 39).
Ca dovezi ale folosirii semnului ca marcă, recurenta - pârâtă a făcut referire la contractele încheiate, în calitate de organizator al festivalului, având ca obiect, printre altele: promovarea şi comercializarea berii X. (cu producătorul SC X. S.A.), promovarea evenimentului (cu Societatea Română de Radiodifuziune şi Centrul Cultural European Sector 6, cu studiouri locale TV şi de presă locală, dar şi cu comercianţi precum SC C. SRL şi SC D. SRL), închirierea spaţiului de desfăşurare a evenimentului, cumpărarea de materiale publicitare pentru evenimentul Oktoberfest (cu SC E. SRL). A invocat, de asemenea, articolele de presă/internet apărute în perioada 2009-
2013 privind evenimentul Oktoberfest de la Braşov.
Recurenta a susţinut, totodată, că, în mod greşit, instanţa de apel a considerat că festivalul organizat de către pârâtă ar fi unul de tip Oktoberfest.
În realitate, acesta reprezintă un festival marca „Oktoberfest”, despre care recurenta a afirmat că este „o invitaţie la distracţie pentru mici și mari”, „un respect pentru tradiţia [de a da cep butoiului] de bere, care a anunţat startul distracţiei marca „Oktoberfest”. A menţionat că programul zilnic al festivalului a inclus Micul Dejun Bavarez, cu specialităţi germane - cum ar fi cârnaţii tradiţionali turinger şi bratwurst, berea nefiltrată şi jocuri cu premii. Programul artistic este în fiecare an unul specific - fanfară, reprezentaţii ale baletului oficial Oktoberfest de la Opera din Braşov care prezintă coregrafii bavareze, precum şi muzică germană.
Prin motivele de recurs, s-a mai susţinut că, în mod greşit, instanţa de apel a apreciat că marca „Oktoberfest” nr. 120140 ar fi compusă în exclusivitate din semne sau indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante.
Denumirea nu poate fi considerată uzuală pentru că este folosită de mai bine de 200 de ani, astfel cum a reţinut instanţa de apel, în condiţiile în care frecvenţa utilizării sau perioada de utilizare nu pot demonstra în mod automat caracterul uzual al unei mărci, esenţială fiind percepţia consumatorilor asupra acesteia.
Astfel, o marcă poate fi considerată descriptivă sau uzuală, dacă a intrat în limbajul curent, iar una din modalităţile de verificare a acestei situaţii este consultarea dicţionarelor. Or, denumirea „oktoberfest” nu figurează în Dicţionarul Explicativ al Limbii Române şi nici măcar în dicţionarul de neologisme al limbii române nu s-a identificat etimologia acestui cuvânt.
Conform doctrinei în domeniu, este uzual semnul care, printr-o întrebuințare generalizată, a devenit curent, uzual, fiind de obicei folosit pentru a desemna obiectul însuși, datorită naturii sau proprietăţilor sale. În cazul de faţă, denumirea „oktoberfest” nu este folosită în mod curent pentru a înlocui denumirea unuia sau tuturor serviciilor din clasele 35 şi 41, ci este un nume original în asociere cu aceste servicii.
Aşa cum pârâta a arătat deja în faţa instanţelor de fond, nu există niciun indiciu că denumirea „oktoberfest” este utilizată în limbajul curent pentru a desemna servicii de organizare de evenimente sau festivaluri. Consumatorul nu spune „oktoberfest” pentru a înlocui expresia „festival de bere”, iar faptul că denumirea „oktoberfest” reprezintă numele unui festival de bere nu duce automat la concluzia că denumirea „oktoberfest” ar fi uzuală sau comun folosită de către consumatorul român. Prin urmare, nu se poate prezuma faptul că pentru segmentul larg al consumatorilor români, vorbitori nativi de limba română, denumirea ar fi cunoscută sau ar putea reprezenta o denumire comună și larg folosită în comerţ (nu orice festival de bere se numeşte „oktoberfest”).
În ceea ce priveşte „costumul tradiţional bavarez”, acesta ar putea crea în mintea consumatorilor români imaginea unui muzicant sau a unui vânător care cântă și sărbătoreşte, sugerând ideea de petrecere şi fiind o invitaţie la distracţie, la sărbătoare. Acestea nu sunt însă elemente generice sau descriptive, deoarece nu descriu în mod direct festivalul organizat sub marca „Oktoberfest”.
În ceea ce priveşte așa - zisul „steag al Bavariei”, consumatorul român, relativ de bine informat, de atent și de circumspect, nu va percepe un pătrat în romburi alb/albastru ca fiind steagul Bavariei, o regiune din Germania. Consumatorul român nu cunoaşte steagurile tuturor regiunilor din Germania sau emblemele acestora şi cu atât mai puţin nu va recunoaşte o simplă reprezentare geometrică în alb/albastru ca fiind o indicaţie generică a originii germane a serviciilor, aşa cum eronat a apreciat instanţa de apel.
Recurenta a conchis în sensul că, în raport cu serviciile din clasele 35 şi 41, consumatorul va percepe denumirea „oktoberfest” ca pe o marcă distinctivă, aceasta nefiind compusă exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante, astfel că prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 84/1998 nu sunt aplicabile.
II. Prin motivele de recurs formulate, întemeiate pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C.proc.civ., reclamanta S.C. A. S.R.L. a criticat soluţia instanţei de apel de respingere a capătului de cerere având ca obiect anularea mărcii „micul Oktoberfest” 110169, înregistrată pentru clasele 9, 16, 29, 30, 32, 35, 41 şi a solicitat trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel.
S-a susţinut că instanţa de apel a aplicat în mod greşit prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) şi c)
din Legea nr. 84/1998, fiind creată o contradicţie între motivele pentru care apelul a fost admis pentru marca „Oktoberfest” și motivele pentru care apelul este respins în ceea ce priveşte marca „micul Oktoberfest”, ce diferă doar cantitativ.
Astfel, în mod corect, s-a dispus anularea mărcii „Oktoberfest”, pentru toate motivele prezentate în cuprinsul deciziei și cu argumentul privind multitudinea de mărci înregistrate de către terţi având în componenţa lor cuvântul „Oktoberfest”, prin care a arătat clar faptul că titularii acestora nu au înregistrat pur și simplu cuvântul „Oktoberfest”, ci în combinaţie cu o serie de elemente de natură să precizeze originea geografică ori asocierea acestui element lipsit de distinctivitate cu un anumit produs sau fond de comerţ.
Cu toate acestea, instanţa de apel a considerat în mod greşit că adăugarea cuvântului „micul” în faţa elementului dominant al mărcii, cuvântul „Oktoberfest”, ar asigura un caracter distinctiv mărcii „micul Oktoberfest”, în condiţiile în care s-a apreciat că denumirea „Oktoberfest” este lipsită de distinctivitate, conform art. 5 alin. (1) lit. b) din lege şi este uzuală, conform art. 5 alin. (1) lit. c) din lege. Elementul verbal „micul” nu este de natură să particularizeze denumirea generică și tradiţională „Oktoberfest” şi nici nu poate să imprime acesteia un caracter fantezist sau aparte, în scopul de a o face distinctivă ori neuzuală.
De-a lungul timpului, în unanimitate, instanţele au apreciat faptul că înregistrarea unei mărci ce cuprinde, prin inserare, termeni care doar denotă o anumită calitate sau funcţie pozitivă sau atractivă a produselor sau a serviciilor alăturați unui termen lipsit de distinctivitate sau în combinaţie cu alţi termeni descriptivi, trebuie refuzată la înregistrare.
De asemenea, o marcă combinată care conţine elemente verbale, grafice sau de culoare care nu au sau nu îi conferă un caracter distinctiv și dacă acestea sunt utilizate atât de frecvent încât să nu aibă capacitatea de a face distincţie intre diferite produse sau servicii, trebuie refuzată solicitarea ei la înregistrare, întrucât marca în ansamblul ei va fi percepută de către consumatori ca oferind informaţii despre natura produselor sau serviciilor (acesta a fost și cazul termenului „mini”, care denotă noţiunea de „mic” sau „minuscul” din Hotărârea din 17 decembrie 1999 - R 62/1999-2 Minirisc).
Din analiza în ansamblu a celor două mărci, se observă că diferențele dintre acestea sunt nesemnificative, elementele grafice sunt aceleaşi, culorile sunt aceleaşi, fontul utilizat este acelaşi, poziţionarea cuvintelor este opusă, dar nerelevantă pentru consumator, care va înţelege că este vorba despre aceeaşi marcă, diferenţa fiind doar cantitativă, inclusiv în reprezentarea grafică, respectiv Oktoberfest mic, dar tot Oktoberfest.
Stabilind în mod neechivoc că termenul de „mic” defineşte doar din punct de vedere cantitativ marca la care a fost asociat, fără a determina diferenţiere esenţială de natură să confere distinctivitate, argumentaţia instanţei de apel pentru fiecare dintre cele două mărci este contradictorie, ca urmare a greşitei aplicări a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 84/1998.
Prin încheierea din camera de consiliu de la data de 23.09.2016, Înalta Curte a admis în principiu ambele recursuri, faţă de dispoziţiile art. 493 alin. (7) C.proc.civ. şi de conţinutul raportului asupra admisibilităţii în principiu a recursului, prin care s-a constatat îndeplinirea tuturor condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de art. 493 alin. (3) C.proc.civ., inclusiv încadrarea motivelor de recurs în cazurile descrise de art. 488 alin. (1) C.proc.civ., astfel cum au fost explicit invocate de către recurente.
Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate şi a actelor dosarului, Înalta Curte constată următoarele:
I. Recursul declarat de pârâta S.C. B. S.R.L. vizează dispoziţia instanţei de apel de anulare a înregistrării mărcii „Oktoberfest” nr. 120140 pe temeiul art. 47 alin. (1) lit. a) cu referire la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 84/1998. Anularea înregistrării mărcii a fost dispusă în limitele în care a fost cerută prin cererea de chemare în judecată, respectiv doar pentru serviciile pentru care marca a fost înregistrată (nu şi pentru produsele din clasele 9, 16, 29, 30, 32), respectiv pentru toate serviciile din clasele 35 (publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administraţie comercială; lucrări de birou) şi 41 (educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale).
Recurenta - pârâtă a criticat decizia instanţei de apel sub două aspecte:
1. Constatarea caracterului uzual al denumirii „Oktoberfest” şi a caracterului descriptiv al elementelor figurative din conţinutul mărcii în raport cu serviciile pentru care marca pârâtei a fost înregistrată.
2. Ignorarea incidenţei art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 în ceea ce priveşte dobândirea caracterului distinctiv al mărcii.
1. În ceea ce priveşte primul aspect, se impun următoarele precizări cu titlu preliminar:
Pentru a dispune anularea mărcii combinate „Oktoberfest” nr. 120140, compuse din elementul verbal „Oktoberfest” şi elemente figurative, instanţa de apel a reţinut incidenţa atât a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b), cât şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.
Cele două norme menţionate reglementează motive distincte de refuz al înregistrării unei mărci: absenţa caracterului distinctiv al mărcii – lit. b), respectiv ipoteza în care marca este compusă exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante – lit. c). Aceste motive, prin trimiterea pe care art. 47 alin. (1) lit. a) din lege o face la art. 5 alin. (1) în totalitatea sa, constituie, în acelaşi timp, temei de anulare a înregistrării unei mărci.
Fiind vorba despre motive de anulare distincte, incidenţa oricăruia dintre ele este suficientă pentru a se dispune anularea mărcii, ceea ce ar însemna că, odată reţinut unul dintre temeiuri, este inutilă analiza şi a celuilalt motiv.
Cu toate acestea, se observă că, în cauză, deşi a reţinut separat şi incidenţa art. 5 alin. (1) lit. c), în realitate, instanţa de apel nu a apreciat că marca a cărei anulare se solicită ar fi compusă exclusiv din semne devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante. Astfel, caracterul uzual a fost reţinut doar în privinţa elementului verbal „Oktoberfest”, nu şi a elementelor figurative din compunerea mărcii. Acestea au fost considerate descriptive în raport de serviciile din clasele 35 şi 41 pentru care marca a fost înregistrată, după cum s-a arătat chiar prin motivele de recurs.
Un asemenea mod de analiză nu indică, însă, vreo eroare de judecată, în condiţiile în care instanţa de apel a ajuns la concluzia că marca în întregime nu are caracter distinctiv şi a reţinut incidenţa prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998.
În cazul unei mărci compuse din mai multe elemente, caracterul distinctiv al mărcii se stabileşte prin examinarea ansamblului componentelor, şi nu doar pe baza constatării absenţei distinctivităţii fiecărei componente, întrucât nu este exclus ca elementele nedistinctive să formeze un tot care permite identificarea originii produselor sau serviciilor (în acest sens a decis în mod constant Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în interpretarea sau aplicarea normelor din directiva de armonizare a legislaţiilor naţionale referitoare la mărci, norme regăsite cu un conţinut identic în art. 5 din Legea nr. 84/1998; de exemplu, hotărârile din cauzele C-383/99 „Baby-dry”, paragraf 40; C-329/02 „SAT.1”, paragraf 28; C-304/06 „Eurohypo”, paragraf 69).
Cât priveşte legătura dintre dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. b) şi art. 5 alin. (1) lit. c) din lege, trebuie reţinut că, astfel cum s-a arătat şi prin motivele de recurs, semnele devenite uzuale în sensul lit. c sunt, de asemenea, lipsite de caracter distinctiv, faţă de condiţia prevăzută de art. 2 din Legea nr. 84/1998, pe care trebuie să o îndeplinească orice marcă – şi care relevă o funcţie esenţială a mărcii -, respectiv aceea ca semnul să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi. Aceeaşi constatare se impune pentru oricare dintre ipotezele din art. 5 alin. (1) al legii.
În acelaşi timp, un semn poate fi lipsit de caracter distinctiv în sensul art. 5 alin. (1) lit. b) pentru alte motive decât caracterul său uzual, respectiv pentru oricare dintre motivele prevăzute de celelalte ipoteze din art. 5 alin. (1) din lege (în acelaşi sens, hotărârea din cauza C-51/10 „1000”, paragraf 46 şi jurisprudenţa acolo citată).
Prin urmare, deşi există o anumită suprapunere între domeniul de aplicare al art. 5 alin. (1) lit. b) şi cel al art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, prima dintre aceste dispoziții se deosebeşte, totuși, de cea de-a doua, în sensul că acoperă toate împrejurările în care un semn nu are o natură care să permită distincția produselor sau serviciilor unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi (în acelaşi sens, hotărârea din cauza C-51/10 „1000”, paragraf 47).
Aşadar, dacă o marcă nu este compusă exclusiv din semne devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante, nu sunt îndeplinite condiţiile de aplicare a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c). Dacă, însă, marca este compusă din asemenea semne, alături de alte semne nedistinctive, precum cele descriptive, fiind, în ansamblu, lipsită de caracter distinctiv, precum a reţinut instanţa de apel în cauză, este incident art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, temei juridic suficient pentru anularea înregistrării mărcii. Referirea la art. 5 alin. (1) lit. c) este utilă, în acest context, doar pentru relevarea criteriilor de apreciere a caracterului uzual al uneia dintre componentele mărcii.
Faţă de cele expuse anterior şi în raport de motivele de recurs, urmează a se verifica aprecierile instanţei de apel, separat, asupra caracterului uzual al denumirii „Oktoberfest” şi a caracterului descriptiv al elementelor figurative din conţinutul mărcii, dar şi concluzia absenţei distinctivităţii mărcii în ansamblu.
În ceea ce priveşte aprecierea caracterului uzual al denumirii „Oktoberfest” din compunerea mărcii nr. 12040, criteriile relevante într-o asemenea analiză sunt cele desprinse din art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 cu referire la un semn sau o indicaţie susceptibilă de a reprezenta o marcă.
Acest caracter se apreciază, pe de o parte, prin raportare la produsele sau serviciile vizate de marcă, dată fiind condiţia deja arătată a caracterului distinctiv al semnului, în sensul ca acest semn să permită distincţia între aceste produse sau servicii şi cele oferite de către un alt comerciant.
Pe de altă parte, caracterul uzual se apreciază prin prisma publicului relevant, respectiv a consumatorului mediu al produselor sau serviciilor vizate de marcă, care este rezonabil de bine informat, circumspect şi atent şi căruia trebuie să i se garanteze originea acestora, permiţându-i să nu le confunde cu cele care au o altă provenienţă.
Nu în ultimul rând, excluderea pe acest temei a înregistrării unei mărci se bazează pe folosirea semnului în comerţ, în mod constant în perioada anterioară cererii de înregistrare şi cu respectarea principiilor concurenţiale, ca desemnare a produselor sau serviciilor pentru care marca este solicitată la înregistrare sau a fost înregistrată (şi se solicită anularea înregistrării).
În raport de criticile din motivarea recursului, Înalta Curte constată că instanţa de apel a reţinut şi a valorificat în mod corespunzător criteriile de apreciere menţionate anterior, în condiţiile în care instanţa a apreciat caracterul uzual al denumirii „Oktoberfest” prin raportare la produsele sau serviciile vizate de marcă, precum şi la percepţia publicului relevant, dar şi la faptul folosirii semnului în comerţ (în practicile comerciale loiale şi constante).
Din dezvoltarea motivelor de recurs, se observă că, deşi recurenta - pârâtă afirmă încălcarea de către instanţa de apel a acestor criterii în aprecierea caracterului uzual al denumirii „Oktoberfest”, criticile se bazează pe o redare eronată a considerentelor deciziei de apel în privinţa serviciilor desemnate de semn şi pe o abordare greşită a modului de aplicare a criteriilor în situaţia dată, inclusiv din perspectiva mijloacelor de probă relevante pentru stabilirea caracterului uzual al unui semn susceptibil de a fi utilizat ca marcă.
Astfel, contrar susţinerilor recurentei, instanţa de apel nu a reţinut caracterul uzual al denumirii „Oktoberfest” din faptul folosirii denumirii timp de peste 200 de ani şi nici că denumirea ar fi utilizată în limbajul curent pentru a desemna orice festival de bere.
Prin decizia recurată, s-a reţinut că festivalul Oktoberfest din München este unul celebru şi constituie sursa de inspirație a festivalurilor de același gen din România și din alte părți ale lumii, care se organizează sub denumiri care includ chiar acest cuvânt, în aceeaşi perioadă a anului ca manifestarea originală şi cu aceleaşi caracteristici esențiale (apropierea de specificul sărbătorii omonime bavareze, consumul de bere la halbă, portul popular și muzica specific bavareze etc.).
Aşadar, instanţa de apel a apreciat că denumirea „Oktoberfest” a devenit uzuală prin faptul folosirii sale pe scară largă de către comercianţi din întreaga lume, inclusiv din România, în special în zonele cu o comunitate germană puternică, pentru desemnarea unei manifestări populare de tip Oktoberfest, şi nu doar prin simpla existenţă a evenimentului original şi exclusiv în raport cu acesta, după cum pretinde recurenta.
Prin această apreciere, instanţa de apel a constatat că denumirea este întrebuinţată în mod obişnuit în comerţ pentru desemnarea anumitor servicii, anume a serviciilor legate de organizarea şi promovarea manifestărilor cu caracter festiv similare celei originare din München, şi nu a oricărui festival de bere, astfel cum s-a pretins prin motivele de recurs.
În acelaşi timp, recurenta a susţinut că denumirea în discuţie nu poate fi considerată uzuală, în sensul art. 5 din lege, întrucât nu este folosită în mod curent cel puţin pentru unul dintre
serviciile din clasele 35 şi 41 pentru care marca a fost înregistrată, ci este doar un nume original în asociere cu aceste servicii.
Se observă că recurenta, prin atare susţinere, nu contestă în sine aptitudinea denumirii de a fi percepută de către consumator ca desemnând în mod obişnuit cel puţin un asemenea serviciu - de exemplu, servicii de „divertisment” sau „activităţi culturale” specifice unui „festival” similar celui bavarez, incluse în clasa 41.
Fără a dezvolta acest aspect, în absenţa vreunei critici argumentate în motivarea recursului, care să impună o analiză de legalitate din această perspectivă, este suficient să se precizeze că serviciile asigurate în cadrul şi în legătură cu manifestările derulate în cadrul unui „festival” de tip „Oktoberfest”, similar celui bavarez, pot fi încadrate în toate serviciile din clasele 35 şi 41 pentru care marca pârâtei a fost înregistrată, iar acest fapt împiedică înregistrarea mărcii pentru toate aceste servicii, considerându-se că marca nu permite indicarea originii serviciilor (în acest sens, de exemplu, marca verbală „Oktoberfest” nr. 000614834 a fost refuzată la înregistrare de către EUIPO pentru „activităţi culturale” din clasa 41 în general, nu numai pentru „organizarea de festivaluri de bere cu caracter etnic ori naţional”).
Recurenta – pârâtă infirmă, în schimb, folosirea denumirii de către consumatorul român pentru desemnarea cel puţin a unui asemenea serviciu.
În acest context, Înalta Curte apreciază că instanţa de apel a considerat în mod corect că stabilirea caracterului uzual al unui semn reprezentat de un cuvânt, pentru desemnarea unui produs sau serviciu, nu exclude, dar nici nu implică în mod necesar cuprinderea cuvântului respectiv în dicţionarul explicativ sau în cel de neologisme al limbii române.
Dacă s-ar reduce semnificaţia cuvintelor devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante la cea redată într-o asemenea lucrare, ipoteza la care se referă art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 s-ar confunda cu cea din art. 5 alin. (1) lit. d) din lege, care are în vedere semnele descriptive, desemnând produsul sau serviciul prin prisma speciei sau a caracteristicilor acestuia.
Or, deşi există în mod evident o interferenţă a sferei de aplicare a celor două norme, cât timp, în ambele cazuri, semnul desemnează însuşi produsul sau serviciul vizat de acesta, excluderea de la înregistrare a mărcilor în ipoteza din art. 5 alin. (1) lit. c) nu este fundamentată pe caracterul descriptiv al mărcilor, ci pe folosirea semnului în activitatea de comerţ al produselor sau serviciilor vizate. În acest ultim caz, este lipsită de relevanţă împrejurarea dacă semnele, inclusiv cuvintele, descriu sau nu proprietăţi sau caracteristici ale produselor sau serviciilor respective (în acelaşi sens, hotărârea din cauza C-517/99 Bravo, paragrafe 35 - 41).
În ipoteza din art. 5 alin. (1) lit. c), este esenţial ca semnificaţia cuvintelor devenite uzuale ca desemnare a unor produse sau servicii să se fi impus în percepţia consumatorului prin folosire în comerţ, indiferent dacă este vorba despre înţelesul din dicţionarul explicativ sau recunoscut în limbajul specific unui domeniu de activitate particular şi acceptat sau nu la nivel academic, cu atât mai mult dacă ar corespunde unor construcţii lexicale în care componentele au, separat, un alt înţeles în vocabularul curent (de exemplu, „Pagini aurii” sau sloganurile publicitare) ori provin din altă limbă („Miss” pentru concursuri de frumuseţe).
În toate aceste cazuri, folosirea cuvintelor în practicile comerciale loiale şi constante, precum şi modul de folosire a acestora, denotă că publicul relevant asociază, în mod neechivoc, respectivul cuvânt cu însuşi produsul sau serviciul şi, drept urmare, semnul nu are aptitudinea de a distinge produsele sau serviciile oferite sub acest semn de cele ale altor comercianţi.
Din această perspectivă, în speţă, instanţa de apel s-a raportat în mod corect la folosirea constantă a denumirii „Oktoberfest” în comerţ, cu respectarea principiilor concurenţiale, în România, ca, de altfel, în întreaga lume, pentru un festival de bere de tip Oktoberfest, organizat după tipicul și în perioada specifică festivalului original pentru a stabili că publicul asociază denumirea cu serviciile care au legătură cu organizarea și promovarea festivalurilor de bere cu caracteristicile esențiale ale manifestării originare din München.
Este de precizat, prin prisma susţinerilor recurentei şi a celor expuse anterior, şi faptul că este lipsit de relevanţă că denumirea provine din limba germană, iar publicul este format din consumatorii români. După cum s-a arătat, în ipoteza din art. 5 alin. (1) lit. c), nu are importanţă dacă respectivul cuvânt face sau nu parte din vocabularul limbii române şi are semnificaţia recunoscută într-un dicţionar explicativ sau de neologisme, ci doar dacă este folosit în mod constant în comerţ pentru un produs sau serviciu, astfel încât publicul să identifice însuşi produsul sau serviciul prin această denumire.
În ceea ce priveşte elementele grafice din compunerea mărcii nr. 12040, se constată că, în mod corect, instanţa de apel a apreciat că sunt descriptive pentru serviciile pentru care marca a fost înregistrată, dat fiind că indică întocmai caracteristicile esenţiale ale serviciilor asigurate în cadrul şi în legătură cu manifestările derulate în cadrul unui „festival” de tip „Oktoberfest”, similar celui bavarez, iar acestea sunt indicate într-o modalitate care permite identificarea imediată şi fără efort a serviciilor de către consumator.
Astfel, relevante pentru această constatare sunt elemente precum halba de bere, personajul care cântă la acordeon şi care este redat într-un mod care sugerează atmosfera de petrecere. Chiar dacă, într-adevăr, nu s-ar putea considera că acesta este îmbrăcat în costum tradiţional bavarez, are, însă, aspectul unui locuitor din zonele rurale, montane ale Bavariei, după cum a reţinut instanţa de apel.
Cât priveşte figura geometrică redată în alb – albastru, cu toate că, într-adevăr, este incert faptul că publicul, constituit din consumatorii români, ar percepe reprezentarea în acest fel a steagului Bavariei, nu este suficient de pregnantă în ansamblul elementelor figurative pentru a fi observată ori, cel mult, dat fiind modul de configurare, va fi considerată drept fundal pentru halba de bere şi covrig şi, deci, asociată cu acestea, ca faţă de masă.
Plasarea acestor elemente figurative alături de denumirea „Oktoberfest” nu permite consumatorului român să perceapă o altă semnificaţie a ansamblului mărcii faţă de cea pe care ar fi în măsură să o atribuie, separat, elementului verbal şi componentelor figurative. Dimpotrivă, denumirea confirmă perceperea acestor din urmă elemente drept o descriere a caracteristicilor esenţiale ale serviciilor asigurate în cadrul şi în legătură cu manifestările derulate în cadrul unui „festival” de tip „Oktoberfest”.
Astfel, consumatorul va percepe marca în ansamblu drept o indicare a naturii serviciilor pe care le desemnează, şi nu a originii acestora, motiv pentru care instanţa de apel a apreciat în mod corect că marca nu are caracter distinctiv.
2. În ceea ce priveşte caracterul distinctiv al mărcii, prin motivele de recurs s-a susţinut că instanţa de apel ar fi ignorat prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora „Dispoziţiile alin. (1) lit. b) - d) nu se aplică în cazul în care, înainte de data de depozit a cererii de înregistrare, marca a dobândit caracter distinctiv ca urmare a folosirii”, în condiţiile în care marca „Oktoberfest”, la data cererii de înregistrare, dobândise caracter distinctiv, ca urmare a folosirii intense pe piaţă de către pârâtă şi a promovării intense a evenimentului Oktoberfest.
În acest context, Înalta Curte constată că, până în acest moment, pârâta nu a invocat incidenţa dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, astfel încât nu s-ar putea reproşa instanţei de apel ignorarea acestei norme şi analizarea dobândirii distinctivităţii mărcii ca urmare a folosirii.
Chiar dacă s-ar considera că susţinerile pârâtei din întâmpinarea depusă în faţa primei instanţe privind renumele dobândit de festivalul Oktoberfest (pct. 1), precum şi înscrisurile de la dosar constând în contractele încheiate în calitate de organizator al festivalului şi articolele de presă/internet, la care se face referire în motivele de recurs, tind la reţinerea dobândirii caracterului distinctiv al mărcii prin folosire, tot nu s-ar putea reţine incidenţa art. 5 alin. (2) din lege, pentru următoarele considerente:
Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 instituie o excepţie de la excluderea înregistrării unei mărci nedistinctive pentru unul dintre motivele prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. b) - d) din lege (implicit, şi de la anularea mărcii pentru aceleaşi motive), în sensul că o asemenea marcă poate fi înregistrată, dacă a dobândit caracter distinctiv prin folosire, astfel încât publicul relevant o percepe ca indicând originea produselor sau serviciilor oferite de un comerciant sub semnul respectiv.
Pentru a fi întrunită ipoteza de excepţie, este necesar ca persoana care o invocă să probeze că a folosit marca – ori, cel puţin, un element al acesteia, în cazul mărcilor compuse –, până la data cererii de înregistrare (hotărârea CJUE din cauza C-217/13 şi 218/13 Oberbank AG ş.a.), iar această folosire a fost făcută de o manieră care să permită identificarea produsului sau a serviciului vizat ca provenind de la o întreprindere determinată.
În cadrul acestei aprecieri, se pot lua în considerare, printre altele, cota de piață deținută de
marca vizată, intensitatea, întinderea geografică și durata utilizării acestei mărci, importanța investițiilor efectuate de întreprindere pentru a o promova, proporția mediilor interesate care, datorită mărcii, identifică produsul sau serviciul ca provenind de la o întreprindere determinată, precum și declarațiile camerelor de comerț și de industrie sau ale altor asociații profesionale (în acest sens, hotărârile CJUE din cauzele C-108/97 şi C-109/97 Windsurfing Chiemsee, paragrafele 49 şi 51; C-353/03 Nestlé, paragraf 31).
Prin probele administrate, pârâta nu a demonstrat întrunirea în persoana sa a condiţiilor menţionate mai sus.
Înscrisurile vizând perioada anterioară datei de 17.02.2012, data cererii de înregistrare a mărcii „Oktoberfest” nr. 120140 - aşadar, referitoare la organizarea festivalului de la Braşov doar în anii 2009, 2010 şi 2011, deoarece cel din anul 2012 a fost organizat în septembrie, iar contractele au fost încheiate în perioada august - septembrie -, relevă că publicul a fost informat că festivalul a fost organizat de către Clubul Economic German şi, după caz, şi de Primăria Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov, ale căror nume sau doar embleme (în cazul acestora din urmă) sunt menţionate pe afişele de promovare.
Pe afişe mai apar numele sponsorului/sponsorilor principali şi, uneori, şi al celorlalţi sponsori, dar pe niciunul dintre afişe nu este menţionată pârâta S.C. B. S.R.L., nici ca organizator, nici cu vreo altă calitate.
Este adevărat că între Clubul Economic German şi pârâtă au fost încheiate contracte de organizare (la dosar a fost depus cel pentru anul 2010), prin care pârâtei i-a revenit obligaţia de a amenaja locaţia de desfăşurare a evenimentului, de a plăti toate cheltuielile, inclusiv chiriile şi contravaloarea utilităţilor, de a obţine avizele şi autorizaţiile necesare funcţionării, scop în care pârâta a încheiat diferite contracte cu furnizorii de utilităţi, cu expozanţii, de prestări servicii pentru promovarea evenimentului, promovarea şi vânzarea de produse în cadrul evenimentului etc., indicate în motivele de recurs.
Pe lângă faptul că folosirea de către pârâtă are un caracter echivoc, în sensul că nu este certă folosirea în nume propriu sau în numele beneficiarului Clubul Economic German, este relevant în cauză faptul că publicul nu a avut ocazia să facă vreo legătură între pârâtă şi serviciile presupuse de eveniment, în absenţa menţionării pârâtei pe afişele destinate publicului şi nici nu rezultă, din înscrisurile de la dosar, că în activitatea de mediatizare a evenimentului, în presa scrisă, media audiovizuală şi pe internet, pârâta a fost menţionată în vreun fel.
Aşadar, nu s-a probat că folosirea mărcii de către pârâtă ar fi permis identificarea de către consumatori a serviciilor vizate ca provenind de la pârâta însăşi, cu atât mai mult cu cât nu s-ar putea reţine, în niciun caz, o asemenea provenienţă exclusivă, în condiţiile în care evenimentul putea fi asociat şi cu alte persoane juridice.
Mai mult, nu s-ar putea reţine o folosire certă a mărcii şi prin prisma faptului că, în toate înscrisurile menţionate anterior, semnul utilizat cu titlu de marcă este fie „Oktoberfest”, fie „Oktoberfest Braşov”, însoţit în cele mai multe cazuri, de anul desfăşurării şi de elementul figurativ (personajul care cântă la acordeon şi, câteodată, şi celelalte elemente).
Contractul de organizare din anul 2010 arată că evenimentul este denumit „Oktoberfest Braşov 2010”, dar acelaşi eveniment, derulat în spaţiul pus la dispoziţie de către Biserica Evanghelică Braşov în perioada 9 - 12.09.2010, a fost aprobat, în realitate, sub denumirea „Micul Oktoberfest Braşov”, cu toate că pe niciunul dintre afişe sau în relatările de presă nu apare această denumire. La fel, şi festivalul din 2009 fusese aprobat cu denumirea „Micul Oktoberfest”, care nu este menţionată pe afişe, cu o singură excepţie.
De asemenea, nu au fost indicate elemente relevante care să permită aprecierea dobândirii caracterului distinctiv al mărcii, de natura celor desprinse din jurisprudenţa CJUE (cota de piață deținută de marca vizată, intensitatea, importanța investițiilor efectuate de întreprindere pentru a o promova etc.).
În aceste condiţii, Înalta Curte apreciază că nu este incident art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 şi, faţă de toate considerentele expuse la pct. 1 şi 2, constată că recursul pârâtei este nefondat şi îl va respinge ca atare, în aplicarea art. 496 alin. (1) C.proc.civ.
II. În ceea ce priveşte recursul declarat de către reclamanta S.C. A. S.R.L., se constată că decizia recurată nu cuprinde motivele pentru care a fost adoptată dispoziţia de menţinere a hotărârii primei instanţe sub aspectul respingerii cererii de anulare a înregistrării mărcii combinate
„micul Oktoberfest” nr. 110169.
Astfel, instanţa de apel a arătat doar că adaosul „micul” la termenul generic şi descriptiv „Oktoberfest” este de natură să distingă serviciile oferite de către pârâtă sub această marcă de serviciile altor comercianţi, fără a justifica în vreun fel această constatare, în fapt şi în drept, prin raportare la susţinerile părţilor pe acest aspect şi la criteriile de apreciere a caracterului distinctiv al unei mărci, cu toate că, în mod corect, a analizat şi valorificat aceste criterii pentru a anula înregistrarea mărcii combinate „Oktoberfest” nr. 120140, iar acea dispoziţie a instanţei de apel beneficiază de autoritate de lucru judecat, prin confirmarea sa prin prezenta hotărâre.
S-a arătat deja, cu ocazia analizării recursului pârâtei, că în cazul unei mărci compuse din mai multe elemente, caracterul distinctiv al mărcii se stabileşte prin examinarea ansamblului componentelor, chiar dacă se analizează şi separat distinctivitatea fiecăreia, întrucât nu este exclus ca întregul pe care îl formează elementele eventual nedistinctive în sine să permită identificarea originii produselor sau serviciilor.
Acest criteriu – ca, de altfel, şi cele privind necesitatea raportării la serviciile desemnate de marcă şi la percepţia publicului relevant – au fost corect aplicate de către instanţa de apel în ceea ce priveşte marca nr. 120140, care a ajuns la concluzia că marca nu are caracter distinctiv, deoarece este compusă dintr-un element devenit uzual pentru desemnarea serviciilor vizate de marcă şi elemente grafice descriptive pentru aceste servicii.
Cu toate acestea, instanţa de apel nu a examinat dacă elementul adiţional din marca nr. 110169 este distinctiv sau descriptiv în raport de aceleaşi servicii, în sensul că ar putea fi percepută de către consumator ca indicând originea acestora sau doar natura ori o caracteristică a serviciilor, respectiv amploarea unui eveniment de tip „Oktoberfest” prin comparaţie cu festivalul original (recurenta a susţinut că ar defini din punct de vedere cantitativ marca la care a fost asociat).
În cea din urmă situaţie, ar fi trebuit arătate motivele pentru care adăugarea acestui element la elementele deja constatate ca fiind nedistinctive ar conduce la un ansamblu distinctiv, în sensul că impresia de ansamblu nu este aceea a unei simple reuniri a unor componente percepute ca nedistinctive, ci a unui întreg cu o semnificaţie proprie, suficient de diferită de cea a componentelor pentru a permite identificarea originii serviciilor vizate de marcă.
Nu în ultimul rând, instanţa de apel ar fi trebuit să arate motivele pentru care menţinerea înregistrării acestei mărci este compatibilă cu interesul general, protejat prin excluderea de la înregistrare a semnelor fără caracter distinctiv, ţinând cont de principiile concurenţei loiale, în sensul că ceilalţi operatori economici de pe aceeași piață relevantă nu sunt împiedicaţi în a folosi în continuare denumirea uzuală Oktoberfest pentru a descrie mai marile sau mai micile festivaluri locale de bere, care au loc în diverse localități din România în lunile septembrie și octombrie din fiecare an, analiză pe care instanţa de apel a făcut-o, în mod corect, în cazul mărcii nr. 120140.
În absenţa motivelor de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei în adoptarea soluţiei favorabile reclamantei, precum şi cele pentru care au fost înlăturate susţinerile şi apărările reclamantei, elemente care trebuie să se regăsească în conţinutul hotărârii judecătoreşti, astfel cum prevede art. 425 alin. (1) lit. b) C.proc.civ., nu este posibil controlul de legalitate a hotărârii pe instanţa ierarhic superioară îl efectuează în raport de motivele de recurs şi de considerentele deciziei recurate.
Drept urmare, nu se poate verifica existenţa unei contrarietăţi între motivele pentru care instanţa de apel a respins înregistrarea mărcii nr. 120140 şi cele pentru care a menţinut înregistrarea mărcii nr. 110169 şi nici încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material, astfel cum a susţinut reclamanta prin motivele de recurs.
În acest context, pe temeiul art. 496 cu referire la art. 488 alin. (1) pct. 6 C.proc.civ., precum şi al art. 497 C.proc.civ., Înalta Curte a admis recursul reclamantei, a casat decizia recurată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. Faţă de caracterul unitar al apelului reclamantei, cu a cărui soluţionare este învestită instanţa de apel, se impune casarea în tot a deciziei, urmând ca, în cadrul rejudecării apelului, să se ţină cont de chestiunile dezlegate în mod definitiv prin respingerea recursului pârâtei prin prezenta decizie de recurs.