Decizia nr. 332/2017
Asupra cauzei de față constată următoarele:
Prin cererea înregistrată la data de 16 decembrie 2014 pe rolul Tribunalului București, secția a IV-a civilă, sub nr. x/3/2014, reclamanta SC A. SRL, în contradictoriu cu pârâții SC B. SRL, C., a solicitat să se dispună anularea numelui comercial al SC B. SRL, obligarea pârâtei SC B. SRL să procedeze la modificarea numelui comercial astfel încât acest nume comercial să nu mai încalce drepturile de proprietate industrială aparținând reclamantei, obligarea pârâtei SC B. SRL să înceteze orice folosire neautorizată a denumirii D., transferul numelui de domeniu către reclamantă și obligarea pârâtei SC B. SRL la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest litigiu.
În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 38 și art. 39 din Legea nr. 26/1990 și art. 29 alin. (4) lit. i) și art. 57 alin. (2) din Normele metodologice de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrării și de eliberare a informațiilor, art. 36 alin. (2) lit. b) și c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 11/1991.
Prin sentința nr. 1116 din 30 septembrie 2015, Tribunalul București, secția a IV-a civilă, a admis cererea, a anulat numele comercial SC B. SRL și a obligat pârâta SC B. SRL să își modifice numele comercial într-o denumire care să nu aibă mărcile înregistrate și/sau numele comercial ale SC A. SRL, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, să înceteze orice folosire neautorizată a denumirii D., să transfere reclamantei numele de domeniu, cu cheltuieli de judecată în cuantum de 12.900,64 lei.
Prin Decizia nr. 384/A din 25 mai 2016, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, a admis apelul declarat de către reclamanta SC A. SRL împotriva sentinței menționate, pe care a schimbat-o, în sensul respingerii acțiunii.
Împotriva deciziei menționate, a declarat recurs reclamanta SC A. SRL, criticând-o pentru nelegalitate în temeiul art. 488 pct. 8 C. proc. civ. și susținând următoarele:
- Instanța de apel a apreciat în mod greșit că limitarea utilizării denumirii comerciale de către intimata - pârâtă la identificarea sa nu poate fi considerată echivalentă unei utilizări „pentru produse și servicii”.
Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene în cazurile C -206/01 Arsenal, C - 48/05 Adam Opel și C - 17/06 Celine, numele comercial poate fi utilizat ca marcă în sensul art. 5 alin. (1) din Directiva nr. 89/104/EEC atunci când este folosit pentru identificarea produselor pe care le comercializează și/sau a serviciilor pe care le furnizează.
În prezenta cauză, intimata se identifică pe piață exclusiv prin intermediul numelui său comercial SC B. SRL, aceasta neaducând nicio dovadă a faptului că serviciile sale de comercializare a unor lubrifianți auto și industriali, precum și de produse conexe sunt oferite consumatorilor sub o altă denumire.
O dovadă foarte clară a acestui fapt o constituie chiar numele de domeniu deținut de intimată, format în integralitate din numele său comercial.
Din informațiile de pe acest website, „SC B. SRL” constituie singura modalitate prin care consumatorii intră în legătură cu produsele și serviciile intimatei. Intimata nu a dovedit existența vreunui punct de desfacere a produselor comercializate, iar în extrasul de la Registrul Comerțului nu este menționat un astfel de punct de lucru, în timp ce sediul se află într-un apartament de bloc.
Din acest motiv, numele de domeniu reprezintă singura denumire pe care consumatorii o vor folosi atunci când vor face referire sau vor deosebi produsele sau serviciile oferite de aceasta de cele oferite de alți comercianți.
Mai mult, în cadrul acestei pagini de internet, precum și în cadrul majorității anunțurilor de pe pagini de internet aparținând terților, intimata nici nu identifică mărcile produselor pe care le comercializează.
Așadar, cel puțin la un prim contact cu aceste anunțuri pe internet, consumatorul nu va avea la dispoziție decât informația că SC B. SRL comercializează lubrifianți de motor și industriali. La acest moment, numele comercial al intimatei este singurul semn care identifică atât serviciile de comercializare ale acesteia, cât și produsele ce fac obiectul acestor servicii.
În plus, intimata utilizează și un element figurativ pentru identificarea serviciilor sale. Contrar susținerilor intimatei din cadrul apelului, elementul figurativ pune în mod clar accentul pe denumirea D. din cadrul numelui comercial. Această modalitate de utilizare a semnului excede utilizării ca simplu nume comercial pentru identificarea societății și trece în arealul utilizării ca semn distinctiv, având denumirea D. ca element dominant, pentru diferențierea serviciilor societății.
Recurenta a conchis pe acest aspect în sensul că, avându-se în vedere funcția esențială a unei mărci de diferențiere a produselor și serviciilor, numele comercial al intimatei este utilizat cu funcție de marcă.
- Instanța de apel a apreciat în mod greșit că dreptul la marcă aparținând recurentei - reclamante nu îi permite să interzică utilizarea, în cadrul comerțului, a numelui comercial, atât timp cât acesta este folosit conform practicilor loiale în domeniul comercial.
Noțiunea de „practici loiale în domeniul comercial” nu este definită în mod expres în legislația română, dar aprecierea privind respectarea bunelor practici se poate face în raport de dispozițiile Legii privind combaterea concurenței neloiale nr. 11/1991.
Astfel, potrivit Legii nr. 11/1991 noțiunea de „uzanțe cinstite” este definită la art. 11 ca fiind „ansamblu de practici sau reguli general recunoscute care se aplică în relațiile comerciale dintre întreprinderi, în scopul prevenirii încălcării drepturilor legitime ale acestora”.
Conform art. 2 alin. (2) lit. c), noțiunea de concurență neloială include și „orice alte practici comerciale care contravin uzanțelor cinstite și principiului general al bunei-credințe și care produc sau pot produce pagube oricăror participanți la piață”.
În cauză, instanța de apel nu a infirmat similaritatea între marca D. aparținând reclamantei și numele comercial al pârâtei și nici similaritatea produselor/serviciilor oferite de cele două părți, astfel încât există toate premisele necesare admiterii faptului că drepturile legitime ale recurentei - reclamante pot fi afectate de existența și folosirea numelui comercial SC B. SRL.
Deși nu există o regulă scrisă, în mod obișnuit marile companii multinaționale își întemeiază în plan local subsidiare cu o denumire comercială identică sau similară cu cea a companiei mamă sau cu cea a denumirii/brandului produselor comercializate. O astfel de alegere are ca scop firesc facilitarea intermedierii cu publicul consumator - acesta, observând identitatea denumirilor, va face imediat legătura cu produsul/compania căutată și va avea siguranța unei achiziții confortabile.
Mai mult, renumele mărcilor D. a fost confirmat de către instanța de fond și ulterior necontestat în apel, prin urmare acest aspect dedus judecății are autoritate de lucru judecat.
Recurenta a depus eforturi deosebite pentru a păstra calitatea produselor oferite sub familia de mărci D. la standardele înalte cu care a fost obișnuit publicul consumator. Prezența pe piață a unui terț care își desfășoară activitatea sub o denumire cvasi-identică celei anterior protejate pentru servicii de comercializare a unor produse identice este de natură a dilua și, în consecință, de a aduce atingere caracterului distinctiv al acestor mărci.
În cazul de față, publicul poate bănui existența unor false legături, considerând că serviciile furnizate sub semnul SC B. SRL provin de la recurentă sau că între intimată și recurentă există legături din punct de vedere economic. O astfel de utilizare a fost considerată de către Curtea de Justiție a Uniuni Europene ca o utilizare ilicită de natura a încălca drepturile la marcă (cauza C-63/97 BMW - Deenik).
Având în vedere că o astfel de legătură nu există între părți, în mod evident crearea acestor false legături este de natură a produce pagube recurentei, atât de natură materială, cât și de imagine.
O astfel de legătură va avea loc în mintea publicului consumator cu atât mai mult cu cât intimata se declară în cadrul anunțurilor publicitare ca fiind distribuitor al produselor D. Publicul consumator va considera că un distribuitor de produse D. a cărui nume comercial este SC B. SRL și care deține și operează domeniul de internet, are cel puțin o relație comercială specială cu producătorul produselor D. și titularul acestei mărci.
Existența potențială a unei astfel de legături în mintea publicului consumator plasează utilizarea semnului identic sau similar cu marca în afara practicilor loiale, utilizatorul semnului obținând în acest fel o poziție privilegiată pe piață față de alți competitori și putând potențial să aducă un prejudiciu intereselor legitime ale titularului mărcii.
Recurenta a criticat, totodată, aprecierea instanței de apel în sensul că existența unui nume de domeniu de internet inactiv nu echivalează unei utilizări neloiale a numelui comercial.
Faptul că domeniul de internet, după ce a fost utilizat în mod constant mai mult de 4 ani de zile (2009-2013), nu mai este utilizat în acest moment, nu înlătură existența încălcării.
Reținerea unei astfel de încălcări nu este condiționată de utilizarea numelui de domeniu. Instanțele naționale au fost constante în a reține existența unei încălcări și în a dispune anularea sau transferarea unor nume de domeniu care nu au fost niciodată utilizate, simpla înregistrare constituind o încălcare în sine.
Totodată, încetarea (posibil temporară) a unei încălcări a unui drept la marcă nu elimină posibilitatea introducerii unei acțiuni în justiție împotriva respectivei încălcări. Și în acest sens instanțele naționale au fost constante în respingerea excepțiilor de tardivitate sau lipsă de interes ridicate de pârâți în dosare similare.
Așadar, simpla existență a acestui nume de domeniu este suficientă pentru a se reține existența unei încălcări a mărcilor D.
Atât timp cât, în mod constant, s-a considerat că înregistrarea și folosirea unui nume de domeniu constituie o încălcare a mărcii, fiind o utilizare în comerț pentru identificarea unor produse sau servicii (incluzând și utilizarea pentru publicitate), în mod evident, în situația în care numele de domeniu este identic cu numele comercial, utilizarea numele de domeniu este în același timp și utilizarea numelui comercial, utilizare care, la rândul său, îndeplinește condițiile sus - menționate.
Recurenta a conchis că utilizarea numelui comercial de către intimată nu s-a făcut cu respectarea uzanțelor comerciale cinstite, deoarece acesta aduce atingere drepturilor anterioare legitime deținute de recurentă asupra mărcilor D., iar deținerea și utilizarea acestuia este de natură a duce la diluarea treptată a caracterului distinctiv al mărcii de renume D., fapt care poate produce pagube importante titularului mărcii.
Prin încheierea din camera de consiliu de la data de 13 ianuarie 2017, Înalta Curte a admis în principiu recursul declarat de către reclamanta SC A. SRL, față de dispozițiile art. 493 alin. (7) N.C.P.C. și de conținutul raportului asupra admisibilității în principiu a recursului, prin care s-a constatat îndeplinirea tuturor condițiilor de fond și de formă prevăzute de art. 493 alin. (3) N.C.P.C., inclusiv încadrarea motivelor de recurs vizând încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material în cazul descris de art. 488 alin. (1) pct. 8 N.C.P.C., explicit invocat.
Examinând decizia recurată în raport de criticile formulate și actele dosarului, Înalta Curte constată următoarele:
Recurenta - reclamantă SC A. SRL a susținut aplicarea greșită a legii de către instanța de apel și, cu toate că a invocat în mod explicit doar prevederile Legii nr. 11/1991, în cadrul celui de-al doilea motiv de recurs, Înalta Curte reține, din dezvoltarea susținerilor recurentei, că se pretinde aplicarea greșită a dispozițiilor legale pe care instanța de apel și-a fundamentat aprecierile criticate.
Prin decizia recurată s-a făcut aplicarea prevederilor art. 36 alin. (1) și art. 39 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 84/1998, corespunzând dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) lit. a) din Directiva nr. 95/2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, astfel cum au fost interpretate în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (hotărârea din cauza C-17/06 Céline).
După cum s-a arătat în mod corect de către instanța de apel, în aplicarea art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, interpretat prin prisma jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, utilizarea de către terț a propriului nume comercial pentru „produse”, așadar cu funcția de marcă, reprezintă condiția pentru existența unui conflict între o marcă și un nume comercial. Doar dacă această condiție este îndeplinită, trebuie verificat în ce măsură numele comercial este folosit conform bunelor practici din domeniul comercial, pentru a opera limitarea exercițiului dreptului la marcă prevăzută de art. 39 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din lege.
În contextul motivelor de recurs, Înalta Curte reține că argumentul decisiv pentru care instanța de apel a respins pretențiile reclamantei a fost acela al nedovedirii utilizării de către pârâtă a numelui său comercial „pentru produse”.
Analizarea situației de excepție se impunea doar dacă, dimpotrivă, s-ar fi constatat utilizarea semnului de către terț cu funcția de marcă.
Pe de altă parte, chiar dacă s-a făcut referire și la situația de excepție, din modul de argumentare reiese că instanța de apel a avut în vedere mai degrabă neîndeplinirea condiției din art. 36 alin. (1) al Legii nr. 84/1998.
Astfel, s-a constatat că în oferta de comercializare a unor produse similare celor pentru care marca reclamantei este înregistrată, numele comercial al pârâtei este menționat exclusiv în scop de identificare a comerciantului, ceea ce înseamnă că semnul nu ar fi utilizat cu funcția de marcă, pentru deosebirea produselor sau a serviciilor proprii de cele ale altor comercianți.
Cât privește domeniul de internet, s-a reținut doar că este inactiv și, cu toate că instanța de apel a plasat acest considerent în cadrul condiției utilizării loiale, nu a relevat în niciun fel legătura cu această condiție, cu atât mai mult cu cât anterior se reținuse că reclamanta nu a justificat și nici probat maniera în care pârâta și-a folosit numele comercial cu funcția de marcă.
Prin motivele de recurs, au fost criticate ambele aprecieri din decizia recurată, iar susținerile recurentei sunt fondate.
În ceea ce privește domeniul de internet, recurenta a susținut că încălcarea dreptului la marcă nu este înlăturată prin faptul că acesta nu mai este utilizat în acest moment, după ce a fost utilizat constant timp de peste 4 ani, pentru existența încălcării fiind suficientă simpla înregistrare, nu și utilizarea numelui de domeniu.
Numele de domeniu înregistrat de către C. (chemat în judecată în cauză pentru opozabilitate) reprezintă un semn ce are aptitudinea de a identifica un site de internet, implicit, produsele și serviciile oferite prin site-ul respectiv.
În aceste condiții, semnul poate intra în conflict cu o marcă anterior înregistrată, cât timp este afectată însăși funcția oricărei mărci de garantare a originii produselor sau a serviciilor pentru care marca a fost înregistrată.
De altfel, instanța de apel a reținut în cauză că anunțul privind comercializare de către pârâtă a unor produse similare celor pentru care marca reclamantei este înregistrată provine de pe site-ul de internet ce conține numele de domeniu, astfel încât acest semn a fost efectiv folosit pentru identificarea serviciilor prestate de către pârâtă.
Faptul că, în prezent, site-ul nu mai poate fi accesat nu înlătură premisele unei încălcări a dreptului la marcă, în condițiile în care numele de domeniu, înregistrat în anul 2009, figurează ca fiind în continuare înregistrat pe numele pârâtei, după cum rezultă din datele furnizate de către C. (fila 109 dosar tribunal).
Pârâta păstrează dreptul de dispoziție asupra acestui semn și poate relua în orice moment publicarea ofertelor de comercializare, cu atât mai mult cu cât reclamanta a dovedit, prin înscrisurile atașate cererii de recurs, că pârâta a continuat să indice adresa de internet respectivă în datele de contact publicate pe alte pagini web (file 16 și 23).
Mai mult, din aceleași informații oferite de C., reiese că înregistrarea numelui de domeniu a fost actualizată la data de 26 ianuarie 2015, așadar după data formulării cererii de chemare în judecată - 16 decembrie 2014, ceea ce prezumă caracterul temporar al încetării utilizării semnului.
În aceste condiții, se constată că, în mod greșit, instanța de apel a exclus posibilitatea existenței unei încălcări a dreptului la marcă invocat de către reclamantă prin înregistrarea și utilizarea numelui de domeniu identic numelui comercial al pârâtei, dat fiind că domeniul de internet nu este activ, neanalizând pretențiile reclamantei din această perspectivă, în contextul condițiilor de aplicare a prevederilor art. 36 alin. (1) și art. 39 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 84/1998.
În ceea ce privește condiția ca numele comercial să fie utilizat cu funcție de marcă pentru existența conflictului între acest semn și o marcă înregistrată, pe temeiul art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, recurenta a susținut că serviciile oferite de către pârâtă se identifică pe piață exclusiv prin intermediul numelui comercial SC B. SRL, cât timp pârâta nu a dovedit că serviciile sunt oferite sub o altă denumire. O dovadă clară în acest sens o reprezintă numele de domeniu înregistrat de către pârâtă, singura modalitate prin care consumatorii pot face deosebire între produsele sau serviciile acesteia de cele ale altor comercianți.
Față de aceste susțineri ale recurentei, Înalta Curte reține că instanța de apel a analizat dacă oferta de comercializare a unor produse similare celor pentru care marca reclamantei este înregistrată, provenind de pe site-ul de internet, reprezintă o utilizare „pentru produse” sau „pentru servicii”.
Pe lângă faptul că, astfel cum s-a menționat anterior, instanța de apel nu a analizat pretențiile reclamantei prin prisma numelui de domeniu, este de reținut că, în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, relevată în mod corect prin motivele de recurs, s-a arătat constant că expresia „pentru produse sau servicii” identice cu cele pentru care marca este înregistrată, cuprinsă în art. 5 alin. (1) lit. a) din Directivă și în art. 9 alin. (1) lit. a) din Regulamentul mărcii comunitare, privește, în principiu, produsele sau serviciile terțului care utilizează un semn identic cu marca și că acțiunile enumerate în aceste norme constituie utilizări pentru produse sau servicii, inclusiv oferirea spre vânzare a produselor sau a serviciilor sub semnul respectiv, utilizarea semnului în documentele de afaceri și în publicitate (hotărârea din cauzele conexate C-236/08 și 238/08 Google France, paragrafe 60-61, cu jurisprudența indicată, în special hotărârile din cauzele C-206/01 Arsenal Football Club și C-48/05 Adam Opel).
Anunțul analizat (fila 90 dosar tribunal) conține nu numai o ofertă de comercializare a produselor similare cu cele pentru care mărcile reclamantei au fost înregistrate (în special lubrifianți industriali, uleiuri auto), dar și prezentarea serviciilor prestate de către pârâtă. Or, conform art. 3 lit. a) din Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, prin „publicitate” se înțelege „orice formă de prezentare a unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liberale, în scopul promovării vânzării de bunuri ori servicii, inclusiv bunuri imobile, drepturi și obligații”.
Ca atare, anunțul reprezintă și o formă de publicitate în privința activității pârâtei, în scopul promovării vânzării produselor și a serviciilor prestate,care echivalează cu o utilizare pentru produse și/sau servicii.
În absența indicării unui alt semn sub care se comercializează produsele promovate și oferite spre vânzare, se prezumă că aceste acte se desfășoară chiar sub numele comercial, revenind pârâtei sarcina de a proba că, în realitate, a comercializat produse sau servicii sub o altă denumire.
În raport de conținutul noțiunii de „utilizare pentru produse” sau „pentru servicii” și al sarcinii probei, instanța de apel a înlăturat, în mod greșit, anunțul în discuție ca nefiind un mijloc de probă relevant în analiza pretențiilor întemeiate pe dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.
Cât privește cerințele de aplicare a prevederilor art. 39 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 84/1998, prin motivele de recurs s-a susținut că, în virtutea renumelui mărcilor D. ale reclamantei, prezența pe piață a terțului sub o denumire cvasi-identică pentru servicii de comercializare a unor produse identice cu cele pentru care mărcile sunt înregistrate poate induce consumatorului ideea unei false legături între serviciile furnizate sub semnul SC B. SRL și titularul mărcilor sau chiar între reclamantă și pârâtă.
Susținerile recurentei relevă în mod corect elemente ce interesează aplicarea normelor respective, astfel cum au fost conturate în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, la care s-a făcut trimitere prin motivele de recurs.
Astfel, în sensul art. 6 alin. (1) lit. a) din Directivă (corespunzând art. 39 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 84/1998), folosirea numelui comercial de către terț nu este conformă bunelor practici din domeniul comercial dacă ar putea da impresia consumatorului că există o legătură comercială între terț și titularul mărcii și dacă terțul este conștient de acest efect. De asemenea, ar trebui să se țină cont de eventualul renume al mărcii, de care terțul ar putea profita pentru comercializarea produselor sale (de exemplu, hotărârile din cauzele C-63/97 BMW, paragrafe 51 și 52; C-245/02 Anheuser-Busch, parag. 82 și 83).
Din considerentele deciziei nu rezultă aplicarea legii din această perspectivă, astfel încât nu poate fi cercetată legalitatea deciziei pe acest aspect, urmând ca susținerile recurentei să fie analizate cu ocazia rejudecării apelului, inclusiv susținerea privind autoritatea de lucru judecat a aprecierii primei instanțe asupra renumelui mărcilor reclamantei.
În condițiile în care ambele considerente pe care decizia recurată a fost fundamentată au fost infirmate prin prezenta decizie, pentru aplicarea greșită a legii, nu se poate cerceta în cadrul recursului dacă înscrisurile atașate cererii de recurs sunt apte să susțină pretențiile reclamantei în limitele motivelor cererii de chemare în judecată - și, deci, să fie analizate ca atare - ori, dimpotrivă, relevă motive noi în legătură cu utilizarea de către pârâtă a semnului D., respectiv prin elementul grafic particular (fila 21 dosar recurs) și prin menționarea chiar a mărcii D. alăturată calității pârâtei de importator și distribuitor al produselor purtând marca.
Urmează ca acest aspect să fie evaluat de către instanța de apel, în cadrul rejudecării, după punerea sa în discuția părților și dezbaterea sa în contradictoriu.
Față de toate considerentele expuse, Înalta Curte va admite recursul pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. și, în aplicarea art. 497 C. proc. civ., va casa decizia recurată și va trimite cauza spre rejudecare la aceeași instanță de apel.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E
Admite recursul declarat de reclamanta SC A. SRL împotriva Deciziei nr. 384/A din 25 mai 2016 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă.
Casează decizia recurată și trimite cauza spre rejudecare la aceeași instanță de apel.
Definitivă.
Pronunțată în ședință publică astăzi, 17 februarie 2017.