Conflict între o marcă anterioară și nume de domeniu. Includerea mărcii în numele de domeniu. Lipsa acordului titularului mărcii. Comercializarea prin intermediul site-ul a produselor purtând marca înregistrată. Încălcarea drepturilor conferite de marcă
Cuprins pe materii : Dreptul proprietății intelectuale. Marcă
Index alfabetic : domeniu de internet
- epuizarea dreptului la marcă
- risc de confuzie
- similaritate
Legea nr. 84/1998, art. 2, art. 36, art. 38
Preluarea în întregime a mărcii protejate în cuprinsul numelui de domeniu de internet, în lipsa unui acord al titularului mărcii, este de natură a crea confuzie în rândul consumatorilor vizaţi de produsele comercializate de către acesta, fiind de aşteptat ca ei să creadă că societatea care deţine numele de domeniu „John Deere” este una şi aceeaşi cu cea care produce şi comercializează produsele sub numele „John Deere”.
Această manieră de abordare a publicităţii prin internet nu este conformă bunelor practici, întrucât induce credinţa consumatorilor că bunurile sunt direct valorificate de titularul mărcii, de natură a aduce avantaje comerciale în sensul că produsele sunt garantate a fi originale. De altfel, este lipsit de importanţă faptul că bunurile comercializate prin intermediul site-ul sunt originale, căci ceea ce se impută deținătorului domeniului de internet nu este punerea în circulaţie de mărfuri contrafăcute, ci faptul folosirii mărcii ca denumire de domeniu fără acordul titularului mărcii.
Secția I civilă, decizia nr. 1784 din 14 noiembrie 2017
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, la data de 10.02.2012, reclamanta A., prin mandatar autorizat B. S.A., a solicitat în contradictoriu cu pârâţii C. Întreprindere Individuală, S.C. D. S.R.L. şi, pentru opozabilitate Institutul National de Cercetare - Dezvoltare în Informatică (I.C.I.), în temeiul prevederilor art. 109 C.proc.civ., ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate încălcarea dreptului de folosire exclusivă, ce aparţine reclamantei, titulara mărcilor „JOHN DEERE" înregistrate la nivel internaţional şi comunitar; să se constate că numele de domeniu www.tractoarejohndeere.ro, încalcă drepturile exclusive asupra mărcilor reclamantei şi să se dispună interzicerea utilizării acestui domeniu de internet de către pârâtă, sub sancţiunea unor daune cominatorii de 100 euro/zi de întârziere, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti; să se dispună interzicerea folosirii şi încetarea înregistrării numelui de domeniu www.tractoarejohndeere.ro pe numele pârâtei şi să oblige Institutul de Cercetare Dezvoltare în Informatică să suspende folosirea domeniului de internet menţionat; să se dispună obligarea pârâtului I.C.I. Bucureşti de a efectua transferul numelui de domeniu către reclamant, conform Regulilor pentru înregistrarea numelor de domenii şi subdomenii din zona.ro, după îndeplinirea procedurii legale, reglementată de I.C.I., necesare transferului şi formularea unei cereri în acest sens cu plata taxelor aferente transferului numelui de domeniu; să se dispună publicarea, într-un ziar cu tiraj naţional, pe cheltuiala pârâtei, a dispozitivului hotărârii care se va pronunţa, în cel mult 10 zile de la data rămânerii definitive a acesteia.
Prin sentinţa civilă nr.517 din 12.03.2013 Tribunalul Bucureşti, Secţia a IV-a civilă a respins, ca neîntemeiată, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Institutul Naţional de cercetare Dezvoltare în Informatică; a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei SC D. SRL; a respins acţiunea formulată de reclamanta A. Illinois Statele Unite ale Americii, prin mandatar autorizat B. S.A., în contradictoriu cu pârâta S.C. D. S.R.L., ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă; a admis cererea formulată de reclamantă, prin mandatar autorizat B. S.A., în contradictoriu cu pârâţii C. Întreprindere Individuală şi Institutul National de Cercetare - Dezvoltare în Informatică (I.C.I.); a constatat că numele de domeniu www.tractoarejohmdeere.ro încalcă drepturile exclusive asupra mărcilor reclamantei; a interzis pârâtei C. Întreprindere Individuală să utilizeze acest domeniu de internet; a obligat pârâtul I.C.I. Bucureşti să efectueze transferul numelui de domeniu către reclamantă; a obligat pârâta C. Întreprindere Individuală să publice dispozitivul hotărârii, pe cheltuiala sa, într-un ziar de/cu tiraj naţional, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii; a obligat pârâta C. Întreprindere Individuală la plata către reclamantă a sumei de 3.000 euro în echivalent în lei la data plăţii, la cursul B.N.R. - reprezentând onorariu de avocat şi 46,30 lei contravaloare taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar.
Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, învestită cu soluţionarea apelului declarat de pârâta C. Întreprindere Individuală, prin decizia nr.246/A din 18.12.2013 a respins calea de atac, ca nefondată pentru considerentele ce se vor arăta.
Apelanta - pârâtă a invocat teoria epuizării dreptului la marcă potrivit căreia titularul său nu poate să interzică utilizarea acesteia pentru produsele care au fost introduse pe piaţa comunitară sub această marcă de către titular sau cu consimţământul acestuia, adică pentru produsele introduse în regim legal (art. 13 din Regulamentul CE 207/2009).
În cauză, această teorie nu poate fi valorificată ca apărare, întrucât actul de contrafacere reclamat este folosirea mărcii prin preluarea acesteia în întregime în cuprinsul numelui de domeniu înregistrat de pârâtă, în lipsa unui acord al titularului. Drepturile conferite de marcă titularului se epuizează doar pentru exemplarele produsului care au făcut obiectul unei prime introduceri pe piață de titularul însuși sau cu consimțământul său. În schimb, titularul poate să interzică oricând utilizarea mărcii pentru alte exemplare din același produs, care nu au făcut obiectul unei astfel de prime introduceri pe piață, așa cum poate interzice și în situația în care starea produselor este modificată/alterată după punerea lor în comerț.
Numele de domeniu reprezintă un semn distinctiv, folosit cu intenția de a identifica un site de internet, implicit produsele și serviciile oferite prin site-ul respectiv. În aceste condiții, semnul poate intra în conflict cu drepturi de proprietate intelectuală anterior înregistrate, conflictul cu marca fiind reglat de art.36 alin.(1) din Legea nr.84/1998.
Consecința epuizării dreptului este că, odată puse în circulație produsele acoperite de marcă, dreptul la marcă nu poate împiedica libera circulație a produselor marcate și nu constituie un obstacol pentru tranzacțiile ulterioare.
Titularului mărcii i se recunoaște însă un drept de intervenție atunci când intermediarul săvârșește acte incompatibile cu funcția mărcii. Recunoașterea pentru titularul mărcii a dreptului de a interveni constituie o limitare a teoriei epuizării dreptului. Această limitare are ca fundament funcția mărcii de a garanta consumatorului autenticitatea, originea și calitatea produsului acoperit de marcă.
Folosirea numelui de domeniu, ce are ca scop promovarea propriei activități comerciale, având ca punct de plecare marca reclamantei, reprodusă în întregime, denotă intenția de crea o asemănare sau confuzie cu marca (prin sugerarea unei afilieri sau a altui tip de legătură) în scopul obținerii de câștiguri comerciale.
Deținătorul numelui de domeniu a încercat în mod intenționat să atragă prin folosirea numelui de domeniu utilizatorii de internet către web site-ul său, prin crearea unei asemănări sau confuzii cu marca reclamantului (prin sugerarea unei afilieri sau a altui tip de legătură) în scopul obținerii de câștiguri comerciale.
Numele de domeniu reproduce quasi identic marca reclamantei, similaritatea din semn și marcă fiind dată de elementul distinctiv, dominant ”John Deere”. Percepția mărcilor în mintea consumatorului mediu joacă un rol decisiv în aprecierea globală a probabilității de confuzie, un astfel de consumator percepe marca, în mod normal, ca pe un întreg și nu ii analizează diferitele detalii.
Adăugarea, în cuprinsul numelui de domeniu, a elementului verbal ”tractoare”, desemnând produsul pus în vânzare, nu este aptă de a conferi caracter distinctiv combinației de cuvinte utilizată de pârâtă.
În condițiile identității de produse, și a similarității dintre marcă și semn, dată de elementul comun ” JOHN DEERE”, foarte distinctiv, riscul de confuzie este demonstrat.
Politica Uniformă de Rezolvare a Disputelor privind Numele de Domenii adoptată de registrul ROTLD se aplică în procedura administrativă, facultativă pentru părți, care nu sunt împiedicate să sesizeze instanța judecătorească, în lipsa parcurgerii acestei proceduri.
Împotriva deciziei a declarat recurs pârâta C. Întreprindere Individuală, întemeiat pe dispoziţiile art.304 pct.7 şi 9 C.proc.civ., solicitând casarea hotărârii recurate şi trimiterea cauzei pentru rejudecare la aceeaşi instanță de fond în vederea administrării de probe de către ambele părţi pentru cele ce urmează:
Deşi instanţa refuză aplicarea efectelor juridice ale epuizării dreptului intimatei-reclamante la marca "John Deere" pentru tractoarele puse în comerţ de către titulară, instanţa de apel reţine: „consecinţa epuizării dreptului este că, odată puse în circulaţie produsele acoperite de marcă, dreptul la marcă nu poate împiedica libera circulaţie a produselor marcate şi nu constituie un obstacol pentru tranzacţiile ulterioare”.
Contradicţia în raţionamentul instanţei de apel este evidentă, deoarece, dacă, urmare a epuizării dreptului la marcă al titularei intimate-reclamante pentru tractoarele marca "John Deere" puse în comerţ de către aceasta pe piaţa Uniunii Europene, titulara nu are dreptul de a interzice ulterior libera circulaţie a produselor marcate şi de a obstacula tranzacţiile comerciale cu tractoarele marca "John Deere", atunci intimata-reclamantă nu are nici dreptul de a interzice actele de comercializare a acestor tractoare originale marca "John Deere", inclusiv actele de comercializare efectuate prin intermediul site-ului www.tractoarejohndeere.ro .
Contrar considerentelor instanţei, epuizarea dreptului la marca "John Deere", ca efect al punerii în comerţ a tractoarelor pe teritoriul Uniunii Europene, de către titulara mărcii, nu poate fi încălcat pe acelaşi teritoriu, fiind exclusă ipoteza săvârşirii unei fapte de contrafacere prin comercializarea ulterioară a acestor tractoare originale sub marca "John Deere", inclusiv prin intermediul site-ului www.tractoareiohndeere.ro.
În condiţiile în care un drept la marcă este epuizat, este exclus orice risc de confuzie pentru consumatori cu privire la originea comercială a tractoarelor originale marca "John Deere", comercializate liber pe teritoriul Uniunii Europene, ulterior punerii în comerţ a acestora de către titulara mărcii.
Raţionamentul juridic contradictoriu al instanţei de apel sub aspectul efectelor juridice ale epuizării dreptului la marcă a avut drept consecinţă efectuarea operaţiunii de comparare a produselor originale tractoare comercializate de intimata-reclamantă sub marca "John Deere", în privinţa cărora dreptul la marcă s-a epuizat cu produsele originale (tractoare) comercializate de recurenta-pârâtă sub marca "John Deere", prin intermediul site-ului www.tractoarejohndeere.ro pentru a stabili „identitatea de produse” (în realitate, aceleaşi produse, provenite de la un producător unic - intimata-reclamantă, titulară a dreptului la marcă), care, - în condiţiile similarităţii dintre marcă şi numele de domeniu, ar da naştere unui risc de confuzie pentru consumatori cu privire la originea comercială a unor produse originale.
Este contradictoriu raţionamentul juridic al instanţei de apel, sub aspectul încălcării funcţiei esenţiale a mărcii "John Deere".
Este esenţial că tractoarele comercializate de recurenta-pârâtă sub marca "John Deere" prin intermediul site-ului www.tractoarejohndeere.ro au aceeaşi origine cu tractoarele puse în comerţ pe piaţa Uniunii Europene de către intimata-reclamantă, titulară a mărcii "John Deere".
Nu există nicio o dovadă depusă de intimata-reclamantă la dosarul instanţelor de fond, din care să reiasă suspiciuni că tractoarele marca "John Deere" comercializate prin intermediul site-ului www.tractoarejohndeere.ro ar proveni de pe o altă piaţă decât piaţa Uniunii Europene.
Raţionamentul contradictoriu al instanţei de apel a avut drept consecinţă admiterea acţiunii în contrafacere, în condiţiile în care comercializarea unor tractoare originale marca "John Deere" prin intermediul site-ului www.tractoareiohndeere.ro nu era aptă să încalce funcţia mărcii "John Deere" de a garanta consumatorului autenticitatea, originea şi calitatea produsului comercializat sub marca producătoarei, intimată-reclamantă.
În mod contradictoriu, aceasta nu a observat că produsele identificate prin numele de domeniu www.tractoarejohndeere.ro sunt în realitate tractoarele originale marca "John Deere", care au ca origine comercială producătoarea intimată-reclamantă, tractoare pe care aceasta le-a pus în comerţ anterior pe teritoriul Uniunii Europene, ceea ce semnifică că recurenta-pârâtă nu a săvârşit niciun act de contrafacere a mărcii "John Deere".
Sub aspectul incidenţei dispoziţiilor art.38 alin.(2) din Legea nr. 84/1998, motivarea hotărârii instanţei de apel care a menţinut cele statuate de Tribunalul Bucureşti, nu corespunde unor dovezi care să fi fost administrate în dosar.
La dosarul cauzei nu s-au administrat probe din care să fi rezultat că prin intermediul site-ului cu nume de domeniu www.tractoarejohndeere.ro ar fi comercializate tractoare care nu provin de pe piaţa Uniunii Europene, nici probe din care să fi rezultat ca starea tractoarelor originale marca "John Deere" ar fi fost modificată sau alterată după punerea lor în comerţ de către titulara mărcii, pe piaţa Uniunii Europene.
În raport de situaţia de fapt care rezultă din dovezile administrate în dosar, statuările instanţei de apel nu sunt motivate.
Se mai invocă faptul că hotărârea atacată a fost pronunţată cu aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 2 şi ale art. 36 din Legea nr. 84/1998.
Astfel, art. 2 din Legea nr. 84/1998 reglementează condiţiile pe care semnele înregistrate ca marcă trebuie să le întrunească pentru a putea îndeplini funcţia în vederea căreia legea le recunoaşte protecţie juridică: „[...] aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.”
Potrivit jurisprudenţei constante a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dreptul la marcă înregistrată este protejat legal în vederea îndeplinirii funcţiei mărcii de a garanta consumatorului originea produselor comercializate sub semn, prin aceea că îi permite să distingă, fără confuzie, acel produs de alte produse, care au o altă origine (CJUE, C-102/77, Hoffmann-La Roche v. Centrafarm).
Întinderea sferei drepturilor la marcă este reglementată prin dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 84/1998.
Art. 36 din Legea nr. 84/1998 nu reglementează dreptul titularului unei mărci de a înregistra sau dobândi toate categoriile de semne distinctive identice sau similare cu marca sa (cum ar fi numele de domeniu).
Riscul de confuzie pentru consumatori cu privire la originea comercială a produselor comercializate sub semnele aflate în conflict este condiţia sine qua non pentru admiterea acţiunii întemeiate pe dispoziţiile art. 36 alin. (2). lit. b) din Legea nr. 84/1998.
Considerentele referitoare la existenţa riscului de confuzie dintre numele de domeniu www.tractbarejohndeere.ro şi marca "John Deere", semne distinctive considerate în sine, sunt evident greșite, deoarece riscul de confuzie trebuie să se producă nu între semnele distinctive comparate, ci cu privire la originea comercială a produselor care sunt comercializate sub semnele comparate.
Or, în speţă, din dovezile aflate la dosar reiese că prin intermediul site-ului cu nume de domeniu www.tractoarejohndeere.ro sunt comercializate, sub marca "John Deere"; tractoare originale, care provin de pe piaţa Uniunii Europene, de la una şi aceeaşi întreprindere - intimata-reclamantă, tractoare care au fost anterior puse în comerţ pe piaţa Uniunii Europene de către intimata-reclamantă, titulara mărcii.
Sub aspectul comparării produselor, în vederea aplicării dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b), instanţa a greşit, deoarece au fost comparate produsele tractoare originale, comercializate sub marca "John Deere" prin intermediul site-ului www.tractoarejohndeere.ro cu produsele tractoare originale, puse anterior în Comerţ pe piaţa Uniunii Europene de către intimata-reclamantă, sub marca "John Deere" şi nu permit compararea produselor care provin de la unul şi acelaşi producător, pentru a stabili că produsele sunt identice şi pentru a concluziona că, în consecinţă, există un risc de confuzie pentru consumatori cu privire la originea comercială a acestor produse.
În aceste condiţii, este fără dubiu că numele de domeniu www.tractoarejohndeere.ro, care include marca "John Deere", fără consimţământul titularei mărcii, este folosit pentru a identifica tractoare originale, comercializate după ce titulara mărcii a pus în comerţ pe teritoriul Uniunii Europene aceste tractoare, şi că publicul consumator este informat corect cu privire la originea comercială a tractoarelor, tocmai prin folosirea mărcii "John Deere".
Un alt motiv de recurs se referă la faptul că hotărârea atacată a fost pronunţată cu încălcarea dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi ale art. 38 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 84/1998.
Procedeul instanţei de apel de a înlătura efectele juridice ale epuizării dreptului la marca, stabilite prin dispoziţiile de principiu ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, şi de a aplica cu prioritate dispoziţiile cu valoare de excepţie de la regulă, reglementate prin alin. (2) al art. 38 din Legea nr. 84/1998, este contrar legii, în condiţiile în care nu există la dosarul instanţelor de fond dovezi din care să reiasă că tractoarele originale, comercializate sub marca John Deere prin intermediul site-ului cu nume de domeniu www.tractoarejohndeere.ro nu ar fi făcut obiectul unei prime introduceri pe piaţa Uniunii Europene cu consimţământul titularei mărcii, nici dovezi din care să reiasă că starea tractoarelor ar fi fost modificată sau alterată după punerea lor pe piaţă.
Au fost încălcate şi dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, care, în lipsa existenţei unui risc de confuzie cu privire la originea comercială a tractoarelor originale comercializate prin intermediul unui site internet, tractoare care provin de pe piaţa Uniunii Europene şi care au fost anterior puse pe piaţa Uniunii Europene de titulara mărcii, nu recunosc titularei mărcii dreptul de a interzice sau de a permite unor terţi includerea mărcii într-un nume de domeniu.
Sub aspectul interpretării şi aplicării dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, este esenţial că legea nu reglementează dreptul intimatei-reclamante să controleze sau să limiteze sau să interzică unor terţi efectuare unor acte de comercializare â tractoarelor marca "John Deere", care au fost comercializate-anterior pe piaţa Uniunii Europene cu acordul acesteia, prin acordarea sau neacordarea consimţământului său de a include în numele lor de domeniu marca "John Deere".
Or, efectul epuizării dreptului la marcă, urmare a punerii pe piaţa Uniunii Europene a produselor originale, cu consimţământul titularului mărcii, este reglementat tocmai pentru a permite libertatea comerţului paralel cu produse originale în interiorul pieţei Uniunii Europene.
În condiţiile în care în dosar nu s-au administrat dovezi din care să rezulte că ar exista motive temeinice care să justifice opoziţia titularului la comercializarea liberă a tractoarelor marca "John Deere" pe piaţa Uniunii Europene, ulterior punerii în comerţ pe piaţa Uniunii Europene de către titulara mărcii, interpretarea dată prin hotărârea atacată, în sensul că, după epuizarea dreptului la marcă pe piaţa Uniunii Europene, titulara mărcii poate exercita prerogativa de a interzice sau permite terţilor includerea mărcii în numele de domenii pentru site-uri de internet prin intermediul cărora sunt comercializate ulterior aceste tractoare originale, în mod condiţionat de calitatea lor de distribuitori oficiali sau agreaţi încalcă în mod vădit dispoziţiile articolului 101 (fostul art. 81 din Tratatul CE) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
În speţă, prevederile art. 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene interzic împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei în cadrul pieţei interne prin încheierea de contracte (acorduri) între titularul mărcii "John Deere", al cărui drept la marcă s-a epuizat ca urmare a punerii în comerţ pe piaţa europeană a tractoarelor, cu anumiţi distribuitori care să fie protejaţi de orice concurenţă din partea oricăror alţi distribuitori care comercializează aceste tractoare originale provenite de pe piaţa Uniunii Europene sub marca "John Deere".
Art. 101 din Tratat interzice în mod expres ca, prin contracte de distribuţie exclusiva/selectivă, anumiţi distribuitori să beneficieze de protecţie teritorială absolută pentru un anumit teritoriu sau Stat Membru al Uniunii Europene, dacă astfel de contracte de distribuţie au ca obiect sau ca efect în special limitarea sau controlul comercializării tractoarelor "John-Deere" şi împărţirea pieţei Uniunii Europene.
Hotărârea atacată încalcă în mod vădit prevederile art. 26 alin. (2) şi cele ale art. 34, art. 35, art. 36 şi art. 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi contravine jurisprudenței Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pronunţată în interpretarea prevederilor Directivei de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci în lumina dispoziţiilor din Tratatul UE.
Astfel, prin hotărârea Consten şi Grundig (cauzele conexate C-56/64 şi C-58/64), Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a interpretat dispoziţiile de drept european indicate supra în sensul că titularul mărcii nu are dreptul de a interzice terţilor liberul comerţ cu produsele comercializate sub marca sa, după punerea acestora pe piața Uniunii Europene, pentru a-şi proteja proprii distribuitori agreaţi, oficiali său exclusivi, cu consecinţa limitării concurenţei între terţii care comercializează produsele sub marcă pe piaţa europeană.
Din hotărârea Bristol-Myers Squibb şi alţii împotriva Parănova A/S (cauzele conexate C-427/93, Q429/93 şi C-436/93), Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a stabilit, în interpretarea dispoziţiilor art. 5 şi 7 din Directiva de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci, în lumina prevederilor art. 36 din Tratatul UE reiese că epuizarea dreptului la marcă, urmare a punerii pe piaţa europeană a produselor sub acea marcă, cu acordul titularului, are drept consecinţă că titularul mărcii nu poate interzice terţilor sa aplice marca pe un produs.
A fortiori, în mediul online, titularul mărcii nu poate, după epuizarea dreptului său, să interzică terţilor includerea mărcii în numele de domeniu al unui site internet prin intermediul căruia sunt comercializate produsele originale anterior puse în comerţ pe piaţa Uniunii Europene de către titulara mărcii.
Titularul mărcii al cărui drept s-a epuizat nu poate condiţiona includerea mărcii în numele de domeniu al unui site internet prin intermediul căruia sunt comercializate produsele originale anterior puse în comerţ pe piaţa Uniunii Europene de către titulara mărcii de calitatea terţului de distribuitor agreat, oficial sau exclusiv, deoarece aceasta ar echivala cu recunoaşterea dreptului titularului unei mărci de a controla, limita sau denatura concurenţa între terţii care/ulterior epuizării dreptului la marcă, comercializează produsele originale, în conformitate cu principiul liberei circulaţii a mărfurilor în interiorul pieţei Uniunii Europene.
Printr-un alt motiv de recurs se arată că hotărârea a fost pronunţată cu încălcarea dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi ale art. 39 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 84/1998, deoarece s-a statuat în mod greşit că includerea mărcii „John Deere” în numele de domeniu folosit pentru a comercializa tractoare originale marca „John Deere”, anterior puse în comerţ pe piaţa Uniunii Europene cu consimţământul titulare mărcii, constituie un act de contrafacere.
În speţă, art. 39 alin. (1) lit. e) permite utilizarea mărcii de către recurenta-- pârâta pentru a desemna în activităţile comerciale tractoarele originale pe care, după ce acestea au fost introduse pe piaţa Uniunii Europene de către titularul mărcii "John Deere", recurenta-pârâtă le comercializează sub marcă, asigurarea liberei circulaţii a acestor tractoare pe teritoriul Uniunii Europene fiind obligatorie conform dispoziţiilor art. 26, art. 34, art. 35, art. 36 şi art. 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
Folosirea de către recurenta-pârâtă a mărcii "John Deere", pentru a desemna chiar tractoarele originale marca "John Deere" în activităţile comerciale efectuate după introducerea pe piaţa europeană a tractoarelor de către titulara mărcii, este conformă bunelor practici în domeniul industrial şi comercial, în sensul dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, deoarece Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene impune libera circulaţie a acestor tractoare în interiorul pieţei europene, în condiţii de concurenţă efectivă, liberă şi nedistorsionată între distribuitori, inclusiv cu privire la preţul produselor sau alte condiţii de comercializare a acestora.
Se susţine, printr-un ultim motiv de recurs că hotărârea atacată a fost pronunţată cu încălcarea dispoziţiilor art. 274 alin. 3 C.pr.civ., deoarece nici la dosarul primei instanţe, nici la dosarul instanţei de apel, nu s-au depus înscrisuri care să emane de la o formă de exercitare a profesiei de avocat, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
La dosarul Tribunalului Bucureşti şi la dosarul Curţii de Apel Bucureşti, sunt depuse două facturi fiscale emisă de către societatea pe acţiuni B. pe numele intimatei-reclamante.
Potrivit Deciziei nr. 9 din 4 aprilie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în dosarul nr. 507/1/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2016, dispoziţiile art. 84 alin. (1) C.pr.civ. au fost interpretate în sensul că „reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se poate face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă.”
Potrivit prevederilor art. 521 alin. - (3) C.pr.civ., decizia este obligatorie pentru interpretarea prevederilor art. 84 alin. (1) C.pr.civ.
Înalta Curte, analizând decizia prin raportare la criticile formulate reţine caracterul nefondat al recursului pentru argumentele ce succed.
Prioritar, Înalta Curte, învederează că îşi însuşeşte în totalitate situaţia de fapt şi de drept reţinută de instanţa superioară de fond.
De asemenea, înainte de analiza motivelor de recurs, se constată că recurenta nu aduce critici statuărilor instanţei de apel referitoare la similaritatea semnului cu marca, dat de elementul comun „John Deere”, foarte distinctiv, la identitatea de produse precum şi la faptul că riscul de confuzie, prezumție relativă întemeiată pe prevederile art.16 din T.R.I.P.S., conform cărora atunci când se utilizează un semn identic sau similar pentru servicii identice sau similare în activitatea comercială, se naşte un risc de confuzie, este demonstrat, aspecte ce au intrat în autoritatea lucrului judecat.
O primă critică întemeiată pe dispozițiile art.304 pct.7 C.proc.civ., arată că instanţa a dezvoltat considerente contradictorii ce semnifică nemotivarea hotărârii şi, implicit, imposibilitatea exercitării controlului judiciar câtă vreme situaţia de fapt nu a fost pe deplin stabilită.
În esenţă, se arată că instanţa refuză aplicarea efectelor juridice ale epuizării dreptului la marcă şi anume aceea că dreptul la marcă nu poate împiedica libera circulaţie a produselor marcate şi nu constituie un obstacol pentru tranzacţiile ulterioare.
Critica nu poate fi primită întrucât ceea ce apreciază recurenta a fi argumente contradictorii, sunt, în fapt, paşi logici făcuţi de instanţă în rejectarea apărării formulate, epuizarea dreptului la marcă.
Împrejurarea că instanţa a pronunţat o soluţie în defavoarea pârâtei nu semnifică, în nicio împrejurare, motivare contradictorie.
Astfel, cum rezultă din expunerea rezumativă a considerentelor deciziei, instanţa, după expunerea efectelor juridice ale epuizării dreptului la marcă, arată motivele pentru care această teorie nu este aplicabilă cauzei: actul de contrafacere reclamat este folosirea mărcii prin preluarea acesteia în întregime în cuprinsul numelui de domeniu înregistrat de pârâtă, în lipsa unui acord al titularului, drepturile conferite de marcă titularului se epuizează doar pentru exemplele produsului care au făcut obiectul unei prime introduceri pe piaţă. Se mai arată că deţinătoarea numelui de domeniu, pârâta, a încercat în mod intenţionat să atragă prin folosirea numelui de domeniu utilizatorii de Internet către website-ul său, prin crearea unei asemănări sau confuzii cu marca reclamantului (prin sugerarea unei afilieri sau altui tip de legătură, în scopul obţinerii de câştiguri comerciale.
În alţi termeni, instanţa de apel cu respectarea dispoziţiilor art.261 alin.(1) pct.5 C.proc.civ., cu aplicarea dispoziţiilor art.298 C.proc.civ., a arătat logic şi juridic de ce a înlăturat apărarea pârâtei.
Şi cea de-a doua critică, întemeiată pe dispoziţiile art.304 pct.9 C.proc.civ. este nefondată în considerarea celor ce urmează.
Prin nume de domeniu, în sens larg, se înţeleg adresele ce permit localizarea serverelor, a site-ului web şi/sau utilizării lor şi chiar a sectorului de activitate a acestora. Semnul înregistrat ca nume de domeniu poate intra în conflict cu drepturi de proprietate industrială anterior protejat, cum este dreptul la marcă.
Recurenta invocă aplicarea greşită a dispoziţiilor art.2, art.36 alin.(2) lit.b), art.38 alin.(1) şi (2) din Legea nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, art.101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie Europeană în cauzele Hoffmann-La Roche v Centrafarm, Consten şi Grundig, Bristol-Myers Squibb şi alţii împotriva Paranova A/S prin care s-au dezvoltat adevărate reguli de drept, obligatoriu pentru toate statele Uniunii Europene.
De necontestat, realitatea teoretică şi jurisprudenţială invocată de recurentă, însă, aşa cum a arătat şi Curtea de Apel, este inaplicabilă cauzei.
Astfel, terţii sunt obligaţi să se abţină de la orice act care ar putea produce atingere unui drept de proprietate industrială legal ocrotit, or, în speţă, includerea mărcii reclamantei în numele de domeniu de internet este de natură a crea confuzie în rândul consumatorilor vizaţi de produsele comercializate de reclamantă, fiind de aşteptat ca ei să creadă că societatea care deţine numele de domeniu „John Deere” este una şi aceeaşi cu cea care produce şi comercializează produsele sub numele „John Deere”. Includerea mărcii în numele de domeniu este de natură să înfrângă concurenţa liberă pe piaţă a tractoarelor, câtă vreme această manieră de abordare a publicităţii prin internet determină consumatorul ţintă să creadă că este vorba de o vânzare direct de la titularul mărcii.
Jurisprudenţa dezvoltată nu are legătură în cauză căci nu este vorba de faptul că titularul mărcii şi-ar proteja distribuitorii sau că ar fi vorba de interzicerea aplicării mărcii pe produs şi, cu atât mai mult, despre intenţia reclamantei de a împiedica pârâta să comercializeze tractoarele marca „John Deere”.
Ceea ce afirmă reclamanta, confirmat de ambele instanţe de fond, este că pârâta denaturează libera concurenţă între terţi care, ulterior epuizării dreptului la marcă, comercializează produsele originale, în conformitate cu principiul liberei circulaţii a mărfurilor în interiorul pieţii Uniunii Europene.
Contrar opiniei recurentei, folosirea de către pârâtă a denumirii mărcii pentru site-ul său, nu este conformă bunelor practici, întrucât induce credinţa consumatorilor că bunurile sunt direct valorificate de producător, de natură a aduce avantaje comerciale în sensul că produsele sunt garantate a fi originale.
Este lipsit de importanţă faptul că bunurile comercializate de pârâtă sunt originale, căci nu se impută pârâtei punerea în circulaţie de mărfuri contrafăcute, ci faptul folosirii mărcii ca denumire de domeniu fără acordul titularului mărcii.
Susţinerea recurentei că instanţa de apel a încălcat dispoziţiile art. 274 C.pr.civ. cu referire la decizia nr. 9/2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin care dispoziţiile art. 84 alin.(1) C.pr.civ. au fost interpretate în sensul că reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se poate face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilier juridic sau avocatul acesteia din urmă, deoarece la dosar s-au depus două facturi fiscale emise de către societatea pe acţiuni B. pe numele intimatei-reclamante.
Critica nu poate fi primită faţă de cele reţinute de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Decizia nr.2/2017 prin care au fost interpretate dispoziţiile art.28 alin.(2) coroborate cu cele ale art.20 alin.(1) din O.G. nr.66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, reprezentarea convenţională a persoanelor juridice în faţa instanţelor de judecată poate fi asigurată şi prin consilierul juridic angajat al uneia dintre formele de exercitare a profesiei de consilier în proprietate industrială, în măsura în care consilierul juridic are şi calitatea de consilier în proprietate industrială, situație de fapt incidentă cauzei.
Rezultă astfel că instanţa de apel la evaluarea cheltuielilor de judecată în anul 2013 a interpretat dispoziţiile legii speciale în raport de dispozițiile art.84 C.proc.civ., în același mod ca în Decizia nr.2/2017.
Înalta Curte, reţinând că motivele de recurs nu sunt incidente în cauză, în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. (1) şi (2) C.pr.civ., a respins recursul ca nefondat.