Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României

Decizia nr. 2325/2016

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a IV-a civilă, la data de 11 octombrie 2012, sub nr. de dosar x/3/2012, reclamanta SC A. SRL a chemat în judecată pârâții SC B. SRL și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, solicitând instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună decăderea în totalitate a SC B. SRL din drepturile conferite de marca națională individuală combinată nr. X, nr. de depozit A din 25 martie 1997, înregistrată pentru servicii din clasa 35 - import-export, comerț, întrucât, pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani, aceasta nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru serviciile pentru care a fost înregistrată; obligarea OSIM la radierea din Registrul Mărcilor a mărcii naționale individuale combinate nr. X, nr. de depozit A din 25 martie 1997, înregistrată în favoarea pârâtei SC B. SRL pentru servicii în clasa 35; cu cheltuieli de judecată.

Prin sentința civilă nr. 749 din 03 aprilie 2013, Tribunalul București, secția a IV-a civilă, a respins ca neîntemeiată cererea reconvențională prin care pârâta a solicitat 1 RON daune morale pentru formularea cu rea-credință a cererii principale și a admis acțiunea principală, dispunând decăderea pârâtei SC B. SRL din drepturile conferite pe teritoriul României de marca națională individuală, combinată nr. X pentru clasa de produse 35; s-a dispus obligarea pârâtei-reclamante la 12.381,85 RON cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei-pârâte.

Prin decizia civilă nr. 82A din 04 martie 2014 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, apelul pârâtei-reclamante a fost respins ca nefondat.

Recursul declarat de pârâta SC B. SRL împotriva acestei decizii a fost admis prin decizia civilă nr. 541/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, care a casat decizia recurată și a trimis cauza spre rejudecarea apelului la Curtea de Apel București.

În motivare, Înalta Curte a reținut următoarele:

Cu referire la primul motiv de recurs - art. 304 pct. 2 - hotărârea s-a dat de alți judecători decât cei care au luat parte la dezbaterea în fond - a pricinii, față de dezvoltarea criticilor în susținerea acestui motiv de recurs - dezbaterea cauzei în fața unui complet de 3 judecători, în timp ce pronunțarea deciziei recurate s-a realizat de 2 judecători care au și semnat decizia, Înalta Curte a apreciat, astfel cum și intimata a susținut, că acest motiv de recurs este susceptibil de analiză pe temeiul art. 304 pct. 1 - instanța nu a fost alcătuită potrivit dispozițiilor legale (cu referire la numărul de judecători ce intră în compunerea legală a completului în fața căruia a fost dezbătut apelul pârâtei).

Motivul de recurs astfel recalificat a fost găsit nefondat, întrucât instanța de apel a fost învestită cu soluționarea apelului formulat de către pârâtă împotriva soluției pronunțate de prima instanță - sentința civilă nr. 749 din 3 aprilie 2013 a Tribunalului București, secția a IV-a civilă.

Astfel, potrivit legii, sentința pronunțată de tribunal este supusă apelului, conform celor prevăzute de art. 88 alin. (3) din Legea nr. 84/1998 în conformitate cu care: „sentințele Tribunalului București pronunțate în cazurile prevăzute la art. 36, 46, 47, 53, 54, 60 și 85 pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel București, în termen de 15 zile de la comunicare.”

Totodată, în privința legalei compuneri a completului de apel, s-a reținut că relevante sunt prevederile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară: “Apelurile se judecă în complet format din 2 judecători, iar recursurile, în complet format din 3 judecători, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel.”

Ca atare, constatându-se că potrivit mențiunilor din cuprinsul deciziei recurate, apelul cu care a fost învestită Curtea de Apel București a fost soluționat de un complet legal compus din 2 judecători, aceiași în fața cărora au fost purtate și dezbaterile asupra apelului pârâtei, Înalta Curte a înlăturat ca nefondat acest motiv de recurs.

În ceea ce privește motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ., având în vedere criticile dezvoltate de recurentă în susținerea lui, acesta a fost analizat împreună cu motivul de nelegalitate reglementat de art. 304 pct. 9, criticile susținute fiind interdependente.

S-a constatat că motivul de recurs de la art. 304 pct. 8 C. proc. civ. - instanța, interpretând greșit actul juridic dedus judecății, a schimbat natura ori înțelesul lămurit ori vădit neîndoielnic al acestuia - nu a fost invocat de către recurentă decât în mod formal, întrucât, în cuprinsul memoriului de recurs nu au fost dezvoltate critici concrete susceptibile de analiză prin prisma acestui motiv de nelegalitate; în plus, având în vedere obiectul cererii de chemare în judecată - decăderea pârâtei din drepturile conferite de marcă -, în mod evident, instanța nu a fost învestită cu analiza valabilității ori cu o cerere în interpretarea unui act juridic, astfel încât, efectuându-se operațiunea juridică de interpretare a acestuia, să se fi schimbat natura ori înțelesul vădit neîndoielnic al acestuia.

Dimpotrivă, o cerere în decăderea titularului unei mărci se fundamentează pe o situație de fapt (în esență, nefolosirea efectivă, fără motive justificate, a mărcii de către titular său o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data înscrierii în Registrul mărcilor) susceptibilă a conduce, în urma unei evaluări juridice, la aplicarea unei sancțiuni de drept material - decăderea totală sau parțială a titularului din drepturile conferite de marcă.

Înalta Curte a constatat a fi fondate motivele de recurs întemeiate pe dispozițiile art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ., având în vedere justețea unora dintre criticile recurentei.

În ceea ce privește critica referitoare la analiza selectivă efectuată de prima instanță a înscrisurilor depuse de către pârâtă după închiderea dezbaterilor în fața tribunalului (sensul motivului de apel formulat, astfel cum pretinde recurenta), Înalta Curte a înlăturat-o ca nefondată, întrucât, pe de o parte, aceasta privește o apreciere a probelor cauzei, iar pe de altă parte, înscrisurile administrate în ambele faze procesuale anterioare au fost analizate de instanța de apel, astfel încât, această eventuală vătămare cauzată de prima instanță a fost acoperită prin analizarea efectivă a acestor înscrisuri de către instanța de apel.

Înainte de cercetarea criticilor privind fondul cererii, Înalta Curte a constatat că instanța de apel s-a raportat la normele legale incidente în cauză: art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, republicată, constatând că sarcina probei folosirii efective a mărcii revine titularului, în sensul celor prevăzute de art. 46 alin. (4) din același act normativ, după cum au fost evaluate și apărările pârâtei, în temeiul art. 46 alin. (2) lit. d) din lege (folosirea mărcii de către un terț cu consimțământul titularului).

Potrivit situației de fapt reținute în cauză, recurenta-pârâta este titulară a mărcii naționale combinate nr. X din data de 25 martie 1997 (reînnoită la 25 martie 2007) pentru servicii din clasa 35: import-export; comerț.

Într-o corectă aplicare a dispozițiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, instanța de apel a avut în vedere că titularul mărcii, pentru a evita sancțiunea decăderii, este ținut a face dovada folosirii efective a mărcii pentru serviciile pentru care marca a fost înregistrată, astfel cum au fost anterior menționate, servicii ce se încadrează în clasa 35 a Clasificării de la Nisa, în ediția corespunzătoare momentului înregistrării mărcii (25 martie 1997); în consecință, pentru a nu interveni sancțiunea decăderii este necesar ca actele de folosire să vizeze servicii (sau, după caz, produse) identice, iar nu doar similare.

În acest context, se impune precizarea că referirile recurentei-pârâte din memoriu de recurs relative la ediții ulterioare ale Clasificării de la Nisa (ediția a 9-a) nu interesează în cauză, întrucât încadrarea produselor și serviciilor pentru care se cere înregistrarea unei mărci este o operațiune administrativă ce se efectuează la momentul analizării cererii de înregistrare de către autoritatea competentă potrivit legii să dispună înregistrarea, astfel încât modificarea, reorganizarea sau renumerotarea claselor de produse și servicii ulterioare obținerii protecției mărcii nu are niciun efect cu privire la mărcile deja înregistrate.

Ca atare, s-a apreciat că în speță este lipsit de relevanță dacă recurenta pârâtă tinde a demonstra eventuala folosire efectivă a mărcii în legătură cu alte servicii din aceeași clasă 35 a Clasificării de la Nisa, servicii incluse în edițiile ulterioare ale acesteia, întrucât principiul specialității mărcii reclamă faptul că protecția poartă asupra produselor sau serviciilor pentru care marca a fost înregistrată, indicate în certificatul de înregistrare, iar nu asupra clasei în ansamblul său ori asupra serviciilor corespunzătoare unor ediții subsecvente ale acestei Clasificări, cu o funcție pur administrativă.

Pe de altă parte, reorganizarea listei produselor și serviciilor din edițiile ulterioare ale Clasificării, în absența unor dispoziții exprese ale legii în acest sens, nu poate avea efectul modificării (extinderii) protecției mărcii cu privire la care nu s-a solicitat și parcurs procedura de înregistrare; modificarea ulterioară înregistrării mărcii în ceea ce privește lista de produse și servicii nu este prevăzută de lege, astfel încât, extinderea protecției aceluiași semn înregistrat deja ca marcă cu privire la alte produse și/sau servicii, nu este posibilă decât prin solicitarea unei noi înregistrări și parcurgerea în întregime a procedurii administrative.

Legea prevede în mod expres categoria de modificări permise după înregistrarea mărcii, modificări care exclud lista de produse și servicii; astfel, art. 35 din Legea nr. 84/1998, republicată stabilește: „În tot cursul perioadei de protecție a mărcii, titularul acesteia poate solicita OSIM, cu plata taxei prevăzute de lege, înscrierea modificărilor intervenite cu privire la numele, denumirea, adresa sau sediul titularului în Registrul mărcilor. Modificările înscrise în Registrul mărcilor se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.”

Mai mult decât atât, art. 27 alin. (2) și (3) din lege prevăd: „(2) Cererea de înregistrare a mărcii poate fi modificată, la cererea solicitantului, numai pentru rectificarea numelui sau a adresei solicitantului ori pentru alte rectificări ce nu afectează esențial marca sau nu extind lista de produse ori de servicii. (3) Orice modificare cerută de solicitant până la înregistrare, care afectează substanțial marca ori lista de produse sau de servicii, trebuie să facă obiectul unei noi cereri de înregistrare a mărcii.”

Așa fiind, Înalta Curte a statuat că în prezenta cauză este utilă doar dovedirea folosirii efective a mărcii în legătură cu serviciile de import-export; comerț, independent de clasa în care acestea se regăsesc la acest moment sau ulterior momentului înregistrării mărcii, servicii care, la data înregistrării, erau incluse în clasa 35 și indiferent de configurația clase 35 de servicii de la momentul înregistrării mărcii, întrucât recurenta nu poate opune calitatea sa de titular de marcă decât pentru serviciile menționate în certificatul de înregistrare.

Ca atare, instanța de casare a înlăturat ca nefondate criticile recurentei cu privire la dezlegările date de instanța de apel în legătură cu intenția sa de a dovedi utilizarea mărcii în legătură alte servicii decât cele pentru care marca sa este înregistrată (în special, cele pentru care se raportează la ediția a 9-a a Clasificării de la Nisa și în legătură cu care consideră că a administrat probe utile din perspectiva unei exploatări efective - servicii de telecomunicații, publicitate online într-o rețea computerizată în legătură cu site-ul X, publicitate televizată, servicii de televiziune prin cablu etc.)

Date fiind limitele cenzurii de legalitate permise instanței de recurs, Înalta Curte nu a procedat la reaprecierea probatoriului administrat în fața instanțelor de fond, astfel cum recurenta pretinde (în parte) prin motivele de recurs, ci doar a verificat aplicarea criteriilor folosirii efective, pe baza criticilor formulate prin motivele de recurs, avându-se în vedere standardele jurisprudențiale dezvoltate de instanțele Uniunii.

Astfel, s-a arătat că noțiunea de folosire efectivă a mărcii presupune că exploatarea trebuie să privească semnul așa cum a fost înregistrat, să fie reală, neechivocă, publică și serioasă, principii statuate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Cauza C-40/01 Ansul BV v. Ajax Bradbeveiliging BV, corect observate și de instanța de apel.

Folosirea reală a mărcii poate îmbrăca forme variate de exploatare în funcție de produsul sau serviciul pe care se aplică, în speță, în legătură cu serviciile de import-export; comerț.

Caracterul neechivoc al exploatării mărcii presupune ca aceasta să fie utilizată cu titlu de marcă, iar nu de nume comercial ori emblemă, prin urmare, în condiții care nu lasă nicio îndoială asupra funcției mărcii de a distinge produsele și serviciile cărora le este destinată.

De asemenea, caracterul public privește accesibilitatea sau disponibilitatea perceperii mărcii de către consumatori ori ceilalți comercianți, ori, în alte cuvinte, exploatarea acesteia să se realizeze prin intermediul unor circuite publice normale.

În Cauza Ansul, anterior menționată, s-a reținut că utilizarea serioasă a mărcii presupune că ea este folosită în acord cu funcția sa esențială (garantarea identității de origine a produselor sau a serviciilor pentru care a fost înregistrată), în scopul creării sau a păstrării unui segment de piață pentru aceste produse sau servicii, ceea ce nu se verifică în cazul în care utilizarea are un caracter simbolic, cu unicul obiectiv al menținerii drepturilor conferite de marcă; evaluarea caracterului serios al exploatării trebuie să se bazeze pe toate faptele și circumstanțele relevante pentru a se stabili realitatea exploatării comerciale, între care, natura acestor produse sau servicii, caracteristicile pieței, domeniul și frecvența utilizării mărcii.

De asemenea, referitor la probele administrate de titularul mărcii ele trebuie să conțină indicații privind locul, perioada, volumul și natura folosirii mărcii respective (OHIM, Cauza Messrs. Diego and Jose Quiles Navarro v. Mustang Bekledungswerke & Co.).

Instanța de casare a constatat că în aplicarea acestor condiții, instanța de apel a reținut, prin evaluarea probelor administrate în ambele faze procesuale, că pârâta nu a dovedit folosirea efectivă a mărcii în legătură cu serviciile de import-export; comerț, astfel încât a confirmat soluția de decădere totală a pârâtei din drepturile conferite de marcă.

În realizarea acestei analize, instanța de apel a făcut aprecieri contradictorii, reținând că au fost încălcate dispozițiile Legii nr. 26/1990 cu privire la funcția firmei și, implicit, a numelui comercial al recurentei, înlăturând, pentru cel din urmă motiv, anumite probe prin calificarea lor ca fiind acte de folosire echivocă (cu titlu de nume comercial, iar nu de marcă); ca atare, Înalta Curte a reținut caracterul fondat al motivelor de recurs reglementate de art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ.

În plus, s-a mai reținut că în etapa procesuală a recursului a fost administrată proba cu alte înscrisuri, în condițiile art. 305 C. proc. civ., astfel că, Înalta Curte a apreciat că este necesară o reapreciere în ansamblu a tuturor probelor cauzei, având în vedere că în dovedirea exploatării efective a mărcii, probele nu pot fi evaluate în mod secvențial, unele dintre ele de către instanța de apel, iar altele de instanța de recurs și al căror efect probatoriu să nu poată fi reunit cu cel al probelor din apel, având în vedere imposibilitatea reaprecierii lor în recurs, în condițiile în care acestea pot fi doar cenzurate din perspectiva unor aspecte de nelegalitate; în acest context, se constată că devin incidente dispozițiile art. 314 C. proc. civ. (per a contrario) fiind necesară evaluarea cauzei de către instanța de apel în plenitudinea circumstanțelor sale de fapt și de drept, în limitele criticilor din motivele de apel, apelul fiind o cale de atac devolutivă.

Astfel cum deja s-a arătat, instanța de casare a reținut că în speță, interesează dovedirea folosirii efective a mărcii de către pârâtă în legătură cu serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată: import-export; comerț.

Având în vedere că sancțiunea decăderii poate interveni și numai pentru o parte a produselor sau serviciilor pentru care o marcă este înregistrată, potrivit celor prevăzute de art. 49 din Legea nr. 84/1998, s-a stabilit în sarcina instanței de rejudecare obligația verificării utilizării efective a mărcii pentru fiecare dintre serviciile indicate.

Spre o atare finalitate însă, cu titlu prealabil, Înalta Curte a statuat că instanța de apel va trebui să stabilească premisele de analiză, anume dacă, serviciile de import-export pentru care recurenta-pârâtă a obținut protecția legală sunt distincte de serviciile de comerț, iar protecția este cumulativă, ori serviciile de import-export reprezintă doar categoria de acte de comerț pentru care s-a solicitat și înregistrat marca.

În acest sens, s-a stabilit că instanța de apel va putea cere lămuriri Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (care are calitatea de intimat în cauză, pentru opozabilitatea hotărârii), potrivit celor prevăzute de art. 89 alin. (1) din lege, solicitând atât înaintarea unei copii a dosarului de înregistrare a mărcii, cât și punerea la dispoziția sa a copiei unei versiuni a Clasificării de la Nisa corespunzătoare datei înregistrării mărcii (25 martie 1997) pentru a se putea realiza delimitarea anterior enunțată (între cele două categorii de servicii ori între acestea și cele din alte clase), după cum se va putea solicita și punctul de vedere al OSIM asupra acestui aspect.

S-a arătat că această lămurire este necesară întrucât întotdeauna actele (serviciile) de import-export sunt acte de comerț, în timp ce actele de comerț cuprind și alte categorii de servicii decât cele de import-export; de asemenea, această dezlegare va avea efecte și în planul analizei probelor în legătură cu serviciile pentru care marca a fost înregistrată: servicii de comerț de import-export ori servicii de import-export și servicii de comerț.

Dacă rezultatul acestei analize va fi în sensul cumulului protecției, instanța de apel va trebui să evalueze care dintre actele de exploatare pretins a fi fost realizate de către pârâtă se încadrează în categoria serviciilor de comerț, precum și conținutul conceptual al noțiunii de servicii de comerț incident în cauză, pentru că doar într-un astfel de cadru va fi posibilă evaluarea în contextul adecvat și a probelor administrate în fața instanței de recurs, dar și reaprecierea probelor administrate în fața instanțelor de fond; astfel, noțiunea de servicii de comerț va putea avea semnificația de cumpărare în scop de revânzare (cu ridicata sau cu amănuntul), așadar un conținut restrictiv, ori aceea de orice activitate licită susceptibilă de a aduce un profit, așadar, un conținut extensiv.

În acest context, instanța de apel va fi ținută să analizeze dacă actele juridice de închiriere a unor spații comerciale în cadrul complexului comercial B. se încadrează în categoria serviciilor de comerț - având în vedere și interpretarea convențională a termenilor contractuali cu referire la noțiunea de centru comercial - „grup de standuri amenajate în interiorul unui spațiu comercial destinate activității de comerț și prestări servicii pentru populație”, precum și dacă această calificare este suficientă pentru includerea acestor servicii în categoria serviciilor de comerț.

Totodată, se va observa că aceste contracte de închiriere, unele nu sunt perfectate de către recurentă în calitate de locator, ci de către C. SRL, în timp ce altele sunt încheiate de recurenta SC B. SRL, urmând a se stabili dacă această distincție are relevanță pe temeiul art. 46 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998.

Instanța de casare a mai arătat că în legătură cu centrul comercial B., ar fi utilă lămurirea situației juridice a acestuia, în sensul stabilirii titularului real al acelui spațiu (SC C.L SRL sau SC B. SRL), dată fiind dubla calitate de locator ce rezultă din aceste contracte; totodată, s-a constatat faptul că recurenta indică o anumită legătură juridică între aceasta și firma SC C. SRL, împrejurare care va fi analizată în funcție de relevanța acesteia, dacă instanța de apel va reține în acest sens.

Art. 46 alin. (2) lit. d) din lege prevede că este asimilată folosirii efective a mărcii „folosirea mărcii de către un terț având consimțământul titularului sau de către orice persoană abilitată să utilizeze o marcă colectivă sau o marcă de certificare, fiind considerată ca folosire a mărcii de către însuși titularul acesteia.”

Ca atare, s-a stabilit în sarcina instanței de rejudecare să aprecieze, în contextul acestei norme, dacă acordul titularului de marcă (consimțământul său) pentru folosirea mărcii de către terț (SC C. SRL) presupune ca titularul să aibă cunoștință de aceste acte de folosire, să le permită ori să le tolereze sau este necesar ca acest acord să îmbrace doar forma licenței exclusive sau neexclusive de exploatare, potrivit art. 43 și urm. din Legea nr. 84/1998.

Totodată, s-a mai arătat că în rejudecare, în funcție de dezlegările ce se vor da celor anterior menționate, instanța de apel va reaprecia, dacă este cazul, și cu privire la pliantele și spoturile publicitare referitoare la centrul comercial B., invocate de recurentă ca acte de folosire a mărcii.

Referitor la probele administrate în etapele procesuale anterioare, Înalta Curte a constatat că recurenta susține în mod întemeiat că în ceea ce privește facturile emise de recurentă pentru „contravaloare lucrări”, instanța de apel a constatat că acestea nu reprezintă acte de folosire a mărcii, întrucât nu stabilesc o legătură suficientă cu serviciile al căror preț este menționat în factură, iar aplicarea numelui comercial pe aceste facturi nu îndeplinește funcția de distinctivitate, întrucât serviciile au fost deja alese de consumator dintre cele existente pe piață.

Instanța de casare a constatat că instanța de apel nu a efectuat o identificare și calificare a acelor servicii și nu a stabilit dacă ele se încadrează în categoria celor pentru care pârâta deține drepturi exclusive asupra mărcii, după cum în mod nelegal s-a substituit funcția corespunzătoare numelui comercial (B.) - de a desemna un fond de comerț ori a denumirii sociale (SC B. SRL) - de a identifica o societate, funcției esențiale a mărcii de a indica originea comercială a serviciilor (funcție ce interesează în cauză, din perspectiva sancțiunii invocate prin cerere - decăderea).

Aceste distincții decurg, cel puțin, din analiza comparativă a dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 84/1998 și cele ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului:„Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant își exercită comerțul și sub care semnează.”; utile, din acest punct de vedere sunt și dezlegările date de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Cauza Celine C-17/06, la care instanța de apel chiar s-a referit.

Pe de altă parte, Înalta Curte a mai constatat că instanța de apel nu a arătat la care dintre cele două mențiuni din conținutul facturilor s-a raportat (care cuprind în mod explicit semnul) când a dat o astfel de dezlegare, având în vedere că pe acestea a inserată atât firma prestatoare (SC B. SRL), ca atribut de identificare a furnizorului, cât și marca (partea din stânga sus) ori de ce, eventual, celei din urmă mențiuni i-a dat semnificația numelui comercial (acesta fiind B.), iar nu semnificația aplicării mărcii pe factură.

Se va avea în vedere, în această reevaluare, că folosirea unei mărci în legătură cu un serviciu este diferită de folosirea mărcii pentru produse, astfel încât marca nu poate fi aplicată pe servicii (precum pe produse), ci este utilizată în legătură cu serviciile, în funcție de specificul fiecăruia dintre acestea, actele de utilizare comportând concretizări diferite; ca atare, aplicării mărcii de serviciu pe facturile emise pentru serviciul prestat, protejat prin marcă, nu îi poate fi negată aptitudinea a fi calificat ca un act ce dovedește exploatarea mărcii, condiția esențială fiind aceea ca acele facturi pe care marca este aplicată să fie emise pentru prestarea serviciului desemnat prin lista serviciilor pentru care operează protecția mărcii, conform principiului specialității, pentru că numai în acest fel este vorba despre o utilizare în legătură cu acel serviciu.

În ceea ce privește spoturile publicitare în legătură cu serviciile de taximetrie, instanța de apel va reaprecia aceste pretinse acte de folosire, dacă este cazul, anume, în raport de dezlegarea ce se va da cu privire la conținutul conceptual al serviciilor de „comerț”, astfel cum deja s-a arătat; este și situația contractelor de licență din dosar fond.

Referitor la serviciile de import-export, Înalta Curte a constatat că singurele probe administrate de pârâtă ce ar putea fi analizate în legătură cu aceste servicii din clasa 35 și asupra cărora poartă protecția mărcii, sunt cele cu privire la cardurile de siguranță.

În legătură cu aceste carduri, instanța de apel a constatat că acestea prezentate împreună cu factura dovedesc doar utilizarea numelui comercial al pârâtei, iar nu prestarea de servicii dintre cele pentru care marca a fost înregistrată, reținându-se, totodată, că prin el însuși cardul este un produs, iar nu un serviciu.

Și în această privință, s-a stabilit că, în rejudecare, se va identifica și indica mențiunea cu privire la care se formulează această concluzie și, totodată, se vor verifica și susținerile recurentei în sensul că aceste carduri sunt importate din China, fiind în același timp „produse sub licență”, în mod evident, în speță, neinteresând decât eventuale operațiuni de import-export al acestora, iar nu acte de utilizare pentru produse; deși recurenta nu a depus la dosar, în legătură cu aceste carduri, alte probe decât înscrisurile de la dosar apel, a invocat și existența documentelor vamale pentru aceste pretinse importuri, astfel încât, instanța de rejudecare va solicita lămuriri suplimentare și din acest punct de vedere, a mai stabilit instanța de casare.

Toate aceste probe prin care recurenta tinde la demonstrarea utilizării efective a mărcii pentru servicii de import-export vor fi supuse aceleiași evaluări cu privire la însușirile anterior arătate ale actelor de exploatare a mărcii, pentru a se conchide cu privire la existența sau inexistența unei utilizări efective (caracter real, neechivoc, public și serios), în perioada de referință ce interesează dispozițiile art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

În ceea ce privește relevanța suspendării activității recurentei un anumit interval de timp (conform mențiunilor de la Registrul comerțului), s-a constatat că recurenta se referă la teza finală din art. 46 alin. (1) lit. a) din lege.

Înalta Curte a apreciat că aceasta este o dispoziție pe care recurenta o invocă în mod eronat cu valența unei norme de favoare, pentru că eventuala suspendare folosirii mărcii pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani nu constituie o situație în care nu intervine sancțiunea decăderii din drepturile asupra mărcii, ci este menționată chiar în contextul definiției legale a sancțiunii decăderii, astfel că doar folosirea efectivă a mărcii, conform celor prevăzute de art. 46 alin. (2), precum și în ipotezele de la alin. (3) al aceluiași text, sancțiunea decăderii poate fi evitată.

Pe de ală parte, s-a mai reținut că ipoteza anterior analizată este diferită de asimilarea unei folosiri efective a mărcii situația „imposibilității folosirii mărcii din circumstanțe independente de voința titularului, cum ar fi restricțiile la import sau ca urmare a altor dispoziții ale autorităților publice vizând produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată”, astfel cum prevede art. 46 alin. (2) lit. b) din lege.

Prin urmare, este necesar ca imposibilitatea folosirii mărcii să fie una obiectivă, independentă de opțiunea titularului mărcii, iar nu decurgând din simpla voință a acestuia de a-și suspenda activitatea un anumit interval de timp, indiferent de motiv.

În rejudecare, cauza a fost înregistrată din nou pe rolul Curții de Apel București, secția a IV-a civilă, la data de 1 iulie 2015; în această etapă procesuală, instanța de apel a încuviințat și administrat proba cu înscrisuri.

Rejudecând, în lumina întregului probatoriu administrat și a dezlegărilor obligatorii date de instanța de recurs, Curtea de apel a constatat că apelul este nefondat.

Apelanta pârâtă SC B. SRL este titulară a mărcii naționale combinate nr. X din data de 25 martie 1997 (reînnoită la 25 martie 2007) pentru servicii din clasa 35: import-export; comerț.

Înalta Curte de Casație a statuat că, într-o corectă aplicare a dispozițiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, titularul mărcii, pentru a evita sancțiunea decăderii, este ținut a face dovada folosirii efective a mărcii pentru serviciile pentru care marca a fost înregistrată, astfel cum au fost anterior menționate, servicii ce se încadrează în clasa 35 a Clasificării de la Nisa, în ediția corespunzătoare momentului înregistrării mărcii (25 martie 1997); în consecință, pentru a nu interveni sancțiunea decăderii este necesar ca actele de folosire să vizeze servicii (sau, după caz, produse) identice, iar nu doar similare.

Totodată, Înalta Curte a reținut, cu putere obligatorie, că în prezenta cauză este utilă doar dovedirea folosirii efective a mărcii în legătură cu serviciile de import-export; comerț, independent de clasa în care acestea se regăsesc la acest moment sau ulterior momentului înregistrării mărcii, servicii care, la data înregistrării, erau incluse în clasa 35 și indiferent de configurația clase 35 de servicii de la momentul înregistrării mărcii, întrucât recurenta nu poate opune calitatea sa de titular de marcă decât pentru serviciile menționate în certificatul de înregistrare.

S-a statuat, totodată, că instanța de rejudecare va trebui să stabilească premisele de analiză, anume dacă, serviciile de import-export pentru care recurenta-pârâtă a obținut protecția legală sunt distincte de serviciile de comerț, iar protecția este cumulativă, ori serviciile de import-export reprezintă doar categoria de acte de comerț pentru care s-a solicitat și înregistrat marca.

Dezlegând această chestiune prealabilă, instanța de apel, în rejudecare, a interpretat sfera de protecție a mărcii apelantei în sensul că aceasta cuprinde, cumulativ, serviciile de import-export și cele de comerț, iar nu doar serviciile de comerț sub forma importului și a exportului; o atare limitare ce ar rezulta din suprapunerea sferei celor două categorii distincte ar fi nejustificată și ar restrânge excesiv sfera de protecție a mărcii, deși nu există niciun indiciu în această privință nici în cuprinsul certificatului de înregistrare a mărcii, nici în cuprinsul celorlalte înscrisuri aflate la dosarul de înregistrare a mărcii; dimpotrivă, este rezonabilă concluzia că protecția privește serviciile de comerț, fără a distinge după cum acestea sunt strict interne ori implică și o operațiune de import-export. Această concluzie este confirmată și de adresa emisă de OSIM la data de 23 noiembrie 2015 (referirile la file fără altă precizare privesc dosarul întocmit cu ocazia rejudecării apelului).

Pe de altă parte, urmând cursul raționamentului reținut de instanța de recurs și având în vedere Clasificarea de la Nisa în vigoare la data înregistrării mărcii, instanța de apel a constatat că noțiunea de servicii de comerț trebuie interpretată restrictiv, ca incluzând suportul pentru activitatea întreprinderilor comerciale și operațiunile de cumpărare în scop de revânzare și revânzarea respectivă, iar nu toate actele care, într-un sens larg, pot fi subsumate noțiunii de comerț, întrucât în caz contrar acest singur punct al clasei 35 din Clasificarea de la Nisa (depusă la dosarul cauzei în forma în vigoare la data înregistrării mărcii, ar tinde la absorbirea altor clase de protecție; așadar, această concluzie este impusă de interpretarea sistematică a clasificării și totodată de siguranța circuitului civil, care presupune ca terții să aibă reprezentarea certă, lipsită de ambiguități a sferei protecției conferite de marca înregistrată în folosul titularului acesteia și al avânzilor săi cauză.

Prin raportare la ansamblul dezlegărilor oferite de instanța de recurs și reevaluând materialul probator, astfel cum a fost suplimentat, în ansamblul său, instanța de apel, în rejudecare, a constatat că nu poate ajunge la altă concluzie decât instanța de apel în primul ciclu procesual, impunându-se, din nou, respingerea apelului, ca nefondat, întrucât verificarea sentinței sub toate aspectele, care fac obiectul criticilor deduse judecății instanțelor de control judiciar, impune concluzia că sentința apelată este legală și temeinică.

Astfel, după cum a reținut și Înalta Curte, noțiunea de folosire efectivă a mărcii presupune că exploatarea trebuie să privească semnul așa cum a fost înregistrat, să fie reală, neechivocă, publică și serioasă, principii statuate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Cauza C-40/01 Ansul BV v. Ajax Bradbeveiliging BV, și astfel cum a subliniat corect și prima instanță în cuprinsul hotărârii apelate, folosirea semnului trebuie să se facă cu titlu de marcă, iar nu cu titlu de nume comercial; cu alte cuvinte, folosirea semnului trebuie să aibă ca scop indicarea originii comerciale a serviciilor prestate.

Folosirea reală a mărcii poate îmbrăca forme variate de exploatare în funcție de produsul sau serviciul pe care se aplică, în speță, în legătură cu serviciile de import-export; comerț.

Caracterul neechivoc al exploatării mărcii presupune ca aceasta să fie utilizată cu titlu de marcă, iar nu de nume comercial ori emblemă, prin urmare, în condiții care nu lasă nicio îndoială asupra funcției mărcii de a distinge produsele și serviciile cărora le este destinată.

De asemenea, caracterul public privește accesibilitatea sau disponibilitatea perceperii mărcii de către consumatori ori ceilalți comercianți, ori, în alte cuvinte, exploatarea acesteia să se realizeze prin intermediul unor circuite publice normale.

În Cauza Ansul, anterior menționată, s-a reținut că utilizarea serioasă a mărcii presupune că ea este folosită în acord cu funcția sa esențială (garantarea identității de origine a produselor sau a serviciilor pentru care a fost înregistrată), în scopul creării sau a păstrării unui segment de piață pentru aceste produse sau servicii, ceea ce nu se verifică în cazul în care utilizarea are un caracter simbolic, cu unicul obiectiv al menținerii drepturilor conferite de marcă; evaluarea caracterului serios al exploatării trebuie să se bazeze pe toate faptele și circumstanțele relevante pentru a se stabili realitatea exploatării comerciale, între care, natura acestor produse sau servicii, caracteristicile pieței, domeniul și frecvența utilizării mărcii.

De asemenea, referitor la probele administrate de titularul mărcii ele trebuie să conțină indicații privind locul, perioada, volumul și natura folosirii mărcii respective (OHIM, Cauza Messrs. Diego and Jose Quiles Navarro v. Mustang Bekledungswerke & Co.).

S-a constatat, totodată, că perioada relevantă pentru care incumbă apelantei-pârâte sarcina de a dovedi folosirea mărcii, îndeplinind toate condițiile arătate, este de 5 ani înaintea introducerii cererii de chemare în judecată, respectiv 12 octombrie 2007 - 12 octombrie 2012.

Sunt lipsite de eficiență juridică actele de folosire săvârșite după data introducerii acțiunii în decădere. Pe de altă parte, cum deja a statuat și instanța de recurs, în niciun caz nu se poate reține ca o apărare validă, de natură să demonstreze netemeinicia acțiunii în decădere, susținerea apelantei potrivit căreia activitatea sa a fost suspendată timp de 2 ani, 1 lună și 3 zile, respectiv în perioada 27 mai 2009 - 1 iunie 2011. Dimpotrivă, această apărare este chiar de natură să contribuie la căderea apelantei-pârâte în pretenții, având natura unei mărturisiri a unui fapt contrar intereselor acesteia, de vreme ce apelanta recunoaște că ea însăși nu a folosit marca în acest interval de timp, care se ia însă în calculul termenului de 5 ani prevăzut de art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, astfel cum a reținut și instanța supremă. Desigur, urmează a se verifica în fapt și în drept apărarea apelantei, potrivit căreia în intervalul de timp menționat marca ar fi fost folosită de alte două societăți (B. SRL și C. SRL), însă, sub rezerva acestei apărări, se poate reține deja concluzia neutilizării de către apelantă a mărcii în perioada 27 mai 2009 - 1 iunie 2011, urmând a se verifica intervalele rămase (12 octombrie 2007 - 27 mai 2009 și 1 iunie 2011 - 12 octombrie 2012). Curtea mai constată că, potrivit înregistrărilor de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în anii 2007, 2008 și 2009 societatea apelantă nu a avut activitate, cifra de afaceri și numărul angajaților fiind zero, iar în contabilitate au fost înregistrate doar pierderi.

Probele administrate nu relevă o folosire reală, serioasă, neechivocă (cu titlu de marcă) și publică a mărcii înregistrate, actele de folosire dovedită având un caracter simbolic, în sensul hotărârii Ansul, precitate.

Astfel, Curtea de apel a avut în vedere ca acte de folosire dovedite, în primul rând, materialele promoționale publicate (însă, exclusiv în lunile martie - aprilie 2008) pe internet, din care rezultă că, la momentul menționat, a fost promovată pe internet o potențială franciză, însă, nu s-a făcut dovada încheierii efective a unor astfel de francize și de prestare de servicii de comerț de către terți francizori, după cum aceste simple materiale promoționale nu constituie altceva decât o utilizare cu totul sporadică a mărcii.

Totodată, având în vedere dezlegarea în drept a instanței de recurs, potrivit căreia aplicarea pe facturi fiscale a semnului poate avea funcția de marcă, dacă serviciile desemnate intră în sfera de protecție a mărcii, astfel cum această sferă a protecției a fost determinată în cele ce preced, instanța de apel a constatat că în mod repetat au fost depuse la dosarul cauzei câteva facturi fiscale, respectiv factura fiscală din 23 august 2011, care privește c-val lucrări conform contract din 13 aprilie 2011, plată parțială a sumei de 4.960 RON de către societatea D. SRL; factura fiscală din 24 august 2011, care privește c-val lucrări conform contract din 13 aprilie 2011, plată parțială a sumei de 4.712 RON de către societatea D. SRL; factura fiscală din 26 august 2011, care privește c-val lucrări conform contract din 13 aprilie 2011, plată parțială a sumei de 4.985 RON de către societatea D. SRL; facturile fiscale emise în perioada 27 august - 30 septembrie 2011, care privesc toate de asemenea c-val lucrări conform contract din 13 aprilie 2011ˮ, plăți parțiale efectuate de către societatea D. SRL; în fine, factura fiscală din 2 aprilie 2012 care privește c-val lucrări conform contract din 13 aprilie 2011, plată parțială a sumei de 40.300 RON de către societatea D. SRL.

În ceea ce privește toate aceste facturi fiscale, Curtea de apel a apreciat că nu rezultă din cuprinsul lor că au fost emise pentru prestarea serviciilor de comerț ori de import-export, pentru care a fost înregistrată marca, iar apelanta, având cunoștință de dezlegarea și îndrumările Curții de Casație, nu a făcut dovada acestei concordanțe; ca atare, ele nu pot fi avute în considerare.

Pe de altă parte, în subsidiar, chiar dacă s-ar admite, în pofida lipsei probelor corespunzătoare, că ele privesc prestarea de servicii sub marca - ceea ce presupune nu doar interpretarea conținutului facturilor, ci chiar și puțină imaginație - se constată că toate aceste facturi au fost emise către un beneficiar unic, privind un singur contract de lucrări (neprecizate, iar lucrările sunt altceva decât serviciile), astfel încât ele nu relevă o folosire reală, serioasă (semnificativă) și publică (adică adresată unui public larg, nu unui singur contractant) a mărcii. Semnificativ este că în numeroasele faze procesuale parcurse, apelanta nu a reușit să depună, în principal, decât aceste facturi fiscale, iar numărul facturilor (pentru perioada 23 august 2011 - 2 aprilie 2012) relevă el însuși foarte clar activitatea extrem de redusă a societății apelante, chiar după expirarea perioadei de suspendare la care instanța de apel a făcut anterior referire.

Tot ca acte de folosire a mărcii pot fi calificate materialele promoționale referitoare la petrecerea Sărbătorii Crăciunului în centrul comercial B. și la promovarea acestui centru comercial, nedatate și care, de asemenea, nu pot fi calificate decât acte de folosire cu totul sporadice.

În pofida îndrumărilor instanței de recurs, apelanta nu a făcut alte dovezi - deși sarcina probei îi incumbă și nu poate invoca o pretinsă lipsă de rol activ, astfel cum rezultă din dispozițiile clare ale art. 129 alin. (1) și (5) C. proc. civ., modificat prin Legea nr. 202/2010 - cu privire la situația juridică a centrului comercial B., respectiv perioada în care acesta a funcționat, activitatea concretă desfășurată și, mai ales, prestarea, în acest context, a unor servicii sub marca; în cursul procesului au fost depuse contractul de închiriere a unor standuri în centrul comercial B., contract încheiat de apelantă cu societatea E. SRL, la data de 20 februarie 2007, pentru o perioadă de 3 ani; un contract similar încheiat pe o perioadă de 5 ani cu societatea F. SRL, datat 27 mai 2009; convenția încheiată de Banca G. SA cu privire la închirierea unei suprafețe de 2 m.p. în centrul comercial, despre care se menționează că aparține H. SRL Rădăuți (societate care nu are legături juridice cu titularul de marcă), contract încheiat cu C. SRL. Nici aceste contracte nu pot releva o utilizare reală, neechivocă, publică și serioasă a mărcii, ele având cel mult natura unei folosiri sporadice și de o amploare redusă, în măsura în care s-ar admite, în drept, că închirierea unui spațiu comercial, în sine, poate avea valoarea de utilizare a unei mărci, în condițiile în care în spațiul respectiv s-au prestat alte servicii (e.g., bancare) sub alte mărci decât cea protejată.

În consecință, s-a apreciat de instanța de apel că nu s-a făcut dovada folosirii mărcii pentru serviciile la care se referă înregistrarea, potrivit celor anterior arătate.

Totodată, s-a considerat că nu relevă o utilizare a semnului pentru servicii de import-export și comerț, astfel cum au fost deja explicitate, reclamele la servicii de transport în regim de taxi ori la cablu TV, reclamele la capacități de stocare online sub sigla, toate aceste activități (tot sporadice) neavând nicio legătură cu serviciile pentru care marca a fost înregistrată.

Nici referitor la cardurile de siguranță nu s-a făcut nicio dovadă a unor veritabile acțiuni de import-export, deși sarcina probei îi incumba apelantei; factura aflată la primul dosar de apel privește servicii prestate de serviciul de curierat I., servicii în valoare de 635 RON, și care - chiar admițând că obiectul transportului l-ar fi reprezentat un import de carduri de plastic pe care apare înscrisă, cu caractere mici, marca, chestiune nedovedită - oricum nu demonstrează că sub marca au fost prestate servicii de import, aceste servicii fiind efectuate de curieratul I., sub marca I. Nu există, așadar, în tot dosarul cauzei nicio dovadă că s-ar fi prestat de către apelantă ori de către licențiații săi, servicii de import-export (înscrisul neputând fi considerat o veritabilă factură, iar mențiunile lizibile sunt complet neconcludente).

Înalta Curte a statuat că art. 46 alin. (2) lit. d) din lege prevede că este asimilată folosirii efective a mărcii „folosirea mărcii de către un terț având consimțământul titularului sau de către orice persoană abilitată să utilizeze o marcă colectivă sau o marcă de certificare, fiind considerată ca folosire a mărcii de către însuși titularul acesteia”.

Ca atare, instanța de apel a mai reținut că Înalta Curte a dispus să se verifice, în contextul acestei norme, dacă acordul titularului de marcă (consimțământul său) pentru folosirea mărcii de către terț (SC C. SRL) presupune ca titularul să aibă cunoștință de aceste acte de folosire, să le permită ori să le tolereze sau este necesar ca acest acord să îmbrace doar forma licenței exclusive sau neexclusive de exploatare, potrivit art. 43 și urm. din Legea nr. 84/1998.

Curtea de apel a apreciat că este necesar ca titularul să aibă cunoștință de aceste acte de folosire, să le permită ori să le tolereze, nefiind suficientă simpla încheiere a unor licențe, care poate fi făcută și pro causa. În ceea ce privește contractele de licență, la dosarul cauzei au fost depuse contracte de licență, de altfel neînregistrate și fără nicio dată certă, încheiate între titularul de marcă B. SRL și C. SRL, societate condusă tot de J., care este și administratorul apelantei, respectiv între titularul de marcă B. SRL și K. SRL, însă aceste contracte nu se coroborează cu dovezi din care să rezulte, cert, o folosire reală, serioasă, cu titlu de marcă, neechivocă și publică a mărcii de către societățile menționate. Ca atare, aceste contracte de licență nu dovedesc o folosire a mărcii, de natură să înlăture sancțiunea decăderii.

Așa fiind, deși din probe rezultă acte de folosință sporadică a mărcii efectuate de apelantă, cu titlu de marcă, deci o folosire distinctă simplei utilizări a denumirii sale comerciale (folosire decurgând, spre exemplu, din denumirea centrului comercial B., din acțiunile promoționale arătate, din inscripționarea pe facturile fiscale a mărcii, distinct de denumirea societății - conform celor arătate în detaliu și care nu vor mai fi reluate), cu precădere însă către prima parte a intervalului de 5 ani, instanța de apel a concluzionat că actele de utilizare dovedite nu îndeplinesc condiția folosirii efective - reale, neechivoce, publice și serioase - impusă de art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 și de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în Cauza C-40/01 Ansul BV v. Ajax Bradbeveiliging BV, nici pentru serviciile de comerț, nici pentru cele de import-export, soluția primei instanțe fiind temeinică și legală.

În consecință, apelul pârâtei a fost respins ca nefondat, în aplicarea dispozițiilor art. 296 C. proc. civ., iar potrivit art. 274 din acealași Cod, apelanta căzută în pretenții și aflată în culpă procesuală, a fost obligată la plata sumei de 16.879,13 RON, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate de către intimata-reclamantă în toate fazele procesuale, conform facturii, instanța de apel apreciind că diferența solicitată de intimată nu este dovedită.

În termen legal, împotriva acestei decizii, pârâta SC B. SRL a formulat recurs, prevalându-se de motivele de nelegalitate reglementate de art. 304 pct. 7, 8 și 9 C. proc. civ.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta-pârâtă a învederat că instanța de apel a reținut că perioada de suspendare a activității sale contribuie la aplicarea sancțiunii decăderii, ignorând că, în această perioadă, marca a fost utilizată neîntrerupt de alte societăți - L. SRL și C. SRL ce fac parte din grupul de firme al recurentei - fără să constate că în complexul comercial B., au mai existat multe firme care și-au desfășurat activitatea sub aceeași marcă, marcă ce definea întreg comerțul complexului comercial.

Instanța de apel a reținut însă, potrivit datelor de pe site-ului Ministerului de Finanțe, că pârâta nu a desfășurat activitate comercială în anii 2007, 2008, 2009, întrucât cifra de afaceri și numărul angajaților au fost zero, constatare inadmisibilă, în condițiile în care decăderea mărcii se poate realiza numai pentru neutilizarea mărcii într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani.

Chiar dacă recurenta nu a avut activitate un anumit interval de timp, iar marca nu fost folosită de aceasta, decăderea din drepturile conferite de marcă nu poate opera, dat fiind faptul că ulterior anului 2009, recurenta a demonstrat propria utilizare a mărcii. Altfel spus, în opinia recurentei, termenul de 5 ani neîntrerupți nu s-a împlinit nici măcar pentru utilizarea mărcii de către societatea recurentă, chiar fără a se lua în considerare utilizarea mărcii de către celelalte societăți din grupul său de firme - L. SRL, C SRL și M. SRL, societățile licențiate prin contract, sau de către chiriașii centrului comercial B., ce și-au desfășurat activitatea sub numele mărcii.

Dacă pentru perioada de suspendare a activității recurentei, se poate spune că utilizarea mărcii a avut un caracter simbolic, pentru societatea L. SRL - societate din grupul de firme al recurentei -, și pentru cei câteva mii de abonați ai serviciilor de televiziune prin cablu din 3 localități, utilizarea mărcii nu a avut un caracter simbolic. Abonații de televiziune prin cablu percep comerțul cu pachete de programe de televiziune și serviciile de retransmisie ca provenind de la titularul mărci; în același mod, societatea L. SRL a utilizat marca pentru a-și delimita și individualiza comerțul său de cel al societăților de profil concurente.

Pentru societatea C. SRL și pentru populația municipiului Rădăuți, consumatori sau nu de servicii sau produse ai centrului comercial B., utilizarea mărcii nu a avut un caracter simbolic, ci a reprezentat un reper al comerțului mai multor societăți ce și-au desfășurat activitatea în acest centru comercial, delimitându-se și individualizându-se astfel de comerțul altor centre comerciale din zonă.

Recurenta mai susține că instanța de apel a reținut în mod greșit faptul că în perioada aprilie - martie 2008 a fost promovată pe internet o potențială franciză, avut în vedere materiale promoționale publicate.

Astfel, Curtea de apel nu a reținut nimic din probele depuse la dosar, ori a interpretat total greșit aceste probe. Astfel, documentele de la dosar nu arată în niciun caz promovarea unei francize pe internet, ci efectul unor întâlniri cu comercianți din toate județele, în cadrul Camerelor de Comerț și Industrie a României, pentru accesarea francizei de către comercianții prezenți, al unei soluții de comerț. Materialele publicate sunt rezultatul acestor întâlniri și prezentări comerciale, derulate, de asemenea, sub marca, ce au fost în atenția mass-mediei locale sau naționale și redate în presa scrisă, radio, tv sau pe internet.

Curtea de apel a reținut însă că ”nu s-a făcut dovada încheierii efective a unor astfel de francize și de prestare de servicii de comerț de către terți francizori, după cum aceste simple materiale promoționale nu constituie altceva decât o utilizare cu totul sporadică a mărcii.”

Din acest enunț, este lesne de înțeles că instanța nu a analizat probatoriul de la dosar, în condițiile în care a confundat promovarea francizei în acțiunile recurentei derulate la nivelul fiecărei Camere de Comerț din România cu simple materiale promoționale, iar articolele publicate de mass- media cu publicitatea realizată pe internet. Materialele depuse la dosar ca probe a utilizării mărcii sunt rezultatul întâlnirilor cu comercianții la toate Camerele de Comerț din țară, articolele de presă au fost publicate ulterior acestor întâlniri și nu au fost materiale promoționale. Aceste materiale au fost depuse tocmai pentru a proba utilizarea mărcii, dar și data certă.

Recurenta mai susține că în aceeași confuzie s-a aflat instanța de apel când a reținut că nu s-a făcut dovada ”unor francize de către terți francizori”, întrucât a confundat termenul francizor cu termenul francizat.

Recurenta este cea care avea calitatea de francizor și nu era necesar să existe terți francizori, ci doar francizați, respectiv comercianții care aderă la managementul francizorului. Se mai arată de către recurentă că, într-adevăr, contractele de franciză nu au fost depuse la dosar, întrucât nu a considerat necesar și util cauzei să devoaleze conceptul său de afaceri, concept care, de altfel, s-a dovedit ineficient în România. În opinia recurentei, pentru cauză, informația utilă este aceea că marca a fost utilizată, iar nu condițiile în care a intervenit francizarea.

Instanța de apel trebuia să constate utilizarea mărcii, iar nu succesul afacerii, fiind ținută doar să constate dacă marca a fost sau nu utilizată și nicidecum eficiența sau performanța afacerii.

Cu privire la aplicarea mărcii pe facturi, instanța de rejudecare a avut de dezlegat dacă semnul a fost cu valoare de nume comercial sau cu valoare de marcă.

Recurenta arată că deși a depus aceste înscrisuri în mod repetat, instanța a reținut că din aceste facturi ”nu rezultă că au fost emise pentru prestarea serviciilor de comerț.” Or, în condițiile în care însăși instanța a reținut că pârâta nu a avut angajați, este lesne de înțeles că serviciile cu lucrări de curățenie a pasajelor rutiere din București, au fost comercializate de aceasta prin cumpărarea acestor servicii de la terți și revânzarea lor către D. SRL sau N. SA, deci nu către un beneficiar unic. Relația comercială s-a desfășurat între recurentă și doi beneficiari contractuali, însă actul de comerț a avut ca beneficiari pe toți locuitorii municipiului București ce tranzitează pasajele rutiere.

Așa cum recurenta a precizat pe parcursul judecății, aceste lucrări comercializate de aceasta, având ca beneficiari intermediari pe D. SRL, N. SA și beneficiari finali Administrația Străzilor și Primăria Generală a Municipiului București, s-au desfășurat sub marca, echipamentele, salopetele lucrătorilor, marcajele, autovehiculele, au fost ornamentate cu marca recurentei, vizibile publicului larg din București.

Din facturile depuse la dosar, rezultă că actul comercial există și este desfășurat sub marca, menționată pe facturi, iar în spațiul public prin afișarea mărcii pe echipamente, salopete, mijloace de transport, etc., menționarea mărcii fiind indubitabilă și fără a putea fi confundată cu numele comercial al recurentei. Chiar dacă beneficiar al contractului este o firmă sau o autoritate contractantă, caracterul public al lucrărilor și, implicit, al utilizării mărcii este neechivoc.

În ceea ce privește materialele publicitare referitoare la petrecerea sărbătorii Crăciunului în centru comercial B., recurenta precizează că sărbătorile de Crăciun sunt, într-adevăr, sporadice, au loc doar o dată pe an, însă materialele publicitare depuse la dosar, au avut ca scop promovarea vânzărilor în centrul comercial B. pentru chiriașii recurentei în perioada Crăciunului, dar dovedesc că marca, era numele sub care a funcționat acest centru comercial. În opinia recurentei, data certă a acestor materiale promoționale, tipărite, video sau audio nici nu este importantă, atât timp cât contractele de subînchiriere a spațiilor comerciale, atestă data funcționării centrului comercial care și-a desfășurat activitatea sub numele mărcii. Centrul comercial a funcționat și în afara sărbătorilor de Crăciun, așa cum reiese din contractele de subînchiriere, unde societățile respective și-au desfășurat activitatea în tot cursul anului, nu sporadic, doar de Crăciun, chiar dacă publicitatea prin intermediul campaniilor promoționale au loc sporadic.

Curtea de apel a omis să analizeze contractul de închiriere depus pentru chiriașa SC O. SRL (supermarket) și contractul de închiriere pentru Banca G. pentru sucursală, menționând doar un contract încheiat ulterior anului 2011 cu SC H. SRL, proprietarul imobilului, pentru un spațiu ocupat de un bancomat.

În aceste condiții, recurenta susține că instanța de apel a analizat în mod selectiv probele.

Se mai arată de către recurentă că dacă materialele promoționale sporadice referitoare la petrecerea Sărbătorii Crăciunului în centrul comercial B. sunt incerte din punctul de vedere al perioadei, dar este cunoscută data perioadei de contractare a spațiilor comerciale în centrul comercial B., ar fi trebuit să fie suficient de clar pentru instanță, că acest centru comercial a funcționat sub numele mărcii, într-o perioadă determinată cel puțin relativ, de datele de subînchiriere a spațiilor comerciale, de către comercianții indicați.

De-a lungul timpului, în centrul comercial B. au venit și au plecat mai multe societăți chiriașe, așa cum se întâmplă în toate centrele comerciale din România sau din lume, însă, arată recurenta, a considerat că este suficient să demonstreze că acest centru comercial a funcționat și a utilizat neîntrerupt marca, cel puțin într-o perioadă aleatoare, cuprinsă în intervalul de 5 ani anteriori depunerii cererii de decădere.

Dacă recurenta a contractat tot spațiul comercial în anul 2003 de la SC H. SRL, pentru o perioadă de 20 de ani și la dosar există contracte de subînchiriere pentru cel puțin perioada 2007-2011, în cadrul centrului comercial B., atunci este lesne de înțeles și instanța trebuia să admită că, cel puțin în această perioadă, pentru care există documente certificate la dosar, marca a fost utilizată continuu, fie de către recurenta însăși, fie de C. SRL (societate din grupul său de firme) care a preluat folosința și administrarea spațiului, datorită reorganizării afacerilor și maximizării profiturilor.

Prin urmare, dacă s-a demonstrat că centrul comercial a funcționat sub numele mărcii în perioada 2007-2011, este evident faptul că recurenta-pârâtă nu poate fi decăzută din drepturile conferite de marcă pentru motivele arătate de reclamantă.

Prin interpretarea dată materialului probator administrat în cauză, instanța de apel a dus în ridicol activitatea comercială de ani de zile a centrului comercial B., dar și activitatea comercială a societăților chiriașe, întrucât activitatea comercială de câțiva ani a unui comerciant nu poate fi considerată sporadică și de amploare redusă.

Cu privire la dubiile instanței, dacă închirierea de spații comerciale reprezintă sau nu acte de comerț, recurenta arată că a învederat deja instanțelor că, închirierea spațiilor comerciale către terți de către pârâtă și, ulterior, de către C. SRL, nu poate fi privită doar ca o activatate imobiliară unde, de regulă, locatorul nu este interesat de activitatea comercială și nu are nicio contribuție la dezvoltarea activității comerciale, iar comerciantul chiriaș își desfășoară activitatea sub numele său comercial și sub marca sa, dacă este cazul. Or, în speța de față, comercianții care au dobândit un drept de locațiune în Centrul comercial B., și-au desfășurat activitatea comercială sub numele mărcii, asemenea tuturor comercianților care funcționează în centre comerciale ce doresc să creeze și să păstreze cotă de piață și clientelă. Asemenea unui centru comercial de tip Mall, locatarii recurentei, sau, după caz, a licențiatei C. SRL, și-au desfășurat activitatea sub numele mărcii. Publicul, clienții firmelor locatare, au identificat mai întâi numele centrului comercial prin marcă și mai apoi pe comerciant. De-a lungul timpului, în acel centru comercial s-au perindat mai mulți comercianți, unii renunțând la activitate în favoarea altora care le-au luat locul, însă, în permanență, activitatea comercială, comerțul acestora, s-a identificat cu marca.

Instanța de apel a reținut că ”nu relevă o utilizare a semnului pentru servicii de import-export și comerț, altfel cum au fost deja explicitate, reclamele la servicii de transport în regim de taxi, ori la cablu tv, reclamele la capacități de stocare online sub sigla, toate aceste activități (tot sporadice) neavând nici o legătură cu serviciile pentru care marca a fost înregistrată.”

În opinia recurentei, este de neînțeles cum a reușit instanța de apel, printr-o singură frază să șteargă activitatea sa pentru servicii de dispecerizare taxi, televiziune prin cablu și servicii on-line, de furnizare de conturi de poștă electronică și pagini web, în condițiile în care fără să ofere niciun argument a exclus din judecată aceste activități de comerț.

În opinia recurentei, dispecerizarea taxi reprezintă actul comercial prin care dispecerul, cumpără o comandă de transport de la un client și o vinde unui transportator (taximetrist). Această activitate de vânzare de servicii s-a desfășurat sub marcă, însă instanța nu a analizat în mod aprofundat această activitate de comerț.

Serviciile de televiziune prin cablu sunt și ele acte de comerț. Cumpărarea drepturilor de retransmisie a programelor TV și retransmiterea acestora prin cablu către consumatori, reprezintă acte de comerț pe care recurenta sau licențiata sa P. și, ulterior, L. SRL le-a derulat sub numele mărcii. Deși comerț înseamnă a cumpăra și a revinde, instanța este de apel concluzionează în sens contrar.

Pachetele de servicii IT, comercializate de recurentă pe website-ul x, erau denumite cu nume ce conțineau și marca, tocmai pentru ca fiecare dintre aceste pachete comerciale să poată fi identificat de către publicul interesat ca provenind de la societatea pârâtă, toate aceste pachete având în compunerea numelui mărcii evidențiată grafic și purtând simbolul marcă înregistrată.

Recurenta învederează Înaltei Curți că serviciile de comunicație, fie dispecerizare taxi, fie servicii de televiziune prin cablu, fie pachete web și conturi de poștă electronică, pe care societățile le-a oferit publicului larg sub marcă, se încadrează în clasa 35 conform clasificării NISA, iar instanța de apel avea obligația de a cunoaște domeniul de reglementare al clasei 35 a Clasificării de la Nisa, Ediția a 9-a, partea a II-a, disponibilă și pe website-ul O.S.I.M.

Din simpla lectură a listei serviciilor clasei 35, se observă cu ușurință că această clasă cuprinde și „abonamente la servicii de telecomunicații pentru terți". Or, serviciile recurentei, fie cele de găzduire a unor conturi de poștă electronică, fie cele de televiziune prin cablu se încadrează la clasa 35 a Clasificării menționate, ediția a 9-a, comercializarea serviciilor de televiziune prin cablu, a publicității prin canalul propriu de televiziune prin cablu, transmiterea de publicitate sau alerte prin SMS, sau a serviciilor de e-mail, e-fax.

Recurenta arată că din cuprinsul Clasificării 35 de la Nisa, opozabilă și mărcilor înregistrate în România, se poate observa cu ușurință că instanța a avut o atitudine superficială în studiul domeniilor de aplicare ale acestei clase și nu a manifestat rol activ.

Cu privire la cardurile de siguranță comercializate sub marcă, instanța s-a mărginit să constate că "în ceea ce privește cardurile de siguranță, nu s-a făcut nicio dovada a unor veritabile acțiuni de import-export, deși sarcina probei îi incumba apelantei; factura ce privește servicii prestate de serviciul de curierat I., servicii în valoare de 635 RON și care, chiar admițând că obiectul transportului l-ar fi reprezentat un import de carduri din plastic pe care apare înscrisă cu caractere mici, marca, chestiune nedovedită - oricum nu demonstrează că sub marcă au fost prestate servicii de import, aceste servicii fiind efectuate de curierul I., sub marca I.

La dosarul cauzei însă a fost depusă declarația vamală, înscris care, în mod indubitabil dovedește importul, aspect ignorat de instanța de apel.

Factura nu privește servicii de curierat, ci servicii pentru formalitățile vamale, inclusiv taxe vamale și TVA, astfel încât instanța de apel, concluzionând în sensul arătat, dovedește necunoașterea regulilor de import.

Recurenta învederează că importul se prezumă a fi făcut de către importator, iar nu de funcționarul vamal, nu de curierul transportator și nu de comisionarul vamal. Importul se realizează de destinatarul mărfii care este și proprietarul mărfii și cel care achită taxele vamale.

În aplicarea dispozițiilor art. 46 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998 republicată, deși instanța de apel arată că pârâta a avut contracte de licență pentru utilizarea mărcii între o parte din firmele proprii grupului de firme, conchide că ”aceste contracte nu se coroborează cu dovezi din care să rezulte cert o folosire reală, serioasă, cu titlu de marcă, neechivocă și publică a mărcii de către societățile menționate. Ca atare, s-a apreciat că aceste contracte de licență nu dovedesc o folosire a mărcii, de natură să înlăture sancțiunea decăderii.

Deși toate dovezile depuse la dosar confirmă că marca a fost utilizată în mod continuu, de către toate firmele din grupul de firme din care face parte și recurenta, instanța de apel a reținut în mod greșit că deși din probe rezultă acte de folosință sporadică a mărcii, efectuate de apelantă cu titlu de marcă, deci o folosire distinctă simplei utilizări a denumirii sale comerciale, cu precădere în prima parte a intervalului de 5 ani, instanța de apel a concluzionat că aceste acte de utilizare dovedite nu îndeplinesc condiția folosirii efective - reale, neechivoce, publice și serioase - impusă de art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, rep. și de jurisprudența CJUE.

În opinia recurentei, instanța de apel este nu numai confuză, ci și contradictorie în motivarea hotărârii, uneori subliniind că actele de folosință sunt sporadice, deși doar campaniile de publicitate erau sporadice, alteori că marca a fost utilizată fără nicio legătură cu serviciile pentru care a fost înregistrată (respectiv dispecer taxi, cablu tv, comerț cu produse digitale), iar alteori că activitatea comercială de câțiva ani a unui centru comercial este considerată sporadică și de amploare redusă

Recurenta învederează că potrivit art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, republicată, cerința minimă necesară pentru decăderea titularului din drepturile conferite de marcă este aceea ca „fără motive justificate, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data înscrierii în Registrul mărcilor, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată sau dacă această folosire a fost suspendată pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani;

Se susține de către recurentă că textul citat definește două situații distincte în care poate opera decăderea din drepturile conferite de marcă:

a) prima situație, în care o marcă este înregistrată și nu a făcut obiectul folosirii pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotiți de la data înscrierii în registrul mărcilor - nu a fost invocată de intimata-reclamantă și nu este aplicabilă în cauză;

b) a doua situație, în care o marcă activă este suspendată sau neutilizată pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani, ipoteză invocată de către reclamantă.

Textul de lege instituie condiția suspendării utilizării mărcii în termenul imperativ de 5 ani neîntrerupți, pentru ca titularul mărcii să fie decăzut din dreptul conferit de lege; recurenta susține că a făcut deja dovada că marca a fost utilizată înăuntrul termenului imperativ, acest lucru fiind probat prin documentele depuse la dosar.

Chiar și în situația în care în calitatea sa de titular al mărcii nu ar fi utilizat marca pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani până la data reluării activității, art. 46 alin (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998, republicată, specifică faptul că „Este asimilată folosirii efective a mărcii: d) folosirea mărcii de către un terț având consimțământul titularului sau de către orice persoana abilitată să utilizeze o marca colectivă sau o marcă de certificare, fiind considerată ca folosire a mărcii de către însuși titularul acesteia.”

Or, din documentele depuse și administrate de către instanță, aceasta a refuzat să rețină că marca a fost utilizată în mod continuu pe baza contractelor de licență încheiate, de toate societățile (B., P. SRL, L. SRL, C. SRL, K. SRL, M. SRL), de toate societățile chiriașe ale centrului comercial B. care și-au desfășurat activitatea sub marca.

Articole de presă, publicate în ziare naționale și locale, precum și pe internet, care arată utilizarea mărcii în activități comerciale de către recurentă, în interiorul termenului de 5 ani, calculat retroactiv de la data depunerii cererii de decădere, după cum se poate observa din data apariției articolelor, proiectul de francizare a magazinelor alimentare de cartier, proiect desfășurat în colaborare cu toate Camerele de Comerț și Industrie din România în perioada februarie-mai 2008, unde marca a fost prezentată publicului larg și comercianților - potențiali parteneri.

Astfel, instanța trebuia să identifice și să constate, așa cum orice consumator o face, că produsele comerciale, provenite de la recurentă sau de la grupul de firme din care face parte și recurenta, poartă marca, tocmai pentru a fi identificate că provin de la acest grup economic, titular al mărcii înregistrate.

Intimata-reclamantă a formulat întâmpinare la motivele de recurs ale pârâtei, solicitând, pentru argumentele arătate pe larg în cuprinsul întâmpinării, respingerea recursului ca nefondat.

Recursul formulat este nefondat, potrivit celor ce urmează:

Recurenta-pârâtă și-a întemeiat calea de atac pe aceleași motive de nelegalitate de care s-a prevalat și în primul ciclu procesual - art. 304 pct. 7, 8 și 9 C. proc. civ.

Având în vedere că rejudecarea cauzei în apel nu permite completarea cadrului obiectiv al judecății prin formularea altor cereri de către părțile cauzei ori de către terți (excepția privind posibilitatea formulării unei cereri de intervenție accesorie neavând relevanță în contextul analizei de față), Înalta Curte constată că în ceea ce privește motivul de nelegalitate reglementat de art. 304 pct. 8 C. proc. civ. acesta a fost deja dezlegat prin decizia de casare, și, ca atare, este intrat sub autoritate de lucru judecat.

Referitor la motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 - ipoteza privind redarea unor pretinse motive contradictorii în cuprinsul considerentelor hotărârii recurate - Înalta Curte reține că acesta nu se verifică, întrucât ceea ce recurenta pretinde a fi contradictoriu în raționamentul instanței de rejudecare privește ipoteze subsidiare, astfel încât, acestea nu coexistă cu raționamentul din argumentarea principală, ci le-ar înlocui în cazul invalidării, în calea de atac, a construcției juridice principale, astfel cum se va arăta.

În absența unei sistematizări a criticilor din memoriul de recurs, Înalta Curte constată că ceea ce a susținut recurenta din perspectiva motivului de nelegalitate descris de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. - ipoteza aplicării greșite a legii - în cea mai mare parte reprezintă aspecte de pretinsă netemeinicie a deciziei recurate, întrucât privesc fie neanalizarea tuturor probelor cauzei de către instanța de apel, fie analizarea greșită a acestora, fie acordarea unei alte valențe probatorii decât cea preconizată de către recurentă - dovedirea utilizării efective a mărcii sale înregistrate în legătură cu serviciile pentru care a obținut înregistrarea mărcii.

Calea de atac a recursului are aptitudinea de a declanșa exclusiv un control de legalitate a hotărârii recurate, iar nu și unul de temeinicie, recursul neputând fi exercitat decât pentru motivele expres și limitativ prevăzute de art. 304 pct. 1 - 9 C. proc. civ.; ca atare, în configurația legală a acestei căi de atac, sub imperiul C. proc. civ. de la 1865, instanța de recurs nu mai poate fi învestită în mod legal cu critici care dădeau conținut unor alte două motive de recurs - art. 304 pct. 10 și 11 C. proc. civ., întrucât aceste ipoteze au fost abrogate prin Legea nr. 219/2005 și, respectiv prin O.U.G. nr. 138/2000.

Analizând decizia recurată prin prisma motivelor de recurs, Înalta Curte constată că recurenta repune în discuție anumite dezlegări în drept statuate de Înalta Curte în primul ciclu procesual, prin decizia de casare, dezlegări obligatorii pentru instanța de rejudecare și asupra cărora nu putea reaprecia în mod legal, date fiind dispozițiile art. 315 C. proc. civ.

Aceste dezlegări vizează, între altele, statuarea asupra semnificației invocării de către pârâtă a suspendării activității sale în perioada 2007-2009 din motive ce au ținut exclusiv de voința acesteia, iar nu din motive obiective, în contextul analizei presupuse de art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, republicată, precum și a celor susținute de aceeași recurentă și în primul ciclu procesual, cu privire la analizarea pretinselor acte de folosire efectivă a mărcii prin raportare la alte clase de servicii decât cele corespunzătoare Clasificării de la Nisa în ediția în vigoare în anul 1997, anul obținerii protecției asupra mărcii, pentru servicii import-export și comerț din clasa 35 a Clasificării de la Nisa.

În consecință, Înalta Curte constată că, la acest moment procesual, recurenta nu mai putea repune în discuție aspectele deja dezlegate de instanța de casare și intrate sub autoritatea lucrului judecat, astfel încât această instanță de recurs nu le va reanaliza.

Cu deplina respectarea acelor dezlegate prin decizia de casare, instanța de apel, în rejudecare, a procedat la stabilirea premiselor de analiză indicate de instanța de casare, anume dacă protecția conferită pârâtei de marca înregistrată privește în mod cumulativ serviciile de import-export și de cele de comerț sau dacă protecția poartă doar asupra serviciilor de import-export dintre cele de comerț.

Concluzia instanței de apel a fost aceea că protecția este una cumulativă pentru argumente pertinente, arătate în cuprinsul motivării deciziei recurate.

Totodată, cu luarea în considerare a principiului specialității mărcii și a funcției esențiale a acesteia de a garanta originea comercială a produselor și serviciilor, Curtea de apel a analizat probele administrate în toate fazele procesuale, în ansamblul lor, din perspectiva criteriilor dezvoltate în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene cu referire la folosirea efectivă, anume că dovezile privind actele de exploatare a mărcii, administrate de către titularul mărcii, trebuie să se circumscrie noțiunii de folosire efectivă, adică să probeze o utilizare reală, neechivocă, publică și serioasă (Cauza C-40/01 Ansul BV v. Ajax Bradbeveiligind BV); în plus, este necesar ca exploatarea să fie efectuată pentru serviciile pentru care pârâta deține marca înregistrată - servicii de import-export și comerț.

Mai mult decât atât, potrivit celor stabilite de instanța de casare, între premisele de analiză a apelului, Curtea de apel a reținut caracterul restrictiv al serviciilor de comerț, în sensul că serviciile de comerț presupun operațiunile de cumpărare în scop de revânzare și revânzarea respectivă, iar nu și orice altă activitate licită susceptibilă a genera profit, dându-se acestei noțiuni un înțeles restrictiv.

Deși instanța de apel a inclus în categoria serviciilor de comerț și suportul pentru activitatea întreprinderilor comerciale, se constată că o atare dezlegare excedează dezlegărilor din decizia de casare. Cu toate acestea, Înalta Curte apreciază că această definire a noțiunii de servicii de comerț - mai cuprinzătoare - nu afectează legalitatea deciziei adoptate de instanța de apel, astfel încât să atragă necesitatea modificării deciziei recurate, ci va avea doar consecința înlăturării acestei calificări și raportarea la noțiunea restrictivă a serviciilor de comerț, anume operațiunile de cumpărare în scop de revânzare și revânzarea însăși.

Un argument în plus pentru o atare concluzie derivă din aceea că suportul pentru activitatea întreprinderilor comerciale este proprie încadrării în serviciile de managementul afacerilor, ceea ce nu corespunde serviciilor cu privire la care marca pârâtei a fost înregistrată - import-export și comerț -, potrivit titlului de protecție pe care aceasta îl deține.

Cu privire la acest aspect, prin decizia de casare, pentru argumente ce nu vor mai fi reluate, s-a stabilit că, în cauză, nu interesează o altă configurație a clasei 35 a Clasificării de la Nisa decât cea contemporană momentului înregistrării mărcii în favoarea pârâtei - 1997, astfel încât includerea managementului afacerilor în edițiile subsecvente acesteia (Ediția a 9-a, așa cum recurentul susține prin motivele de recurs), reprezintă un aspect fără efect pentru pricina de față.

Nici această susținere din memoriul de recurs nu va putea fi reanalizată, fiind, de asemenea, o chestiune deja tranșată cu autoritate de lucru judecat.

Ca atare, pentru acest motiv, se impuneau a fi înlăturate de instanța de apel susținerile pârâtei referitoare la pretinse acte de exploatare a mărcii în legătură cu servicii de managementul afacerilor - subînchirierea către terți a unor spații comerciale în centrul comercial B. , edificiu închiriat de recurentă de la SC H. SRL Rădăuți, proprietarul spațiului, precum și activități promoționale în legătură cu acest spațiu comercial, fără existență de sine stătătoare, aflate într-un raport de accesorietate cu derularea oricăror activități în respectivul edificiu.

În consecință, având în vedere că acestea nu reprezintă acte de exploatare pentru serviciile asupra cărora recurenta poate opune drepturile sale exclusive - import-export și comerț, nu vor fi primite susținerile cu acest obiect din memoriul de recurs.

În acest context, Înalta Curte constată că instanța de apel nu era ținută a analiza aceste pretinse acte de exploatare de către recurentă sau de către terți cu consimțământul său, pe baza filtrului legal al folosirii efective - de a fi o exploatare cu caracter real, neechivoc, public și serios; prin urmare, ceea ce instanța de apel a reținut în subsidiar - lipsa de legătură cu exploatarea mărcii pentru serviciile protejate prin marcă - reprezenta argumentul principal al lipsei de relevanță a acestor probe din perspectiva art. 46 alin. (4) din Legea nr. 84/1998, republicată, argument pertinent și redat ca atare în cuprinsul deciziei recurate; în consecință, această critică nu se verifică nici pe temeiul art. 304 pct. 7 C. proc. civ. și nici din perspectiva unei greșite aplicări a legii - art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

Pe lângă împrejurarea că nu reprezintă critici de nelegalitate, ci de netemeinicie, vor fi înlăturate susținerile recurentei și cu privire la semnificația dată de instanța de apel pretinselor acte de exploatare a mărcii constând în reclamele la servicii de transport în regim de taxi, la serviciile de televiziune prin cablu, precum și reclamelor cu privire la capacități de stocare on-line (pachete de servicii IT) sub semn, activități care, de asemenea, au fost calificate de Curtea de apel ca fiind sporadice; prioritar însă, se constată că instanța de apel, într-o corectă aplicare a dispozițiilor art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, republicată, a înlăturat aceste probe ca nefiind relevante pentru cauză, întrucât nu au legătură cu serviciile pentru care marca a fost înregistrată.

Mai mult decât atât, Înalta Curte constată că recurenta susține prin motivele de recurs că aceste pretinse acte de exploatare a mărcii se încadrează în serviciile din clasa 35 a Clasificării de la Nisa, corespunzătoare ediției a 9-a, aspect ce nu interesează în pricina de față, potrivit celor deja arătate, semnificație din perspectiva exploatării mărcii putând primi doar actele de utilizare a mărcii pentru serviciile de import-export și de comerț, pentru care recurenta putea opune drepturile sale exclusive.

Referitor la pretinsul act de import al cardurilor de siguranță - sigura probă cu element de extraneitate ce ar fi putut permite luarea sa în considerare în legătură cu serviciile de import-export, Înalta Curte constată că recurenta formulează susțineri prin care tinde a demonstra că instanța de apel a realizat o încadrare nelegală a acestei activități.

Nici această critică nu poate fi primită, recurenta fiind în eroare cu privire la concretizarea serviciilor de import-export, astfel încât, susține în mod nelegal că dacă a avut calitatea de importator/destinatar al mărfurilor - cardurile de siguranță inscripționate cu semnul, a prestat ea însăși servicii de import-export sub acest semn.

Or, instanța de apel, în analiza probelor cu acest obiect, în mod judicios a desemnat I. ca fiind societatea care a prestat servicii de import-export, în timp ce recurenta, eventual, a importat produse (carduri de siguranță) inscripționate cu acel semn.

Altfel spus, din perspectiva recurentei, aceste probe erau susceptibile de a fi luate în considerare ca acte de exploatare a semnului pentru produse (carduri de siguranță), iar nu în legătură cu serviciile de import-export; această distincție a fost deja arătată în decizia de casare, fiind ignorată de către recurentă și în rejudecarea cauzei în apel, precum și prin criticile concepute prin motivele de recurs.

De asemenea, Înalta Curte nu va reanaliza semnificația pentru sancțiunea decăderii din drepturile conferite de marcă a împrejurării suspendării activității recurentei o perioadă de peste doi ani în intervalul 2007-2009, acest aspect fiind deja analizat prin decizia de casare, astfel cum rezultă din expozeul deciziei de față.

De aceea, la acest moment procesual, sunt lipsite de finalitate criticile recurentei cu privire la modalitatea de aplicare a art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, republicată prin prisma interpretării proprii, propuse în finalul motivelor de recurs.

Înalta Curte constată că instanța de rejudecare a făcut o corectă aplicare și a prevederilor art. 46 alin. (2) lit. d) din același act normativ, cu referire la asimilarea unei folosiri efective a mărcii, a ipotezei folosirii mărcii de către un terț având consimțământul titularului sau de către orice persoană abilitată să utilizeze o marcă colectivă sau o marcă de certificare, fiind considerată ca folosire a mărcii de către însuși titularul acesteia.

Astfel, în corecta aplicare a acestui text, Curtea de apel a luat în considerare inclusiv dovezile prin care recurenta tindea la dovedirea folosirii efective a mărcii prin acte de utilizare efectuate de către terți cu consimțământul său (chiar în perioada de suspendare a activității recurentei) și chiar în absența unui contract de licență, înlăturându-le însă pentru neîncadrarea acestora în standardele de analiză pentru reținerea folosirii efective a mărcii, de natură a conduce la evitarea sancțiunii de decădere din drepturile conferite de marcă, fie în totalitate - pentru toate serviciile înregistrate, fie numai pentru o parte dintre acestea.

Evaluarea concretă a acestor probe ori verificarea aprecierii date acestora de către instanța de rejudecare excedează însă atributul exclusiv al acestei instanțe de recurs privind de controlul de legalitate a deciziei atacate.

În sfârșit, Înalta Curte mai constată că nici facturile fiscale emise în perioada 23 august 2011 – 2 aprilie 2012 de pârâtă în favoarea SC D. SRL nu pot fi evaluate de această instanță de recurs, din perspectiva aplicării sancțiunii decăderii din drepturile conferite de marcă, concluzia instanței de apel fiind aceea că din conținutul acestora nu rezultă că au fost emise pentru prestarea serviciilor de comerț ori de import-export, pe lângă lipsa caracterului public al exploatării, concluzie ce nu poate fi cenzurată.

În același timp, instanța de recurs nu poate primi susținerea recurentei în sensul că aceste facturi dovedesc că recurenta a cumpărat de la terți aceste serviciile de curățenie a pasajelor rutiere din București, după care le-a revândut către SC D. SRL sau către N. SA, instanța de apel arătând în mod judicios neajunsurile efectului probatoriu al acestor înscrisuri, pe lângă împrejurarea că nu au putut primi calificarea unor acte de exploatare serioasă (semnificativă) și publică (adresate unui public larg, iar nu unui singur beneficiar; ipoteza celor doi beneficiari ai acestor lucrări nu poate conduce la o altă concluzie din perspectiva caracterului public al folosirii); în această construcție a recurentei, elementul central este acela că eventualele servicii prestate (contravaloare lucrări) ar fi servicii de curățenie (a pasajelor rutiere din București), iar nu servicii de comerț și, cu atât mai puțin, servicii de import-export, anume cele care interesau în cauză.

În considerarea celor ce preced, Înalta Curte, în aplicarea dispozițiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ., va respinge recursul pârâtei ca nefondat.

Intimata-reclamantă, prin apărătorul ales, la termenul de dezbatere a recursului pe fond, a învederat că va solicita pe cale separată cheltuielile de judecată efectuate în această etapă procesuală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta SC B. SRL împotriva deciziei civile nr. 202A din 16 martie 2016 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 25 noiembrie 2016.