Asupra cauzei de faţă, constată următoarele;
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a-IV-a civilă, la data de 15.05.2012, sub nr. x/3/2012 reclamanta A., prin mandatar autorizat SC D. SA, a chemat în judecată pe pârâţii B. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M), solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea înregistrării mărcii E. din 19 ianuarie 2011, număr de marca x, aparţinând pârâtului B. pentru "produse farmaceutice" din clasa 05 şi înscrierea acestei modificări în Registrul Naţional al Mărcilor gestionat de O.S.I.M.
Prin sentinţa civilă nr. 1950 din 25 noiembrie 2012, prima instanţă a admis acţiunea şi a dispus anularea mărcii E. nr. x din 19 ianuarie 2011.
Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarea situaţie de fapt şi de drept:
Reclamanta A. este titulara unui drept exclusiv, anterior, asupra mărcilor F. înregistrate la nivel internaţional sub nr. 312632 din 29 aprilie 1966 şi 382907 din 6 octombrie 1971, beneficiind de protecţie şi pe teritoriul României pentru clasa de produse 05, conform clasificării de la Nisa.
Pârâtul B. a obţinut înregistrarea mărcii E., pentru clasele de produse 3 şi 5, conform clasificării de la Nisa, potrivit certificatului nr. x, durata de protecţie a mărcii pe teritoriul României fiind de 10 ani cu începere de la data de 19.01.2011.
Reclamanta a invocat ca temei al anulării mărcii pârâtului dispoziţiile art. 47 lit. b) cu referire la art. 6 lit. b) din Legea nr. 84/1998, respectiv faptul că:
" din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară şi din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepţia publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară."; în consecinţă, a solicitat anularea mărcii pârâtului în ceea ce priveşte protecţia acordată pentru "produse farmaceutice" din clasa 05.
Verificând condiţiile legale pentru admisibilitatea cererii de anulare, prin prisma susţinerilor părţilor şi în funcţie de materialul probator administrat în cauză, tribunalul a reţinut că acestea sunt îndeplinite, astfel încât a apreciat în sensul temeiniciei acţiunii formulate de reclamantă.
Astfel, în primul rând s-a reţinut identitatea de produse pe care cele două mărci le desemnează în ceea ce priveşte clasa 05 "produse farmaceutice", atât marca reclamantei cât şi marca pârâtei având ca produse protejate medicamente; mai mult, chiar pârâtul în întâmpinare a arătat că produsul E. reprezintă un medicament având la baza acid acetilsalicilic, substanţa activă cuprinsă şi în medicamentele produse de reclamantă sub marca F.
De altfel, identitatea de produse nu a fost contestată în cauză.
În ceea ce priveşte identitatea sau similitudinea semnelor, tribunalul a reţinut o similitudine pronunţată între cele două semne care desemnează produse identice.
S-a apreciat că, din punct de vedere fonetic mărcile în discuţie sunt aproape identice, dacă se au în vedere marca reclamantei F. şi cuvântul dominant din marca pârâtului, respectiv G.
Este adevărat că doctrina şi practica judiciară a stabilit, ca regulă, că primul cuvânt sau prima parte a cuvântului din denumirea mărcii este cel sau cea care atrage atenţia consumatorului, motiv pentru care are o importanţă deosebită.
Însă, în ceea ce priveşte marca pârâtului, E., contestată în cauză, nu poate fi ignorat că G. este cuvântul dominant şi cuvântul cu care consumatorul ar urma să desemneze produsul ce se vrea a fi diferenţiat prin marca înregistrată de pârât.
Introducerea denumirii producătorului, respectiv E., în prima parte a mărcii, nu este de natură a crea un element de diferenţiere puternic, tocmai din cauza faptului că publicul are tendinţa de a desemna produsul "marcat" printr-un cuvânt sau o prescurtare a cuvintelor cuprinse în semn. Or, în cazul de faţă, în mod evident, consumatorul nu va desemna produsul medicamentos produs de pârâtă sub marca E. prin primul cuvânt sau prin primele două cuvinte, tocmai din cauza faptului că aceasta, E., este denumirea producătorului, care, aşa cum rezultă din actele de la dosar, produce medicamente diferite.
Funcţia principală a mărcii este aceea de a diferenţia produsele unei întreprinderi, publicul ajungând să diferenţieze produsele prin felul în care produsul este "marcat", să îi asocieze un anume renume sau o anumită calitate, fără a mai verifica numele producătorului.
Tocmai de aceea, dacă consumatorul desemnează medicamentul produs de reclamantă cu titulatura de F., medicamentul produs de pârât va fi în mod evident desemnat prin cuvântul G., astfel încât s-a considerat a fi esenţială similitudinea rezultată din aceste elemente verbale şi faptul că un consumator se va adresa farmacistului solicitând produsul dorit prin desemnarea cu această particulă verbală, F. sau asperan, fără folosirea, ca regulă, a unor elemente suplimentare.
În ceea ce priveşte similitudinea între elementele verbale F. şi G., tribunalul a reţinut asemănarea aproape de identitate, care favorizează un risc de confuzie crescut.
Astfel, începutul comun al celor două cuvinte, respectiv particula "asp" are un caracter determinant, la fel ca şi literele comune "r" şi "p" din restul cuvântului, aceste consoane fiind situate pe aceeaşi poziţie în cadrul fiecărui element verbal. Diferenţa de două vocale nu are puterea de a crea distinctivitate între cele două elemente verbale, modul de pronunţie fiind similar şi uşor de confundat.
Asemănarea foarte mare între cele două elemente verbale este capabilă a crea risc de confuzie, tribunalul înlăturând susţinerile pârâtului cu privire la faptul că riscul de confuzie este eliminat prin elementele de ordin grafic.
Astfel, în ceea ce priveşte elementul "E." s-au luat în considerare elementele prezentate anterior.
În ceea ce priveşte susţinerea că marca înregistrată de pârât este o marcă combinată, diferenţiindu-se şi prin elementul grafic şi culorile folosite, tribunalul a reţinut că aceste elemente nu sunt de natură a înlătura riscul de confuzie.
În acest sens, s-a avut în vedere caracterul secundar al acestor elemente şi tipul produselor protejate, precum şi modul de achiziţionare a acestora.
În speţă, este vorba de medicamente care au ca substanţă activă acidul acetilsalicilic, ele putând fi achiziţionate din farmacii, fără a fi însă necesară eliberarea unei reţete.
Nefiind în situaţia eliberării medicamentelor pe bază de reţetă, ele se înmânează de farmacist la cererea consumatorului, devenind astfel uşor de confundat termenul de F. cu cel de G.
Mai mult, faptul că ele se comercializează în farmacii, diminuează mult impactul elementelor grafice, care ar putea avea puterea de diferenţiere a produselor, deoarece consumatorul, ca regulă, nu alege produsul de pe raft (ca în situaţia în care el s-ar comercializa în supermarket), culorile şi elementele grafice atrăgându-i atenţia cu prioritate, ci îl solicită verbal farmacistului, ceea ce determină un impact crescut al elementelor fonetice ale mărcilor.
Din punct de vedere conceptual, tribunalul a reţinut că există, de asemenea, un risc de confuzie ce nu poate fi ignorat.
Pârâtul a afirmat că denumirea G. este fantezistă, nu desemnează din punct de vedere conceptual un termen anume, însă, afirmă că denumirea F. utilizată de pârâtă are semnificaţia de F., definită de DEX drept "nume comercial dat acidului acetilsalicilic, întrebuinţat ca medicament febrifug şi calmant".
Ca atare, instanţa a apreciat că din punct de vedere conceptual, denumirea aleasă de pârât este una originală, fantezistă, fără nicio legătură cu marca reclamantei F.
Deşi cuvântul F. apare definit în DEX, este foarte important a fi reţinute două aspecte.
Primul este acela că acest cuvânt nu are o etimologie proprie, el fiind împrumutat de limbajul comun tocmai de la marca deţinută de reclamantă, urmare a renumelui acestei mărci (cum, în mod similar se regăsesc în DEX şi cuvintele adidas, cognac, şampanie…etc).
Al doilea este faptul că, deşi noţiunea de F. este folosită în limbajul comun pentru a desemna medicamentele care au ca substanţă principală acidul acetilsalicilic, acest lucru nu poate fi folosit împotriva reclamantei, titularul mărcii înregistrate F., cât timp nu s-a dispus decăderea acesteia din dreptul la marcă şi nici pârâtul nu s-a apărat în acest proces prin invocarea decăderii reclamantei în temeiul art. 46 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, întrucât marca ar fi devenit denumirea uzuală a produsului pe care îl desemnează, aşa numita marcă degenerată.
Prin urmare, faţă de aceste considerente, singura concluzie la care a ajuns tribunalul este că, în condiţiile în care F. este marcă înregistrată a reclamantei, riscul de confuzie cu noţiunea de Asperan subzistă, pârâtul folosind noţiunea de G. cu titlul de marcă.
Noţiunea de G., deşi una fantezistă, duce în mod automat consumatorul cu gândul la F., neputându-se folosi argumentul pârâtului cum că denumirea aleasă de acesta G., nu are nicio legătură cu termenul din DEX F.
Pârâtul nu se poate însă folosi de cuvântul F. ca fiind un cuvânt din limbajul comun, atâta timp cât acesta provine din renumele mărcii F., iar reclamanta nu fost decăzută din dreptul la marca sa, având dreptul să o protejeze prin acţiunea în anulare formulată.
Tribunalul a avut în vedere faptul că în acest sens sunt şi opiniile din literatura juridică, unde s-a afirmat constant că pierderea caracterului distinctiv prin faptul că marca a devenit uzuală nu poate fi constatată în lipsa unei cereri a pârâtului formulată pe calea cererii reconvenţionale, până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus decăderea marca înregistrată beneficiind de protecţie. Or, în cauză, nu s-a solicitat tribunalului constatarea decăderii reclamantei din dreptul la marcă.
Aceeaşi soluţie a fost adoptată şi de OSIM, precum şi de instanţele din alte ţări (se face referire la hotărârile din Germania şi Bulgaria ataşate la dosar de reclamantă), prin care au fost anulate mărci ca H. sau I., din motive de similaritate cu marca F.
Nefiind dispusă decăderea reclamantei prin hotărâre judecătorească din dreptul asupra mărcii F. din cauza faptului că aceasta ar fi devenit uzuală pentru desemnarea produsului în sine, notorietatea mărcii funcţionează în favoarea sa, asemănarea puternică a mărcii G. creând risc de confuzie, deoarece consumatorul tinde să asocieze cele două denumiri, existând riscul confuziei produselor ca aparţinând aceleiaşi întreprinderi.
În ceea ce priveşte soluţia de practică judiciară prezentată de pârâtă, privind menţinerea mărcii sale G., tribunalul nu a avut-o în vedere, pe de o parte, deoarece nu are caracter definitiv, şi, pe de altă parte, deoarece asemănările între termenii F. şi G. sunt mult mai mari decât între termenii F. şi G.
Faţă de aceste considerente, tribunalul a admis acţiunea şi, în baza art. 47 alin. (1) lit. b) raportat la disp. art. 6 lit. b) din Legea nr. 84/1998, a dispus anularea mărcii E. nr. x din 19 ianuarie 2011 pentru "produse farmaceutice" din clasa 05.
În termen legal, împotriva acestei sentinţe a formulat apel pârâtul B. care a formulat critici de nelegalitate şi netemeinicie.
Intimata-reclamantă A., prin SC D. SA, a formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului ca nefondat.
Prin decizia civilă nr. 129/A din 28 iunie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, apelul formulat de pârât a fost admis, iar sentinţa apelată a fost schimbată în tot, în sensul respingerii acţiunii ca neîntemeiată.
Pentru a decide în acest sens, instanţa de apel, spre deosebire de tribunal, a apreciat că similitudinea dintre cele două mărci care desemnează produse identice nu este atât de pronunţată încât să genereze risc de confuzie.
S-a constatat că prima instanţă a reţinut că, din punct de vedere fonetic, mărcile în discuţie sunt aproape identice, dacă se au în vedere marca reclamantei F. şi cuvântul dominant din marca pârâtului, respectiv G., însă instanţa de apel a considerat că, într-adevăr, cuvântul dominant în marca pârâtului este Asperan, primele două desemnând producătorul, iar publicul consumator nu va desemna produsul medicamentos produs de pârâtă sub marca E. prin primul cuvânt sau prin primele două cuvinte, tocmai din cauza faptului că E. este denumirea producătorului, care, aşa cum rezultă din actele de la dosar, produce medicamente diferite.
Totuşi, vocalele "e" şi "a" ce înlocuiesc în elementul verbal dominant al mărcii pârâtei vocala "i" ce se repetă în marca reclamantei între consoanele (identice, inclusiv în succesiune şi silabisire s, p, r, n) schimbă sonoritatea termenului suficient pentru a-l distinge de cel utilizat de reclamantă (G. vs F.) în condiţiile în care denumirea F. utilizată de pârâtă a intrat în limbajul comun ca F., definită de DEX drept "nume comercial dat acidului acetilsalicilic", astfel încât, o simplă transformare suficient de semnificativă (cum este cea a vocalelor amintite) este de natură a diferenţia clar denumirile în mintea consumatorului.
Din punct de vedere conceptual, denumirea aleasă de pârât este una originală, fantezistă, chiar dacă se poate admite că la origine se află elementul verbal al mărcii reclamantei F.
Chiar dacă este vorba de medicamente care au ca substanţă activă acidul acetilsalicilic, ele putând fi achiziţionate din farmacii fără eliberarea unei reţete şi chiar dacă se înmânează de farmacist la cererea consumatorului, aceasta nu face mai uşor de confundat termenul de F. cu cel de G. de către consumator (care va avea oricum tendinţa să ceară medicamentul după denumirea din limbajul comun:
" F.ă", adică să se refere la marca reclamantei, iar nu G.) în timp ce farmacistul, specializat, cu atât mai puţin va face confuzia între cele două produse.
Instanţa de apel a mai reţinut că prezenţa în cadrul mărcii pârâtului a unor elemente figurative diferite, precum şi menţionarea prioritară a denumirii producătorului, sunt elemente care, fără să fie dominante sau de impact, desăvârşesc o diferenţiere suficientă spre a nu lăsa loc. riscului de confuzie, astfel încât, în temeiul art. 296 C. proc. civ. apelul pârâtului a fost admis, iar sentinţa apelată a fost schimbată în tot, în sensul respingerii acţiunii ca neîntemeiată; s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 274 C. proc. civ.
În termen legal, împotriva acestei decizii (ce i-a fost comunicată la 4.07.2017), reclamanta a promovat recurs, prevalându-se de motivul de nelegalitate reglementat de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.
În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta susţine că decizia atacată este dată cu aplicarea greşită a legii, în concret, a prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) şi f) din Legea nr. 84/1998.
Cu privire la anterioritatea drepturilor sale, recurenta arată că este titulara mărcilor F. înregistrate la nivel internaţional sub nr. 312632 din 29 aprilie 1966 şi 382907 din 06 octombrie 1971, beneficiind de protecţie şi pe teritoriul României pentru clasa de produse 05, conform Clasificării de la Nisa.
Având în vedere ca apelantul pârât B. a depus la O.S.I.M. cererea de înregistrare a mărcii E. în data de 19.01.2011, recurenta arată că beneficiază de un drept anterior exclusiv asupra mărcii, în raport cu orice semn identic sau asemănător în legătura cu care s-a solicitat o înregistrare ulterioară sau a fost folosit fără acceptul titularului.
În ceea ce priveşte similaritatea semnelor, se impune compararea mărcilor în conflict.
Pentru aprecierea similarităţii acestora şi a riscului de confuzie este necesar să se ia în considerare, în mod deosebit, elementele verbale comune acestora, care şi conduc la confuzie, iar diferenţele care, în mod normal, sunt trecute cu vederea de consumatorul mediu, nu trebuie accentuate.
Marca anterioară ce aparţine recurentei este o marcă verbală constând într-un singur element: F.
Marca pârâtei este una combinată, formată din elementele verbale E., redate într-o anumita grafică.
Recurenta susţine că este de notorietate faptul că, în situaţia în care mărcile supuse analizei conţin atât elemente verbale cat şi figurative, de regulă, elementul verbal este cel care prezintă o importanţă majoră pentru consumator. Aceasta alegere necondiţionată a consumatorului de a se axa pe elementul verbal se datorează în principal faptului că, de obicei, acesta, în momentul în care va dori să identifice o marca, o va face prin nominalizarea elementului său verbal.
Mai mult decât atât, practica statuează faptul că există o mai mare probabilitate de similaritate în cazul semnelor ce conţin elemente verbale identice sau similare şi elemente figurative diferite (Cazul 1432/2011, EN, KALMA v. KALMA & device).
La aceasta situaţie se mai adaugă şi faptul că rareori consumatorul are ocazia să facă o comparaţie directă între cele două mărci şi se bazează exclusiv pe amintirea produsului respectiv, care, de cele mai multe ori, este una imperfectă (Cazul C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer v Klijsen Handel BV, OJ OHIM 12/99).
Având în vedere ca E. este numele producătorului, aşa cum este Bayer pentru F., cu siguranţă consumatorul nu va identifica şi retine mărcile/produsele prin numele comercial, sub care pot fi scoase pe piaţă mai multe produse, ci prin denumirea simplă a medicamentului, respectiv: F./asperan.
Prin urmare, recurenta consideră că elementul distinctiv şi dominant al mărcii E. este G., iar diferenţele vizuale dintre mărcile analizate sunt nesemnificative, întrucât impactul lor asupra imaginii de ansamblu este unul minor.
Cu privire identitatea/similaritatea produselor din în clasa 05 a Clasificării de la Nisa - "Produse farmaceutice şi de uz veterinar; produse sanitare de uz medical; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi; produse pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide."
Recurenta solicită instanţei de recurs să constate că produsele sunt parţial identice, similare şi complementare şi se adresează aceluiaşi gen de consumatori.
Cu privire la riscul de confuzie şi riscul de asociere, recurenta susţine că potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, riscul de confuzie dintre două mărci trebuie apreciat în mod global, luând în considerare circumstanţele specifice fiecărui caz în parte. Aprecierea globală a riscului de confuzie implică o anumită interdependenţă a factorilor relevanţi şi, în mod particular, a similarităţii semnelor şi a produselor sau serviciilor. Astfel, un grad de similaritate mai mic între produse sau servicii poate fi compensat de un grad de similaritate mai mare între mărci şi invers ("Canon", alin. (17) şi "Lloyd Schuhfabrik", alin. (19). Conceptul de similaritate trebuie interpretat în legătură cu riscul de confuzie, a cărui apreciere depinde, printre altele, de recunoaşterea mărcii pe piaţă şi de gradul de similaritate a mărcii cu semnul şi a produselor sau serviciilor identificate. În plus, percepţia de către consumatorul mediu a mărcilor produselor sau serviciilor în discuţie, joacă un rol decisiv în aprecierea riscului de confuzie.
În speţa de faţă, elementele distinctive şi dominante ale mărcilor analizate sunt identice, în aprecierea recurentei. În lumina principiului statuat de jurisprudenţa CJUE, anterior menţionat, acest aspect este de natură a compensa o similaritate uşor mai redusă pentru o parte a produselor analizate. Având în vedere, totodată, că o parte a produselor sunt chiar identice, protejate prin elemente distinctive şi dominante identice, riscul de confuzie şi asociere pentru consumator este unul evident. Mai mult decât atât, potrivit prevederilor legale invocate, riscul de confuzie include şi riscul de asociere în sensul că publicul consumator, dacă nu va confunda efectiv semnele în mod direct, va crede cu siguranţă că acestea provin de la aceeaşi întreprindere sau de la întreprinderi înrudite din punct de vedere economic.
În consecinţă, recurenta consideră că sunt îndeplinite toate condiţiile stabilite de către norma pe care şi-a întemeiat acţiunea, precum şi de practica şi jurisprudenţa relevante pentru a se reţine existenţa unui risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii aparţinând intimatei, cu marca anterioară aparţinând recurentei şi, prin urmare, aceasta trebuie anulată.
În plus, recurenta învederează că nu a consimţit la înregistrarea mărcii E. de către pârâtă, în condiţiile art. 6 alin. (6) din Legea nr. 84/1998.
Cu privire la renumele/notorietatea de necontestat a mărcilor F., recurenta pretinde că a dovedit-o cu înscrisurile deja depuse la dosar - Filele mărcilor F., Jurisprudenţă, Extrase din ziare, reviste, magazine de specialitate, Articole din presa online, Materiale publicitare/articole promoţionale, Produse/ambalaje, Studii/campanie audienţă TV, Facturi, Situaţii vânzări/importuri, Monitorizări outdoor/internet, Spot TV).
Aceste înscrisuri conţin informaţii despre reclamantă şi marca F. ce îi aparţine, informaţii despre diverse evenimente în care recurenta s-a implicat cu marca F., opinii ale instanţelor în situaţii similare, informaţii privind gradul de cunoaştere a mărcii, întinderea, audienţă/raiting etc.
Inventată în laboratoarele Bayer acum peste 100 de ani, F. este medicamentul care se bucura de cele mai multe cercetări medicale prin care i-au fost descoperite constant noi beneficii, figurând încă din 1950 în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai bine vândut analgezic din lume.
Recurenta consideră că apariţia şi folosirea ulterioară pe piaţa din România a mărcii Asperan, similara fonetic cu mărcile notorii ce-i aparţin, vor prejudicia interesele acesteia prin confuzia/asocierea pe care consumatorul o va face şi, mai mult decât atât, s-ar profita de caracterul distinctiv şi de renumele mărcilor F., lucru ce ar putea cauza o diminuare a reputaţiei pe care recurenta şi mărcile sale au câştigat-o de-a lungul timpului, constituindu-se, totodată, într-o sursă de beneficii nemeritate pentru intimată. Este recunoscut faptul că notorietatea trebuie să profite doar titularului, care a făcut investiţii în marca devenită notorie prin efortul său exclusiv.
Recurenta consideră că instanţa de apel a aplicat greşit prevederile art. 6 alin. (1) lit. b) şi f) din Legea nr. 84/1998, în condiţiile în care, în cauză, reclamanta a demonstrat similaritatea semnelor, identitatea parţială/similaritatea produselor, riscul de confuzie/asociere şi renumele/notorietatea mărcilor F..
Recurenta mai arată că intimata s-a mărginit să reia (într-o formulare identică) apărările şi susţinerile formulate în faza fondului şi să se prevaleze de aceleaşi probe, asupra cărora prima instanţă s-a pronunţat deja printr-o hotărâre temeinică şi legală, susţineri preluate în mod eronat de către instanţa de apel.
Contrar opiniei intimatei, consumatorul mediu percepe o marcă ca pe un întreg şi nu analizează diversele detalii ale acesteia. Pentru o astfel de apreciere globală se ia în considerare un consumator mediu informat, atent şi grijuliu la tipul respectiv de produse sau servicii. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că un consumator mediu are rareori ocazia de a compara mai multe mărci, una cu cealaltă, bazându-se pe amintirea imperfectă a mărcilor respective. În plus, gradul de atenţie a consumatorului mediu poate varia în funcţie de produsele sau serviciile vizate; iar în cazul de faţă, produsele fiind de valoare mică, nefiind comercializate pe bază de reţetă prescrisă de un medic, gradul de atenţie este unul redus şi, pe cale de consecinţă, riscul de confuzie este unul însemnat, în aprecierea recurentei. De asemenea, potrivit jurisprudentei în materie:
"(...) experienţa ne-a învăţat ca elementul distinctiv la mărcile grafice şi verbale este porţiunea nominativă, din moment ce cuvintele constituie elementul de comunicare şi au putere expresivă pentru consumatori, determinându-i pe aceştia să solicite şi să caute marca respectivă pe piaţă."
Având în vedere că E. este numele producătorului, aşa cum este Bayer pentru F., cu siguranţă consumatorul nu va identifica şi reţine mărcile/produsele prin numele comercial, ci prin denumirea simplă a medicamentului, respectiv: F./asperan.
Intimata a susţinut că produsul aflat sub marca E. nu se află pe piaţă, motiv pentru care, amintirea imperfectă a mărfurilor învederată de către reclamantă nu poate exista la momentul cererii de chemare în judecată."
Recurenta arată că produsul respectiv nici nu trebuie să existe pe piaţă la momentul formulării cererii de chemare în judecată, în astfel de cazuri esenţial fiind că marca s-a înregistrat pentru a exista pe piaţă, astfel încât, posibilitatea întâlnirii pe piaţă şi a comparării produselor sub cele două mărci, există şi ele.
Pe de altă parte, deşi s-a susţinut că produsul sub marca E. nu există încă pe piaţă, intimata a afirmat o distinctivitate dobândită a marcii sale (pct. 2.3 din apel: "putem considera ca marca noastră şi-a câştigat distinctivitatea"); de asemenea, intimata a înţeles să se prevaleze de o presupusă existenţă pe piaţă a unui număr foarte mare de mărci care au ca prime trei litere:
"ASP"; or, astfel cum a susţinut şi în faţa instanţelor de fond, recurenta susţine că acest aspect şi real dacă ar fi, ar fi lipsit de relevanţă, întrucât conflictul în sine între două mărci nu se rezumă la 3 litere, ci la o analiza de ansamblu a acestora; pe de altă parte, recurenta solicită instanţei de recurs să analizeze şi să constate că, din lista mărcilor rezultate la căutarea efectuată de către apelanta pârâtă, doar câteva au rămas înregistrate pentru clasa de produse 05, asta neînsemnând că neapărat pentru medicamente, şi oricum, respectivele mărci sunt diferite şi mult mai îndepărtate fonetic de marca F. (ex.: ASPHALION, ASP AXA, ASPIFOX, ASPENDOS).
Intimata-pârâtă a formulat întâmpinare la motivele de recurs prin care a solicitat respingerea căii de atac, cu cheltuieli de judecată.
Recursul formulat este nefondat.
Prin cererea de chemare în judecată reclamanta a solicitat în contradictoriu cu pârâtul B. şi, pentru opozabilitate, şi cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, să se dispună anularea parţială a înregistrării mărcii combinate E., înregistrată sub nr. 11497 cu data de începere a protecţiei 19.01.2011, aparţinând pârâtului B., respectiv numai pentru "produse farmaceutice" din clasa 05 a Clasificării de la Nisa şi înscrierea acestei anulări în Registrul Naţional al Mărcilor, gestionat de O.S.I.M.; reclamanta a invocat ca temei juridic al cererii dispoziţiile art. 47 lit. b) rap. la art. 6 lit. b) şi f) din Legea nr. 84/1998; totodată, recurenta a susţinut că în speţă nu se poate reţine incidenţa art. 6 alin. (6) din acelaşi act normativ (consimţământului său la înregistrarea mărcii de către pârât).
Potrivit art. 47 alin. (1) lit. b) din legea mărcilor: "(1) Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului Bucureşti de către orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive:
b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 6".
Art. 6 alin. (1) lit. b) şi f) din Legea nr. 84/1998 prevăd:
"(1) În afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative:
b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară şi din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepţia publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.
f) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorităţii invocate, sunt notorii în România, în sensul art. 6 bis al Convenţiei de la Paris."
În aplicarea acestor norme, prima instanţă a apreciat că acţiunea formulată de reclamantă este întemeiată, considerând că în speţă se poate reţine riscul de confuzie, pornindu-se de la premisele necontestate de pârât în cauză, anume - identitatea produselor marcate prin cele două mărci, anterioritatea drepturilor reclamantei şi chiar notorietatea mărcilor F. ce aparţin reclamantei (aspecte reafirmate de către intimat şi în cuprinsul întâmpinării la motivele de recurs).
În ceea ce priveşte identitatea sau similitudinea semnelor însă - F. vs. E. -, prima instanţă, după aplicarea criteriilor desprinse din jurisprudenţa CJUE pentru compararea mărcilor, a concluzionat în sensul unei similitudini pronunţate între aceste două semne protejate ca mărci, care desemnează produse identice, ceea ce favorizează un risc de confuzie crescut, motiv pentru care s-a dispus anularea înregistrării mărcii ulterioare a pârâtului, pentru clasa 5 de produse a Clasificării de la Nisa - produse farmaceutice.
Însă, instanţa de apel a considerat, în aprecierea globală a mărcii pârâtului că, într-adevăr, cuvântul dominant în marca ce îi aparţine acestuia este elementul Asperan, primele două cuvinte desemnând producătorul - E.a -, dar publicul consumator nu va desemna produsul medicamentos produs de pârâtă sub marca E. prin primul cuvânt sau prin primele două cuvinte, tocmai din cauza faptului că E. este denumirea producătorului.
S-a mai apreciat că vocalele "e" şi "a" ce înlocuiesc în elementul verbal dominant al mărcii pârâtei vocala "i" ce se repetă în marca reclamantei între consoane, este de natură a schimba suficient sonoritatea termenului pentru a-l distinge de cel utilizat de reclamantă (G. vs F.); s-a mai reţinut că, în plus, denumirea F. utilizată de pârâtă a intrat în limbajul comun ca F., definită de DEX drept "nume comercial dat acidului acetilsalicilic", astfel încât, o simplă transformare suficient de semnificativă (cum este cea a vocalelor amintite) este de natură a diferenţia clar aceste două semne în mintea consumatorului.
Instanţa de apel a mai reţinut că, din punct de vedere conceptual, denumirea aleasă de pârât este una originală, fantezistă, chiar dacă se poate admite că la origine se află elementul verbal al mărcii reclamantei F..
Chiar dacă este vorba despre medicamente care au ca substanţă activă acidul acetilsalicilic, ele putând fi achiziţionate din farmacii fără eliberarea unei reţete şi chiar dacă se înmânează de către farmacist la cererea consumatorului, aceste împrejurări nu fac mai uşor de confundat termenul de F. cu cel de G. de către consumator (care va avea oricum tendinţa să ceară medicamentul după denumirea din limbajul comun:
" F.ă", adică să se refere la marca reclamantei, iar nu G.) în timp ce farmacistul, specializat, cu atât mai puţin va face confuzia între cele două produse.
Instanţa de apel a mai reţinut că prezenţa în cadrul mărcii pârâtului a unor elemente figurative diferite, precum şi menţionarea prioritară a denumirii producătorului, sunt elemente care, fără să fie dominante sau de impact, desăvârşesc o diferenţiere suficientă spre a nu lăsa loc. riscului de confuzie.
Prin motivele de recurs, recurenta-reclamantă a invocat greşita aplicare de către instanţa de apel a dispoziţiilor art. 6 lit. b) şi f) din Legea nr. 84/1998, arătând că, în ceea ce priveşte condiţia similitudinii semnelor se impune compararea mărcilor în conflict.
În continuarea motivelor de recurs însă, procedează la efectuarea unei comparaţii proprii a mărcilor în conflict, fără a dezvolta critici concrete la cele argumentate de instanţa de apel în susţinerea concluziei inexistenţei riscului de confuzie, fundamentată pe lipsa de similitudine dintre cele două mărci.
Totodată, Înalta Curte constată că recurenta, în acest demers de comparare a mărcilor, face susţineri în sensul celor deja reţinute de curtea de apel, anume cu privire la evaluarea globală a mărcii pârâtului, referitor la identificarea elementului dominant în cuprinsul acesteia (Asperan), precum şi cu privire la aplicarea criteriului consumatorului mediu, rezonabil de atent, de circumspect şi de bine informat, în condiţiile în care recurenta a făcut referiri la amintirea imperfectă a mărcii anterioare la care consumatorul face apel atunci când se confruntă cu marca ulterioară; s-a arătat că rareori consumatorul are ocazia să facă o comparaţie directă între cele două mărci şi se bazează exclusiv pe amintirea produsului respectiv, care, de cele mai multe ori, este una imperfectă (Cazul C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer v Klijsen Handel BV, OJ OHIM 12/99).
În plus, prin motivele de recurs, recurenta susţine şi identitatea produselor din clasa 5 a Clasificării de la Nisa asupra cărora ambele părţi opun protecţia prin drepturile conferite de mărcile înregistrate, ceea ce constituie o condiţie a evaluării presupuse de art. 6 lit. b) din Legea nr. 84/1998, condiţie pe care însă instanţa de apel a reţinut-o ca fiind îndeplinită; mai mult decât atât, acesta este şi unul dintre elementele necontestate de către pârât în cauză, încă de la prima instanţă.
Deşi recurenta tratează distinct riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, care trebuie apreciat în mod global, potrivit jurisprudenţei CJUE, prin luarea în considerare a factorilor relevanţi în cauză şi raportarea la circumstanţele specifice fiecărei cauze, factori între care există o anumită interdependenţă, în realitate, verificarea condiţiilor cu privire la identitatea sau similitudinea dintre cele două mărci, precum şi între produsele pe care fiecare le desemnează, reprezintă elemente de analiză în aprecierea globală a riscului de confuzie.
Riscul de confuzie (incluzând şi riscul de asociere) presupune situaţia în care consumatorul mediu care, de regulă, nu este confruntat cu ambele mărci concomitent, să păstreze în memorie anumite elemente (cele distinctive şi dominante) ale mărcii anterioare care îl pot face să atribuie aceleiaşi surse comerciale originea produsului, date fiind caracteristicile comune ale semnelor cu care acestea sunt protejate ori, în cazul în care distinge produsele, doar să considere că cele două produse provin de la două întreprinderi diferite, între care există anumite legături economice, juridice ori financiare.
Publicul relevant îl reprezintă consumatorul mediu, astfel cum corect a reţinut instanţa de apel, ambele mărci fiind destinate publicului larg, termenul de consumator referindu-se întotdeauna la consumatorii reali şi la cei potenţiali, prin urmare, atât cei care cumpără în prezent produsul medicamentos cu substanţă activă acid acetilsalicilic (analgezice) sau care vor face acest lucru în viitor; or, consumatorul mediu al categoriei de produse vizate este prezumat a fi bine informat în mod normal, suficient de atent şi de avizat, chiar dacă nivelul de atenţie poate varia în funcţie de categoria de produse sau de servicii în cauză (hotărârea CJUE din 22.06.1999, în cauza C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, par. 26).
Înalta Curte constată că, referitor la compararea mărcilor în conflict, prin decizia recurată s-a aplicat în mod corect regula potrivit căreia această evaluare comparativă trebuie realizată global pentru a se putea stabili impresia pe care ansamblul elementelor ce compun mărcile o creează consumatorului produselor/serviciilor desemnate de acestea, identificându-se elementele distinctive şi dominante, în vederea stabilirii existenţei unei similarităţi între mărci şi, dacă este cazul, a gradului de similaritate, criterii care au fost corect aplicate.
Pe de altă parte, în cadrul operaţiunii juridice de comparare, potrivit criteriilor din jurisprudenţa CJUE, publicul relevant este unul dintre factorii interdependenţei ce influenţează riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere între cele două mărci; şi acest criteriu a fost corect aplicat de instanţa de apel care a avut în vedere că medicamentul a cărui substanţă activă este acidul acetilsalicilic poate fi achiziţionat de către consumatori din farmacii, fără prescripţie medicală, însă prin intermediul farmacistului, personal specializat, care nu este expus riscului de confuzie între cele două produse.
Se impune a se preciza că evaluarea riscului de confuzie implică aprecierea distinctivităţii fiecărei componente a mărcilor în conflict, întrucât chiar dacă un consumator percepe marca în ansamblu, în mod neîndoielnic percepţia sa este influenţată de elementele intrinsec distinctive ce reprezintă elementul pregnant al semnului şi cărora le acordă o atenţie mai mare comparativ cu cele pe care se aşteaptă să le regăsească pe un anumit produs (elementele nedistinctive ori chiar neglijabile).
Astfel, compararea semnelor, în integralitatea lor, se realizează pe trei niveluri: vizual, fonetic şi semantic sau conceptual, comparaţie care se realizează luându-se în considerare forma în care acestea sunt protejate, iar nu modul în care sunt efectiv utilizate.
În realizarea comparării semnelor, ambele instanţe de fond, prin urmare, şi instanţa de apel, au determinat elementul dominant în ansamblul mărcii combinate a pârâtului ca fiind particula verbală Asperan, astfel încât a procedat la realizarea comparării acesteia cu mărcile verbale F. ale recurentei-reclamante, pe cele trei niveluri - vizual, fonetic şi conceptual sau semantic.
S-a stabilit că, din punct de vedere conceptual, mărcile sunt diferite, marca pârâtului fiind una originală, fantezistă, chiar dacă s-ar putea admite ca la origine se află elementul verbal al mărcii reclamantei - F.
Nici comparaţia realizată de instanţa de apel în plan vizual şi fonetic nu a condus la reţinerea unui nivel de similitudine între mărci apt să fundamenteze demostrarea riscului de confuzie.
În ceea ce priveşte comparaţia în plan vizual, instanţa de apel a dat relevanţă includerii în marca înregistrată a pârâtului a elementelor verbale E. (numele comercial al producătorului), precum şi a elementului figurativ, pe care nu le-a apreciat ca având un impact minor asupra imaginii de ansamblu a mărcii, constatări de natură a se constitui în argumente pentru înlăturarea riscului de confuzie, cu luarea în considerare şi a concluziei stabilite pe baza comparaţiei în plan fonetic.
Referitor la susţinerea notorietăţii mărcilor recurentei-reclamante - din perspectiva art. 6 lit. f) din Legea nr. 84/1998 - instanţa de apel a dat acestui element semnificaţia unei mărci devenite uzuale, care a intrat în limbajul comun ca F., sens în care a invocat definiţia din DEX - "nume comercial dat acidului acetilsalicilic", iar nu pe aceea a unei puternice distinctivităţi; or, Înalta Curte constată că recurenta nu a combătut această concluzie a instanţei de apel prin argumente de nelegalitate de natură a se încadra în motivul de recurs pe care şi-a întemeiat calea de atac - art. 304 pct. 9 C. proc. civ., astfel încât acestea să fi putut face obiectul evaluării realizate de instanţa de recurs.
În plus, în acest context, recurenta face referiri ce privesc aprecierea materialului probator al cauzei sub aspectul notorietăţii, însă nici eventualele critici de netemeinicie a deciziei recurate nu pot fi analizate în această etapă procesuală; or, astfel cum deja s-a arătat, instanţa de apel nu a înlăturat susţinerea reclamantei cu privire notorietate, ci, gradului de cunoaştere pe piaţă a mărcilor reclamantei i-a dat semnificaţia intrării acestora în limbajul comun ca F., apreciindu-se că o simplă transformare suficient de semnificativă este de natură a diferenţia în mod clar mărcile în mintea consumatorului.
Înalta Curte mai constată că recurenta a susţinut prin motivele de recurs şi aspecte neanalizate de instanţa de apel şi care, prin urmare, nu au avut nicio pondere în construirea raţionamentului juridic al curţii de apel în demonstrarea concluziei inexistenţei riscului de confuzie, din perspectiva dispoziţiilor art. 6 lit. b) din Legea nr. 84/1998, anume apărarea pârâtului cu privire la absenţa de pe piaţă la momentul introducerii acţiunii de către reclamantă a produselor farmaceutice protejate prin marca a cărei anulare s-a cerut.
Pe de altă parte, recurenta a conceput şi critici de natură a susţine riscul de diluare a mărcilor sale - profitarea de către pârât de caracterul distinctiv şi de renumele mărcilor sale, ceea ce ar cauza o diminuare a reputaţiei pe care mărcile sale o au pe piaţă şi pe care au câştigat-o de-a lungul timpului şi, astfel, s-ar constitui într-o sursă de beneficii nemeritate pentru intimată.
În condiţiile în care motivele de anulare a mărcii pârâtului au privit incidenţa dispoziţiilor art. 6 lit. b) şi f), iar nu şi a celor de la art. 6 lit. a) din Legea nr. 84/1998, astfel de critici apar ca lipsite de obiect în această etapă procesuală, întrucât nu au făcut obiect de analiză a instanţelor de fond şi depăşesc cadrul procesual stabilit la prima instanţă.
Faţă de toate aceste considerente, Înalta Curte, în aplicarea art. 312 alin. (1) C. proc. civ., va respinge ca nefondat recursul reclamantei.
Având în vedere că intimatul-pârât a solicitat cheltuieli de judecată pentru această fază procesuală, Înalta Curte constată că reclamanta este partea care a căzut în pretenţii, astfel încât, cererea intimatului va fi admisă, fiind întrunite cerinţele art. 274 alin. (1) C. proc. civ. cu toate acestea, constatând că suma pretinsă cu titlu de cheltuieli de judecată - 16.416,65 lei achitată de către intimat cu titlu de onorariu de avocat - are un caracter nerezonabil în raport cu complexitatea cauzei şi durata redusă a judecăţii în această etapă procesuală (recursul fiind soluţionat la primul termen de judecată), luând în considerare şi activităţile juridice concrete desfăşurate în etapa recursului de către apărătorul intimatului, activităţi ce au constat în formularea întâmpinării la motivele de recurs, la prezenţa sa la un singur termen de judecată şi susţinerea concluziilor orale în faţa Înaltei Curţi, se va face aplicarea prevederilor art. 274 alin. (3) C. proc. civ. prun urmare, se va dispune obligarea recurentei la achitarea sumei de 8.500 lei către intimatul-pârât B., reprezentând cheltuieli de judecată, reduse, conform art. 274 alin. (3) C. proc. civ.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E
Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta A., prin mandatar autorizat SC D. SA, împotriva deciziei nr. 129A din 28 iunie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale.
Obligă pe recurenta-reclamantă A., prin mandatar autorizat SC D. SA, la plata sumei de 8.500 lei către intimatul-pârât B., reprezentând cheltuieli de judecată, reduse, conform art. 274 alin. (3) C. proc. civ.
Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 6 octombrie 2017.