Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României

Prin sentinţa nr. 129 din 19.04.2017, Tribunalul Satu Mare a respins acţiunea civilă formulată de reclamanta S.C. A. S.A., cu sediul în jud. Suceava, în contradictoriu cu pârâta S.C. B. S.R.L., cu sediul în jud. Satu Mare.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apei apelanta reclamanta S.C. A. S.A., solicitând admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinţei apelate, cu consecinţa admiterii acţiunii introductive, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată apel şi fond.

Prin decizia nr. 377/C-A din data de 12 decembrie 2017, Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, a admis apelul, a schimbat în tot sentinţa şi, în consecinţă, a admis, în parte, acţiunea formulată de reclamanta S.C. A. S.A. împotriva pârâtei S.C. B. S.R.L. A dispus încetarea imediată şi definitivă a oricăror acte de utilizare a " semnul D." şi "marca E. de la B. - semnul D." sau a unor semne similare, inclusiv vânzarea, oferirea de servicii, promovarea sau distribuirea unor produse care poartă acest semn sau semne similare şi interzice utilizarea acestora pe viitor de către pârâtă în activitatea sa comercială, pe documente şi/sau pentru publicitate şi în alte scopuri. A obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 133.354 RON cu titlu de despăgubiri. A dispus distrugerea tuturor materialelor sau produselor ce poartă semnele " semnul D." şi" marca E. de la B. - semnul D." A respins în rest, acţiunea şi a fost obligată pârâta intimată să plătească reclamantei apelante suma de 34.432 RON cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale în primă instanţă şi în apel.

În motivarea deciziei s-au reţinut următoarele.

Potrivit ari 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său, un semn pentru care, datorita faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă.

Prin acţiunea ce face obiectul prezentei cauze, astfel cum a fost completată reclamanta intimată a solicitai încetarea imediată şi definitivă a oricăror acte de utilizare a " semnul D." şi " marca E. de la B. - semnul D." sau a unor semne similare, inclusiv vânzarea, oferirea de servicii, promovarea sau distribuirea unor produse care poartă acest semn sau semne similare şi interzice utilizarea acestora pe viitor de către pârâtă în activitatea sa comercială, pe documente şi/sau pentru publicitate şi în alte scopuri, obligarea pârâtei la despăgubiri,confiscarea şi distrugerea tuturor materialelor sau produselor ce poartă semnele "semnul D." şi "marca E. de la B. - semnul D.".

Susţinerea intimatei potrivit căreia completarea la acţiune a fost depusa cu încălcarea prevederilor art. 132 alin. (1) C. proc. civ. este neîntemeiată întrucât nici termenul din data de 18.04.2011 şi nici cel din data 16.05.2011 nu pot fi considerate ca prima zi de înfăţişare conform ari 134 C. proc. civ. deoarece la primul termen de judecată pârâta a solicitat amânarea cauzei în vederea angajării unui apărător, iar cererea i-a fost admisă conform art. 156 C. proc. civ., iar la cel de-ai doilea termen de judecată s-a dispus amânarea cauzei la solicitarea reclamantei în vederea studierii întâmpinării ce i-a fost comunicată la acel termen.

Potrivit înscrisurilor de la dosar reclamanta apelantă S.C. A. S.A. este titulara mărcii "marca D., înregistrată sub nr. x din 12.03.2001, reînnoită la 12.03.2011, pentru produse din clasa 30 - îngheţată.

Aşa cum rezultă din răspunsul la interogatoriu, din bonurile fiscale depuse la dosar cât şi din raportul de expertiză contabilă efectuat în cauză, începând cu luna iunie 2009 pârâta a comercializai îngheţată sub denumirea,. marca E. de la B. - semnul D.", ulterior pârâta devenind titulara mărcii "pentru produse din clasa 30 - îngheţată, înregistrată sub nr. x din 25.09.2009 .

Prin decizia nr. 4818 din 25.10.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a dispus anularea mărcii deţinute de către pârâtă, în temeiul art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, forma anterioară modificării prin Legea nr. 66/2010, reţinându-se că marca pârâtei conţine semne similare cu marca anterioară, deţinuta de către S.C. A. S.A. şi este destinată a fi aplicată unor produse identice, existând, astfel, un risc de confuzie pentru public, inclusiv şi riscul de asociere cu marca reclamantei.

Aşa cum a arătat şi apelanta, fiind vorba de o nulitate a înregistrării mărcii, generată de neîndeplinirea condiţiilor legale pentru înregistrarea acesteia, nulitatea are efect retroactiv, urmând a fi înlăturate toate efectele care s-au produs între momentul înregistrării mărcii şi momentul anulării.

Prin urmare, având în vedere statuările deciziei nr. 4818 din 25.10.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 şi ale art. 11 din O.U.G. nr. 100/2005 instanţa de apel apreciază ca fondate capetele de cerere prin care reclamanta apelantă a solicitat sa" se dispună încetarea imediată şi definitivă a oricăror acte de utilizare a "semnul D." şi "marca E. de la B. - semnul D.", sau a unor semne similare, inclusiv vânzarea, oferirea de servicii, promovarea sau distribuirea unor produse care poartă acest semn sau semne similare şi interzice utilizarea acestora pe viitor de către pârâtă în activitatea sa comercială, pe documente şi/sau pentru publicitate şi în alte scopuri.

În ceea ce priveşte solicitarea reclamantei apelante de a se dispune confiscarea materialelor ce poartă semnele " semnul D." şi "marca E. de la B. - semnul D.", instanţa de apel o apreciază ca nefondată deoarece dispoziţiile art. 11 din O.U.G. nr. 100/2005 nu prevăd şi posibilitatea ca instanţa să dispună o asemenea măsură.

În ceea ce priveşte daunele materiale solicitate, instanţa de apel reţine că potrivit art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 " La cererea părţii vătămate, instanţa judecătorească competentă va ordona persoanei care cu intenţie a desfăşurat o activitate de contrafacere să plătească titularului dreptului încălcat daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârşite.

La stabilirea daunelor-interese instanţa judecătorească va lua în considerare: a) toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecinţele economice negative, în special, pierderea câştigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat şi. după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat".

De asemenea, dispoziţiile art. 998-999 C. civ. prevăd că orice prejudiciu produs printr-o faptă ilicită trebuie reparat.

Analizând condiţiile răspunderii civile delictuale, instanţa de apel reţine că este îndeplinită condiţia faptei ilicite, întrucât, pârâta a folosit un semn similar cu marca pârâtei pentru produse identice, existând un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă.

Împrejurarea că pârâta a folosit acest semn în cadrul unei mărci nu prezintă relevanţă, atâta vreme cât această marcă a fost anulată şi, aşa cum s-a arătat mai sus, datorita efectului retroactiv al nulităţii, sunt înlăturate toate efectele care s-au produs între momentul înregistrării mărcii şi momentul anulării.

La stabilirea vinovăţiei, instanţa de apel va avea în vedere că urmare a cererii formulate de către pârâta intimată, având ca obiect înregistrarea mărcii "semnul D." reclamanta apelantă i-a trimis acesteia, la data de 20.07.2009, prin executor judecătoresc, o notificare prin care i-a adus la cunoştinţă că este titulara mărcii "D." pentru produse din aceeaşi clasă şi că marca solicitată la înregistrare conţine denumirea "D.", element distinctiv care se regăseşte ca atare şi în conţinutul mărcii anterioare "D.", fiind similară din punct de vedere vizual, fonetic şi conceptual cu marca de anterioară, astfel că s-ar putea crea un risc de confuzie între consumatori cu privire ia originea produselor, precum şi o inducere în eroare a acestora privire la existenţa unor eventuale legături comerciale între cei doi titulari.

După emiterea acestei notificări, pârâta a depus la data de 25.09.2009 o cerere de înregistrarea mărcii "marca E. de la B. - semnul D.", iar cu privire la această cerere a fost emis un aviz de refuz provizoriu, pe considerentul că mărcii solicitate la înregistrare i se opun atât marca deţinută de către reclamantă cât şi o altă marcă, însă ulterior OSIM a emis o decizie de înregistrare a mărcii.

Prin urmare, chiar dacă prin decizia nr. 4818 din 25.10.2013 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a mai analizat reaua credinţă a pârâtei la înregistrarea mărcii prin prisma prevederilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, raportat la cele arătate mai sus, instanţa de apel reţine că la data formulării cererii de înregistrare a mărcii pârâta intimată a cunoscut existenţa mărcii intimatei, faptul că marca pe care a solicitat-o la înregistrare conţine un semn similar cu marca anterioară deţinută de către reclamantă, precum şi poziţia de opunere a reclamantei cu privire la folosirea de către pârâtă a semnului "D.", asumându-şi riscul ca marca sa să fie anulată, astfel că este îndeplinită şi cerinţa vinovăţiei la angajarea răspunderii pârâtei intimate pentru fapta sa ilicită.

În ceea ce priveşte prejudiciul, prima instanţă a reţinut că nu este îndeplinită această condiţie pe considerentul că produsele celor două părţi nu s-au întâlnit pe aceeaşi piaţă.

Or, aşa cum a arătat şi apelanta, datorită faptului că drepturile asupra unei mărci înregistrate sunt recunoscute şi aparate pe întreg teritoriul României este nerelevant locul în care îşi desfăşoară activitatea cele două societăţi atâta timp cât acestea comercializa acelaşi produs, respectiv îngheţată, cu atât mai mult cu cât aşa cum rezultă din raportul de expertiză ambele societăţi (reclamanta exclusiv, iar pârâta în parte) şi-au comercializat producţia prin reţele de distribuţie, astfel există posibilitatea ca acestea să fi fost comercializate în aceleaşi zone.

De asemenea, aşa cum rezultă din raportul Consiliului de Administraţie privind activitatea pe 2009 a S.C. A. S.A. printre principalele pieţe de desfacere sunt şi judeţele Suceava şi Maramureş, judeţe în care pârâta avea magazine proprii, prin care comercializa îngheţata, "marca E. de la B. - semnul D.".

Prin urmare, în mod greşit instanţa de fond a reţinut inexistenţa unui prejudiciu raportat la faptul că cele două părţi nu sunt concurente pe piaţa de desfacere a produselor.

Dimpotrivă, instanţa de apel apreciază că simpla folosire a unui semn identic cu marca pentru aceleaşi produse cu cele pentru care marca a fost înregistrată riscul de confuzie sunt de natură să provoace daune titularului mărcii.

Prin acţiunea formulată reclamanta apelantă a solicitat ca pârâta intimată să fie obligată la plata sumei de 200.000 euro în echivalent Iei, reprezentând pierderile suferite, dat şi câştigurile realizate de către pârâtă. Ulterior, aceasta şi-a recalculat prejudiciul, solicitând obligarea pârâtei la plata sumei de 18.644 RON sumă ce reprezintă contravaloarea produselor comercializate după decizia de anulare a mărcii deţinute de către pârâtă şi suma de 2.227.002,48 RON sumă calculata prin aplicarea ratei profitului înregistrat de apelantă din exploatarea mărcii D. asupra veniturilor intimatei realizate din comercializarea produselor sub marca anulată, în perioada 2009-2014.

9 întrucât reclamanta nu a înţeles să achite taxa de timbru aferentă majorării pretenţiilor, instanţa de fond, prin încheierea din 29.11.2016 a anulat ca insuficient timbrată acţiunea pentru pretenţiile care depăşesc suma de 841.300 RON, sumă pentru care s-a achitai taxa de timbru, această încheiere nefiind apelată de către reclamantă.

Aşa cum rezultă din raportul de expertiză efectuat în cauză, din răspunsurile la obiecţiuni şi din completările la raportul de expertiză contabilă pentru sortimentul de îngheţată, "marca E. de la B. - semnul D." pârâta a avut vânzări totale în perioada 2009-2014 de 13.421.680 RON, însă aceasta nu a realizat profit din vânzarea acestui sortiment de îngheţată, cheltuielile înregistrate pentru materii prime, cheltuielile directe şi indirecte, fiind mai mari decât veniturile realizate.

De asemenea, din opinia separată a expertului asistent C. reiese că pârâta a avut pierderi din vânzarea sortimentului de îngheţată D. şi la nivelul cheltuielilor directe.

Din răspunsul la obiecţiuni şi completările, la raportul de expertiză contabilă (fila x dosar - reiese că în anii 2007 şi 2008 reclamanta apelantă a avut o medie a vânzărilor totale de îngheţată de 9.458.710 RON/an ((9389768+9527652)/2), din care vânzările de îngheţată D. au fost în medie de 294209,5 Iei/an ((388.017+200402)/2).

Rezultă aşadar că, în perioada 2007-2008, din totalul vânzărilor de îngheţată, Îngheţata D. a avut o pondere medie de aproximativ 3,31%, iar din raportul de expertiză efectuat în cauză rezultă că în perioada 2009 - 30.06.2014 vânzările de îngheţata D. au avut o pondere de 1,9% din totalul vânzărilor de îngheţată.

Se constată, aşadar, că după anul 2009, an în care pârâta a început să producă sortimentul de îngheţată D., vânzările de îngheţată D. ale reclamantei au scăzut ca pondere din totalul vânzărilor de îngheţată.

Având în vedere situaţia profitului realizat de către reclamantă realizat din vânzările sortimentului de îngheţată D., astfel cum rezultă din răspunsul la obiecţiuni, instanţa de apel apreciază că pierderea câştigului suferit de către reclamantă se impune a fi stabilită prin raportare la suma medie încasată de reclamantă din vânzarea îngheţatei D. în anii 2007 -2008, respectiv suma de 294.209,5 RON, putându-se presupune, în mod rezonabil, că reclamanta ar fi realizat din vânzarea îngheţatei D. în anii 2009-2013 venituri apropiate cu media anilor anteriori, dacă pârâta nu i-ar fi încălcat dreptul la marcă.

Prin urmare, instanţa de apel va stabili prejudiciul astfel; la suma de 294.209,5 RON va calcula cota de profit a reclamantei aferentă fiecărui an, sumele urmând a fi adunate, iar din suma totală rezultată va fi scăzut profitul efectiv înregistrat de reclamantă în perioada anilor 2009 -2013, de unde rezultă:

- anul 2009 - 294.209, 5*33,05% - 97.236,23 RON - profit ce ar fi trebuit să fie realizat de către reclamantă;

- anul 2010 - 294.209, 5*22,88% - 67.315.13 RON;

- anul 2011 -294.209, 5*9,6%= 28.244,11 RON;

- anul 2012 - 294.209, 5*13.39% -39.394,65 Iei;

- anul 2013 -294.209, 5*15.58 % = 45.837,84 Iei;

În consecinţă, instanţa de apel reţine că în anii 2009 -2013 profitul total reclamantei din vânzarea îngheţatei D., dacă vânzările s-ar fi menţinut la nivelul anilor anteriori, ar fi trebuit să fie de 278.028 RON, însă acesta a fost de 144.674 (astfel cum rezultă din tabelul de la fila x dosar), astfel că prejudiciul suferit de către reclamantă este de 133.354 RON.

Instanţa nu a avut în vedere la calculul prejudiciului şi profitul aferent anului 2014 deoarece pârâta nu a mai produs îngheţată D. în anul 2014, iar suma încasată ca urmare a vânzării produselor existente în magazine, în anul 2014 a fost în valoare de doar 4.364,52 RON, apreciindu-se că raportat la dimensiunea redusă a acestor vânzări nu s-ar putea reţine că ar fi fost afectat profitul reclamantei în anul 2014.

Cât priveşte solicitarea apelantei de a se calcula prejudiciul prin aplicarea ratei profitului înregistrat de apelantă din exploatarea mărcii D. asupra veniturilor intimatei realizate din comercializarea produselor sub marca anulată, în perioada 2009-2014, instanţa o apreciază ca nefondată.

Astfel, aşa cum s-a arătat mai sus, dispoziţiile art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 prevăd că, instanţa judecătorească competentă va ordona persoanei care cu intenţie a desfăşurat o activitate de contrafacere să plătească titularului dreptului încălcat daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real ca urmare a încălcării săvârşite.

Dacă s-ar avea în vedere solicitarea reclamantei, ar însemna că aceasta, în ceea ce priveşte sortimentul D., pe lângă vânzările şi profitul efectiv înregistrat în perioada 2009-2013, ar fi putut realiza suplimentar, o medie a vânzărilor de peste 2.686.000 RON/an şi o medie a profitului de peste 445.000 RON/an, în condiţiile în care anterior anului 2009, în anii 2007-2008, media vânzărilor a fost de 294.209,5 RON/an, iar media profitului a fost de 104.366 RON/an, iar vânzările anuale de îngheţată ale reclamantei pentru celelalte sortimente de îngheţată, în anii 2009-2013, cu excepţia anului 2012, au scăzut.

Prin urmare, având în vedere şi faptul că pârâta nu a realizat profit din vânzarea îngheţatei D. la nivelul cheltuielilor directe, instanţa de apei apreciază că obligarea pârâtei la plata unui prejudiciu calculat prin aplicarea ratei profitului înregistrat de apelantă clin exploatarea mărcii D. asupra veniturilor intimatei realizate din comercializarea produselor sub marca anulată, ar reprezenta o îmbogăţire fără justă cauză a apelantei.

În ceea ce priveşte solicitarea apelantei de obligare a pârâtei la plata sumei de 18,644 RON sumă ce reprezintă contravaloarea produselor comercializate după decizia de anulare a mărcii deţinute de către pârâtă, instanţa o apreciază ca nefondată întrucât în ceea ce priveşte partea aferentă vânzărilor din anul 2013, aceasta a fost avută în vedere la calcularea profitului nerealizat de către apelantă pentru 2013.

Cât priveşte partea aferentă vânzărilor din anul 2014, aşa cum s-a arătat mai sus, instanţa a apreciat că nu se poate reţine că vânzările din 2014 ar ii diminuat câştigul apelantei, iar din raportul de expertiză rezultă că pârâta nu a realizat profit aferent vânzărilor din 2014.

Prin urmare, instanţa de apel a apreciat că, în cauză, este dovedită şi condiţia prejudiciului, cuantumul acestuia fiind de 133.354 RON.

De asemenea, întrucât, aşa cum s-a arătat, reclamant apelantă a dovedit o pierdere a profitului ca urmare a săvârşirii faptei ilicite de către intimată instanţa reţine că este îndeplinită şi condiţia existenţei raportului de cauzalitate între faptă şi prejudiciu.

În temeiul art. 276 C. proc. civ. coroborat cu art. 15 din O.U.G. nr. 100/2005, întrucât pretenţiile reclamantei apelante au fost admise doar în parte, instanţa a obligat intimata pârâtă să plătească reclamantei suma de 34. 432 RON cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale în fond şi în apel, reprezentând taxă timbru aferentă pretenţiilor admise (6.432 RON), onorariu expertiză (3.000 RON Filele x-y dosar) şi 25.000 RON reprezentând onorariu de avocat şi cheltuieli de deplasare parţiale.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs reclamanta S.C. A. S.A. şi pârâta S.C. B. S.R.L.

I. Recurenta - reclamantă S.C. A. S.A. a solicitat admiterea recursului şi modificarea, în parte a deciziei apelate cu admiterea integrală a petitului privind acordarea despăgubirilor, la suma precizată şi timbrată; obligarea la plata cheltuielilor de judecată susţinute în recurs (taxă timbru şi onorariu avocat) şi la plata cheltuielilor respinse în parte la faza de fond - apel (onorarii avocaţiale-onorarii experţi - taxă de timbru fond şi apel, respinse în apel).

În motivarea recursului s-au arătat următoarele.

1. Instanţa de apel a respins criteriul propus de recurenta reclamantă în mod nelegal pe motiv că dacă s-ar aplica acesta reclamanta ar beneficia de o îmbogăţire fără just temei.

În primul rând, sumele solicitate reflectau un profit (marja de profit a reclamantei-aferentă 2009-2014) cercetat de experţi la fondul cauzei, declarat la organele fiscale, marja de profit aplicată nefiind arbitrară, reprezentând un cuantum stabilit onest şi legal. De asemenea vânzările totale anuale ale B. au fost calculate şi evidenţiate prin expertiza contabilă.

Criteriul aplicării ratei de profit înregistrată de A. din exploatarea mărcii D., pe perioada 2009-2014, asupra veniturilor pârâtei realizate din comercializarea produselor sub marca anulată în perioada analizată (2009-2014), a fost evidenţiat conform obiectivului suplimentar nr. 2, la care s-a răspuns prin suplimentul la raportul de expertiză judiciară, administrat în cauză, Acest criteriu este legal, admisibil şi confirmat anterior de jurisprudenţă în repetate rânduri.

Raportat la speţă, instanţa de apel a greşit considerând inechitabil că sumele rezultate din aplicarea acestui criteriu, ar reprezenta o îmbogăţire tara justă cauză. Consideră că acest argument este nelegal câtă vreme nu este şi nu a fost invocat nici măcar de partea adversa.

2. Instanţa de apel a ales să raporteze criteriul de cuantificare a prejudiciului strict la volumul vânzărilor reclamantei, raportând această alegere la faptul că intimata B. nu a înregistrat profit, cu încălcarea art. 3 şi 14 din O.U.G. nr. 100/2005.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că: "instanţa de apel în mod just a reţinut că recurenta pârâtă a săvârşit fapta ilicită cu intenţie indirectă, apreciind că aceasta a acceptat implicit că ar putea produce un prejudiciu titularului mărcii înregistrate prin comercializarea produselor purtând semnul protejat."

O.U.G. nr. 100/2005 şi acordul TRIPS stabilesc posibilitatea cuantificării acestor pierderi ca fiind beneficiul injust realizat de către persoana care a încălcat dreptul.

În conformitate cu dispoziţiile art. 1349 alin. (1) şi (2) din C. civ., "orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane", "Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de prejudiciile cauzate, fiind obligat să Ie repare integral."

Legiuitorul impune judecătorului ca la acordarea daunelor interese să ţină scama de toate aspectele corespunzătoare. Legiuitorul oferă câteva criterii de circumstanţiere (consecinţele economice negative, pierderea câştigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat).

Instanţa de apel a analizat doar veniturile reclamantei, neraportând dimensiunea prejudiciului la toate aspectele corespunzătoare, conform textului legal, antemenţionat, ci doar la un element străin de acesta - vânzările reclamantei realizate anterior încălcării drepturilor reclamantei. Aptitudinea ca un criteriu să fie "corespunzător", în accepţiunea textului art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 este ca acesta să îşi găsească fundamentarea în criterii legale, conforme cu normele aplicabile.

Instanţa de apel a analizat dimensiunea prejudiciului, in mod nelegal, raportat strict la veniturile reclamantei, pe perioada 2007-2008, perioadă care nu putea fi relevantă, câtă vreme B. nu începuse să încalce drepturile reclamantei. Or, stabilirea unei relevante a perioadei 2007-2008, este nelegală, întrucât dimensiunea vânzărilor nu aveau legătură în niciun fel eu acţiunile B. În schimb este cert cuantumul (enorm) al vânzărilor B., acestea trebuind să fie un reper, câtă vreme, aceste vânzări ale Intimatei erau consecinţa directă a vânzărilor ilicite şi a încălcării drepturilor reclamantei, şi nu vânzările reclamantei erau consecinţa directă a acţiunilor intimatei B. întrucât aşa cum s-a recunoscut în practica judiciară… "vânzările pot rămâne la aceeaşi cotă sau pot creşte, chiar în condiţiile menţionate, ea urmare a unor strategii de marketing şi publicitate, prin care poate fi atrasă o nouă clientelă, după cum vânzările pot scădea, dar aceasta scădere să fie cauzată de alţi factori decât deturnarea clientelei reclamantei de către pârâtă, cum ar fi intrarea pe piaţa a unor terţe firme, diminuarea vânzărilor datorită crizei economice etc.

În plus, în cazul faptelor de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală prejudiciul material are, de regulă, o structură complexă, derivând din atingeri aduse patrimoniului sub mai multe aspecte".

Consideră că această abordare (raportarea de către instanţa de apel strict ia vânzările reclamantei de dinainte de apariţia încălcării drepturilor) ar fi fost justificată, doar dacă, se administrau dovezi în speţă din care ar fi reieşit faptul că intimata B. nu ar fi apucat comercializarea produselor care încălcau drepturilor reclamantei, ori acestea s-ar fi comercializat o perioadă scurtă de timp, fie situaţia în care din comercializare se realizau venituri mult mai mici decât vânzările reclamantei.

Însă, în cauză, s-a arătat prin proba cu expertiza judiciară contabilă că pe o perioadă foarte mare de timp 2009-2014, B. a realizat venituri însemnate/enorme (peste 13.400.000 RON) din producţia şi comercializarea la scară industrială (pe mai multe modalităţi de comercializare), urmare directă a unor atitudini de totală rea credinţă.

Prin modul de cuantificare a prejudiciului ales de Instanţă, instanţa a avansat un criteriu care nu poate fi legal şi nici aplicabil. Chiar instanţa de apel a reţinut ca ambele competitoare au avut aceeaşi modalitate de comercializare a produselor. Instanţa de apel trebuia să se raporteze ia vânzările masive ale intimatei când a aplicat rata de profit a recurentei reclamante. Procedând contrar, raportându-se numai la veniturile reclamantei păgubite, a procedat în mod total nelegal şi inechitabil, permiţând pârâtei de a obţine profit de pe urma faptei ilicite constatate chiar de instanţa de apel, cerinţă consacrată şi de art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005.

Instanţele au validat o asemenea cuantificare şi în trecut. Această modalitate de calcul a prejudiciului este de natură să înlăture şi posibilitatea pârâtei de a obţine profit de pe urma faptei de contrafacere, cerinţă consacrată şi de art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005. In cazul faptelor de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, prejudiciul material derivând din atingeri aduse patrimoniului sub mai multe aspecte: beneficiul nerealizat, diluţia mărcii, pierderea sau diminuarea caracterului distinctiv al modelului industrial în cazul în care modelului industrial respectiv i se conferise preponderent o astfel de funcţie distinctivă, cu consecinţa diminuării valorii economice a mărcii, diminuarea eficienţei în folos propriu a publicităţii datorită împrejurării că de această publicitate profită şi contrafăcătorul, necesitatea unor noi investiţii în strategiile de marketing şi publicitate pentru recâştigarea clientelei pierdute ca urmare a actelor ele contrafacere, etc."

3. Criteriul ales de instanţa de apel nu trebuia ales dependent de faptul că intimata nu a realizat profit în perioada încălcării dreptului reclamantei la marcă.

Eroarea pe care instanţa de apei o mai face, constă în raportarea expresă şi repetată Sa faptul că intimata pârâtă nu a realizat profit, fiind pe pierdere.

Instanţa de apel arată la pag. 17, penultimul aliniat: "parata nu ar fi realizat profit din vânzarea îngheţatei "D." la nivelul cheltuielilor directe."

Această constatare este falsă. Din probele administrate reiese că intimata pârâtă a realizat profit din vânzări - cheltuieli directe. în urma decontării cheltuielilor indirecte a rezultat pierdere. Acest fapt reiese cu evidenţă din constatările expertizei. Mai mult decât atât, a arătat în cadrul expertizei, (a se vedea raportul de expertiză - obiectivul 8) prin obiectivul solicitat, că intimata nu numai că şi-a diminuat pierderile la nivelul întregii activităţi de îngheţată dar a şi dedus incorect şi indirect sume însemnate din totalul vânzărilor purtând mărcile uzurpate.

Intimata-pârâta a vândut de aproximativ 45 de ori mai multă îngheţată purtând mărcile "D." (respinsă de OSIM în 2010) şi "marca E. de la B. - D." (anulată de I.C.C.J. în octombrie 2013), decât reclamanta, însă aceasta a obţinut pierdere. Recurenta-reclamantă a vândut de aproximativ 45 de ori mai puţină îngheţată purtând marca "D." (înregistrată din anul 2002 şi înregistrată şi la nivel comunitar), decât intimata-pârâtă, însă aceasta a obţinut profit.

Toate încasările care au venit din vânzarea îngheţatei purtând ambalajele ilicite, au fost direcţionate pentru acoperirea costurilor directe (materie primă) însă au fost direcţionate şi pentru acoperirea costurilor indirecte. Mai mult decât atât, orice sumă intrată în patrimoniul intimatei, din contrafacere, a fost destinată să acopere proporţional şi costurile aferente produselor din gama F. şi G.

Astfel, prin comercializarea ilicită şi prin încălcarea mărcii reclamantei, intimata a câştigat cu 13.421.680 RON mai mult, bani care au fost destinaţi să acopere cheltuieli directe (cu materiile prime) şi cheltuieli indirecte care s-au făcut indiferent de volumul producţiei sau al vânzărilor.

Concluzia ce se conturează din analiza datelor din expertiza contabilă este că dacă intimata-pârâtă nu ar fi obţinut veniturile de 13.421.680 RON. din comercializarea ilicită, nu ar fi cheltuit cu materiile prime şi celelalte costuri aferente mărcii contrafăcute, pierderea pe care ar fi obţinut-o ar fi fost mult mai mare. in acest mod, aceasta a beneficiat direct de vânzările obţinute ilicit din încălcările drepturilor reclamantei.

Conform datelor expertizei, mijloacele fixe aferente producţiei de îngheţată au fost amortizate de intimata-pârâtă, în medie pe 8 ani, durata minimă de amortizare conform catalogului însă având în vedere că au fost noi, durata lor utilă de viaţă este de cel puţin între 12-16 ani. Acestea au fost recuperate prin costuri la început, iar începând cu anul 2018 nu mai produc cheltuieli recuperându-se integrai pe calea amortizării. La mijloacele de transport, durata de amortizare a fost de 4 ani, dar având o durată de viaţă utilă şi de 8-10 ani. Lăzile frigorifice - folosite şi azi au fost înregistrate integral pe costuri la achiziţia acestora, însă durata utilă de viaţă a lor este de 8-10 ani. Rezulta că banii care au venit din contrafacere au acoperit şi au contribuit ia generarea de profit într-o perioadă ulterioară.

Instanţele au mai considerat în această materie că, .."atâta vreme cât s-a produs o încălcare a dispoziţiilor de drept comun în materia răspunderii civile delictuale, nu este necesară condiţionarea reparării materiale a acestuia, de evidenţierea unui profit al pârâtei, în urma actelor de contrafacere".

Astfel, actul ilicit a rezultat din vânzarea mărcii contrafăcute, lucru constatat şi de către instanţă. Faptul că pârâta nu a reflectat profit în actele contabile nu ar trebui să fie un element care să înduplece instanţa să acorde daune mai mici sau să acorde, chiar şi indirect, circumstanţe atenuante intimatei.

Astfel, vânzările şi profitul nu ar trebui analizate în raport de corelaţie. Orice profit ar fi obţinut ar reprezenta o îmbogăţire directă, o creştere a averii obţinută în mod ilicit care ar trebui să revină titularului de drept.

În aceasta situaţie, volumul vânzărilor este cel care ar face diferenţa, un volum de vânzări mare stabilind consecinţe mai mari, după cum este normal. Volumul vânzărilor conţine atât situaţia de îmbogăţire directă (prin profitul obţinut) cât şi situaţia de îmbogăţire indirectă (prin creşterea cotei de piaţă, prin propulsarea celorlalte produse, prin eliminarea celorlalţi competitori, etc.).

4. Criteriul ales de instanţa de apel nu este legal întrucât îi permite intimatei păstrarea sumelor realizate ilicit, lipsind orice rol de descurajare a faptelor de încălcare a dreptului la marcă.

În directă legătură cu argumentele de la punctul anterior, alt argument prin care arată că criteriul ales de instanţă nu este "corespunzător" şi nu are în vedere înlăturarea consecinţele economice negative, aşa cum cere textul O.U.G. nr. 100/2015 este următorul. În raţionamentul instanţei de apel, dacă reclamanta ar fi realizat un profit de 278.028 RON pe perioada 2009-2013, (în realitate fiind de 144.674 RON) înseamnă că B. nu ar mai fi putut fi sancţionată, alegându-se acest criteriu, putând păstra lot beneficiul vânzărilor.

O.U.G. nr. 100/2005 şi acordul TRIPS stabilesc posibilitatea cuantificării acestor pierderi ca fiind beneficiul injust realizat de căire persoana care a încălcat dreptul:

"Art. 3. (2) Măsurile, procedurile şi repararea daunelor trebuie să fie efective, proporţionale cu drepturile încălcate, descurajatoare şi să fie aplicate astfel încât să se evite crearea de obstacole în calea comerţului legitim şi totodată să ofere protecţie împotriva folosirii abuzive a acestora"

În concret, procedând în acest fel, instanţa de apel a schimbai structura complexă a prejudiciului reglementată de legiuitor, prin raportarea exclusivă ia vânzările comerciantului păgubit (nu la beneficiile realizate de cel culpabil, la diluţia mărcii celui păgubit, la eforturile suplimentare de recâştigare a clientelei, distinctivităţii mărcii etc.).

Astfel se observă că acest criteriu este total nelegal, câta vreme este evident, că în această construcţie juridică, persoana care foloseşte ilicit un semn ce încalcă drepturile unui proprietar de marcă, pe o perioadă mare de timp, dar si cu rea credinţă, poate vinde produsele ce aduc atingere mărcii, la sume uriaşe, urmând să plătească daune la nivelul afacerii celui păgubit si nu ia scara ilicitului produs (similar cauzei pendinte).

Conform principiilor şi normelor invocate, dar şi a practicii judiciare invocate în apel, în realitate, prejudiciul material suferit de recurenta-reclamantă este cauzat de faptul că pârâta a profitat parţial şi de investiţiile realizate de reclamantă, de publicitate, de diluţia mărcii sale, respectiv scăderea capacităţii distinctive a acesteia, ceea ce determină scăderea valorii economice a respectivei mărci.

Încălcarea drepturilor reclamantei a avut loc pe o perioadă de timp însemnată (2009-2014). Marca reclamantei şi-a pierdut din valoarea economică prin faptul că, timp îndelungat, mărcile intimatei B., respinse de OSIM/anulate, au fost folosite de intimată la scară industrială, Fiind realizate din comercializarea anumitor tipuri de produse identice (produse de îngheţată) sume însemnate, comerţul fiind realizat inclusiv în zona de acţiune a Recurentei dar şi în zone în care aceasta încerca să între pe piaţă.

Deşi marca reclamantei, înregistrată în anul 2002 (încălcată din anul 2009) a avut funcţia de a conferi distinctivitate din punct de vedere al aspectului şi al prezentării produselor reclamantei, această funcţie a fost diminuată, intrarea pe piaţă în zonele identificate de experţi fiind mult mai grea, realizabilă cu cheltuirea unor sume de bani mai mari (publicitate, discounturi etc.).

Beneficiul intimatei constă aşadar tocmai în faptul că, prin veniturile câştigate ilicit în urma activităţii de contrafacere, B. a putut continua activitatea sa ilicita şi şi-a putut dezvolta afacerea prin: plata unor salarii, plata pentru utilajele de producţie sau pentru maşinile de transport, cheltuielile cu publicitatea tăcută diverselor produse etc.; toate aceste aşa-zise "costuri" sunt, în realitate, beneficiile realizate de contrafăcător în mod direct din activitatea de contrafacere, beneficii pe care le-a investit în propria afacere.

5. Criteriul ales de instanţa de apel este nelegal, raportat la Directiva nr. 2004/48/CE şi la dispoziţiile O.U.G. 100/2005 iar, în speţă, raportat la datele concrete ale acesteia: perioada încălcării dreptului la marcă (2009-2014), amploarea vânzărilor obţinute, aria geografică în care produsele recurentei nu vor avea distinctivitate şi nu vor li asociate cu numele mărcii deţinută de recurentă, şi nu în ultimul rând, la reaua credinţă a Intimatei.

Scopul mărcilor vizează distinctivitatea produselor unui agent economie. Conform celor administrate la fond şi în apel, reiese că prin comercializarea de către intimată a îngheţatei purtând marca anulată cu aspect similar cu cea a recurentei, pe parcursul mai multor ani (2009-2014) prejudiciul material suferit este dat în primul rând şi de diluţia mărcii sale, respectiv scăderea capacităţii distinctive a acesteia, ceea ce determină scăderea valorii economice a respectivei mărci.

Consideră că una din cele mai importante prerogative ale drepturilor de proprietate intelectuală este jus fruendi, prerogativa de a culege fructele civile ale creaţiei intelectuale protejate.

Având în vedere raţionamentul criticat ales de instanţa de apel, consideră că s-au încălcat şi normele care conturează funcţia specifică a mărcii (normele comunitare şi practica CJ.U.E.) - potrivit practicii OUE funcţia esenţială a mărcii este aceea de a garanta consumatorului identitatea originii produsului sau a serviciului care poartă marca, prin aceea că îi permite să distingă fără confuzie, acel produs de alte produse, care au o altă origine.

Din datele prezentate se remarcă faptul că B. S.R.L. a comercializat marca D. în valoare totală de 13.421.680 RON în procente de la 71,29% în anul 2009 până la 48,97% în anul 2013 raportat la vânzările totale de îngheţată. La B. S.R.L. au fost puse în vânzare doar 3 mărci (D., F. si G.) care au conţinut mai multe sortimente fiecare. A se vedea ponderea produsului D./marca E. de la B. - semnul D. în anexa 1, alăturată recursului.

Societatea A. S.A., în perioada supusă expertizei a comercializat până la între 5 mărci (existente până la 2007 în patrimoniul A.) şi 17 mărci (existente până la SEM 1 2014 în patrimoniul A.) de îngheţată cu diferite sortimente. Toate ambalajele reclamantei conţinând aceste mărci, erau prezente alături de marca înregistrată distinct "A.". Prin urmare nu este nicio îndoială că prin comercializarea de către B. a produselor ce aduceau încălcare drepturilor reclamantei, au fost aduse prejudicii şi mărcii "D." dar si a mărcii/brandul A.".

Acest fapt explică realizarea unei cifre de afaceri mai mici pentru D. decât a realizat B. S.R.L. din vânzarea mărcilor D./E. de la B. - semnul D. Din datele prezentate se remarcă faptul că A. a avut o capacitate de producţie însemnată, însă aceasta a fost împărţită între mult mai multe mărci de îngheţată decât la B. S.R.L.

B. a comercializat, ilicit/cu rea credinţă, produsele sale pentru cele arătate la pct. 4 Comercializarea produselor purtând marca anulată B. a fost făcută la scară largă, nu izolat sau sporadic. B. a comercializat mai bine de 74% din producţia de îngheţată prin reţea de distribuţie la scară naţională ca şi recurenta (nefiind relevant că aceasta a lipsit în anumite judeţe sau zone geografice), deşi aceasta a declarat iniţial (întâmpinare şi răspuns la interogatoriu) că a comercializat îngheţata purtând mărcile anulate, preponderent prin magazinele proprii.

Mai mult decât atât, produsele promovate sub marca "marca E. de la B. - semnul D." erau numeroase, fiind organizate într-o gamă însemnată de produse (a se vedea gama promovată de B. în care apar nu mai puţin de 9 modalităţi de producere/ambalare, fiecare produs cu o multitudine de sortimente - 53 produse conform răspunsului de la interogatoriu - pct. 4), ceea ce duce la o singură concluzie: că semnul aplicat în mod continuu pe produsele sale arăta atractiv publicului şi că erau vandabil.

6. Instanţa de apel a ales sa raporteze criteriul de cuantificare fără a avea în vedere caracterul sancţionator şi descurajator a măsurii privind acordarea prejudiciului, ţinând seama şi de reaua credinţă a intimatei.

O altă critică pe care o aducem, din perspectiva aplicării art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005. respectiv a aplicării directe a dispoziţiilor art. 13 pct. 2 din Directiva CE 48/2004 în concurs cu alin. (3) al art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, sub aspectul bunei sau relei-credinţe, aceste dispoziţii diferenţiază modalitatea şi întinderea despăgubirilor cuvenite pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea drepturilor de proprietatea industriala în raport de atitudinea subiectivă avută de cel care a încălcat drepturile respective.

II. Recurenta - pârâtă S.C B. S-R.L. a solicitat, în principal, admiterea recursului, casarea deciziei civile nr. 377/C72017- A, pronunţată în şedinţa publică din 12.12.2017, de către Curtea de Apel Oradea şi pe cale de consecinţă trimiterea cauzei spre rejudecare Curţii de Apel Oradea; iar în subsidiar, admiterea recursului, modificarea în parte a deciziei civile nr. 377/C/2017- A, pronunţată în şedinţa publică din 12.12.2017, de către Curtea de Apel Oradea în sensul respingerii apelului formulat de către apelanta-reclamantă S.C. A. S.A. împotriva sentinţei civile nr. 129/2017, pronunţată în şedinţa publică din 19.04.2017 de către Tribunalul Satu Mare în dosar nr. x/2011, cu consecinţa respingerii în tot a acţiunii formulate de reclamantă.

În motivarea recursului s-au arătat următoarele.

Decizia instanţei de apel este nelegală, fiind incidente motivele de recurs prevăzute de 304 alin. (1) pct. 5, 6, 7, 8 şi 9 C. proc. civ.

1. În mod greşit a apreciat instanţa de apel că nu este întemeiată apărarea sa prin care a invocat în temeiul art. 132 alin. (1) C. proc. civ. tardivitatea completării de acţiune formulată de reclamantă (motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 5 C. proc. civ.)

Prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat încetarea folosirii de către pârâtă a mărcii D. cu lapte şi obligarea pârâtei la plata sumei de 200.000 euro cu titlu de despăgubiri. La al treilea termen de judecată şi după primul termen de înfăţişare reclamanta a depus la dosarul cauzei o completare de acţiune, adăugând cererii principale alte capete de cerere prin care a solicitat încetarea folosirii de către pârâtă şi a mărcii marca E. de la B. - semnul D.

A invocat tardivitatea cererii modificatoare în baza art. 132 alin. (1), deoarece prima zi de înfăţişare a fost depăşită, aceasta împlinindu-se la al doilea termen de judecata.

2. Există contrarietate între considerentele deciziei instanţei de apei şi dispozitivul hotărârii (art. 304 pct. 7 C. proc. civ.)

Astfel, din considerentele deciziei civile, instanţa de apel reţine: "Aşa cum rezultă din răspunsul la interogatoriu, din bonurile fiscale depuse la dosar,cât şi din raportul de expertiză contabilă efectuat în cauză, pârâta a comercializat îngheţată sub denumirea "marca E. de la B.- semnul D., ulterior pârâta devenind titulara mărcii pentru produse din clasa 30 - îngheţată, înregistrată sub nr. x din 25.09.2009".

Aşadar, instanţa de apel, după ce a analizat probele administrate în cauză, a concluzionat în considerente ca pârâta a comercializat produse de îngheţată sub marca E. de la B. - semnul D. (fapt pe care nu s-a contestat), însă cu toate acestea, în dispozitivul hotărârii obligă pârâta la încetarea definitivă a folosirii atât a mărcii D., cât şi a semnului şi marca E. de la B. - D., la distrugerea materialelor ce poartă ambele semne mai sus arătate.

3. Hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal, fiind dată şi cu greşita aplicare a art. 36 din Legea nr. 84/1998, instanţa de apel apreciind în mod greşit că se află în situaţia unei acţiuni în contrafacere, chiar şi în situaţia în care există un conflict între două mărci şi nu între o marcă şi un semn. (art. 304 pct. 9 C. proc. civ.).

Nelegalitatea hotărârii rezidă în principal din faptul că nu sunt îndeplinite cerinţele acţiunii în contrafacere.

În cadrul acţiunii în contrafacere, titularul mărcii urmăreşte încetarea oricărui act de comerţ ce implică folosirea semnului identic sau similar cu cel pentru care este înregistrată marca sa şi nu folosirea unei mărci înregistrate de către un competitor al său.

În mod corect, prima instanţă a apreciat că nu este vorba despre o acţiune în contrafacere (astfel cum reclamanta şi-a calificat acţiunea), introdusă de titularul unei mărci anterior înregistrate împotriva titularului unei mărci similare, ulterior înregistrate, pentru perioada anterioară anulării mărcii ulterioare şi că nu poate fi admisă acţiunea în contrafacere, introdusă de titularul unei mărci anterior înregistrate împotriva titularului unei mărci similare, ulterior înregistrate, decât după anularea mărcii ulterioare şi dacă aceasta continuă să fie folosită, această opinie fiind susţinută de doctrină şi de jurisprudenţă.

Instanţa de apel, fără a reţine în considerentele deciziei de apel motivele pentru care a înlăturat această opinie, a reţinut că suntem în prezenţa acţiunii în contrafacere.

Însă, conflictul între cele două mărci înregistrate generat de o pretinsă identitate sau similaritate a mărcilor, în care ambii titulari au drepturi egale conferite prin înregistrare, se poate rezolva numai prin intermediul acţiunii în anularea mărcii ulterioare. (Decizia nr. 7925 din 6 octombrie 2006, Decizia nr. 6361 din 4 octombrie 2007, Decizia nr. 6754 din 15 decembrie 2010 pronunţate de I.C.C.J, secţia civilă şi de proprietate intelectuală).

Doar în cazul în care, consecutiv anulării s-ar continua folosirea mărcii, atunci s-ar putea recurge la acţiunea de contrafacere (Decizia nr. 6361 din 4 octombrie 2007 a I.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală).

Se poate observa că motivul anulării mărcii E. de la B. - semnul D. îl constituie posibilitatea creării unui risc de confuzie din motive de similitudine în raport de marea anterioară, I.C.C.J. nepronunţându-se cu privire la anularea pentru folosirea cu rea-credinţă a acestei mărci, Înalta Curte arătând în mod expres că nu se pronunţă cu privire la acest aspect, iar instanţa de apel învestită a apreciat ca nu se poate reţine reaua-credinţă, nefiind incident motivul de nulitate prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea 84/1998.

Aşadar, pe toată durata desfăşurării litigiului în dosar nr. x/2011, până la soluţia pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, recurenta a folosit marca cu just temei, cu bună-credinţă, fiind titulara unui drept conferit de înregistrarea la O.S.I.M. Mai mult, în primele două cicluri procesuale în acest dosar, soluţia instanţelor de judecată a fost favorabilă societăţii B. SRL).

Nu se poate reţine reaua-credinţă în folosirea mărcii până la soluţionarea irevocabilă a cauzei ce a făcut obiectul dosarului nr. x/2011, întrucât pârâta beneficia de o marcă înregistrată în mod legal, pentru care O.S.I.M., autoritatea abilitată în acest sens, a emis o decizie de înregistrare, opozabilă erga omnes până la momentul anulării înregistrării mărcii.

Ca urmare a pronunţării deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. x/2011, deşi prin această hotărâre nu s-a dispus interzicerea comercializării produselor pârâtei, reprezentanţii acesteia au dispus retragerea imediată de pe piaţă a produselor comercializate de pârâtă sub această marcă. Toate vitrinele şi siglele purtând această marcă au fost schimbate, toate autocolantele aflate pe maşinile de transport îngheţată au fost schimbate, toate produsele au fost retrase din magazine, inclusiv pagina de internet a fost reconstruită.

În mod greşit instanţa de apel a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile acţiunii în contrafacere, întrucât; dreptul asupra mărcii anterioare este egal cu dreptul asupra mărcii ulterioare, atâta vreme cât ambele mărci sunt înregistrate, întrucât pe durata înregistrării lor ambele beneficiază de protecţia legii, având la bază o decizie emisă de un organ administrativ opozabilă erga omnes.

În cazul în care s-ar accepta că o acţiune în contrafacere ar putea fi introdusă împotriva titularului mărcii ulterioare similare, s-ar nesocoti dreptul acestuia, care este egal cu dreptul titularului mărcii anterioare pe durata existenţei mărcii.

Atât acţiunea în anulare, cât şi acţiunea în contrafacere sunt acţiuni pe care titularul unei mărci înregistrate le are la dispoziţie pentru a-şi apăra marca sa. Ceea ce le diferenţiază este faptul că, în timp ce acţiunea în anulare poate fi introdusă doar împotriva titularului mărcii ulterioare similare înregistrate, acţiunea în contrafacere poate fi introdusă doar împotriva celor care utilizează - fără drept - denumiri neînregistrate (aşa-numitele mărci neînregistrate) care încalcă un drept anterior protejat cu privire la o marcă.

Cât priveşte activitatea de contrafacere, aceasta nu este definita în legislaţie, însă reclamanta şi-a întemeiat acţiunea în contrafacere pe prevederile art. 36 din Legea nr. 84/1998.

În cuprinsul alin. (3) al textului de lege susmenţionat sunt enumerate, cu caracter limitativ actele ce pot fi interzise terţilor, iar cat priveşte subiectul activ al contrafacerii, acesta este terţul, concurent ai titularului mărcii, care foloseşte în activitatea sa comerciala, tară consimţământul titularului mărcii, un semn identic sau similar eu marca, pentru produse sau servicii identice sau similare şi nu o marcă înregistrată în OSIM.

Având în vedere ca legiuitorul a folosit noţiunea de "semn" şi nu pe aceea de "marcă", doctrina a apreciat în mod întemeiat că în aceasta ipoteza este necesar, tot ca situaţie premisă ea paratul sa nu fie titularul unui drept de proprietate intelectuala asupra acestuia, respectiv ca semnul sa nu fie înregistrat ca marcă pe numele acestuia.

Numai intr-o atare situaţie se poate recurge la acţiunea în contrafacere, or în speţa dedusă judecăţii, pârâta a folosit o marca înregistrată, doar ulterior anulării mărcii, dacă s-ar continua folosirea acesteia, s-ar putea să discuta eventual de o acţiune în contrafacere.

Recurenta nu a contrafăcut produsele reclamantei protejate de marca "D." (marca apelantei), ci a produs şi comercializat propriile-i produse în baza certificatului de înregistrare al mărcii nr. x eliberat de O.S.l.M. pentru marea "E. de la B. - semnul D.", iar printre clasele de produse prevăzute în anexă la acel certificat figurează şi produsele de îngheţată pe care pârâta a început sa le producă şi să le comercializeze pe baza acestui document oficial pe teritoriul României.

Procedând astfel, recurenta nu a tăcut decât să-şi exercite drepturile legitime pe care le avea conform certificatului menţionat eliberat de autoritatea stalului investită prin lege să verifice condiţiile legale de înregistrare a unei mărci, având în evidenţă toate celelalte mărci înregistrate de O.S.l.M. până la acea dată. Publicarea mărcii marca E. de la B. - semnul D. s-a făcut în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - Secţiunea Mărci nr. x/2010. în termenul legai de trei luni de la publicarea mărcii, reclamanta nu a formulat opoziţie, iar în consecinţa, ia data de 29.09.2010 i s-a comunicat certificatul de înregistrare al mărcii nr. x, eliberat în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 84/1998. Durata de protecţie a mărcii era de 10 ani începând cu data de 25.09.2009.

Faptul că la data de 25.10.2013 prin decizia civilă nr. 4818 pronunţată de I.C.CJ. în dosar nr. x/2011 s-a dispus anularea mărcii E. de la B. - semnul D., pe motiv că ar putea exista un risc de confuzie cu marca anterioară aparţinând reclamantei, nu înseamnă că pârâta a produs un prejudiciu reclamantei, întrucât producând şi comercializând în perioada 2009-2013 sub marca E. de la B. - D., pârâta n-a încălcat dreptul exclusiv al reclamantei de a folosi marca D., ci şi-a exercitat drepturile pe care le-au dobândit în mod legal ea titulare ale mărcii marca E. de la B. - semnul D., pe care aceasta nu o mai poate folosi din momentul pronunţării de către I.C.C.J., a deciziei civile nr. 4818 din 25.10.2013 şi nu înseamnă că în perioada 2009-2013 pârâta ar fi contrafăcut produsele reclamantei astfel cum aceasta susţine.

Nicio probă din dosar nu atestă că pârâta a produs sau a comercializat îngheţată sub marca D., în dosar s-a probat doar că pârâta a produs şi respectiv a comercializat produse de îngheţată sub marca înregistrată pe numele acesteia la O.S.l.M, "marca E. de la B. - semnul D." conform certificatului de înregistrare al mărcii nr-x pentru această marcă.

4. Hotărârea pronunţată este data şi cu greşita aplicare a art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industriala, precum şi cu greşita aplicare a prevederilor art. 998, 999 C. civ., fapta săvârşită de pârâtă nu este o faptă ilicită, nu există o legătură de cauzalitate între fapta săvârşită şi prejudiciul acordat de instanţa de apel, precum nu există nici un prejudiciu cauzat reclamantei de fapta pârâtei (art. 304 pct. 9 C. proc. civ.)

Reţinând în mod greşit că părţile s-ar afla în situaţia acţiunii în contrafacere, instanţa de apel a reţinut incidenţa în speţă a prevederilor art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005. Chiar şi în această situaţie a făcut o greşită aplicare a criteriilor stabilite la lit. a, acordând daune-interese fără a exista un prejudiciu real.

Art. 14 stabileşte condiţia necesităţii săvârşirii cu intenţie a activităţii de contrafacere. La fila x alin. (7) din considerentele deciziei de apel se retine că "la stabilirea vinovăţiei, instanţa de apel va avea în vedere că, urmare a cererii formulate de către pârâta intimată, având ca obiect înregistrarea mărcii "D.", reclamanta apelantă i-a transmis acesteia, la data de 20.07.2009, prin executor judecătoresc, o notificare prin care i-a adus la cunoştinţă că este titulara mărcii "D.". Din cele mai sus menţionate se poate observa că notificarea emisă de către reclamantă a avut ca obiect înregistrarea mărcii "D.". Or, câtă vreme doar cu privire la această marcă s-a formulat notificare şi opoziţie, iar după înregistrarea mărcii marca E. de la B. - semnul D., reclamanta nu a formulat nici notificare şi nici opoziţie, pârâta a putut presupune în mod rezonabil că reclamanta nu se consideră vătămată şi de această din urmă marcă, care de altfel cuprindea şi marca înregistrată şi valabilă şi în prezent, marca E. de la B., care indică tocmai apartenenţa la producător. Pe de altă parte, la stabilirea vinovăţiei, instanţa de apel nu a luat în considerare că această marcă a fost înregistrată de către OSIM.

Cu privire la această notificare, apreciază că instanţa de apel a interpretat în mod greşit atât natura juridică a acestei notificări, cât şi natura juridică a certificatului de înregistrare a mărcii marca E. de la B. - semnul D. (fiind în prezenţa motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 8 C. proc. civ.).

Reclamantei nu î s-a produs nici cel mai mic prejudiciu prin comercializarea de produse de îngheţată de către pârâtă sub denumirea "marca E. de la B. - semnul D.", întrucât potenţialitatea riscului de confuzie trebuie să fie transpusă şi în elemente care să conducă la concluzia că acesta s-a materializat pentru a putea discuta de un prejudiciu.

Reclamanta încearcă să creeze impresia unei afaceri de succes care ar fi fost vătămată de existenţa produsului de îngheţată comercializat de pârâtă sub o marcă similară, pentru a induce ideea că sumele solicitate de aceasta ar avea vreo susţinere. De observat este însă că expertiza judiciară realizată în cauză a relevat că: reclamanta nici măcar nu avea mijloacele tehnice de a produce îngheţată într-o cantitate echivalentă celei pentru care pretinde că i s-a produs un prejudiciu; evoluţia cantităţii valorii de îngheţată D. nu a suferit o scădere din vânzare In raport de celelalte produse de îngheţată vândute de către reclamantă, ceea ce înseamnă că scăderile sau creşterile de vânzare ale acestui produs de îngheţată este determinat strict de cauzele interne ale societăţii reclamante.

De observat este că, deşi reclamanta nu a pus la dispoziţia experţilor judiciari datele din 2007-2008, astfel cum instanţa a încuviinţat obiectivul la expertiză, fiind relevante pentru a vedea evoluţia societăţii A. S.A. în perioada în care B. S.R.L. nu producea îngheţată, totuşi, de pe informaţiile publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice rezultă că, în anul 2008 societatea A. era cu pierdere şi nu cu profit, aşa cum a fost în perioada 2009-2012.

Dacă în cazul pârâtei, comercializarea s-a realizat prin magazinele proprii B., un număr de 84 magazine proprii, localizate într-un număr de 12 judeţe, în zona de nord, nord-vest, centru şi sud a tării, în ceea ce o priveşte pe reclamantă, aceasta a avut ca modalitate de vânzare, pe aceea de comandă făcută direct de către distribuitorii din zona de est a tării, direct din depozitul societăţii.

Ca urmare, nerealizarea unor vânzări mai mari de către societatea A., în anii 2009-2014, din produsul îngheţată D. nu se datorează comercializării de către B. S.R.L. a produsului propriu de îngheţată "marca E. de la B. - semnul D.", ci se poate datora fie unei capacităţi prea mici de producţie, fie unei cereri prea mici a sortimentului de către distribuitorii A., fie calităţii produsului acestora comparativ cu alte produse similare existente pe piaţă şi comercializate în zona Bucovinei, de către distribuitorii din zona de est.

Conform răspunsului la obiectivul nr. 3, Tabelul nr. 4 din "Răspuns la obiecţiunile şi completările la raportul de expertiză contabilă" rezultă că reclamanta a obţinut un profit de 152.172 RON pe perioada 2009-2014 pentru vânzările de îngheţata D.

La fila 6 din Raportul de expertiză - Tabelul nr. 2 se arată că profitul total realizat de reclamantă în anii 2009-2014 este de 236.072 RON. Rezultă că raţionamentul instanţei de apei este total eronat, întrucât nu a existat o scădere mai mare a profitului obţinut de reclamantă pe produsul D., faţa de celelalte produse de îngheţată, scăderea şi creşterea vânzărilor de îngheţată fiind determinată în mod evident de alţi factori.

Sunt vădit nelegale argumentele instanţei de apel, cu privire la comercializarea mărcii pe aceeaşi piaţă.

Marca de îngheţată D. nu este cunoscută pe întreg teritoriul ţării, din probele administrate rezultă faptul că aceasta comercializează o cantitate mica de îngheţata, majoritatea livrărilor fiind efectuate în zona Moldovei.

Pe de alta parte, nu comercializează produse de îngheţată în lanţurile de supermarketuri, ceea ce contrazice teoria potrivit căreia aceasta marca ar fi recunoscuta la nivel naţional şi că cele două produse s-ar fi întâlnit pe o piaţă concurentă.

Din probele administrate rezultă că îngheţata B. este comercializată în principal în magazinele proprii B., precum şi în lanţurile de supermarketuri, ceea ce conduce la concluzia ca produsele celor doua societăţi nici măcar nu se suprapun în piaţa în care sunt comercializate, cei doi comercianţi nefiind concurenţi pe piaţa de desfacere a produselor.

Or, câtă vreme a invocat în susţinerea cererii sale prevederile art. 998-999 privind angajarea răspunderii civile delictuale, aceasta ar fi trebuit să indice fapta ilicită, modul de calcul al prejudiciului, dovada că i s-a produs un prejudiciu, existenţa unui raport de cauzalitate Intre fapta ilicită şi prejudiciu, întrucât pentru a fi angajată răspunderea unei persoane nu este suficient să existe, pur şi simplu, fără legătură între ele, o faptă ilicită şi un prejudiciu suferit, ci este necesar ca între faptă şi prejudiciu sa fie un raport de cauzalitate, în sensul că acea faptă a provocat acel prejudiciu şi în plus existenţa vinovăţiei, întrucât nu este îndeajuns să fi existat o faptă ilicită aflată în raport de cauzalitate cu prejudiciul produs, ci este necesar ca această faptă sa fie imputabilă autorului ei.

Ceea ce instanţa de apel nu a observat este că anularea mărcii nu presupune de la sine că reclamanta a suferit un prejudiciu. Acţiunea reclamantei are uri caracter strict speculativ, fapt ce rezultă cu evidenţă din simpla comparaţie a sumelor pe care aceasta le solicită cu titlu de daune-interese cu sumele obţinute cu titlu de profit în anii de referinţă, conform Tabelului nr. 4 din cuprinsul Raportului de expertiza:

- anul 2009 - 51.741 RON:

- anul 2010- 24.000 RON;

- anul 2011 - 10.669 RON;

- anul 2012 - 36.331 RON;

- anul 2013 - 21.933 Iei;

- anul 2014 - 7.498 RON.

Deşi s-a raportat la acest înscris, totuşi instanţa de apel nu a observat că tocmai din înscrisul emis de reclamantă "Memorandum întocmit pentru admiterea acţiunilor emise de S.C. A. S.A. pe AeRO, piaţa de acţiuni a Bursei de Valori Bucureşti"- anul 2016, rezultă că, şi în opinia reclamantei, pârâta S.C. B. S.R.L. nu se situează printre competitorii pe piaţa de îngheţată.

Se face trimitere şi la susţinerile reclamantei din Raportul Consiliului de Administraţie din anul 2009, în care aceasta arată care este piaţa de desfacere (zona de est a ţării), faptul că nu livrează, la nivel naţional, întrucât nu îndeplineşte condiţiile solicitate de marile lanţuri de magazine.

Instanţa de apel a făcut o greşită aplicare a prevederilor art. 172 şi 174 C. proc. civ., în sensul că a validat susţinerile reclamantei, deşi reclamanta a refuzat să depună la dosarul cauzei înscrisurile solicitate de experţi.

Din cuprinsul raportului de expertiză judiciară rezultă că reclamanta a refuzat să pună la dispoziţia experţilor înscrisuri contabile din care să rezulte modul în care a comercializat îngheţata D., clienţii acesteia, tocmai pentru a evita prezentarea în paralei a zonelor de comercializare a îngheţatei. În acest sens facem trimitere la obiectivul nr. 5, în care se menţionează că, "întrucât reclamanta nu ne-a furnizat informaţii referitoare la clienţi, invocând secretul comercial, nu am putut prezenta în paralel comercializarea celor două sortimente de îngheţată", iar cu ocazia rezolvării obiecţiunilor la raportul de expertiză, experţii menţionează ia obiectivul nr. 4 că, nu au putut proceda la prezentarea pe zone a celor două societăţi.

Or, în condiţiile în care partea refuză depunerea unui înscris ordonat de către instanţă, conform art. 172 C. proc. civ. instanţa de apel trebuia să aibă în vedere la coroborarea probelor, şi prevederile art. 174 care prevede că, dacă partea nu-l înfăţişează la cererea instanţei, instanţa va putea socoti ca dovedite pretenţiile părţii care a cerut înfăţişarea eu privire ia cuprinsul acelui înscris. în acest context, în mod greşit a reţinut instanţa de apel că cele două părţi ar fi concurente pe pieţele din Suceava şi Maramureş, întrucât reclamanta, prin raportul Consiliului de administraţie a susţinut că ar comercializa produse pe această piaţă, fără a se menţiona ce produse se comercializează.

6. Instanţa de apel a acordat mai mult decât ceea ce s-a cerut şi ceea ce nu s-a cerut (art. 304 pct. 6).

Chiar dacă s-ar valida ca fiind corectă reţinerea în cauză a dispoziţiilor art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, analizând modul de acordare a prejudiciului se poate observa că instanţa de apel s-a raportat la media vânzărilor de îngheţata pe 2007, 2008 ale reclamantei, care a realizat vânzări în sumă de 9.458.710 Iei/an, din care media aferentă celor doi ani pentru îngheţată D. este de 294.209,50 Iei/an.

Or, chiar dacă s-ar reţine ca fiind valabil raţionamentul instanţei de apel, totuşi trebuie avut în vedere faptul că din decizie se menţionează că pierderea câştigului suferit de reclamantă se impune a fi stabilită prin raportare la suma medie încasată de reclamantă, din vânzarea îngheţatei D., or, într-o atare situaţie trebuia să acorde prejudiciul pretins a fi nerealizat conform acestui raţionament şi pentru fiecare an în parte, cota de profit să nu o aplice la suma reprezentând media veniturilor pe anii 2007, 2008, ei să o aplice la diferenţa rezultată între media celor doi ani, 249.209,5 RON. din care să scadă vânzările realizate efectiv în fiecare an şi să indexeze această diferenţă.

Or, instanţa de apel a indexat pentru anii 2009-2013 şi suma care s-a realizat efectiv şi nu suma reprezentând vânzări nerealizate, care se obţine din scăderea efectuată intre suma de 294.209,50 Iei minus cat s-a vândut efectiv.

7. Instanţa de apel a făcut şi o greşită aplicare a prevederilor art. 274 şi 276 C. proc. civ., acordând reclamantei, cu titlu de cheltuieli de judecată, un onorariu avocaţial de 25 % din valoarea .000 RON, la un prejudiciu de 133.354 RON, reprezentând astfel 18,74 pretenţiilor la care pârâta a fost obligată.

Apreciază că în raport de prevederile art. 276, atunci când pretenţiile fiecărei părţi au fost încuviinţate numai în parte, cum este cazul reclamantei, care a pretins un prejudiciu de 200.000 euro şi i s-a acordat 133.354 RON, adică 28.678 euro, ceea ce reprezintă un procent de 14% din ceea ce reclamanta a solicitat. Totodată se impunea compensarea cheltuielilor părţilor, dat fiind că acţiunea a fost admisă doar în parte.

În drept, au fost invocate prevederile art. 299, 300 alin. (2) şi (3), 304, alin. (1), pct. 5, 6, 7, 8 şi 9 C. proc. civ., precum şi dispoziţiile menţionate în cuprinsul prezentului recurs.

Înalta Curte a constatat fondate recursurile în limitele si pentru considerentele de mai jos.

În ceea ce priveşte recursul declarat de reclamanta SC A. SA, prin acesta s-au formulat critici legat de modalitatea de stabilire a întinderii prejudiciului de către instanţa de apel.

Pe de o parte, recurenta reclamantă a criticat înlăturarea modului de calcul propus de aceasta, constând în aplicarea marjei de profit a reclamantei la vânzările totale anuale ale pârâtei, şi adoptarea în locul acestuia a criteriului pierderii câştigului reclamantei, iar pe de altă parte, reţinerea faptului că pârâta nu ar fi avut profit din vânzarea produsului purtând marca ce a încălcat dreptul la marcă al reclamantei la nivelul cheltuielilor directe.

În ceea ce priveşte primul argument prin care se susţine că înlăturarea modului de calcul propus de aceasta, constând în aplicarea marjei de profit a reclamantei la vânzările totale anuale ale pârâtei, a fost realizată în mod nelegal pe motivul că dacă s-ar aplica acesta reclamanta ar beneficia de o îmbogăţire fără just temei, sunt de reţinut următoarele.

Când a analizat legalitatea acestui criteriu de evaluare a prejudiciului material produs prin încălcarea dreptului la marcă al reclamantei, instanţa de apel a pornit de la cerinţele art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005, şi anume de la condiţia ca prejudiciul să fie real.

Aplicând acest criteriu şi raportându-l la vânzările şi profitul efectiv înregistrat de către reclamantă anterior anului 2009 a ajuns la concluzia că prejudiciul astfel determinat nu este real (cert), că reclamanta nu l-ar fi putut suferi efectiv, media vânzărilor fiind de aproape opt ori mai mare decât ce a obţinut reclamanta în anii 2007-2008, iar media profitului de aproape doua ori mai mare.

Caracterul cert al prejudiciului presupune că acesta este sigur atât în privinţa existenţei cât şi în privinţa posibilităţii de evaluare.

Or, un astfel de prejudiciu, aşa cum a fost menţionat de către reclamantă, nu a existat în realitate şi nici nu este sigur că se va produce în viitor.

Acesta este motivul pentru care înlăturarea acestui criteriu este legală, acest criteriu de determinare a prejudiciului nerespectând condiţia ca prejudiciul să fie real.

Aşa cum se menţionează în considerentul 26 al Directivei 2004/48/CE, transpusă prin O.U.G. nr. 100/2005, scopul reglementărilor referitoare la modalitatea de evaluare a daunelor interese în cazul încălcării dreptului de proprietate industrială cu intenţie (directă sau indirectă) nu este acela de a introduce obligaţia de a prevedea daune interese punitive ci de a permite despăgubirea pe criterii obiective.

Referirea instanţei de apel ia eventuala îmbogăţire fără justă cauză a reclamantei dacă s-ar aplica acest criteriu a reprezentat doar un argument în plus nedeterminant pentru soluţia adoptată, şi doar în contextul în care a ajuns ia concluzia că pentru perioada în cauză pârâta nu a obţinut profit nici raportat la cheltuielile directe.

Într-adevăr, acest argument este neavenit atâta timp cât o despăgubire stabilită printr-o hotărâre judecătorească, conform criteriilor prevăzute de art. 14 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 100/2005 nu poate reprezenta o îmbogăţire fără justă cauză, dar nefiind determinant nu afectează legalitatea hotărârii atacate, sub acest aspect.

Prin decizia nr. 6/2011 a I.C.C.J., menţionată de către recurenta reclamantă în sprijinul susţinerii că în trecut instanţele de judecată ar fi reţinut criteriul propus de către reclamantă, amintit anterior, nu a fost analizată legalitatea acestui criteriu prin raportare la prevederile art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, întrucât decizia instanţei de apel nu a fost criticată în recurs sub acest aspect. De altfel, acest criteriu a fost reţinut de către instanţele de fond în circumstanţele specifice acelei cauze, care, în mod evident, neexistând identitate de obiect, părţi şi cauză, nu se pot regăsi în prezenta speţă.

Faptul că s-a apreciat că acest mod de calcul nu respectă condiţia ca prejudiciul solicitat să fie real nu înseamnă că astfel i se permite pârâtei să păstreze profitul rezultat din încălcarea mărcii reclamantei, atâta timp cât un alt criteriu (reţinut de către instanţa de apel ca fiind precizat în cererea de chemare în judecată), menţionat ea exemplu în art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 pentru evaluarea consecinţelor economice negative, este reprezentat de beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială.

Nu se poate reţine că raportarea instanţei de apel pentru a determina câştigul pierdut de către reclamantă ca urmare a încălcării dreptului său la marcă de către pârâtă la media celor doi ani anterior începerii încălcării ar reprezenta un criteriu nelegal, atâta timp cât prin această raportare instanţa de apel a determinat cu cât au scăzut vânzările reclamantei de la momentul începerii încălcării drepturilor reclamantei şi atâta timp cât în cauză prin criteriile alternative propuse de către reclamantă, care respectă prevederile art. 14 alin. (1), nu s-a putut determina un cuantum a! despăgubirilor mai mare.

Aspectele corespunzătoare care ar fi trebuit să fie luate în considerare la determinarea preludiului real, conform art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005. trebuie indicate de către parte, care are şi obligaţia să dovedească existenţa lor în mod concret.

Alin. (1) al art. 14 al O.U.G. nr. 100/2005 menţionează drept condiţie a determinării prejudiciului conform alin. (2) al aceluiaşi articol săvârşirea faptei cu intenţie, fără a distinge modul de apreciere a prejudiciului în funcţie de felul intenţiei (gravitatea acesteia), ţinând cont şi de faptul că, aşa cum s-a reţinut anterior, potrivit considerentului 26 al Directivei 2004/48/CE, transpusă prin O.U.G. nr. 100/2005, scopul reglementărilor referitoare la modalitatea de evaluare a daunelor interese în cazul încălcării dreptului de proprietate industrială cu intenţie (directă sau indirectă) nu este acela de a introduce obligaţia de a prevedea daune interese punitive ci de a permite despăgubirea pe criterii obiective.

Astfel, susţinerile reclamantei legate de elemente ce ar fundamenta reaua credinţă a pârâtei, şi ca atare intenţia directă a pârâtei, nu sunt relevante pentru stabilirea dimensiunii prejudiciului din perspectiva art. 14 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) al O.U.G. nr. 100/2005.

Pierderea capacităţii distinctive a mărcii, diluţia acesteia, în cazul în care s-ar fi apreciat că s-ar fi arătat concret în ce constau şi că ar fi dovedite în cauză, ţin de producerea unui prejudiciu moral. Or, în cauză nu s-a reţinut de către instanţele de fond că s-ar fi solicitat şi acordarea de despăgubiri pentru producerea unui prejudiciu moral ci doar a unui prejudiciu material, inclusiv în apel reclamanta criticând neacordarea despăgubirilor pentru prejudiciul material produs.

Ca atare, referirile din recursul reclamantei la neevaluarea de către instanţa de apel a elementelor care fin de producerea unui prejudiciu moral, inclusiv la statuarea în echitate când nu s-ar putea face distincţia între prejudiciul moral şi cel material, nu respectă limitele efectului devolutiv al apelului, prevăzute de art. 294 şi 295 C. proc. civ.

În consecinţă, motivele de recurs ce privesc aceste aspecte sunt nefondate, în ceea ce priveşte criticile referitoare la modul de determinare a beneficiilor injuste obţinute de către pârâtă din încălcarea dreptului la marcă al reclamantei cu referire la reţinerea faptului că pentru perioada în cauză pârâta nu a realizat profit la nivelul cheltuielilor directe legate de vânzarea produsului purtând semnul similar mărcii reclamantei, Înalta Curte le-a constatat fondate din perspectiva nemotivării acestei reţineri, şi în concluzie a nelămuririi acestei situaţii de fapt.

Astfel, instanţa de apel a reţinut, încercând să determine beneficiul injust al pârâtei rezultat ca urmare a încălcării dreptului exclusiv al reclamantei asupra mărcii în cauză: "Aşa cum rezultă din raportul de expertiză efectuat în cauză, din răspunsurile la obiecţiuni şi din completările la raportul de expertiză contabilă pentru sortimentul de îngheţată marca E. de la B. - semnul D." pârâta a avut vânzări totale în perioada 2009 -2014 de 13.421.680 RON, însă aceasta nu a realizat profit din vânzarea acestui sortiment de îngheţată, cheltuielile înregistrate pentru materii prime, cheltuielile directe şi indirecte, fiind mai mari decât veniturile realizate.

De asemenea, din opinia separată a expertului asistent C. reiese că pârâta a avut pierderi din vânzarea sortimentului de îngheţată D. şi la nivelul cheltuielilor directe."

Pentru a obţine beneficiul injust din profitul obţinut din vânzarea produselor purtând semnul care încălca marca reclamantei trebuiau scăzute doar cheltuielile aferente produsului în cauză.

Potrivit doctrinei contabile, în funcţie de modul de repartizare a acestora, cheltuielile sunt: directe şi indirecte; cheltuielile directe se individualizează pe produs sau grupe de produse omogene, lucrări, servicii, comenzi şi, de aceea, se pot include în costul acestora (de ex., materii prime, materiale şi salariaţii implicaţi direct în producţie); cheltuielile indirecte sunt comune mai multor produse ori grupe de produse şi, pentru aceasta, trebuie să fie repartizate asupra produselor indirect, pe baza unor criterii de repartizare.

Instanţa de apel a reţinut că din opinia separată a expertului asistent C. ar reieşi că pârâta a avut pierderi din vânzarea sortimentului de îngheţată D. şi ia nivelul cheltuielilor directe, dar nu a motivat de ce a reţinut concluzia din opinia separată iar nu cele constatate de către ceilalţi experţi.

Pe de altă parte, trebuia identificat, conform susţinerilor recurentei reclamante, dacă anumite cheltuieli indirecte au fost incluse în contabilitatea firmei, din eroare sau nu, în categoria cheltuielilor directe, cu consecinţe asupra determinării în mod corect a beneficiului injust obţinut de către pârâtă prin folosirea fără drept a semnului în cauză.

În consecinţă, în temeiul art. 304 pct. 7 coroborat cu art. 314 interpretat per a contraria C. proc. civ., Înalta Curte va admite recursul declarat de către reclamantă.

În ceea ce priveşte recursul declarat de pârâta B. S.R.L. este nefondat primul motiv de recurs întemeiat pe prevederile art. 304 pct. 5 C. proc. civ. prin care se arată că în mod greşit a apreciat instanţa de apel că nu este întemeiată apărarea intimatei prin care a invocat în temeiul art. 132 alin. (1) C. proc. civ. tardivitatea completării de acţiune formulata de reclamantă.

Instanţa de apel a motivat de ce a ajuns la concluzia că este nefondată apărarea, susţinută faţă de apelul reclamantei, privind tardivitatea completării de acţiune formulata de reclamantă.

Astfel, instanţa de apel a reţinut că "nici termenul din data de 18.04.2011 şi nici cel din data 16.05.2011 nu pot fi considerate ca prima zi de înfăţişare conform art. 134 C. proc. civ. deoarece la primul termen de judecată pârâta a solicitat amânarea cauzei în vederea angajării unui apărător, iar cererea i-a fost admisă conform art. 156 C. proc. civ., iar la cel de-al doilea termen de judecată s-a dispus amânarea cauzei la solicitarea reclamantei în vederea studierii întâmpinării ce i-a fost comunicată la acel termen."

Recurenta-pârâtă nu a formulat critici în mod concret cu privire la considerentele instanţei de apel menţionate anterior prin care s-a ajuns la concluzia ea prima zi de înfăţişare a fost cel la care s-a depus modificarea cererii de chemare în judecată, al treilea termen de judecată, susţinând doar că prima zi de înfăţişare ar fi fost la ai doilea termen de judecată, fără o justificare argumentată.

Nefiind criticată legalitatea reţinerii primei zile de înfăţişare de către instanţa de apel nu se poate reţine încălcarea art. 132 alin. (1) C. proc. civ. sub aspectul reţinerii ca formulată în termen a completării cererii de chemare în judecată.

Este nefondat al doilea motiv de recurs, întemeiat pe prevederile art. 304 pct. 7 C. proc. civ., prin care se susţine că există contrarietate între considerentele deciziei instanţei de apel şi dispozitivul hotărârii prin aceea că, deşi în considerente s-ar ii reţinut că pârâta a comercializat îngheţată sub denumirea/marca "marca E. de la B.- semnul D., în dispozitivul hotărârii a fost obligată pârâta la încetarea definitivă a folosirii atât a semnului D., cât şi a semnului marca E. de la B. - semnul D., la distrugerea materialelor ce poartă ambele semne mai sus arătate.

Aşa a arătat în propria întâmpinare formulată în faţa primei instanţe, situaţie reţinută de către prima instanţă, pârâta avea ca marcă înregistrată iniţial "marca E. de la B." pe care a folosit-o pe ambalajul celor cele trei game de îngheţată comercializate, printre care şi gama "sortimentul D.", împreună cu aceste semne, înainte de a depune spre înregistrare ca marcă atât a semnului "D.", cât şi a semnului "marca E. de la B.- semnul D.".

Înregistrarea mărcii "D. - fantezie cu lapte" a fost respinsă ca urmare a opoziţiei formulate de reclamantă care avea deja înregistrată marca "D." pentru acelaşi tip de produse, iar înregistrarea mărcii "marca E. de la B.- semnul D." a fost anulată de către instanţa judecătorească raportat la aceeaşi marcă a reclamantei.

Ca atare, atâta timp cât pârâta a folosit semnul "D." şi când nu era înregistrat ca marcă sau parte componentă a unei mărci, este justificată dispoziţia instanţei de apel, bazată pe comportamentul anterior al pârâtei, tocmai pentru a preîntâmpina, pe de o parte, recurgerea ia un astfel de comportament şi în viilor şi, pe de alta, existenţa unor impedimente la executare bazate pe această modalitate de folosire a semnelor în trecut.

Este nefondat motivul de recurs prin care se susţine că au fost interpretate greşit prevederile art. 36 din Legea nr. 84/1998, în sensul că instanţa de apel ar fi apreciat în mod greşit că se aplică regulile acţiunii în contrafacere chiar şi în situaţia în care există un conflict între două mărci, şi nu doar între o marcă şi un semn.

Atâta timp cât mărcile pârâtului în litigiu, una nu a fost înregistrată ca urmare a obiecţiei reclamantului, iar cealaltă a fost anulată, nu se pune problema statuării în prezentul litigiu asupra admisibilităţii acţiunii în contrafacere împotriva unei mărci, chestiune de drept care s-a repus în discuţie în ultima perioadă în jurisprudenţa din România după pronunţarea Hotărârii CJUE din 21 februarie 2013, C - 561/11 Federathn Cynohgiqm Internationale împotriva Federacion Canina International de Perros de Pura Raza.

În speţă se aplică efectul nulităţii dat de aplicarea principiului retroactivităţii, faţă de care nu este reglementată nicio excepţie în legea mărcilor. Astfel, prin aplicarea principului retroactivităţii efectelor nulităţii se consideră că pârâta nu a avut niciodată marca în cauză înregistrată şi ca atare nici drepturile exclusive care decurg din aceasta,

Ca atare, susţinerile recurentei pârâte legate de diferenţa dintre marcă şi semn în concepţia legiuitorului nu sunt relevante, atâta timp cât efectele anulării înregistrării mărcii se produc retroactiv, considerându-se că parata a folosit în toată această perioadă un semn în sens strict, cu conţinutul în cauză, iar nu o marcă ulterioară (semn în sensul larg utilizat în Hotărârea CJUE din 21 februarie 2013, C - 561/11 Federalion Cynologiqtie Internationale împotriva Federacion Canina International de Perros de Para Raza).

Faptul că marca în cauză nu ar fi fost anulată pentru rea credinţă la înregistrare, ca motiv de nulitate, nu este relevant pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor acţiunii în contrafacere, conceptul de rea credinţă fiind diferit de aceia al săvârşirii unei fapte prejudiciat oare cu intenţie (care include şi intenţia indirectă, ceea ce înseamnă acceptarea implicită a faptului că ar putea produce un prejudiciu titularului mărcii înregistrate prin comercializarea produselor purtând semnul protejat, fără a se putea reţine cu certitudine că aceasta a urmărit o astfel de încălcare, aşa cum rezultă expres din considerentul 26 al Directivei 2004/48/CE), concept care se regăseşte în prevederile art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005.

Or, instanţa de apel, prin interpretarea probelor administrate în cauză a ajuns la concluzia că a fost dovedită existenţa unei astfel de intenţii indirecte referitoare la încălcarea drepturilor reclamantei.

Pe de altă parte, prevederile art. 36 din Legea nr. 84/1998 nu impun condiţia existenţei relei credinţe a terţului pentru admiterea acţiunii în contrafacere.

Contrar susţinerilor recurentei pârâte, atâta timp cât înregistrarea mărcii pârâtei a fost anulată, aceasta nu mai poate pretinde că are un just temei (titlu) pentru beneficiile obţinute în urma folosirii mărcii cu privire la care s-a constatat în cadrul acţiunii în anulare că încălca drepturile reclamantei asupra mărcii înregistrate anterior.

În ceea ce priveşte motivul de recurs prin care se susţine greşita aplicare a prevederilor art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 şi a art. 998 C. civ. sunt de reţinut următoarele.

Acţiunea în contrafacere are un înţeles autonom în dreptul Uniunii Europene din perspectiva Directivei 2004/48/CE (transpusă cu unele greşeli de traducere în O.U.G. nr. 100/2005), în sensul că este acţiunea menită să repare şi să preîntâmpine încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, fără a distinge dacă persoana care a încălcat dreptul avea sau nu o marcă înregistrată care a fost anulată sau chiar are o marcă înregistrată ulterioară care nu a fost anulată.

Condiţiile impuse pentru acordarea despăgubirilor pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sunt cele care se regăsesc la art. 13 din Directivă.

În cazul anulării unui act juridic, condiţiile în care se face repararea prejudiciului se raportează de regulă Îs premisa producerii prejudiciului printr-o faptă licită, dar nu se exclude situaţia producerii prejudiciului ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite.

În ceea ce priveşte aplicarea art. 13 din Directivă (art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005) se constată că acesta conţine norme speciale legate de condiţiile acordării şi determinării prejudiciului, derogatorii de la dreptul comun atât al raportului obligaţional rezultat dintr-o faptă licită, cât şi al celui rezultat dintr-o faptă ilicită.

Astfel, colicile recurentei reclamante legate de greşita interpretare şi aplicare a art. 998 C. civ. sunt neavenite, susţinerile în fapt urmând a fi analizate în contextul art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005.

Sub acest aspect recurenta pârâta a arătat că nu este îndeplinită condiţia săvârşirii eu intenţie a acţiunii de contrafacere, raportându-se în primul rând la probele administrate în cauză aşa cum au fost interpretate de instanţa de apel.

În al doilea rând recurenta pârâtă s-a raportat ia motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 8 C. proc. civ. susţinând că instanţa de apel a interpretat în mod greşit atât natura juridică a notificării transmise pârâtei la data de 20.07.2009, prin executor judecătoresc, prin care reclamanta i-a adus la cunoştinţă că este titulara mărcii "D.", cât şi natura juridică a certificatului de înregistrare a mărcii marca E. de la B. - semnul D.

În ceea ce priveşte notificarea, aceasta nu este actul juridic dedus judecăţii ci o probă administrată în cauză. Referitor la certificatul de înregistrare a mărcii marca E. de la B. - semnul D., înregistrare care a fost anulata printr-o hotărâre pronunţată într-o altă cauză, nu rezultă în ce sens ar fi fost interpretat greşit în calitatea sa de act juridic, sub aspectul naturii sale juridice, iar nu ca probă administrată în cauză.

Greşita interpretare şi coroborare a probelor în cauză nu se încadrează în prevederile art. 304 pct. 8 C. proc. civ., dar nici a art. 304 alin. (1) C. proc. civ. În general, întrucât această susţinere ar privi temeinicia hotărârii, iar nu legalitatea acesteia.

Recurenta pârâtă a mai arătat că nu este îndeplinită nici condiţia existenţei unui prejudiciu real prin raportare tot la probele administrate în cauză aşa cum au fost interpretate de instanţa de apel, astfel că nici aceste susţineri nu pot fi analizate din perspectiva art. 304 alin. (1) C. proc. civ., întrucât privesc temeinicia hotărârii, tar nu legalitatea acesteia.

Recurenta pârâtă a mai susţinut că sunt nelegale argumentele instanţei de apel cu privire la comercializarea mărcii pe aceeaşi piaţă, întrucât marca reclamantei nu ar fi cunoscută pe întreg teritoriul ţării, şi că în realitate aceasta ar vinde o cantitate redusă de îngheţată în special în zona Moldovei.

Pe de o parte se poate observa că în argumentarea acestor susţineri recurenta pârâtă a făcut referire tot la aprecierea probelor, iar pe de altă parte, instanţa de apel a reţinut în principal că "datorită faptului că drepturile asupra unei mărci înregistrate sunt recunoscute şi apărate pe întreg teritoriul României este nerelevant locul în care îşi desfăşoară activitatea cete două societăţi, atâta timp cât acestea comercializează aceiaşi produs, îngheţată", afirmaţie necombătută de recurenta pârâtă.

Referitor la legătura de cauzalitate dintre fapta de încălcarea a dreptului exclusiv ia marcă al reclamantei şi prejudiciu, această condiţie este menţionată şi în alin. (1) al art. 14 al O.U.G. nr. 100/2005, dar reclamanta nu a menţionat motive de nelegalitate legate de modul în care instanţa de apel a verificat îndeplinirea acestei condiţii, raportându-se tot ia interpretarea probelor administrate în cauză.

Sunt nefondate motivele de recurs prin care se susţine greşita aplicare a prevederilor art. 172 şi 174 C. proc. civ., în sensul că instanţa de apel a validat susţinerile reclamantei referitoare la faptul că părţile ar ii concurente pe aceeaşi piaţă, deşi reclamanta a refuzat să depună la dosarul cauzei înscrisurile solicitate de experţi.

Faptul că instanţa de apel s-a raportat la alte probe pentru a reţine ca dovedită aceeaşi situaţie de fapt care se urmărea a fi probată prin actele solicitate unei părţi, dar care nu au fost depuse din anumite motive, nu înseamnă că s-a făcut o greşită aplicare a prevederilor art. 172 şi 174 C. proc. civ.

Doar în cazul în care nu existau alte probe, deci situaţia de fapt afirmată nu putea fi dovedită altfel, se putea pune problema nelegalităţii neaplicării art. 174 teza finală C. proc. civ., care, în orice caz, reglementează o posibilitate, iar nu o obligaţie în favoarea instanţei.

De altfel, în ceea ce priveşte comercializarea pe aceeaşi piaţă a produselor celor două părţi, instanţa de apel a reţinut în principal că "datorită faptului că drepturile asupra unei mărci înregistrate sunt recunoscute şi apărate pe întreg teritoriul României este nerelevant locul în care îşi desfăşoară activitatea cele două societăţi, atâta timp cât acestea comercializează acelaşi produs, îngheţată, cu atât mai mult cu cât aşa cum rezultă din raportul de expertiză ambele societăţi (reclamanta exclusiv, iar pârâta în parte) şi-au comercializat producţia prin reţele de distribuţie, astfel există posibilitatea ca acestea să fi fost comercializate în aceleaşi zone."

Raportat la aceste considerente proba menţionată anterior era inutilă, fiind reţinută doar ca un argument în plus în combaterea celor constatate de prima instanţă în sensul că nu ar fi îndeplinită condiţia existenţei prejudiciului întrucât părţile nu s-ar fi întâlnit pe aceeaşi piaţă.

Este nefondat motivul de recurs întemeiat pe prevederile art. 304 pct. 6 C. proc. civ. (instanţa de apel a acordat mai mult decât ceea ce s-a cerut şi ceea ce nu s-a cerut), având în vedere că recurenta pârâtă nu pretinde că reclamanta nu ar fi cerut ca prejudiciu pierderea câştigului suferit, ci este nemulţumită de modul cum a fost determinată (calculată) această pierdere.

Pentru cazul în care în rejudecare instanţa de apel va ajunge la concluzia că acest criteriu de evaluare a despăgubirilor este favorabil reclamantei, urmează să verifice dacă situaţia de fapt prezentată de către pârâtă în susţinerea acestui motiv de recurs reprezintă o greşeală de calculare a acestui prejudiciu.

Acesta este motivul pentru care a fost admis recursul pârâtei, în corelaţie cu motivul de casare considerat fondat în cadrul recursului declarat de către reclamantă, ce vizează modalitatea de stabilire a prejudiciului.

Motivul de recurs privind acordarea cheltuielilor de judecată raportat la cuantumul prejudiciului acordat nu va fi analizat în această fază procesuală având în vedere că decizia din apei a fost casată şi trimisă cauza spere rejudecare tocmai pentru motive legate de legala determinare a prejudiciului, situaţia cheltuielilor de judecată urmând a fi reanalizată de instanţa de apel în rejudecare, prin raportare la totalitatea cererii de chemare în judecată şi la proporţia în care a fost admisă conform cerinţelor art. 274 şi art. 276 C. proc. civ.

În consecinţă, în temeiul art. 312 alin. (1)-(3) raportat la art. 304 pct. 7 şi art. 314 interpretat per a contrario, Înalta Curte va admite recursurile, va casa decizia şi va trimite cauza pentru rejudecare la aceeaşi curte de apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursurile declarate de reclamanta S.C. A. S.A. şi de pârâta S.C. B. S.R.L. împotriva deciziei nr. 377/C-A din data de 12 decembrie 2017, pronunţată de Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal.

Casează decizia şi trimite cauza pentru rejudecare la aceeaşi curte de apel.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 22.05.2018.