Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti la 25.01.2012, reclamantele S.C. A. S.R.L., şi S.C. B. S.R.L., au chemat în judecată pe S.C. C. S.R.L., pentru ca în temeiul prevederilor art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, să se dispună anularea înregistrarea mărcii naţionale "D.", înregistrată de pârâta sub nr. 088051, la data de 02.07.2007, ca marcă individuală, verbală, pentru clasa de servicii 35.
La 17.06.2012, S.C. E. S.R.L. a formulat cerere de intervenţie în interes propriu prin care a solicitat anularea înregistrării mărcii individuale verbale D. nr. 088051 acordată la 14.01.2008, având depozitul nr. M 2007 06525 din 2.07.2007 pentru clasa de servicii 35, import, regruparea în avantajul terţilor a maşinilor de îngheţată, cu excepţia transportului lor, permiţând consumatorilor să le vadă şi să le cumpere comod, ca fiind înregistrată cu încălcarea art. 6 lit. g) şi art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.
Prin Sentinţa civilă nr. 1980/01.11.2012, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă, cererea a fost admisă şi s-a anulat înregistrarea mărcii naţionale D. înregistrată de pârâtă sub nr. x/02.07.2007. S-a respins cererea de intervenţie formulată de S.C. E. S.R.L. ca fiind formulată de o persoană care nu justifică drept şi interes în cauză.
Prin Decizia nr. 33A din data de 30 ianuarie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, a respins apelul declarat de către pârâtă ca nefondat.
Prin Decizia nr. 3426 din 3 decembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. x/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, a respins excepţia nulităţii recursului şi a admis recursul declarat de pârâta S.C. C. S.R.L. împotriva Deciziei nr. 33A din data de 30 ianuarie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale; a casat decizia recurată şi a trimis cauza spre rejudecare aceeaşi curţi de apel.
Pentru a decide astfel, Înalta Curte a reţinut următoarele.
Excepţia nulităţii recursului a fost respinsă întrucât, astfel cum a rezultat din analiza criticilor dezvoltate de recurentă, acestea sunt susceptibile de încadrare, conform art. 306 alin. (3) C. proc. civ., în dispoziţiile art. 304 pct. 7 şi 9 C. proc. civ.
În ce priveşte recursul pe fondul său, Înalta Curte a constatat că recurenta-pârâtă a invocat motivele de nelegalitate prevăzute de art. 304 pct. 7 şi 9 C. proc. civ.
Motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ., faţă de criticile dezvoltate de recurent, a fost analizat împreună cu motivul de nelegalitate reglementat de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., aceste critici fiind interdependente.
Înalta Curte, analizând decizia prin raportare la criticile formulate, a reţinut ca fiind întemeiate motivele de recurs pentru argumentele ce succedă.
Curtea de Apel, în analiza apelului declarat de pârâtă porneşte, corect, de la criteriile de evaluare a relei-credinţe la înregistrarea mărcii naţionale "D.", sub nr. 088051, la data de 2.07.2007, ca marcă individuală, verbală, pentru clasa de servicii 35-import, regruparea în avantajul terţilor a maşinilor de îngheţată (cu excepţia transportului lor, permiţând consumatorilor să le vadă şi să le cumpere comod, astfel cum s-au cristalizat în cauza C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG împotriva Franz Hauswirth GmbH.).
Astfel, prin această hotărâre, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a stabilit că instanţa trebuie să ia în considerare toţi factorii pertinenţi specifici speţei şi existenţi la momentul depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă, în special: împrejurarea că solicitantul are sau trebuia să aibă cunoştinţă de faptul că un terţ utilizează un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar, ce poate produce confuzie cu semnul a cărei înregistrare se cere; intenţia solicitantului de a-l împiedica pe terţ să utilizeze un astfel de semn în continuare, precum şi nivelul de protecţie juridică de care beneficiază semnul terţului şi semnul a cărui înregistrare se solicită.
În vederea aplicării acestor criterii, Înalta Curte a constatat că instanţa de apel a reţinut două aspecte din acest punct de vedere: gradul înalt de protecţie al semnului distinctiv pentru care se solicită anularea pentru rea-credinţă, apreciat de instanţă ca fiind notoriu în segmentul de piaţă vizat, marca "D." fiind înregistrată în Italia, prezentă pe piaţa din România din anul 2005 prin distribuirea produselor de către reclamantă prin intermediul contractelor de distribuire încheiate cu firma F. şi absenţa justificării alegerii denumirii mărcii.
Cu privire la nivelul de protecţie juridică a semnului "D.", instanţa a învederat notorietatea acestuia în România pentru segmentul de adresabilitate, urmare a materialelor publicitare în reviste de specialitate, a ofertelor de vânzare către potenţiali cumpărători, a vânzărilor efectuate şi a organizării de seminarii.
Contractul de prestări servicii de publicitate şi reclamă din decembrie 2006 prevede includerea în revista (...) a unor materiale publicitare pentru reclamanta S.C. A. S.R.L.
Din extrasele revistelor s-a reliefat fotografiile unor "echipamente şi utilaje pentru industria alimentară" în special maşini de îngheţată "G.", semnul "D." fiind greu de distins sau aproape imposibil de distins.
Ofertele de vânzare către varii societăţi comerciale nu ar putea constitui prin ele însele dovezi de notorietate a semnului "D.", dat fiind caracterul lor nepublic şi fără o coroborare cu alte probe.
Referitor la rezultatele foarte bune de comercializare a maşinilor de îngheţată D. pe întreg teritoriul României, reclamanta, prin anexa 9 a cererii de chemare în judecată ataşează 6 facturi de vânzare a unor maşini de îngheţată "D." după cum urmează: o maşină în Zalău, două maşini în Sibiu, o maşină în Botoşani, cinci maşini de îngheţată pentru un hotel din Bucureşti.
Privitor la seminariile de promovare a maşinii de îngheţată ce are ataşat şi semnul "D." s-a constatat că secţiunea de prezentare de utilaje de gelaterie din anul 2005 se referă la utilajele "G.", iar din cuprinsul fişelor de comandă pentru seminarul din 2007, a rezultat că scopul seminarului ar fi fost acela de vânzare a unor paste pentru aromatizarea cremelor, deserturilor, mixurilor pentru îngheţată, etc., precum şi a unor baze aromatizate pentru prepararea mixurilor pe utilaje "G.".
Şi seminarul anterior, din 2006 are un conţinut asemănător fiind desfăşurat sub sigla "G.".
În 2008 la seminarul de îngheţată artizanală se arată că vor fi prezentate "aparate de îngheţată "G.".
Într-unele dintre înscrisurile depuse (în special fotografii) apar maşinile de îngheţată "G." purtând şi semnul "D.".
La fila x apare o ofertă cu un discount de 5% pentru maşina de îngheţată "D." doar pe timpul seminarului.
S-a făcut aplicarea unei prezumţii de cunoaştere a faptului relevant de către titularul dreptului din România, în absenţa unor raporturi contractuale sau concurenţiale legale între părţi ori chiar legături de altă natură cu piaţa relevantă în aprecierea nivelului juridic de protecţie a mărcii reclamantei.
Instanţa a presupus că este exclus ca pârâta să nu fi cunoscut marca "D." deoarece trebuia/putea să valorifice site-uri de specialitate.
Numai că simpla culpă (lipsă de diligenţă în acţiunile întreprinse) nu poate avea semnificaţia relei-credinţe.
Recurenta a invocat principiul teritorialităţii în evaluarea gradului de protecţie juridică a semnelor în conflict.
Principiul teritorialităţii drepturilor asupra mărcilor, expres reglementat de art. 1 din Legea nr. 84/1998, nu constituie un impediment la aprecierea relei-credinţe, deoarece reaua-credinţă la înregistrarea unei mărci naţionale subzistă independent de principiul teritorialităţii, fiind posibil ca prin înregistrarea mărcii naţionale să se urmărească împiedicarea extinderii teritoriale a unui alt concurent.
S-a menţionat că simpla cunoaştere a faptului relevant (folosirea unui semn identic în legătură cu produse identice) nu este suficient în sine pentru a stabili existenţa relei-credinţe, fiind necesar să se ia în considerare intenţia solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare; or, intenţia solicitantului este un element subiectiv care trebuia stabilit prin trimitere la circumstanţele obiective ale speţei.
Din cele mai sus expuse a rezultat că instanţa de apel nu a stabilit pe deplin situaţia de fapt cu privire la gradul de cunoaştere al semnului pentru care se cere anularea mărcii pentru rea-credinţă câtă vreme se face o apreciere generică a probelor administrate, fără o analiză concretă a acestora în vederea susţinerii soluţiei adoptate.
Instanţa de apel a reţinut că motivaţia pârâtei în alegerea denumirii mărcii fanteziste "D.", denumirea societăţii chineze şi faptul că pe maşinile de îngheţată de afla deja aplicat semnul "D.", nu este pertinentă. S-a arătat că pentru partenerul chinez nu au fost depuse înscrisuri cu privire la negocierile dintre el şi societatea reclamantei pentru a se releva aspecte de bună-credinţă, ori cataloage cu produsele oferite de firma chineză, perioada de timp în care firma din China a folosit denumirea şi altele asemenea.
Aşadar, din chiar cuprinsul motivării deciziei a rezultat că instanţa ar fi trebuit să ordone, în temeiul art. 129 alin. (5) C. proc. civ., ca părţile să completeze probele pentru a fi prevenită orice greşeală în stabilirea faptelor.
Cât priveşte critica întemeiată pe dispoziţiile art. 304 pct. 7 C. proc. civ., a rezultat din corpul deciziei că de fapt nu reprezintă o motivare contradictorie, ci doar paşii logici făcuţi de instanţă pentru a reţine utilizarea de către pârâră a mărcii protejate, aşa încât critica întemeiată pe dispoziţiile art. 304 pct. 7 C. proc. civ., sub acest aspect, nu a fost fondată . Tot cu referire la pct. 7, critica referitoare la modalitatea defectuoasă de stabilire a situaţiei de fapt este fondată, aşa cum deja s-a arătat.
Înalta Curte, pentru cele ce preced, în temeiul dispoziţiilor art. 304 pct. 7 şi pct. 9, cu referire la art. 312 alin. (1), (2), (3) şi art. 314 C. proc. civ., a admis recursul, a casat decizia cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
Cu ocazia primei rejudecări, Curtea a solicitat părţilor completarea probatoriului, apelanta depunând înscrisuri în dovedirea afirmaţiilor sale privind motivele ce au justificat alegerea denumirii mărcii fanteziste "D.", anume denumirea partenerului chinez, semnul utilizat de partenerul chinez, corespondenţa purtată cu partenerul chinez pe parcursul negocierilor.
Prin Decizia civilă nr. 160 A/22.02.2017 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, s-a respins ca nefondat, apelul formulat de apelanta-pârâtă S.C. C. S.R.L., împotriva Sentinţei civile nr. 1980 din 01.11.2012 pronunţată în Dosarul nr. x/2012 de Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă, în contradictoriu cu intimaţii-reclamanţi S.C. H. S.R.L., şi intimata-intervenientă S.C. E. S.R.L.,
Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta S.C. C. S.R.L.
Prin Decizia civilă nr. 1523/10. 10.2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, s-a admis recursul declarat de pârâta S.C. C. S.R.L. împotriva Deciziei nr. 160A din data de 22 februarie 2017 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a fost casată decizia recurată şi trimisă cauza la aceeaşi instanţă de apel
În motivarea deciziei s-au reţinut următoarele.
În soluţionarea cauzei, instanţa de apel a făcut referire la criterii de evaluare a relei-credinţe conturate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (C.J.U.E.) în cauza C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG împotriva Franz Hauswirth GmbH) şi la dispoziţiile deciziei anterioare de recurs.
Relativ la primul criteriu subliniat - împrejurarea că solicitantul are sau trebuia să aibă cunoştinţă de faptul că un terţ utilizează un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar, ce poate produce confuzie cu semnul a cărei înregistrare se cere, instanţa de apel a constatat că, deşi nu s-a demonstrat notorietatea semnului "D." în legătură cu maşinile de îngheţată comercializate de reclamante, există un grad suficient de cunoaştere în segmentul de piaţă românească relevantă a maşinilor de îngheţată "D." produse de societatea italiană F., de la care să se plece în evaluarea cunoaşterii existenţei acestuia de către apelantă.
În lămurirea acestui criteriu, prin aceeaşi hotărâre s-a dat efecte şi prezumţiei de cunoaştere ce "poate rezulta, printre altele, din împrejurarea că, în sectorul economic vizat, o astfel de utilizare este îndeobşte cunoscută" - prezumţie constatată a rezulta din probe administrate, astfel cum acestea au fost indicate.
Prin decizia anterioară de recurs s-a reţinut că instanţa de apel nu a stabilit pe deplin situaţia de fapt cu privire la gradul de cunoaştere a semnului pentru care se cere anularea înregistrării mărcii pentru rea-credinţă câtă vreme se face o apreciere generică a probelor administrate, fără o analiză concretă a acestora, în vederea susţinerii soluţiei adoptate.
O astfel de analiză concretă se subliniază în decizia de recurs, prin referirea punctuală şi concretă la probe, fără ca aceasta să se regăsească şi în decizia de apel, influenţând deplina stabilire a situaţiei de fapt relativ la criteriul vizat - contestat de recurenta pârâtă.
Instanţa de apel a făcut trimitere generică la "centralizatorul vânzărilor începând cu anul 1997, coroborat cu facturile exemplificativ depuse, ce includ şi vânzări în ţara noastră" - fără o detaliere punctuală, de natură a fi în măsură să susţină utilizarea îndeobşte cunoscută în sectorul economic vizat, posibil a fi confirmată ca situaţie de fapt - sub aspectul duratei, spaţiului şi volumului de utilizare, care pot fi privite corelat cu nivelul de protecţie juridică - ce nu ar putea fi cenzurată de instanţa de recurs, din perspectiva dispoziţiilor art. 304 C. proc. civ.
Este necesar a se verifica dacă au fost avute în vedere livrările făcute către intimatele reclamante, prin raportare la calitatea acestora de distribuitori ai firmei din Italia, iar intimatele reclamante fac referiri la comercializări şi în Italia (unde se reclamă şi înregistrarea unei mărci anterior celei în cauză) şi alte state ale Uniuni Europene (unde se pune şi problema înregistrării unei mărci comunitare, însă în anul 2011, ulterior celei în discuţie) precum şi în numeroase alte state din afara acesteia - o analiză a probelor nefiind permisă instanţei de recurs de dispoziţiile art. 304 C. proc. civ.
În ceea ce priveşte promovarea mărcii pe piaţa românească prin materiale publicitare în reviste de specialitate nu s-a făcut o detaliere care să permită a se verifica dacă s-a ţinut cont şi de sublinierile din decizia anterioară de recurs.
S-au apreciat fotografiile maşinilor de îngheţată G., arătându-se că se vede, în partea superioară, semnul "D.", fără ca acestea să fie asociate la un reper, inclusiv temporal.
Cu privire la seminariile de gelaterie, prin decizia anterioară de recurs s-au subliniat referinţele făcute la utilaje "G." în secţiunea de prezentare, sigla de desfăşurare şi scopul seminarului (01.03.2006 - 03.03.2006) şi fişele de comandă referitoare la scopul seminarului (22.02.2007 - 23.02.2007), iar prin decizia de apel nu s-au arătat argumentele pentru care semnului "D." i s-a dat relevanţa în context - instanţa de apel reţinând şi că acesta s-a regăsit pe maşina de îngheţată "G.", cu privire la această siglă subliniindu-se şi existenţa unei mărci.
La rejudecare s-a avut în vedere şi celelalte modalităţi de utilizare a semnului, valorificate de către intimatele reclamante.
Menţiunile de pe site-ul de promovare al recurentei pârâte au fost apreciate de instanţa de apel în analiza atât a criteriului mai sus menţionat - coroborat însă cu celelalte elemente de reper, cât şi a celui referitor la intenţia solicitantului de a-l împiedica pe terţ să utilizeze un astfel de semn în continuare, reflectat în aceeaşi jurisprudenţă comunitară, cele două criterii fiind într-o strânsă legătură - relevată, de altfel, şi în decizia de apel.
Buna sau reaua-credinţă a solicitantului s-a analizat în raport cu data de înregistrare a mărcii a cărei anulare se solicită, însă pot exista ipoteze situate ulterior acestei date, care să confirme atitudinea subiectivă a acestuia la data de referinţă.
Este cazul, de exemplu, reţinut în jurisprudenţa comunitară, când, ulterior, se adevereşte că solicitantul a înregistrat un semn ca marcă fără intenţia de a-l utiliza, cu unicul scop de a împiedica intrarea pe piaţă a unui terţ - caz asupra căruia se insistă în susţinerea recursului, deşi acesta nu a fost confirmat prin decizia de apel.
Criteriul intenţiei urmează a fi pe deplin explicitat din perspectiva în care interesează, urmând a se avea în vedere şi celelalte apărări ale recurentei pârâte, între care şi cele prin care susţine (relativ la aspectul reţinut de instanţa de apel) că raportarea la alte firme se face la o anumită distanţă din momentul înregistrării mărcii şi că a depus la ultimul termen acte pe care instanţa nu le-a luat în considerare, precum şi celelalte elemente subliniate în context de către intimatele reclamante.
Prima instanţă de apel a mai avut în vedere motivaţia recurentei pârâte în alegerea denumirii mărcii fanteziste "D.", iar infirmarea acesteia pe lipsa dovezilor din partea apelantei (prezenta recurentă) a fost sancţionată de instanţa anterioară de recurs, care a impus ca, în temeiul art. 129 alin. (5) C. proc. civ., să se ordone completarea probelor pentru a fi prevenită orice greşeală în stabilirea faptelor.
S-a reţinut că apelanta a depus în rejudecare înscrisuri în dovedirea afirmaţiilor sale privind motivele ce au justificat alegerea denumirii mărcii fanteziste "D.", respectiv denumirea partenerului chinez, semnul utilizat de partenerul chinez, corespondenţa purtată cu partenerul chinez pe parcursul negocierilor - fără a se regăsi referiri în decizie sub acest aspect.
Recurenta pârâtă susţine că s-au depus la ultimul termen acte pe care instanţa nu le-a luat în considerare, iar intimatele reclamante au făcut referire prin întâmpinare la probe administrate în rejudecare - probe care nu pot fi analizate de instanţa de recurs, faţă de dispoziţiile art. 304 C. proc. civ.
Cu referire la probele avute în vedere, din dosarul primei instanţe, instanţa de apel a reţinut însă similaritatea graficii autocolantelor folosite şi aplicate pe utilaje şi că imaginile produselor comercializate de pârâtă (maşinile de îngheţată din China) demonstrează asemănarea acestor autocolante aplicate cu cele ale produselor comercializate de reclamantă.
Intimatele reclamante au susţinut prin întâmpinarea din dosarul de recurs că înscrisurile depuse la dosarul instanţei de apel după casare permit prezumţiile că producătorul chinez a contrafăcut marca D., neavând un drept înregistrat, şi că înregistrarea mărcii "D." maschează săvârşirea unor fapte de contrafacere pe teritoriul României, prin aparenţa de legalitate pe care o creează un drept la marcă înregistrată.
Instanţa a apreciat şi măsura în care aceste aspecte pot influenţa analiza existenţei relei-credinţe a titularului la înregistrarea mărcii.
Nivelul de protecţie juridică de care beneficiază semnul terţului şi semnul a cărui înregistrare se solicită, la care s-au făcut referiri în cererea de recurs şi în întâmpinare inclusiv din perspectiva jurisprudenţei comunitare, urmează a fi avut în vedere la rejudecare.
Astfel, în hotărârea de referinţă s-a subliniat că faptul că un terţ utilizează de multă vreme un semn pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu marca solicitată, iar acest semn beneficiază de un anumit nivel de protecţie juridică este un factor pertinent pentru a aprecia existenţa relei-credinţe a solicitantului.
Într-un astfel de caz, solicitantul ar putea beneficia de drepturile conferite de marcă cu unicul scop de a face concurenţă neloială unui concurent care utilizează un semn care, prin propriile calităţi, a obţinut deja un anumit nivel de protecţie juridică.
Aşa fiind, nu este exclus totuşi ca în astfel de împrejurări şi, în special, atunci când mai mulţi producători utilizează pe piaţă semne identice sau similare pentru produse identice sau similare ce pot conduce la confuzie cu semnul a cărei înregistrare se cere, solicitantul să urmărească un obiectiv legitim pentru înregistrarea acestui semn.
Acesta poate fi cazul, în special, atunci când solicitantul are cunoştinţă, la momentul depunerii cererii de înregistrare, de faptul că un terţ, care este un actor recent pe piaţă, încearcă să profite de semnul amintit prin copierea prezentării sale, ceea ce conduce solicitantul la obţinerea înregistrării semnului pentru a împiedica utilizarea acestei prezentări.
În considerarea acestor argumente, care susţin caracterul fondat al recursului, din perspectiva dispoziţiilor art. 304 pct. 5 şi 7 C. proc. civ. (care nu permit instanţei de recurs verificarea criticilor ce se circumscriu dispoziţiilor pct. 9 al aceluiaşi articol), neputându-se astfel reţine nulitatea cererii, Înalta Curte a dispus casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă de apel.
Prin Decizia nr. 529A/09.05.2018, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a respins apelul declarat de apelanta-pârâtă S.C. C. S.R.L., împotriva Sentinţei civile nr. 1980/01.11.2012 pronunţată în Dosarul nr. x/2012 de Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă, în contradictoriu cu intimaţii-reclamanţi S.C. H. S.R.L. şi S.C. B. S.R.L. şi intimata-intervenientă S.C. E. S.R.L., ca nefondat.
În motivarea deciziei s-au reţinut următoarele.
În raport de motivele de apel formulate şi de considerentele cele două decizii de casare precedente, acestea din urmă obligatorii potrivit art. 315 alin. (1) C. proc. civ. 1865, curtea de apel a constatat că are de analizat, în primul rând, modul în care marca verbală D., înregistrată în Italia pentru clasele 7, 9 şi 11 din clasificarea de la Nisa a fost utilizată pe teritoriul României, această utilizare fiind relevantă pentru stabilirea gradului de cunoaştere ce prezintă interes în cadrul primului criteriu de apreciere a relei-credinţe, stabilit prin hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pronunţată în cauza C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG împotriva Franz Hauswirth GmbH.).
După cum s-a reţinut deja în ciclurile procesuale anterioare, prin această hotărâre, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a stabilit că instanţa trebuie să ia în considerare toţi factorii pertinenţi specifici speţei şi existenţi la momentul depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă, în special: împrejurarea că solicitantul are sau trebuia să aibă cunoştinţă de faptul că un terţ utilizează un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar, ce poate produce confuzie cu semnul a cărei înregistrare se cere; intenţia solicitantului de a-l împiedica pe terţ să utilizeze un astfel de semn în continuare, precum şi nivelul de protecţie juridică de care beneficiază semnul terţului şi semnul a cărui înregistrare se solicită.
Mai exact, Curtea a arătat că: "38 În ceea ce priveşte în mod specific factorii menţionaţi în întrebările preliminare, şi anume:
- împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoştinţă de faptul că un terţ utilizează cel puţin într-un stat membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere;
- intenţia solicitantului de a-l împiedica pe acest terţ să utilizeze un astfel de semn în continuare, precum şi
- nivelul de protecţie juridică de care beneficiază semnul terţului şi semnul a cărui înregistrare se solicită,trebuie făcute următoarele precizări.
39 Trebuie menţionat, în ceea ce priveşte termenii "trebuie să aibă cunoştinţă" din cuprinsul textului celei de a doua întrebări preliminare, că o prezumţie de cunoaştere de către solicitant a utilizării de către un terţ a unui semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere poate rezulta, printre altele, din împrejurarea că, în sectorul economic vizat, o astfel de utilizare este îndeobşte cunoscută, această cunoaştere putând fi dedusă, în special, din durata unei astfel de utilizări. Într-adevăr, cu cât este mai îndelungată această utilizare, cu atât este mai probabil ca solicitantul să fi avut cunoştinţă de ea la momentul depunerii cererii de înregistrare.
40 Cu toate acestea, trebuie constatat că împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoştinţă de faptul că un terţ utilizează de multă vreme cel puţin într-un stat membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere nu este suficientă în sine pentru a stabili existenţa relei-credinţe a solicitantului.
41 Prin urmare, pentru a aprecia existenţa relei-credinţe, trebuie să se ia în considerare şi intenţia solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare.
42 Este important în această privinţă să se menţioneze că, astfel cum a arătat, de altfel, avocatul general la punctul 58 din concluzii, intenţia solicitantului la momentul pertinent este un element subiectiv care trebuie stabilit prin trimitere la circumstanţele obiective ale speţei.
43 Astfel, intenţia de a împiedica un terţ să comercializeze un produs poate, în anumite împrejurări, să constituie un element al relei-credinţe a solicitantului.
44 Acesta lucru este valabil în special atunci când, ulterior, se adevereşte că solicitantul a înregistrat un semn ca marcă comunitară fără intenţia de a-l utiliza, cu unicul scop de a împiedica intrarea pe piaţă a unui terţ.
45 Într-adevăr, într-un astfel de caz, marca nu îndeplineşte funcţia sa esenţială, care constă în a garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea originii produsului sau a serviciului respectiv, permiţându-i să distingă, fără vreo posibilitate de confuzie, acest produs sau acest serviciu de cele care au o altă provenienţă (a se vedea în special Hotărârea din 29 aprilie 2004, Henkel/OAPI, C-456/01 P şi C-457/01 P, Rec., p. I-5089, punctul 48).
46 Tot astfel, faptul că un terţ utilizează de multă vreme un semn pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu marca solicitată, iar acest semn beneficiază de un anumit nivel de protecţie juridică este un factor pertinent pentru a aprecia existenţa relei-credinţe a solicitantului.
47 Într-adevăr, într-un astfel de caz, solicitantul ar putea beneficia de drepturile conferite de marca comunitară cu unicul scop de a face concurenţă neloială unui concurent care utilizează un semn care, prin propriile calităţi, a obţinut deja un anumit nivel de protecţie juridică.
48 Aşa fiind, nu este exclus totuşi ca în astfel de împrejurări şi, în special, atunci când mai mulţi producători utilizează pe piaţă semne identice sau similare pentru produse identice sau similare ce pot conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere, solicitantul să urmărească un obiectiv legitim prin înregistrarea acestui semn.
49 Acesta poate fi cazul în special, astfel cum a arătat avocatul general la punctul 67 din concluzii, atunci când solicitantul are cunoştinţă, la momentul depunerii cererii de înregistrare, de faptul că un terţ, care este un actor recent pe piaţă, încearcă să profite de semnul amintit prin copierea prezentării sale, ceea ce conduce solicitantul la obţinerea înregistrării semnului pentru a împiedica utilizarea acestei prezentări.
50 În plus, astfel cum a menţionat de asemenea avocatul general la punctul 66 din concluzii, şi natura mărcii solicitate poate fi pertinentă pentru aprecierea existenţei relei-credinţe a solicitantului. Astfel, în cazul în care semnul vizat constă în forma şi în prezentarea de ansamblu ale unui produs, existenţa relei-credinţe a solicitantului ar putea fi stabilită mai uşor atunci când libertatea de alegere a concurenţilor în privinţa formei şi a prezentării ale unui produs este restrânsă din cauza unor consideraţii de ordin tehnic sau comercial, astfel încât titularul mărcii este în măsură să îi împiedice pe concurenţi nu numai să utilizeze un semn identic sau similar, dar şi să comercializeze produse comparabile.
51 În sfârşit, pentru aprecierea existenţei relei-credinţe a solicitantului, poate fi luat în considerare nivelul de notorietate de care se bucură un semn la momentul depunerii cererii prezentate în vederea înregistrării ca marcă comunitară.
52 Într-adevăr, un astfel de nivel de notorietate ar putea justifica în mod clar interesul solicitantului de a asigura protecţia juridică mai extinsă a semnului său. (sublinierile aparţin curţii de apel)"
Cu ocazia primei casări cu trimitere spre rejudecare, Curtea de Casaţie a reproşat Curţii de Apel că nu a analizat în detaliu probele cu privire la cunoaşterea semnului D. pe teritoriul României, la data înregistrării mărcii de către apelantele-pârâte; în esenţă, Curtea de Casaţie a reţinut (în măsura în care această instanţă se poate pronunţa pe situaţia de fapt) că nu prea există dovezi cu privire la notorietatea mărcii D.: "Din extrasele revistelor s-a reliefat fotografiile unor "echipamente şi utilaje pentru industria alimentară" în special maşini de îngheţată "G.", semnul "D." fiind greu de distins sau aproape imposibil de distins.
Ofertele de vânzare către varii societăţi comerciale nu ar putea constitui prin ele însele dovezi de notorietate a semnului "D.", dat fiind caracterul lor nepublic şi fără o coroborare cu alte probe.
Referitor la rezultatele foarte bune de comercializare a maşinilor de îngheţată D. pe întreg teritoriul României, reclamanta, prin anexa 9 a cererii de chemare în judecată ataşează 6 facturi de vânzare a unor maşini de îngheţată "D." după cum urmează: o maşină în Zalău, două maşini în Sibiu, o maşină în Botoşani, cinci maşini de îngheţată pentru un hotel din Bucureşti.
Privitor la seminariile de promovare a maşinii de îngheţată ce are ataşat şi semnul "D." s-a constatat că secţiunea de prezentare de utilaje de gelaterie din anul 2005 se referă la utilajele "G.", iar din cuprinsul fişelor de comandă pentru seminarul din 2007, a rezultat că scopul seminarului ar fi fost acela de vânzare a unor paste pentru aromatizarea cremelor, deserturilor, mixurilor pentru îngheţată, etc., precum şi a unor baze aromatizate pentru prepararea mixurilor pe utilaje "G.".
Şi seminarul anterior, din 2006 are un conţinut asemănător fiind desfăşurat sub sigla "G.".
În 2008 la seminarul de îngheţată artizanală se arată că vor fi prezentate "aparate de îngheţată "G.".
Într-unele dintre înscrisurile depuse (în special fotografii) apar maşinile de îngheţată "G." purtând şi semnul "D.".
La fila x apare o ofertă cu un discount de 5% pentru maşina de îngheţată "D." doar pe timpul seminarului.
S-a făcut aplicarea unei prezumţii de cunoaştere a faptului relevant de către titularul dreptului din România, în absenţa unor raporturi contractuale sau concurenţiale legale între părţi ori chiar legături de altă natură cu piaţa relevantă în aprecierea nivelului juridic de protecţie a mărcii reclamantei."
Prin cea de-a doua decizie din apel, curtea de apel a reţinut în mod judicios că nu există dovezi cu privire la notorietatea mărcii D. pe teritoriul României, dar că această trăsătură nici nu este o condiţie pentru admiterea cererii în anulare, fiind relevant gradul suficient de cunoaştere pe segmentul de piaţă relevant: "Curtea a observat, în rejudecare, că intimata reclamantă nu a adus probe suplimentare referitoare la gradul de cunoaştere a semnului "D.".
Totuşi, art. 47 lit. c) din Legea nr. 84/1998 nu reclamă notorietatea semnului pentru care se solicită anularea mărcii adverse, gradul de cunoaştere fiind relevant mai ales în ceea ce priveşte posibilitatea recurgerii la o prezumţie de cunoaştere a semnului în piaţa relevantă, atunci când nu există o dovadă nemijlocită că solicitantul a cunoscut existenţa anterioară a unei mărci/semn advers similar.
În speţă, Curtea a reţinut că, deşi nu s-a demonstrat notorietatea semnului "D." în legătură cu maşinile de îngheţată comercializate de reclamantă, există, însă un grad suficient de cunoaştere în segmentul de piaţă românească relevantă a maşinilor de îngheţată "D." produse de societatea italiană G., de la care să se plece în evaluarea cunoaşterii existenţei acestuia de către apelantă."
Aşadar, în lipsa unei critici corespunzătoare din partea intimatelor-reclamante, nu s-ar putea reţine în prezentul cadru procesual, al rejudecării apelului ca urmare a admiterii, din nou, a recursului intimatelor-pârâte, că marca D. ar fi beneficiat de notorietate pe teritoriul României. Aşadar, rămân fără obiect criticile apelantei referitoare la reţinerea greşită a notorietăţii acestei mărci, de vreme ce în ciclul procesual anterior s-a stabilit definitiv că nu suntem în prezenţa unei mărci notorii, în sensul art. 6 alin. (2) lit. f) şi art. 24 din Legea nr. 84/1998; de altfel, Curtea apreciază că reclamantele nici nu au invocat notorietatea în acest sens (al existenţei unei mărci notorii care să beneficieze de protecţie juridică în lipsa înregistrării pe ori pentru teritoriul României), ci în sensul că marca D. era suficient de cunoscută în sectorul economic relevant pentru a fundamenta prezumţia de cunoaştere a acestei mărci de către apelanta-pârâtă.
Ambele decizii de casare au apreciat că trimiterea generică la probe de către ultima instanţă de fond nu permite cenzurarea aplicării criteriilor legale şi jurisprudenţiale privitoare la aprecierea relei-credinţe a titularului mărcii a cărei anulare se solicită şi au impus instanţei de apel o nouă analiză a probatoriului, mai detaliată; totodată, astfel cum s-a arătat şi anterior, în ambele decizii de casare au fost sesizate (posibile) inadvertenţe punctuale ale probatoriului propus şi administrat de intimatele-reclamante, fiind practic invitată, indirect, Curtea de Apel să se pronunţe din nou asupra acestor chestiuni care privesc situaţia de fapt relevantă în cauză şi care nu puteau face obiectul reaprecierii în recurs.
În urma reaprecierii probatoriului, impusă de art. 315 alin. (1) C. proc. civ., curtea de apel a constatat că există probe suficiente care atestă folosirea, de către intimatele-reclamante A. S.R.L. şi B. S.R.L., în calitate de concesionari, a semnului D. pe teritoriul României, anterior înregistrării mărcii D. de către apelanta C. S.R.L., la data de 2.07.2017 (data de depozit, potrivit extrasului OSIM aflat la dosar).
Astfel, este incontestabil că între F. şi cele două intimate-reclamante, A. S.R.L. şi B. S.R.L. s-au încheiat două contracte de concesionare exclusivă a dreptului de vânzare pe teritoriul României a unor produse printre care se numără maşinile pentru îngheţată (contracte - dosar).
Cu toate că aceste contracte se referă doar la vânzarea maşinilor de îngheţată, fără a face vreo referire la marca D., Curtea va corobora aceste contracte cu celelalte înscrisuri din care rezultă că maşinile de îngheţată G., comercializate de intimatele-reclamante pe teritoriul României, poartă semnul D., împreună cu un desen al unui curcubeu stilizat, aplicat pe respectivele maşini de îngheţată.
Comercializarea pe teritoriul României, de către intimatele-reclamante, a maşinilor de îngheţată purtând semnul D., precum şi curcubeul stilizat rezultă din mai multe înscrisuri, pe care Curtea înţelege să le detalieze, conformându-se astfel obligaţiei impuse de instanţa superioară:
- Invitaţia la "seminarul de gelaterie" din perioada 1.03.2006 - 2.03.2006 ("G. gelato university"), dosar; pe planşele foto se văd clar maşini de îngheţată purtând semnul D. şi curcubeul (cu toate că în prima decizie de casare s-a apreciat că acestea ar fi greu de distins, Curtea observă că deşi pozele sunt un pic mişcate, curcubeul se vede foarte bine, iar inscripţia D., scrisă cu roşu în stilul scrierii olografe, din partea de sus a panoului maşinii de îngheţată - este aceeaşi cu inscripţia D. din planşele depuse la dosar de intimatele-reclamante - şi care nu au fost contestate);
- Materiale de prezentare pentru un seminar de gelaterie din 2005, maşinile de îngheţată D. fiind identificate în mod vizibil;
- Materiale cu privire la un alt seminar de gelaterie din februarie 2007, desfăşurat la Sibiu, maşina de îngheţată D. fiind de asemenea reprezentată; cf. de asemenea şi prim dosar apel;
- Extrase din revista (...), din care rezultă că intimatele B. şi A. au făcut publicitate maşinilor de îngheţată inscripţionate (suficient de vizibil) D., împreună cu un desen al unui curcubeu stilizat: revista iulie - august 2006, dosar; martie 2007; aprilie 2007; mai 2007, înscrisuri care se coroborează cu contractul de publicitate din 13.12.2006 încheiat de intimata A. S.R.L. pentru publicitate în revista (...);
- contractul similar de publicitate încheiat de intimata B. S.R.L. pentru revista I., pentru anunţuri din perioada februarie - iulie 2007;
- Factura fiscală (ff) din 17.04.2007 privind livrarea unei maşini de îngheţată D. unei societăţi din Timişoara;
- Ofertă de preţ din 21.06.2005 pentru o maşină de îngheţată D., adresată unei societăţi din Giurgiu, respectiv oferte similare, din 14.02.2006 pentru altă societate, J., din 10.03.2006 pentru K., din 26.05.2006 pentru societatea L.;
- Ff din 31.03.2007 emisă, între altele, pentru o maşină de îngheţată D. pentru cumpărătorul M. din Zalău; Ff din 3.04.2007 emisă pentru o maşină de îngheţată D. pentru cumpărătorul L.; Ff din 11.04.2007 emisă pentru 2 maşini de îngheţată D. pentru cumpărătorul N. şi factura din 31.05.2007 privind 3 maşini de îngheţată D. pentru acelaşi cumpărător; Ff din 24.04.2007 emisă pentru o maşină de îngheţată D. pentru cumpărătorul O.; Ff din 29.06.2007 emisă pentru o maşină de îngheţată D. pentru cumpărătorul P. S.A. Sibiu;
- Facturi emise de societatea italiană G. pe numele celor două intimate - concesionare pentru livrarea unor maşini de îngheţată D.;
- Situaţia vânzărilor maşinilor de îngheţată D. la nivel mondial, inclusiv european, începând cu anul 1997 relevă vânzări semnificative, nefiind cazul a fi desfăşurate analitic în condiţiile în care, pe de-o parte, apelanta nu a contestat aceste vânzări ale societăţii G., iar pe de altă parte, pentru soluţionarea acţiunii în anulare prezintă relevanţă probatorie cu precădere dovezile de comercializare (promovare, ofertare, vânzare, distribuţie) pe teritoriul României, numai acestea justificând probabilitatea cunoaşterii de către apelantă a utilizării semnului D. pe teritoriul României, stând astfel la baza prezumţiei judiciare de rea-credinţă, care va fi explicitată mai departe.
Toate aceste înscrisuri relevă o utilizare serioasă a semnului D. pentru promovarea maşinilor de îngheţată D., de către cele două intimate, pe o perioadă de aproximativ 2 ani anterior înregistrării mărcii a cărei anulare se cere. Intensitatea şi durata utilizării este aptă să fundamenteze prezumţia de cunoaştere de către apelantă a acestei utilizări (cf. hotărârea Lindt, par. 39).
Apelanta-pârâtă C. S.R.L. este titularul mărcii naţionale individuale, verbale D., înregistrată la 2.07.2007 (data de depozit, potrivit extrasului OSIM aflat la dosar). Marca este înregistrată pentru clasa 35 (import, regruparea în avantajul terţilor a maşinilor de îngheţată (cu excepţia transportului lor), permiţând consumatorilor să le vadă şi să le cumpere comod).
Apelanta a depus facturi fiscale emise de societăţi chineze în perioada 2009, 2010, 2011 (aşadar, ulterior înregistrării mărcii) pentru câteva zeci de maşini de îngheţată şi a vândut aceste maşini de îngheţată pe teritoriul României sub marca D., astfel cum atestă contractele, facturile fiscale şi procesele-verbale depuse la dosarul cauzei.
Importul unor maşini de îngheţată din China de către apelantă rezultă totodată din înscrisurile depuse de aceasta cu ocazia celei de-a doua soluţionări a apelului (Dosar nr. x/2012). Astfel, din certificatul de distribuire datat 26.04.2007 şi emis în numele societăţii chineze D. Trading LTD ar rezulta că societatea apelantă distribuie maşini de îngheţată "sub brandul" D. al societăţii chineze. Se face totodată menţiunea că "suntem de acord ca S.C. C. S.R.L. să poată folosi brandul nostru D. şi să îl înregistreze în numele său pentru a vinde maşinile noastre de îngheţată în România".
Curtea de apel a înlăturat însă acest înscris ca fiind întocmit pro causa, la o dată ulterioară celei indicate în cuprinsul său; pe de-o parte, nu există dată certă şi nicio înregistrare, nici la emitent şi nici la presupusul destinatar, care să localizeze în timp acest act, care putea foarte bine să fie emis pe parcursul prezentului litigiu. Pe de altă parte, adresa face referire la un presupus brand D. al societăţii chineze (al cărei certificat de înregistrare se află la dosar apel 2), însă, după cum au susţinut pertinent intimatele şi a recunoscut chiar apelanta prin concluziile scrise, în cauză nu s-a făcut dovada înregistrării unei mărci D. pe numele societăţii chineze. Este real că, astfel cum susţine apelanta, existenţa unei astfel de mărci nu era o premisă absolut necesară folosirii semnului, însă inexistenţa mărcii face ca "certificatul" depus să nu fie credibil, de vreme ce face referire la o presupusă marcă; deşi noţiunea "brand" s-ar putea referi şi la un semn neînregistrat, ulterior se afirmă că "suntem de acord ca S.C. C. S.R.L. să poată folosi brandul nostru D. şi să îl înregistreze în numele său pentru a vinde maşinile noastre de îngheţată în România", ceea ce trimite, totuşi, la o marcă preexistentă. Curtea, ca ultimă instanţă de fond, şi-a format convingerea că acest înscris trebuie înlăturat din probaţiune, el nefiind unul veridic, în raport de motivele expuse.
S-au depus ordine de plată cu privire la plăţile efectuate de apelantă în perioada 2007 - 2010 către societatea chineză D. Trading LTD, documente de import al unor maşini de îngheţată, corespondenţă electronică şi facturi care atestă livrarea unor maşini de îngheţată unor cumpărători din România (f. x şi urm., f. x şi urm., vol. II - prima factură fiind din 7.06.2007, dar prima oară denumirea D. apare în anul 2009, factura aflată la fila x, precum şi facturile aflate la filele următoare). În fine, denumirea D. este folosită sistematic în facturile din anul 2011, an în care apelanta le-a şi notificat pe intimate să nu mai folosească semnul D.. De asemenea, cu ocazia rejudecării apelului au fost depuse şi facturi mai recente (2016) - f. x şi urm., vol. II dosar apel.
Curtea de apel a primit argumentul apelantei (formulat atât prin motivele apelului, cât şi prin motivele celui de-al doilea recurs), potrivit căreia nu a înregistrat o marcă de blocaj (doar) în scopul de a elimina de pe piaţă societăţile intimate, în calitatea acestora de concurente pe piaţa de distribuţie a maşinilor de îngheţată către mici comercianţi şi consumatori finali, existând şi finalitatea utilizării semnului de către apelantă. Curtea de apel a subliniat însă că deja în cea de-a doua decizie pronunţată în apel s-a reţinut suficient de limpede că apelanta-pârâtă a folosit marca şi s-a făcut referire, în această ordine de idei, la materialele de promovare folosite de aceasta. Chiar dacă acest considerent a fost formulat în cadrul cercetării condiţiei relei-credinţe, din perspectiva elementului intenţional de a exclude intimatele de pe piaţă, ele rămân pertinente în ceea ce priveşte folosirea efectivă a mărcii D. de către apelantă.
După cum rezultă însă din hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pronunţată în cauza C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG împotriva Franz Hauswirth GmbH, considerentul 44 (precitat), înregistrarea unui semn ca marcă fără intenţia de a-l utiliza, ci doar în scopul blocării intrării pe piaţă (şi, pentru identitate de raţiune, pentru eliminarea de pe piaţă) a unui concurent este un caz deosebit de relevant pentru existenţa relei-credinţe, însă nu singurul, după cum rezultă din folosirea locuţiunii "în special", respectiv din considerentul nr. 46, care ilustrează un alt caz de rea-credinţă.
Aşadar, faptul că apelanta a dovedit folosirea mărcii D. pentru maşinile de îngheţată importate din China nu exclude reaua credinţă a acesteia, în condiţiile în care din probele administrate rezultă că a copiat servil grafica maşinilor de îngheţată D., iar marca înregistrată prezintă o similaritate accentuată cu marca anterioară folosită ca semn pe teritoriul României, în condiţiile în care elementul verbal dominant (D.) este puternic fantezist, iar elementul adăugat (ICE) este descriptiv (înseamnă îngheţată, gheaţă în limba engleză, fapt pe larg cunoscut publicului consumator, cf. de exemplu reclama "R." de la începutul anilor 90, prima reclamă relevantă din România) şi nu este de natură să înlăture similaritatea accentuată, existentă şi în privinţa produselor, respectiv claselor pentru care era utilizat semnul anterior, respectiv pentru care a fost înregistrată marca.
Grafica maşinilor de îngheţată D. este documentată pe larg de înscrisurile necontestate depuse la dosar, ultimele înscrisuri atestând şi promovarea acestor maşini de îngheţată pe teritoriul României. Se observă aşadar, sub inscripţia din partea superioară, în stilul scrierii olografe, "D.", o grafică reprezentând un curcubeu, care domină partea din faţă a maşinilor de îngheţată, fiind deosebit de vizibilă şi de distinctivă; se observă totodată stilizarea îngheţatei, care este albă, dar ale cărei margini poartă culorile curcubeului.
Desenul curcubeului a fost preluat identic de apelanta-pârâtă C. S.R.L., după cum rezultă din materialele promoţionale din anul 2011, aflate la dosar. Trebuie totodată observat că este real că apelanta a importat maşini de îngheţată etichetate D. încă din anul 2007, dar după cum rezultă din planşele foto pe care chiar ea le-a depus la dosar, coroborate cu corespondenţa electronică cu partenerul chinez, rezultă că etichetarea iniţială a maşinilor de îngheţată era cu totul alta, ulterior fiind pur şi simplu copiată etichetarea maşinilor de îngheţată D. Că este aşa rezultă din preluarea etichetării spre anul 2011, mult ulterior folosirii semnului D. şi a curcubeului de către intimate, astfel cum s-a reţinut pe larg anterior.
De asemenea, curtea de apel a reiterat că elementul verbal dominant (D.) al mărcii înregistrate de apelantă este puternic fantezist, iar elementul adăugat (ICE) este descriptiv (înseamnă îngheţată, gheaţă în limba engleză, fapt pe larg cunoscut publicului consumator, cf. de exemplu reclama "R." de la începutul anilor 90, prima reclamă relevantă din România) şi nu este de natură să înlăture similaritatea accentuată cu semnul D., utilizat anterior de cele două intimate. Această similaritate accentuată (cvasiidentitate conceptuală) a fost avută în vedere în cazul ambelor prezumţii relevante în speţă.
Aşadar, având în vedere faptele expuse, îndeosebi distribuţia maşinilor de îngheţată D. de către intimatele-reclamante în perioada 2005 - 2007 pe piaţa relevantă, a distribuitorilor de maşini de îngheţată şi a publicului interesat de astfel de maşini, în general (nu doar distribuitori, ci şi consumatori finali precum societăţi, cum rezultă şi din facturile deja descrise), precum şi copierea întocmai a design-ului (curcubeul) şi a elementului dominant (cuvântul D.) de către apelanta-reclamantă, curtea de apel a considerat că pe temeiul acestor fapte poate fi trasă cu suficientă probabilitate nu doar prezumţia de cunoaştere a folosirii anterioare a semnului de către intimate (în absenţa unor probe directe de cunoaştere), ci şi prezumţia de rea-credinţă a apelantei-pârâte, care a intenţionat să înlăture concurenţii de pe piaţă, să-şi aproprieze o denumire cunoscută şi să dezvolte, pe acest temei, propria afacere constând în importul din China a unor maşini de îngheţată etichetate şi denumite cvasiidentic sau în orice caz foarte similar.
Aceste prezumţii se sprijină deopotrivă pe art. 1.203 C. civ. 1864, întrucât faptele descrise au greutate şi puterea de a naşte probabilitatea, cât şi pe considerentele hotărârii pronunţate de Curtea de Justiţie în cauza C - 529/07, Lindt, par. 39, 41 - 42, 46, precitate şi care nu vor mai fi redate). Totodată, împrejurările particulare menţionate în aceeaşi hotărâre, parag. 48 - 49, la care a doua decizie de casare face referire, nu au fost nici invocate, nici probate de apelantă şi sunt astfel străine litigiului.
Împrejurarea că semnul D. folosit de intimate nu beneficia de protecţie juridică pe teritoriul României ca marcă, nefiind nici înregistrat, nici notoriu în sensul tehnic descris de art. 6 alin. (2) lit. f) şi art. 24 din Legea nr. 84/1998 nu are incidenţă în cazul acţiunii în anulare prevăzute de art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, după cum just au învederat şi intimatele.
În sensul hotărârii Lindt, gradul de protecţie juridică ataşat folosirii unui semn neînregistrat şi gradul de cunoaştere al acestei utilizări sunt criterii de apreciere a cunoaşterii semnului anterior de către titularul mărcii ulterioare (şi a cărei anulare se cere), însă din parag. 51, 52 ale hotărârii Lindt rezultă limpede că acestea reprezintă doar criterii, şi nu condiţii esenţiale, sine qua non. De altfel, Curtea a reţinut deja pe larg cunoaşterea în sectorul economic relevant a utilizării semnului de către intimate precum şi folosinţa anterioară a semnului, în cadrul unei activităţi economice, intimatele având desigur un interes legitim de a folosi în continuare semnul în cadrul activităţii economice de distribuire a produselor G., societatea italiană fiind, la rândul său, titularul mărcii verbale D., desigur cu protecţie limitată doar pe teritoriul italian, însă rigoarea principiului teritorialităţii vine să fie atenuată de posibilitatea formulării unei acţiuni în anulare pentru rea-credinţă, în condiţiile art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea mărcilor şi a indicaţiilor geografice, pentru a preveni aproprieri nelegale a unor semne utilizate legitim în activitatea comercială, or exact o astfel de apropriere a avut loc în speţă.
Curtea de apel a luat în considerare amplul probatoriu administrat de apelantă, din care rezultă importul unor maşini de îngheţată de la o societate chineză în al cărui nume apare şi cuvântul "D." totodată, curtea de apel a observat că au fost importate maşini de îngheţată etichetate astfel, cum s-a şi reţinut anterior. Totuşi, în urma aprecierii ansamblului probatoriului, curtea de apel şi-a format convingerea, întocmai precum cele 3 instanţe de fond precedente (una în primă instanţă şi două în apel, în ciclurile procesuale anterioare), că intenţia apelantei nu a fost aceea de a folosi semnul D. întrucât acesta era utilizat/pus la dispoziţie de un partener chinez, ci invers, apelanta a luat la cunoştinţă de utilizarea semnului de către intimate şi a decis să desfăşoare o activitate similară, preluând ideea şi semnul sub care se desfăşura activitatea intimatelor, iar în această ordine de idei a contactat partenerul chinez (potrivit corespondenţei aflate la dosar) început importul maşinilor de îngheţată D., pe care, treptat, le-a etichetat întocmai precum maşinile D., pentru a accentua confuzia cu acestea.
Întocmai precum instanţele de fond precedente, curtea de apel a considerat grăitor materialul publicitar aflat la dosar, din care rezultă că apelanta s-a raportat conştient la "afacerile concurente" cu maşini de îngheţată de (pretinsă, în opinia sa) provenienţă europeană - de unde rezultă că le cunoştea - şi, prin înregistrarea mărcii foarte similare cu semnul anterior, a urmărit excluderea intimatelor de pe piaţa relevantă. Aşadar, chiar dacă nu s-a înregistrat o marcă de blocaj, reaua credinţă rezultă din intenţia eliminării concurenţei intimatelor.
Chiar dacă o parte din faptele descrise, respectiv etichetarea cu un curcubeu identic a maşinilor de îngheţată importate din China şi materialul publicitar din 2011, sunt ulterioare datei înregistrării, aceste fapte sunt relevante pentru a trage concluzii cu privire la intenţia iniţială a apelantei, intenţie frauduloasă chiar de la data înregistrării (2.07.2007).
Toate aceste fapte constituie doar temeiul unei prezumţii, adică a unui raţionament care, plecând de la faptele redate, cunoscute şi, în opinia curţii de apel, univoce, a tras o concluzie cu privire la faptul care nu poate fi probat direct, respectiv intenţia subiectivă frauduloasă a apelantei. Acceptând că nu tot mecanismul probatoriu al prezumţiei rămâne la aprecierea suverană a instanţei de fond, chestiunea de a şti dacă faptele suveran constatate sunt sau nu suficiente pentru a fundamenta prezumţia relei-credinţe constituie o chestiune de drept, supusă cenzurii Curţii de Casaţie.
Apelanta a contestat obligaţia unui aşa-numit studiu de piaţă ori de fezabilitate, astfel cum a susţinut tribunalul. Totuşi, deşi nu există o veritabilă obligaţie de informare, un comerciant onest şi diligent este prezumat a cunoaşte operatorii economici relevanţi de pe piaţa pe care intenţionează să acţioneze, întrucât interesul desfăşurării unei activităţi proprii va determina în mod natural şi o atenţie sporită dată respectivului domeniu. În tot cazul, în condiţiile în care nu s-a probat că apelanta a fost contactată iniţial de partenerul chinez, care a avut el iniţiativa distribuirii maşinilor de îngheţată prin societatea C. S.R.L., apare mult mai probabil ca apelanta să se fi interesat şi să fi cunoscut existenţa maşinilor de îngheţată D. pe piaţa românească (unde erau promovate şi distribuite de intimate, anterior înregistrării mărcii) decât ca apelanta să fi făcut, independent de orice cunoaştere a pieţei din România, o prospecţiune a pieţei chineze şi să fi decis complet independent de ce se întâmplă în România să importe maşini de îngheţată etichetate - printr-o coincidenţă remarcabilă - tot D. şi colantate identic cu maşinile de îngheţată comercializate de intimate (în acest sens fiind şi extrasul de pe site-ul (...), înregistrat de apelantă, extras depus la 17 din actualul dosar apel (al III-lea). Curtea înlătură acest din urmă scenariu ca fiind neveridic şi apreciază dovedită în cauză reaua-credinţă, prin intermediul mecanismului prezumţiei simple, îngăduit de lege întrucât este vorba despre fapte juridice stricto sensu.
De asemenea, raportul documentar al OSIM nu este un indiciu concludent cu privire la problematica acţiunii în anulare prevăzută de art. 47 alin. (1) lit. c), care protejează tocmai semne care nu au fost anterior înregistrate ca mercă, în vreme ce raportul documentar are în vedere mărci înregistrate.
Curtea de apel a mai observat că, în cele două cicluri procesuale anterioare, dar şi în cel de faţă, instanţa de apel şi-a exercitat rolul activ, punând în vedere părţilor să facă dovada pretenţiilor şi apărărilor lor, furnizând probele necesare, ceea ce corespunde prevederilor art. 129 alin. (1) C. proc. civ. Rolul activ al instanţei este subsidiar obligaţiei părţilor de a fundamenta şi proba susţinerile lor factuale, având în vedere că datele relevante se află în posesia părţilor, iar nu ale instanţei. Cu ocazia rejudecării de faţă, apelanta a învederat că nu are alte probe de administrat şi solicită doar evaluarea probatoriului administrat deja, ceea ce s-a întâmplat (cf. şi art. 129 alin. (51) C. proc. civ., în forma în vigoare după Legea nr. 202/2010).
Sunt de asemenea nefondate criticile apelantei întemeiate pe pretinsa lipsă de interes a celor două intimate-reclamante, care sunt titularele dreptului exclusiv de distribuţie pe teritoriul României a maşinilor de îngheţată D., fiind astfel direct interesate să înlăture dreptul exclusiv al apelantei care îi privează de accesul pe piaţa românească, interesul fiind astfel născut, actual şi legitim; totodată, fiind persoane interesate, intimatele au şi calitate procesuală. În ce priveşte lipsa calităţii societăţii F., Curtea reia considerentul primei instanţe de apel, în sensul că această societate nu este parte în cauză.
Totodată, neintroducerea în proces a OSIM nu este un fine de neprimire, OSIM nu este parte în raportul de drept substanţial dedus judecăţii, neexistând o coparticipare procesuală pasivă obligatorie în ce-l priveşte.
În fine, este de asemenea nefondată critica privind interogatoriul administratorului societăţii apelante. Apelanta nu-şi poate administra sieşi un interogatoriu, prin reprezentant legal, interogatoriul fiind o probă prin care partea adversă este întrebată asupra unor fapte cunoscute personal, urmărindu-se pe această cale obţinerea unei mărturisiri. Este evident că apelanta, prin interogatoriul propriului reprezentant legal, urmărea doar prezentarea propriei poziţii procesuale, ceea ce a şi făcut oricum, prin actele procesuale ale părţii înseşi.
În final curtea de apel a apreciat îndeplinite condiţiile art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs S.C. C. S.R.L., solicitând admiterea recursului şi pe fond, respingerea acţiunii reclamanţilor de anulare a mărcii nr. 088051/2.07.2007 pe motiv de rea-credinţă.
În motivarea recursului s-au arătat în esenţă următoarele.
Instanţa suprema a trimis a doua oara spre rejudecare cauza la instanţa de apel pentru ca aceasta să se pronunţe şi pe actele şi susţinerile apelantului, acte ce nu au fost luate în considerare în ciclurile de judecată anterioare, precum şi asupra faptului dacă semnul D. la data depunerii la OSIM a mărcii de către recurent 2.07.2007, era cunoscut sau nu în România, îndeajuns, faţă atât de probele depuse de către recurent cât şi de reclamant.
A completat actele depuse iniţial cu documente care susţineau netemeinicia acţiunii reclamanţilor şi utilizarea în condiţii normale a semnului D., dar nici de aceasta data instanţa de apel nu a ţinut cont de ele şi le-a interpretat greşit.
Apelul a fost respins netemeinic şi nedrept, în motivarea respingerii apelului, mergându-se numai pe supoziţii şi presupuneri fapt de neadmis şi mai mult decât atât s-a dat un alt sens actelor din dosar şi au fost înlăturate pe nedrept.
Astfel, deşi instanţa era obligată să ia în considerare şi actele depuse de societatea recurentă în analiza în ansamblu a situaţiei, curtea de apel nu le-a luat în seama şi mai mult decât atât pe cele depuse le-a interpretat greşit.
Astfel instanţa de apel la a doua rejudecare menţionează că în conformitate cu prevederile art. 315 alin. (1) C. proc. civ. are de analizat modul în care marca verbala D. a fost utilizată pe teritoriul României şi dacă această utilizare era îndeajuns de a fi cunoscuta de către recurent la data înregistrării mărcii la OSIM - 2.07.2017
Înalta Curte de Casaţie la a doua rejudecare a menţionat că instanţa de apel nu a lămurit situaţia în care semnul D., utilizat de către reclamante era îndeajuns de cunoscut în România şi a indicat actele depuse la dosar ca fiind de analizat.
Astfel aceasta susţine foarte clar: din extrasele revistelor prezentate, se menţionează semnul G. şi nu D.; ofertele de vânzare cu semnul D., nu au caracter public, fiind doar oferte, nu înseamnă ca au şi vândut produsele; referitor la vânzarea a 6 maşini de îngheţată în România şi prezentate ca fiind rezultate foarte bune, maşinile vândute au fost G. şi nu D. Nu se înţelege ce înseamnă rezultate foarte bune fata de ansamblul pieţei; privitor la seminarele menţionate de promovare a maşinii de îngheţata, s-a constatat ca acestea sunt maşini G. şi nu D.; în 2008 la seminarul de îngheţată artizanală se prezintă maşini G. Instanţa menţionează ca numai într-una dintre fotografii apare semnul D. dar ca element secundar. Se menţionează că la fila x apare o ofertă cu un discount de 5% pentru maşina de îngheţată D., dar aceasta este numai o oferta. Reclamanta nu a menţionat ca a şi comercializat maşini de îngheţată în cadrul acestei oferte.
Faţă de aceste aspecte necesare şi obligatorii instanţa de apel nu a lămurit următoarele aspecte relevante pe care trebuia să coroboreze şi din care reieşea clar că nu a fost de rea-credinţă:
1. Înainte de data cererii de depunerii de marca D. LA Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci titularul mărcii a efectuat o cercetare documentară la OSIM din care reieşea foarte clar că nu există o marcă anterioară nici naţională nici internaţională. Deşi nu era o obligaţie, recurentul a dorit să fie sigur că nu încalcă alte drepturi anterioare iar clasa aleasă a fost cea indicată de către reprezentanţii Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Clasele 1-34 sunt clase de producţie şi clasele NISA 35-45 sunt clase de comerţ deci alegaţiile reclamantei ca ar fi făcut în mod suspect alegerea clasei NISA 35, nu se susţin şi sunt simple supoziţii. Instanţa de apel menţionează ca acest lucru este irelevant. În rejudecare, instanţa nu s-a pronunţat pe tema susţinerilor reclamantei şi acuzaţiilor ca a ales intenţionat clasa respectivă, dar raportul documentar are în vedere mărcile înregistrate şi dovedeşte ca la data înregistrării mărcii nu cunoştea faptul că aceasta era utilizată şi nici folosită.
2. Instanţa de fond invocă faptul că se importaseră în România produse marca G. - în asemenea măsură încât acestea trebuiau cunoscute de către recurent. În fapt recurentul nu ştia despre produsele respective, reprezentantul recurentului nu lucrase în domeniu. Faptul că maşinile de îngheţată G. au semnul D., este prea puţin relevant în situaţia de faţă întrucât marca promovată a fost G. nu D. Pe piaţa româneasca nu existau maşini D. - sau nu existau în mod semnificativ ci erau prezentate G.
La procesul de acţiune în contrafacere de la Tribunalul Sibiu, reclamanţii au recunoscut ca într-o perioadă de 5 ani au comercializat numai 3 maşini de îngheţată cu marca G. şi submarca D. în România şi atunci ce înseamnă că este de tradiţie.
3. Instanţa de fond cât şi instanţa de apel în prima judecare menţionează că avea obligaţia să prospecteze piaţa ca să nu încalce alte drepturi anterioare, fără a menţiona vreo dispoziţie legală în acest sens. A făcut cercetarea documentara la OSIM privind semnul în litigiu. Mai mult, la data respectivă internetul nu era aşa de dezvoltat ca în prezent iar căutarea pe internet era foarte puţin dezvoltată.
Instanţa de fond a reţinut greşit ca marca D. ar fi fost marca de tradiţie în producţia de maşini de îngheţată, fiind de fapt vorba de marca G. Marca D. în 2007 nu era deloc cunoscută în România.
4. Referitor la faptul ca se reiterează faptul ca apar menţiuni pe site-ul recurentei ce fac referire la alţi competitori, a depus la dosarul cauzei dovezi prin care a arătat ca respectivele menţiuni apar din anul 2011 deci nu din anul 2007, neputând face dovada relei-credinţe la momentul depunerii.
5. Faptul ca a depus ulterior noi cereri la OSIM şi OHIM nu relevă decât că a vrut să îşi apere dreptul existent, întrucât reclamanta a spus ca recurenta a înregistrat numai pe clasa 35 Nisa.
6. Nici prima instanţă de fond şi nici instanţa de apel nu au făcut referire la actele de comercializare a mărcii D. de către societatea recurentă de-a lungul timpului şi mai ales după înregistrarea mărcii.
Recurenta a avut o activitate economică continuă şi substanţială privind comercializarea de maşini de îngheţată D. cu mult peste ceea ce susţin intimaţii ca ar fi avut prin maşinile de îngheţată D., importate din Italia. Astfel, recurenta a fost de buna-credinţă şi a efectuat acte de comercializare corecte şi continue, încercând astfel să dea substanţă şi greutate înregistrării mărcii sale la OSIM.
Deşi instanţa menţionează că a depus acte noi prin care a justificat alegerea semnului D. solicitate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, nu le-a analizat. Aceste acte sunt reprezentate de denumirea, semnul utilizat, corespondenţa cu partenerul chinez.
Nu este reală susţinerea instanţei de apel că ar fi trebuit să facă dovada că a fost contactat de partenerul chinez, întrucât nu au susţinut că s-a întâmplat acest lucru. Recurenta l-a contactat pe partenerul chinez după ce a trimis mai multe oferte mai multor parteneri şi a ales preţul cel mai mic. Denumirea mărcii D. a ales-o după ce a ales şi furnizorul din China. Etichetarea maşinilor de îngheţată cu un curcubeu nu le aparţine, pe maşinile importate aflându-se deja acest semn. De altfel, au înregistrat la OSIM marca D. iar nu curcubeul, care astfel nu are relevanţă în cauză.
Intimata a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia nulităţii recursului, iar pe fond a cerut respingerea recursului ca nefondat.
Înalta Curte a considerat fondat recursul pentru considerentele expuse mai jos.
Excepţia nulităţii recursului a fost respinsă întrucât, astfel cum va rezulta din analiza criticilor dezvoltate de recurentă, acestea pot fi încadrate, conform art. 306 alin. (3) C. proc. civ., în dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ.
În ceea ce priveşte dispoziţiile legale încălcate de instanţa de apel, se vor avea în vedere în principal prevederile art. 315 alin. (1) C. proc. civ. şi cele referitoare la condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a se ajunge la concluzia existenţei relei-credinţe la înregistrarea unei mărci, aşa cum a fost dezvoltat conţinutul acestora în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
Nu se poate reţine apărarea intimatelor în sensul că ar fi intrat în puterea de lucru judecat prezumţiile reţinute de către instanţa de apel privind cunoaşterea semnului opus şi de rea-credinţă, având în vedere că recurentul a formulat critici exprese tocmai cu privire la reţinerea unor elemente care au stat la baza acestor prezumţii, în recurs fiind criticat şi faptul că instanţa de apel nu a reţinut în justificarea creării mărcii denumirea partenerului chinez în cadrul căreia se afla cuvântul "D." şi faptul că a reţinut un element nerelevant, curcubeul aplicat pe maşinile de îngheţată.
Recurenta pârâtă C. S.R.L. este titulara mărcii naţionale individuale, verbale D., înregistrată la 2.07.2007 (data de depozit, potrivit extrasului OSIM aflat la dosar). Marca este înregistrată pentru clasa 35 [import, regruparea în avantajul terţilor a maşinilor de îngheţată (cu excepţia transportului lor), permiţând consumatorilor să le vadă şi să le cumpere comod].
Prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat anularea mărcii pentru înregistrarea cu rea-credinţă.
Prezumţia de bună-credinţă este valabilă până în momentul furnizării unei dovezi contrarii (Hotărârea din 13 februarie 2012, T-136/11, "Pelikan", punctul 57).
Aşa cum s-a reţinut în deciziile de casare anterioare, pentru a afla dacă titularul a dat dovadă de rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii în cauză, trebuie să se efectueze o evaluare globală în care să fie luate în considerare toate elementele relevante ale cazului individual.
În aceleaşi decizii s-a făcut trimitere la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în materie, în special C-529/07, "Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli", care a oferit unele orientări cu privire la modul de interpretare a acestei noţiuni.
În jurisprudenţă s-au distins trei factori cumulativi ca fiind deosebit de relevanţi pentru a indica existenţa relei-credinţe la înregistrarea unei mărci:
- identitate sau similaritate între semne care poate genera confuzie;
- cunoaşterea utilizării unui semn identic sau similar până la confuzie pentru produse sau servicii identice sau similare;
- intenţia neloială a titularului mărcii.
În ceea ce priveşte primul factor, similaritatea între semne care poate genera confuzie, recurentul nu contestă existenţa în cauză a acestuia, determinat în principal de faptul că semnul folosit de către reclamante pentru a identifica unul dintre modelele de maşini de îngheţată vândute sub marca principală G. şi marca înregistrată de către pârâtă, care face obiectul prezentului litigiu, au în comun elementul verbal "D.", aflat în poziţie iniţială.
Faptul că semnele sunt identice sau similare până la confuzie nu este, în sine, suficient pentru a demonstra reaua-credinţă (referitor la identitate, Hotărârea din 1 februarie 2012, T-291/09, "Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL", punctul 90).
Referitor la factorul cunoaşterii utilizării unui semn identic sau similar până la confuzie pentru produse sau servicii identice sau similare sunt de reţinut următoarele.
În cadrul recursului nu se contestă faptul că serviciile din clasa 35 [importul şi regruparea în avantajul terţilor a maşinilor de îngheţată (cu excepţia transportului lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le cumpere comod], pentru care a fost înregistrată marca în cauză, sunt similare maşinilor de îngheţată, produse pe care a fost aplicat semnul în cauză de către reclamante.
Referitor la cunoaşterea utilizării unui semn identic sau similar până la confuzie în jurisprudenţă s-a reţinut că această condiţie este îndeplinită dacă titularul mărcii cunoaşte sau trebuie să fi cunoscut utilizarea de către un terţ a unui semn identic sau suficient de similar pentru a crea confuzie pentru produse sau servicii identice sau similare.
Cunoaşterea există, de exemplu, atunci când părţile s-au aflat într-o relaţie de afaceri, în timp ce cunoaşterea se poate presupune că există ("trebuie să fi cunoscut") pe baza, printre altele, a cunoaşterii generale a sectorului economic în cauză, care ar putea fi dedusă în special din durata de utilizare.
Cu cât este mai îndelungată utilizarea unui semn, cu atât este mai probabil ca titularul mărcii să fi avut cunoştinţă de aceasta (Hotărârea din 11 iunie 2009, C-529/07, "Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli", punctul 39).
În speţă, din probele administrate instanţa de apel nu a ajuns la concluzia existenţei unei dovezi directe a cunoaşterii de către titularul mărcii în cauză a semnului folosit de către reclamante, astfel că s-a pus problema furnizării unor elemente de probă care să ducă la concluzia că semnul D. utilizat de către reclamante pentru maşini de îngheţată atinsese în România o cunoaştere generală în sectorul economic care ar putea fi dedusă din aceea că semnul ar fi fost utilizat pe o perioadă îndelungată, astfel încât să fundamenteze probabilitatea ca titularul mărcii să fi avut cunoştinţă de acesta.
Instanţa de apel a avut în vedere la analiza atât a existenţei acestui factor, cât şi a intenţiei neloiale la înregistrarea mărcii, faptul că pe maşinile de îngheţată, atât ale reclamantelor, cât şi cele comercializate de către pârât apărea şi semnul grafic al unui curcubeu.
Din cele reţinute chiar de către curtea de apel recurenta-pârâtă C. S.R.L. este titulara mărcii naţionale individuale, verbale D., înregistrată la 2.07.2007, iar marca a fost înregistrată pentru clasa 35 [import, regruparea în avantajul terţilor a maşinilor de îngheţată (cu excepţia transportului lor), permiţând consumatorilor să le vadă şi să le cumpere comod].
Ca atare, în componenţa mărcii a cărei anulare se solicită, aşa cum a fost înregistrată, nu intră elementul figurativ curcubeu, iar marca nu a fost înregistrată pentru produsul maşini de îngheţată. Pârâta nu este producătorul maşinilor de îngheţată comercializate, aşa cum de altfel s-a reţinut în motivarea instanţei de apel. Or, decizia de amplasare a elementelor grafice pe produs aparţine de regulă producătorului iar nu vânzătorului, iar instanţa de apel nu a menţionat existenţa unor probe în sensul că această decizie ar fi fost preluată de către pârât.
Prezumţiile sunt consecinţe logice pe care legea sau judecătorul le trage dintr-un fapt cunoscut cu privire la un fapt necunoscut. Chiar şi prezumţiile judecătoreşti trebuie să se întemeieze, potrivit art. 1203 C. civ., pe un fapt cunoscut, probat. Judecătorul nu trebuie să se pronunţe decât întemeindu-se pe prezumţii care sa aibă o greutate şi puterea de a naşte probabilitatea.
În consecinţă, prin raportare la prevederile art. 1203 C. civ., acest element a fost în mod nelegal luat în considerare de către instanţa de apel la aprecierea existenţei celor doi factori menţionaţi anterior.
Mai este de menţionat că instanţa de apel a reţinut că "pentru soluţionarea acţiunii în anulare prezintă relevanţă probatorie cu precădere dovezile de comercializare (promovare, ofertare, vânzare, distribuţie) pe teritoriul României, numai acestea justificând probabilitatea cunoaşterii de către apelantă a utilizării semnului D. pe teritoriul României".
Instanţa de apel a ajuns la concluzia probabilităţii ca titularul mărcii să fi avut cunoştinţă de semnul "D." folosit în România de către reclamante pentru maşinile de îngheţată bazându-se pe criteriul duratei utilizării semnului anterior depunerii cererii de înregistrare a mărcii de către recurenta pârâtă.
Prin deciziile pronunţate în apel în fazele anterioare a litigiului s-a reţinut iniţial notorietatea semnului opus de către reclamante, şi apoi un grad suficient de cunoaştere în cadrul sectorului economic respectiv, dar aceste decizii au fost casate şi sub aspectul acestor reţineri, pe motivul că instanţele nu au analizat corespunzător probele administrate în cauză pentru a ajunge la aceste concluzii, făcând o apreciere generică a acestora, fără o analiză concretă în vederea susţinerii soluţiei adoptate.
Pentru a ajunge la concluzia utilizării serioase a semnului D. pentru promovarea maşinilor de îngheţată D., de către cele două intimate, pe o perioadă de aproximativ 2 ani anterior înregistrării mărcii a cărei anulare se cere, utilizare pe care a apreciat-o având intensitatea şi durata aptă să fundamenteze prezumţia de cunoaştere de către apelantă a acesteia (cf. hotărârea Lindt, par. 39), instanţa de apel a reţinut următoarele acte de folosire:
- pentru anul 2005 un seminar de gelaterie, la care au fost prezentate şi maşini de îngheţată purtând semnul D., scris cu roşu în stilul olograf, seminar despre care în prima decizie de casare s-a reţinut că secţiunea de prezentare de utilaje de gelaterie din anul 2005 se referă la utilajele "G." şi o oferta de vânzare;
- pentru anul 2006 "seminarul de gelaterie" din perioada 1.03.2006 - 2.03.2006 ("G. gelato university"), unde au fost prezentate maşini de îngheţată purtând semnul D., scris cu roşu în stilul scrierii olografe, în partea de sus a panoului maşinii de îngheţată şi trei oferte de vânzare.
S-a mai reţinut existenţa unor materiale publicitare în revista (...), numărul din iulie - august 2006. Dar întrucât s-a reţinut totodată că publicitatea a avut loc în baza contractului de publicitate din 13.12.2006 încheiat de intimata A. S.R.L. pentru publicitate în revista (...), este incert dacă numărul a apărut în 2006 la sfârşitul anului sau în 2007.
Cu privire la revistele de publicitate, în prima decizie de casare s-a reţinut că s-au reliefat fotografiile unor "echipamente şi utilaje pentru industria alimentară" în special maşini de îngheţată "G.", semnul "D." fiind greu de distins sau aproape imposibil de distins. Curtea de apel a reţinut din aceleaşi extrase că semnul "D." era "suficient de vizibil.
- pentru perioada ianuarie - iunie 2007, anterioară înregistrării mărcii în cauză, un seminar de gelaterie în februarie, materiale publicitare în revista (...) pentru numerele din martie, aprilie, mai, contractul de publicitate pentru anunţuri în revista I. pentru perioada februarie - iulie, facturi ce atesta vânzarea a nouă maşini de îngheţată către cinci comercianţi.
În ceea ce priveşte utilizarea serioasă a semnului în cauză, sunt relevante criteriile folosite pentru determinarea utilizării serioase a unei mărci în cazul decăderii pentru neutilizare.
Indicaţiile şi elementele de probă care să ateste utilizarea constau în specificaţii privind locul, durata, amploarea şi natura utilizării.
În plus, în ceea ce priveşte durata utilizării, pentru a fundamenta probabilitatea de cunoaştere a semnului de către titularul mărcii cu privire la care se cere anularea pentru rea-credinţă, aceasta trebuie să fie îndelungată. Cu cât este mai îndelungată utilizarea unui semn, cu atât este mai probabil ca titularul mărcii să fi avut cunoştinţă de aceasta (Hotărârea din 11 iunie 2009, C-529/07, "Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli", punctul 39).
Numai o utilizare suficient de îndelungată poate duce la concluzia unei cunoaşteri generale a semnului pe piaţa relevantă.
În speţă, având în vedere elementele de probă reţinute de către instanţa de apel pentru anii 2005 (un seminar şi o ofertă de vânzare) şi 2006 (un seminar şi trei oferte de vânzare) şi acestea centrate în principal pe un alt semn, G., nu se poate reţine o amploare şi o natură a utilizării mărcii care să ducă la concluzia unei utilizări serioase.
Ca atare, această perioadă a fost avută în vedere în mod nelegal de către instanţa de apel la stabilirea duratei utilizării.
Or, utilizarea semnului pentru perioada ianuarie- iunie 2007, cu aproximativ 6 luni înainte de înregistrarea mărcii în cauză, chiar dacă ar fi considerată serioasă raportat la amploarea şi natura utilizării, nu poate fi considerată o utilizare îndelungată, care să ducă la concluzia unei cunoaşteri generale a semnului pe piaţa relevantă şi astfel la fundamentarea probabilităţii ca şi titularul mărcii în cauză să fi cunoscut această utilizare.
În consecinţă, acest factor cumulativ al cunoaşterii utilizării semnului opus, relevant pentru a indica existenţa relei-credinţe la înregistrarea unei mărci a fost în mod nelegal reţinut ca existent în cauză.
Chiar dacă ar fi considerat îndeplinit criteriul cunoaşterii utilizării semnului opus, cunoaşterea în sine nu este suficientă pentru a susţine o constatare a relei credinţe (Hotărârea din 11 iunie 2009, C-529/07, "Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli", punctele 40, 48 şi 49).
De exemplu, nu poate fi exclus ca, în cazul în care mai mulţi producători utilizează, pe piaţă, pentru produse identice sau similare, semne identice sau similare, care ar putea crea confuzie cu semnul pentru care se solicită înregistrarea, titularul mărcii să urmărească prin înregistrarea semnului un obiectiv legitim.
În speţă, recurentul pârât a justificat înregistrarea mărcii prin aceea că încheiase contractul cu firma chineză şi voia să-şi protejeze afacerea faţă de eventualii concurenţi care ar fi vrut să introducă pe piaţă aceleaşi produse.
În ceea ce priveşte al treilea factor cumulativ relevant pentru a indica existenţa relei-credinţe la înregistrarea unei mărci, aşa cum s-a reţinut în deciziile de casare anterioare, intenţia neloială a titularului mărcii la data înregistrării mărcii a cărei anulare se cere este un factor subiectiv, care trebuie determinat prin raportarea la circumstanţe obiective (Hotărârea din 11 iunie 2009, C-529/07, "Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli", punctul 42).
Cu privire la acest factor instanţa de apel a reţinut că s-a făcut dovada în cauză că recurenta pârâtă "nu a înregistrat o marcă de blocaj (doar) în scopul de a elimina de pe piaţă societăţile intimate, în calitatea acestora de concurente pe piaţa de distribuţie a maşinilor de îngheţată către mici comercianţi şi consumatori finali, existând şi finalitatea utilizării semnului de către apelantă", dar că recurenta ar fi înregistrat marca în cauză totuşi cu intenţia eliminării concurenţei, a aproprierii unei denumiri cunoscute şi dezvoltării, pe acest temei, a propriei afaceri constând în importul din China a unor maşini de îngheţată etichetate şi denumite cvasiidentic sau în orice caz foarte similar.
Pentru a ajunge la această concluzie instanţa de apel s-a bazat pe următoarele elemente reţinute din probele administrate:
1. Faptul că elementul verbal "D." ar fi fantezist pentru a desemna maşini de îngheţată şi servicii legate de maşinile de îngheţată, fapt ce ar demonstra că recurenta nu se putea gândi la înregistrarea acestei mărci pentru aceste servicii decât dacă ar fi cunoscut intenţia de a intra pe piaţă a reclamantelor cu maşinile de îngheţată comercializate şi sub acest semn.
Totuşi, în acelaşi timp instanţa de apel a reţinut că s-a dovedit de către recurent susţinerea sa în sensul că denumirea partenerului chinez includea particula "D." ["S-au depus ordine de plată cu privire la plăţile efectuate de apelantă în perioada 2007 - 2010 către societatea chineză D. Trading LTD "] şi că "apelanta a importat maşini de îngheţată etichetate D. încă din anul 2007", elemente de unde s-ar fi putut inspira pentru a-şi înregistra marca "D.", evaluare probatorie care a fost dispusă în mod expres de către instanţa de recurs prin prima Decizie de casare nr. 3426 din 3 decembrie 2014.
Ca atare, raportat la această situaţie de fapt considerată probată, concluzia nu mai poate fi în sensul certitudinii faptului că recurentul nu avea de unde să se inspire pentru crearea mărcii din altă parte decât de la produsele comercializate de către reclamante.
2. Faptul că într-un material publicitar postat pe propriul site în 2011 recurenta «s-a raportat conştient la "afacerile concurente" cu maşini de îngheţată de (pretinsă, în opinia sa) provenienţă europeană - de unde rezultă că le cunoştea - şi, prin înregistrarea mărcii foarte similare cu semnul anterior, a urmărit excluderea intimatelor de pe piaţa relevantă.»
Cu privire la acest material publicitar din 2011, prin Decizia de casare nr. 1523/10. 10.2017 s-a dispus instanţei de apel să aibă în vedere şi apărările recurentei pârâte, între care şi cele prin care susţine că raportarea la alte firme se face la o anumită distanţă din momentul înregistrării mărcii, în condiţiile în care intenţia neloială trebuie stabilită ca fiind existentă la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii.
Este adevărat că, raportat la acest moment de referinţă pentru stabilirea măsurii în care titularul mărcii a dat dovadă de rea-credinţă, care este data depunerii cererii de înregistrare, faptele şi dovezile anterioare datei de depunere pot fi luate în considerare pentru a interpreta intenţia titularului la data depunerii mărcii (în special, existenţa deja a unei înregistrări a mărcii într-un stat membru, condiţiile în care această marcă a fost creată şi modul în care este utilizată de la data creării), în aceeaşi măsură în care faptele şi dovezile ulterioare datei de depunere pot fi utilizate uneori pentru a interpreta intenţia titularului la data depunerii mărcii, în special atunci când trebuie să se stabilească dacă titularul a utilizat marca de la înregistrare.
În acest context, un mesaj publicitar postat pe propriul site la patru ani de la înregistrarea mărcii a cărei anulare se cere, fiind mult prea îndepărtat în timp, nu poate reprezenta nici un indiciu cu privire la reaua credinţă a titularului mărcii cu privire la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii.
Faptul că în acest mesaj publicitar recurenta «s-a raportat conştient la "afacerile concurente" cu maşini de îngheţată de (pretinsă, în opinia sa) provenienţă europeană» poate fi un indiciu că le cunoştea în 2011, iar nu în urmă cu 4 ani, atâta timp cât nu se susţine că s-a afirmat acest lucru expres.
3. Faptul că recurenta ar fi preluat tot către anul 2011 pe partea din faţă a maşinilor de îngheţată comercializate desenul unui curcubeu şi a unei îngheţate stilizate ale cărei margini poartă culorile curcubeului.
Pe lângă aceea că anul 2011 este un moment mult prea îndepărtat în timp, aşa cum s-a menţionat la analiza factorului cunoaşterii semnului similar până la confuzie, acest fapt nici nu este relevant cu privire la stabilirea intenţiei recurentului la data depunerii mărcii spre înregistrare întrucât în componenţa mărcii a cărei anulare se solicită, aşa cum a fost înregistrată, nu intră elementul figurativ curcubeu, iar marca nu a fost înregistrată pentru produsul maşini de îngheţată. Pârâta nu este producătorul maşinilor de îngheţată comercializate, aşa cum de altfel s-a reţinut în motivarea instanţei de apel. Or, decizia de amplasare a elementelor grafice pe produs aparţine de regulă producătorului iar nu vânzătorului, iar instanţa de apel nu a menţionat existenţa unor probe în sensul că această decizie ar fi fost preluată de către pârât.
4. Distribuţia maşinilor de îngheţată D. de către intimatele-reclamante în perioada 2005 - 2007 pe piaţa relevantă, a distribuitorilor de maşini de îngheţată şi a publicului interesat de astfel de maşini, în general, care ar fundamenta prezumţia de cunoaştere a folosirii anterioare a semnului de către intimate.
Acest element nu poate fi reţinut ca factor obiectiv pentru a deduce intenţia neloială la depunerea cererii de înregistrare a mărcii având în vedere că, aşa cum s-a reţinut mai sus, instanţa de apel a reţinut nelegal îndeplinirea condiţiei cunoaşterii semnului opus.
5. Faptul că, deşi nu există o veritabilă obligaţie de informare, un comerciant onest şi diligent este prezumat a cunoaşte operatorii economici relevanţi de pe piaţa pe care intenţionează să acţioneze, întrucât interesul desfăşurării unei activităţi proprii va determina în mod natural şi o atenţie sporită dată respectivului domeniu.
Acest aspect nu poate fi reţinut ca o circumstanţă obiectivă care să stea la baza stabilirii intenţiei neloiale a titularului mărcii la data depunerii spre înregistrare a mărcii în cauză având în vedere că în Decizia de casare nr. 3426 din 3 decembrie 2014 s-a reţinut că simpla culpă (lipsă de diligenţă în acţiunile întreprinse) nu poate avea semnificaţia relei-credinţe, raportat la cele reţinute de către instanţa de apel în primul ciclu procesual în sensul că «este exclus ca pârâta să nu fi cunoscut marca "D." deoarece trebuia/putea să valorifice site-uri de specialitate».
În consecinţă, circumstanţele reţinute de către instanţa de apel nu pot fi apreciate drept circumstanţe obiective care să stea la baza deducerii intenţiei neloiale a titularului mărcii la data depunerii acesteia spre înregistrare, în sensul "înregistrării mărcii în cauză cu intenţia eliminării concurenţei, a aproprierii unei denumiri cunoscute şi dezvoltării, pe acest temei, a propriei afaceri constând în importul din China a unor maşini de îngheţată" purtând un semn similar celui opus. O astfel de concluzie a instanţei de apel încalcă astfel şi prevederile art. 1203 C. civ., la care aceasta s-a raportat expres.
Prezumţia de bună-credinţă este valabilă până în momentul furnizării unei dovezi contrarii (Hotărârea din 13 februarie 2012, T-136/11, "Pelikan", punctul 57). Ţinând cont de acest aspect, recurenta pârâtă nu avea nicio obligaţie să probeze circumstanţele în care a ajuns să importe maşinile de îngheţată din China şi modul cum l-a ales pe partenerul de afaceri chinez.
În consecinţă, în speţă nu sunt îndeplinite condiţiile cumulative pentru a se constata înregistrarea mărcii în cauză cu rea-credinţă, acţiunea fiind astfel neîntemeiată prin raportare la prevederile art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E
Respinge excepţia nulităţii recursului, invocată de intimatele-reclamante S.C. H. S.R.L. şi S.C. B. S.R.L.
Admite recursul declarat de pârâta S.C. C. S.R.L. împotriva Deciziei civile nr. 529A din data de 9 mai 2018, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.
Modifică decizia, în sensul că admite apelul declarat de apelanta-pârâtă S.C. C. S.R.L. împotriva Sentinţei civile nr. 1980 din data de 1 noiembrie 2012 pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă.
Schimbă în parte sentinţa, în sensul că respinge acţiunea ca neîntemeiată.
Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei.
Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 9 octombrie 2018.
Procesat de GGC - NN