Deliberând, în condiţiile art. 395 C. proc. civ., asupra recursului de faţă, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti. secţia a III-a civilă, la data de 26 octombrie 2016, reclamanta A. a formulat acţiune în contrafacere în contradictoriu cu pârâta Raw'z Vegan C. SRL, solicitând pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună obligarea acesteia să înceteze, de îndată, pe teritoriul României, folosirea în cadrul activităţii sale a denumirii "B." cu privire la produse şi servicii din clasele 29, 30, 31, 32 şi 43 (conform clasificării de la Nisa), să îşi retragă, de îndată, de pe piaţa românească toate produsele din clasele 29, 30, 31, 32 (conform clasificării de la Nisa) care poartă denumirea "B.", precum şi la plata cheltuielilor de judecată.
Prin Sentinţa civilă nr. 229 din 21 februarie 2017, Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă, a admis cererea şi a obligat pârâta să înceteze, de îndată, pe teritoriul României, folosirea în cadrul activităţii sale a denumirii "B." cu privire la produse şi servicii din clasele 29, 30, 31, 32 şi 43 şi să îşi retragă, de îndată, de pe piaţa românească toate produsele din clasele 29, 30, 31, 32 care poartă denumirea "B.", precum şi la plata către reclamanta cheltuielilor de judecată în suma de 3.900 RON.
Prin Decizia nr. 344A din data de 21 martie 2018, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a respins, ca nefondat, apelul formulat de pârâtă, aceasta fiind obligată la plata sumei de 3.570 RON cheltuieli de judecată către intimată.
Împotriva deciziei de apel a declarat recurs pârâta Raw’z Vegan C. SRL, invocând dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. şi formulând următoarele motive:
1. Decizia de apel a fost pronunţată cu încălcarea şi aplicarea greşită a normelor de drept material incidente în cauză, respectiv art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 84/1998, precum şi cu interpretarea greşită a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Directiva nr. 89/104/CEE.
La data de 5 august 2016, sub nr. x, recurenta a constituit depozitul reglementat, iar în urma parcurgerii procedurii prevăzute de Legea nr. 84/1998 a fost eliberat Certificatul de înregistrare a mărcii nr. 146866 pentru marca "RAW’Z raw vegan C." cu elemente figurative, pentru clasa de produse şi servicii 43 ("Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite de cofetărie şi gelaterie, servicii de catering, servicii oferite de cafenele, patiserii, restaurante"), cu o durată de protecţie de 10 ani, până la data de 5 august 2026, cu posibilitatea reînnoirii valabilităţii acesteia.
Prin soluţia menţinută de instanţa de apel, recurenta este lipsită de prerogativele conferite de propriul drept la marcă, iar aceasta ar fi golită de conţinut fără a fi anulată, fiind lipsită de eficacitate nu doar faţă de reclamantă, ci şi faţă de terţi.
Dând curs acestei interpretări a legii, s-ar ajunge la situaţia absurdă în care intimata ar deţine monopolul sintagmei "B.", care desemnează o categorie de alimente netratate termic şi provenite din surse vegetale (non-animale), termen cunoscut consumatorului avizat, provenit din cuvântul "raw" (însemnând "crud" în limba engleză), iar toţi ceilalţi comercianţi de astfel de alimente B. ar trebui să înceteze orice activitate legată de această categorie de produse sau să le dea o altă denumire decât cea de "B.", ori să le comercializeze fără a descrie ce reprezintă.
2. Ambele instanţe au apreciat greşit asupra situaţiei de fapt şi de drept dedusă judecăţii, întrucât nu este vorba despre un caz clasic de contrafacere a mărcii înregistrate "B. E.", întrucât recurenta este titulara Certificatului de înregistrare a mărcii Nr. x pentru marca "RAW’Z raw vegan C.", eliberat ulterior certificatului de înregistrare a mărcii nr. x deţinut de reclamantă, fără a exista o opoziţie din partea vreunei persoane interesate, conform Legii nr. 84/1998.
Mărcile în litigiu nu sunt identice, cum în mod eronat a reţinut instanţa de apel, ci există elemente de diferenţiere, ce au fost analizate comparativ de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci la eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii.
Astfel, în ceea ce priveşte clasele protejate, intimata deţine marca înregistrată pentru clasele: 29 - fructe şi legume conservate, congelate, uscate; uleiuri şi grăsimi comestibile (vegetale); 30 - ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; preparate din cereale; cofetărie; miere; sare, muştar, oţet, sosuri (condimente); 31- fructe proaspete şi legume; seminţe, plante şi flori naturale; 32 - băuturi şi sucuri din fructe; 43 - restaurante, iar recurenta foloseşte marca numai pentru clasa 43 de produse şi servicii (servicii de alimentaţie publică, servicii oferite de cofetărie şi gelaterie, servicii de catering, servicii oferite de cafenele, patiserii, restaurante).
Culorile revendicate sunt diferite, întrucât intimata are culorile alb, negru, verde şi roşu, pe când recurenta foloseşte pe ambalajele produselor de cofetărie comercializate culoarea magenta (siclam), fiind depuse la dosar materiale grafice promoţionale din aceste ambalaje.
Totodată, în ceea ce priveşte sintagma "B.", intimata are în denumirea mărcii particula RAWZ (ce este scrisă legat şi cu lit. A) reprezentată ca o săgeată colorată, cu vârful îndreptat în sus), iar recurenta are particula RAW'Z (scrisă cu apostrof şi cu un font total diferit).
Există astfel suficiente elemente de diferenţiere, menite să înlăture un eventual risc de confuzie în rândul consumatorilor, risc ce a fost reţinut, în mod greşit, de către instanţele de judecată.
3. Ambele instanţe fac abstracţie de denumirea completă a celor două mărci, reţinând în mod greşit, în ceea ce priveşte marca deţinută de recurentă, că "din punct de vedere fonetic şi vizual, există similaritate între cele două semne, elementul comun în ambele mărci este sintagma «RAWZ raw vegan», iar cuvintele care le diferenţiază sunt «food.delivered» şi «cakes», care sunt descriptive şi nu pot reprezenta elemente care să elimine riscul de confuzie" şi, prin urmare, "funcţia esenţială a mărcii este afectată de existenţa produselor pârâtei cu denumirea identică sau similară mărcii reclamantei".
În realitate, recurenta foloseşte întotdeauna denumirea completă a mărcii pe toate produsele comercializate, respectiv «RAW’Z raw vegan cakes», împreună cu semnul grafic ce reprezintă un tort/prăjitura, astfel cum s-a făcut dovada cu facturile emise şi cu ambalajele utilizate.
4. Intimata reclamantă a indus în eroare instanţa de fond şi de apel, prezentând în mod nereal situaţia de fapt cu privire la pretinsa atingere adusă mărcii acesteia, prin folosirea mărcii «RAW’Z raw vegan cakes» de către recurentă.
Astfel, aşa cum s-a arătat, recurenta deţine un punct de lucru în cadrul Centrului Comercial "F." şi comercializează produse de tip "raw vegan" direct publicului consumator de astfel de produse de cofetărie, pe când marca intimatei este folosită de firma G. SRL numai pentru comenzi prin internet, fără a deţine vreun magazin/punct de desfacere.
Această situaţie nu constituie un act de concurenţă directă şi nu conduce la un risc de confuzie în rândul consumatorilor, atât timp cât recurenta nu a intervenit în vreun fel asupra denumirii platformei sau a site-ului prin intermediul căruia se efectuează comenzile de către cumpărătorii fideli ai societăţii G. SRL.
Prin urmare, nu este îndeplinită condiţia ca utilizarea mărcii recurentei să aducă atingere sau să fie susceptibilă de a aduce atingere funcţiei esenţiale a mărcii intimatei (de a garanta consumatorilor provenienţa produselor sau a serviciilor), nefiind identitate în ceea ce priveşte modalitatea de distribuire a acestor bunuri sau de prestare a serviciilor.
În consecinţă, faţă de modalităţile diferite de distribuire a produselor, riscul de confuzie între cele două mărci din partea consumatorilor este inexistent.
Intimata reclamantă a formulat întâmpinare, prin care, pe lângă solicitarea de respingere a recursului ca nefondat, s-a invocat şi nulitatea cererii de recurs, cu motivarea că aceasta nu este susceptibilă a fi încadrată în dispoziţiile art. 488 C. proc. civ.. în condiţiile în care reproduce cererea de apel, fără a cuprinde critici concrete privind judecata realizată de instanţa de apel.
Prin raportul întocmit în cauză s-a reţinut că cererea de recurs cuprinde şi critici care vizează decizia de apel, iar prin încheierea din şedinţa publică din 12 februarie 2019 recursul a fost admis în principiu.
Înalta Curte constată că recursul este nefondat, în considerarea argumentelor ce succed:
1. În domeniul acţiunii în contrafacere, ce face obiectul dosarului, Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice prevede că înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii (art. 36 alin. (1), titularul acesteia putând cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său, un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă.
Dispoziţiile naţionale au corespondent în Directiva 2008/95 a Parlamentului European şi a Consiliului de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci (Directiva 2008/95/CE), în care la art. 5 alin. (1) lit. b) se prevede că marca înregistrată conferă titularului său drepturi exclusive, titularul fiind îndreptăţit să interzică oricărui terţ să folosească, fără acordul său, în cadrul comerţului, un semn pentru care, din cauza identităţii sau a similitudinii sale cu marca şi din cauza identităţii sau a similitudinii produselor sau serviciilor aflate sub incidenţa mărcii şi a semnului, există în mintea publicului un risc de confuzie care conţine riscul de asociere între semn şi marcă - directivă care a înlocuit Directiva 89/104, în aceeaşi materie, indicată prin cererea de recurs.
Instanţa de apel a făcut aplicarea acestor norme, constatând că formularea unei acţiuni în contrafacere şi efectele acesteia nu sunt înlăturate de înregistrarea ca marcă a semnului incriminat, făcând aplicarea în acest sens a jurisprudenţei relevante a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, sau de lipsa unei opoziţii în procedura administrativă din faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
Astfel, conturând rolul instanţei naţionale, de a asigura interpretarea dreptului naţional într-o manieră conformă cu directiva, astfel cum aceasta a fost interpretată, de aşa manieră încât întregul efect util al directivei să fie asigurat, şi constatând că Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice nu este contrară Directivei nr. 2008/95, ci dimpotrivă, conţine dispoziţii corespondente acesteia, instanţa de apel a făcut referire la cauza C-491/14 (în soluţionarea căreia s-a făcut trimitere şi la hotărârea pronunţată în cauza C-561/11), în care s-a statuat că art. 5 alin. (1) din Directiva 2008/95/CE trebuie interpretat în sensul că dreptul exclusiv al titularului unei mărci de a interzice oricărui terţ utilizarea în comerţ a semnelor identice sau similare cu marca sa îl include pe terţul titular al unei mărci ulterioare, fără a fi necesară declararea prealabilă a nulităţii acestei din urmă mărci.
În acelaşi context nu a fost primită nici obiecţia conform căreia prin admiterea cererii în contrafacere împotriva titularului mărcii ulterioare acesta din urmă ar fi lipsit de prerogativele conferite de propriul drept la marcă, iar aceasta ar fi golită de conţinut fără a fi anulată, considerându-se că marca ulterioară este lipsită de eficacitate (cel puţin) faţă de reclamantă, chiar fără a fi anulată, fie până la data anulării efective, fie până la data la care titularul mărcii anterioare îşi dă, eventual, consimţământul pentru folosirea în anumite condiţii a mărcii ulterioare, dacă s-ar ajunge la o tranzacţie asupra acestei chestiuni.
Totodată, în ce priveşte chestiunile de ordin procedural, s-a reţinut că faptul că marca pârâtei a fost înregistrată fără verificarea cerinţelor art. 6 de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci se datorează împrejurării că motivul în cauză este relativ şi nu a fost formulată vreo opoziţie de către intimată sau de către altă persoană interesată, iar omisiunea formulării opoziţiei nu are relevanţă, oricum, în judecarea acţiunii în contrafacere.
Se observă că prin cererea de recurs nu s-au formulat motive de nelegalitate, cum impune art. 486 alin. (1) lit. d) C. proc. civ., aceasta rezumându-se la reluarea apărărilor formulate prin cererea de apel, cu sublinierea distinctă în sensul că şi instanţa de apel a apreciat în mod greşit că în speţă este un caz clasic de contrafacere, fără a se contura critici privind argumentele din decizie prin care s-a înlăturat critica de apel similară formulată relativ la sentinţa primei instanţe - decizia de apel fiind cea care este cenzurată pe calea recursului, conform art. 483 alin. (1) C. proc. civ.
Analiza protecţiei juridice a mărcii deţinută de intimata reclamantă, inclusiv din perspectiva nivelului de care aceasta se poate bucura, astfel cum se reclamă prin cererea de recurs, nu pot face obiect de analiză al instanţei, dat fiind cadrul procesual al cauzei.
2. Contrar criticilor de recurs formulate, instanţa de apel nu a reţinut că semnele în conflict (în ceea ce o priveşte pe pârâtă atât cel folosit, cât şi cel înregistrat) sunt identice, ci că acestea sunt similare, făcând o apreciere a tuturor elementelor componente ale acestora, cu prioritate sub aspectul ansamblului/caracterului global, analizându-le comparativ din punct de vedere conceptual, fonetic şi auditiv.
Astfel, s-a constatat că reclamanta A. este titulara mărcii naţionale combinate nr. x/29 octombrie 2015 "B.food.delivered", culorile revendicate fiind alb, negru (caracterele literelor), roşu (stilizarea grafică a literei A, amintind de o felie de pepene muşcată) şi verde (frunzuliţa care separă cuvântul RAWZ, scris mare, de cuvintele scrise mic şi suprapus "D.", aceasta fiind înregistrată pentru clasele 29 - fructe şi legume conservate, congelate, uscate; uleiuri şi grăsimi comestibile (vegetale), 30 - ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; preparate din cereale; cofetărie; miere; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente), 31 - fructe proaspete şi legume; seminţe, plante şi flori naturale, 32 - băuturi şi sucuri din fructe, 43 - restaurante. Aceasta distribuie produse de tip raw-vegan printr-o terţă societate, G. SRL, prin intermediul unui site de vânzări online, fără a avea (în prezent) puncte de desfacere "offline".
Pârâta este titulara mărcii naţionale combinate nr. x/5 august 2016, RAW'Z" scris mare, apoi, dedesubt, o bară, iar sub această bară, cu litere mai mici apar cuvintele "raw vegan C.", sub aceste cuvinte apărând o serie de puncte gri - negre, aceasta fiind înregistrată pentru clasa 43 (servicii de alimentaţie publică, servicii oferite de cofetărie şi gelaterie, servicii de catering, servicii oferite de cafenele, patiserii şi restaurante). Semnul este folosit singur ori cu adaosul "laborator de cofetărie raw-vegan", pentru produse de cofetărie şi patiserie "B." în cadrul unui magazin din mall-ul F. din Bucureşti, sub semnul care face obiectul cererii de chemare în judecată - cu litere roz, " RAW'Z" scris mare, apoi, dedesubt, o bară roz, iar sub această bară, cu litere roz mai mici apar cuvintele "raw vegan C.". Constatând că semnul folosit/marca înregistrată de către pârâtă sunt, în esenţă, identice, instanţa le-a analizat pe amândouă deodată.
Procedând la analiza semnelor în conflict, respectiv marca reclamantei şi semnul folosit/marca ulterioară ale pârâtei, instanţa de apel a constatat un grad foarte ridicat de similaritate, fundamentat pe impresia de ansamblu pe care acestea o produc asupra unui consumator cu atenţie medie, care, de regulă, are o percepţie globală, fără a reţine detaliile şi pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (C-251/95, Hotărârea din data de 11 noiembrie 1997, cauza SABEL, par. 23; C-3/03, Ordonanţa din data de 28 aprilie 2004, cauza Matratzen Concord, parag. 29; C-334/05 P, Hotărârea din data de 12 iunie 2007, cauza Limonchelo, parag. 35).
Faţă de structura semnelor în conflict, s-au subliniat, cu prioritate, caracterul cvasiidentic al elementului dominant H., caracterul puternic distinctiv al acestuia în condiţiile inexistenţei în limba română, suprapunerea în totalitate a acesteia, precum şi gradul impactului celorlalte elemente.
Din punct de vedere conceptual, s-a constatat că cele două semne sunt foarte similare în contextul în care cuvântul "RAW" înseamnă "crud" în limba engleză şi este cunoscut ca atare consumatorului urban "raw-vegan", consacrat pentru cei care consumă alimente netratate termic şi provenite doar din surse vegetale/non-animale, precum şi că, printr-un evident joc de cuvinte, marca intimatei combină termenul "RAW" cu culoarea ROZ din limba română, rezultând cuvântul fantezist "RAW’Z", având şi o componentă descriptivă, care trimite la "RAW". Totodată, sintagma ulterioară "raw vegan E." din marca reclamantei semnifică livrarea de mâncare raw-vegană, orice fel, în vreme ce sintagma ulterioară din cadrul semnului apelantei "raw vegan C." se referă la prăjituri B., condiţii în care, conceptual, cele două semne trimit în mare spre aceleaşi categorii de produse.
Similaritatea fonetică a fost apreciată ca fiind foarte mare în ansamblu şi accentuată de pronunţia identică a primului cuvânt, caracterizat ca fiind cel distinctiv în cadrul ambelor semne, în vreme ce distincţia elementelor de final nu înlătură similaritatea globală foarte mare.
Şi din punct de vedere vizual s-a constat că semnele sunt similare, impresia de ansamblu fiind dată de scrierea mai mare a elementelor cvasiidentice H., urmate de scrierea mai mică, cu caractere minuscule (opuse aşadar celor majuscule) "raw vegan", celelalte elemente diferite neavând o pondere suficient de pronunţată pentru a înlătura similaritatea de ansamblu a semnelor.
În ceea ce cerinţa legală privind produsele şi serviciile sub care este folosit semnul, prin decizia de apel a fost confirmată concluzia primei instanţe, în sensul că pârâta foloseşte efectiv semnul pentru produse din clasele 29, 30, 31, 32 (generic, alimente de provenienţă vegetală neprelucrate termic) şi pentru serviciile din clasa 43, constatându-se o identitate cu clasele de produse şi servicii pentru care este înregistrată marca intimatei, respectiv o identitate ori cvasiidentitate a produselor şi serviciilor.
Critica de recurs prin care se susţine folosirea mărcii numai pentru clasa 43 excede limitelor de judecată în faţa instanţei de recurs, întrucât reaprecierea situaţiei de fapt reţinută prin decizia de apel nu îi permisă acestei instanţe de dispoziţiile art. 488 alin. (1) C. proc. civ., iar faptul că acest lucru ar fi determinat de protecţia conferită prin marca deţinută de către pârâtă nu are relevanţă în analiza acţiunii în contrafacere, prin intermediul acesteia fiind sancţionată folosirea semnului, indiferent dacă acesta este înregistrat sau nu ca marcă - folosire confirmată de instanţa de apel, cum s-a arătat anterior.
Înalta Curte constată că în motivarea deciziei se regăseşte analiza criteriilor ce conturează cerinţele legale referitoare la marcă/semn incriminat şi produse/servicii, valorificate prin cererea de recurs, precum şi că recurenta pârâtă s-a limitat în susţinerea criticilor la sublinierea diferenţelor dintre acestea, fără a critica legalitatea modului de analiză prin decizia recurată, în respectarea dispoziţiilor art. 483 alin. (1) şi art. 486 alin. (1) lit. d) C. proc. civ.
Concluzia referitoare la cerinţa legală a riscului de confuzie, reţinută a fi atât directă cât şi indirectă de către instanţa de apel, a fost contestată prin cererea de recurs sub dublu aspect.
Pe de o parte, aceasta a fost înlăturată drept consecinţă a diferenţelor subliniate între cele două semne, condiţii în care, date fiind considerentele anterior reţinute şi limitele criticii formulate, nu sunt elemente care să infirme concluzia instanţei de apel în context.
Pe de altă parte, diferenţa dintre modalităţile de utilizare a semnelor a fost înlăturată argumentat prin decizia de apel, cererea de recurs reluând critica de apel şi intrând astfel sub incidenţa aceloraşi dispoziţii ale art. 483 alin. (1) şi art. 486 alin. (1) lit. d) C. proc. civ., anterior subliniate. Astfel, cu referire la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (Hotărârea din 15 martie 2007, C-171/06P, cauza Quantum, parag. 59 şi Hotărârea din 21 iunie 2012, T-276/09, cauza Yakut, parag. 58), s-a reţinut că analiza mărcilor se face în raport cu percepţia mărcilor de către consumatori şi cvasi-identitatea produselor şi serviciilor, neavând relevanţă intenţiile comerciantului şi nici politicile de marketing ori distribuţie adoptate, secvenţial, la un anumit moment în timp, politici care se pot schimba - nefiind exclus ca titularul mărcii, reclamanta, să înceapă distribuirea de produse alimentare "B." prin intermediul unui magazin de desfacere, iar pârâta să înceapă distribuţia online.
Considerentele anterior reţinute susţin caracterul nefondat al criticii de recurs prin care s-a invocat pronunţarea deciziei de apel cu încălcarea şi aplicarea greşită a normelor de drept material incidente în cauză, naţionale şi comunitare.
Prin urmare, Înalta Curte constată că recursul este nefondat, din perspectiva criticilor susceptibile de încadrare în dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., urmând să dispună în consecinţă, cu aplicarea dispoziţiilor art. 496 alin. (1) C. proc. civ.
În conformitate cu dispoziţiile art. 453 alin. (1) C. proc. civ., recurenta pârâtă va fi obligată la plata sumei de 2.380 RON, cu titlu de cheltuieli de judecată către intimata reclamantă.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E
Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta Raw’z Vegan C. SRL împotriva Deciziei nr. 344A din data de 21 martie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.
Obligă pe recurenta-pârâtă SC Raw’z Vegan C. SRL la plata sumei de 2.380 RON, cu titlu de cheltuieli de judecată către intimata-reclamantă A..
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12 martie 2019.
Procesat de GGC - CL