Detalii jurisprudență - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României

Şedinţa publică din data de 16 iunie 2020

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a III-a Civilă sub nr. x/2014, reclamanta A.. a chemat în judecată pe pârâţii B., Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună, în temeiul art. 46 alin. (1), lit. a) din Legea 84/1998 rep., decăderea paratei B. din drepturile conferite de marca combinata C..

Prin sentinţa civilă nr. 1591/18.12.2015 Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă a admis cererea reclamantei A.., în contradictoriu cu pârâţii B. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi a dispus decăderea pârâtei B. din drepturile conferite de marca figurativă "x" nr. x/2005 pentru clasele 14 şi 25, pe teritoriul României, cu cheltuieli de judecată în sumă de 5068,34 RON.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta B..

În drept, pârâta a invocat Acordul TRIPS, Interpretarea OMPI/UP, Convenţia de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, Legea nr. 84/1998.

Prin decizia nr. 534/6.07.2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a Civilă a fost admis apelul declarat de către pârâta B. împotriva sentinţei civile nr. 1591/18.12.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă şi a schimbat sentinţa apelată, în sensul respingerii cererii ca nefondată.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs reclamanta A.. şi recurs incident pârâta B..

Prin decizia nr. 1400/20.04.2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă a admis recursul principal declarat de reclamanta A.. şi recursul incident formulat de pârâta B. împotriva deciziei nr. 534A din 6 iulie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a casat decizia recurată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel.

În rejudecare, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, prin decizia nr. 31A din 11 ianuarie 2019, a respins, ca nefondat, apelul declarat de apelanta-pârâtă B. împotriva sentinţei civile nr. 1591/18.12.2016, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă în dosarul nr. x/2014. A obligat apelanta să plătească intimatei A.. suma de 1.000 euro cu titlu de cheltuieli de judecată.

Împotriva deciziei pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti a declarat recurs pârâta B..

În motivarea recursului s-au arătat următoarele.

1. Instanţa de apel în rejudecare a ignorat linia de casare stabilită de ÎCCJ, aşa cum a fost stabilită la pag. 11 şi 12 din decizia pronunţată în recurs, unde se reţin următoarele:

"Instanţa de apel ar fi trebuit sa cerceteze dacă Pârâta (apelanta) urmăreşte a demonstra folosirea efectivă în România a mărcii înregistrate, pentru produsele pentru care a fost înregistrată sau chiar pentru servicii în legătură cu acele produse, prin intermediul altor mărci ale pârâtei, folosite ia nivel internaţional pentru produsele pentru care marca a fost înregistrată. (...) Pe de altă parte, instanţa de apel, valorificând înscrisurile administrate de către pârâtă, ar fi trebuit să ţină cont de legătura pe care pârâta pare că a făcut-o între aceste înscrisuri şi caracterul notoriu sau de mare renume al mărcilor înregistrate la nivel internaţional, a căror folosire în România sau în afara României ar putea conduce la concluzia folosirii efective în România a mărcii înregistrate. Acest lucru nu s-a întâmplat în cauză (...)".

Or instanţa de apel în rejudecare nu analizează aceste chestiuni prin prisma motivelor de apel, aşa cum au fost întemeiate în drept, ci se limitează să susţină că "nu poate fi primită în drept teza apelantei", fără a analiza chiar modul cum a fost întemeiată această teză în drept (pp. 14-5 din decizie):

"Nu poate fi primită în drept teza apelantei, potrivit căreia notorietatea unei mărci pentru anumite clase de produse/servicii s-ar extinde automat şi asupra tuturor celorlalte clase de produse sau servicii. Notorietatea pentru clase de produse chiar complementare nu se prezumă, ci trebuie dovedită. Or, în cauză, nu doar că nu s-a dovedit notorietatea pentru produsele din clasele 14 şi 25, dar nu s-a dovedit nici măcar folosirea efectivă. Contrar apelantei, Curtea reţine, de altfel, că notorietatea ori renumele, dacă ar fi fost dovedite, nu ar fi împiedicat formularea unei acţiuni în decădere, căci chiar şi o marcă notorie trebuie să fie folosită, cu respectarea principiului specialităţii mărcilor şi a funcţiei esenţiale a mărcilor, de garantare a provenienţei produselor respective."

Acelaşi manieră de abordare, în care nu este analizat argumentul apelantei, aşa cum a fost întemeiat în drept, este folosită şi în privinţa caracterului notoriu sau de mare renume.

2. Decizia recurată este pronunţată cu încălcarea autorităţii de lucru judecat privind aspectele referitoare la notorietatea mărcii C. (art. 488 alin. (1) pct. 7 C. proc. civ.).

Instanţa de apel în rejudecare îşi începe motivarea prin aceea că înlătură pe fond motivele privind notorietatea mărcii C., pe care le declară nefondate. Acestea însă intraseră în autoritate de lucru judecat, pentru că prima instanţă a stabilit în mod expres şi necontestat de către intimată că marca x este o marcă notorie pe teritoriul României (pag. 7, par. 2), reclamanta A. nu a făcut apel incident.

În consecinţă, acestea nu mai puteau face obiectul judecăţii în apel, aşa cum în mod nelegal a procedat instanţa de apel în rejudecare.

3. Decizia recurată este pronunţată cu încălcarea şi aplicarea greşită/ignorarea art. 6bis din Convenţia de la Paris şi art. 6, alin. (2) lit. f) din Legea nr. 84/1998 în temeiul cărora x este mai mult decât o marcă notorie în sensul art. 6 bis din Convenţia de la Paris, fiind o adevărată marcă renumită la nivel global, iar mărcile notorii nu pot fi supuse decăderii.

Sub acest aspect, decizia instanţei de apel după rejudecare este şi nemotivată, dat fiind că instanţa de apel nu respinge motivat argumentele aşa cum au fost întemeiate în drept de apelanta-pârâtă x.

Instituţia mărcii notorii şi instituţia decăderii din drepturile asupra mărcii sunt incompatibile.

În condiţiile art. 6 bis din Convenţia de la Paris şi art. 6 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 84/1998, o marcă notorie/de mare renume nu are nevoie de înregistrare pe teritoriul României pentru a beneficia de întreaga protecţie normativă. O marcă notorie/de mare renume beneficiază de aceeaşi protecţie indiferent dacă este înregistrată la nivel naţional sau nu. Or, prin reducere la absurd, dacă nu ar fi înregistrată, nu rezultă din ce ar putea fi decăzută.

Mai mult decât atât, o astfel de marcă este indivizibilă, iar prin înregistrarea unei mărci notorii nu se poate fragmenta în niciun fel acest caracter, chiar dacă din totalul serviciilor sau produselor identificate prin marca naţională se înregistrează doar unele.

O interpretare contrară, în sensul încetării efectelor notorietăţii chiar şi parţial prin înregistrarea naţională a mărcii, ar fi absurdă şi ar lipsi de orice efect instituţia notorietăţii, ceea ce este în mod evident contrar intenţiei legiuitorului.

Scopul pentru care Convenţia de la Paris şi toate actele normative subsecvente au consfinţit un caracter aparte mărcilor notorii este acela că o astfel de marcă ajunge la acest statut deoarece este folosită atât de intens şi de repetat, este folosită pe un areal geografic atât de extins, se bucură de o publicitate atât de bogată, astfel încât un număr semnificativ de potenţiali consumatori ai produselor sau serviciilor aferente mărcii vor recunoaşte marca notorie drept semnul distinctiv al calităţii proprii, faţă de orice alţi concurenţi ai titularului.

4. Decizia recurată este pronunţată cu încălcarea şi aplicarea greşită/ignorarea interpretării oficiale a prevederilor internaţionale privind protecţia mărcilor notorii din cuprinsul Recomandării Comune privind Prevederile Protecţiei Mărcilor Notorii, adoptate la Geneva în sesiunea 20-29 septembrie 1999, în comun de către Uniunea de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale şi Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (în continuare denumită "Interpretarea OMPI/UP") referitoare la folosirea mărcii notorii.

Termenul de "folosire" în privinţa mărcilor notorii/de mare renume comportă o multitudine de sensuri, nu doar comercializarea clasică a produselor/serviciilor oferite, aşa cum reţine instanţa de apel în rejudecare.

Potrivit art. 2, alin. (3), pct. (i) din Interpretarea OMPI/UP Statele Membre în care se solicită protecţia, nu vor condiţiona caracterul de marcă notorie de folosirea mărcii pe teritoriul respectivului stat membru, înregistrarea mărcii pe teritoriul respectivului stat membru sau depunerea unei cereri de înregistrare a mărcii pe teritoriul respectivului stat membru.

Drept urmare, în corelaţie cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1-5 din Interpretarea OMPI/UP, caracterul notoriu/renumele unei mărci se raportează la orice folosire de durată şi extinsă a mărcii pe o suprafaţă geografică importantă fără a include statul membru în care se solicită protecţia, gradul de cunoaştere a mărcii de către publicul relevant pentru produsele/serviciile în cauză din statul membru în care se solicită protecţia, publicitatea de durată şi extinsă a mărcii pe o suprafaţă geografică importantă, ce include statul membru în care se solicită protecţia, durata şi întinderea geografică a cererilor de înregistrare/înregistrărilor mărcii în alte state decât statul membru în care se solicită protecţia.

În cadrul notei explicative la art. 2 din Interpretarea OMPI/UP, paragraful 2.5 se precizează că se consideră act de folosire orice utilizare a mărcii pe internet. Alte criterii de identificare a actelor de folosire nu sunt determinate, fiind exemplificat în paragraful 2.8 al aceleiaşi note explicative, criteriul implicării în procedurile de înregistrare a altor mărci similare mărcii notorii (e.g., opoziţii, acţiuni în anulare, în contrafacere etc).

Astfel, caracterul de marcă notorie/de mare renume nu se dobândeşte şi nici nu se pierde prin neutilizarea pe teritoriul statului membru OMPI/UP în care se solicită protecţia, fiind suficientă utilizarea mărcii notorii/de mare renume pe internet sau pe un teritoriu geografic important fie din proximitatea statului membru, fie la nivel internaţional.

Or în prezenta cauză marca x este o marcă notorie recunoscută la nivel internaţional, folosită într-o mare parte din Statele Membre OMPI/UP, inclusiv în România şi în statele vecine (a se vedea ANEXA 1 la apel).

Este evident că produsele din clasele 14 şi 25, anume bijuterii şi îmbrăcăminte/încălţăminte se află într-o legătură directă, fiind similare/înrudite cu serviciile obiect al mărcii notorii x pentru că nu exista prezentări, evenimente sau orice alte activităţi legate de modă care să nu implice piese de îmbrăcăminte, încălţăminte sau bijuterii.

5. Decizia recurată este pronunţată cu încălcarea şi aplicarea greşită/ignorarea art. 16 din Acordul TRIPS, respectiv interpretarea oficială a normelor privind notorietatea mărcilor din cuprinsul Interpretării OMPI/UP, în temeiul cărora marca x este o marcă notorie pe teritoriul României, pentru toate clasele de produse sau servicii la care se referă prin voinţa titularului, indiferent dacă acestea sunt oficial înregistrate la OSIM, total sau parţial.

Chiar dacă, prin reducere la absurd, s-ar admite lipsa de legătură/similitudine directă, efectul mărcii notorii x reţinut de prima instanţă trebuie în toate cazurile să fie extins şi asupra produselor din clasele 14 şi 25 înregistrate la OSIM în baza normelor internaţionale imperative.

Acordul "Aspecte ale Drepturilor de Proprietate Intelectuală legate de Comerţ" constituind Anexa 1C la Acordul de înfiinţare a Organizaţiei Mondiale a Comerţului, încheiat la Marrakesh în 15 aprilie 1994 (în continuare) Acordul TRIPS") a fost ratificat de România prin Legea nr. 133/1994 şi efecte directe şi în dreptul intern.

Potrivit art. 16 alin. (3) din Acordul TRIPS, art. 6bis din Convenţia de la Paris se va aplica mutatis mutandis produselor sau serviciilor care nu sunt similare celor ce fac obiectul unei mărci notorii, cu condiţia să existe o legătură între aceste produse sau servicii şi titularul mărcii.

Prin urmare Acordul TRIPS include în protecţia conferită mărcii notorii toate celelalte mărci asemănătoare ca formă de folosire, dar care se referă la produse sau servicii care nu sunt similare celor ce fac în mod curent obiectul mărcii notorii, având însă o legătură cu titularul acesteia. Practic titularul unei mărci notorii neînregistrate într-un anume stat poate aplica respectiva marca pe orice produse sau servicii comercializate în statul respectiv şi va beneficia automat de aceeaşi protecţie pentru toate produsele şi serviciile sale întocmai precum o marcă naţională înregistrată.

Or în situaţia de faţă şi în considerarea celor de mai sus, marca x este o marcă notorie pe teritoriul României, pentru toate clasele de produse sau servicii la care se referă prin voinţa titularului, indiferent dacă acestea sunt oficial înregistrate la OSIM total sau parţial.

6. Instanţa de apel a constatat, în mod greşit, că dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 84/1998 sunt aplicabile în prezenta cauză, întrucât marca notorie/de mare renume este incompatibilă cu instituţia decăderii pentru neuz.

Marca x, parte a familiei/seriei/brand-ului x, are natura juridică unitară chiar şi după înregistrare, caracterul notoriu neputându-se pierde prin înregistrarea la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Notorietate/marele renume al brand-ului x rezultă din dovezile prezentate de recurentă, dovezi care atestă inclusiv gradul de cunoaştere, publicitatea, utilizarea şi promovarea prin intermediul internetului, conform secţiunilor 3 şi 4 din apelul formulat de x (a se vedea şi anexa 1, anexa 3, anexa 4 şi anexa 5 la cererea de apel). Notorietatea/renumele mărcilor brand-ului x este relevată prin Studiul EMS 2010 (Studiul european de marketing şi media - European Media and Marketing Survey - ANEXA 4 la cererea de apel), ale cărui constatări au fost prezentate ca dovadă a gradului de cunoaştere a mărcii x de către publicul la nivel european, fiind unui dintre cele mai cunoscute si prestigioase astfel de studii statistice. Acesta este realizat de către compania D., una dintre cele mai mari societăţi de acest profil, cu o reţea de peste 80 de ţări acoperite la nivel mondial. Dovezi în acest sens au fost administrate şi în faţa primei instanţe.

Atât prima instanţă prin sentinţă, cât şi intimata prin apărările formulate şi susţinerile orale în faţa instanţelor, în cele două cicluri procesuale, aduc în discuţie un raţionament logic eronat. Acest raţionament eronat se bazează pe dualitatea între marca notorie/de mare renume x şi marca înregistrată x, fără a se avea în vedere că notorietatea Mărcii x şi a familiei/seriei/brand-ului x preexistau înregistrării la OSIM.

Incompatibilitatea dintre decăderea mărcii pentru neuz şi instituţia mărcii notorii/de mare renume este generată de însăşi condiţia sine qua non a utilizării frecvente şi a promovării elaborate si exhaustive a mărcii notorii/de mare renume. Or, după cum s-a arătat prin probele administrate în prima instanţă şi în cadrul apelului, brand-ul x şi, implicit, marca x sunt utilizate şi promovate într-un mod suficient pentru a dobândi caracter de notorietate/mare renume, excluzând de plano posibilitatea de a fi decăzute pentru neuz.

Contrar susţinerilor tribunalului şi apărărilor intimatei făcute de-a lungul judecăţii, în urma înregistrării, marca x este una şi aceeaşi pe teritoriul României, beneficiind de dubla protecţie, a notorietăţii şi înregistrării la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Drept urmare, având în vedere caracteristicile unei mărci notorii/de mare renume, aceasta nu poate fi lipsită de utilizare, întrucât aceasta ar echivala cu însăşi dispariţia caracterului notoriu/de mare renume, între acest caracter juridic şi utilizarea efectivă a mărcii fiind o legătură indisolubilă.

În concluzie, marca înregistrată x şi marca notorie/de mare renume x, parte componentă a familiei/seriei/brand-ului x, formează un tot unitar, iar având în vedere că orice marcă notorie/de mare renume nu poate exista în lipsa utilizării, rezultă că marca x nu poate fi decăzută pentru neuz, în temeiul art. 46 din Legea nr. 84/1998. Caracterul de notorietate/de mare renume al unei mărci împiedică aplicabilitatea art. 46 din Legea nr. 84/1998, motivul pentru care nu se regăseşte enumerat în alin. (2) - (4) ale acestui articol fiind dat de natura sa de dispoziţie specială (lex specialis).

7. Decizia recurată este pronunţată cu încălcarea şi aplicarea greşită a dispoziţiilor normative privind utilizarea mărcii x.

Marca x a fost utilizată în mod efectiv, serios şi public pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute în secţiunea 5 din apelul formulat şi susţinute prin probele administrate în prima instanţă, respectiv prin anexele 7 - 10 la cererea de apel.

Reiterează susţinerile fundamentate pe prevederile art. 16 din Acordul TRIPS. respectiv art. 2. alin. (3). pct. (i) din Interpretarea OMPI/UP, normă de interpretare oficială a art. 6 bis din Convenţia de la Paris, potrivit cărora utilizarea mărcii x a fost realizată efectiv, serios şi public în baza principiilor unităţii (marca protejează unitar toate produse şi serviciile aferente), relativităţii (utilizarea mărcii într-un număr de state vecine echivalează cu însăşi utilizarea în statul de referinţă) şi echivalentei (utilizare mărcii doar pentru o parte din servicii/produse echivalează cu utilizarea mărcii în ansamblu).

Arată că aceste susţineri nu au fost analizate de instanţa de apel.

Protecţia conferită mărcii notorii/de mare renume se extinde şi acoperă atât toate produsele/serviciile similare celor pentru care marca şi-a dobândit renumele, cât şi cele care nu sunt similare acestora, dar au o legătură strânsă cu titularul mărcii.

În prezenta cauză, marca x a fost înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci pentru Clasele Nisa 14 şi 25.

Marca notorie/de mare renume x, parte a brand-ului x, şi-a dobândit acest caracter datorită spectacolelor şi evenimentelor de modă, promovării şi comercializării produselor de modă, atât producţie proprie, cât şi ale altor mărci. În acest sens, recurenta deţine canale de televiziune, drepturi exclusive de realizare de festivaluri şi evenimente destinate modei, multiple magazine online şi offline la nivel mondial. Îmbrăcămintea, încălţămintea, bijuteriile şi alte accesorii din metale preţioase şi aliaje ale acestora reprezintă produse proprii pe care recurenta le comercializează în mod direct şi le promovează prin intermediul platformelor online şi offline, inclusiv canelele C. şi site-urile: http://wvw.x.com/, http://www.x.ro/, http://www.x.com/, www.x.ro/.

După cum se poate remarca, în concordanţă cu prevederile art. 2 din Interpretarea OMPI/UP, par. 2.5 din notele explicative ale acestui act normativ, marca x a fost utilizată prin intermediul internetului, prin aplicarea ei pe produse fabricate special pentru x, prin distribuirea acestor produse în România şi în toate statele vecine din UE, prin publicitatea extensivă a mărcii în toată mass-media românească, europeană şi internaţională.

Mai mult decât atât, anexele 3, 5 şi 9 la cererea de apel reprezintă dovezi neechivoce şi concludente ale folosirii efective a mărcii x, prin cataloage de produse de îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii/bijuterii, mijloace de promovare în rândul publicului ţintă (i.e. canalele C.), comercializarea pe site-uri de specialitate distincte de cele ale recurentei. Prin anexele 7 şi 8 la cererea de apel se arată faptul că marca x este folosită pentru producerea de îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii/bijuterii prin contractele de producţie şi dovezile de expediere ale produselor în cauză pe teritoriul României. Aceste produse vor putea fi identificate în materialele de promovare administrate în faţa primei instanţe, precum şi în anexele cererii de apel. Opoziţiile privind înregistrarea mărcii intimatei (anexa 10 la cererea de apel) reprezintă acţiuni întreprinse de recurenta B. în sensul neechivoc de a-şi apăra propria marcă pe teritoriul României.

În acest scop, recurenta x a utilizat mijloacele cele mai potrivite pentru a avea succes în apărarea mărcii proprii, intenţia sa fiind în mod exclusiv aceasta, îndeplinind condiţia regăsită în par. 2.8 al notei explicative a art. 2 din Interpretarea OMPI/UP.

Pentru a evita orice dubiu, societăţile E. şi B. sunt membre ale aceluiaşi grup de societăţi, ambele având drepturi depline asupra mărcilor învederate în anexa 1 la apel, conform celor prezentate prin adresa din 25 martie 2015 anexată la concluziile scrise depuse de recurenta x în primă instanţă.

În subsidiar, produsele regăsite în Clasele Nisa 14 şi 25, pentru care s-a înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci marca x sunt acoperite în mod conform de protecţia brand-ului x. Acestea sunt parte componentă a acestei familii/serii de mărci conform art. 16, alin. (3) din Acordul TRIPS şi nu pot fi decăzute pentru neuz.

8. Decizia recurată încalcă şi jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene referitoare la familia/seria de mărci, care se impune cu forţă obligatorie în temeiul art. 148 din Constituţie, în privinţa familiei/seriei de mărci.

Recurenta-pârâtă x a făcut referire în motivele de apel la o protecţie lărgită, legată de existenta unei familii/serii de mărci. Astfel, potrivit jurisprudenţei instanţelor UE în cauzele T-194/03 şi C-234/06 P, II Ponte Finanziaria SpA v OHIM, existenta unei familii de mărci fundamentează folosinţa oricăreia dintre mărcile componente prin folosirea celorlalte mărci din familie. Marca x şi întreaga familie/serie de mărci din care aceasta face parte beneficiază de caracter notoriu/de mare renume.

În primul rând, marca x face parte dintr-o familie (serie) de mărci la nivel european şi internaţional, după cum se detaliază în cuprinsul anexei 1 la cererea de apel (denumită în continuare "brand-ul x"). Brand-ul x cuprinde toate mărcile recurentei, care se identifică în mod distinctiv prin elementul figurativ, format din diamantul stilizat în plan bidimensional prin intermediul unui poligon cu 5 laturi, având în mijloc lit. f) urmată de un punct.

De asemenea, în cauza C-553/11 Rintisch, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (Camera a treia) a reţinut că:

"Articolul 10 alin. (2) litera (a) din Directiva 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că nu se opune posibilităţii ca titularul unei mărci înregistrate, pentru a dovedi utilizarea acesteia în sensul dispoziţiei sus menţionate, să invoce utilizarea sa într-o formă care diferă de cea sub care a fost înregistrată această marcă, fără ca diferenţele dintre aceste două forme să altereze caracterul distinctiv al acestei mărci, în pofida faptului că forma diferită este de asemenea înregistrată ca marcă."

Astfel, CJUE are în vedere necesitatea ca operatorii economici să se poată adapta rapid evoluţiilor de piaţă şi din acest motiv să le fie permis să probeze utilizarea serioasă a unei mărci înregistrate chiar sub o altă formă, care nu aducere atingere caracterului distinctiv al acesteia.

În acelaşi sens, potrivit art. 46, alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, este asimilată folosirii efective a mărcii folosirea mărcii sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia.

Prin urmare, existenţa familiei/seriei/brand-ului x, contrar susţinerilor instanţei de apel, asigură folosirea fiecărei mărci componente identificate prin elementul distinctiv de mai sus.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 7 şi 8 C. proc. civ.

Prin încheierea din 17 martie 2020 completul de filtru a admis în principiu recursul declarat de pârâta B. împotriva deciziei nr. 31A din 11 ianuarie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Înalta Curte a constatat nefondat recursul pentru considerentele expuse mai jos.

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta a solicitat în temeiul art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea 84/1998 rep. decăderea paratei B. din drepturile conferite de marca figurativă "x" nr. x/2005 pentru clasele 14 şi 25, pe teritoriul României.

În principal, în cadrul recursului, recurenta a susţinut că instituţia decăderii din drepturile conferite asupra unei mărci înregistrate pentru anumite clase (în speţă clasele 14 şi 25 din cadrul Clasificării de la Nisa), ar fi incompatibilă cu instituţia protecţiei mărcilor notorii sau de mare renume.

În prealabil, este de reţinut că în sistemul normativ al Uniunii Europene termenii notoriu şi reputaţie denumesc concepte juridice diferite, deşi, în fapt, pragul care permite să se stabilească dacă o marcă este notorie sau se bucură de reputaţie este acelaşi deseori.

De exemplu, art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CE) 207/2009 se raporta la mărcile cu reputaţie, identificând mărcile înregistrate care au reputaţie, termenul notoriu fiind folosit de regulă cu privire la mărcile neînregistrate.

În aceste condiţii este de observat că recurenta foloseşte termenii notoriu şi de mare renume doar pentru a releva o diferenţă în gradul de cunoaştere a mărcii, iar nu a regimului de protecţie a mărcii menţionat mai sus.

Notorietatea/reputaţia trebuie determinată în raport cu teritoriul relevant. Pentru mărcile înregistrate trebuie plecat de la faptul că, în general, marca trebuie să se bucure de reputaţie pe teritoriul pe care este înregistrată. Pentru mărcile Uniunii Europene teritoriul relevant este Uniunea Europeană, pentru mărcile naţionale teritoriul relevant este cel al ţării respective. Pentru mărcile notorii (neînregistrate) notorietatea trebuie dovedită raportat la teritoriul unde se pretinde încălcarea/protecţia acestora.

În ceea ce priveşte nivelul probatoriu în materie, referitor la dovedirea notorietăţii/reputaţiei, probele trebuie să fie clare şi convingătoare, trebuie să se stabilească clar toţi factorii necesari pentru a se concluziona fără rezerve că marca este cunoscută de o parte semnificativă a publicului. Notorietatea/reputaţia mărcii trebuie demonstrată în mod suficient şi nu poate fi doar presupusă.

Trecând la analiza motivelor de casare propriu-zise, este nefondat motivul de recurs, care va fi analizat din perspectiva art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., prin care se susţine că instanţa de apel în rejudecare a ignorat linia de casare stabilită de ÎCCJ, la pag. 11-12 din decizia pronunţată în recurs, unde se reţin următoarele:

"Instanţa de apel ar fi trebuit sa cerceteze dacă pârâta (apelanta) urmăreşte a demonstra folosirea efectivă în România a mărcii înregistrate, pentru produsele pentru care a fost înregistrată sau chiar pentru servicii în legătură cu acele produse, prin intermediul altor mărci ale pârâtei, folosite la nivel internaţional pentru produsele pentru care marca a fost înregistrată. (...) Pe de altă parte, instanţa de apel, valorificând înscrisurile administrate de către pârâtă, ar fi trebuit să ţină cont de legătura pe care pârâta pare că a făcut-o între aceste înscrisuri şi caracterul notoriu sau de mare renume al mărcilor înregistrate la nivel internaţional, a căror folosire în România sau în afara României ar putea conduce la concluzia folosirii efective în România a mărcii înregistrate. Acest lucru nu s-a întâmplat în cauză (...)".

Recurenta pârâtă, în argumentarea acestei susţineri a arătat că "instanţa de apel în rejudecare nu analizează aceste chestiuni prin prisma motivelor de apel, aşa cum au fost întemeiate în drept, ci se limitează să susţină că "nu poate fi primită în drept teza apelantei", fără a analiza chiar modul cum a fost întemeiată această teză în drept (pp. 14-5 din decizie):

Or, din chiar paragraful citat de către recurentă din decizia atacată rezultă că instanţa de apel a avut în vedere aceste indicaţii ale deciziei de casare motivând de ce nu sunt relevante aceste apărări ale apelantei pârâte pentru a se reţine existenţa unui impediment la intervenirea decăderii.

De altfel, paragraful citat reprezintă o concluzie a unei analize mai ample care se regăseşte la filele x ale deciziei atacate.

Recurenta pârâtă susţine că nu este analizat argumentul apelantei aşa cum ar fi fost întemeiat în drept, dar nu arată în cadrul acestui motiv de recurs care ar fi temeiul de drept care a fost ignorat de către instanţa de apel.

În ceea ce priveşte lipsa analizei argumentelor privind notorietatea mărcii, această susţinere urmează a fi avută în vedere mai jos.

Este nefondat motivul de recurs prin care se susţine că decizia recurată este pronunţată cu încălcarea autorităţii de lucru judecat privind aspectele referitoare la notorietatea mărcii C. (art. 488 alin. (1) pct. 7 C. proc. civ.), întrucât prima instanţă ar fi stabilit că marca x este o marcă notorie pe teritoriul României (pag. 7, par. 2), iar reclamanta A. nu a făcut apel incident.

Aşa cum rezultă din sentinţa civilă nr. 1591 din 18.12.2015 a Tribunalului Bucureşti, secţia a III-a civilă, prin întâmpinare pârâta a invocat faptul că marca x a devenit notorie în România fiind folosită pentru desemnarea canalului de televiziune C. internaţional şi pentru organizarea unor evenimente legate de prezentări de modă, care ar fi beneficiat de o campanie de promovare foarte amplă.

Legat de problema notorietăţii mărcii C., sunt de reţinut următoarele considerente ale primei instanţe de fond:

"Pârâta a depus la dosar contracte pentru programul C. tv din 2007, în lb. engl. şi trad. lb. rom., extrase diverse site-uri ref F., Caravana x, ev. Bucureşti- capitala europeană, contracte privind organizare evenimente C.- Municipiul Constanţa, G., H., articole presa scrisă etc.

Tribunalul constată însă că înscrisurile şi DVD-urile depuse la dosar de către pârâtă nu fac dovada folosirii efective, serioase şi publice a mărcii x pentru produsele pentru care s-a înregistrat, respectiv clasa 14 (Metale preţioase şi aliajele lor şi produse din aceste materiale, placate sau nu, necuprinse în alte clase; giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase, ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului) sau pentru clasa 25 (îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului). Pârâta a folosit marca în cadrul unor evenimente de modă sau de turism, spectacole, program tv etc. dar nu în legătură cu produsele pentru care s-a înregistrat.

Aşa fiind, tribunalul constată că pârâta nu a dovedit o folosire efectivă, serioasă şi publică a mărcii înregistrate, iar împrejurarea că marca C. este notorie nu poate determina înlăturarea decăderii din drepturi pentru nefolosirea acestei mărci pentru produsele din clasele 14 şi 25, pentru care s-a înregistrat în România."

Astfel, pe de o parte, ceea ce rezultă cu certitudine este faptul că prima instanţă de fond nu a reţinut existenţa vreunei notorietăţi a mărcii x pentru produsele din clasele 14 şi 25, fapt care nici nu a fost invocat de către pârâtă în apărare, aceasta susţinând folosirea intensă şi îndelungată a mărcii x pentru canalul TV şi evenimente legate de prezentări de modă.

De altfel, chiar în apel pârâta a criticat faptul că prima instanţă nu ar fi reţinut notorietatea mărcii x pentru produsele din clasele 14 şi 25, considerând că nu a motivat deloc problema obiectului notorietăţii mărcii x.

Cunoaşterea mărcii de către consumator, şi astfel notorietatea mărcii, este legată de produsele şi serviciile pentru care este folosită acea marcă. Prin folosirea intensivă şi îndelungată a mărcii pentru a desemna anumite produse sau servicii consumatorii ajung să atribuie acestor produse şi servicii o anumită origine comercială.

Autoritatea de lucru judecat pretinsă de către recurenta pârâtă ar rezulta din următorul paragraf al sentinţei: "tribunalul constată că pârâta nu a dovedit o folosire efectivă, serioasă şi publică a mărcii înregistrate, iar împrejurarea că marca C. este notorie nu poate determina înlăturarea decăderii din drepturi pentru nefolosirea acestei mărci pentru produsele din clasele 14 şi 25, pentru care s-a înregistrat în România."

Autoritatea de lucru judecat, conform art. 430 alin. (2) C. proc. civ., poate privi şi considerentele care sprijină dispozitivul inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă.

Or, atâta timp cât, referitor la dovedirea notorietăţii, probele trebuie să fie clare şi convingătoare, trebuie să se stabilească clar toţi factorii necesari pentru a se concluziona fără rezerve că marca este cunoscută de o parte semnificativă a publicului, notorietatea mărcii trebuind demonstrată în mod suficient, neputând fi doar presupusă, iar potrivit susţinerilor chiar din apelul formulat de către pârât, prima instanţă de fond nu a motivat ce face obiectul notorietăţii mărcii, este evident că prima instanţă de fond nu a considerat util să dezlege vreo astfel de chestiune litigioasă, socotind că notorietatea, raportat la serviciile pentru care s-a pretins folosirea mărcii C. de către pârât, nu poate influenţa soluţia privind decăderea din drepturi pentru nefolosirea acestei mărci pentru produsele din clasele 14 şi 25, pentru care s-a înregistrat în România.

Ca atare, sintagma "împrejurarea că marca C. este notorie" din motivarea deciziei primei instanţe trebuie citită "împrejurarea că marca C. ar fi notorie potrivit susţinerilor pârâtei", nereprezentând vreo chestiune litigioasă dezlegată de către prima instanţă de fond care să fi intrat în autoritatea de lucru judecat.

De altfel, instanţa de apel a făcut o analiză (argumentul reducerii la absurd) pornind şi de la premisa acceptării că ar rezulta indirect din probatoriu indicii care să contureze notorietatea mărcii x, caz în care a considerat că această notorietate ar privi doar serviciile, îndeosebi emisiunile TV şi prezentările de modă asociate îndeobşte acestui post TV şi nu ar putea fi extinsă automat asupra altor clase sau servicii, deci că o astfel de premisă nu ar fi de natură a duce la înlăturarea decăderii ce face obiectul prezentului litigiu.

În consecinţă, nu se poate reţine încălcarea prin decizia atacată a autorităţii de lucru judecat legat de pretinsa notorietate a mărcii x.

În cadrul motivelor de recurs 3, 4 şi 5, pentru a susţine ideea că instituţia decăderii din drepturile conferite asupra unei mărci înregistrate pentru anumite clase (în speţă clasele 14 şi 25 din cadrul Clasificării de la Nisa) ar fi incompatibilă cu instituţia protecţiei mărcilor notorii, recurenta pârâtă a invocat neluarea în considerare de către instanţa de apel a următoarelor prevederi:

- art. 6 bis din Convenţia de la Paris şi art. 6 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 84/1998 referitoare la mărcile notorii;

- interpretarea oficială a prevederilor internaţionale privind protecţia mărcilor notorii din cuprinsul Recomandării Comune privind Prevederile Protecţiei Mărcilor Notorii, adoptate la Geneva în sesiunea 20-29 septembrie 1999 în comun de către Uniunea de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale şi Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale referitoare la folosirea mărcii notorii;

- art. 16 din Acordul TRIPS, respectiv interpretarea oficială a normelor privind notorietatea mărcilor din cuprinsul Interpretării OMPI/UP.

În prealabil, este de subliniat că analiza acestor motive de recurs se va face cu rezerva celor reţinute în cadrul motivului de recurs anterior, referitor la notorietatea mărcii x, şi anume legat de faptul că instanţa de apel a analizat ca motivare subsidiară şi premisa ca marca x să fi dobândit notorietate în România pentru serviciile privind postul TV de modă şi spectacolele de modă.

Se poate observa că aceste norme/interpretări privesc condiţiile şi limitele protecţiei mărcilor notorii faţă de înregistrarea unor mărci/folosirea unor semne identice sau similare pentru produse identice sau similare, aplicabile în cadrul unor cereri de nulitate a mărcilor, respectiv acţiuni în contrafacere.

Recurenta nu a menţionat nicio prevedere legală care ar interzice intervenirea decăderii dintr-o marcă înregistrată pentru anumite produse pe motivul că marca ar fi notorie sau prin care să se menţioneze expres că decăderea nu se aplică mărcilor notorii sau cu reputaţie

Recurenta pârâtă a susţinut că din normele/interpretările referitoare la recunoaşterea şi protecţia mărcilor notorii ar rezulta că instituţia mărcii notorii şi instituţia decăderii din drepturile conferite de marcă ar fi incompatibile.

Un prim argument susţinut de către recurenta reclamantă este acela că mărcile notorii nu au nevoie de înregistrare pentru a fi protejate, astfel că dacă nu ar fi înregistrată nu ar avea din ce să fie decăzută.

În primul rând, niciuna dintre instanţele de fond nu a reţinut, nici direct şi nici implicit, faptul că marca x ar fi notorie pentru produsele din clasele 14 şi 25 ale Clasificării de la Nisa, pentru care a fost înregistrată marca referitor la care s-a formulat cererea de decădere din drepturile date de înregistrare.

În al doilea rând, faptul că o marcă notorie beneficiază de protecţie chiar dacă nu este înregistrată, aceasta nu însemnă că nu ar putea fi decăzută din drepturile date de înregistrare, în cazul în care nu se face dovada utilizării efective şi serioase care să împiedice decăderea, pe teritoriul relevant, unde a fost înregistrată.

Procedura înregistrării mărcilor, chiar şi a celor cu reputaţie, conferă anumite avantaje faţă de situaţia mărcilor neînregistrate. De exemplu, înregistrarea mărcii uşurează proba caracteristicilor mărcii şi a limitelor de protecţie date de clasele de servicii şi produse pentru care a fost înregistrată, pe când în cazul mărcilor neînregistrate, pentru a invoca protecţia acestora, titularul lor trebuie să aducă dovezi clare şi convingătoare cu privire la notorietatea mărcii în ceea ce priveşte produsele şi serviciile pentru care a fost folosită ca marcă, probaţiune dificil de administrat de cele mai multe ori şi care necesită efectuarea unor cheltuieli substanţiale.

Recurenta pârâtă a mai susţinut că marca notorie ar fi indivizibilă, conferind protecţie pentru toate produsele şi serviciile pentru care şi-a dobândit notorietatea (s-a dovedit a fi notorie), iar acest caracter nu ar putea fi fragmentat prin înregistrarea mărcii doar pentru o parte din aceste produse şi servicii.

Aşa cum s-a reţinut anterior, niciuna dintre instanţele de fond nu a reţinut, nici direct şi nici implicit, faptul că marca x ar fi notorie pentru produsele din clasele 14 şi 25 ale Clasificării de la Nisa, pentru care a fost înregistrată marca referitor la care s-a formulat cererea de decădere din drepturile date de înregistrare.

Astfel, premisa de la care se pleacă în susţinerea acestui argument nu se regăseşte în situaţia de fapt reţinută de instanţa de apel ca rezultând din probele administrate în cauză.

Un alt argument susţinut de recurenta pârâtă a fost acela că termenul de "folosire" în privinţa mărcilor notorii/de mare renume comportă o multitudine de sensuri, nu doar comercializarea clasică a produselor/serviciilor oferite, aşa cum ar reţine instanţa de apel în rejudecare, şi că potrivit regulilor de protecţie a mărcilor notorii statele membre în care se solicită protecţia, nu vor condiţiona caracterul de marcă notorie de folosirea mărcii pe teritoriul respectivului stat membru, înregistrarea mărcii pe teritoriul respectivului stat membru sau depunerea unei cereri de înregistrare a mărcii pe teritoriul respectivului stat membru.

Este nefondat şi acest argument, din susţinerea căruia rezultă că recurenta pârâtă face confuzie între recunoaşterea caracterului notoriu al unei mărci, independent de folosirea acelei mărci pe teritoriul statului unde se solicită protecţia mărcii (recunoaştere care ar putea fi solicitată în cadrul unei cereri de constatare a nulităţii înregistrării unei mărci sau în cazul formulării unei acţiuni în contrafacere), şi noţiunea de utilizare serioasă şi efectivă a mărcii pe teritoriul unde a fost înregistrată pentru a preîntâmpina intervenirea decăderii din drepturile conferite de acea înregistrare, noţiuni juridice care sunt diferite şi care necesită verificarea îndeplinirii unor condiţii distincte.

Recurenta pârâtă a mai susţinut că ar fi evident că produsele din clasele 14 şi 25, anume bijuterii şi îmbrăcăminte/încălţăminte se află într-o legătură directă, fiind similare/înrudite cu serviciile obiect al mărcii notorii x, întrucât nu ar exista prezentări, evenimente sau orice alte activităţi legate de modă care să nu implice piese de îmbrăcăminte, încălţăminte sau bijuterii.

Deşi această susţinere nu este foarte clară, nerezultând legătura ei cu îndeplinirea condiţiilor pentru împiedicarea intervenirii decăderii din drepturile conferite de înregistrarea în cauză, ceea ce pare să susţină recurenta pârâtă este faptul că folosirea mărcii x pentru prezentări, evenimente sau orice alte activităţi legate de modă ar atrage concluzia folosirii mărcii x şi pentru produsele din clasele 14 şi 25, anume bijuterii şi îmbrăcăminte/încălţăminte, întrucât acestea s-ar afla într-o legătură directă, fiind similare/înrudite cu serviciile pentru care a fost folosită această marcă.

Este de remarcat că, în acest context, este irelevant dacă marca x este notorie pentru serviciile: emitere post TV, prezentări, evenimente legate de modă, care se încadrează în Clasa 41 a Clasificării de la Nisa, întrucât instanţa de apel nu a negat folosirea în România a acestei mărci pentru acest tip de servicii, ci faptul că s-ar fi dovedit notorietatea mărcii pentru aceste servicii. Or, pentru a împiedica decăderea nu este necesar ca folosirea mărcii să aibă a asemenea amploare încât să ducă la dobândirea notorietăţii mărcii.

Ca atare, raportat la aceste susţineri se pune problema dacă utilizarea mărcii x pentru servicii din clasa 41 (educaţie; furnizarea de instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale) a Clasificării de la Nisa ar putea împiedica intervenirea decăderii din drepturile conferite de înregistrarea mărcii pentru clasele 14 şi 25 ale Clasificării de la Nisa.

Recurenta reclamantă susţine că ar fi suficient faptul că acestea (produsele din clasele 14 şi 25) s-ar afla într-o legătură directă, fiind similare/înrudite cu serviciile pentru care a fost folosită această marcă.

Această susţinere este nefondată fiind contrară jurisprudenţei CJUE în materia decăderii.

În primul rând, complementaritatea între produsele şi/sau serviciile desemnate de mărcile opuse reprezintă unul dintre factorii relevanţi enumeraţi exemplificativ în jurisprudenţa CJCE (Hotărârea din 29 septembrie 1998, C-39/97, Canon), care trebuie luaţi în considerare împreună pentru a evalua similaritatea produselor/serviciilor, alături de natura, scopul preconizat, metoda de utilizare, concurenţa. Ulterior au mai fost identificaţi ca factori suplimentari canalele de distribuţie, publicul relevant, originea obişnuită a produselor/serviciilor.

Produsele/serviciile sunt complementare dacă există o legătură strânsă între acestea, în sensul că unul este indispensabil (esenţial) sau important (semnificativ) pentru utilizarea celuilalt (Hotărârea din 11 mai 2011, T-74/10, Flanco, paragraful 40) într-un asemenea fel încât consumatorii să creadă că responsabilitatea pentru producerea acelor bunuri şi pentru furnizarea acelor servicii aparţine aceleiaşi întreprinderi.

Or, în paragraful 54 al Hotărârii din 14 iulie 2005, Reckitt Benckiser (Espana)/OAPI - Aladin (ALADIN), T-126/03 se reţine în mod expres că eventualele reguli de apreciere a similitudinii între produse şi servicii nu sunt pertinente verificării îndeplinirii dispoziţiilor referitoare la dovada utilizării mărcii în termenul de 5 ani (în analiza decăderii) care este prealabilă oricărei aprecieri a riscului de confuzie între mărcile în cauză şi care vizează doar determinarea dacă şi în ce măsură marca a făcut obiectul unei utilizări serioase în relaţie cu produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată.

În al doilea rând, pentru a împiedica intervenirea decăderii, marca trebuie să fie utilizată pentru produsele şi serviciile pentru care marca este înregistrată.

Astfel, în prealabil trebuie să se verifice dacă produsele sau serviciile pentru care marca a făcut obiectul unei utilizări aparţin categoriilor de produse şi servicii înregistrate, fiind important să se stabilească dacă produsele sau serviciile pentru care o marcă a fost utilizată corespund uneia dintre indicaţiile generale enumerate în titlul unei anumite clase de produse sau servicii, în vederea evaluării naturii utilizării.

Or, în speţă este evident că folosirea mărcii x pentru serviciile: emitere post TV, prezentări, evenimente legate de modă, care se încadrează în Clasa 41 a Clasificării de la Nisa, nu poate reprezenta folosire pentru produsele care se încadrează în clasa 14 (Metale preţioase şi aliajele lor şi produse din aceste materiale, placate sau nu, necuprinse în alte clase; giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase, ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului) şi clasa 25 (îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului) ale Clasificării de la Nisa, categoriile de produse şi servicii fiind diferite, aparţinând unor clase diferite.

Această interpretare este confirmată chiar de principiul utilizării parţiale pentru analiza căruia este reprezentativă Hotărârea din 14 iulie 2005, Reckitt Benckiser (Espana)/OAPI - Aladin (ALADIN), T-126/03, menţionată anterior, cauză unde s-a pus problema (paragraful 44) interpretării prevederilor care limitează protecţia mărcii doar la partea de produse sau servicii pentru care a fost folosită efectiv în perioada de timp relevantă, iar aceasta s-a făcut în sensul că urmăresc să evite ca o marcă utilizată de o manieră parţială să se bucure de o protecţie extinsă doar pentru că a fost înregistrată pentru o gamă largă de produse sau servicii. "Astfel, în aplicarea acestor dispoziţii, trebuie să se ţină cont de întinderea categoriilor de produse sau de servicii pentru care marca anterioară a fost înregistrată, în special de generalitatea termenilor utilizaţi în acest scop pentru a descrie aceste categorii, care să se raporteze la produsele sau serviciile a căror folosire efectivă a fost, prin ipoteză, stabilită."

Paragrafele 45 şi 46 din aceeaşi hotărâre au următorul conţinut:

"45. Rezultă din prevederile citate mai sus că, dacă o marcă a fost înregistrată pentru o categorie de bunuri şi servicii suficient de largă încât să fie posibilă identificarea în cadrul ei a unui număr de subcategorii capabile să fie văzute independent, dovada faptului că marca a fost folosită efectiv cu privire la o parte din acele bunuri şi servicii acordă protecţie, în cadrul procedurilor de opoziţie, doar cu privire la subcategoria sau subcategoriile cu privire la care bunurile sau serviciile pentru care a marca a fost efectiv folosită aparţin. Cu toate acestea, dacă o marcă a fost înregistrată pentru bunuri şi servicii definite atât de precis şi îngust încât nu este posibil să se facă nicio subdivizare semnificativă în cadrul categoriei vizate, atunci dovada folosirii efective a mărcii pentru acele bunuri şi servicii vizează întreaga categorie în scopul opoziţiei.

46. În sfârşit, dacă noţiunea de utilizare parţială are ca scop să nu indisponibilizeze mărci care nu au fost folosite pentru o anumită categorie de produse, nu trebuie, totuşi, să rezulte faptul că titularul mărcii este privat de protecţie pentru produse care, deşi nu sunt strict identice cu cele cu privire la care a reuşit să dovedească folosirea efectivă, nu sunt în esenţă diferite de acestea şi aparţin unui singur grup care nu poate fi divizat altfel decât într-o manieră arbitrară. Este de observat în această privinţă că este practic imposibil ca titularul unei mărci să facă proba folosirii pentru toate variantele imaginabile de produse vizate de înregistrare. În consecinţă, noţiunea de "parte din produsele şi serviciile" nu poate fi considerată a viza toate variantele comerciale ale produselor şi serviciilor asemănătoare, ci doar acele produse şi servicii care sunt suficient de distincte pentru a constitui categorii sau subcategorii coerente."

Pentru aceleaşi argumente nu sunt relevante nici referirile recurentei pârâte la art. 16 din Acordul privind aspectele legate de comerţ ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS) al Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi interpretarea oficială a normelor privind notorietatea mărcilor din cuprinsul Interpretării OMPI/UP.

Pe de o parte, din aceste norme nu rezultă, contrar susţinerilor recurentei pârâte, că o marcă ar fi notorie pentru toate clasele de produse sau servicii la care se referă prin voinţa titularului mărcii.

Ceea ce este relevant pentru stabilirea notorietăţii unei mărci este larga cunoaştere în cadrul segmentului de public vizat de produsele şi serviciile pentru care este folosită acea marcă. Sub o anumită marcă pot fi comercializate produse şi servicii diferite, dar nu toate să beneficieze de aceeaşi promovare şi utilizare (durată, întindere, arie geografică) astfel că publicul vizat nu ajunge să facă legătura între marcă şi toate serviciile sau produsele pentru care s-a intenţionat de către titular a fi folosită marca, iar marca să devină cunoscută ca desemnând doar anumite produse sau servicii.

Pe de altă parte, faptul că potrivit art. 16 pct. 3 al Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuala legate de comerţ din 1994 articolul 6bis al Convenţiei de la Paris (1967) s-ar aplica, mutatis mutandis, produselor sau serviciilor care nu sunt similare celor pentru care este înregistrată o marcă de fabrică sau de comerţ, cu condiţia ca folosinţa acestei mărci pentru aceste produse sau servicii să indice o legătură între aceste produse sau servicii si titularul mărcii înregistrate si cu condiţia ca această folosinţă să rişte să dăuneze intereselor titularului mărcii înregistrate, nu are relevanţă cu privire la dovedirea utilizării serioase şi efective a mărcii pe teritoriul relevant pentru marca înregistrată pentru a împiedica decăderea din drepturile dobândite prin înregistrare.

Articolul 6bis al Convenţiei de la Paris (1967), aşa cum s-a menţionat mai sus, şi în consecinţă, aceste norme/interpretări privesc condiţiile şi limitele protecţiei mărcilor notorii faţă de înregistrarea unor mărci/folosirea unor semne identice sau similare pentru produse sau servicii identice/similare/nesimilare aplicabile în cadrul unor cereri de nulitate a mărcilor, respectiv acţiuni în contrafacere.

În ceea ce priveşte condiţia utilizării mărcii pentru produsele şi serviciile pentru care a fost înregistrată pentru a împiedica decăderea, sunt relevante normele juridice şi jurisprudenţa specifice acestei instituţii juridice diferite la care s-a făcut trimitere anterior [Hotărârea din 14 iulie 2005, Reckitt Benckiser (Espana)/OAPI - Aladin (ALADIN), T-126/03].

Ca atare, pentru a împiedica decăderea din drepturile dobândite prin înregistrare nu are nicio relevanţă folosirea mărcii pentru produse sau servicii care "să indice o legătură cu titularul mărcii înregistrate", ci pentru produse care, deşi nu sunt strict identice cu cele cu privire la care a reuşit să dovedească folosirea efectivă, nu sunt în esenţă diferite de acestea şi aparţin unui singur grup care nu poate fi divizat altfel decât într-o manieră arbitrară, cerinţă care nu este îndeplinită de folosirea mărcii pentru servicii sau produse care fac parte din clase diferite, deci care au prin esenţă o natură diferită.

Este nefondată susţinerea recurentei pârâte că instanţa de apel nu ar fi răspuns acestor motive de apel, analiza succintă a acestora regăsindu-se în chiar paragraful citat în susţinerea primului motiv de recurs. Mai mult, lipsa de relevanţă a acestor argumente pentru analiza condiţiilor intervenirii decăderii pentru neuz confirmă faptul că acest mod de analiză nu a produs nicio vătămare pârâtei.

În cadrul motivului de recurs de la punctul 6 recurenta pârâtă reia susţinerile anterioare, în sensul că instanţa de apel a constatat, în mod greşit, că dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 84/1998 sunt aplicabile în prezenta cauză, întrucât marca notorie/de mare renume ar fi incompatibilă cu instituţia decăderii pentru neuz, dar critică în fapt modul de interpretare a probelor administrate de către instanţa de apel, critici care vizează astfel, temeinicia iar nu legalitatea hotărârii atacate, neputând fi analizate în recurs, conform art. 488 alin. (1) C. proc. civ.

Recurenta pârâtă a mai susţinut că notorietatea unei mărci împiedică aplicabilitatea art. 46 din Legea nr. 84/1998, întrucât regimul său juridic ar reprezenta o dispoziţie specială, motiv pentru care nu a fost nevoie să se regăsească enumerat în alin. (2) - (4) ale acestui articol.

Este nefondată şi această susţinere având în vedere că potrivit art. 15 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative:

"Reglementări speciale şi derogatorii

(1) O reglementare din aceeaşi materie şi de acelaşi nivel poate fi cuprinsă într-un alt act normativ, dacă are caracter special faţă de actul ce cuprinde reglementarea generală în materie.

(2) Caracterul special al unei reglementări se determină în funcţie de obiectul acesteia, circumstanţiat la anumite categorii de situaţii, şi de specificul soluţiilor legislative pe care le instituie.

(3) Reglementarea este derogatorie dacă soluţiile legislative referitoare la o situaţie anume determinată cuprind norme diferite în raport cu reglementarea-cadru în materie, aceasta din urmă păstrându-şi caracterul său general obligatoriu pentru toate celelalte cazuri."

Or, normele juridice invocate care reglementează regimul juridic al protecţiei mărcilor notorii, atât cele cuprinse în norme internaţionale, cât şi cele cuprinse chiar în Legea nr. 84/1998, nu pot fi calificate ca norme speciale derogatorii de la prevederile ce reglementează decăderea din drepturile conferite de înregistrarea unei mărci, având în vedere că obiectul celor două reglementări este diferit, unul priveşte condiţiile recunoaşterii mărcilor notorii şi limitele protecţiei lor faţă de înregistrarea unor mărci, respectiv folosirea unor semne care le încalcă, iar celălalt condiţiile în care intervine decăderea pentru neutilizarea mărcii înregistrate din drepturile conferite de această înregistrare.

Ca atare, nu sunt îndeplinite condiţiile art. 15 din Legea nr. 24/2000, raportul dintre aceste norme neputând fi calificat ca fiind de tipul special-general, ci fiecare reglementează o situaţie juridică diferită.

În cadrul motivului de recurs de la punctul 7 recurenta pârâtă a susţinut că decizia recurată este pronunţată cu încălcarea şi aplicarea greşită a dispoziţiilor normative privind utilizarea mărcii x, iar în motivarea în fapt a acestuia, pe de o parte, a reluat argumentele susţinute în cadrul punctelor 3- 5, care au fost analizate mai sus, iar pe de altă parte, a susţinut că ar fi dovedit utilizarea mărcii x în mod efectiv, serios şi public pe teritoriul României, făcând trimitere la probele administrate în faţa primei instanţe şi modul cum ar fi trebuit interpretate de instanţa de apel, critici care vizează temeinicia iar nu legalitatea hotărârii atacate, neputând fi analizate în recurs, conform art. 488 alin. (1) C. proc. civ.

În consecinţă este nefondat şi acest motiv de recurs.

În cadrul motivului de recurs de la punctul 8 recurenta pârâtă a susţinut că decizia recurată încalcă jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene referitoare la familia/seria de mărci, invocând cauzele T-194/03 şi C-234/06 P, II Ponte Finanziaria SpA v OHIM şi cauza C-553/11 Rintisch, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (Camera a treia).

Acest motiv de recurs priveşte aprecierile instanţei de apel în sensul că "folosirea efectivă care trebuie demonstrată nu este a oricăreia dintre mărcile acolo listate, ci a mărcii din a cărei decădere a apelantei-pârâte s-a solicitat, marcă suficient de distinctă pentru a nu putea fi confundată cu celelalte", că "dovezile depuse în apel privesc alte mărci - precum I love fashion, litera "f" stilizată într-un romb etc. - iar nu marca ce formează obiectul cauzei."

Pentru a împiedica decăderea titularul unei mărci înregistrate trebuie să facă dovada utilizării mărcii sub forma în care a fost înregistrată.

Cu toate acestea este permisă în mod expres utilizarea mărcii sub o formă diferită de cea sub care a fost înregistrată, cu condiţia ca elementele care diferă să nu modifice în vreun fel caracterul distinctiv al mărcii [art. 46 alin. (2) lit. a), Legea nr. 84/1998].

Potrivit jurisprudenţei instanţelor Uniunii Europene, scopul acestei prevederi, care se regăseşte şi în Regulamentul privind mărcile comunitare/ale Uniunii Europene, este de a permite titularului acesteia să modifice semnul, fără a afecta caracterul distinctiv al acestuia, astfel încât să permită adaptarea acestuia la cerinţele de comercializare şi de promovare a produselor sau a serviciilor în cauză (Hotărârea din 23 februarie 2006, T-194/03, "Bainbridge", punctul 50).

De asemenea, nu este necesar ca între forma utilizată şi semnul înregistrat să existe o conformitate strictă. Cu toate acestea, diferenţa trebuie să existe între elementele nesemnificative, iar semnele, în forma în care au fost utilizate şi în forma în care au fost înregistrate, trebuie să fie, în general, echivalente (Hotărârea din 23 februarie 2006, T-194/03, "Bainbridge", punctul 50).

Pentru a decide dacă semnul, astfel cum este utilizat, este echivalent, în general, cu semnul înregistrat, trebuie să se stabilească în primul rând care sunt elementele neglijabile.

Referitor la stabilirea utilizării mărcii, titularul unei mărci înregistrate se poate baza pe faptul că aceasta poate fi utilizată într-o formă care diferă de cea în care marca a fost înregistrată, fără ca diferenţele între cele două forme să modifice caracterul distinctiv al mărcii respective, chiar dacă acea formă distinctivă este ea însăşi înregistrată ca marcă (Hotărârea din 25 octombrie 2012, C-553/11, "Rintisch", punctul 30).

Or, instanţa de apel a înlăturat din rândul dovezilor de folosire a mărcii în cauză pe acelea despre care a apreciat că privesc alte mărci - precum I love fashion, litera "f" stilizată într-un romb etc. - iar nu marca ce formează obiectul cauzei, despre care a considerat că este suficient de distinctă pentru a nu putea fi confundată cu celelalte, apreciind astfel că distinctivitatea acestei mărci este dată de elementul verbal x.

Recurenta pârâtă nu a menţionat concret în ce ar consta greşeala instanţei de apel în interpretarea şi aplicarea acestor condiţii, referitor la stabilirea elementelor distinctive ale mărcii în cauză şi la eventualele elemente nesemnificative care ar fi fost diferite în cadrul mărcilor apreciate de către instanţa de apel ca neputând fi luate în considerare ca reprezentând utilizare a mărcii în cauză.

Recurenta pârâtă a invocat semnul compus din elementul figurativ format din diamantul stilizat în plan bidimensional prin intermediul unui poligon cu 5 laturi având în mijloc litera "f" urmată de un punct şi a arătat că marca x face parte dintr-o familie de mărci care se identifică în mod distinctiv prin acest element figurativ şi că întreaga familie de mărci beneficiază de caracter notoriu.

Or, pe de o parte, teoria efectelor seriei sau familiei de mărci a apărut în jurisprudenţa CJUE în legătură cu aprecierea riscului de confuzie.

Astfel, s-a apreciat că:

"o serie sau o familie de mărci se configurează, în special, atunci când aceste mărci anterioare fie reproduc integral acelaşi element distinctiv la care se adaugă un element grafic sau verbal care diferenţiază o marcă de cealaltă, fie se caracterizează prin repetarea aceluiaşi prefix sau sufix extras dintr-o marcă originară." [Hotărârea din 18.12.2008 pronunţată în cauza T-287/06 - Torres v OHMI - Bodegas Penalba López (Torre Albéniz), paragraful 80, care citează Hotărârea din 26.02.2006 pronunţată în cauza T-194/03 - Il Ponte Finanziaria v OHMI - Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), paragraful 123)].

Potrivit aceleiaşi jurisprudenţe, în cazul invocării unei familii/serie de mărci, un risc de confuzie poate fi determinat prin posibilitatea de asociere între marca solicitată spre înregistrare şi mărcile anterioare care fac parte din serie/familie, însă doar atunci când marca solicitată prezintă faţă de acestea din urmă similitudini care pot determina consumatorul să creadă că aceasta face parte din aceeaşi serie/familie şi, prin urmare, că produsele desemnate au aceeaşi origine comercială ca şi mărcile anterioare sau o origine cu care există o legătură (cauza T-287/07 paragraful 80 şi cauza T-194/03 paragraful 124).

Condiţiile cumulative ce trebuie îndeplinite pentru a aprecia riscul de confuzie sunt: mărcile anterioare care fac parte din familie sau din serie trebuie să existe pe piaţă, adică să fie utilizate; marca solicitată trebuie nu doar să fie asemănătoare mărcilor care aparţin seriei, ci şi să aibă caracteristici susceptibile de releva legătură cu seria/familia.

Or, în speţă, obiectul cererii de chemare în judecată este decăderea din drepturile asupra unei mărci înregistrate pentru neutilizare, instituţie juridică ce are reguli proprii de aplicare, iar nu cererea de constatare a nulităţii sau contrafacere pentru a se aplica regulile de apreciere a riscului de confuzie.

Pe de altă parte, aşa cum s-a reţinut anterior, instanţa de apel a considerat că marca în cauză este suficient de distinctă pentru a nu putea fi confundată cu celelalte, aspect care nu a fost criticat în recurs.

În consecinţă, în temeiul art. 496 alin. (1) raportat la art. 488 alin. (1) pct. 5,6, 7 şi 8 C. proc. civ., Înalta Curte va respinge, ca nefondat, recursul declarat de declarat de pârâta B..

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta B. împotriva deciziei nr. 31A din 11 ianuarie 2019 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 16 iunie 2020.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României

scj