Şedinţa publică din data de 12 noiembrie 2019
Prin cererea înregistrată la data de 27.02.2015, pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a V-a Civilă, sub nr. x/2015, reclamantele A., B.. şi C. au solicitat, în contradictoriu cu pârâţii D. S.A., E. S.A. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci:
1. anularea mărcilor naţionale x/2010 "F.", x/2010 "F.", y/2011 "F." aparţinând pârâtei D. S.A. şi x/2012 "G." aparţinând pârâtei E. S.A. pentru toate produsele din clasa 32 pentru care beneficiază de protecţie;
2. să se constate faptul că s-a încălcat dreptul de folosire exclusivă asupra mărcii anterioare comunitare tridimensionale, x înregistrată din data de 24.06.2008 pentru produse din clasele 5 şi 32 conform Clasificării de la Nisa şi asupra dreptului de autor deţinut cu privire la reprezentarea grafică a buteliei comercializate şi protejate sub denumirea H.;
3. să se dispună obligarea pârâtelor la încetarea imediată a folosirii semnului reprezentând forma grafică a ambalajului buteliei comercializate sub denumirea F., formă similară cu marca comunitară x ce reprezintă reproducerea grafică a buteliei H.. În acest sens solicită obligarea la încetarea imediată a următoarelor acţiuni, prezentate cu titlu exemplificativ: oferirea de produse, publicitatea (prin internet sau prin orice altă metodă, inclusiv prin afişarea semnului la intrarea în magazine, pe pereţii magazinului, aplicarea pe materialele consumabile gen sacoşe, pungi, hârtie de ambalat, cutii, etc.), fabricarea de produse, stocarea sau depozitarea, distribuirea, livrarea, comercializarea sau oferirea spre comercializare (prin orice metoda: tradiţionala, door-to-door, prin internet, casa de comenzi, etc.), promovarea de produse sau servicii, utilizarea semnului pe documente de afaceri ori în corespondenţa, importul sau exportul de produse;
4. să se dispună obligarea pârâtelor să retragă de pe piaţă toate produsele ce aduc atingere mărcilor Reclamantei şi să distrugă pe cheltuiala lor toate ambalajele ce poartă reproducerea grafică a mărcii tridimensionale iar în cazul în care pârâta nu va aduce la îndeplinire această dispoziţie, să fie încuviinţată luarea acestor măsuri de către reclamante pe cheltuiala pârâtei;
5. să se dispună publicarea în presă, pe cheltuiala pârâtelor, a hotărârii pronunţate, prin intermediul a trei cotidiane de circulaţie naţională;
6. să fie obligate pârâtele la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de soluţionarea prezentului dosar.
Prin cererea reconvenţională înregistrată la data de 20.04.2015, pârâta E. S.A. a solicitat, în temeiul art. 209 C. proc. civ., în contradictoriu cu B.., decăderea din drepturile conferite de marca comunitară tridimensională nr. x a pârâtei reconvenţionale.
Prin sentinţa civilă nr. 569 din 12.05.2016, Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor pe cererea principală, a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci pe capetele 2-6 din cererea principală şi a respins aceste capete de cerere faţă de acest pârât ca fiind formulate împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. A admis în parte cererea principală şi a dispus anularea mărcilor naţionale x/2010 "F."; x/2010"F."; y/2011 "F." aparţinând pârâtei D. S.A. şi a mărcii naţionale x/2012 "G." aparţinând pârâtei E. S.A. pentru produsele din clasa 32. Totodată, a constatat încălcarea dreptului de folosire exclusivă asupra mărcii comunitare tridimensionale x înregistrată din data de 24.06.2008 pentru produse din clasele 5 şi 32 conform Clasificării de la Nisa şi asupra dreptului de autor deţinut cu privire la reprezentarea grafică a buteliei comercializate şi protejate sub denumirea H. şi a obligat pe pârâtele D. S.A. şi E. S.A. la încetarea imediată a folosirii semnului reprezentând forma grafică a ambalajului buteliei comercializate sub denumirea F. pentru oferirea de produse, publicitatea (prin internet sau prin orice altă metodă, inclusiv prin afişarea semnului la intrarea în magazine, pe pereţii magazinului, aplicarea pe materialele consumabile gen sacoşe, pungi, hârtie de ambalat, cutii, etc.), fabricarea de produse, stocarea sau depozitarea, distribuirea, livrarea, comercializarea sau oferirea spre comercializare sau exportul de produse; precum şi să retragă de pe piaţă toate produsele ce aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială ale reclamanţilor şi să distrugă pe cheltuiala lor toate ambalajele ce poartă reproducerea grafică a mărcii tridimensionale x. De asemenea, a dispus publicarea în presă, pe cheltuiala pârâtelor D. S.A. şi E. S.A., a hotărârii prin intermediul a trei cotidiane de circulaţie naţională, a respins, ca neîntemeiată, cererea reconvenţională formulată de pârâtă reclamantă E. S.A., împotriva reclamantei B. şi în contradictoriu cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi a obligat pe pârâtele D. S.A. şi E. S.A. la 300 RON şi 2192, 57 euro, în echivalent RON la data plăţii, reprezentând cheltuieli de judecată către reclamanţi.
Împotriva sentinţei tribunalului au declarat apel E. S.A. şi D. S.A..
Prin decizia nr. 580 din data de 16.05.2018, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a admis apelul formulat de apelantele-pârâte D. S.A. şi E. S.A., împotriva sentinţei civile nr. 569/12.05.2016 pronunţată în dosarul nr. x/2015 de Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă, în contradictoriu cu intimaţii-reclamanţi A., B. şi C. şi intimatul-pârât Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
A schimbat în parte sentinţa, în sensul constatării încălcării dreptului de folosire exclusivă asupra mărcii comunitare tridimensionale x înregistrată din data de 24.06.2008 pentru produse din clasele 5 şi 32 conform Clasificării de la Nisa; a respins petitul întemeiat pe dreptul de autor, ca neîntemeiat şi a păstrat în rest sentinţa.
Împotriva acestei decizii au declarat recurs reclamanţii A., B.. şi C. şi pârâtele E. S.A. şi D. S.A.
1. Prin recursul declarat de recurenţii-reclamanţi A., B.. şi C., s-a solicitat admiterea recursului şi schimbarea în parte a deciziei atacate, cu privire la capătul de cerere întemeiat pe dreptul de autor, în sensul reţinerii atât a existenţei, cât şi a încălcării dreptului de autor asupra reproducerii grafice şi sticlei "H.", cu consecinţa admiterii în tot a acţiunii, inclusiv în baza dreptului de autor.
În drept au fost invocate prevederile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.
În motivarea recursului s-au arătat următoarele.
I. Greşita interpretare şi aplicare a noţiunilor de operă de "artă aplicată" şi a condiţiilor necesare pentru protecţia acesteia prin drept de autor.
A. Curtea de apel reţine, în esenţă, necesitatea existenţei unor rigori suplimentare pentru a beneficia de protecţia prin drept de autor în cazul "operelor de artă aplicată". Se reţine astfel necesitatea existenţei unui "caracter artistic" al operei prin care autorul "să fi urmărit în chip deosebit şi principal o funcţie estetică şi imaginativă, mai mult decât cea practică".
De asemenea, printr-o motivare contradictorie, deşi reţine că pentru a fi protejată prin drept de autor o operă trebuie să fie originală, "fără a interesa aici noutatea absolută ori valoarea artistică intrinsecă a acesteia", curtea de apel sfârşeşte prin a considera că, pentru satisfacerea rigorilor unei opere de artă, (i) "mulţumirea principal estetică" şi (ii) "satisfacerea simţului frumosului, sunt condiţii necesare protecţiei prin drept de autor a unei "opere de artă aplicată":
"Cu alte cuvinte, nu orice creaţie a unui ambalaj de îmbuteliere a apei, nu orice design al unei sticle face obiectul protecţiei prin drept de autor, ci doar acel model care întruneşte rigorile unei opere de artă, fie ea şi aplicată". "Aşadar, indiferent cât de scăzut este nivelul artistic al operei de creaţie, trebuie să existe acest caracter artistic, adică, chiar dacă este vorba despre artă aplicată, este necesar ca autorul operei să fi urmărit în chip deosebit şi principal o funcţie estetică şi imaginativă, mai mult decât cea practică". "În speţă, Curtea reţine că nimic din datele sticlei în dispută nu o califică la rangul unei opere de artă, întrucât, chiar dacă este o reuşită din punct de vedere al design-ului, nu reflectă acea creativitate imaginativă destinată în principal obţinerii unei mulţumiri principal estetice şi a satisfacerii simţului frumosului".
Sunt eronate aceste susţineri, ele fiind de natură să introducă cerinţe suplimentare faţă de dispoziţiile legale aplicabile în ceea ce priveşte protecţia prin drept de autor a unei opere de "artă aplicată".
B. Condiţiile prevăzute de legislaţia internaţională aplicabilă pentru protecţia prin drept de autor; originalitatea - cadru legal şi jurisprudenţial de interpretare şi aplicare.
Din interpretarea coroborată a prevederilor Convenţiei de la Berna privind protecţia drepturilor de autor rezultă că doar "creaţiile intelectuale" pot fi protejate prin dreptul de autor, acest caracter devenind astfel o condiţie implicită a originalităţii.
Reglementările europene sunt în sensul verificării existenţei dreptului de autor doar prin raportare la originalitate, în sensul de creaţie intelectuală a autorului care fi reflectă personalitatea, şi a excluderii oricăror alte criterii estetice sau calitative, criterii legate de valoarea sau destinaţia operei: Directiva 96/9/CE privind protecţia juridică a bazelor de date, considerentul (16) al expunerii de motive, articolul 3 (1); Directiva 2006/116/CE privind durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe considerentul (16) din expunerea de motive; Directiva 2009/24/CE privind protecţia juridică a programelor de calculator, art. 1 alin. (3).
Jurisprudenţa CJUE, deşi nu a privit în mod expres până la acest moment categoria "operelor de artă aplicată", este şi mai relevantă în sensul interpretării şi aplicării noţiunii de originalitate potrivit dispoziţiilor europene. În data de 16 iulie 2009 CJUE pronunţă hotărârea în Cauza C-5/08, Infopaq International A/S împotriva Danske Dagblades Forening, în cadrul căreia analizează în ce măsură reproducerea unor pasaje limitate dintr-o operă (11 cuvinte) poate reprezenta o încălcare a dreptului de autor, dezvoltând astfel o analiză a condiţiilor necesare protecţiei prin drept de autor. în esenţă Curtea reţine că protecţia dreptului de autor are ca obiect o "operă" ce reprezintă o creaţie intelectuală proprie autorului (para. 33-37, 47, 48, 51)
Ulterior, în Cauza C-145/10. Eva-Maria Painer împotriva Standard VerlaqsGmbH şi alţii, Curtea este învestită să analizeze în cadrul unei întrebări preliminare adresate de instanţa austriacă, dacă articolul 6 din Directiva 93/98 trebuie interpretat în sensul că, în temeiul acestei dispoziţii, o fotografie portret poate fi protejată de dreptul de autor şi, în caz afirmativ, dacă, în considerarea posibilităţilor de creaţie artistică pretins prea limitate pe care le pot oferi astfel de fotografii, această protecţie, în special în ceea ce priveşte regimul reproducerii operei prevăzut la articolul 2 litera (a) din Directiva 2001/29, este mai redusă decât protecţia de care beneficiază alte opere, mai ales cele fotografice. Curtea reţine în esenţă că o operă este originală atunci când reprezintă o creaţie intelectuală proprie autorului adică atunci când reflectă personalitatea acestuia, şi care se manifestă prin alegerile libere şi creative ale autorului, nereţinând nicio condiţie suplimentară cu privire la valoarea estetică sau orice alt criteriu pentru analiză (para. 90-99).
Statuările privind criteriile de stabilire a originalităţii operei sunt reiterate în concluziile avocatului general în Cauza C-310/17 Levola Henqelo BV împotriva Smilde Foods BV. Instanţa de trimitere solicită în esenţă să se stabilească dacă gustul unui produs alimentar constituie o "operă" şi poate fi protejat prin dreptul de autor de către Directiva 2001/29 (7). Reiterând reţinerile anterioare, avocatul general subliniază din nou că dreptul de autor în sensul articolului 2 litera (a) din Directiva 2001/29 nu se poate aplica decât în cazul unui obiect care este original, fiind o creaţie intelectuală proprie a autorului său, adică atunci când reflectă personalitatea acestuia.
Curtea explicitează, de asemenea, că criteriul originalităţii nu este îndeplinit atunci când constituirea unei baze de date, spre exemplu, este impusă de consideraţii tehnice, de reguli sau de limitări care nu lasă loc niciunei libertăţi de creaţie, acceptând, asemenea raţionamentului din Cauza Painer, că atunci când alegerile autorului pentru realizarea operei nu sunt limitate de consideraţii tehnice sau alte limitări, acestea sunt de natură să reflecte personalitatea autorului, nefiind necesară testarea unor criterii estetice sau valorice.
În sfârşit, este relevantă interpretarea pe care avocatul general a transmis-o Curţii în concluziile sale din Cauza C-604/10, Football Dataco Ltd şi alţii împotriva Yahoo! UK Ltd şi alţii, în care Curtea a fost chemată să îşi completeze jurisprudenţa cu privire la posibilitatea protejării calendarelor unui campionat de fotbal pe baza Directivei 96/9/CE privind protecţia juridică a bazelor de date. Ceea ce a trebuit să se stabilească a fost dacă se poate aplica, şi în ce condiţii, protecţia prevăzută prin dreptul de autor. în concluziile sale, Avocatul General arată cu privire la standardele de protecţie ale dreptului de autor:
"36. Este cunoscut că, în cadrul Uniunii, există standarde diferite în ceea ce priveşte nivelul de originalitate necesar, în general, pentru a recunoaşte protecţia prin dreptul de autor (13). în special în unele ţări ale Uniunii, cele caracterizate printr-o tradiţie de common law, criteriul de referinţă este în mod tradiţional faptul că implică "muncă, competenţe sau efort" (labour, skills or effort). Din acest motiv, de exemplu, în Regatul Unit, bazele de date beneficiau în general, înainte de intrarea în vigoare a directivei, de protecţia prin dreptul de autor. O bază de date era protejată prin dreptul de autor în cazul în care creatorul său a trebuit, pentru a o realiza, să facă un anumit efort sau să utilizeze o anumită competenţă. Dimpotrivă, în ţările cu tradiţie continentală se prevede în general, pentru a recunoaşte o protecţie în temeiul dreptului de autor, ca opera să deţină un element de creativitate sau să exprime într-un fel personalitatea autorului său, deşi se exclude întotdeauna orice evaluare a calităţii sau a naturii "artistice"a operei."
C. Condiţiile prevăzute de legislaţia din Serbia pentru protecţia prin drept de autor; originalitatea.
Conţinutul legii sârbe, legat de prevederile legale în ceea ce priveşte naşterea şi conţinutul dreptului de autor sunt următoarele:
Art. 2 din Legea sârbă privind dreptul de autor şi drepturile conexe (publicată în Gazeta Oficială nr. 104/2009 din Serbia şi republicată în Gazeta Oficială nr. 99/2011 din data de 27.12.2011): (1) O opera protejată prin drept de autor este o creaţie intelectuală originală a autorului, exprimată într-o anumită formă, indiferent de valoarea sa artistică, ştiinţifică sau de altă natură, de scopul, dimensiunea, conţinutul şi forma de manifestare, precum şi permisiunea comunicării publice a conţinutului său.//(2) Sunt considerate opere protejate prin drept de autor în special: 1) Opere scrise (de ex. cărţi, broşuri, articole, traduceri, programe de calculator în orice formă de expresie, inclusiv materialul lor de pregătire şi altele); 2) Opere orale (prelegeri, discursuri, oraţii etc.); 3) Opere dramatice, opere dramatico-muzicale, coregrafice şi pantomimă, precum şi lucrări originare din folclor; 4) Compoziţiile muzicale cu sau fără text; 5) Filme (cinema şi televiziune); 6) Opere de artă plastică (picturi, desene, schiţe, grafică, sculpturi etc.); 7) Opere de arhitectură, opera de artă aplicată şi design industrial; 8) Lucrări cartografice (hărţi geografice şi topografice); 9) Desene, schiţe, manechine şi fotografii; 10) Direcţia unei opere de teatru.
S-a susţinut şi demonstrat pe parcursul fazelor anterioare ale prezentului litigiu că opera "x" a fost creată pe teritoriul Serbiei, fiind adusă prima dată la cunoştinţa publică pe teritoriul Serbiei, unde de altfel s-a şi depus la înregistrare întâia marcă de către reclamantul C. în anul 2006 (marca "H.". nr. x/10.07.2006); Serbia este membră a Convenţiei de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice şi prin urmare a preluat şi transpus dispoziţiile acesteia.
Din perspectiva legii aplicabile naşterii şi conţinutului dreptului de autor, sunt judicioase reţinerile curţii de apel care a menţionat că "în ceea ce priveşte Convenţia de la Berna, Curtea reiterează că atât România, cât şi Serbia sunt state părţi, care au semnat şi ratificat Convenţia, fiind astfel nerelevante susţinerile privitoare la nedovedirea conţinutului legii sârbe, cu atât mai mult cu cât nu s-ar putea conferi unui drept de autor născut în spaţiul extracomunitar efecte mai întinse ori diferite pe teritoriul României, teritoriu pe care se reclamă încălcarea şi se solicită protecţia, decât drepturilor de autor corespunzătoare, guvernate de legislaţia naţională (şi de regulile europene corespunzătoare)".
În ceea ce priveşte protecţia efectivă pe care dreptul de autor îl conferă unei opere, trebuie observat că legea sârbă conţine o prevedere expresă potrivit căreia caracterul artistic al operei nu reprezintă un criteriu de protecţie prin drept de autor, fiind exclus chiar de art. 2 din Legea invocată. Şi legea sârbă, întocmai ca şi legea română, prevede posibilitatea cumulului protecţiei prin drept de autor şi design industrial. Art. 46 din Legea privind protecţia desenelor industriale (publicată în Gazeta Oficială nr. 104/2009 şi republicată în Gazeta Oficială nr. 45/2015 din data de 27.12.2011) referitor la relaţia cu alte forme de protecţie prevede că "Dispoziţiile prezentei legi nu afectează drepturile existente cu privire la mărci, brevete sau modele de utilitate. Designul industrial protejat în conformitate cu prevederile prezentei legi se bucură, de asemenea, de protecţie în temeiul legislaţiei care reglementează dreptul de autor de la data creării sale sau la data la care a fost exprimat sub o anumită formă."
Aşadar, în ceea ce priveşte protecţia unei opere prin design, deşi Serbia nu este membră a Uniunii Europene pentru a i se aplica Directiva privind protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale, trebuie observat că dispoziţiile sale nu exclud şi nu limitează protecţia şi prin drept de autor şi prin urmare nu se poate considera că se aplică criteriul suplimentar al caracterului artistic al unei opere de artă.
D. Condiţiile prevăzute de legislaţia naţională pentru protecţia prin drept de autor; originalitatea.
Condiţiile de protecţie prin drept de autor potrivit dreptului naţional, anumeLegea 8/1996 pentru protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe, se regăsesc în cadrul articolului 7 din lege. Legislaţia naţională este armonizată cadrului legislativ european, prevăzând acelaşi criteriu al originalităţii creaţiei intelectuale pentru a se bucura de protecţie. Nu există nicio prevedere suplimentară care să permită curţii de apel să devieze de la interpretarea dată de instanţele europene noţiunii de "originalitate" prin impunerea unor criterii suplimentare cum ar fi acela al unei valori estetice ridicate care să califice opera la rangul de "operă de artă".
E. Conceptul operă de "artă aplicată", aşa cum este definit de legiuitor, identifică o categorie de opere şi nu este de natură a impune criterii suplimentare aşa cum în mod eronat reţine Curtea de Apel Bucureşti.
Art. 7 din Legea nr. 8/1996 include în obiectul protecţiei operele de artă grafică, operele de artă plastică, precum şi operele de artă aplicată produselor destinate undei utilizări practice.
Astfel, prin noţiunile de operele de artă plastică, grafică, aplicată, legiuitorul identifică domeniul în care s-ar încadra operele protejate, după cum rezultă din teza iniţială a textului din art. 7:
"constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific...". Este evident aşadar că opera cinematografică sau fotografică se încadrează în domeniul artistic, chiar dacă nu este definită de legiuitor ca fiind o operă de artă. Aceasta întrucât expresia "operele de artă grafică, plastică ori aplicată" desemnează o categorie, şi nicidecum nu impune o cerinţă suplimentară a operei, în sensul de a deveni un atribut restrictiv. De altfel, apelând la o interpretare lingvistică, se poate observa că versiunea în limba engleză a noţiunii de"operă de artă aplicată" este aceea de "applied arts", concept de sine stătător, menit să desemneze toate artele care se aplică designului şi decorării obiectelor de zi cu zi pentru a le da atribute estetice (apte sau nu a satisface simţul frumosului în funcţie de consumatorul avizat).
Curtea de apel a considerat în esenţă ca design-ul sticlei H. nu se bucură de protecţie prin drept de autor întrucât nu se califică la rangul de "operă de artă" întrucât, "chiar dacă este o reuşită din punct de vedere a design-ului, nu reflectă acea creativitate imaginativă destinată în principal obţinerii unei mulţumiri principal estetice şi a satisfacerii simţului frumosului". Curtea apreciază aşadar că, în ceea ce priveşte opera de artă aplicată, rigorile protecţiei sunt unele suplimentare şi presupun, nu o simplă creativitate care să reflecte personalitatea autorului, ci o creativitate care să presupună o mulţumire principal estetică (a privitorului).
Or, acest criteriu suplimentar al valorii estetice a operei este în dezacord cu prevederile legale naţionale şi europene, dar şi în dezacord cu modalitatea în care CJUE a dezvoltat înţelegerea noţiunii de originalitate. Directiva 96/9/CE şi Directiva 2006/116/CE conţin prevederi ce interzic în mod expres statelor membre impunerea unor criterii de valoare estetică sau destinaţie a operei. Curtea de Apel Bucureşti, prin interpretarea eronată mai sus menţionată, tocmai acest lucru îl face: adaugă condiţiei creativităţii care trebuie să reflecte personalitatea autorului şi condiţia valorii estetice care ar trebui să conducă la obţinerea unei "mulţumiri estetice" şi să satisfacă "simţul frumosului".
Singura creativitate pe care o implică originalitatea este însă cea necesară reflectării personalităţii autorului, niciun fel de apreciere a valorii estetice nefiind necesară şi nici permisă de lege. Or, în cadrul deciziei ce face obiectul prezentului recurs, instanţa recunoaşte existenta unei creativităţi ce reflectă personalitatea autorului, dar nu o consideră suficientă: "Curtea nu este de acord cu apelantele în sensul că forma sticlei are exclusiv o funcţie tehnică, idea reliefării elementului verbal pe laturile sticlei sau "colturile rotunjite" ori "laturile înguste ale octogonului" ce se regăsesc identic în forma ambalajului din mărcile acestora nu au o funcţie tehnică, ci estetică, funcţia tehnică putând fi atribuită formei pătrate, iar nu detaliilor regăsite în ambele semne în dispută"
Cu alte cuvinte curtea de apel reţine existenţa unor elemente estetice, apte să dea distinctivitate sticlei H., dar nu le reţine ea fiind suficiente pentru a complini rigorile unei opera de artă (pentru care, rigorile estetice;sunt mult mai ridicate). Or, elementele estetice suficiente pentru protecţia prin drept de autor sunt cele ce ţin de reflectarea personalităţii autorului, nefiind permisă aplicarea unor rigori suplimentare, cum în mod greşit a apreciat Curtea de Apel.
Faptul că legislaţia naţională, asemenea celei europene, nu solicită analiza valorii estetice în analiza originalităţii rezultă şi din varianta modificata a art. 7 lit. g) din Legea nr. 8/1996, care include, printre operele cărora li se acordă protecţie prin drept de autor (alături de desene şi modele) şi design-ul. În acest context, în mod eronat curtea de apel citează în conţinutul considerentelor o variantă neactualizată a legii ce nu conţinea protecţia design-ului ca operă de sine stătătoare. Modificarea adusă de legiuitor nu este întâmplătoare şi nici lipsită de semnificaţie întrucât dovedeşte intenţia legiuitorului de conferi design-ului o protecţie distinctă celei conferite operei de artă aplicată sau desenului şi modelului. "Ceea ce este specific design-ului este faptul că forma este adaptată pentru a corespunde unor cerinţe de ordin estetic şi funcţional, care trebuie să tină seama atât de aspectul estetic al produsului cât şi de nevoia de raţionalizare a fabricării lui, de constrângerile diverse pe care utilizarea efectivă a produsului le presupune".
Distincţia între design şi desene/modele este extrem de relevantă în economia enumerării operelor protejate întrucât, după cum se cunoaşte, protecţia prin desen/model nu este permisă de legea specială atunci când forma este inseparabilă de funcţie. Rezultă că legiuitorul, prin menţionarea design-ului ca opera protejabilă, a acceptat protecţia pentru o categorie de opere pentru care restricţiile funcţionale sunt ridicate, ceea ce, în mod logic, presupune o libertate creativă condiţionată de aceste restricţii. Astfel, cerinţa curţii de apel cu privire la necesitatea existenţei unor rigori suplimentare de analiză în cadrul operelor de artă aplicată, motivată de utilitatea practică a produsului nu se regăseşte în intenţia legiuitorului care permite protecţia prin drept de autor a unei opere (design-ul) ale cărei constrângeri funcţionale sunt superioare desenelor şi modelelor.
II. Interpretarea şi aplicarea greşită a dispoziţiilor legale referitoare la sistemul de protecţie a operelor de artă aplicată.
II. 1. Curtea de Apel a reţinut în mod greşit sistemul de protecţie aplicabil ca fiind acela al suprapunerii parţiale a protecţiei. Legea română prevede sistemul cumulului de protecţie conferite de dreptul de autor şi desenul industrial.
Deşi instanţa de apel recunoaşte condiţiile protecţiei prin drept de autor a operelor de artă aplicate produselor destinate unei utilizări practice, în temeiul art. 1 din Legea dreptului de autor: (i) opera să fie rezultatul unui proces de creaţie intelectuală, (ii) să fie originală, adică să încorporeze un concept propriu al autorului, (iii) "fără a interesa nici noutatea absolută ori valoarea intrinsecă a acesteia", totuşi, concluzionează că în cazul sticlei H. protecţia prin drept de autor nu poate fi recunoscută întrucât:
"regula este protecţia oferită de Legea 129/1992 privind desenele şi modelele industriale şi doar prin excepţie un astfel de model/design se bucuraşi de protecţia dreptului de autor prevăzut de art. 7 lit. g) teza finală din Legea nr. 8/1996, respectiv atunci când respectivul desen/design poate fi considerat "operă de artă".
Reţinerea curţii de apel este din nou eronată, întrucât legiuitorul român a adoptat sistemul protecţiei cumulative între dreptul de autor şi designul industrial, sistem în care autorul unui desen poate invoca simultan atât regimul specific de protecţie pentru desene şi modele industriale, cât şi pe cel pentru drepturile de autor fără ca, pentru a beneficia de protecţia prin drept de autor, să fie necesare îndeplinirea unor rigori suplimentare.
Astfel, Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor este clară în sensul în care nu este impusă nicio cerinţă de natură a limita protecţia prin drept de autor. În acest sens art. 5 din Legea nr. 129/1992 prevede "Protecţia desenului sau modelului înregistrat în conformitate cu prezenta lege nu exclude şi nu prejudiciază protecţia prin drept de autor a acestuia".
În sistemul cumulului parţial de protecţie, adoptat în Germania şi aplicat de instanţa de apel în mod eronat, desenelor şi modelelor li se asigură dubla protecţie numai când nivelul artistic al operei aplicate este ridicat. Totuşi, jurisprudenţa mai recentă a Germaniei s-a modificat în sensul în care asemenea rigori suplimentare nu au mai fost aplicate.
II.2. Susţinerea curţii de apel privind "suprapunerea nepermisa a celor două tipuri de drepturi şi care ar face inutilă reglementarea Legii 129/1992" nu este judicioasă şi nu poate fi primită.
În mod eronat reţine instanţa de apel că suprapunerea celor două sfere de protecţie oferite de dreptul de autor şi de desenul industrial, ar genera o confuzie care ar face inutilă reglementarea Legii 129/1992. Diferenţele şi efectele pe care cele două tipuri de protecţie le generează pentru titularul lor sunt numeroase şi substanţial diferite:
i. durata protecţiei - dacă prin desenul industrial se poate obţine protecţie pentru cel mult 25 de ani (art. 35 din Legea nr. 129/1992), protecţia oferită operelor de artă aplicată prin dreptul de autor se întinde pe toată durata vieţii autorului acestora, precum şi 70 de ani de la data morţii acestuia;
ii. modalitatea în care se ajunge la beneficiul protecţiei - mecanismele sunt substanţial diferite, pentru dreptul de autor nefiind necesară îndeplinirea niciunei formalităţi, în timp ce protecţia prin desen reclamă o înregistrare în faţa unei autorităţi, cu toate consecinţele inerente (constituirea unui depozit reglementar, plata unor taxe, examinarea cererii, obţinerea unui certificat de înregistrare);
iii. cerinţele în cazul încălcării fiecărui drept sunt diferite - desenul industrial reclamă dovadă unui titlu, în timp ce în cazul dreptului de autor, instanţa va fi suverană în aprecierea acestuia.
În consecinţă, nu se poate reţine o suprapunere nepermisa de lege, ci, din contră, o suprapunere utilă şi necesară a titularului cu privire la protecţia pe care decide să o invoce. Invocarea unui desen va atrage în sarcina titularului necesitatea de a suporta anumite eforturi financiare pentru înregistrarea desenului, cu beneficiul obţinerii unui titlu de protecţie, în timp ce dreptul de autor nu reclamă formalităţi pentru înregistrare, însă recunoaşterea sa este supusă rigorilor unui tribunal.
III. Originalitatea sticlei H..
Judecătorul nu este chemat să răspundă asupra frumuseţii sticlei pentru a concluziona asupra protecţiei prin drept de autor, cunoscut fiind că valorile estetice sunt extrem de subiective şi în consecinţă impropriu de obiectivat. Ceea ce trebuia să stabilească curtea de apel era dacă, această sticlă, cu toate caracteristicile ei, reprezintă o creaţie intelectuală care reflectă alegerile autorului său. O astfel de analiză este una corectă şi oportună pentru. că, fără a goli de substanţă condiţia originalităţii, ea permite o analiză obiectivă a judecătorului.
La momentul creării, sticla H., s-a bucurat de o noutate aparte, neavând o formă uzuală pentru sticlele de apă aflate până la acel moment în comercializare. Dovada acestei forme desăvârşite este dată chiar de succesul de care se bucură la acest moment sticla H..
Potrivit celor relatate de autorul I., când a creat sticla H. a dorit crearea unei sticle cu un aspect aparte. Geometria acestei sticle reprezintă de fapt cea mai mare inovaţie din domeniul de profil. Un timp îndelungat în procesul de creaţie a fost alocat elaborării marginilor sticlei pentru autorul a dorit crearea unei forme pătrate cu nişte tăieturi şi margini deosebite (acele margini, colţuri de 45 de grade) care să nu semene cu nicio altă sticlă de pe piaţă. La elaborarea acestui concept autorul a plecat de la forma unui cristal, forma pătrăţoasă şi lunguiaţă a sticlei fiind întocmai ca un cristal şlefuit. Cât priveşte gura largă a sticlei, autorul a fost primul în Serbia, în Iugoslavia şi poate printre primii din lume care a propus utilizarea acestui detaliu. Majoritatea companiilor producătoare de apă foloseau gura cu dopul comun îngust, care este unul şi mai puţin costisitor. Gura largă a constituit un element inovativ, iar când sticla a apărut pe piaţa din Japonia, distribuitorii locali au fost uluiţi pentru că nimeni nu mai folosise această gură largă pentru sticlele de apă.
Analizând probatoriul depus de părţi este evident că în domeniul apelor de băut sticla H. a constituit un element de noutate extraordinară, atât în materie de design, cât şi de ergonomicitate, reflectând personalitatea autorului şi alegerile pe care acesta le-a făcut în executarea design-ului. Succesul sticlei a fost neîntârziat, iar dovada acestui fapt rezultă din premiile câştigate la numeroase concursuri chiar din primii ani după ce a fost făcută publică, dar şi din încheierea unor contracte substanţiale de publicitate. Participând la numeroase expoziţii în Germania, Italia, Japonia, Singapore, sticla a fost premiată în anul 2003 la Bergamo Fair, în anul 2006 la Anuga, la, Belgrad în 2006 şi 2007. Mai mult, H. a fost sponsor al Campionatului Mondial European de Basketball FIBA în anii 2005,2006 şi 2007.
Nu poate fi reţinută susţinerea curţii de apel în sensul că aceste premii nu ar fi relevante pentru analiza, originalităţii întrucât ele ar reflecta doar nişte atribute de funcţionalitate, tehnice. Este cunoscut faptul că în ceea ce priveşte competiţiile de design se premiază cu preponderenţă acele produse ce se bucură de originalitate şi reprezintă apariţii noi din punct de vedere atât al aspectelor funcţionale, cât mai ales estetice. În cadrul apelului s-a depus jurisprudenţă relevantă din Italia (ţară care nu a adoptat sistemul cumulului de protecţie între drept de autor şi desene/modele) în cadrul căreia instanţa, recunoaşte protecţia prin drept de autor, subliniind importanţa premierilor în cadrul apariţiilor la expoziţii internaţionale ca reprezentând un indiciu relevant în reţinerea originalităţii operei.
2. Recurentele-pârâte E. S.A. şi D. S.A. au formulat recurs împotriva soluţiei ce privea menţinerea sentinţei nr. 569/12.05.2016 a Tribunalului Bucureşti legat de admiterea capetelor de cerere întemeiate pe dreptul la marcă, respectiv respingerea cererii reconvenţionale, şi a considerentelor prin care instanţa de apel a dat o serie de dezlegări unor probleme de drept referitor la capetelor de cerere întemeiate pe dreptul de autor.
În drept au fost invocate prevederile art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ.
În motivarea recursului s-au arătat următoarele.
I. Motivele de recurs îndreptate împotriva soluţiilor date capetelor de cerere întemeiate pe drepturile conferite de marca comunitară nr. x
Cu titlul prealabil se subliniază că, astfel cum s-a stabilit în practica Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, evaluarea existenţei riscului de confuzie presupune aplicarea criteriilor stabilite în jurisprudenţa instanţelor europene, echivalentul unor veritabile reguli de drept pentru că jurisprudenţa C.J.U.E. stabileşte înţelesul autonom al unor concepte juridice proprii regulilor comunitare, transpuse şi în Ieşea naţională. Analiza riscului de confuzie implică o evaluare juridică prin corelarea şi stabilirea interdependentei factorilor relevanţi ce se constituie, totodată, în premisele analizei riscului de confuzie şi stabilirea concluziei existentei sau inexistenţei lui. Aşadar, stabilirea existenţei riscului de confuzie nu reprezintă o simplă apreciere subiectivă din partea instanţei, ci constituie un proces complex de identificare şi aplicare a regulilor de drept stabilite în actele normative şi în jurisprudenţa comunitară incidenţă.
A. Instanţa de apel a încălcat regula prevăzută de art. 8 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 207/2009 şi confirmată în jurisprudenţa CJUE, potrivit căreia, în cadrul analizei similarităţii, comparaţia se efectuează între mărci, astfel cum acestea sunt înregistrate - motiv de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 C. proc. civ.
Instanţa de apel a comparat recipientele prezentate de reclamante, încălcând astfel regula de drept în dreptul naţional şi unional potrivit căreia, în cadrul analizei similarităţii, comparaţia se efectuează între semne astfel cum sunt înregistrate indiferent de modul cum aceste mărci sunt utilizate în practică.
Regulamentul nr. 207/2009 face referire la respingerea înregistrării unei mărci atunci când " din cauza identităţii sau asemănării sale cu marca anterioară şi din cauza identităţii sau asemănării produselor sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie(...)" (art. 8 alin. (1) lit. b). Aşadar, regulamentul impune efectuarea unei comparaţii între mărci, astfel cum acestea sunt înregistrate.
În acelaşi sens este şi jurisprudenţa constantă a instanţelor comunitare, precum şi din Ghidul privind examinarea efectuată de EUIPO în legătură cu mărcile comunitare (ultima formă, din 01.10.2017). Acest instrument, de referinţă în privinţa orientărilor şi practicii comunitare în materia mărcilor, stabileşte ca "Atunci când se evaluează identitatea sau similitudinea, semnele trebuie să fie comparate în forma sub care sunt protejate* adică în forma în care sunt înregistrate/solicitate. Utilizarea reală sau posibilă a mărcilor înregistrate într-o altă formă sunt irelevante în procesul de comparare a semnelor".
Scopul acestei reguli a fost enunţat de instanţele europene, în numeroase cauze: T-20/16, par. 33-36, C-131/06, par. 56, T-29/04, hotărârea din 8.12.2005, par. 57, cauza T-623/11, par. 38, T-434/07, par. 37, T-162/08, par. 46, T-599/13, par. 35.
Aşadar, instanţele fondului trebuiau să compare mărcile, astfel cum acestea au fost înregistrate: x - "G." - înregistrată în data de 23.03.2012 pentru produsele din clasele 32, 35 şi 39; x - "F." - înregistrată în data de 08.12.2011 pentru produsele din clasele 16 şi 32; x - "F." - înregistrată în data de 05.08.2010 pentru produsele din clasele 16 şi 32; x - "F." - înregistrată în data de 05.08.2010 pentru produsele din clasele 16 şi 32; x - H..
Numai pe baza comparării mărcilor astfel cum sunt ele înregistrate se putea trage o concluzie cu privire la existenţa similarităţii şi a riscului de confuzie în percepţia publicului consumator, respectiv cu privire la presupusa încălcare de către pârâte a drepturilor invocate de către intimaţii-reclamanţi.
Or, în loc să procedeze în acest fel, instanţele fondului au făcut comparaţia sticlelor propriu-zise în care se îmbuteliază apa de izvor x şi sticlele în care se îmbuteliază apa minerală plată G.. Aşadar, analiza instanţei de apel (ca şi a primei instanţe), este nelegală, fiind bazată pe o premisă (comparaţie) ce încalcă regulile stabilite în jurisprudenţa comunitară.
În concluzie, principiul de bază în aprecierea sferei protecţiei unei mărci, astfel cum a fost statuat în jurisprudenţa europeană este acela că informaţiile rezultate din înregistrarea acesteia nu pot fi completate cu alte informaţii ce nu rezultă din înregistrare. Securitatea raporturilor juridice, menită a fi asigurată tocmai prin realizarea înregistrării ar fi periclitată dacă lucrurile ar sta altfel.
Singura ipoteză în care jurisprudenţa comunitară a acceptat examinarea produsului propriu-zis a fost aceea în care identificarea unei caracteristici esenţiale a mărcii este necesară pentru a stabili natura specifică a elementelor care fac parte din reprezentarea grafică, în vederea protejării interesului public care stă la baza articolului 7 alin. (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 207/2009, anume un operator economic să nu îşi poată apropria un semn alcătuit din forma produsului şi care încorporează o soluţie tehnică, ipoteză care nu se regăseşte în prezenta cauză.
Faţă de aceste aspecte se impune casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de apel, în vederea efectuării comparaţiei mărcilor, astfel cum acestea au fost înregistrate.
B. Instanţa de apel a încălcat regulile conturate în jurisprudenţa CJUE privind stabilirea elementelor distinctive şi dominante al mărcilor - motiv de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 C. proc. civ.
Aprecierea globală a mărcilor aflate în conflict trebuie să se întemeieze pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ţinând seama, în special, de elementele lor distinctive şi dominante. Astfel, compararea mărcilor va presupune, în mod obligatoriu, stabilirea prealabilă a elementelor distinctive şi dominante. Raportat la acest principiu, instanţa de apel a încălcat o serie de reguli esenţiale trasate în jurisprudenţa comunitară, reguli ce vizează tocmai determinarea elementelor distinctive şi dominante ale mărcilor compuse. Urmare a ignorării şi a aplicării greşite a acestor reguli, instanţa de apel şi-a bazat soluţia pe compararea unor componente ale mărcilor ce nu se bucură decât de un grad scăzut de protecţie, nefiind vorba de elementele dominante.
B.1. Distinctivitatea semnului se analizează din perspectiva consumatorului, iar nu a intenţiei titularului înregistrării, astfel cum rezultă din jurisprudenţa CJUE
Conform unei jurisprudenţe constante, caracterul distinctiv se apreciază prin raportare, pe de o parte, la produsele sau serviciile pentru care se solicită înregistrarea şi, pe de altă parte, la percepţia publicului relevant asupra acestui semn. Acestea şi doar acestea sunt criteriile pe baza cărora se stabileşte dacă un semn prezintă sau nu distinctivitate.
Funcţia esenţială a mărcii este cea de "indicator al originii" pentru provenienţa comercială a produselor/serviciilor. În cauza "Canon", Curtea a considerat că:
"[...] potrivit jurisprudenţei constante, funcţia esenţială a mărcii este aceea de a garanta consumatorului sau utilizatorului final indicarea originii produsului sau a serviciului desemnat de marcă, permiţându-i să distingă, fără vreo posibilitate de confuzie, acest produs sau acest serviciu de cele care au o altă provenienţă".
Or, instanţa de apel nu a aplicat această regulă.
Instanţa de apel a determinat elementele dominante ale mărcilor în conflict plecând: 1) nu de la produsele sau serviciile pentru care sunt înregistrate mărcile, 2) nu de la percepţia publicului relevant asupra semnelor în dispută, ci de la o pretinsă intenţie a titularilor mărcilor. Dacă s-ar accepta această idee, atunci ar însemna că întotdeauna forma produsului sau a ambalajului dintr-o marcă compusă (element verbal + forma produsului/ambalajului) ar trebui să fie avută în vedere în determinarea riscului de confuzie cu o altă marcă pentru că în toate aceste cazuri există intenţia titularului mărcii compuse de a se avea în vedere forma respectivă; dar, în mod evident, acest rezultat este contrar abordării din dreptul unional sau naţional care ţine seama de forma produsului sau ambalajului doar în situaţiile în care aceasta este neuzuală, îndepărtându-se suficient de mult de cutumele din domeniu pentru a putea fi percepută de către consumatorul mediu ca fiind o indicaţie a originii comerciale a produsului.
Abordarea instanţei de apel este nelegală şi se impune a fi cenzurată, întrucât intenţia părţilor care înregistrează marca sau folosesc semnul nu prezintă nicio relevantă în stabilirea elementului dominant sau a caracterului distinctiv al mărcii.
B.2. În cazul mărcilor tridimensionale, elementul verbal este cel dominant, astfel cum rezultă din jurisprudenţa CJUE
Instanţa de apel a stabilit că în cazul mărcilor ce fac obiectul cauzei elementul grafic (forma sticlelor înfăţişate) reprezintă un element dominant.
Cu toate acestea, principiul stabilit de CJUE în materia mărcilor tridimensionale este cu totul altul:
"Consumatorii obişnuiţi nu au obiceiul de a face presupuneri privind originea produselor în funcţie deforma lor sau deforma ambalajului lor în absenţa oricărui element grafic sau de cuvânt şi ar putea, prin urmare, să devină mai dificil să se stabilească caracterul distinctiv în raport cu acestea o marcă tridimensională decât în raport cu o marcă verbală sau figurativă" (hotărârea Henkel/OAPI, pct. 38 şi jurisprudenţa citată). Altfel spus, "atunci când o marcă este compusă din elemente verbale şi figurative, cele dintâi sunt, în principiu, mai distinctive decât celelalte, întrucât consumatorul mediu se va referi mai uşor la produsul în cauză citându-i denumirea decât descriind elementul figurativ al mărcii" (cauza T-599/13, par. 48, T-50/12, par 29 şi jurisprudenţa citată).
Confruntat fiind cu problema gradului de protecţie care se poate atribui unei sticle, Tribunalul Uniunii Europene a reţinut că "întrucât ambalajul unui produs lichid reprezintă o necesitate pentru comercializarea sa, consumatorul mediul îi atribuie, în primul rând, doar această funcţie" (T-411/14, par. 38). În acelaşi sens, într-o altă cauză, aceeaşi instanţă a reţinut şi faptul că "de asemenea, consumatorii văd în primul rând sticlele în care astfel de bunuri sunt depozitate ca un mijloc de ambalare " (T-129/2004, par. 47). În aceeaşi hotărâre s-a reţinut că "în primul rând, cu privire la sugestia reclamantului că, în cazul unor bunuri cum sunt cele în discuţie, consumatorii îşi fac alegerea pe baza formei ambalajului mai degrabă decât în baza etichetei, poate fi observat că, un consumator mediu, nu are obiceiul de a face presupuneri cu privire la originea produselor în baza formei acestora sau a formei ambalajului în absenta oricărui element grafic sau verbal".
De asemenea, în jurisprudenţa constantă a Curţii s-a statuat în sensul că, în împrejurările în care semnele se compun atât din elemente verbale, cât şi din elemente figurative, elementul verbal este, de regulă, dominant, întrucât publicul nu analizează semnul şi se referă la acesta cu mai multă uşurinţă citându-i numele decât descriind elementul figurativ (T-312/03, par. 37). Într-o altă speţă, Tribunalul a reţinut că "Elementul dominant al mărcii solicitate este, incontestabil, elementul verbal scris cu majuscule, care iese în evidenţă, pur şi simplu, datorită poziţiei sale şi a mărimii foarte mari a literelor, în comparaţie cu toate celelalte elemente care formează eticheta"(T-460/11, par. 38).
In concluzie, în cazul unei mărci compuse dintr-un element grafic - forma unei sticle - şi un element verbal - numele produsului - forma nu poate fi considerat a avea caracter dominant.
Prin urmare, este nelegală şi contrară jurisprudenţei CJUE stabilirea dominanţei înfăţişării sticlei în cadrul mărcilor supuse comparaţiei.
In acest sens, în jurisprudenţa comunitară s-a reţinut că un consumator mediu, în lipsa unor circumstanţe excepţionale, nu va percepe sticla ca pe un element de indicare a originii comerciale a produsului ci "pur şi simplu ca o formă de recipient" (T-178/11, par. 43).
Componenta verbala - i.e. inscripţia "H." de pe suprafaţa sticlei- este elementul dominant al mărcii reclamanţilor, atât pentru că acesta este alăturat altor elemente figurative (care, suplimentar, au şi un rol funcţional şi, deci, nu sunt apte să denote originea produsului, în mintea publicului), cât şi pentru că aceasta este aplicată, cu litere mari, uşor de citit, pe întreaga suprafaţă a sticlei (fiind, deci, remarcabilă, din punct de vedere vizual).
În concluzie, elementul dominant al semnului protejat de marca reclamanţilor constă în inscripţia "H." de pe suprafaţa sticlei, iar nu forma sticlei, formă care este: lipsită de distinctivitate inerentă (şi nu s-a făcut dovada dobândirii distinctivităţii); necesară pentru atingerea unui rezultat tehnic şi este uzuală în domeniu.
B.3. Pentru a avea distinctivitate mărcile ce înfăţişează ambalaje trebuie să se îndepărteze în mod semnificativ de la standardele domeniului.
În materia mărcilor înregistrate pentru ambalaje, manualul EUIPO prevede că:
"Forma trebuie să fie semnificativ diferită de o. combinaţie de elemente de bază sau comune şi trebuie să fie izbitoare". Această concluzie derivă din regula statuată de Curte în materie de distinctivitate:
"numai o marcă care se îndepărtează în mod semnificativ de norma sau obiceiurile sectorului şi care îndeplineşte astfel funcţia sa esenţială de a indica originea nu este lipsită de caracter distinctiv în sensul articolului 7 alin. (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 " (cauzele Henkel/OHIM, par. 39, Mag Instrument/OHIM, par. 31).
Instanţa de apel nu a aplicat această regulă, ci a folosit două teze pentru a justifica existenţa distinctivităţii pentru forma sticlei înfăţişate în marca anterioară: forma sticlei este distinctivă întrucât nu a fost identificată o sticlă identică pe piaţă; forma sticlei este distinctivă întrucât, deşi conceptul este cunoscut, acesta nu a fost folosit pentru distribuţia apelor minerale ci a altor tipuri de băuturi;
Niciunul dintre aceste argumente nu pot fi reţinute, fiind contrare jurisprudenţei CJUE.
a) Distinctivitatea nu poate rezulta automat din pretinsa inexistenţă pe piaţă a unei forme identice, astfel cum rezultă din jurisprudenţa CJUE.
Atunci când se apreciază caracterul distinctiv al unei mărci şi, în consecinţă, dacă aceasta are un caracter distinctiv pronunţat, este necesar să se examineze per ansamblu capacitatea mai mult sau mai puţin pronunţată a acestei mărci de a identifica produsele şi serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind de la o anumită întreprindere (C-342/97, par. 22).
Cu privire la distinctivitatea mărcilor alcătuite din forma produsului, Curtea a reţinut că:
"Trebuie să se stabilească întotdeauna dacă o astfel de marcă permite consumatorului mediu al acestui produs, care este informat în mod rezonabil şi în. mod rezonabil de atent şi circumspect, să distingă produsul în cauză de cel al altor întreprinderi fără a efectua o examinare analitică şi fără a acorda o atenţie deosebită " (C-136.02, par. 30-32).
Mergând pe aceeaşi linie, a necesităţii ca forma ambalajului să poată în mod imediat să permită deosebirea produselor de cele ale altor comercianţi, într-o altă speţă, Curtea a reţinut:
"In ceea ce priveşte, în special, mărcile tridimensionale care constau în ambalarea mărfurilor, cum ar fi lichidele care sunt ambalate în comerţ din motive legate de însăşi natura produsului, Curtea a statuat că acestea trebuie să permită consumatorilor medii ai mărfurilor în cauză, care sunt în mod rezonabil informaţi şi în mod rezonabil atenţi şi circumspecţi, să distingă produsul în cauză de cele ale altor întreprinderi fără a efectua o examinare analitică sau comparativă şi fără a acorda o atenţie specială (a se vedea în acest sens articolul 3 alin. (1) litera (b) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 40, p. 1), care este identică cu articolul 7 alin. (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, Hotărârea din 12 iulie 2004, Henkel, C-218/01, punctul 53). Prin urmare, Tribunalul nu a săvârşit o eroare de drept atunci când a constatat, la punctul 38 din hotărârea atacată, că consumatorul mediu va considera forma ambalajelor pentru băuturi drept indicaţie a originii comerciale a produsului numai dacă acest tip poate fi perceput imediat ca q astfel de indicaţie " (C-173/04, par. 29, 30).
Intr-o altă speţă privitoare la forma unui ambalaj, Curtea a reţinut că "Forma nu se îndepărtează semnificativ de la normele şi obiceiurile sectorului, unde ceea ce este implicat este ambalarea unui produs lichid şi semnul constă în aspectul produsului în sine" (C-445/13P, Bottle).
Aşadar, potrivit unei jurisprudenţe constante, numai o marcă care se îndepărtează în mod semnificativ de norma sau de obiceiurile sectorului şi îndeplineşte astfel funcţia sa esenţială de a indica originea;nu este lipsită de caracter distinctiv în sensul articolului 7 alin. (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.
Forma, în sine, nu are în general caracter distinctiv în materie de mărci. Concluzia statuată de o jurisprudenţă constantă şi bogată este că în cazul unei mărci compuse dintr-un element grafic - forma unei sticle - şi un element verbal - numele produsului - forma nu poate fi considerată a avea caracter distinctiv. Având în vedere faptul că apa trebuie să se găsească într-o sticlă (într-un recipient) pentru a putea fi comercializată, consumatorul va percepe sticla doar ca forma unui recipient şi va acorda mai multă atenţie şi va percepe ca indicator principal al originii comerciale elementul verbal «AC» al semnului contestat, care nu este prezent în cazul mărcii anterioare.
În concluzie, nelegalitatea săvârşită de instanţa de apel este aceea că a dedus existenţa distinctivităţii elementului figurativ din marca anterioară dintr-o pretinsă inexistenţă a unei forme identice pe piaţă (deşi pârâtele au demonstrat că forme pătrate cu colţuri rotunjite ori teşite sunt pe piaţa europeană a apelor de băut - J. în Polonia; sticlele K. în România), iar nu din examinarea concretă a caracteristicilor elementului figurativ comparativ cu uzanţele în domeniu pentru a căuta să decidă dacă forma recipientului se îndepărtează sau nu suficient de la normele în domeniu.
b) În cazul ambalajelor pentru lichide distinctivitatea nu se poate analiza în contextul unei sector format dintr-un singur tip de lichide (apele minerale), astfel cum rezultă din jurisprudenţa CJUE.
Potrivit art. 7 alin. (1) lit. d) din Regulamentul nr. 207/2009, sunt refuzate la înregistrare mărcile care se compun din semne "uzuale (...) în practica comercială loială şi constantă". Aşadar, în cazul unei mărci în componenţa căreia se găsesc atât elemente uzuale, în sensul Regulamentului, cât şi elemente neuzuale, titularul mărcii va beneficia de protecţia conferită de marcă strict în legătură cu acele elemente care nu sunt uzuale.
Potrivit instanţei de apel:
"(...) Că sticla reprezentată în marca anterioară (comunitară) nu este una slab distinctivă rezultă şi din împrejurarea că, deşi conceptul de french square bottle era cunoscut, acest tip de sticlă nu este uzitat în distribuţia apelor minerale în sens larg (incluzând aici şi apa de izvor, care îndeplineşte condiţii similare de calitate, cum se va arăta), ci în domeniul băuturilor spirtoase, respectiv al produselor medicinale, după cum rezultă din documentele şi imaginile depuse de apelante la dosar."
Forma uzuală sau neuzuală nu poate să fie determinată doar în funcţie de sectorul foarte îngust al apelor de băut. Astfel, este clar stabilit în jurisprudenţă că distinctivitatea unei mărci trebuie să fie apreciată din perspectiva consumatorului mediu, rezonabil de atent şi diligent, aşteptările acestuia jucând un rol extrem de important în acest proces. Consumatorul mediu de apă consumă însă şi alte lichide -sucuri, lapte şi produse din aceeaşi categorie, bere, produse farmaceutice, etc.
Nu există niciun temei de drept sau orientare jurisprudenţială care să impună, în cazul mărcilor ce se referă la ambalajele lichidelor destinare consumului uman, limitarea artificială a sectorului doar la un singur tip de produs.
Aşteptările şi reprezentările pe care consumatorul mediu le are în legătură cu formele ambalajelor pentru lichide sunt formate de toate aceste acte de consum: un consumator care bea chefir în mod uzual într-o formă de recipient nu va considera că acea formă folosită pentru apă indică originea comercială a produsului; altfel spus, obişnuinţa de a găsi forme diverse în materie de lichide nu va crea aşteptări în sensul că forma respectivă ar fi neuzuală pentru apă. Acesta este motivul pentru care caracterul uzual sau neuzual al unei forme nu poate fi limitată artificial doar la un tip de produs, neglijându-se realitatea din piaţa existentă şi aşteptările pe care această realitate le creează în mintea consumatorului.
Tocmai de aceea, poziţia oficiala a EUIPO în Ghidul EUIPO ("Recomandări pentru examinarea Mărcilor Uniunii Europene şi a Designului Comunitar în cadrul EUIPO"), adoptat prin decizia EX-16-7 de către Directorul Executiv al EUIPO la 12 decembrie 2016), secţiunea Absolute Grounds for Refusal - Article 7(l)(b) EUTMR, pagina 2536 este aceea că: "în domeniul containerelor şi sticlelor, folosirea în comerţ poate fi diferită pentru diferite tipuri de bunuri; este recomandat să se facă o căutare a formelor care se regăsesc pe piaţă alegându-se o categorie suficient de largă de bunuri vizate (i. e. pentru a evalua distinctivitatea unui container de lapte, căutarea trebuie să fie realizată în relaţie cu containerele de băuturi în general; a se vedea, în această privinţă, Opinia Avocatului General din 14/11/2015, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20)."
Această poziţie a fost constant adoptată de instanţele comunitare:
> " În primul rând, nu rezultă din această jurisprudenţă că este necesară restrângerea sistematică a sectorului în scopul comparării cu produsele efective pentru care se solicită înregistrarea. Nu se poate exclude posibilitatea ca, în anumite cazuri, consumatorii unui anumit produs să poată fi influenţaţi, în percepţia lor asupra mărcii pe care o poartă produsul, prin metodele de comercializare utilizate pentru alte produse pe care le utilizează şi ele. Astfel, în funcţie de natura mărfurilor în cauză şi de marca solicitată, ar putea fi necesar să se ţină seama de un sector mai larg pentru a aprecia dacă marca este lipsită de caracter distinctiv sau nu. " (C-173/04, par. 32)
>" În consecinţă, Tribunalul a putut să ia în considerare, fără o eroare de drept, tipurile de ambalaje utilizate pe piaţa europeană pentru lichide destinate consumului uman, în general, pentru a stabili dacă utilizarea uneia sau a celor opt stand pungile în cauză permit consumatorului mediu de băuturi din fructe şi sucuri de fructe să distingă, fără a efectua o examinare analitică sau comparativă şi fără a acorda o atenţie specială, bunurile recurentei de la cele ale altor întreprinderi." (C-173/04, par. 36).
In concluzie, forma uzuală sau neuzuală a mărcii intimaţilor-reclamanţi nu ar trebui să fie determinată doar în funcţie de sectorul foarte îngust al apelor de băut, ci din cel al băuturilor destinate consumului uman (sucuri, lapte şi produse din aceeaşi categorie, bere, produse farmaceutice, etc). Aşadar, este nelegală abordarea instanţei de apel de a dimensiona segmentul de industrie în privinţa căruia a evaluat distinctivitatea ambalajului pentru lichide reprezentat în marca anterioară la cel al apelor minerale.
B.4. Existenţa distintinctivităţii "potenţiale" este lipsită de orice relevanţă în analiza riscului de confuzie, astfel cum rezultă din jurisprudenţa CJUE.
Instanţa de apel a considerat că forma sticlei cuprinsă în marca intimaţilor-reclamanţi "nu este lipsită de un anume grad de distinctivitate (...) şi nici, mai ales, de distinctivitate potenţială sau, mai precis, de potenţatul de a dobândi distinctivitate". Concluzia la care ajunge instanţa de apel nu este susţinută de nicio normă sau principiu din materia stabilirii distinctivităţii mărcilor.
Aprecierea distinctivităţii trebuie făcută la momentul înregistrării mărcilor a căror anulare se cerere, nu la momentul judecăţii sau un moment nedeterminat din viitor ("potenţialul de a dobândi distinctivitate"). Altfel spus, instanţa trebuia să facă abstracţie de toate elementele şi evoluţiile existente între momentul înregistrării mărcilor a căror anulare se cere şi momentul pronunţării soluţiei în apel.
Instanţa de apel ar fi trebuit să aibă în vedere situaţia unui consumator mediu, rezonabil de diligient, prudent şi informat, şi să analizeze dacă, având în vedere aşteptările acestuia la nivelul anului 2009, un asemenea consumator at fi văzut în forma unei sticle de apă o indicaţie a originii sale comerciale sau doar un simplu ambalaj cu funcţie ornamentală, or prezentând diverse elemente cu utilitate practică (funcţie tehnică). Aşa cum rezultă din jurisprudenţa constanţă europeană, prezumţia este că un consumator nu va vedea în forma unui produs o indicaţie a originii sale comerciale ci va tinde să o vadă ca un element ornamental sau, eventual, cu caracter utilitar. De la această premisă trebuie plecat şi în cazul de faţă, or instanţa de apel nu a făcut nicio analiză sub acest aspect.
Sunt necesare dovezi clare pentru a răsturna această prezumţie, mai ales având în vedere elementele expuse anterior ce dau un caracter neuzual întregului caz. Instanţa nu poate să afirme pur şi simplu, fără nici un element suplimentar, că totuşi, în cazul de faţă, consumatorul ar avea alte aşteptări sau un comportament diferit. Tocmai pentru a evita influenţarea lor de evoluţiile ulterioare şi de propriile experienţe subiective ca şi consumatori, judecătorii cauzei au nevoie de elemente ferme, independente, de probe clare pentru a putea răsturna această prezumţie.
C. Instanţa de apel nu a motivat respingerea criticilor privind lipsirea de protecţie pentru acele elemente ale mărcii ce îndeplinesc o funcţie tehnică - motiv de casare prevăzut de art. 488 pct. 6 C. proc. civ.
În examinarea prezentului motiv de recurs trebuie plecat de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) pct. ii) şi iii) din Regulamentul nr. 207/2009, anume că este necesar să fie respinsă înregistrarea semnelor constituite exclusiv din forma produsului necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic ori din forma care dă o valoarea substanţială produsului.
Principiul fundamental în materie este acela că dreptul mărcilor exclude din sfera de protecţie elementele cu rol funcţional, tehnic, raţiunea acestei interdicţii rezultând din diferenţa dintre scopul dreptului mărcilor şi scopul celorlalte ramuri ale dreptului proprietăţii intelectuale (e.g. dreptul brevetelor de invenţie şi drepturile de autor).
Pârâtele au expus pe larg în cuprinsul cererii de apel (par. 104 -128) argumentele pentru care mai multe elemente ce compun marca intimaţilor-reclamanţi nu se pot bucura de protecţie în temeiul dreptului mărcilor, întrucât au o funcţie tehnică.
Potrivit instanţei de apel:
"Curtea nu este de acord cu apelantele în sensul că forma sticlei are exclusiv o funcţie tehnică, ideea reliefării elementului verbal pe laturile sticlei sau «colţurile rotunjite» ori «laturile înguste ale octogonului» ce se regăsesc identic în forma ambalajului din mărcile acestora nu au o funcţie tehnică, ci estetică, funcţia tehnică putând fi atribuită formei pătrate, iar nu şi detaliilor regăsite în ambele semne în dispută".
Aşadar, pe de-o parte, instanţa de apel consideră că forma pătrată a sticlei are, într-adevăr, o funcţie tehnică (aspect ce a fost subliniat de către reclamanţi pe tot parcursul cauzei, mai ales prin probele administrate - declaraţiile lui I.), pe de altă parte, fără nicio argumentare şi, mai ales, fără a indica regulile de drept aplicate, apreciază că un astfel de caracter nu poate fi conferit şi celorlalte elemente din care este alcătuit semnul anterior, referindu-se, în acest sens. Ia «colturile rotunjite» ori «laturile înguste ale octogonului».
În acest fel, ignorarea întrutotul a amplelor motive de apel expuse de pârâte şi tranşarea unei probleme complexe atât din punct de vedere juridic, cât mai ales tehnic, într-o singură propoziţie ("Curtea nu este de acord cu apelantele în sensul că forma sticlei are exclusiv o funcţie tehnică") constituie o încălcare a exigenţelor art. 425 alin. (1) C. proc. civ., ceea ce constituie motivul de recurs prevăzut de art. 488 pct. 6 C. proc. civ. ("când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază").
Pârâtele nu au afirmat că marca reclamanţilor este lipsită de distinctivitate, astfel încât s-ar impune anularea acesteia, ci că orice comparaţie cu o altă marcă trebuie să se facă pe baza elementelor dominante şi distinctive, iar nu a celor uzuale sau impuse de un rol tehnic. Astfel, în cazul în care semnul propus ca marcă este compus exclusiv din elemente funcţionale, înregistrarea va fi respinsă, iar, pentru acelaşi motive, dacă semnul se compune atât din elemente funcţionale, cât şi din elemente cu distinctivitate, protecţia va viza semnul în ansamblul său, titularul mărcii neputându-se însă opune utilizării de către terţi a aspectelor funcţionale ale mărcii.
În concluzie, instanţa de apel a ignorat motivele de apel privitoare la faptul că o serie de elemente ("colturile rotunjite"/"laturile înguste ale octogonului", imprimarea elementului verbal în relief pe feţele sticlei) din cuprinsul mărcii anterioare au o funcţie tehnică şi că, prin urmare, acestea nu pot face obiectul protecţiei conferite de înregistrarea mărcii, aspect ce impune casarea deciziei şi rejudecarea cauze cu examinarea efectivă a motivelor de apel.
D. Instanţa de apel a dat o motivare contradictorie cu privire la protejarea formei pătrate a sticlei reprezentate în marca invocată de intimaţii-reclamanţi - motiv de casare prevăzut de art. 488 pct. 6 C. proc. civ.
Instanţa de apel a reţinut că există o funcţie tehnică în cazul formei pătrate a sticlei reprezentate în marca invocată de intimaţii-reclamanţi:
"funcţia tehnică putând fi atribuită formei pătrate" În mod firesc, consecinţa acestei constatări ar fi trebuit să fie aceea a excluderii de la protecţie (şi, implicit, din analiza similarităţii semnelor) a formei pătrate, fiind de neconceput monopolizarea acestui concept (forma pătrate a unei sticle) de către intimaţii-reclamanţi.
Cu toate acestea, când a realizat comparaţia semnelor aflate în conflict, instanţa de apel luat în considerare înfăţişarea exterioară a sticlei, deci şi forma pătrată a acesteia:
"Curtea consideră că nu se poate face pur şi simplu abstracţie de înfăţişarea sticlei ce apare în toate mărcile în dispută ", "Curtea consideră, însă, deopotrivă de evidentă şi cvasi-identitatea dintre înfăţişările sticlelor ce fac parte integrantă din marcă"; "Problema echivocităţii este a capacităţii cuvintelor de a descrie sticlele în discuţie, iar nu a evidenţei asemănării acestora până aproape de identitate, identitate reliefată şi de modul în care aceste sticle arată în materialitatea lor"; "Gradul înalt de similaritate a componentei integrante a aceloraşi mărci constând în înfăţişarea sticlei".
Or, această contradicţie între considerente, în sensul că din unele rezultă netemeinicia acţiunii în ceea ce priveşte forma pătrată a sticlei, iar din altele rezultă că acest element a fost luat în considerare pentru stabilirea obiectului protecţiei conferite de marcă reprezintă un viciu al deciziei ce se subsumează motivului de casare prevăzut de art. 488 pct. 6 C. proc. civ. ("când cuprinde motive contradictorii").
E. Instanţa de apel a încălcat regulile conturate în jurisprudenţa CJUE privind modalitatea de stabilire a existentei unui risc de confuzie - motiv de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 C. proc. civ.
Evaluarea existenţei riscului de confuzie presupune aplicarea criteriilor stabilite în jurisprudenţa instanţelor europene, echivalentul unor veritabile reguli de drept, pentru că jurisprudenţa C.J.U.E. stabileşte înţelesul autonom al unor concepte juridice proprii regulilor comunitare, transpuse şi în legea naţională.
Riscul de confuzie (incluzând şi riscul de asociere) presupune situaţia în care consumatorul mediu care, de regulă, nu este confruntat cu marca şi semnele litigioase concomitent, să păstreze în memorie anumite elemente (cele distinctive şi dominante) ale mărcii anterioare care îl pot face să atribuie aceleiaşi surse comerciale originea produsului, date fiind caracteristicile comune ale semnelor cu care acestea sunt protejate ori, în cazul în care distinge produsele, doar să considere că cele două produse provin de la două întreprinderi diferite, între care există anumite legături economice, juridice ori financiare.
Aşadar, analiza riscului de confuzie implică o evaluare juridică prin corelarea şi stabilirea interdependenţei factorilor relevanţi ce se constituie, totodată, în premisele analizei riscului de confuzie şi stabilirea concluziei existenţei sau inexistenţei lui.
Evaluarea riscului de confuzie implică aprecierea distinctivităţii fiecărui component al mărcilor în conflict, întrucât doar astfel se poate identifica elementul dominant; chiar dacă un consumator percepe marca în ansamblu, în mod neîndoielnic, percepţia sa este influenţată de elementele intrinsec distinctive ce reprezintă elementul pregnant al semnului, cărora le acordă o atenţie mai mare comparativ cu cele pe care se aşteaptă să le regăsească pe un anumit produs (elementele nedistinctive ori chiar neglijabile).
Potrivit instanţei de apel:
"Nu doar probele reţinute de tribunal în privinţa riscului concret de confuzie (dezbateri de pe diverse forumuri on-line în care cumpărătorii s-au arătat nedumeriţi de prezenţa pe rafturile aceloraşi magazine a două «ape minerale plate cu un packing similar», întrebându-se dacă există vreo legătură între cele două societăţi sau doar o asemănare de ambalaj - filele x tribunal) sunt cele care îl demonstrează, ci şi împrejurarea că, de numeroase ori, consumatorul nu se adresează oral cuiva pentru a indica apa dorită prin rostirea elementului verbal, ci se serveşte singur de pe raft, în magazinele de tip supermarket, ambalajul identic fiind de natură fie să atragă confuzie între produse, fie asocierea lor (chestiune, la rândul ei, relevantă şi în cadrul acţiunii în decădere). în concluzie, Curtea reţine că, în ciuda diferenţei majore dintre componentele verbale ale mărcilor combinate în dispută, gradul înalt de similaritate a componentei integrante a aceloraşi mărci constând în înfăţişarea sticlei, precum şi identitatea produselor fac să atragă riscul de confuzie (..,)".
Aşadar, instanţa de apel îşi bazează, concluzia privind existenţa riscului de confuzie pe două elemente: dezbateri de pe diverse forumuri on-line în care cumpărătorii s-au arătat nedumeriţi de prezenţa pe rafturile aceloraşi magazine a două «ape minerale plate cu un packing similar» şi faptul că publicul relevant nu se adresează oral cuiva pentru a indica apa dorită prin rostirea elementului verbal, ci se serveşte singur de pe raft, în magazinele de tip supermarket, ambalajul identic fiind de natură fie să atragă confuzie între produse.
Astfel ambele argumente sunt contrare prevederilor legale incidente şi practicii comunitare în materie.
În primul rând, instanţa de apel a interpretat greşit noţiune de risc de confuzie, cât timp toate comentariile cuprinse pe paginile de internet prezentate de intimaţii-reclamanţi relevă în mod evident faptul că niciuna dintre persoanele ce au postat respectivele comentarii nu consideră că apa minerala "G." ar proveni de la producătorul apei de izvor "H.". în niciunul dintre comentarii nu există vreo urmă de îndoială cu privire la existenţa vreunui risc de confuzie. Dimpotrivă, reiese în mod clar că publicul percepe cele două sticle ca aparţinând unor producători diferiţi. Existenta şi explicaţia asemănărilor sau deosebirilor dintre ele este o chestiune diferită ce nu tine de riscul de confuzie aşa cum este înţeleasă această noţiune în materie de mărci.
Acesta este şi contextul în care trebuie privite unele dintre considerentele reţinute de către prima instanţă ("cumpărătorii s-au arătat nedumeriţi de prezenţa pe rafturile aceloraşi magazine a două «ape minerale plate cu un packing similar», întrebându-se dacă există vreo legătură între cele două societăţi sau doar o asemănare de ambalaj"). Or, o asemenea constatare relevă tocmai inexistenta unei confuzii între mărci.
De altfel, din paragraful citat nu rezultă nici măcar existenţa unui risc de confuzie ci doar a unei legături mentale pe care ar face-o consumatorii, insuficientă însă pentru a conduce la ideea unei confuzii în privinţa originii comerciale a celor două produse (această legătură mentală ar putea avea un rol doar în cazul mărcilor cu renume ceea ce intimaţii-reclamanţi nu afirmă că ar fi marca lor).
Astfel, în loc să considere că există o legătură comercială între producătorii celor două ape care au un ambalaj aşa-zis similar (ceea ce ar caracteriza riscul de confuzie), consumatorul (unul singur, din toţi cei care s-au exprimat) se întreabă dacă este o similaritate a ambalajului sau există vreo legătură între cele două societăţi; consumatorul respectiv (unicul, dintre toţi cei care s-au exprimat pe subiect) nu ajunge aşadar la concluzia univocă a legăturii comerciale aceasta fiind doar una din cauzele posibile ale similarităţii (aşa-zise) a ambalajelor.
IV. Motivele de recurs îndreptate împotriva soluţiilor date capetelor de cerere întemeiate pe dreptul de autor
A. Instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra motivului de apel privitor la nedovedirea legii aplicabile naşterii şi conţinutului dreptului de autor invocat de reclamanţi -motiv de casare prevăzut de art. 488 pct. 6 C. proc. civ.
B. Instanţa de apel a considerat, în mod nelegal, că naşterea dreptului de autor invocat de intimaţii-reclamanţi este guvernat de legea română - motiv de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 C. proc. civ.
C. Nelegalitatea soluţiei privind excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor - încălcarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 - motiv de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 C. proc. civ., civ.
D. Instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra motivelor de apel ce vizează nedovedirea existenţei dreptului de autor în patrimoniul reclamanţilor A. şi C. - motiv de casare prevăzut de art. 488 pct. 6 C. proc. civ.
E. Soluţia instanţei de apel cu privire la lipsa originalităţii desenului, la neclaritatea acestuia, la funcţia sa tehnică, la riscul de a genera un monopol asupra elementelor utilitare, respectiv a faptului că sticla propriu-zisă nu constituie o reproducere fidelă a operei este nemotivată - motiv de casare prevăzut de art. 488 pct. 6 C. proc. civ.
V. Motivele de recurs îndreptate împotriva soluţiei de respingere a apelului în ceea ce priveşte cerea reconvenţională privind acţiunea în decădere. Instanţa de apel a încălcat şi aplicat greşit prevederile art. 15, art. 51 din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară, art. 46, art. 47 din Legea nr. 84/1998, motiv de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.
Decizia pronunţată de instanţa de apel a fost dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a prevederilor legale referitoare la noţiunea de folosire efectivă a mărcii, instanţa de apel analizând în mod greşit criteriile esenţiale pentru reţinerea unei astfel de folosiri.
A. Dovada folosirii efective a mărcii se poate face exclusiv cu înscrisuri din perioada relevantă şi care vizează teritoriul relevant.
In conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 207/2009 ("Regulamentul"), marca trebuie să facă "obiectul unei utilizări importante în Comunitate ". În acelaşi sens, în art. 51 alin. (1) lit. a) se arată că "titularul mărcii comunitare este declarat decăzut din drepturi (...) în cazul în care, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a făcut obiectul unei utilizări cu bună-credinţă în cadrul comunităţii".
Aşadar, pentru a nu se aplica sancţiunea decăderii, titularul trebuie să facă dovada folosirii mărcii pe teritoriul Uniunii Europene, strict în cadrul perioadei relevante. În consecinţă, în ipoteza în care dovezile de folosire depuse nu vizează teritoriul Uniunii Europene şi perioada de timp relevantă, acestea nu prezintă relevanţă în dovedirea folosirii efective. Astfel cum reiese din decizia recurată, instanţa de apel a ignorat aceste cerinţe.
In acest sens, instanţa reţine: "mai mult, câtă vreme s-au făcut investitiţii pentru o dezvoltare constantă, s-a făcut publicitate (au fost sponsorizate competiţii semnificative la nivel european), marca a fost prezentă la expoziţii şi concursuri de profil, s-a urmărit promovarea imaginii unui produs de o calitate superioară (s-au susţinut procedurile de certificare a calităţii şi de autorizare a producerii conform standardelor în Germania, de natură a permite listarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ca fiind produs recunoscut la nivelul acestui stat, ceea ce relevă o intenţie reală şi serioasă de a folosi marca), faptul că utilizarea mărcii a fost serioasă, în vederea satisfacerii unui scop comercial real şi nu s-a limitat doar la scopul fraudulos de a justifica întreruperi fictive ale termenului de decădere este netăgăduit."
Această concluzie a instanţei de apel este consecinţa unei greşite aplicări a prevederilor legale relevante.
Astfel, în cazul în care competiţia semnificativă sponsorizată la care face referire instanţa de apel este campionatul organizat de Federaţia Internaţională de Baschet (FIBA), sponsorizările la care se face referire au avut loc la nivelul anilor 2006-2007, deci în afara perioadei relevante.
De asemenea, participarea la anumite expoziţii din Dubai, Tokyo, Novi Sad, Japonia sau Singapore nu poate prezenta nicio relevanţă din perspectiva dovedirii folosirii efective a mărcii comunitare pe teritoriul Uniunii Europene, întrucât aceste evenimente nu ar putea fi cunoscute de consumatorul din România ori din Uniunea Europeană. De altfel, aceste expoziţii au avut loc majoritatea în afara perioadei relevante.
Tot în acelaşi sens, participarea la competiţii de profil în anii 2006-2007, competiţii la care instanţa de apel face referire, nu vizează perioada relevantă şi prin urmare nu trebuiau să fie avute în vedere de către instanţa de apel.
Instanţa arată că "pliantele de prezentare şi oferta (...) care chiar dacă nu sunt datate se coroborează cu factura emisă de acest importator, serie x nr. x/23.08.2010 care atestă faptul că au fost realizate şi prezentate în anul 2010."
Faţă de aceasta, este nelegală soluţia instanţei de a ţine cont de pretinse dovezi de folosire nedatate, întrucât, nefiind datate, nu se poate stabili că acestea au vizat perioada relevantă.
De altfel, între oferta şi pliantele la care face referire instanţa de apel şi factura emisă de societatea L. S.R.L. nu există nicio legătură care să genereze concluzia că au fost emise în aceeaşi perioadă de timp.
De asemenea, din facturile indicate de către instanţa de apel ca făcând dovada folosirii, o parte din acestea se află în afara perioadei relevante.
Astfel, factura nr. x este din data de 19.05.2015. În ceea ce priveşte factura nr. x, aceasta este din data de 27.05.2015. De asemenea, intimaţii au mai depus o factură cu nr. x/e/2015 în faţa instanţei de apel, emisă tot în data de 27.05.2015. Tot astfel, factura nr. x/E/2015 a fost emisă în data de 30.09.2015.
Aşadar, spre a reţine îndeplinită condiţia folosirii efective a mărcii comunitare, instanţa a avut în vedere şi dovezi de folosire care nu vizează perioada relevantă şi/sau teritoriul relevant, încălcând astfel prevederile legale aplicabile.
B. Caracterul efectiv al folosirii mărcii implică dovedirea faptului că produsele au fost comercializate sau urmau a fi comercializate
Pentru a evita sancţiunea decăderii, folosirea mărcii trebuie să fie efectivă, ceea ce implică şi aceea că titularul mărcii trebuie să facă dovada comercializării produselor sau a faptului că acestea urmau a fi comercializate.
In acest sens, s-a reţinut în Ghidul Euipo că "Marca trebuie utilizată pentru produsele şi serviciile care sunt deja comercializate sau care urmează să fie comercializate şi în legătură cu care întreprinderea desfăşoară activităţi pentru a-şi asigura o clientelă, în special prin intermediul campaniilor publicitare (Hotărârea din 11 martie 2003, C-40/01, "Minimax", punctul 37)."
Aşadar, spre a dovedi folosirea mărcii, titularul trebuie să dovedească fie comercializarea produselor, fie faptul că acestea urmau a fi comercializate.
Prin urmare, în ipoteza în care titularul dovedeşte numai încheierea de contracte ce ar putea genera comercializarea produselor, fără a dovedi şi executarea acestora într-un anumit volum (efectuarea unor acte de comercializare), nu se poate prezuma existenţa unor astfel de acte de executare şi implicit dovada comercializării, întrucât în acest mod nu se poate stabili volumul executării şi, prin urmare, nu se poate stabili caracterul efectiv al folosirii. Tot astfel, în ipoteza în care doar se susţine existenţa unei comercializări, nu se poate reţine ca dovedită existenţa actelor de comercializare.
In sens contrar, instanţa de apel reţine că:
"(...) încheierea contractelor prezumă executarea lor ulterioară, convenţiile fiind încheiate spre a fi executate, iar dacă apelantele alegă contrariul, lor le incumbă sarcina probei ineficacităţii ulterioare a actelor juridice respective, nefiind suficiente simple afirmaţii speculative în acest sens. Ar fi de altfel nerezonabilă sarcina de a procura acte doveditoare ale executării în detaliu ale contractelor încheiate între terţi faţă de titularul mărcii, terţi care fac parte din lanţul de distribuţie."
Astfel, prin aceea că a prezumat existenţa unor acte de executare a contractelor de distribuţie, instanţa de apel a încălcat prevederile aplicabile şi finalitatea urmărită de textele de lege, acestea implicând ca folosirea mărcii să se facă prin dovezi de folosire efective, iar nu prin dovezi de folosire a căror existenţă este prezumată de către instanţă.
De altfel, aplicarea testului existenţei unei folosiri efective nu poate fi făcută în ipoteza în care este prezumată existenţa actelor de executare, întrucât într-un astfel de caz nu poate fi prezumată şi întinderea unor astfel de acte de executare.
Instanţa de apel arată că "în privinţa facturilor menţionate, apelantele susţin că facturile nu ar face dovada livrării efective a produselor. Or, această susţinere este lipsită de temei, în condiţiile în care, potrivit art. 46 din fostul Codul comercial, în vigoare la data emiterii facturilor evocate, dovada chiar a actelor juridice se poate face prin facturi acceptate (cerinţa acceptării fiind suprimată mai recent de Codul fiscal, tocmai în considerarea uzurilor contemporane simplificate), tocmai în condiţiile lipsei de formalism specifice materiei comerciale, având în vedere cerinţa economică a încheierii şi executării rapide şi eficiente a actelor juridice care tind la punerea în circulaţie a bunurilor,'"
Prin urmare, instanţa de apel a tras concluzia că dovedirea existenţei raporturilor contractuale face şi dovada existenţei unei executări a acestora, concluzie care este lipsită de fundament legal şi care încalcă prevederile art. 46 Codul comercial, text din care reiese faptul că factura poate face dovada existenţei unor obligaţii comerciale, iar nu dovada executării.
De altfel, aceste susţineri ale recurentei pârâte (concluziile scrise depuse la termenul din data de 18.04.2018) nu au vizat, cum pare a reţine instanţa, facturi emise în conformitate cu prevederile Codului Comercial, ci o serie de facturi din 2014 (care faţă de faptul că erau emise în Slovenia nu erau oricum guvernate de prevederile Codului Comercial), încălcându-se astfel şi prevederile art. 230, lit. c) din capitolul X din legea nr. 71/2011, text care la data de 15 februarie 2013 a abrogat art. 46 din Codul Comercial.
Ulterior, în hotărârea instanţei de apel, se arată că declaraţia directorului societăţii cehe M. "declaraţie potrivit căreia apa x se bucură de reputaţie în Cehia (. . . . . . . . . .) face ea singură dovada unei folosiri semnificative, serioase şi publice a mărcii pe teritoriul Uniunii Europene (...)"
Este nelegală soluţia instanţei de apel de a reţine că dovada folosirii se poate face prin intermediul unei declaraţii a unui pretins distribuitor întrucât în această ipoteză doar se susţine existenţa unor acte de comercializare, fără a se face şi dovada acestora.
In concluzie, instanţa de apel a reţinut drept dovedită folosirea efectivă a mărcii şi ca urmare a faptului că a ţinut cont de dovezi din care nu reiese existenţa actelor de comercializare ce vizează produsele desemnate, încălcând şi aplicând greşit prevederile legale aplicabile.
C. Dovada folosirii efective a mărcii se poate face doar cu dovezi care conţin reprezentarea grafică a mărcii.
Pentru a evita sancţiunea decăderii, este necesar să se dovedească utilizarea mărcii comunitare în forma în care a fost înregistrată sau, în conformitate cu prevederile art. 15 din Regulament, într-o formă " care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al mărcii informa în care aceasta a fost înregistrată."
In acest sens, s-a reţinut în jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie că:
"Facturile depuse de către intimatele-pârâte atât în cadrul judecării în fond a cauzei, cât şi în susţinerea apelului, în care se face referire la produsul R.L., facturi emise în cursul anilor 2005-2008 către diferite societăţi comerciale, nu fac dovada unei folosiri efective a acestei mărci, întrucât nu conţin indicaţii privind natura folosirii mărcii şi nici produsul pentru care marca este folosită.
O simplă referire la marcă în facturi sau declaraţii, fără a arăta reprezentarea exactă a mărcii aşa cum este aceasta utilizată pe piaţă, este insuficientă în acest sens. Prin urmare, dovada utilizării depusă de oponent va fi considerată insuficientă."
Aşadar, pentru a dovedi folosirea mărcii este necesar să se facă dovada faptului că marca a fost aplicată pe produsele desemnate. Prin urmare, în ipoteza în care dovezile depuse nu conţin reprezentarea grafică a mărcii, sau nu poate fi determinat faptul că acestea vizează produse desemnate de reprezentarea grafică a mărcii, acestea nu fac dovada folosirii efective a mărcii.
În decizia recurată, instanţa arată: "câtă vreme contractele, facturile şi materialele promoţionale depuse în dovedirea folosirii fac referire la sticlele de apă x şi nu s-a dovedit comercializarea acestei ape în butelii care nu au legătură cu marca comunitară anterioară, nu pot fi reţinute criticile cu privire la lipsa forţei probante a acestor înscrisuri, în considerarea faptului că acestea nu cuprind reprezentarea grafică a sticlei x, corespunzătoare elementului grafic al mărcii anterioare (...) ".
Astfel, ignorând dovezile depuse de pârâtă din care reiese că există mai multe tipuri de sticle x, instanţa de apel a ales în mod nelegal să dea relevanţă unor înscrisuri care (i) nici nu cuprind o reprezentare grafică a mărcii x, (ii) nici nu pot fi legate de alte elemente de probatoriu din care ar reieşi că respectivele înscrisuri vizează produse care au aceeaşi reprezentare grafică ca şi marca x.
Tot din motivele învederate mai sus sunt nelegale şi concluziile instanţei de apel în sensul că, în ceea ce priveşte pretinsele dovezi de folosire depuse cu privire la celelalte state membre, nu prezintă relevanţă faptul că lipseşte reprezentarea grafică a mărcii pe contractele de distribuţie şi pe facturi.
Tot astfel, instanţa de apel face referire la sponsorizarea unor competiţii semnificative la nivel european, însă documentele care fac referire la această sponsorizare fac referire doar la denumirea "H.", iar nu şi la reprezentarea grafică a mărcii înregistrate.
In fine, instanţa de apel a răsturnat în mod nelegal sarcina probei (inclusiv din perspectiva art. 249 C. proc. civ..), care îi incumbă pârâtului în acţiunea în decădere, reţinând că reclamantul ar fi trebuit să probeze folosirea unei alte forme de sticlă, iar nu pârâtului sarcina de a proba folosirea efectivă (deci, în forma înregistrată) a mărcii.
Aşadar, spre a reţine dovedită folosirea efectivă a mărcii x, instanţa de apel a ţinut cont de dovezi din care nu reiese faptul că marca a fost folosită în forma înregistrată, încălcând astfel prevederile legale aplicabile.
D. Folosirea efectivă a mărcii implică folosirea publică a acesteia. Dovada folosirii efective a mărcii pentru produse de larg consum se putea face doar prin dovada faptului că produsele vizate au ajuns în circuitele comerciale normale (deci, la consumatorul final).
În jurisprudenţa europeană s-a reţinut că, pentru ca o marcă să îndeplinească funcţia de a distinge şi de a garanta originea produselor desemnate, "condiţia referitoare Ia utilizarea efectivă a mărcii necesită ca marca, astfel cum este protejată pe teritoriul relevant, să fie folosită în mod public şi în exterior" (T-302,/02, para39).
De asemenea, în chiar hotărârea citată de instanţa de apel se arată:
"(...) folosirea în exterior a mărcii nu înseamnă în mod necesar utilizare destinată consumatorilor finali. Folosirea efectivă a mărcii ţine şi de piaţa pe care titularul mărcii UE desfăşoară activităţile comerciale şi pe care speră să folosească marcă, în mod corespunzător, a considera că folosirea exterioară a mărcii, în sensul jurisprudenţei, trebuie să constea în utilizare destinată consumatorilor finali ar însemna că mărcile folosite în relaţiile între societăţi nu pot beneficia de protecţia Regulamentului nr. 207/2009. Publicul relevant către care mărcile sunt adresate nu constau doar în consumatori finali, ci şi în specialişti, clienţi industriaşi şi alţi utilizatori profesionişti."
Cu privire la acest aspect, s-a reţinut în jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie: "De asemenea, caracterul public priveşte accesibilitatea sau disponibilitatea perceperii mărcii de către consumatori ori ceilalţi comercianţi, ori, în alte cuvinte, exploatarea acesteia să se realizeze prin intermediul unor circuite publice normale."
Aşadar, pentru a se dovedi folosirea mărcii, este necesar să se facă dovada folosirii publice a acesteia. Având în vedere faptul că produsul apă de izvor este un produs de larg consum, dovedirea folosirii publice a mărcii care desemnează un astfel de produs implică dovedirea faptului că produsele au ajuns în circuitele publice normale. în consecinţă, în ipoteza în care nu se dovedeşte faptul că produsele de larg consum au ajuns în circuitele publice normale, nu se face dovada folosirii mărcii pentru produsul apă de izvor.
Cu privire la acest aspect, instanţa reţine că faptul că facturile vizează o societate de distribuţie sau o societate care "aparent, nu a cumpărat apa pentru a o revinde (...) nu echivalează cu faptul unei folosiri nepublice, câtă vreme, potrivit jurisprudenţei Tribunalului U.E. în cauza Fruit ofthe Loom c. EUIPO (T 431/15) folosirea mărcii în raporturile juridice dintre profesionişti (...) este suficientă pentru îndeplinirea cerinţei unei folosinţe efective şi publice. în cauza menţionată, tribunalul Uniunii Europene a statuat judicios că simpla folosire internă a mărcii (...) nu reprezintă o folosire publică, exterioară, însă o atare folosire nu presupune în mod necesar ca ea să fie adresată consumatorilor finali; dimpotrivă, trebuie avute în vedere caracteristicile pieţii respective. în acest context, adaugă Curtea, este evident că distribuţia pe o piaţă a apei minerale, de izvor etc. presupune, pentru titularul mărcii, vânzarea produselor cu privire la care este folosită marca unor distribuitori intermediari (...) ".
Faţă de aceste argumente, sunt de reţinut următoarele aspecte.
Faptul că, în funcţie de piaţa analizată, poate fi relevantă şi utilizarea direcţionată către profesionişti nu poate duce la concluzia că şi în cazul de faţă, unde bunul vizat este apa de izvor, este suficientă o utilizare între profesionişti şi că nu este necesar ca bunurile să ajungă în circuitele comerciale normale - deci, la consumatorul final căruia i se adresează produsul apă de izvor.
În alte cuvinte, o utilizare efectivă presupune ca bunurile sau serviciile purtând marca să ajungă la publicul relevant, care, în funcţie de natura produselor/serviciilor, poate fi consumatorul final sau diverşi profesionişti ce folosesc respectivele bunuri/servicii în activitatea lor. Nu se poate însă concluziona că pretinsa comercializare către profesionişti a unui produs destinat consumatorului final (cum este apa de izvor) reprezintă o utilizare efectivă a mărcii.
Tot din motivele învederate mai sus sunt nelegale şi concluziile instanţei de apel în sensul că, în ceea ce priveşte pretinsele dovezi de folosire depuse cu privire la celelalte state membre, nu prezintă relevanţă faptul că nu s-a făcut dovada utilizării mărcii în raport cu consumatorii final.
În concluzie, reţinând că s-a făcut dovada folosiri efective a mărcii în ciuda faptului că nu s-a făcut dovada faptului că produsele apă de izvor desemnate de marcă au ajuns în circuitele publice normale, instanţa a încălcat prevederile legale aplicabile.
E. Înregistrarea de către pârâte a mărcilor a căror anulare se solicită nu reprezintă un motiv care justifica lipsa de folosire a mărcii x.
Art. 51 alin. (1) lit. a) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede că se impune sancţiunea decăderii "în cazul în care, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a făcut obiectul unei utilizări cu bună-credinţă în cadrul Comunităţii pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată şi în cazul în care nu există motive întemeiate pentru neutilizare".
Înregistrarea mărcilor de către pârâte nu poate reprezenta un temei pentru nefolosirea mărcii x.
In acest sens, s-a reţinut de către Diviza de Apel a Euipo, în cauza R 997/2009-4 (para. 28) că: "persoanele care, ca titulari de mărci, sunt ameninţaţi cu o cerere sau cu ordonanţa preşedinţială dacă încep să folosească marca, trebuie să considere şansele ca acţiunea împotriva lor să reuşească şi pot fie a capitula (neîncepând folosirea mărcii), fie a se apăra împotriva cererii. (...) nu pot nici susţine, în perioada până la care decizia ultimei instanţe devine finală, faptul că trebuie să fie protejaţi de faptul că incertitudinea care există până aceasta devine finală trebuie să fie recunoscută ca un motiv justificat pentru neutilizare,"
Aşadar, faptul că poate exista un conflict între marca cu privire la care se solicită dovedirea folosirii şi alte mărci existente pe piaţă, conflict care poate genera o stare de incertitudine pentru titular, nu justifică nefolosirea mărcii. În consecinţă, în ipoteza în care s-ar reţine că o astfel de incertitudine justifică nefolosirea, ar avea loc o încălcare a prevederilor art. 51 din Regulamentul nr. 207/2009.
Faţă de acestea, în pagina 23 a deciziei recurate, instanţa reţine următoarele: "curtea apreciază că oferta de vânzare ce emană de la societatea L. (...) este o dovadă pertinentă şi concludentă a faptului că titularul mărcii a urmărit un scop comercial real, acela de a intra pe piaţa din România (...) titularul mărcii nu poate fi însă sancţionat pentru că ulterior produsul nu a mai putut fi distribuit ca urmare a înregistrării mărcilor apelantelor. Cu caracter general, Curtea observă că dovezile de folosire pe teritoriul României emană din perioada 2010-2011, perioadă în care s-a încercat serios şi efectiv intrarea pe piaţa românească a apei de izvor H.; în anul 2011, apelantele au înregistrat mărcile care formează obiectul cererii în anulare deduse prezentei judecăţi, înregistrare care, până la soluţionarea definitivă a cauzei de faţă, împiedică un comerţ sigur (...) aşadar nu se poate reţine nici un alt argument al apelantelor, care apreciază insignifiant numărul produselor vândute, prin raportare la caracterul de uz curent al apei de izvor; or, pe de-o parte, nu numărul în sine este relevant, atâta vreme cât scopul comercial urmărit a fost unul real şi s-au efectuat acte reale şi serioase de comercializare a apei H., iar pe de altă, cantităţile nu sunt insignifiante, mai ales prin raportare la intervalul destul de redus (2010-2011) în care titularul mărcii anterioare a mai putut comercializa produsul fără riscul coliziuni cu mărcile apelantelor. în ce priveşte susţinerea unei comercializări exclusiv pro causa, urmată de o aşteptare insidioasă a construirii unui brand de către apelante, curtea nu poate reţine astfel de speculaţii nedovedite (şi nerelevante (...) şi care sunt infirmate de existenţa unui motiv serios de a nu mai continua actele de distribuţie a apei x pe teritoriul României, motiv constând tocmai în înregistrarea mărcilor anulate în prezenta cauză."
Rezumând raţionamentul nelegal al instanţei de apel, actele preparatorii punerii pe piaţă sunt suficiente pentru a se reţine dovedită folosirea efectivă a unei mărci, din moment ce punerea pe piaţă nu a fost posibilă având în vedere că pârâtele au înregistrat mărcile a căror anulare face obiectul prezentului dosar. Ca urmare a acestor aspecte, instanţa de apel consideră că nici nu ar trebui verificat numărul produselor vândute, însă oricum acesta este semnificativ în condiţiile în care titularul mărcii a putut comercializa produsul în linişte doar până la înregistrarea mărcilor pârâtelor. Acest raţionament este nelegal şi contravine prevederilor legale aplicabile.
Astfel, instanţa a ajuns la concluzia că marca este folosită pe teritoriul României plecând de la premisa că înregistrarea mărcilor pârâtelor a blocat acte de folosire ulterioară. Or, această premisă este în mod evident greşită. În alte cuvinte, nu se poate considera că înregistrarea unor mărci ulterioare - care pot sau nu încălca marca anterioară, justifică nefolosirea mărcii de către titularul acesteia. Din contră, dacă acesta ar fi dorit într-adevăr să folosească marca pe teritoriul României şi ar fi apreciat că mărcile pârâtelor afectează această posibilitate, ar fi putut solicita anularea mărcilor.
Reţinând faptul că înregistrarea mărcilor de către pârâte este un motiv care justifică nefolosirea mărcii comunitare, instanţa de apel a încălcat prevederile art. 51 alin. (1) lit. a) din Regulamentul nr. 207/2009.
F. Dovada folosirii efective a mărcii pentru un produs de larg consum implică dovedirea comercializării unor cantităţi ridicate de produse.
Astfel cum s-a reţinut şi în jurisprudenţa CJUE, întrunirea unui prag semnificativ nu este întotdeauna necesară pentru a se dovedi folosirea, urmând a se aprecia în concret în funcţie de caracteristicile bunurilor şi serviciilor vizate (C-40/01, Minimax, para. 39).
In alte cuvinte, pragul necesar stabilirii existenţei unei folosiri efective a mărcii este diferit în ipoteza în care produsele vizate sunt produse de o valoare ridicată sau care sunt folosite pe o perioadă îndelungată faţă de ipoteza în care produsele vizate sunt bunuri de larg consum, disponibile la un preţ scăzut şi necesare în mod zilnic.
Cu privire la acest aspect, s-a reţinut în Ghidul Euipo că "Cifra de afaceri şi vânzările scăzute, în termeni absoluţi, ale unui produs vândut la un preţ mediu sau redus pot duce la concluzia că utilizarea mărcii respective nu este efectivă"
Aşadar, plafonul necesar stabilirii existenţei folosirii efective diferă în funcţie de produsele şi/sau serviciile desemnate de marcă, acesta fiind mai ridicat în cazul bunurilor de larg consum şi mai scăzut în cazul bunurilor care au un preţ ridicat. În consecinţă, în ipoteza în care s-ar aplica un plafon scăzut spre a se reţine dovedită folosirea pentru un produs de larg consum, ar avea loc o încălcare a prevederilor legale aplicabile.
Instanţa de apel arată că "inclusiv cantitatea de 1440 de sticle cu privire la care apelantele însele conced că au fost vândute nu este una simbolică, ci dimpotrivă una relevantă pentru a preveni decăderea, dat fiind că este vorba despre o apă de izvor distribuită pe teritoriul României dintr-un stat extracomunitar (...)".
Mai întâi, pârâtele nu au fost de acord cu susţinerea că acea cantitate de 1440 de sticle a fost vândută, ci au arătat că "singura dovada a livrării de produse către o entitate care ar avea aptitudinea să comercializeze către consumatorii finali se referă la o cantitate neglijabilă -1440 sticle (...)".
De asemenea, independent de statul din care provin respectivele bunuri, a se considera că vânzarea a 1440 de sticle de apă de izvor reprezintă o cantitate relevantă care permite dovedirea folosirii mărcii este o concluzie cu care nu putem fi de acord.
Produsul analizat în speţă este un produs indispensabil omului - "pentru o viaţă sănătoasă consumaţi zilnic minimum 2 litri de lichide", accesibil la un preţ foarte scăzut şi care este achiziţionat foarte frecvent. Ca urmare a acestui aspect, plafonul necesar a fi îndeplinit spre a se dovedi existenţa folosirii este unul foarte ridicat.
De asemenea, astfel cum a reţinut şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-o speţă ce viza produsele băuturi răcoritoare:
"caracteristicile pieţei pentru această categorie de produse conduc la concluzia că pentru acest tip de produse comercializarea trebuie să fie constantă şi importantă cantitativ pentru ca marca să îşi poată îndeplini funcţiile pentru care a fost protejată."
Prin urmare, a reţine că dovezile de folosire depuse întrunesc acest plafon ridicat reprezintă o concluzie nelegală a instanţei de apel, care contravine cerinţei legale de utilizare efectivă şi interpretărilor jurisprudenţiale relevante.
G. Dovada folosirii efective a unei mărci unionale implică dovedirea existenţei unei folosiri efective prin raportare la ansamblul teritoriului Uniunii Europene.
Art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede că marca trebuie să facă "obiectul unei utilizări importante în Comunitate".
Astfel cum a reţinut Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C - 149/11, având ca obiect o cerere de decizie preliminară privind interpretarea articolului 15 alin. (1) din RMC (para. 57), "pentru a aprecia cerinţa "utilizării serioase în Comunitate" a unei mărci, potrivit acestei dispoziţii, trebuie să se facă abstracţie de frontierele teritoriului statelor membre"".
Tot în aceeaşi decizie (para. 58) s-a arătat că "O marcă comunitară face obiectul unei " utilizări serioase " în sensul articolului 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 207/2009 atunci când este utilizată în conformitate cu funcţia sa esenţială şi pentru a crea sau a menţine cote de piaţă în Comunitate pentru produsele sau serviciile desemnate de marca respectivă. Revine instanţei de trimitere să aprecieze dacă aceste condiţii sunt îndeplinite în cauza principală, ţinând seama de ansamblul faptelor şi împrejurărilor pertinente, cum ar fi în special caracteristicile pieţei în cauză, natura produselor sau a serviciilor protejate de marcă, întinderea teritorială şi cantitativă a utilizării, precum şi frecvenţa şi regularitatea acesteia din urmă. "
Prin urmare, spre a se dovedi folosirea unei mărci la nivelul Uniunii Europene, urmează a se face abstracţie de frontierele teritoriului statelor membre şi urmează a se stabili, prin raportare la ansamblul Uniunii Europene, în ce măsură există o folosire efectivă a mărcii. De asemenea, această apreciere urmează a viza şi în ce măsură utilizarea poate crea sau menţine cote de piaţă în Comunitate pentru produsele desemnate, ţinându-se cont şi de natura produselor desemnate de marcă, întinderea teritorială şi cantitativă a utilizării, frecvenţa şi regularitatea acesteia. în consecinţă, în ipoteza în care s-ar reţine dovedită folosirea, deşi prin raportare la ansamblul teritoriului Uniunii Europene nu s-a făcut dovada unei folosiri a mărcii care are vocaţia de a crea sau menţine cote de piaţă la nivel de Uniune, ar avea loc o încălcare a prevederilor art. 15.
In hotărâre instanţa arată, prin raportare la jurisprudenţa CJUE, că, în condiţiile în care s-a făcut dovada folosirii pe teritoriile Cehiei, Sloveniei, României şi Germaniei, s-a făcut dovada folosirii inclusiv prin raportare la ansamblul teritoriului Uniunii Europene.
Astfel, necontestându-se faptul că este suficient a se face dovada folosirii prin raportare la ansamblul teritoriului Uniunii Europene (iar nu în fiecare stat în parte), se arată că în cauza de faţă nu s-a făcut dovada folosirii prin raportare la statele la care face referire instanţa de apel. În consecinţă, plecând de la o premisă greşită- aceea că s-a făcut dovada folosirii în respectivele state, instanţa a ajuns la o concluzie greşită - şi anume, că s-ar fi făcut dovada folosirii prin raportare la ansamblul teritoriului Uniunii Europene.
În continuare, instanţa de apel arată că "în particular cu privire la Slovenia, Curtea reţine că atât contractul de distribuţie încheiat la 2.06.2014 cu societatea N., cât şi facturile emise de intimata A. în perioada 2014-2015 (...)dovedesc o folosire efectivă pe teritoriul acestui stat, pentru cantităţi de nivelul zecilor de mii de sticle vândute, neavând relevanţă, faţă de jurisprudenţa citată a CJUE, întinderea teritoriului ori populaţia redusă a Sloveniei, ci numai utilizarea reală şi serioasă a mărcii -inclusiv -pe teritoriul acestui stat membru al Uniunii. (...) curtea notează însă că, după cum rezultă din cele ce preced, vânzările pe teritoriile Sloveniei şi mai ales al Cehiei sunt însemnate cantitativ."
Dacă ar fi aplicat raţionamentul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi ar fi făcut abstracţie de frontierele teritoriului statelor membre, instanţa de apel ar fi putut să observe că populaţia Sloveniei reprezintă 0.4% din populaţia Uniunii Europene61, iar populaţia Cehiei reprezintă 2.1% din populaţia Uniunii Europene, ceea ce nu poate reprezenta o utilizare efectivă din perspectiva întregii Uniuni. Mai mult, instanţa de apel a omis să verifice dacă utilizarea produselor în Cehia şi în Slovenia duce la generarea unei cote de piaţă la nivel unional din care să reiasă concluzia existenţei unei utilizări serioase la nivelul UE, o condiţie care rezultă clar din jurisprudenţa CJUE citată mai sus. Dacă ar fi făcut aplicarea acestui criteriu, ar fi constatat că, în ceea ce priveşte Cehia şi pretinsele vânzări în această ţară, chiar şi conform celor indicate în declaraţia emisă, procentul de piaţă al apei asupra căreia poartă marca intimaţilor ar fi de aproximativ 0,1%, ceea ce la nivelul întregii Uniuni se traduce într-un procent absolut nesemnificativ.
Prin urmare, chiar dacă s-ar accepta că există minime dovezi de folosire la nivelul Cehiei şi al Sloveniei, a reţine dovedită folosirea efectivă a mărcii la nivelul Uniunii Europene deşi nu s-a făcut dovada folosirii acesteia decât pe o proporţie foarte redusă a Uniunii Europene şi nu s-a dovedit faptul că această folosire permite crearea sau menţinerea unei cote de piaţă la nivelul Uniunii Europene, reprezintă o concluzie a instanţei de apel care contravine prevederilor art. 15 din Regulamentul nr. 207/2009.
H. Reţinând că dovada folosirii mărcii pentru produsul apă de izvor echivalează cu dovada folosirii mărcii pentru toate produsele desemnate de marca x, instanţa de apel a încălcat şi aplicat greşit principiul utilizării parţiale.
Instanţa a aplicat principiul utilizării parţiale cu încălcarea prevederilor art. 15 şi ale art. 51 din Regulamentul nr. 207/2009. În acest sens, trebuie observat că produsele desemnate de marca x sunt produse distincte în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1020/2005. De asemenea, în conformitate cu principiul utilizării parţiale, în măsura în care produsele desemnate de marcă pot fi divizate în mod nearbitrar, dovedirea folosirii trebuie să se facă cu privire la toate produsele. În fine, dovedirea folosirii mărcii pentru un produs nu implică dovedirea folosirii mărcii pentru produse similare.
1) Produsele desemnate de marca x sunt produse distincte în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1020/2005, care nu fac parte din aceeaşi categorie. În consecinţă, în ipoteza în care s-ar susţine contrariul, ar avea loc o încălcare a prevederilor care stabilesc diferenţele existente între aceste produse, inclusiv a prevederilor art. 18, art. 26, art. 27, Anexa 1, Anexa 4 din Normele tehnice din 1 septembrie 2005 de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, aprobate prin H.G. nr. 1020/2005 ("normele tehnice").
Instanţa de apel reţine că nu se poate face o diferenţiere precisă între apa de izvor şi alte tipuri de apă (apă minerală sau apă de masă), toate acestea servind aceluiaşi scop. Tot în acelaşi sens, arată că reglementările tehnice în domeniu nu pot schimba această concluzie şi, chiar şi în cuprinsul acestora, ambele categorii de ape sunt grupate sub denumirea ape minerale naturale, "produsele fiind aşadar asemănătoare (şi, adaugă Curtea, complementare în sensul care interesează decizia de faţă) ", cu încălcarea prevederilor menţionate anterior.
2) În conformitate cu principiul utilizării parţiale, în măsura în care produsele desemnate de marcă pot fi divizate în mod nearbitrar, dovedirea folosirii trebuie să se facă cu privire la toate produsele.
Principiul utilizării parţiale a fost definit în jurisprudenţa comunitară (para. 45,46 din cauza T-126/03 Aladin) în sensul următor:
"rezultă din prevederile citate mai sus că, dacă o marcă a fost înregistrată pentru o categorie de bunuri şi servicii suficient de largă încât să fie posibilă identificarea în cadrul ei a unui număr de subcategorii capabile să fie văzute independent, dovada faptului că marca a fost folosită efectiv cu privire la o parte din acele bunuri şi servicii acordă protecţie, în cadrul procedurilor de opoziţie, doar cu privire la subcategoria sau subcategoriile cu privire la care bunurile sau serviciile pentru care a marca a fost efectiv folosită aparţin. Cu toate acestea, dacă o marcă a fost înregistrată pentru bunuri şi servicii definite atât de precis şi îngust încât nu este posibil să se facă nicio sub-divizare semnificativă în cadrul categoriei vizate, atunci dovada folosirii efective a mărcii pentru acele bunuri şi servicii vizează întreaga categorie în scopul opoziţiei.
(...) nu trebuie, totuşi, să rezulte faptul că titularul mărcii este privat de protecţie pentru bunuri care, deşi nu sunt strict identice cu cele cu privire la care a reuşit să dovedească folosirea efectivă, nu sunt în esenţă diferite de acestea şi aparţin într-un singur grup care nu poate fi divizat altfel decât într-o manieră arbitrară. (...) în consecinţă, conceptul de "parte din bunurile şi serviciile " nu poate fi considerat a viza toate variaţiile comerciale sau similare a bunurilor şi serviciilor, ci doar acele bunuri şi servicii care sunt suficient de distincte pentru a constitui categorii sau subcategorii coerente".
Aşadar, conform principiului utilizării parţiale, dacă o marcă este înregistrată pentru o categorie de produse care nu poate suferi subdivizări semnificative altfel decât într-o manieră arbitrară, dovedirea folosirii efective a mărcii pentru produse care fac parte din acea categorie echivalează cu dovedirea folosirii pentru întreaga categorie de produse. în schimb, dacă definirea unor subcategorii este justificată, folosirea mărcii pentru o subcategorie nu permite protecţia sa pentru alte subcategorii. Criteriile aplicabile pentru definirea subcategoriilor includ, potrivit Ghidului EUIPO, Secţiunea 6, Subsecţiunea 2.8.4.3, " (...) caracteristicile produsului sau serviciului, de exemplu, natura produsului sau serviciului sau consumatorul căruia i se adresează produsul sau serviciu".
In consecinţă, în ipoteza în care s-ar reţine dovada folosirii mărcii pentru subcategoria X, deşi intimatul a făcut dovada folosirii doar pentru subcategoria Y, are loc o încălcare a principiului utilizării parţiale.
În decizia recurată, instanţa de apel arată că "apa minerală şi apa de izvor fac parte din aceeaşi grupă, a apelor destinate consumului uman care satisfac criterii superioare de igienă şi de puritate, şi nu pot fi separate în mod arbitrar, în sensul cauzei Aladin, la care s-au raportat ambele părţi (dar în sensuri diferite)".
Această concluzie este nelegală, întrucât divizarea bunurilor în subcategorii nu are la bază arbitrariul, ci caracteristici obiective ce privesc calitatea acestor produse şi dispoziţiile normative aplicabile.
Caracteristicile produselor apă minerală naturală, respectiv apă de izvor sunt în mod evident distincte. Astfel, nu arbitrariul, ci existenţa acestor diferenţe semnificative între caracteristicile produselor justifică încadrarea acestora în două categorii distincte de produse.
Practica judecătorească şi administrativă demonstrează că asemenea criterii de diferenţiere a subcategoriilor sunt utilizate pentru a determina în ce măsură folosirea efectivă a mărcii permite menţinerea protecţiei; acesteia pentru categoriile de produse pentru care a fost înregistrată.
In acest sens, s-a reţinut în practica Euipo:
> Marca a fost utilizată pentru aparate de măsurare a temperaturii, a presiunii şi a nivelului şi pentru componentele acestora. în decizia atacată s-a considerat că specificaţia originală a mărcii anterioare pentru "aparate şi instrumente de măsură " era una "foarte generală " şi a concluzionat, aplicând criteriile stabilite în Hotărârea "Aladin", că utilizarea fusese demonstrată efectiv numai pentru o subcategorie de produse, şi anume pentru "aparate de măsură, toate acestea fiind destinate măsurării temperaturii, presiunii şi nivelului; componente ale aparatelor respective " (R 1088/2008-2 (confirmată de T-132/09), par. 29;
> Nu au fost depuse elemente de probă pentru produsele "corsete, cravate, bretele " (R 1295/2007-4, par. 25). Niciunul dintre elementele de probă prezentate nu menţionează aceste produse şi nici nu face referire la ele. Utilizarea trebuie demonstrată pentru toate produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată. Marca este înregistrată pentru " articole de îmbrăcăminte de exterior şi lenjerie de corp ", dar şi pentru produse specifice care fac parte din această categorie - inter alia " corsete, cravate, bretele". Utilizarea pentru alte produse nu este suficientă pentru a menţine protecţia acordată pentru aceste produse în conformitate cu legislaţia privind mărcile, chiar dacă celelalte produse aparţin, de asemenea, categoriei " articole de îmbrăcăminte de exterior şi lenjerie de corp". Cu toate acestea, Divizia de anulare a considerat că utilizarea a fost suficientă deoarece, în conformitate cu principiile enunţate în Hotărârea "Aladin " (a se vedea Hotărârea din 14 iulie 2005, T-126/03), "corsetele, cravatele, bretelele" sunt desemnate de termenul generic " articole de îmbrăcăminte de exterior şi lenjerie de corp ". Chiar dacă acest lucru este adevărat, acest aspect este condiţionat de întrebarea dacă produsele utilizate pot fi incluse în termenul revendicat. Acest lucru nu este valabil pentru " corsete, cravate, bretele". Dacă, în paralel cu termenul generic, marca revendică în mod expres şi produse specifice incluse în expresia generică, aceasta trebuie să fi fost utilizată pentru produsele respective pentru a rămâne înregistrată pentru acestea.
Având în vedere că produsele se clasifică în categorii distincte, folosirea mărcii pentru una din aceste categorii nu reprezintă o folosire a mărcii şi pentru celelalte categorii de produse şi prin urmare soluţia contrară a instanţei de apel este nelegală.
Prin urmare, a reţine că marca este folosită pentru toate produsele desemnate, deşi acestea fac parte din subcategorii de produse diferite şi s-a făcut dovada folosirii pentru cel mult una dintre aceste subcategorii, reprezintă o concluzie a instanţei de apel care contravine principiului utilizării parţiale şi prevederilor art. 15, art. 51 din regulamentul nr. 207/2009.
3) Dovedirea folosirii mărcii pentru un produs nu prezumă dovedirea folosirii mărcii pentru produse similare.
Gradul de diferenţiere între produse şi relaţia de complementaritate care există sau nu între acestea reprezintă elemente relevante în analiza similarităţii produselor în contextul stabilirii existenţei riscului de confuzie, iar nu în analiza existenţei unei folosiri serioase a mărcii în contextul decăderii din dreptul la marcă sau al acţiunilor îndreptate împotriva validităţii altor mărci.
În alte cuvinte, utilizarea mărcii pentru anumite produse nu poate dovedi folosirea mărcii atât pentru acele produse, cât şi pentru produse similare acestora (indiferent dacă această similaritate este datorată faptului că între produse nu există diferenţe semnificative sau unor relaţii de complementaritate).
In acest sens, Ghidul EUIPO, Secţiunea 6, Subsecţiunea 2.8.4 prevede:
"In general, nu este oportun să se accepte că o dovadă a utilizării pentru produse sau servicii " diferite", dar întrucâtva " asociate", ar acoperi automat produse şi servicii înregistrate. în special, noţiunea de similaritate a produselor şi serviciilor nu constituie un argument valabil în acest context. La articolul 42 alin. (2) teza a treia din RM nu se prevede nicio excepţie în această privinţă."
Aşadar, folosirea mărcii pentru anumite produse nu poate împiedica sancţiunea decăderii pentru produsele similare acelora pentru care marca este folosită. în consecinţă, a se reţine contrariul reprezintă o încălcare a prevederilor legale aplicabile.
In decizia recurată, instanţa arată că produsele desemnate de marca x pot fi privite drept complementare. Ca urmare a acestor aspecte, instanţa reţine că "aceste produse nu sunt esenţial diferite şi fac partea din aceeaşi grupă, care nu poate fi segregată arbitrar, în pofida încercărilor apelantelor de a demonstra contrariul."
Ulterior, instanţa de apel reţine: "curtea, de altfel, nu poate subscrie nici argumentului potrivit căruia complementaritatea produselor nu poate fi avută în vedere în cadrul acţiunii în decădere. Contrariul rezultă din interpretarea corectă a cauzei Aladin (precitată), par. 45-46, din care rezultă că titularul mărcii anterioare nu poate fi lipsit de protecţie pentru produse care, deşi nu sunt identice cu cele pentru care a avut loc folosirea mărcii anterioare, nu sunt esenţial diferite şi aparţin aceleiaşi grupe, care nu poate fi divizată în mod arbitrar. (...) se consacră şi aici un concept specific de complementaritate, în contextul unei grupe de produse care prezintă, în linii mari, aceleaşi caracteristici esenţiale şi care nu pot fi separate unele de altele decât într-o manieră arbitrară, care ar fi de natură să limiteze în mod injust protecţia de care se bucură titularul mărcii anterioare. (...) în consecinţă, dovada utilizării mărcii pentru apă de izvor trebuie considerată şi dovadă de utilizare pentru toate produsele similare, respectiv apă minerală şi apă de masa incluse în clasa 32 şi ape minerale pentru uz medicinal incluse în clasa 5 acestea ultime fiind apreciate ca fiind complementare."
In acelaşi sens, în hotărâre se conchide: "curtea reţine aşadar că pentru consumatorul mediu, rezonabil de atent şi de informat, cele două categorii de ape în discuţie nu sunt esenţial diferite, ci dimpotrivă, puternic similare, ele fiind de natură să satisfacă aceeaşi nevoie fundamentală şi curentă, în condiţii calitative asemănătoare (şi, mai ales, privite ca fiind asemănătoare, complementare şi interschimbabile de către consumatori înşişi)"
Acest raţionament este nelegal şi contravine concluziilor CJUE din cauza Aladin, întrucât existenţa unei similarităţi între produse nu stă la baza stabilirii posibilităţii subdivizării produselor. Astfel, este posibil ca două produse să fie similare, însă, dacă acestea pot fi clasate în două subcategorii distincte, folosirea unuia nu dovedeşte folosirea celuilalt.
De altfel, hotărârea citată de către instanţa de apel pare a face referire tot la analiza produselor desfăşurată în cadrul analizei riscului de confuzie.
Mai mult, instanţa de apel face o greşită aplicare a conceptului de produse complementare. În jurisprudenţa Tribunalului Uniunii Europene (T-74/10, Flanco, para. 40), produsele complementare au fost definite ca "acelea care sunt strâns legate în sensul că unul este esenţial sau semnificativ pentru utilizarea celuilalt, astfel încât consumatorii ar putea să considere că aceeaşi companie este responsabilă pentru fabricarea acelor bunuri".
Or, este de natura evidenţei faptul că o astfel de legătură nu există între produsele pentru care marca x este înregistrată, utilizarea unuia necontribuind în nicio măsură la utilizarea celuilalt.
În consecinţă, a reţine că dovedirea folosirii unui mărci pentru un produs are drept consecinţă şi dovedirea folosirii respectivei mărci şi pentru produse similare reprezintă o concluzie nelegală a instanţei de apel.
Ambele părţi au formulat întâmpinări prin care au solicitat respingerea recursului declarat de cealaltă parte, apărărilor formulate urmând a li se răspunde în cadrul analizei fiecărui recurs în parte.
Înalta Curte a constatat nefondat recursul declarat de reclamanţi şi fondat recursul declarat de către pârâţi în limitele şi pentru considerentele expuse mai jos.
1. În ceea ce priveşte recursul declarat de recurenţii-reclamanţi A., B.. şi C., prin acesta a fost criticată decizia atacată sub aspectul soluţiei privind capătul de cerere întemeiat pe dreptul de autor.
Recurenţii reclamanţi au invocat în drept prevederile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., dar în fapt au susţinut şi existenţa unei motivări contradictorii, situaţie care se încadrează în prevederile art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ.
Referitor la existenţa unor considerente contradictorii în cadrul deciziei atacate, susţineri ce vor fi analizate din perspectiva art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., recurenţii pârâţi au arătat că instanţa de apel, deşi reţine că pentru a fi protejată prin drept de autor o operă trebuie să fie originală, "fără a interesa aici noutatea absolută ori valoarea artistică intrinsecă a acesteia", sfârşeşte prin a considera că, pentru satisfacerea rigorilor unei opere de artă, (i) "mulţumirea principal estetică" şi (ii) "satisfacerea simţului frumosului", ar fi condiţii necesare protecţiei prin drept de autor a unei "opere de artă aplicată".
Paragrafele din decizie citate în recursul reclamanţilor ca fiind contradictorii cu prima afirmaţie citată sunt următoarele:
"Cu alte cuvinte, nu orice creaţie a unui ambalaj de îmbuteliere a apei, nu orice design al unei sticle face obiectul protecţiei prin drept de autor, ci doar acel model care întruneşte rigorile unei opere de artă, fie ea şi aplicată" (pag. 16 din decizia recurată).
(…)
Aşadar, indiferent cât de scăzut este nivelul artistic al operei de creaţie, trebuie să existe acest caracter artistic, adică, chiar dacă este vorba despre artă aplicată, este necesar ca autorul operei să fi urmărit în chip deosebit şi principal o funcţie estetică şi imaginativă, mai mult decât cea practică" (pag. 17 din decizia recurată).
(…)
În speţă, Curtea reţine că nimic din datele sticlei în dispută nu o califică la rangul unei opere de artă, întrucât, chiar dacă este o reuşită din punct de vedere al design-ului, nu reflectă acea creativitate imaginativă destinată în principal obţinerii unei mulţumiri principal estetice şi a satisfacerii simţului frumosului. (pag. 18 din decizia recurată)."
Observând considerentele citate ca fiind contradictorii de către recurenţii reclamanţi, Înalta Curte constată că aceste susţineri sunt nefondate.
Astfel, în cadrul primei idei instanţa de apel a susţinut că pentru stabilirea originalităţii operei de artă nu interesează valoarea artistică intrinsecă a operei, iar în cadrul celei de-a doua idei a susţinut că o condiţie minimă este existenţa caracterului artistic.
Caracterul artistic al obiectului despre care se pretinde că ar fi operă de artă, consideră instanţa de apel că decurge din obiectivele estetice şi creative (imaginative) ale autorului, iar nu doar din obiectivul utilitar, specific design-ului în general.
În ceea ce priveşte expresia "creativitate imaginativă destinată în principal obţinerii unei mulţumiri principal estetice şi a satisfacerii simţului frumosului", nu se poate reţine că instanţa de apel a considerat că, pentru satisfacerea rigorilor unei opere de artă, (i) "mulţumirea principal estetică" şi (ii) "satisfacerea simţului frumosului", ar fi condiţii necesare protecţiei prin drept de autor a unei "opere de artă aplicată".
Această expresie, urmând raţionamentul logic menţionat anterior al instanţei de apel, reprezintă o altă modalitate de a spune "creativitate imaginativă" sub aspectul componentei estetice. De altfel, în paragraful 53 al Hotărârii Cofemel, invocată de către ambele părţi ca relevantă pentru analiza existenţei dreptului de autor în cazul desenelor şi modelelor industriale, se reţine că "aşa cum reiese din sensul obişnuit al termenului "estetic", efectul estetic susceptibil de a fi produs de un model industrial reprezintă rezultatul senzaţiei intrinsec subiective de frumuseţe resimţite de fiecare persoană chemată să îl privească."
Or, după cum se observă din considerentele instanţei de apel, aceasta s-a raportat la artă şi caracterul artistic ţinând cont de faptul că operele de artă aplicată, incluzând aici şi desenele sau modelele industriale care întrunesc
condiţiile pentru a fi protejate prin drept de autor, sunt încadrate în articolul 7 al Legii nr. 8/1996, iar dintre cele trei domenii, literar, artistic sau ştiinţific, menţionate în mod expres, în care ar putea să fie realizate operele de creaţie intelectuală, acestea nu pot aparţine decât domeniului artistic, ca regulă.
Ca atare, utilizarea acestor termeni de către instanţa de apel nu însemnă că aceasta a evaluat pretinsa operă în cauză utilizând criterii subiective legate de valoarea artistică a lucrării, ci doar criterii legate de creativitatea ("imaginativă") sub aspectul componentei estetice a acesteia, lucrare despre care a apreciat că trebuie să depăşească simplul obiectiv utilitar, raportat la faptul că în speţă opera pretinsă este reprezentarea grafică (desen) a unui model industrial destinat prin esenţa sa unei utilizări practice.
Sunt nefondate şi motivele de recurs întemeiate pe prevederile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.
În cadrul acestora, în esenţă, recurenţii reclamanţi au susţinut că instanţa de apel a utilizat criteriul valorii artistice (ridicate) a pretinsei opere de artă pentru a decide dacă există drept de autor sau nu, cu încălcarea dispoziţiilor legale aplicabile şi că ar fi introdus cerinţe suplimentare faţă de dispoziţiile legale aplicabile în ceea ce priveşte protecţia prin drept de autor a unei opere de artă aplicată, constând în (i) "mulţumirea principal estetică" şi (ii) "satisfacerea simţului frumosului".
În prealabil, în ceea ce priveşte legea aplicabilă recunoaşterii dreptului de autor privind pretinsa operă de creaţie intelectuală în cauză, sunt de reţinut următoarele.
Problema determinării legii aplicabile unui raport de drept internaţional privat trebuie analizată ţinând cont de normele legale existente în acest sens la data formulării cererii de chemare în judecată, 2015, moment în care Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, era abrogată. La acel moment dispoziţii de drept internaţional privat au fost incluse în Cartea a VII a C. civ., prevederi aplicabile proceselor începute după intrarea în vigoare a noului C. civ., conform art. 207 alin. (1) din Legea nr. 71/2011.
Potrivit alin. (2) al art. 207 din Legea nr. 71/2011, în cazul raporturilor de drept internaţional privat stabilite anterior intrării în vigoare a C. civ., competenţa legii determinate potrivit alin. (1) poate fi înlăturată dacă aplicarea sa conduce la consecinţe vădit injuste. Nu se pune problema aplicării alin. (2) în cauză, aplicarea dispoziţiilor Noului C. civ. neconducând la consecinţe vădit injuste, raportat la faptul că prevederile art. 2624 din C. civ., referitoare la legea aplicabilă operelor de creaţie intelectuală, sunt identice cu cele ale art. 60 din Legea nr. 105/1992.
Potrivit art. 2624 din C. civ. naşterea, conţinutul şi stingerea drepturilor de autor asupra unei opere de creaţie intelectuală sunt supuse legii statului unde aceasta a fost pentru întâia oară adusă la cunoştinţa publicului prin publicare, reprezentare, expunere, difuzare sau în alt mod adecvat.
Referitor la statul unde pretinsa operă de creaţie intelectuală a fost pentru întâia oară adusă la cunoştinţa publicului prin publicare, reprezentare, expunere, difuzare sau în alt mod adecvat, recurenţii reclamanţi au susţinut că butelia realizată pe baza desenului legat de care se pretinde dreptul de autor în cauză, a fost adusă pentru prima dată la cunoştinţa publicului în Serbia, raportându-se la mai multe probe, în timp ce recurenţii pârâţi au susţinut că nu este cert când şi unde a fost adusă pretinsa operă pentru prima dată la cunoştinţa publicului, făcând referire de asemenea la o serie de înscrisuri, dar au menţionat în principal că nu ar fi fost dovedit conţinutul legii sârbe.
Această controversă este totuşi nerelevantă pentru determinarea legalităţii deciziei atacate sub acest aspect pentru următoarele motive.
Instanţa de apel s-a raportat la prevederile legii române a dreptului de autor (nr. 8/1996), despre care atât instanţa de apel, cât şi recurenţii reclamanţi au susţinut că reprezintă reflectarea dispoziţiilor Convenţiei de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice, ale cărei părţi sunt atât România cât şi Serbia, şi că legea sârbă conţine prevederi similare legii române.
Faptul că în ambele legi se precizează că este protejată prin drept de autor o operă de creaţie intelectuală originală indiferent de valoarea artistică a acesteia rezultă din art. 2 alin. (1) din Legea sârbă privind dreptul de autor şi drepturile conexe (nr. 104/2009), citat în cadrul recursului formulat de recurenţii reclamanţi, respectiv art. 7 alin. (1) din Legea nr. 8/1996. În cadrul recursului formulat de către recurenţii reclamanţi se susţine că Legea sârbă (art. 2) ar conţine o prevedere expresă potrivit căreia caracterul artistic al operei nu ar reprezenta un criteriu de protecţie prin drept de autor. Această susţinere contrazice chiar textul citat de către recurenţii reclamanţi din legea sârbă care exclude de la analiza existenţei dreptului de autor criteriul valorii artistice, neconţinând nicio prevedere specială legată de caracterul artistic al operei. Ca atare, nu se poate aprecia din această perspectivă că legea sârbă ar reglementa un regim juridic mai larg decât legea română.
De asemenea, recurenţii pârâţi nu au susţinut că legea sârbă ar impune un regim juridic mai strict decât legea română în ceea ce priveşte condiţiile naşterii dreptului de autor şi nici alte legi corespunzătoare posibilelor state din afara Europei (Japonia, conform afirmaţiilor acestora), în care pretinsa operă ar fi fost adusă întâia oară la cunoştinţa publicului prin publicare, reprezentare, expunere, difuzare sau în alt mod adecvat.
Atât recurenţii reclamanţi, cât şi recurenţii pârâţi s-au raportat pentru analiza îndeplinirii condiţiilor necesare pentru recunoaşterea existenţei dreptului de autor la jurisprudenţa CJCE/CJUE în materie, aplicabilă în statele Uniunii Europene, deci şi în România, datorită obligaţiei de armonizare a legislaţiei.
În ceea ce priveşte raporturile Uniunii Europene cu Convenţia de la Berna, aşa cum se reţine în paragraful 41 al hotărârii CJUE dată în cauza C-683/17 (Cofemel), Uniunea Europeană trebuie, deşi nu este parte la Convenţia de la Berna, "să se conformeze cu articolele 1-21 din aceasta, în temeiul articolului 1 alin. (4) din Tratatul OMPI privind drepturile de autor, la care este parte (a se vedea în acest sens Hotărârea din 13 noiembrie 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, punctul 38 şi jurisprudenţa citată)".
Ca atare, ambele părţi au fost de acord ca în prezenta cauză să se aplice criteriile de evaluare a existenţei dreptului de autor, aşa cum au fost conturate în jurisprudenţa CJCE/CJUE, chiar dacă s-ar porni de la premisa că s-ar fi dovedit că butelia în cauză a fost adusă pentru prima dată la cunoştinţa publicului în Serbia.
Din hotărârile CJUE relevante la care au făcut referire ambele părţi, date în cauzele C-395/16 (Doceram), C-683/17 (Cofemel), C-604/10 (Football Dataco şi alţii), C-145/10 (Eva-Maria Painer), C-469/17 (Funke Medien), C-5/08 (Infopaq International) C-393/09 (Bezpečnostní softwarová asociace), C-406/10 (SAS Institute), reies următoarele condiţii necesare pentru protejarea prin drept de autor, care au fost sintetizate în hotărârea CJUE dată în cauza C-683/17 (Cofemel), paragrafele 29-34: noţiunea de operă "presupune întrunirea a două elemente cumulative. Pe de o parte, această noţiune presupune existenţa unui obiect original, în sensul în care acesta reprezintă o creaţie intelectuală proprie autorului său. Pe de altă parte, calificarea drept operă este limitată la elementele care sunt expresia unei astfel de creaţii (a se vedea în acest sens Hotărârea din 16 iulie 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, punctele 37 şi 39, precum şi Hotărârea din 13 noiembrie 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, punctele 33 şi 35-37, precum şi jurisprudenţa citată).
30 În ceea ce priveşte primul dintre aceste elemente, rezultă dintr-o jurisprudenţă constantă a Curţii că, pentru ca un obiect să poată fi considerat drept original, este necesar şi în acelaşi timp suficient ca el să reflecte personalitatea autorului său, manifestând alegerile libere şi creative ale acestuia din urmă (a se vedea în acest sens Hotărârea din 1 decembrie 2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, punctele 88, 89 şi 94, precum şi Hotărârea din 7 august 2018, Renckhoff, C-161/17, EU:C:2018:634, punctul 14).
31 În schimb, atunci când realizarea unui obiect a fost determinată de consideraţii tehnice, de reguli sau de alte limitări, care nu au lăsat loc exercitării niciunei libertăţi de creaţie, respectivul obiect nu poate fi considerat ca având originalitatea necesară pentru a putea constitui o operă (a se vedea în acest sens Hotărârea din 1 martie 2012, Football Dataco şi alţii, C-604/10, EU:C:2012:115, punctul 39 şi jurisprudenţa citată).
32 În ceea ce priveşte cel de al doilea element evocat la punctul 29 din prezenta hotărâre, Curtea a precizat că noţiunea de "operă" avută în vedere de Directiva 2001/29 presupune în mod necesar existenţa unui obiect identificabil în mod suficient de precis şi de obiectiv (a se vedea în acest sens Hotărârea din 13 noiembrie 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, punctul 40).
33 Astfel, pe de o parte, autorităţile însărcinate cu supravegherea protecţiei drepturilor exclusive inerente dreptului de autor trebuie să poată cunoaşte cu claritate şi cu precizie obiectul protejat în acest mod. Situaţia este aceeaşi în cazul terţilor cărora li se poate opune protecţia revendicată de autorul respectivului obiect. Pe de altă parte, necesitatea de a înlătura orice element de subiectivitate, dăunător securităţii juridice, în procesul de identificare a obiectului menţionat presupune ca acesta din urmă să fi fost exprimat într-o manieră obiectivă (a se vedea în acest sens Hotărârea din 13 noiembrie 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, punctul 41).
34 Astfel cum a subliniat Curtea, o identificare care se bazează în esenţă pe senzaţiile, intrinsec subiective, ale persoanei care percepe obiectul în cauză nu răspunde cerinţei de precizie şi obiectivitate impuse (a se vedea în acest sens Hotărârea din 13 noiembrie 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, punctul 42)."
Astfel, în esenţă, noţiunea de operă presupune un obiect original, în sensul în care acesta reprezintă o creaţie intelectuală proprie autorului său, şi este limitată la elementele care sunt expresia unei astfel de creaţii. Pentru ca un obiect să poată fi considerat original, este necesar şi în acelaşi timp suficient ca el să reflecte personalitatea autorului său, manifestând alegerile libere şi creative ale acestuia. Atunci când realizarea unui obiect a fost determinată de consideraţii tehnice, de reguli sau de alte limitări, care nu au lăsat loc exercitării niciunei libertăţi de creaţie, respectivul obiect nu poate fi considerat ca având originalitatea necesară pentru a putea constitui o operă. Noţiunea de "operă" presupune în mod necesar existenţa unui obiect identificabil în mod suficient de precis şi de obiectiv.
Făcând referire la aceste criterii de apreciere a existenţei dreptului de autor, recurenţii reclamanţi au susţinut că au fost încălcate de instanţa de apel care ar fi utilizat criteriul valorii artistice (ridicate) a pretinsei opere de artă pentru a decide dacă există drept de autor sau nu.
Cu privire la acest aspect este de remarcat că instanţa de apel a reţinut că pentru a fi protejate prin drept de autor lucrările aplicate produselor destinate unei utilizări practice trebuie să fie rezultatul unui proces de creaţie intelectuală, să fie originale, adică să încorporeze un concept propriu al autorului, fără a interesa noutatea absolută ori valoarea artistică intrinsecă a acestora.
Ca atare, analiza instanţei de apel referitoare la originalitatea desenului despre care s-a pretins că reprezintă grafic butelia de apă în cauză s-a făcut în contextul condiţiilor expuse anterior.
De asemenea, contrar susţinerilor recurenţilor reclamanţi, instanţa de apel a menţionat expres că pentru aprecierea existenţei dreptului de autor asupra buteliei în cauză nu este relevantă valoarea artistică intrinsecă a acesteia, afirmaţie care, aşa cum s-a reţinut anterior în cadrul analizei motivelor ce priveau contradictorialitatea, a fost concordantă celorlalte considerente ale acesteia, ce vizau problema în cauză.
Recurenţii reclamanţi au mai susţinut că în mod nelegal instanţa de apel ar fi introdus cerinţe suplimentare faţă de dispoziţiile legale aplicabile în ceea ce priveşte protecţia prin drept de autor a unei opere de artă aplicată, constând în (i) "mulţumirea principal estetică" şi (ii) "satisfacerea simţului frumosului".
Nu se poate reţine temeinicia unei astfel de susţineri, pe de o parte, pentru aceleaşi considerente detaliate anterior în cadrul analizei motivelor ce vizau contradictorialitatea deciziei atacate.
Pe de altă parte, raportat la criticile din recurs ce privesc interpretarea noţiunii de operă de artă aplicată, sunt de reţinut următoarele.
Într-adevăr, operele de artă aplicată, potrivit art. 7 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 8/1996, constituie o categorie de opere de artă plastică.
Totuşi, consideraţiile instanţei de apel referitoare la diferenţa dintre un desen/model industrial în general şi la un desen/model care poate fi calificat drept operă de artă nu sunt în sensul că operele de artă aplicată (în cadrul cărora intră şi desenul/modelul care întruneşte condiţia de a fi o operă de creaţie intelectuală originală) trebuie să întrunească cerinţe suplimentare faţă de celelalte opere de artă enumerate exemplificativ în cadrul art. 7 alin. (1) lit. g), ci că design-ul în general (care include desenele şi modelele industriale), pentru a fi protejat şi prin drept de autor, ar trebui să fie o operă de artă.
Recurenţii reclamanţi au mai susţinut că instanţa de apel s-ar fi raportat la o variantă a Legii nr. 8/1996 anterioară momentului la care a fost făcută publică opera în cauză, în cadrul căreia nu ar fi fost menţionat separat designul ca operă de sine stătătoare, şi că din varianta modificată ar rezulta că legislaţia naţională nu solicită analiza valorii estetice în evaluarea originalităţii.
Această susţinere este nerelevantă raportat la condiţiile protecţiei prin drept de autor analizate de instanţa de apel, având în vedere că sub acest aspect nu este nicio diferenţă de acordare a protecţiei între forma art. 7 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 8/1996 anterior sau ulterior modificării acestui text de lege în iulie 2004, atâta timp cât şi în forma legii citată de recurentele reclamante design-ul este menţionat ca o formă posibilă, în cadrul operelor de artă aplicată, astfel, "(…) design, precum şi alte opere de artă aplicată".
Ca atare, prin modificarea din 2004 nu s-a făcut altceva decât să se enumere exemplificativ anumite forme de exprimare a operelor de artă aplicată, pentru un plus de claritate a legii.
Astfel, este nefondată susţinerea recurenţilor reclamanţi că din acest text de lege, aşa cum a fost modificat, ar rezulta că legiuitorul a intenţionat să confere design-ului o protecţie distinctă de cea a operelor de artă aplicată sau a desenelor şi modelelor industriale.
Din acest motiv nu este relevant a se face o astfel de analiză cu acest prilej referitor la ceea ce a înţeles legiuitorul prin noţiunea de design, menţionată expres în art. 7 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 8/1996, forma modificat în iulie 2004, şi anume dacă include desenele şi modelele industriale sau nu.
Aşa cum s-a reţinut mai sus, în cadrul motivului de recurs analizat prin raportare la art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., urmând linia raţionamentului logic al considerentelor instanţei de apel, rezultă că aceasta a socotit că, în situaţia desenului/modelului industrial, caracterul artistic al obiectului despre care se pretinde că ar fi operă de artă decurge, în principal, din obiectivele estetice şi creative (imaginative) ale autorului, şi mai puţin din obiectivul utilitar, specific design-ului în general.
Astfel, instanţa de apel a reţinut că nu este suficient ca design-ul să întrunească minimele cerinţe de înregistrare referitoare la caracterul individual (impresia globală diferită) sau nou (trăsături caracteristice diferite sub alte aspecte decât detaliile nesemnificative faţă de cele publicate anterior) pentru a fi considerat operă de artă protejabilă prin drept de autor.
Referitor la cele susţinute în recurs în sensul că instanţa de apel ar fi considerat că, în ceea ce priveşte opera de artă aplicată, rigorile protecţiei ar fi unele suplimentare şi ar presupune nu o simplă creativitate care să reflecte personalitatea autorului, ci o creativitate care să presupună o mulţumire principal estetică (a privitorului), concluzie dedusă din faptul că instanţa de apel ar fi considerat că design-ul sticlei H. nu se bucură de protecţie prin drept de autor necalificându-se la rangul de operă de artă întrucât, "chiar dacă este o reuşită din punct de vedere a design-ului, nu reflectă acea creativitate imaginativă destinată în principal obţinerii unei mulţumiri principal estetice şi a satisfacerii simţului frumosului", sunt de reţinut următoarele.
Această concluzie a instanţei de apel trebuie analizată în contextul celor reţinute anterior în cuprinsul motivării acesteia, şi anume paragraful în care se reţine că "indiferent de cât este de scăzut nivelul artistic al operei de creaţie, trebuie să existe acest caracter artistic, adică, chiar dacă este vorba despre artă aplicată, este necesar ca autorul operei să fi urmărit în chip deosebit şi principal o funcţie estetică şi imaginativă, mai mult decât cea practică."
Astfel, instanţa de apel a reţinut că în cazul desenelor şi modelelor industriale pentru care se pretinde existenţa şi a unui drept de autor ar trebui să se remarce trei componente, cea utilitară, cea estetică şi cea imaginativă (creativă).
Faptul că în cazul design-ului în cauză instanţa pune accentul pe existenţa componentei estetice nu reprezintă o eroare atâta timp cât în etapa verificării condiţiilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale o importanţă deosebită o au tocmai caracteristicile estetice ale acestora [de exemplu, art. 2 lit. d) raportat la art. 11.alin. (1) din Legea nr. 129/1992].
Ca atare, în cadrul pasajului din decizia atacată, la care se face referire în recurs, pentru a-l înţelege corect, trebuie acordată atenţie elementului "creativitate imaginativă", iar nu elementului "estetic".
Nu se poate reţine, contrar susţinerilor recurenţilor reclamanţi, că instanţa de apel ar fi recunoscut existenta unei creativităţi ce reflectă personalitatea autorului, dar nu ar fi considerat-o suficientă, fapt care ar rezulta din următorul pasaj din hotărârea atacată, care se regăseşte în cadrul analizei riscului de confuzie dintre mărci: "Curtea nu este de acord cu apelantele în sensul că forma sticlei are exclusiv o funcţie tehnică, idea reliefării elementului verbal pe laturile sticlei sau "colturile rotunjite" ori "laturile înguste ale octogonului" ce se regăsesc identic în forma ambalajului din mărcile acestora nu au o funcţie tehnică, ci estetică, funcţia tehnică putând fi atribuită formei pătrate, iar nu detaliilor regăsite în ambele semne în dispută".
După cum se poate observa, în cadrul acestei analize, privitoare la riscul de confuzie dintre mărci, instanţa de apel a reţinut, legat de forma buteliei (model), că ar conţine şi anumite elemente estetice şi nu doar tehnice, nefăcând nicio consideraţie legată de alegerile libere şi creative ale autorului.
Astfel, în cadrul părţii dedicate verificării condiţiilor privind existenţa dreptului de autor, instanţa de apel a reţinut că butelia/recipientul în cauză nu reflectă creativitatea (alegerile creative ale autorului) iar nu o creativitate de un anumit nivel, care să fie mai mult decât creativitatea care să reflecte personalitatea autorului.
Or, recurenţii reclamanţi nu au criticat decizia atacată în sensul că instanţa de apel nu ar fi analizat în mod concret (art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ.), având în vedere caracteristicile specifice ale design-ului în cauză, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru a se reţine existenţa componentei creative (creaţie intelectuală care să reflecte personalitatea autorului său, alegerile libere şi creative, ţinând cont de elementele care sunt expresia unei astfel de creaţii) sau nu, şi nici sub aspectul existenţei unor eventuale contradicţii în cadrul motivării, raportat la considerentele primei instanţe de fond însuşite de instanţa de apel.
Imprecizia terminologică ce se regăseşte în motivarea deciziei atacate, în conţinutul căreia se foloseşte cuvântul originalitate/original atât cu sensul din limbajul comun (nou/noutate), cât şi cu cel din limbajul juridic specific materiei în cauză (originalitatea, condiţie a existenţei dreptului de autor) nu este de natură a vicia raţionamentul instanţei de apel, care este clar sub aspectul raportării la creativitate ca element al originalităţii, condiţie a existenţei dreptului de autor.
Criticile recurenţilor pârâţi legate de nemotivarea în cadrul deciziei atacate a anumitor aspecte ce ţineau şi de evaluarea existenţei dreptului de autor nu pot fi valorificate în cadrul recursului reclamanţilor, întrucât li s-ar face o situaţie mai grea recurenţilor pârâţi în cadrul propriului recurs, cu încălcarea art. 502 raportat la art. 481 C. proc. civ.
În ceea ce priveşte motivul de recurs prin care se susţine interpretarea şi aplicarea greşită a dispoziţiilor legale referitoare la sistemul de protecţie a operelor de artă aplicată sub două aspecte, şi anume prin aceea că, pe de o parte, curtea de apel ar fi reţinut în mod greşit sistemul de protecţie aplicabil ca fiind acela al suprapunerii parţiale a protecţiei, în loc de sistemul cumulului de protecţie conferite de dreptul de autor şi de desenul/modelul industrial, aplicabil în România, dar şi în Serbia, şi, pe de altă parte, instanţa de apel ar fi reţinut nejudicios că "suprapunerea nepermisă a celor două tipuri de drepturi (…) ar face inutilă reglementarea Legii 129/1992", sunt de reţinut următoarele.
Faptul că instanţa de apel a reţinut că există o diferenţă între protecţia prin legislaţia desenelor şi modelelor industriale şi legea dreptului de autor nu este nelegală.
Inclusiv în Hotărârea Cofemel (para. 36-40, 48, 50-52), menţionată anterior se statuează acelaşi lucru, astfel:
"36 Ţinând seama de această jurisprudenţă, răspunsul la prima întrebare presupune, în primul rând, să se stabilească dacă modelele industriale pot fi, în general, calificate drept "opere" în sensul Directivei 2001/29.
37 În această privinţă, trebuie arătat de la bun început că proprietatea intelectuală este protejată în temeiul articolului 17 alin. (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
38 Din modul de redactare a acestei dispoziţii rezultă că obiectele care constituie o proprietate intelectuală beneficiază de protecţie în temeiul dreptului Uniunii. În schimb, nu rezultă de aici că toate aceste obiecte sau categorii de obiecte trebuie să beneficieze de o protecţie identică.
39 Astfel, legiuitorul Uniunii a adoptat diferite acte de drept derivat cu scopul de a asigura protecţia proprietăţii intelectuale şi în special, pe de o parte, a operelor protejate în temeiul dreptului de autor, vizate de Directiva 2001/29, precum şi, pe de altă parte, a desenelor şi modelelor industriale care intră sub incidenţa fie a Directivei 98/71, care se aplică desenelor şi modelelor industriale înregistrate pentru sau într-un stat membru, fie a Regulamentului nr. 6/2002, care se aplică desenelor şi modelelor industriale protejate la nivelul Uniunii.
40 Procedând astfel, legiuitorul Uniunii a considerat că obiectele protejate în temeiul unui desen sau al unui model industrial nu sunt, în principiu, asimilabile celor care constituie opere protejate prin Directiva 2001/29.
(…)
48 Ţinând seama de ansamblul acestor dispoziţii, trebuie să se considere că modelele industriale pot fi calificate drept "opere", în sensul Directivei 2001/29, dacă îndeplinesc cele două condiţii menţionate la punctul 29 din prezenta hotărâre.
(…)
50 În această privinţă, trebuie să se precizeze de la bun început că protecţia desenelor şi modelelor industriale, pe de o parte, şi protecţia oferită de dreptul de autor, pe de altă parte, urmăresc obiective fundamental diferite şi sunt supuse unor regimuri distincte. Astfel, aşa cum a arătat în esenţă domnul avocat general la punctele 51 şi 55 din concluzii, protecţia desenelor şi modelelor industriale urmăreşte să protejeze obiecte care, deşi sunt noi şi individualizate, prezintă un caracter utilitar şi au vocaţie să fie produse în masă. În plus, această protecţie este menită să se aplice pe o durată limitată, dar suficientă pentru a permite rentabilizarea investiţiilor necesare pentru crearea şi producerea acestor obiecte, fără a îngrădi însă în mod excesiv concurenţa. La rândul său, protecţia oferită de dreptul de autor, a cărei durată este semnificativ mai mare, este rezervată obiectelor care merită să fie calificate drept opere.
51 Pentru aceste motive, astfel cum a arătat şi domnul avocat general la punctul 52 din concluzii, prin acordarea unei protecţii în temeiul dreptului de autor unui obiect protejat cu titlu de desen sau model industrial nu se poate aduce atingere finalităţilor şi efectivităţii corespunzătoare acestor două forme de protecţie.
52 Rezultă că, în pofida faptului că protecţia desenelor şi modelelor industriale şi protecţia oferită de dreptul de autor pot, în temeiul dreptului Uniunii, să fie acordate în mod cumulativ aceluiaşi obiect, acest cumul nu poate fi avut în vedere decât în anumite situaţii."
Ca atare, cumulul de protecţie între dreptul de autor şi înregistrarea desenelor şi modelelor industriale nu presupune că toate desenele şi modelele industriale beneficiază de protecţia prin dreptul de autor, ci doar cele care "merită să fie calificate drept opere", cumul care "nu poate fi avut în vedere decât în anumite situaţii", aşa cum se reţine în Hotărârea Cofemel (para. 50, 52).
Criticile recurenţilor reclamanţi legate de faptul că instanţa de apel nu ar fi considerat utile pentru analiza originalităţii premiile obţinute pentru design la diferite expoziţii nu pot fi analizate în recurs conform art. 488 alin. (1) C. proc. civ., întrucât ţin de aprecierea probelor administrate în cauză, şi, ca atare, de temeinicia hotărârii iar nu de legalitatea acesteia.
Pentru acelaşi motiv nu pot fi avute în vedere argumentele ce tind la aprecierea îndeplinirii condiţiilor privind originalitatea prin raportare la probele administrate în cauză.
În consecinţă, în temeiul art. 496 alin. (1) raportat la art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 şi art. 494 raportat la art. 477 C. proc. civ., Înalta Curte va respinge ca nefondat recursul declarat de către reclamante şi va menţine soluţia referitoare la respingerea capătului de cerere întemeiat pe dreptul de autor.
În ceea ce priveşte recursul declarat de pârâtele E. S.A. şi D. S.A. sunt de reţinut următoarele.
Recursul a fost declarat, pe de o parte, împotriva soluţiei din dispozitivul deciziei atacate privitoare la capetele de cerere întemeiate pe marca înregistrată şi, respectiv, la cererea reconvenţională (şi implicit a considerentelor aferente), iar pe de altă parte, împotriva considerentelor ce sprijineau soluţia referitoare la capătul de cerere întemeiat pe dreptul de autor, soluţie care a fost favorabilă pârâţilor, şi pe care, astfel, nu aveau interesul să o atace, în sine.
Referitor la recursul formulat împotriva unora dintre considerentele ce sprijineau soluţia referitoare la capetele de cerere întemeiate pe dreptul de autor, motivele invocate sunt în esenţă următoarele:
a) instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra motivului de apel privitor la nedovedirea legii aplicabile naşterii şi conţinutului dreptului de autor invocat de reclamanţi -motiv de casare prevăzut de art. 488 pct. 6 C. proc. civ.
b) instanţa de apel a considerat, în mod nelegal, că naşterea dreptului de autor invocat de intimaţii-reclamanţi este guvernat de legea română - motiv de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 C. proc. civ.
c) nelegalitatea soluţiei privind excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor - încălcarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 - motiv de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 C. proc. civ., civ.;
d) instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra motivelor de apel ce vizează nedovedirea existenţei dreptului de autor în patrimoniul reclamanţilor A. şi C. - motiv de casare prevăzut de art. 488 pct. 6 C. proc. civ.
e) soluţia instanţei de apel cu privire la lipsa originalităţii desenului, la neclaritatea acestuia, la funcţia sa tehnică, la riscul de a genera un monopol asupra elementelor utilitare, respectiv a faptului că sticla propriu-zisă nu constituie o reproducere fidelă a operei este nemotivată - motiv de casare prevăzut de art. 488 pct. 6 C. proc. civ.
Ţinând cont că recursul declarat de către reclamanţi, ce privea capătul (capetele) de cerere întemeiat(e) pe dreptul de autor, a fost considerat nefondat, aşa cum rezultă din cele menţionate anterior, urmarea este, raportat la argumentele reţinute în principal de instanţa de apel pentru respingerea acestui capăt de cerere, că nu există dreptul de autor pretins de către reclamanţi.
În consecinţă, în primul rând, având în vedere şi considerentele reţinute mai sus, în cadrul analizei recursului reclamanţilor, este inutilă o apreciere a temeinicei motivelor de la lit. a) şi b), referitoare la legea aplicabilă naşterii dreptului de autor. În al doilea rând, ţinând cont că nu există dreptul de autor pretins de către reclamanţi în patrimoniul acestora, este de asemenea inutilă, şi de altfel lipsită de interes (soluţia de respingere a cererii pe fond fiind favorabilă celei de respingere în temeiul unei excepţii), o apreciere a temeiniciei motivelor de la lit. c) şi d).
În al treilea rând, este inutilă o apreciere a temeinicei motivelor de la lit. e), ce priveşte neanalizarea unor motive de apel suplimentare referitoare la inexistenţa dreptului de autor, respectiv a limitelor de protecţie a acestuia, ţinând cont că argumentele principale reţinute de instanţa de apel pentru constatarea netemeiniciei capătului (capetelor) de cerere întemeiat(e) pe dreptul de autor au fost considerate suficiente de către instanţa de recurs pentru menţinerea acestei soluţii.
De asemenea, condiţiile care trebuie verificate pentru aprecierea existenţei dreptului de autor sunt diferite de cele referitoare la aprecierea existenţei riscului de confuzie între mărci, astfel că nu se pune nici problema eventualei intrări în autoritatea de lucru judecat a unor considerente de fapt care să poată fi folosite în rejudecare împotriva pârâţilor.
În ceea ce priveşte motivele de recurs referitoare la partea din decizia atacată legată de analiza încălcării mărcii în cauză sunt de reţinut următoarele.
A. Este fondat motivul de recurs prin care se susţine că instanţa de apel a încălcat regula prevăzută de art. 8 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 207/2009 şi confirmată în jurisprudenţa CJUE, potrivit căreia, în cadrul analizei similarităţii, în cazul unei cereri de anulare a înregistrării unei mărci, comparaţia se efectuează între mărci, astfel cum acestea sunt înregistrate (art. 488 pct. 8 C. proc. civ.).
Într-adevăr, instanţa de apel, deşi a recunoscut justeţea criticii apelanţilor pârâţi în sensul că regula rezidă în compararea mărcilor aşa cum sunt înregistrate, şi nu a recipientelor produselor, aşa cum sunt folosite pe piaţă, a considerat că această comparaţie ar fi relevantă întrucât ar veni să dea "măsura concretă a gradului de asemănare şi de risc de confuzie existente", atâta timp cât recipientele fizice ar reprezenta o materializare a formei regăsită în cuprinsul mărcii.
Or, această justificare încalcă regula potrivit căreia, în cadrul analizei similarităţii, în cazul unei cereri de anulare a înregistrării unei mărci, comparaţia se efectuează între mărci astfel cum sunt înregistrate, instituită tocmai pentru a se evita extinderea protecţiei mărcilor dincolo de limitele date de înregistrare, al cărei scop este de a delimita obiectul exact al protecţiei conferite titularului său, de a face cunoscută cu claritate şi precizie natura semnelor care constituie o marcă, printre alţii, operatorilor economici concurenţi, pentru a le da posibilitatea să se informeze cu privire la drepturile terţilor. Această regulă răspunde necesităţilor imperative de securitate juridică, aşa cum rezultă şi din jurisprudenţa instanţelor Uniunii Europene, menţionată în recurs.
Reclamantele nu au invocat că în speţă ar fi aplicabilă vreo excepţie de la această regulă. Faptul că mărcile în conflict sunt tridimensionale nu poate reprezenta o excepţie de la această regulă, întrucât chiar şi în cazul mărcilor tridimensionale limitele de protecţie sunt date tot de reprezentarea grafică a mărcii care face obiectul înregistrării, chiar dacă consumatorul percepe mărcile tridimensionale în mod diferit de cele bidimensionale, dar tot ţinând cont de cunoştinţele sale generale şi de obişnuinţele sale.
Ceea ce rezultă din această reprezentare grafică trebuie stabilit din perspectiva consumatorului mediu normal informat, rezonabil de atent şi diligent, corespunzător produsului în cauză, iar nu din analiza produselor reclamanţilor aşa cum sunt comercializate pe piaţă.
De asemenea, nu pot reprezenta excepţii de la regula menţionată mai sus referirile reclamanţilor în întâmpinare la jurisprudenţa privind utilizarea efectivă a mărcii, distinctivitatea dobândită prin folosire, la gradul de recunoaştere a mărcii pe piaţă întrucât acestea sunt concepte juridice diferite care se raportează în mod evident la modul de folosire a mărcii pe piaţă.
Referitor la criteriul coexistenţei mărcilor pe piaţă, cu privire la care nu se exclude în jurisprudenţa relevată că ar putea avea un rol în anumite cazuri în reducerea riscului de confuzie (hotărârea din 11.05.2005, T-31/03, Grupo Sada, par. 86), nici acesta nu poate fi considerat o excepţie de la regula menţionată anterior, aprecierea globală a riscului de confuzie intervenind în momentul ulterior identificării limitelor de protecţie a mărcilor aşa cum au fost înregistrate
Astfel, pentru a realiza această analiză instanţa de apel trebuia să identifice fiecare dintre mărcile opuse aşa cum rezultă din înregistrarea lor, reprezentare grafică şi/sau alte elemente care fac obiectul înregistrării, şi anume, marca invocată de către reclamanţi, marca comunitară tridimensională nr. x, respectiv mărcile a căror anulare se cere, x "G.", MN nr. x F., MN nr. 112110 F. şi MN nr. x F..
Raportându-se, în mod greşit, la recipientele/buteliile fiecăreia dintre cele două părţi, astfel cum sunt folosite pe piaţă, instanţa de apel a ajuns să introducă în evaluarea de ansamblu a riscului de confuzie elemente care nu rezultă din reprezentarea grafică avută în vedere la înregistrarea mărcilor în cauză.
În ceea ce priveşte apărarea reclamantelor în sensul că obiectul cererii de chemare în judecată l-ar fi constituit şi acţiunea în contrafacere în cadrul căreia, în evaluarea de ansamblu a riscului de confuzie, ar fi fost posibilă compararea semnelor aşa cum sunt folosite pe piaţă, este de remarcat, pe de o parte că, chiar şi în cazul acţiunii în contrafacere propriu-zisă, în cadrul căreia nu se pune în prealabil problema anulării mărcilor ulterioare, se compară marca anterioară, invocată de către reclamant ca fiind încălcată, tot aşa cum a fost înregistrată, înregistrarea oferind limitele de protecţie ale acesteia, cu semnul pretins a o încălca, aşa cum este folosit pe piaţă.
Pe de altă parte, din considerentele primei instanţe de fond reiese că petitele cererii principale calificate ca fiind acţiune în contrafacere, au fost admise "ca o consecinţă directă" a admiterii primului capăt de cerere, care privea anularea mărcilor înregistrate în favoarea pârâtelor. Astfel, prima instanţă de fond nu s-a considerat învestită cu o acţiune în contrafacere propriu-zisă, care să implice interzicerea/distrugerea ambalajelor/recipientelor de apă, aşa cum sunt folosite pe piaţă, atâta timp cât nici nu a făcut o analiză separată, faţă de capătul de cerere privind anularea mărcilor, a similarităţii şi riscului de confuzie dintre ambalajele pârâţilor, aşa cum sunt folosite pe piaţă, şi marca înregistrată de către reclamanţi.
Se poate observa din dispozitivul şi considerentele sentinţei că interdicţiile dispuse ca urmare a anulării înregistrării mărcilor reclamanţilor, care vizează recipientele în care este îmbuteliat produsul apă minerală, aşa cum, de altfel, s-a solicitat a fi dispuse prin cererea de chemare în judecată, privesc ambalajele ce reproduc grafic marca tridimensională x, iar nu ambalajele tridimensionale aşa cum sunt folosite pe piaţă, care ar fi similare de aşa natură încât să existe risc de confuzie cu marca tridimensională invocată de către reclamanţi (încetarea imediată a folosirii semnului reprezentând forma grafică a ambalajului buteliei; distrugerea tuturor ambalajelor ce poartă reproducerea grafică a mărcii tridimensionale x).
B. În ceea ce priveşte motivul de recurs prin care se susţine că instanţa de apel a încălcat regulile conturate în jurisprudenţa CJUE privind stabilirea elementelor distinctive şi dominante ale mărcilor (art. 488 pct. 8 C. proc. civ.) sunt de reţinut următoarele.
Riscul de confuzie (incluzând riscul de asociere, dar nelimitându-se la acesta) există atunci când este posibil ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză, purtând marca în cauză, provin de la aceeaşi întreprindere sau eventual de la întreprinderi legate între ele din punct de vedere economic.
Existenţa riscului de confuzie depinde de evaluarea globală a mai multor factori interdependenţi, şi anume: similaritatea produselor şi serviciilor, similaritatea mărcilor, elementele distinctive şi dominante ale mărcilor aflate în conflict, caracterul distinctiv al mărcii anterioare şi publicul relevant.
În ceea ce priveşte determinarea elementului/-elor dominante ale semnelor aflate în conflict, sunt de reţinut următoarele.
În practica înregistrării mărcilor Uniunii Europene noţiunea de element dominant are înţelesul de element care se remarcă din punct de vedere vizual. Pentru constatarea existenţei elementului dominant în cadrul unui semn, semnul trebuie să aibă cel puţin două elemente identificabile, primul pas fiind şi în acest caz identificarea componentelor unei mărci/semn.
În jurisprudenţa CJUE s-a conturat ideea că ceea ce contează în mod determinant nu este atât posibilitatea de a stabili dacă un semn poate fi împărţit din punct de vedere vizual în diferite componente, cât mai degrabă percepţia publicului relevant asupra semnului.
Prin urmare, în practica OHIM (OAPI), caracterul dominant al unei componente a unui semn este determinat în principal de poziţia, mărimea, dimensiunile acesteia şi/sau de utilizarea culorilor, în măsura în care acestea afectează impactul vizual.
În ceea ce priveşte evaluarea caracterului dominant al uneia sau mai multor componente date ale unui semn complex, trebuie să se ţină seama în special de calităţile intrinseci ale fiecăreia dintre componentele respective, prin comparaţie cu cele ale altor componente ale semnului. În plus, şi în mod auxiliar, poate fi luată în considerare poziţia relativă a diferitelor componente în configuraţia semnului complex.
Ţinând cont de aceste reguli privind determinarea elementelor dominante din cadrul fiecărui semn opus este corectă critica din recurs prin care se susţine că în mod greşit instanţa de apel a determinat elementul dominant din cadrul semnului complex reprezentat de forma buteliei de apă şi elementul/-ele verbal/-e prin raportare la o pretinsă intenţie a titularilor mărcilor de a proteja şi forma buteliei, iar nu la percepţia publicului relevant asupra semnului.
De asemenea, tot în ceea ce priveşte determinarea elementelor dominante, nu se pot reţine argumentele recurenţilor pârâţi că, în general, în cazul mărcilor tridimensionale elementul verbal este cel dominant, jurisprudenţa relevată de către aceştia în cadrul recursului fiind legată de aprecierea distinctivităţii elementelor componente sau a mărcii în ansamblu.
Ceea ce contează pentru determinarea elementului dominant dintre mai multe componente ale unui semn este, în principal, poziţia, mărimea, dimensiunile acestuia şi/sau utilizarea culorilor, în măsura în care acestea afectează impactul vizual. De exemplu, domină impresia vizuală creată de o marcă elementele situate central, care au o dimensiune mai mare, elementele scrise cu majuscule, faţă de cele scrise cu litere mici, elementele care acoperă cât mai mult din suprafaţă, cele care sunt reprezentate într-un contrast de culori, etc.
Pentru determinarea elementului dominant trebuie analizată măsura în care componentele mărcii afectează impactul vizual. De exemplu, chiar în cazul unei forme comune de sticlă, dacă elementul verbal este scris foarte mic, plasat într-un colţ etc., acesta nu va avea un impact vizual asupra consumatorului.
Totuşi, faptul că un element ar fi dominant, adică ar avea un impact vizual, nu înseamnă că în mod obligatoriu este şi distinctiv, deci că ar avea vreo valoare în aprecierea globală a riscului de confuzie.
Cu privire la acest aspect, al determinării elementelor dominate, răspunzând la critica apelanţilor pârâţi prin care se susţinea că elementul verbal ar fi cel dominant în cadrul mărcilor în cauză, instanţa de apel a reţinut următoarele:
"Curtea remarcă faptul că toate mărcile în dispută sunt mărci combinate care sunt înregistrate nu doar prin elementul verbal, particularizat eventual într-o formă grafică originală, ci ca un ansamblu ce cuprinde şi sticla pe care este aplicat elementul verbal graficizat, sticla făcând parte integrantă din semnul înregistrat ca marcă.
Acest lucru înseamnă că pentru ambele părţi înfăţişarea sticlei era suficient de importantă în economia şi ponderea distinctivităţii semnului, încât să fie necesară cuprinderea acesteia şi înregistrarea sa ca parte indivizibilă a mărcii.
În aceste condiţii, Curtea consideră că nu se poate face pur şi simplu abstracţie de înfăţişarea sticlei ce apare în toate mărcile în dispută şi nici de conceptul prin care sticla preia în forma sa, prin reliefare pe pereţii laterali, elementul verbal graficizat, ci, dimpotrivă, acesteia trebuie să i se dea o pondere semnificativă, chiar dacă nu e neapărat singura dominantă."
Astfel, instanţa de apel a reţinut că în cadrul semnului complex reprezentat de forma buteliilor în cauză şi elementele verbale/figurative plasate pe suprafaţa acestora există două componente dominante, forma buteliei şi elementele verbale, cu singura motivare că pentru părţi forma buteliei era importantă, atâta timp cât au înregistrat-o ca parte componentă a semnului, criteriu care, aşa cum s-a reţinut mai sus, nu are nicio relevanţă în determinarea elementului dominant al unei mărci.
În consecinţă, instanţa de apel nu a respectat criteriile de determinare a elementului dominant, nemotivând concluzia existenţei celor două componente dominante în cadrul semnelor în cauză.
Referitor la determinarea elementelor distinctive ale semnelor în conflict, în primul rând, trebuie făcută diferenţa între caracterul distinctiv al componentelor mărcilor şi caracterul distinctiv al mărcii anterioare în ansamblul său (inclusiv sub aspectul caracterului distinctiv dobândit), care este un alt factor relevant pentru evaluarea globală a riscului de confuzie.
Analiza caracterului distinctiv al unei componente a mărcii determină dacă mărcile aflate în conflict coincid din punctul de vedere al unei componente care prezintă un caracter distinctiv (aşadar, similaritatea se referă la o componentă importantă) sau al unei componente slabe (aşadar, similaritatea se referă la o componentă mai puţin importantă).
Analiza caracterului distinctiv al mărcii anterioare privite în ansamblu determină întinderea protecţiei acordate acelei mărci.
Caracterul distinctiv al unei mărci trebuie apreciat pe de o parte prin raportare la produsele/serviciile, identice/similare în respectiva cauză, iar pe de altă parte, prin raportare la percepţia publicului vizat, constituit din consumatorii acelor produse şi servicii, normal informaţi, rezonabil de atenţi şi de diligenţi.
În speţă, reclamanţii nu au susţinut că marca anterioară invocată ar fi dobândit vreo distinctivitate deosebită prin uz, acest aspect nefăcând nici obiectul probaţiunii, ca atare, referirea instanţei de apel la distinctivitatea dobândită nu are legătură cu prezenta cauză, aşa cum corect susţin recurenţii pârâţi şi contrar susţinerilor recurenţilor reclamanţi din întâmpinare.
Eventuala distinctivitate dobândită prin uz de către mărcile recurenţilor pârâţi, mărci înregistrate ulterior celei a reclamanţilor nu este relevantă în evaluarea globală a riscului de confuzie.
De asemenea, nu este relevantă pentru analiza acestui motiv de nulitate "distinctivitatea potenţială sau (…) potenţialul de a dobândi distinctivitate prin utilizare îndelungată şi pe scară largă", sintagmă folosită de către instanţa de apel pentru a susţine ideea că forma buteliei în cauză nu ar fi slab distinctivă, având în vedere că evaluarea caracterului distinctiv ţine de evaluarea globală a capacităţii mai mari sau mai mici a mărcii de a identifica produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind de la o anumită întreprindere şi, astfel, de a distinge aceste produse sau servicii de cele ale altor întreprinderi, iar nu de ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor dacă marca ar fi folosită îndelung şi pe scară largă.
La evaluarea riscului de confuzie se efectuează o analiză a caracterului descriptiv, aluziv sau slab sub alte aspecte al componentelor care coincid pentru a determina dacă acestea au o capacitate mai mare sau mai mică de a indica originea comercială, chiar în lipsa folosirii îndelungate şi intensive a mărcii. În cazul componentelor descriptive, aluzive sau slab distinctive sub alte aspecte se porneşte de la premisa că un consumator va considera că astfel de elemente nu sunt utilizate pentru a identifica o întreprindere anume, şi astfel pentru a distinge respectivele produse sau servicii de cele ale altor întreprinderi.
Ţinând cont de aceste reguli de evaluare a caracterului distinctiv, este corectă susţinerea din recursul pârâţilor în sensul că în mod greşit instanţa de apel a reţinut că "nu se poate vorbi despre absenţa unui caracter distinctiv intrinsec (…) al formei sticlei cuprinsă în mărcile părţilor; chiar dacă sticla este asociată de consumator doar cu ideea de formă a unui recipient, aceasta nu este lipsită de un anume grad de distinctivitate, câtă vreme nu a fost identificată o sticlă identică pe piaţă (care să îmbine toate caracteristicile sticlei concepute şi regăsite în marca reclamantei)", deci că distinctivitatea mărcii sau a componentelor acesteia ar depinde în mod determinant de neidentificarea unui recipient/ambalaj identic pe piaţă, iar nu de capacitatea acestora de a indica originea comercială, care se determină prin examinarea în mod concret a caracteristicilor elementului protejat (în acest caz forma ambalajului aşa cum reiese din reprezentarea grafică a mărcii) comparativ cu uzanţele de pe acea piaţă, pentru a se observa dacă se îndepărtează în mod semnificativ de la aceasta.
De asemenea, raportat la aceleaşi reguli, este greşită folosirea de către instanţa de apel, în cadrul argumentării caracterului distinctiv al formei recipientului în cauză, a importanţei acordate de părţi formei buteliei, pe care ar fi considerat necesar să o includă în semnul complex înregistrat ca marcă.
Pentru determinarea gradului de distinctivitate a unei componente a mărcii, ca şi a mărcii în general, este relevantă percepţia consumatorului produselor în cauză raportat la capacitatea acestor elemente de a distinge respectivele produse sau servicii de cele ale altor întreprinderi.
În ceea ce priveşte faptul că în cazul mărcilor tridimensionale elementul verbal plasat pe ambalaj ar fi elementul distinctiv în raport cu forma ambalajului, sunt de reţinut următoarele.
Aşa cum s-a reţinut mai sus, instanţa de apel a făcut o analiză greşită a riscului de confuzie privind mărcile opuse în cauză, neraportându-se la limitele de protecţie date de înregistrare, în special la identificarea elementelor componente ale mărcilor raportat la reprezentarea grafică a acestora aşa cum au fost înregistrate, astfel că analiza motivelor de recurs subsecvente se va face sub rezerva eventualei reevaluări a elementelor care pot fi percepute ca fiind dominante si/sau distinctive prin raportare la modalitatea de înregistrare a mărcilor.
Aşa cum corect se susţine în cadrul recursului pârâţilor, regula (care se regăseşte în mai multe hotărâri ale instanţelor UE, la o parte dintre care s-a făcut trimitere în cadrul recursului formulat de către pârâţi) în materia comparării mărcilor/semnelor complexe compuse atât din elemente figurative, cât şi elemente verbale, respectiv atât din elemente tridimensionale, anume ambalaje, şi elemente figurative/verbale, este că elementele verbale sunt cele distinctive, întrucât, pe de o parte, elementele figurative sunt percepute în mod normal de consumator ca elemente decorative/ornamentale şi nu ca indicaţie a originii produsului, iar pe de altă parte, ambalajul, în special al unui produs lichid, reprezintă o necesitate pentru comercializare şi este perceput ca atare de către consumator, şi nu ca indicaţie a originii produsului.
Această regulă nu este contrazisă, contrar susţinerii reclamanţilor din cadrul întâmpinării, nici de cele reţinute în cadrul paragrafului 34 al Hotărârii din 3 decembrie 2003, cauza T-305/02 Nestlé Waters France, unde se pune accentul tot pe ideea că butelia/recipientul de apă ar putea fi perceput ca o indicaţie a originii comerciale, cu condiţia ca această formă să prezinte suficiente caracteristici pentru a reţine atenţia consumatorului mediu normal informat, atent şi diligent.
Or, excepţia de la regula menţionată mai sus poate interveni în situaţia în care forma/ambalajul se îndepărtează semnificativ de la normele şi obiceiurile sectorului, numai în acest caz putând fi capabilă să îndeplinească funcţia esenţială a mărcii de indicator al originii comerciale. (Hotărârea din 7 octombrie 2004, Mag Instrument/OAPI, C-136/02 P, par. 30; Hotărârea din 4 octombrie 2007, C-144/06 P, Henkel KgaA/OAPI, par. 36, 37).
Comparând mărcile în cauză instanţa de apel a ajuns la concluzia că elementul de similaritate este dat de forma buteliei, elementele verbale fiind considerate diferite, distinctive şi dominante, şi că forma buteliei ar fi în acelaşi timp dominantă şi distinctivă.
Astfel, instanţa de apel a pornit de la premisa că în speţă s-ar aplica excepţia de la regula menţionată mai sus, în sensul că ambalajul produsului lichid ar fi perceput în mod separat ca indicaţie a originii produsului, iar nu doar ca ambalaj, chiar folosit fiind în prezenţa elementelor verbale distinctive şi dominante.
Pentru a ajunge la concluzia că forma buteliei nu ar fi una slab distinctivă, pe lângă argumentele despre care s-a constatat anterior că nu au nicio relevanţă în sine pentru determinarea caracterului distinctiv al unei mărci, instanţa de apel a mai reţinut că "deşi conceptul de french square bottle era cunoscut, acest tip de sticlă nu este uzitat în distribuţia apelor minerale în sens larg (incluzând aici şi apa de izvor, care îndeplineşte condiţii similare de calitate, cum se va arăta), ci în domeniul băuturilor spirtoase, respectiv al produselor medicinale, după cum rezultă din documentele şi imaginile depuse de apelante la dosar; apoi, sticla reprezentată în marca comunitară este suficient de particularizată pentru a prezenta trăsături individuale relevante, care se regăsesc aproape identic în ambalajul reprezentat în cuprinsul mărcilor apelantelor."
Astfel, instanţa de apel a reţinut că distinctivitatea formei buteliei rezultă, pe de o parte, din faptul că acest tip de sticlă (french square bottle) nu este uzitat în distribuţia apei destinate consumului uman, ci în domeniul băuturilor spirtoase, respectiv al produselor medicinale şi, pe de altă parte, că butelia reprezentată în marca comunitară este suficient de particularizată pentru a prezenta trăsături individuale relevante.
Ca atare, pentru a vedea dacă analiza instanţei de apel este corectă trebuie verificat dacă au fost respectate regulile stabilite în jurisprudenţa UE pentru analiza distinctivităţii formei produselor sau ambalajelor acestora, teză susţinută în cadrul recursului pârâţilor.
În primul rând, aprecierea că butelia reprezentată în marca comunitară este "suficient de particularizată pentru a prezenta trăsături individuale relevante", atâta timp cât nu este realizată prin evidenţierea în mod concret a acestor elemente (care ar rezulta bineînţeles din înregistrarea mărcii -reprezentarea grafică a mărcii şi eventual alte elemente care fac parte din înregistrare), care să fie raportate la situaţia de pe piaţa relevantă, ţinând cont şi de dovezile părţilor în acest sens, astfel încât să nu se permită titularului mărcii să-şi aproprieze componente aflate în domeniul public/comun (de exemplu, uzuale în practica comercială loială şi constantă sau care ţin de o funcţie tehnică), reprezintă o concluzie subiectivă. Astfel, aceasta nu poate constitui o motivare în susţinerea aplicării excepţiei de la regula menţionată anterior, şi anume a faptului că forma (ambalajul0 în cauză se îndepărtează semnificativ de la normele şi obiceiurile sectorului, pentru ca astfel să fie percepută imediat/frapant ca o indicaţie a originii comerciale. (Hotărârea din 12 ianuarie 2006, C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG, par. 28-31).
În al doilea rând, instanţa de apel a reţinut că distinctivitatea formei buteliei rezultă din faptul că acest tip de sticlă (french square bottle) "nu este uzitat în distribuţia apei destinate consumului uman, ci în domeniul băuturilor spirtoase, respectiv al produselor medicinale."
Astfel cum s-a reţinut mai sus, caracterul distinctiv al unei mărci trebuie apreciat, pe de o parte, prin raportare la produsele/serviciile, identice/similare în respectiva cauză, iar pe de altă parte, prin raportare la percepţia publicului vizat, constituit din consumatorii medii ai acelor produse şi servicii, normal informaţi, rezonabil de atenţi şi diligenţi.
Faptul că distinctivitatea mărcii se apreciază prin raportare la produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, care sunt identice/similare cu cele ale mărcii opuse, în funcţie de care se determină şi publicul vizat (consumatorul unor produse de larg consum sau un consumator specializat), nu înseamnă că percepţie consumatorului vizat nu poate fi influenţată de cunoştinţele şi obişnuinţele pe care le are în general şi care pot proveni şi din alte sectoare comerciale ale altor produse al căror consumator este de asemenea, decât strict sectorul economic al produsului pentru care a fost înregistrată marca în cauză,
Acesta este motivul pentru care, cu referire specială la ambalajele pentru lichide, produse care prin esenţa lor nu pot fi comercializate decât într-un ambalaj, formă care nu este percepută astfel imediat de către consumator ca indicând originea comercială, în jurisprudenţa instanţelor europene (C-173/04 P, par. 32, 33) s-a reţinut că trebuie apreciată distinctivitatea formei ambalajului unui produs lichid destinat consumului uman prin raportare în general la ambalajele produselor lichide destinate consumului uman, iar nu doar la produsele pentru care respectiva marcă a fost înregistrată (apă/băuturi răcoritoare).
În consecinţă, este nelegală şi raportarea instanţei de apel pentru determinarea distinctivităţii formei ambalajului (butelie/sticlă) în cauză doar la sectorul restrâns al apei destinate consumului uman.
C. Este fondat motivul de recurs prin care se susţine că instanţa de apel nu a motivat respingerea criticilor privind lipsirea de protecţie pentru acele elemente ale mărcii ce îndeplinesc o funcţie tehnică (art. 488 pct. 6 C. proc. civ.)
Recurentele au expus în cuprinsul cererii de apel (par. 104 -128) argumentele pentru care mai multe elemente ce compun marca intimaţilor-reclamanţi nu se pot bucura de protecţie în temeiul dreptului mărcilor, întrucât ar avea o funcţie tehnică.
Considerentele instanţei de apel privind aceste motive de apel sunt următoarele:
"Curtea nu este de acord cu apelantele în sensul că forma sticlei are exclusiv o funcţie tehnică, ideea reliefării elementului verbal pe laturile sticlei sau «colţurile rotunjite» ori «laturile înguste ale octogonului» ce se regăsesc identic în forma ambalajului din mărcile acestora nu au o funcţie tehnică, ci estetică, funcţia tehnică putând fi atribuită formei pătrate, iar nu şi detaliilor regăsite în ambele semne în dispută".
Aşa cum corect susţin recurenţii pârâţi, instanţa de apel, fără nicio argumentare şi fără a indica regulile de drept aplicate, a apreciat că un astfel de caracter al funcţiei tehnice nu poate fi conferit şi celorlalte elemente, din care este alcătuit semnul anterior, în afară de forma pătrată a ambalajului, referindu-se, în acest sens la ideea reliefării elementului verbal pe laturile sticlei, «colturile rotunjite» ori «laturile înguste ale octogonului».
În consecinţă, se reţine încălcarea art. 425 alin. (1) lit. b) raportat la art. 482 C. proc. civ.
D. Este nefondată susţinerea recurenţilor pârâţi în sensul că decizia atacată ar conţine motive contradictorii cu privire la protejarea formei pătrate a sticlei reprezentate în marca invocată de intimaţii-reclamanţi (art. 488 pct. 6 C. proc. civ.)
În cadrul acestui motiv de recurs recurenţii pârâţi au susţinut că instanţa de apel a reţinut că există o funcţie tehnică în cazul formei pătrate a sticlei reprezentate în marca invocată de intimaţii-reclamanţi:
"funcţia tehnică putând fi atribuită formei pătrate, (…)", constatare care ar fi trebuit să aibă drept consecinţă excluderea de la protecţie (şi, implicit, din analiza similarităţii semnelor) a formei pătrate.
Cu toate acestea, când a realizat comparaţia semnelor aflate în conflict, instanţa de apel ar fi luat în considerare pentru stabilirea obiectului protecţiei conferite de marcă înfăţişarea exterioară a sticlei, deci şi forma pătrată a acesteia, fapt care ar rezulta din următoarele propoziţii din cadrul considerentelor deciziei atacate:
- "Curtea consideră că nu se poate face pur şi simplu abstracţie de înfăţişarea sticlei ce apare în toate mărcile în dispută ";
- "Curtea consideră, însă, deopotrivă de evidentă şi cvasi-identitatea dintre înfăţişările sticlelor ce fac parte integrantă din marcă";
- " Problema echivocităţii este a capacităţii cuvintelor de a descrie sticlele în discuţie, iar nu a evidenţei asemănării acestora până aproape de identitate, identitate reliefată şi de modul în care aceste sticle arată în materialitatea lor";
- "Gradul înalt de similaritate a componentei integrante a aceloraşi mărci constând în înfăţişarea sticlei".
Astfel, faptul că instanţa de apel a reţinut că forma pătrată a recipientului/buteliei de apă în cauză ar avea o funcţie tehnică nu contrazice luarea în considerare pentru stabilirea obiectului protecţiei conferite de marcă a înfăţişării exterioare a buteliei de apă în cauză, caracterizată şi de alte elemente decât baza pătrată a recipientului şi forma paralelipipedică a acestuia.
Această concluzie este reliefată de paragraful citat de recurente în cadrul motivului de recurs anterior:
"Curtea nu este de acord cu apelantele în sensul că forma sticlei are exclusiv o funcţie tehnică, ideea reliefării elementului verbal pe laturile sticlei sau «colţurile rotunjite» ori «laturile înguste ale octogonului» ce se regăsesc identic în forma ambalajului din mărcile acestora nu au o funcţie tehnică, ci estetică, funcţia tehnică putând fi atribuită formei pătrate, iar nu şi detaliilor regăsite în ambele semne în dispută".
Se poate observa că instanţa de apel a făcut distincţie între funcţia tehnică atribuită formei pătrate a bazei recipientului/formei paralelipipedice de ansamblu a recipientului şi celelalte elemente identificate în înfăţişarea acestuia, şi anume reliefarea elementului verbal pe laturile sticlei, «colţurile rotunjite» ori «laturile înguste ale octogonului».
În consecinţă, nu se poate reţine că motivarea instanţei de apel ar fi contradictorie sub acest aspect.
E. În ceea ce priveşte motivul de recurs prin care se susţine că instanţa de apel a încălcat regulile conturate în jurisprudenţa CJUE privind modalitatea de stabilire a existentei unui risc de confuzie (art. 488 pct. 8 C. proc. civ.) sunt de reţinut următoarele.
În cadrul acestui motiv de recurs recurenţii pârâţi au susţinut, în esenţă, că instanţa de apel îşi bazează concluzia privind existenţa riscului de confuzie pe două elemente: dezbateri de pe diverse forumuri on-line în care cumpărătorii s-au arătat nedumeriţi de prezenţa pe rafturile aceloraşi magazine a două «ape minerale plate cu un packing similar» şi faptul că publicul relevant nu se adresează oral cuiva pentru a indica apa dorită prin rostirea elementului verbal, ci se serveşte singur de pe raft, în magazinele de tip supermarket, ambalajul identic fiind de natură fie să atragă confuzie între produse, fie asocierea lor, argumente care ar fi contrare prevederilor legale incidente şi practicii comunitare în materie.
Referitor la faptul că instanţa de apel ar fi reţinut că există probe reprezentate de dezbateri de pe diverse forumuri on-line în care cumpărătorii s-ar fi arătat nedumeriţi de prezenţa pe rafturile aceloraşi magazine a două «ape minerale plate cu un packing similar» care ar demonstra riscul de confuzie concret, într-adevăr, aşa cum corect susţin recurenţii evaluarea existenţei riscului de confuzie presupune aplicarea criteriilor stabilite în jurisprudenţa C.J.U.E.
Existenţa riscului de confuzie depinde de evaluarea în mod global a mai multor factori interdependenţi, şi anume: similaritatea produselor şi serviciilor, similaritatea semnelor, elementele distinctive şi dominante ale semnelor aflate în conflict, caracterul distinctiv al semnului anterior şi publicul relevant.
Primul pas în aprecierea eventualei existenţe a riscului de confuzie este stabilirea acestor cinci factori, iar al doilea pas este determinarea relevanţei/importanţei/ponderii lor în evaluarea globală a existenţei riscului de confuzie.
Riscul de confuzie înseamnă probabilitatea de confuzie din partea consumatorului relevant şi nu necesită existenţa unei confuzii efective (hotărârea din24 noiembrie 2005, T-346/04, Arthur et Félicie, par. 69).
Ca atare, existenţa riscului de confuzie nu trebuie probat, ci la concluzia existenţei acestuia se ajunge pe baza criteriilor menţionate anterior.
Probarea confuziei efective este un factor care ar putea cântări în favoarea existenţei riscului de confuzie, dar în practică s-a apreciat că valoarea sa indicatorie nu trebuie supraestimată deoarece în realitate există mereu persoane care confundă şi interpretează greşit lucrurile şi altele care sunt foarte atente şi familiare cu fiecare marcă. Ca atare, nu poate avea o influenţă sub aspectul verificării condiţiilor legale evidenţierea existenţei acestor persoane întrucât ar duce la rezultate subiective. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte percepţia consumatorului aprecierea este normativă. Consumatorul mediu este prezumat a fi rezonabil informat, atent şi circumspect, chiar dacă în realitate unii consumatori sunt extrem de atenţi şi informaţi, iar alţii sunt nepăsători şi creduli.
Astfel, acest argument al instanţei de apel nu poate reprezenta un considerent determinant pentru a susţine concluzia existenţei riscului de confuzie.
În ceea ce priveşte afirmaţia potrivit căreia "publicul relevant nu se adresează oral cuiva pentru a indica apa dorită prin rostirea elementului verbal, ci se serveşte singur de pe raft, în magazinele de tip supermarket, ambalajul identic fiind de natură fie să atragă confuzie între produse, fie asocierea lor", este de remarcat, pe de o parte că, riscul de confuzie include riscul de asociere, dar nu se rezumă la acesta, pentru a se dispune anularea mărcii în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 instanţa trebuind să ajungă la concluzia că există un risc de confuzie iar nu doar un risc de asociere între mărcile în conflict. Ca atare, argumentul instanţei de apel sub acest aspect este echivoc, şi astfel nu poate constitui un temei al motivării.
Pe de altă parte, este adevărat că, ţinând cont că apa îmbuteliată se cumpără, de regulă, prin preluare de către consumator de pe raft, contează mai mult în aprecierea de ansamblu a riscului de confuzie similaritatea vizuală a mărcilor în conflict, decât cea auditivă sau conceptuală, dar şi modul cum sunt amplasate în mod obişnuit mărfurile pe raft, pentru a vedea ce atrage mai întâi atenţia consumatorului, care nu stă să examineze detaliile ambalajului produsului de larg consum. Faptul că nu rosteşte elementul verbal al mărcii complexe nu însemnă că nu îl citeşte atunci când intenţionează să ia produsul de pe raft.
Trecând peste cele de mai sus, totuşi, este de remarcat că nemulţumirea recurenţilor legată de acest argument ţine de aprecierea instanţei de apel în sensul că ambalajele ar avea un grad de similaritate ridicat/identice, întrucât element distinctiv şi dominant al mărcii tridimensionale ar fi şi forma recipientului iar nu doar elementul verbal, motive de recurs susţinute separat şi analizate mai sus în cadrul literei B, astfel că nu se impune reţinerea unor considerente distincte suplimentare cu privire la acest aspect.
În ceea ce priveşte motivele de recurs referitoare la partea din decizia atacată legată de analiza decăderii din dreptul asupra mărcii în cauză sunt de reţinut următoarele.
A. În ceea ce priveşte perioada raportat la care trebuie verificată folosirea efectivă a mărcii invocate de către reclamante, ambele instanţe de fond au avut în vedere perioada de 5 ani anterioară formulării cererii reconvenţionale.
Deşi în apel pârâţii au menţionat faptul că, întrucât nu s-ar fi făcut dovada utilizării efective a mărcii în perioada de cinci ani anterioară formulării cererii de chemare în judecată (27.02.2010-27.02.2015) se impune respingerea cererii, conform art. 47 alin. (4) din Legea nr. 84/1998, şi că, în ceea ce priveşte perioada relevantă pentru determinarea utilizării efective pentru scopurile acţiunii în decădere, aceasta se determină potrivit dispoziţiilor art. 51 alin. (1) lit. a) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară, şi anume 5 ani anterior introducerii acţiunii în decădere (20.04.2010-20.04.2015), în recurs nu au formulat critici referitor la perioada relevantă pentru determinarea utilizării efective a mărcii, reţinută de instanţa de apel ca fiind cea de 5 ani anterioară formulării cererii reconvenţionale.
În nota de subsol x din cadrul recursului recurenţii pârâţi au reluat susţinerile menţionate anterior referitoare la cele două perioade relevante, adăugând că "faţă de prevederile art. 51 alin. (1) din Regulamentul nr. 207/2009 (…) nu prezintă relevanţă dovezile de folosire care vizează perioada 20.01.2015-20.04.2015, întrucât faţă de faptul că intimaţii au formulat cererea de chemare în judecată, aceştia cunoşteau faptul că o cerere reconvenţională prin care să se invalideze temeiul acţiunii lor ar putea fi depusă".
Trecând peste faptul că criticile de nelegalitate a hotărârii atacate trebuie să se regăsească în cadrul recursului propriu-zis, iar nu în cadrul notelor de subsol care conţin cel mult explicaţii suplimentare faţă de argumentele conţinute în text, aceste susţineri nu au fost formulate în apel şi ca atare nu pot fi analizate direct în recurs, conform art. 488 alin. (2) C. proc. civ.
În consecinţă, perioada de 5 ani anterioară formulării cererii reconvenţionale (20.04.2010-20.04.2015) va fi avută în vedere de instanţa de recurs pentru verificarea corectei interpretări a prevederilor legale aplicabile utilizării efective a mărcii.
În cadrul acestui motiv de recurs s-a susţinut, pe de o parte, că au fost avute în vedere la stabilirea folosinţei efective a mărcii în cauză înscrisuri referitoare la evenimente/acte comerciale anterioare sau ulterioare acestei perioade relevante, iar pe de altă parte înscrisuri nedatate. S-a mai susţinut că au fost avute în vedere la stabilirea folosinţei efective a mărcii în cauză înscrisuri referitoare la evenimente desfăşurate în afara teritoriului relevant, Uniunea Europeană.
Într-adevăr, instanţa de apel a început analiza motivelor de apel referitoare la soluţionarea cererii de decădere prin a-şi însuşi probele reţinute de tribunal şi analiza probatoriului administrat făcută de prima instanţă de fond, astfel: "Asemenea tribunalului, Curtea apreciază că în cauză au fost aduse dovezi de utilizare a mărcii în perioada relevantă 2010-2015, în teritoriul relevant, respectiv în România, Cehia, Slovenia, Germania şi care atestă că utilizarea a fost reală şi serioasă (pentru a nu fi reluată enumerarea lor, Curtea face trimitere la probele indicate şi enumerate de tribunal la pag. 46 şi 47 ale sentinţei, filele x verso şi 232 din vol. VI al dosarului primei instanţe), analiza probatoriului administrat de intimaţi pentru a dovedi folosirea mărcii fiind una judicioasă, iar Curtea şi-o însuşeşte integral."
Legat de considerentele instanţei de apel este de reţinut că perioada relevantă este 20.04.2010-20.04.2015, iar nu " 2010-2015", cum menţionează în repetate rânduri instanţa de apel, ca atare, probele analizate pentru a verifica existenţa utilizării serioase a mărcii în cauză, trebuia să se circumscrie, în principal, acestei perioade şi trebuia să fie evidenţiate în mod expres, având în vedere că prima instanţă de fond a reţinut ca mijloace de probă înscrisuri începând din 2005 şi până în septembrie 2015, fapt criticat de către pârâţi în apel.
Este adevărat că, aşa cum se susţine în întâmpinarea formulată de către reclamanţi, ar putea fi avute în vedere înscrisuri care să ateste activitatea comercială desfăşurată în preajma acestei perioade, imediat anterior sau ulterior, ca probe indirecte ale faptului că marca a fost folosită efectiv în perioada relevantă, pentru a confirma sau a aprecia mai bine întinderea folosirii mărcii în perioada relevantă şi adevăratele intenţii ale titularului mărcii din acea perioadă de timp (C-259/02, Laboratoire la Mer, hotărârea din 27.01.2004), dar, mai întâi şi în principal, trebuie identificate mijloacele de probă care dovedesc utilizarea efectivă a mărcii în cauză în cadrul perioadei relevante.
În ceea ce priveşte participarea la expoziţiile desfăşurate în afara Uniunii Europene, nu rezultă din probele enumerate în motivarea deciziei atacate, şi nici a sentinţei, că acestea ar fi fost avute în vedere la determinarea utilizării efective a mărcii în cauză în perioada şi teritoriul relevant.
Totuşi, concluzionând cu privire la utilizarea serioasă a mărcii, instanţa de apel a făcut, într-adevăr, referire în general la participarea la "concursuri şi expoziţii de profil", care nu se regăsesc printre probele expuse pentru perioada relevantă şi teritoriul relevant. Astfel, din motivarea instanţei de apel nu rezultă clar ce probe au fost avute în vedere pentru determinarea utilizării efective a mărcii în cauză.
Ca atare, sub acest aspecte, hotărârea atacată nu întruneşte condiţiile legale de motivare, raportat la prevederile art. 426 alin. (1) lit. b) C. proc. civ.
Referitor la faptul că s-ar fi avut în vedere înscrisuri nedatate, şi cu privire la care astfel nu s-ar putea verifica dacă sunt relevante pentru perioada în cauză, şi anume pliante de prezentare şi ofertă, utile pentru a se determina dacă a fost folosită marca în cauză, aşa cum a fost înregistrată (butelie/recipient având o anumită formă), sub acest aspect, instanţa de apel, ca şi prima instanţă de fond, a reţinut că acestea au fost realizate de importatorul S.C. L. S.R.L. şi că, chiar dacă nu sunt datate, se coroborează cu factura emisă de acest importator, serie x nr. x/23.08.2010, care atestă faptul că au fost realizate şi prezentate în anul 2010; de asemenea, s-a mai reţinut dovada înregistrării la datele de 08.07.2010, respectiv 19.08.2010 a numelor de domeniu apavodavoda.ro şi apavoda.ro de către importatorul S.C. L. S.R.L..
Recurenţii susţin că nu există nicio legătură între aceste înscrisuri care să genereze concluzia că au fost emise în aceeaşi perioadă de timp.
Aşa cum s-a reţinut anterior, instanţa de apel, interpretând coroborat probele administrate a ajuns la concluzia că pliantele de prezentare şi ofertă conţinând reprezentarea grafică a unei butelii de apă au fost realizate în anul 2010 de importatorul S.C. L. S.R.L. cu scopul pregătirii intrării în mod treptat pe piaţa din România a produsului în cauză. Or, aceste aspecte ce ţin de interpretarea probelor nu pot fi analizate în recurs.
În recurs nu s-a susţinut că în general uzanţele pieţei de profil la acea dată erau în sensul datării acestui gen de materiale promoţionale.
Or, materialele depuse ca probe fără a avea indicată data folosirii, pot, în contextul evaluării de ansamblu, să fie relevante şi să poată fi luate în considerare în coroborare cu alte probe care sunt datate (hotărârea din 17.02.2011, T-324/09, Friboi, par. 33), în special în cazul în care se obişnuieşte pe o anumită piaţă ca acest gen de materiale să nu fie datate.
B. În ceea ce priveşte motivul de recurs prin care se susţine că decizia atacată este nelegală sub aspectul constatării netemeiniciei motivelor de apel legate de reţinerea caracterului efectiv al folosirii mărcii fără a exista probe certe ale faptului că produsele au fost comercializate sau urmau a fi comercializate, sunt de reţinut următoarele.
Aşa cum se susţine corect în cadrul recursului, pentru a evita sancţiunea decăderii folosirea mărcii trebuie să fie efectivă, adică titularul mărcii trebuie să facă dovada comercializării produselor sau a faptului că acestea urmau a fi comercializate.
Folosirea efectivă şi suficientă a mărcii nu poate fi dovedită pe baza probabilităţilor sau a presupunerilor, ci trebuie demonstrată prin probe solide şi obiective (hotărârea din 18.01.2011, T-382/08, Vogue, par. 22).
În cadrul acestui motiv de recurs s-a susţinut în esenţă că instanţa de apel ar fi interpretat/aplicat greşit anumite prevederi legale, pentru a reţine dovedirea existenţei actelor de comercializare pe teritoriul României, Sloveniei, respectiv Cehiei.
Este de observat din considerentele deciziei atacate că instanţa de apel a răspuns în principal motivelor de apel legate de comercializarea pe teritoriul României a produselor sub marca în cauză, şi nu a mai făcut o analiză separată, cu privire la anumite critici ce vizau şi situaţia din celelalte două state.
Astfel, instanţa de apel a reţinut următoarele: "În primul rând, sunt nefondate toate criticile având ca obiect lipsa reprezentării grafice a mărcii pe contractele de distribuţie şi/sau facturi, nerelevanţa unei vânzări către un distribuitor, iar nu către consumatorii finali, cota de piaţă redusă a apei x în Cehia şi Slovenia, pentru aceleaşi motive precum cele expuse în cazul utilizării pe teritoriul României şi care, fiind incidente cu adaptările necesare, nu vor mai fi reluate."
Or, într-adevăr, în cadrul motivării legate de faptul că anumite facturi nu ar face dovada livrării produselor menţionate, raportat la faptul că din aceste facturi ar reieşi că livrarea se face după efectuarea plăţii, instanţa de apel a făcut trimitere la dispoziţiile Codului comercial român pentru a ajunge la concluzia prezumării executării unor contracte de distribuţie, dispoziţii care în mod evident nu pot fi aplicate cu privire la interpretarea efectelor unor acte emise pe teritoriul altor state.
Ca atare, din această perspectivă, analiza argumentelor din apel ce vizau nedovedirea folosirii efective pe teritoriile Cehiei şi Sloveniei nu putea fi realizată utilizând aceleaşi motive "precum cele expuse în cazul utilizării pe teritoriul României".
Or, aşa cum se susţine în recurs, aceste susţineri ale pârâtei (concluziile scrise depuse la termenul din data de 18.04.2018) nu au vizat facturi emise în conformitate cu prevederile Codului comercial român, ci o serie de facturi din 2014, care în plus erau emise în Slovenia.
Pe de altă parte, motivarea instanţei de apel nu este convingătoare nici cu privire la interpretarea Codului comercial român.
Astfel, instanţa de apel a reţinut, pe de o parte, pentru a constata neîntemeiată critica potrivit căreia facturile nu ar face dovada livrării efective a produselor, că "potrivit art. 46 din fostul Codul comercial, în vigoare la data emiterii facturilor evocate, dovada chiar a actelor juridice se poate face prin facturi acceptate (cerinţa acceptării fiind suprimată mai recent de Codul fiscal, tocmai în considerarea uzurilor contemporane simplificate), tocmai în condiţiile lipsei de formalism specifice materiei comerciale, având în vedere cerinţa economică a încheierii şi executării rapide şi eficiente a actelor juridice care tind la punerea în circulaţie a bunurilor."
Or, într-adevăr, nu decurge logic din interpretarea art. 46 din fostul Codul comercial, potrivit căruia factura face dovada încheierii contractului, faptul că emiterea facturii face dovada şi a executării contractului, în sensul îndeplinirii obligaţiei de livrare a produselor. Ca atare, acest temei de drept nu poate reprezenta un argument în sprijinul respingerii acestei susţineri din apel.
Este adevărat că instanţa de apel a reţinut în continuare că: "Aşadar, a cere în cadrul unei acţiuni în decădere dovezi adiţionale facturilor emise, dovezi care ar consta în procese-verbale de livrare ori alte asemenea documente ar echivala cu impunerea unui standard probatoriu neuzual, exorbitant şi străin de uzurile circuitului economic, motiv pentru care aceste critici vor fi înlăturate, ca vădit nefondate."
Totuşi, atâta timp cât aceasta pare a fi o concluzie a reţinerii anterioare eronate nu poate fi considerată ca întrunind condiţiile unei motivări legale.
Pe de altă parte, instanţa de apel a reţinut că "mutatis mutandis, aceeaşi soluţie trebuie reţinută cu privire la pretinsa nedovedire a executării contractelor de distribuţie depuse la dosarul cauzei; încheierea contractelor prezumă executarea lor ulterioară, convenţiile fiind încheiate spre a fi executate".
Or, aşa cum susţin corect recurenţii, pe lângă faptul că dovada executării contractului de distribuţie este relevantă pentru aprecierea volumului comercializării produsului, faptul că convenţiile sunt încheiate spre a fi executate nu înseamnă că în fapt au fost şi executate, şi cum nu se poate pretinde probarea unui fapt negativ al neexecutării unui contract, mai ales de către un terţ, atunci dovada executării unui contract trebuie pretinsă de la părţile contractante.
Referitor la susţinerea din cadrul aceluiaşi motiv de recurs potrivit căreia ar fi nelegală soluţia instanţei de apel de a reţine că dovada folosirii se poate face prin intermediul unei declaraţii a unui pretins distribuitor (declaraţia directorului societăţii cehe M.), întrucât în această ipoteză s-ar susţine existenţa unor acte de comercializare, fără a se face şi dovada acestora, este de observat că instanţa de apel nu s-a bazat doar pe această declaraţie când a reţinut dovada folosirii mărcii în cauză în Cehia în cantitatea menţionată în cadrul acesteia, ci a arătat că această declaraţie se coroborează cu "numeroase facturi fiscale depuse la dosar", analiză care ţine de aprecierea coroborată a probelor administrate în cauză şi care nu poate face obiectul analizei în recurs, conform art. 488 alin 1 C. proc. civ.
C. În ceea ce priveşte susţinerile din recurs în sensul că dovada folosirii efective a mărcii se poate face doar cu dovezi care conţin reprezentarea grafică a mărcii, sunt de reţinut următoarele.
Pentru a evita sancţiunea decăderii, este necesar să se dovedească utilizarea mărcii comunitare în forma în care a fost înregistrată sau, în conformitate cu prevederile art. 15 din Regulament, într-o formă "care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al mărcii in forma în care aceasta a fost înregistrată."
Totuşi, acest fapt nu presupune ca marca, aşa cum a fost înregistrată, să se regăsească pe facturi, atâta timp cât, aşa cum a reţinut instanţa de apel, uzanţele pieţei pe care se comercializează produsele în cauză nu sunt în acest sens.
Proba utilizării mărcii în forma în care a fost înregistrată sau într-o formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată se poate face cu alte mijloace de probă care să fie coroborate, printre altele, cu facturi/contracte.
În apel s-a susţinut că reclamantele ar fi folosit pentru comercializarea apei x mai multe forme de recipiente, caz în care era relevant de stabilit forma recipientului în care a fost comercializat produsul apă de izvor în perioada relevantă şi pe teritoriul relevant, pentru a se analiza dacă a fost folosit într-o formă "care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al mărcii in forma în care aceasta a fost înregistrată."
Cu toate acestea, instanţa de apel a considerat neîntemeiate motivele de apel referitoare la lipsa dovezilor privind reprezentarea grafică a mărcii invocate de către reclamante, în cadrul analizei referitoare la comercializarea în România, reţinând "câtă vreme contractele, facturile şi materialele promoţionale depuse în dovedirea folosirii fac referire la sticlele de apă x şi nu s-a dovedit comercializarea acestei ape în butelii care nu au legătură cu marca comunitară anterioară, nu pot fi reţinute criticile cu privire la lipsa forţei probante a acestor înscrisuri, în considerarea faptului că acestea nu cuprind reprezentarea grafică a sticlei x, corespunzătoare elementului grafic al mărcii anterioare; o asemenea reprezentare ar fi şi cel puţin neuzuală".
Din această motivare ar rezulta că instanţa de apel nu a exclus existenţa pe piaţă şi a altor recipiente în care s-a comercializat apa x (perspectivă din care nu se poate reţine încălcarea art. 249 C. proc. civ.), dar a considerat că "nu s-a dovedit comercializarea acestei ape în butelii care nu au legătură cu marca comunitară anterioară".
Or, dacă s-a pornit de la această premisă, ceea ce trebuia să stabilească instanţa de apel era dacă recipientele în care s-a comercializat apa x au o formă "care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al mărcii in forma în care aceasta a fost înregistrată", iar nu dacă s-a dovedit sau nu comercializarea acestei ape în butelii care nu au legătură cu marca comunitară anterioară.
Din această perspectivă este fondată critica din recurs referitoare la lipsa de claritate a analizei de către instanţa de apel a argumentelor legate de neadministrarea unor dovezi concludente referitoare la reprezentarea grafică a mărcii folosite.
În ceea ce priveşte Slovenia şi Cehia, astfel cum s-a reţinut anterior, instanţa de apel nu a mai făcut o analiză separată reţinând că "sunt nefondate toate criticile având ca obiect lipsa reprezentării grafice a mărcii pe contractele de distribuţie şi/sau facturi(…) pentru aceleaşi motive precum cele expuse în cazul utilizării pe teritoriul României şi care, fiind incidente cu adaptările necesare, nu vor mai fi reluate."
Ca atare, cu privire la aceste state nu rezultă din decizia atacată nici cu ce au fost coroborate contractele/facturile pentru a se reţine forma în care a fost folosită marca tridimensională.
De asemenea, este corectă susţinerea din recurs că, în cazul în care se reţine ca probă a folosirii mărcii sponsorizarea unor competiţii la nivel european, ţinând cont de tipul mărcii în cauză aşa cum a fost înregistrată, trebuie să rezulte din această probă folosirea reprezentării grafice a mărcii înregistrate, iar nu doar a elementului verbal "H.".
D. În ceea ce priveşte susţinerile din recurs în sensul că folosirea efectivă a mărcii implică folosirea publică a acesteia, iar dovada folosirii efective a mărcii pentru produse de larg consum se putea face doar prin dovada faptului că produsele vizate au ajuns în circuitele comerciale normale (deci, la consumatorul final), sunt de reţinut următoarele.
Folosirea mărcii în comerţ pentru a preveni decăderea trebuie să fie publică, adică externă şi vizibilă actualilor sau potenţialilor consumatori ai bunurilor sau serviciilor, în contextul activităţii comerciale având ca scop obţinerea unui avantaj economic şi obţinerea unei pieţe de desfacere pentru produsele şi serviciile care poartă marca respectivă. (hotărârea din 12.03.2003, T-174, Silk Cocoon, par. 39). Folosirea în sferă privată sau folosirea internă în cadrul companiei sau a grupului de companii nu este relevantă ca folosire efectivă şi serioasă. (Hotărârea din 9.12.2008, C-442/07, Radetzky, par. 22; Hotărârea din 11.03.2003, C-40/01, Minimax, par. 37).
Totuşi, folosirea externă nu implică în mod necesar prezentarea unor dovezi de folosire care să provină de la consumatorii finali, chiar şi în cazul produselor de larg consum, cum este apa de izvor, atâta timp cât nu există indicii că au fost încheiate contractele de distribuţie fără intenţia de a fi executate.
Dovezile de folosire externă pot proveni şi de la o societate de distribuţie, de la o societate care a cumpărat buteliile de apă pentru consumul propriilor angajaţi sau al clienţilor săi, sau căreia i s-a livrat produsul în scop publicitar, atâta timp cât publicul relevant căreia îi este adresată marca nu cuprinde doar consumatori finali, ci şi specialişti, clienţi industriali şi alţi utilizatori profesionişti (Hotărârea din 21.11.2013, T-524/12, Recaro, par. 25, 26) .
Ceea ce este important pentru verificarea îndeplinirii acestei condiţii este ca folosirea să nu fie internă în cadrul companiei titulare a mărcii sau a grupului de companii din care face parte.
În consecinţă, acest motiv de recurs este nefondat.
E. Este fondată susţinerea recurentelor în sensul că înregistrarea de către acestea a mărcilor a căror anulare se solicită nu reprezintă un motiv care să justifice lipsa de folosire a mărcii x, constatarea instanţei de apel în acest sens încălcând prevederile art. 51 alin. (1) lit. a) din Regulamentul nr. 207/2009.
Într-adevăr, faptul că poate exista un conflict între marca cu privire la care se solicită dovedirea folosirii şi alte mărci existente pe piaţă, conflict care poate genera o stare de incertitudine pentru titular, nu justifică nefolosirea mărcii.
Pot reprezenta astfel de raţiuni pentru neutilizarea mărcii interdicţiile/restricţiile impuse de stat sau de instanţele judecătoreşti, dar nu ameninţarea declanşării unui proces sau chiar existenţa unui proces pe rol, şi cu atât mai puţin existenţa unui concurent pe piaţă care ar folosi un semn similar.
În consecinţă, argumentele instanţei de apel pentru a justifica volumul redus de produse care au făcut obiectul contractului de distribuţie pe piaţa din România sunt străine de analiza utilizării efective a mărcii, iar reţinerea acestora a afectat analiza de ansamblu a probelor, atâta timp cât, aşa cum corect susţin recurenţii, instanţa de apel a ajuns la concluzia că actele preparatorii punerii pe piaţă sunt suficiente pentru a se reţine dovedită folosirea efectivă a unei mărci, indiferent de numărul produselor vândute, din moment ce punerea pe piaţă nu ar fost posibilă pentru că recurentele au înregistrat mărcile a căror anulare face obiectul prezentului dosar.
F. În ceea ce priveşte susţinerile din recurs potrivit cărora dovada folosirii efective a mărcii pentru un produs de larg consum implică dovedirea comercializării unor cantităţi ridicate de produse, sunt de reţinut următoarele.
Aşa cum se susţine în recurs, întrunirea unui prag semnificativ nu este întotdeauna necesară pentru a se dovedi folosirea, urmând a se aprecia în concret în funcţie de caracteristicile bunurilor şi serviciilor vizate (C-40/01, Minimax), pragul necesar stabilirii existenţei unei folosiri efective a mărcii fiind diferit în ipoteza în care produsele vizate sunt produse de o valoare ridicată sau care sunt folosite pe o perioadă îndelungată faţă de ipoteza în care produsele vizate sunt bunuri de larg consum, disponibile la un preţ scăzut şi necesare în mod zilnic.
Astfel, pragul necesar stabilirii existenţei folosirii efective diferă în funcţie de produsele şi/sau serviciile desemnate de marcă, acesta fiind mai ridicat în cazul bunurilor de larg consum şi mai scăzut în cazul bunurilor care au un preţ ridicat.
În consecinţă, instanţa de apel trebuia să evalueze volumul produselor comercializate sub marca în cauză în funcţie de caracteristicile pieţei de desfacere a acestor produse, raportat la care într-adevăr, pe lângă cele menţionate în cadrul motivului anterior, statul din care provin aceste bunuri, comunitar/unional sau extracomunitar/extraunional, este nerelevant. Altfel, s-ar ajunge să se acorde în mod nejustificat o protecţie mai mare mărcilor înregistrate de către titulari din afara Uniunii Europene decât celor din interiorul Uniunii Europene.
Or, instanţa de apel, pentru a evalua criteriul volumului comercializării produsului în cauză, pe de o parte, pentru cantitatea pretins a fi vândută în România (1440 de butelii de apă) a reţinut că nu este simbolică, ci relevantă pentru a preveni decăderea bazându-se exclusiv pe cele două argumente menţionate anterior, reţinute ca nefiind de natură a influenţa această apreciere, iar pe de altă parte, pentru celelalte două state, nu a mai făcut o analiză separată a criticilor din apel, cu excepţia unei critici referitoare la Cehia, reţinând că sunt nefondate pentru aceleaşi motive precum cele expuse în cazul utilizării pe teritoriul României.
În ceea ce priveşte folosirea pe teritoriul Cehiei, instanţa de apel a reţinut că vânzările anuale de 480.000 de litri ar reprezenta o folosire semnificativă pe teritoriul Uniunii Europene, şi de asemenea că "zecile de mii de sticle vândute" în Slovenia ar fi însemnate cantitativ, dar nu a motivat la ce s-a raportat pentru a ajunge la această concluzie.
Ca atare, motivarea instanţei de apel şi sub acest aspect nu întruneşte cerinţele legale, fiind insuficientă.
G. În ceea ce priveşte motivele de recurs prin care se susţine că dovada folosirii efective a unei mărci a Uniunii Europene trebuie să se facă prin raportare la ansamblul teritoriului Uniunii Europene sunt de reţinut următoarele.
Aceste motive de recurs sunt susţinute cu referire la prevederile art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 207/2009 potrivit cărora marca trebuie să facă "obiectul unei utilizări importante în Comunitate".
Aşa cum corect se susţine în recurs, în jurisprudenţa CJUE s-a reţinut că "pentru a aprecia cerinţa "utilizării serioase în Comunitate" a unei mărci, potrivit acestei dispoziţii, trebuie să se facă abstracţie de frontierele teritoriului statelor membre" (C - 149/11, Leno Merken, hotărârea din 19.12.2012, par. 57). De asemenea, "o marcă comunitară face obiectul unei "utilizări serioase" în sensul articolului 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 207/2009 atunci când este utilizată în conformitate cu funcţia sa esenţială şi pentru a crea sau a menţine cote de piaţă în Comunitate pentru produsele sau serviciile desemnate de marca respectivă. Revine instanţei de trimitere să aprecieze dacă aceste condiţii sunt îndeplinite în cauza principală, ţinând seama de ansamblul faptelor şi împrejurărilor pertinente, cum ar fi în special caracteristicile pieţei în cauză, natura produselor sau a serviciilor protejate de marcă, întinderea teritorială şi cantitativă a utilizării, precum şi frecvenţa şi regularitatea acesteia din urmă." (C - 149/11, par. 58)
Astfel, pe de o parte, pentru a evalua criteriul întinderii teritoriului folosirii unei mărci comunitare/a Uniunii Europene raportarea trebuie să se facă la pieţe iar nu la graniţele politice.
Pe de altă parte, o marcă comunitară face obiectul unei utilizări serioase atunci când este utilizată în conformitate cu funcţia sa esenţială şi pentru a crea sau a menţine cote de piaţă în Comunitate pentru produsele sau serviciile desemnate de marca respectivă.
Aprecierea dacă aceste condiţii, inclusiv cea a folosirii mărcii pentru a crea sau a menţine cote de piaţă în Comunitate, sunt îndeplinite se face ţinând seama de ansamblul faptelor şi împrejurărilor pertinente, cum ar fi în special caracteristicile pieţei în cauză, natura produselor sau a serviciilor protejate de marcă, întinderea teritorială şi cantitativă a utilizării, precum şi frecvenţa şi regularitatea acesteia din urmă.
O analiză separată a acestor factori relevanţi nu este potrivită, aceşti factori fiind interdependenţi şi trebuind evaluaţi împreună. De exemplu, un volum redus al vânzărilor (cu condiţia să nu fie simbolice, făcute doar pentru a împiedica decăderea) poate fi compensat de frecvenţa sau regularitatea utilizării. Astfel, folosirea mărcii pentru a crea sau a menţine cote de piaţă în Comunitate nu se determină doar în abstract raportat la volumul vânzărilor (întinderea cantitativă a utilizării) sau întinderea teritoriului unui stat.
De asemenea, piaţa în cauză este reprezentată de piaţa pe care s-a comercializat sau este iminentă comercializarea produselor în cauză, care poate cuprinde, în funcţie de caracteristicile produsului respectiv, teritoriul unui oraş, al unei zone metropolitane (T-278/13, hotărârea din 30.01.2015), un stat etc.
Instanţa de apel, în analiza criticii referitoare la inexistenţa unei utilizări importante pe teritoriul Uniunii Europene prin raportare la utilizarea pe teritoriile Cehiei şi ale Sloveniei a citat paragrafele 49 şi 50 din cauza C - 149/11 Leno Merken BV c. Hagelkruis Beheer BV, Hotărârea din 19 decembrie 2012, şi a concluzionat că "raportând aceste considerente de principiu la cauza de faţă, Curtea constată că, a fortiori, s-a făcut dovada folosirii publice, exterioare şi serioase (într-un scop comercial real) a mărcii pe teritoriile Cehiei, Sloveniei, României şi Germaniei (…), ceea ce îndeplineşte cu prisosinţă criteriul folosirii efective, inclusiv din perspectiva teritoriului comunitar pe care au fost efectuate aceste acte de folosire."
Or, din paragraful 50 al hotărârii din cauza 149/11, menţionată anterior, rezultă că este de aşteptat ca în cazul mărcilor comunitare "datorită faptului că beneficiază de o protecţie teritorială mai extinsă decât o marcă naţională" să facă obiectul unei utilizări pe un teritoriu mai vast decât cel al unui singur stat membru pentru ca această utilizare să poată fi calificată "utilizare serioasă"" dar că "nu este exclus ca, în anumite circumstanţe, piaţa produselor sau a serviciilor pentru care a fost înregistrată o marcă comunitară să fie în fapt limitată la teritoriul unui singur stat membru. Într-un astfel de caz, o utilizare a mărcii comunitare pe acest teritoriu ar putea să îndeplinească atât condiţia utilizării serioase a unei mărci comunitare, cât şi pe cea a utilizării serioase a unei mărci naţionale."
Totuşi, este de remarcat că în paragraful 54 al aceleiaşi hotărâri s-a reţinut că "(…) deşi este, desigur, rezonabil să ne aşteptăm ca o marcă comunitară să fie utilizată pe un teritoriu mai vast decât mărcile naţionale, nu este necesar ca această utilizare să fie mai extinsă din punct de vedere geografic pentru a fi calificată drept serioasă, întrucât o astfel de calificare depinde de caracteristicile produsului sau ale serviciului respectiv pe piaţa aferentă (a se vedea prin analogie, în ceea ce priveşte întinderea calitativă a utilizării, Hotărârea Ansul, citată anterior, punctul 39)".
Din considerentele instanţei de apel, întrucât aceasta nu a făcut o analiză separată în acest sens, nu rezultă că ar fi avut în vedere circumstanţele speciale la care se face referire în paragraful 50 al cauzei Leno Merken, adică faptul că piaţa produselor sau a serviciilor pentru care a fost înregistrată marca comunitară să fie în fapt limitată la teritoriul unui singur stat membru.
Dimpotrivă instanţa de apel a reţinut că marca în cauză a făcut obiectul unei utilizări pe un teritoriu mai vast decât cel al unui singur stat membru reţinând că s-ar fi făcut dovada folosirii serioase pe teritoriul a patru state, şi anume Cehia, Slovenia, România şi Germania.
Nu rezultă dacă instanţa de apel a avut în vedere în această evaluare relevanţa folosirii în acelaşi timp a mărcii pe teritoriul mai multor state sau succesiv în timpul perioadei relevante pentru decădere, ţinând cont că înscrisurile reţinute de către prima instanţă de fond, la care a făcut trimitere instanţa de apel, privesc dovezi de folosire pentru România în 2010, Cehia pentru 2010-2011, Slovenia pentru iunie 2014-mai 2015, intenţia de comercializare în Germania -certificat de îndeplinire a standardelor HACCP, 2009.
Recurenţii pârâţi susţin, pe de o parte, că instanţa de apel a plecat de la premisa eronată că s-ar fi făcut dovada folosirii serioase a mărcii în aceste state.
Pentru considerentele expuse mai sus în cadrul analizei susţinerilor legate de decădere ce priveau legalitatea interpretării criteriilor privind dovada folosirii efective a mărcii, instanţa de apel urmează să analizeze în rejudecare, cu respectarea criteriilor legale, dacă s-a făcut dovada folosirii efective a mărcii în Uniunea Europeană prin raportare şi la factorul întinderii teritoriale a acestor state.
Pe de altă parte, recurenţii au susţinut în mod corect că instanţa de apel a omis să verifice dacă utilizarea produselor în Cehia şi în Slovenia duce la generarea unei cote de piaţă la nivel unional din care să reiasă concluzia existenţei unei utilizări serioase la nivelul UE.
Instanţa de apel a apreciat că vânzările pe teritoriile Sloveniei şi Cehiei sunt însemnate cantitativ, dar nu a motivat la ce s-a raportat pentru a ajunge la o astfel de concluzie.
Or, din motivarea instanţei de apel, nu reiese că ar fi analizat utilizarea serioasă din perspectiva criteriului utilizării pentru a crea sau a menţine cote de piaţă în Comunitate pentru produsele sau serviciile desemnate de marca respectivă, ţinând cont că nu rezultă că s-ar fi raportat la ansamblul faptelor şi împrejurărilor pertinente, cum ar fi în special, caracteristicile pieţei în cauză, natura produselor sau a serviciilor protejate de marcă, întinderea teritorială şi cantitativă a utilizării, precum şi frecvenţa şi regularitatea acesteia din urmă.
Ca atare, este fondat şi acest motiv de recurs prin raportare la prevederile art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ.
H. Este fondat motivul de recurs prin care se susţine încălcarea şi aplicarea greşită prin decizia atacată a principiului utilizării parţiale.
Prin cererea ce chemare în judecată s-a invocat încălcarea drepturilor exclusive asupra mărcii anterioare comunitare tridimensionale x înregistrată din data de 24.06.2008 pentru produse din clasele 5 şi 32 conform Clasificării de la Nisa.
Prima instanţă de fond a reţinut că reclamanta B. a înregistrat marca comunitară tridimensională nr. x, protejată din data de 24.06.2008 pentru produse din clasa 5:
"Ape minerale pentru uz medical" şi clasa 32:
"Băuturi carbogazoase, ape minerale (băuturi), ape de masă, apă de izvor".
Pârâţii au invocat neutilizarea efectivă pe teritoriul UE a mărcii menţionate anterior pentru toate clasele de produse pentru care a fost înregistrată, solicitând decăderea reclamantei din drepturile conferite de marca comunitară şi respingerea cererii de chemare în judecată.
Tribunalul a reţinut, legat de analiza cererii de decădere, că "principalele argumente ale pârâtei reclamante, atât din întâmpinare cât şi din cererea reconvenţională vizează două aspecte: pe de o parte, lipsa unei utilizări serioase a mărcii H. din perspectiva unui volum insuficient al vânzărilor, pe de altă parte lipsa utilizării pentru toate produsele pentru care marca a fost înregistrată, în condiţiile în care reclamanţii au comercializat, dintotdeauna, strict, apă de izvor, care este distinctă faţă de apa minerală şi apa de masă, incluse în clasa 32, şi faţă de apele minerale pentru uz medicinal, incluse în clasa 5."
Analizând argumentele privind lipsa utilizării pentru toate produsele pentru care marca a fost înregistrată, tribunalul a pornit de la premisa folosirii mărcii în cauză de către reclamantă doar pentru produsul apă de izvor. Reclamanta nu a formulat apel împotriva considerentelor, conform art. 461 alin. (2) C. proc. civ. (constatări de fapt ce prejudiciază partea), astfel că nu pot fi reţinute susţinerile din cadrul întâmpinării formulate în recurs, legate de faptul că din anumite probe ar rezulta comercializarea de apă minerală.
Curtea de apel a reţinut, în esenţă, în evaluarea motivelor de apel are vizau aceste aspecte, aceleaşi argumente ca şi ale primei instanţe.
Astfel, instanţa de apel a pornit de la premisa că s-a făcut dovada folosirii efective a mărcii în cauză doar pentru produsul apă de izvor, dar că nu se impune decăderea reclamantei din drepturile asupra mărcii pentru celelalte produse pentru care a fost înregistrată, întrucât acestea ar fi complementare cu apa de izvor, şi deci produse similare, iar compatibilitatea criteriului complementarităţii produselor cu instituţia juridică a decăderii/folosirii efective a mărcii ar rezulta din interpretarea cauzei T-126/03 Aladin (par. 45,46).
În primul rând, este întemeiată susţinerea din recursul pârâţilor în sensul că instanţa de apel a reţinut în mod greşit aplicarea, în cazul instituţiei juridice a decăderii pentru lipsa folosirii în mod efectiv a mărcii, a criteriului complementarităţii, şi, astfel, a similarităţii produselor, elemente relevante în contextul stabilirii riscului de confuzie.
Contrar celor reţinute de instanţa de apel, această concluzie nu rezultă din Hotărârea din 14 iulie 2005, Reckitt Benckiser (Espana)/OAPI - Aladin (ALADIN), T-126/03.
Dimpotrivă, în paragraful 54 al acestei hotărâri se reţine în mod expres că eventualele reguli de apreciere ale similitudinii între produse şi servicii nu sunt pertinente verificării îndeplinirii dispoziţiilor referitoare la dovada utilizării mărcii în termenul de 5 ani, care este prealabilă oricărei aprecieri a riscului de confuzie între mărcile în cauză şi care vizează doar determinarea dacă şi în ce măsură marca a făcut obiectul unei utilizări serioase în relaţie cu produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată.
Complementaritatea între produsele şi/sau serviciile desemnate de mărcile opuse reprezintă unul dintre factorii relevanţi enumeraţi exemplificativ în jurisprudenţa CJCE (Hotărârea din 29 septembrie 1998, C-39/97, Canon), care trebuie luaţi în considerare împreună pentru a evalua similaritatea produselor/serviciilor, alături de natura, scopul preconizat, metoda de utilizare, concurenţa. Ulterior au mai fost identificaţi ca factori suplimentari canalele de distribuţie, publicul relevant, originea obişnuită a produselor/serviciilor.
Produsele/serviciile sunt complementare dacă există o legătură strânsă între acestea, în sensul că unul este indispensabil (esenţial) sau important (semnificativ) pentru utilizarea celuilalt (Hotărârea din 11 mai 2011, T-74/10, Flanco, paragraful 40) într-un asemenea fel încât consumatorii să creadă că responsabilitatea pentru producerea acelor bunuri şi pentru furnizarea acelor servicii aparţine aceleiaşi întreprinderi.
Astfel, pe lângă faptul că complementaritatea între produse, cu consecinţa eventuală a similarităţii între produse/servicii, reprezintă noţiuni cu un conţinut special determinat pentru analiza riscului de confuzie, instanţa de apel nici nu a motivat de ce a considerat că apele minerale, apa de masă şi, respectiv, apele minerale medicinale ar fi complementare cu apa de izvor, ţinând cont de semnificaţia acestui concept menţionată anterior.
Mai mult, instanţa de apel a reţinut că ar rezulta compatibilitatea criteriului complementarităţii produselor cu instituţia juridică a decăderii/folosirii efective a mărcii din interpretarea cauzei T-126/03 Aladin (par. 45,46), din care ar reieşi că titularul mărcii anterioare nu poate fi lipsit de protecţie pentru produse care, deşi nu sunt identice cu cele pentru care a avut loc folosirea mărcii anterioare, nu sunt esenţial diferite şi aparţin aceleiaşi grupe, care nu poate fi divizată în mod arbitrar.
Ţinând cont de conţinutul noţiunii de complementaritate între produse, menţionat mai sus, şi anume legătură strânsă între produse în sensul că unul este indispensabil (esenţial) sau important (semnificativ) pentru utilizarea celuilalt într-un asemenea fel încât consumatorii să creadă că responsabilitatea pentru producerea acelor bunuri şi pentru furnizarea acelor servicii aparţine aceleiaşi întreprinderi, se poate observa că acesta nu coincide cu cel determinat în cauza T-126/03 Aladin, şi anume, produse care, deşi nu sunt identice cu cele pentru care a avut loc folosirea mărcii anterioare, nu sunt esenţial diferite şi aparţin aceleiaşi grupe, care nu poate fi divizată în mod arbitrar, pentru a se verifica aplicarea principiului utilizării parţiale a mărcii.
Ca atare, criteriul complementarităţii între produse reprezintă o noţiune străină de evaluarea principiului utilizării parţiale a mărcii.
În al doilea rând, este întemeiată susţinerea recurenţilor în sensul că instanţa de apel a interpretat greşit paragrafele 45 şi 46 din cauza T-126/03 Aladin, referitoare la principiul utilizării parţiale, raportat la circumstanţele specifice speţei de faţă.
Premisa de la care se pleacă în raţionamentul expus în cauza T-126/03 Aladin se regăseşte în paragraful 44 în cadrul căruia se reţine că prevederile care limitează protecţia mărcii doar la partea de produse sau servicii pentru care a fost folosită efectiv în perioada de timp relevantă trebuie interpretate în sensul că urmăresc să evite ca o marcă utilizată de o manieră parţială să se bucure de o protecţie extinsă doar pentru că a fost înregistrată pentru o gamă largă de produse sau servicii. "Astfel, în aplicarea acestor dispoziţii, trebuie să se ţină cont de întinderea categoriilor de produse sau de servicii pentru care marca anterioară a fost înregistrată, în special de generalitatea termenilor utilizaţi în acest scop pentru a descrie aceste categorii, care să se raporteze la produsele sau serviciile a căror folosire efectivă a fost, prin ipoteză, stabilită."
Paragrafele 45 şi 46 din aceeaşi hotărâre au următorul conţinut:
"45. Rezultă din prevederile citate mai sus că, dacă o marcă a fost înregistrată pentru o categorie de bunuri şi servicii suficient de largă încât să fie posibilă identificarea în cadrul ei a unui număr de subcategorii capabile să fie văzute independent, dovada faptului că marca a fost folosită efectiv cu privire la o parte din acele bunuri şi servicii acordă protecţie, în cadrul procedurilor de opoziţie, doar cu privire la subcategoria sau subcategoriile cu privire la care bunurile sau serviciile pentru care a marca a fost efectiv folosită aparţin. Cu toate acestea, dacă o marcă a fost înregistrată pentru bunuri şi servicii definite atât de precis şi îngust încât nu este posibil să se facă nicio subdivizare semnificativă în cadrul categoriei vizate, atunci dovada folosirii efective a mărcii pentru acele bunuri şi servicii vizează întreaga categorie în scopul opoziţiei.
46. În sfârşit, dacă noţiunea de utilizare parţială are ca scop să nu indisponibilizeze mărci care nu au fost folosite pentru o anumită categorie de produse, nu trebuie, totuşi, să rezulte faptul că titularul mărcii este privat de protecţie pentru produse care, deşi nu sunt strict identice cu cele cu privire la care a reuşit să dovedească folosirea efectivă, nu sunt în esenţă diferite de acestea şi aparţin unui singur grup care nu poate fi divizat altfel decât într-o manieră arbitrară. Este de observat în această privinţă că este practic imposibil ca titularul unei mărci să facă proba folosirii pentru toate variantele imaginabile de produse vizate de înregistrare. În consecinţă, noţiunea de "parte din produsele şi serviciile" nu poate fi considerată a viza toate variantele comerciale ale produselor şi serviciilor asemănătoare, ci doar acele produse şi servicii care sunt suficient de distincte pentru a constitui categorii sau subcategorii coerente."
Mai este de remarcat că în cauza Aladin, aşa cum rezultă din paragraful 47, marca anterioară a fost înregistrată pentru "produse pentru curăţarea metalelor", descriere care a fost apreciată ca restrângând, pe de o parte, prin raportare la rolul produselor vizate (curăţare), iar pe de altă parte la destinaţia lor (metale). Astfel, categoria de produse corespunzătoare din cadrul Clasificării de la Nisa acoperă "preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi preparate abrazive", iar această categorie la rândul său aparţine unei clase mai largi, clasa 3, care mai cuprinde în afara acestor preparate, "înălbitori şi alte preparate pentru spălare; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; pastă de dinţi".
În cauza Aladin s-a pus problema dacă se poate restrânge categoria de produse pentru care a fost înregistrată marca anterioară (produse pentru curăţarea metalelor) doar la produsele din bumbac pentru curăţarea metalelor pentru care s-a făcut dovada că s-a folosit marca.
În speţa de faţă, aşa cum s-a reţinut mai sus, marca reclamanţilor a fost înregistrată pentru produse din clasa 5, "ape minerale pentru uz medical" şi din clasa 32, "băuturi carbogazoase, ape minerale (băuturi), apă de masă, apă de izvor".
Instanţa de apel a plecat de la premisa că reclamanţii au folosit marca pentru produsul apă de izvor şi a ajuns la concluzia că aplicând principiul utilizării parţiale, cristalizat în cauza Aladin, trebuie să se considere că a fost folosită efectiv şi pentru celelalte produse pentru care a fost înregistrată întrucât acestea ar fi "produse care, deşi nu sunt identice cu cele pentru care a avut loc folosirea mărcii anterioare, nu sunt esenţial diferite şi aparţin aceleiaşi grupe, care nu poate fi divizată în mod arbitrar".
Or, se poate observa că instanţa de apel a aplicat un raţionament invers decât cel care formează conţinutul principiului utilizării parţiale, aşa cum a fost definit în cauza Aladin, ajungând astfel la o aplicare eronată a argumentelor definitorii ale acestei cauze.
Astfel, marca în cauză a fost înregistrată pentru mai multe produse descrise strict, fiecare în parte (ape minerale pentru uz medical, băuturi carbogazoase, ape minerale (băuturi), apă de masă şi apă de izvor), şi s-a reţinut că a fost folosită doar pentru unul dintre acestea, apă de izvor.
În speţă nu se pune problema că marca în cauză ar fi fost înregistrată pentru o categorie mai largă de produse, de exemplu apă pentru consum uman sau băuturi nealcoolice, pentru a exista dubiul legat de posibilitatea împărţirii acestei categorii de produse în mod nearbitrar în produse care ar fi neesenţial diferite de cele pentru care a fost folosită marca.
Urmând raţionamentul din paragrafele 47 şi 48 raportat la paragrafele 45 şi 46 din hotărârea din cauza Aladin, se poate observa că "apele minerale pentru uz medical" reprezintă o subcategorie de produse strictă, circumscrisă categoriei mai largi de produse din clasa 5 (produse farmaceutice şi de uz veterinar; produse sanitare de uz medical; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi; produse pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide), iar fiecare dintre produsele: băuturi carbogazoase, ape minerale (băuturi), apă de masă şi apă de izvor, reprezintă o subcategorie de produse strictă, circumscrisă categoriei mai largi de produse din clasa 32 (bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe; siropuri şi alte produse pentru prepararea băuturilor).
Or, în cauza Aladin nu s-a pus problema extinderii limitelor de protecţie a mărcii la produse care exced subcategoria de produse pentru care a fost înregistrată, la alte produse din categoria mai largă de produse menţionate în clasa respectivă a Clasificării de la Nisa, şi cu atât mai puţin la produse din alte clase, ci s-a pus problema posibilităţii identificării în cadrul subcategoriei precis delimitate de produse pentru care a fost înregistră marca a unor produse care nu sunt esenţial diferite şi aparţin aceleiaşi grupe, care nu poate fi divizată în mod arbitrar.
Această interpretare este confirmată de hotărârea menţionată în recurs, R 1295/2007-4 Revocation, Lotus (OHIM), în care s-a reţinut că nu s-au depus elemente de probă pentru produsele "corsete, cravate, bretele", în condiţiile în care marca fusese înregistrată pentru "articole de îmbrăcăminte de exterior şi lenjerie de corp ", dar şi pentru produse specifice care fac parte din această categorie - inter alia " corsete, cravate, bretele", că utilizarea pentru alte produse nu este suficientă pentru a menţine protecţia acordată pentru aceste produse în conformitate cu legislaţia privind mărcile, chiar dacă celelalte produse aparţin, de asemenea, categoriei "articole de îmbrăcăminte de exterior şi lenjerie de corp" şi că, astfel, dacă, în paralel cu termenul generic, marca revendică în mod expres şi produse specifice incluse în expresia generică, aceasta trebuie să fi fost utilizată pentru produsele respective pentru a rămâne înregistrată pentru acestea.
Atâta timp cât în clasa 32 diferitele feluri de apă destinată consumului uman au fost identificate expres, acestea reprezintă produse distincte, motiv pentru care instanţa de recurs consideră inutilă analiza argumentelor din cadrul recursului referitoare la faptul că aceste feluri de apă ar fi produse distincte conform H.G. nr. 1020/2005.
În ceea ce priveşte produsul "ape minerale pentru uz medical", pe lângă faptul că face parte dintr-o clasă diferită, fiind astfel distinct de produsele din clasa 32, prin natura destinaţiei sale, a şi fost identificat precis ca fiind produs distinct de către titularul mărcii.
În consecinţă, în temeiul art. 496 alin. (1) raportat la art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ., Înalta Curte va admite recursul declarat de pârâtele E. S.A. şi D. S.A., va casa în parte decizia atacată şi va trimite aceleiaşi instanţe spre rejudecare apelul în ceea ce priveşte capetele de cerere referitoare la încălcarea mărcii comunitare x, precum şi cu privire la cererea reconvenţională.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E
Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanţii A., B.. şi C. împotriva deciziei nr. 580A din data de 16 mai 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă în dosarul nr. x/2015.
Admite recursul declarat de pârâtele E. S.A. şi D. S.A. împotriva deciziei nr. 580A din data de 16 mai 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă în dosarul nr. x/2015.
Casează în parte decizia atacată şi trimite aceleiaşi instanţe spre rejudecare apelul în ceea ce priveşte capetele de cerere referitoare la încălcarea mărcii comunitare x, precum şi cu privire la cererea reconvenţională.
Menţine soluţia referitoare la respingerea capătului de cerere întemeiat pe dreptul de autor.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12 noiembrie 2019.