Marcă combinată. Nume de domeniu de internet. Acțiune în contrafacere. Criterii de analiză
Cuprins pe materii: Dreptul proprietății intelectuale. Marcă
Index alfabetic: acțiune în contrafacere
- element verbal
- element grafic
- risc de confuzie
Legea nr. 84/1998, art. 4, art. 36
Pentru a se stabili sfera protecției pe care o asigură înregistrarea mărcii este necesar a fi avute în vedere reglementările speciale care privesc modalitatea în care ia naștere acest drept și conținutul lui.
În acest sens, relevanță au prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 84/1994 care stabilesc :,,Dreptul asupra mărcii este dobândit și protejat prin înregistrarea acesteia la OSIM”.
În mod similar, prin art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 sunt stabilite limite ale protecției asigurate titularului mărcii, astfel ,,Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii”.
De asemenea, în materia particulară a acțiunii în contrafacere, art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 impune a se analiza și stabili, în cadrul unui asemenea demers judiciar, dacă este vorba de o situație în care terțe persoane chemate în judecată folosesc ,,un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă”.
În lumina rigorilor stabilite prin prevederile legale enunţate anterior, pretinsa încălcare a dreptului la marcă prin utilizarea unui nume de domeniu de internet trebuie să se analizeze prin raportare la ansamblul elementelor combinate care formează marca înregistrată.
Astfel, cum marca reclamantei este un semn care alături de un element verbal conține și un element grafic, o analiză comparativă exclusiv a elementului verbal, respectiv sintagma bilete.ro cu semnul bilet.ro, care constituie numele de domeniu înregistrat, nu are aptitudinea de a demonstra pretinsa atingere a dreptului asupra mărcii, atâta vreme cât legea conferă protecție semnului înregistrat reprezentat de combinația între elementul verbal și cel grafic, iar nu fiecăruia dintre aceste elemente în particular.
Cu alte cuvinte, faptul că are valoare de marcă ansamblul reprezentat de combinația mai multor elemente verbale și figurative nu face ca și părțile componente ale mărcii să se bucure individual de aceeași valoare juridică și de protecția legală ce este recunoscută semnului înregistrat, și nici nu permite a se reduce marca la elementul verbal al acesteia.
I.C.C.J., Secția I civilă, decizia nr. 2515 din 24 noiembrie 2020
Notă: În baza art. IV din Legea nr. 112/2020, Legea nr. 84/1998 a fost republicată în M.Of. nr. 856 din 18 septembrie 2020, textele de lege fiind renumerotate
I.Circumstanţele cauzei:
1.Obiectul cererii de chemare în judecată:
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a III-a civilă, cerere precizată ulterior, reclamanta Societatea A. S.R.L. a chemat în judecată pe pârâţii Societatea B. S.R.L şi Institutul National de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - Registrul Român de Domenii.RO (ROTLD) solicitând ca prin hotărârea care se va pronunța: să se constate că numele domeniului de internet bilet.ro încalcă drepturile exclusive asupra mărcii cu numele bilete.ro, deţinută de reclamantă conform Certificatului de înregistrare a Mărcii nr. 087397/09.02.2007 emis de OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci; să fie obligată pârâta SC B. S.R.L. să desfiinţeze domeniul de internet cu numele bilet.ro şi site-ul aflat pe internet la adresa www.bilet.ro; să fie obligat pârâtul Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - Registrul Român de Domenii. RO (ROTLD) să anuleze dreptul de folosinţă al societăţii B. SRL asupra domeniului de internet cu numele bilet.ro şi, de asemenea, să anuleze înregistrarea de către societatea B. SRL a domeniului de internet cu numele bilet.ro; să se dispună obligarea Institutului National de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - Registrul Român de Domenii .RO (ROTLD) de a nu mai înregistra vreodată un domeniu de internet care sa aibă numele bilet.ro, indiferent de persoana care ar solicita înregistrarea acestui domeniu; să se dispună obligarea pârâților, în solidar, la plata de despăgubiri în cuantum de 500 lei pe zi, de la data pronunţării hotărârii ce urmează a fi data în prezenta cauza şi până la desfiinţarea efectivă de pe internet a domeniului cu numele bilet.ro.
În drept, reclamanta a invocat dispozițiile de la art. art. 36 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.
Pârâta B. S.R.L. a formulat cerere reconvențională, solicitând anularea cererii de marcă naţională nr. MN 087397 - bilete.ro, protejată pentru clasele Nisa de servicii 35 şi 41 titular A. S.R.L şi obligarea reclamantei A. S.R.L. de a se abţine pentru viitor de la depunerea spre înregistrare la OSIM a oricărei cereri de marcă naţională care să cuprindă cuvântul „bilet/bilete" sau orice altă formă derivată a acestuia, raportat la comerţul online de bilete pentru evenimente şi/sau servicii complementare acestuia. Au fost invocate prevederile art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea 84/1998 referitoare la înregistrarea mărcii cu rea-credinţă.
2.Hotărârea pronunţată în primă instanţă:
Prin sentinţa civilă nr. 467 din 05.04.2017, Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilă a respins, ca neîntemeiate, cererea reclamantei-pârâte A. S.R.L în contradictoriu cu pârâta-reclamantă B. S.R.L şi pârâţii Institutul Naţional de Cercetare –Dezvoltare în Informatică – Registrul Român Domenii. Ro (ROTLD) şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, precum şi cererea reconvenţională privind anularea mărcii reclamantei.
3.Hotărârea pronunţată în apel:
Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamanta pârâtă Societatea A. SRL.
Prin decizia nr. 420A din 11.04.2018, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, a respins, ca nefondat, apelul astfel declarat și a dispus obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 2100 lei.
4.Calea de atac exercitată în cauză:
Împotriva acestei ultime hotărâri a declarat recurs reclamanta-pârâtă Societatea A. S.R.L.
În motivarea rescursului astfel exercitat se susține în esență că:
Hotărârea atacata nu este conforma cu dispoziţiile legale/regulile de drept aplicabile, în sensul prevederilor art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ.
Instanţa de apel a aplicat greşit art. 36 alin 2 pct.b din Legea nr. 84/1998 şi regula nr. 17.4 din HG nr.833/1998 reținând că, în analiza privind existența riscului de confuzie, trebuie sa se plece de la caracterul slab al mărcii reclamantei, caracter ce a fost reţinut şi în Hotărârea 222/2009 a Comisiei de Contestaţii Mărci din cadrul OSIM.
Susține recurenta că este eronat considerentul conform căruia marca www.bilete.ro ar fi fost înregistrată cu un disclaimer implicit, respectiv că acest considerent reprezintă o aplicare greşită a legii, bazată pe o interpretare trunchiată a Hotărârii OSIM nr. 222/17.11.2009. În realitate, Certificatul nr. 087397 de înregistrare a mărcii bilete.ro nu a fost eliberat cu un eventual disclaimer în sensul prevederilor regulii nr.17.4 din HG nr.833/1998.
Împrejurarea că nu este obligată să accepte coexistenţa altor mărci cu element verbal asemănător rezultă – în susținerea recurentei - chiar din motivarea deciziei de respingere după opoziţie nr. 1029581/M 2012 08265 723.07.2013, decizie prin care Comisia de examinare opoziţii a respins cererea intimatei SC B. SRL de înregistrare a mărcii bilet.ro.
O altă critică susținută de recurentă este în sensul că instanța de apel a făcut o greşită aplicare, în speță, a art. 36 din Legea nr. 84/1998.
În acest context este evocată apărarea susținută în apel de intimata SC B. SRL, în sensul că nu există rea-credință din partea acesteia. Raportat la respectiva apărare, se solicită instanței de recurs să observe că domeniul de internet al recurentei, cu denumirea www.bilete.ro, este înregistrat încă din 24.01.2006 iar marca acesteia a fost înregistrată în anul 2007. Domeniul de internet cu denumirea www.bilet.ro este înregistrat în data de 11.07.2006 - deci după trecerea a 6 luni de zile.
Împrejurarea înregistrării acestui din urma domeniu ulterior înregistrării domeniului recurentei conduce – în opinia recurentei - către concluzia relei-credințe a celei care a înregistrat domeniul şi aceea că s-a urmărit, în mod injust, câştigarea unui capital de imagine şi utilizatori, prin folosirea unei denumiri asemănătoare cu cea a domeniului recurentei care este unul consacrat şi de o foarte mare notorietate.
Se precizează că ,,este de reţinut aici şi aprecierea singurului organ competent şi în drept de a face astfel de aprecieri - OSIM - din cuprinsul Deciziei OSIM de respingere după opoziţie nr. 1029581/M 2012 08265/23.07.2013” cu privire la faptul ca B. S.R.L. nu este cunoscut pe segmentul de piaţă ca un serviciu on-line de vânzare a unor evenimente muzicale, sportive şi culturale, organizate în tara şi în capitală.
Se mai arată că, în ceea ce priveşte riscul de confuzie şi implicit prejudiciul, recurenta a susținut că art. 36 din Legea nr. 84/1998 stabileşte în mod clar faptul ca titularul mărcii trebuie sa fie protejat de orice risc de confuzie datorat asemănării dintre un semn şi marca ce beneficiază de protecţie legala.
Prejudiciul este reprezentat de riscul de confuzie generat de denumirile foarte apropiate ale celor doua site-uri, risc ce are drept consecinţa deturnarea clientelei recurentei şi, finalmente, prejudicii de natura financiara. Riscul de confuzie s-a şi produs, fiind depuse la dosarul cauzei o serie de corespondente electronice prin care diverse persoane interesate dorind să ia legătura cu bilet.ro, datorita confuziei generata de cele doua denumiri foarte asemănătoare au contactat reprezentanţii site-ului bilete.ro.
Or, având în vedere dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 84/1998, şi analizând denumirea mărcii bilete.ro. comparativ cu numele domeniului în litigiu - bilet.ro, trebuia observat că acestea sunt foarte asemănătoare, situaţie care a generat şi este de natură să genereze în continuare riscul confundării lor, mai ales având în vedere faptul că pe ambele site-uri se desfăşoară acelaşi tip de comerţ, anume comercializarea de bilete la diferite evenimente.
Prin existenta domeniului de internet cu numele bilet.ro. se aduce atingere dreptului pe care recurenta îl are asupra mărcii combinate bilete.ro., importanţa unei mărci fiind accentuată mai ales în momentul în care sunt analizate produse şi/sau servicii identice/similare, așa cum este în cazul de faţă.
Intre cele două denumiri există: similitudine semantică, deoarece ambele au aceeaşi semnificaţie şi pot fi uşor confundate de către consumatori (utilizatorii de internet); similitudine vizuală, pentru ca ambele se scriu la fel, cu singura diferenţă că denumirea folosită de către pârâtă utilizează cuvântul „bilet" - varianta de singular a cuvântului cu aceeaşi denumire; similitudine conceptuală, pentru că ambele au acelaşi înțeles, aceeaşi semnificaţie şi sunt utilizate pentru produse şi servicii similare de vânzare de bilete pe internet; similitudine fonetică, deoarece ambele denumiri se pronunţă la fel; elementul dominant distinctiv al celor două denumiri este similar.
In aceste condiţii, consideră recurenta că este fără echivoc faptul că deţinătorul domeniului de internet bilet.ro a înregistrat cu rea-credință un nume de domeniu cvasi-identic cu denumirea mărcii recurentei, cu intenţia de a induce în eroare pe utilizatorii de internet direcționându-i spre pagina de internet www.bilet.ro., care profită astfel în mod nelegal şi injust de renumele comercial al mărcii.
Cei care folosesc internetul, găsind denumirea bilet.ro, este posibil sa fie induşi în eroare în sensul de a crede că tot societatea recurentă este cea care a înregistrat şi acest nume de domeniu sau eventual să creadă ca acest domeniu este unul afiliat /asociat, sau este un sub-site al site-ului bilete.ro.
Aşadar, contrar celor susţinute de instanţa de apel, riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere este indubitabil întrucât, pe lângă faptul că pe ambele site-uri se desfăşoară acelaşi tip de comerţ, ele vizează aceeaşi categorie de clienţi.
Se mai precizează că jurisprudența a statuat că, în analiza comparativa a mărcilor în conflict, trebuie acordată o pondere mai mare elementelor comune care ar putea conduce la confuzie, în timp ce diferențele, trecute cu vedere de consumatorul obişnuit, nu trebuie accentuate. Mărcile şi semnele în conflict nu sunt analizate de obicei de consumatori în acelaşi timp, așa încât consumatorul va reţine elementele dominante ale mărcilor, în timp ce diferențele nesemnificative vor fi trecute cu vederea. In acest sens, se face referire la Cauza C-342/97, Loyd Schuhfabrik.
Relativ la numele de domeniu, arată recurenta că această categorie nu face obiectul proprietăţii industriale, nefiind cuprins în enumerarea limitativă de la 1 alin. 2 din Convenţia de la Paris.
Astfel fiind, înregistrarea unui nume de domeniu nu conferă un drept de proprietate sau un drept legal exclusiv, similar drepturilor de proprietate intelectuală, ci un simplu drept de folosinţă asupra denumirii respective.
In schimb, marca reprezintă un adevărat drept de proprietate industrială care conferă titularului exclusivitate şi prerogativa de a interzice terţilor folosirea unor semne identice sau similare.
In acest context, invocă recurenta prevederile art. 10 și art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 874/2004 al Comisiei din 28 aprilie 2004 de stabilire a normelor de politica publica privind punerea în aplicare şi funcţiile domeniului de nivel superior ,,.eu" şi a principiilor de înregistrare, precizând că tocmai acest Regulament este cel care exclude numele de domeniu din sfera drepturilor anterioare şi, în acelaşi timp, permite titularului unui drept de proprietate industriala sa solicite revocarea unui nume de domeniu înregistrat sau folosit cu rea-credință.
Recurenta solicită a se avea în vedere că persoanele ce au calitatea de clienți nu prezintă niciun interes deosebit în a face vreo distincţie intre bilet.ro şi bilete.ro, întrucât pe ambele site-uri se vând aceleaşi produse(bilete), la acelaşi preţ.
Relativ la aprecierile instanței de apel privind modul în care funcţionează piaţa on-line a vânzării biletelor la evenimente şi felului cum „publicul" se raportează la aceasta piaţă, susține recurenta că respectivele aprecieri nu sunt conforme ,,cu realitatea din piaţă”.
Astfel, consumatorul mediu de bine informat nu este motivat în niciun fel în a avea o atenţie sporită pentru a evita confuzia între bilet.ro și bilete.ro, preocuparea sa principală fiind aceea de a-şi cumpăra biletul dorit.
Or, chiar în condiţiile în care se presupune că acest consumator si-a dat seama ca a accesat site-ul bilet.ro, iar nu bilete.ro, câtă vreme va putea cumpăra biletul căutat de pe site-ul bilet.ro, el nu va mai avea niciun interes sa refacă o noua căutare în ideea de a-si cumpăra biletul de pe site-ul bilete.ro.
Se arată că riscul confuziei este cu atât mai mare în cazul în care persoana interesata nu va fi mulţumită de serviciile site-ului bilet.ro, întrucât cu o alta ocazie își va aduce aminte de faptul că nu a fost mulţumit de acel site şi va încerca să-şi cumpere biletul căutat de pe un site cu o denumire total diferita.
De asemenea, susține recurenta că sunt îndeplinite în speță cele patru condiții reţinute de către CJUE în decizia cadru pronunţata în cazul C-17/06(Celine Sari împotriva Celine SA Celine), după cum urmează:
In mod evident pârâta foloseşte, în cadrul comerţului sau, un semn asemănător mărcii bilete.ro. sintagma bilet.ro fiind însuși numele domeniului de internet prin intermediul căruia pârâta comercializează bilete la diferite evenimente.
Cea de-a doua condiţie, a folosirii fără consimţământul titularului mărcii este, de asemenea, îndeplinită, recurenta neavând niciodată o înţelegere cu pârâta, privitor la acest aspect. Domeniul bilete.ro este înregistrat încă din 24.01.2006 și marca recurentei a fost înregistrata în anul 2007, în timp ce numele de domeniu bilet.ro este înregistrat data de 11.07.2006.
In ce priveşte cea de-a treia condiţie, trebuie observată sintagma bilet.ro reprezentând numele domeniului de internet bilet.ro. prin intermediul căruia pârâta îşi desfăşoară comerţul de vânzare de bilete, comerţ care este identic cu cel realizat de către recurentă pe site-ul www.bilete.ro
Ultima condiţie (a patra), care priveşte capacitatea semnului de a afecta funcţia mărcii de garantare a originii, este de asemenea îndeplinită câtă vreme denumirea domeniului de internet bilet.ro este cvasi-identica cu denumirea mărcii recurentei(„bilete.ro). În mod evident s-a creat şi se menţine un risc foarte ridicat de confuzie, întrucât consumatorul mediu nu va păstra în memorie o imagine perfecta a denumirii mărcii recurentei, ci își va aminti semnul similar, respectiv elementul dominant adică cuvântul: „bilet”.
Prin faptul ca în mediul on-line pârâta se identifică prin însuși site-ul www.bilet.ro pe care îl deţine, iar denumirea acestui site este foarte apropiata de denumirea site-ului recurentei bilete.ro, funcţiile mărcii bilete.ro sunt practic anulate, consumatorul final nemaiavând practic niciun element după care sa poată diferenţia serviciile recurentei reclamante de cele ale pârâtei.
5.Apărările formulate în cauză
Intimatul Institutul National de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - Registrul Român de Domenii RO (ROTLD a formulat întâmpinare la recursul declarat de reclamantă, iar la data de 8.10.2019 a formulat întâmpinare intimata Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
La 18.10.2019, intimata SC B. SRL a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului, ca nefondat.
II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate, prin raportare la actele şi lucrările dosarului precum şi la dispoziţiile art. 488 din C.pr.civ., Înalta Curte reține următoarele:
Acțiunea inițiată de recurenta reclamantă în prezenta cauză este una în contrafacere, respectiv constituie demersul judiciar prin care partea, prevalându-se de protecţia conferită prin lege statutului de titular al unei mărci înregistrate, a solicitat instanței ca, în temeiul art. 36 alin. 2 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice: să se constate că pârâta SC B. SRL deține și utilizează un nume de domeniu care aduce atingere dreptului exclusiv de proprietate industrială pe care îl conferă reclamantei menționata marcă; să se dispună încetarea acelor activități ale pârâților care permit a se desfășura conduita pretins prejudiciabilă.
Pentru a se stabili sfera protecției pe care o asigură înregistrarea mărcii este necesar a fi avute în vedere reglementările speciale care privesc modalitatea în care ia naștere acest drept, și conținutul lui.
În acest sens, relevanță au prevederile art. 4 alin. 1 din Legea nr. 84/1994 care stabilesc :,,(1) Dreptul asupra mărcii este dobândit și protejat prin înregistrarea acesteia la OSIM”.
În mod similar, prin art. 36 alin. 1 din Legea nr. 84/1998 sunt stabilite limite ale protecției asigurate titularului mărcii, astfel ,,(1) Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii”.
De asemenea, în materia particulară a acțiunii în contrafacere, art. 36 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 84/1998 – normă care constituie fundamentul juridic al litigiului pendinte - impune a se analiza și stabili, în cadrul unui asemenea demers judiciar, dacă este vorba de o situație în care terțe persoane chemate în judecată folosesc ,,un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă”.
Având în vedere pretenția concret formulată de reclamantă în prezentul litigiu, natura și conținutul dreptului la a cărui protejare tinde prin acest demers, precum și rigorile stabilite prin dispozițiile legale enunțate, Înalta Curte reține că analiza realizată de instanța de apel a fost în mod corect efectuată prin raportare la ansamblul rezultat din îmbinarea elementelor ce compun semnul înregistrat ca marcă în beneficiul reclamantei, iar nu prin raportare la unul dintre aceste elemente, și anume la elementul verbal reprezentat de sintagma bilete.ro.
În acest context trebuie amintit că marca recurentei este un semn care, alături de elementul verbal menționat, conține și un element grafic (format din mai multe linii orizontale și o linie verticală aflată în dreapta acestora) plasat în fața elementului verbal, ambele redate în culoarea albă și situate în interiorul unui pătrat de culoare neagră.
În lumina rigorilor stabilite prin prevederile legale enunţate anterior, pretinsa încălcare a dreptului la marcă al reclamantei putea și trebuia să se analizeze prin raportare la ansamblul elementelor combinate care formează marca înregistrată, instanța de apel procedând corect la o analiză ce corespunde acestor cerințe legale.
Criticile pe care recurenta le-a formulat pornind de la o premisă de comparație care diferă de cea impusă de lege au caracter vădit nefondat, ele fiind contrare exigențelor stabilite prin art. 36 alin. 1 și alin. 2 lit. b) raportat la art. 4 din Legea nr. 84/1998.
Concret, prin aceste critici recurenta propune a se compara exclusiv elementul verbal al mărcii sale, adică sintagma bilete.ro cu semnul bilet.ro care constituie numele de domeniu înregistrat și folosit de către intimată.
O analiză comparativă în coordonatele astfel propuse de recurentă nu are aptitudinea de a demonstra pretinsa atingere a dreptului asupra mărcii înregistrate în beneficiul său, și implicit nelegalitatea deciziei recurate, atâta vreme cât legea conferă protecție semnului înregistrat reprezentat de combinația descrisă anterior între elementul verbal și cel grafic, iar nu fiecăruia dintre aceste elemente în particular.
Cu alte cuvinte, faptul că are valoare de marcă ansamblul reprezentat de combinația mai multor elemente verbale și figurative nu face ca și părțile componente ale mărcii să se bucure individual de aceeași valoare juridică și de protecția legală ce este recunoscută semnului înregistrat, și nici nu permite a se reduce marca la elementul verbal al acesteia.
Cât privește numele de domeniu, acesta reprezintă o categorie juridică distinctă de aceea de marcă și – așa cum recurenta însăși a evocat în cadrul motivelor de recurs – nu este generator al unui drept de proprietate industrială.
De aceea, numele de domeniu pe care recurenta îl folosește, având o formă similară elementului verbal al mărcii – anume bilete.ro -, este străin de dreptul a cărui protecție poate fi asigurată în cadrul unei acțiuni în justiție fundamentată pe prevederile art. 36 din Legea nr. 84/1998.
În absența oricărei dispoziții legale care să extindă protecția specifică dreptului la marcă în privința unor diferite semne care sunt folosite, ori chiar înregistrate cu alt titlu decât cel de marcă, nu se poate recunoaște respectivelor semne protecția specială ce rezidă dintr-un act normativ special cu un obiect de reglementare limitat, anume din Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice. Ca atare, nu se poate reține un viciu de nelegalitate a deciziei recurate prin prisma faptului că nu a avut în vedere anterioritatea numelui de domeniu înregistrat de recurentă, în cadrul acțiunii în contrafacere care reclamă a se stabili dacă s-a adus sau nu atingere dreptului exclusiv (distinct) de exploatare a mărcii combinate ce conține elementul verbal ,,bilete.ro”.
Pentru aceleași rațiuni, analiza ce se va realiza în cadrul prezentului recurs trebuie să aibă ca reper exclusiv combinația de elemente ce formează marca înregistrată în favoarea recurentei reclamante, iar nu (si) numele de internet www.bilete.ro ori elementul verbal bilete.ro privit izolat de celelalte elemente care compun marca, repere pe care recurenta le evocă în mod conjunctural în formularea criticilor la dresa deciziei recurate.
Sub un prim aspect, se reproșează instanței de apel că a făcut o aplicare greșită a prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 84/1998 și a Regulii nr. 17.4 din HG nr. 833/1998, reținând că în analiza condiției riscului de confuzie (între marca înregistrată a recurentei și numele de domeniu utilizat de intimata B.) trebuie să se plece de la caracterul slab al mărcii recurentei reclamante, sens în care instanța a făcut referire la conținutul Hotărârii nr. 222/2009 a Comisiei de Contestații Mărci din cadrul OSIM.
Din conținutul argumentelor critice dezvoltate de recurentă se constată că numai formal se invocă greșita aplicare a celor două norme juridice, pentru că ceea ce se contestă, în realitate, este modalitatea de apreciere a probelor și situația de fapt reținută în urma acestei evaluări. Împrejurarea că instanța a reținut ca relevante unele dintre considerentele menționatei Hotărâri nr. 222/2009, anume cele care reflectă aprecierea Comisiei de Contestații din cadrul OSIM în sensul că marca are un caracter slab distinctiv generat de caracterul puternic sugestiv al elementului verbal, precum și că există un disclaimer implicit în privința acestui element verbal, nu reflectă o constatare privind existența unui disclaimer care să fi fost făcută de instanță prin aplicarea Regulii 17.4 din HG nr. 833/1998, ci constituie expresia relevanţei probatorii pe care a acordat-o instanţa unui înscris administrat ca dovadă în proces, anume actului juridic ce a constituit premisa înregistrării anterioare a mărcii.
În acest punct al analizei este necesar a fi observat că, potrivit reglementărilor înscrise în Capitolul IV al Legii nr. 84/1998, procedura de înregistrare a mărcilor se derulează în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, acest Oficiu fiind autoritatea care are competența de a primi și examina cererile de înregistrare a mărcilor, și de a hotărî cu privire la îndeplinirea sau nu a cerințelor de înregistrare. Faptul că instanța de apel a valorificat, în speță, Hotărârea nr. 222/2009 emisă de această autoritate în exercitarea competențelor specifice nu ilustrează o nouă verificare a condiţiilor de înregistrare ca marcă a semnului, ci constituie doar un demers de evaluare a probelor care reflectă respectarea prezumției de legalitate de care se bucură respectivul act juridic (prezumție care operează câtă vreme el nu a fost atacat și desființat în condițiile art. 86 și 88 din Legea nr. 84/1998, ținând seama de faptul că actele de dispoziție emise de OSIM cu privire la înregistrarea mărcilor sunt supuse controlului judecătoresc în procedurile stabilite prin aceste norme speciale), demers a cărui necesitate a fost justificată de susţinerile pârâtei care s-a apărat opunând caracterul slab al mărcii combinate ce conţine şi elementul verbal bilete.ro.
Împrejurarea evocată de recurentă, în sensul că nu este ținută să accepte coexistența altor mărci cu element verbal asemănător, este lipsită de relevanță în evaluarea relativă la legalitatea deciziei supuse controlului judiciar pentru că instanța de apel nu statuat cu privire la existența unui drept al intimatei de a utiliza vreo marcă. Dezlegările date prin decizia recurată privesc invocatul conflict între, pe de o parte, marca înregistrată a reclamantei recurente și, pe de altă parte, numele de domeniu pe care intimata îl utilizează (nume de domeniu care nu are statut juridic de marcă).
Aprecierile făcute de OSIM în cadrul procedurii având ca obiect înregistrarea ca marcă, în favoarea intimatei, a unui semn având în conținut sintagma ,,bilet.ro” nu pot avea – astfel cum pretinde recurenta - forță obligatorie în cadrul raportului litigios din prezenta cauză atâta vreme cât nicio dispoziție legală nu le conferă un atare efect juridic în cadrul procedurilor judiciare. Prin urmare, nu există temei spre a se reține nelegalitatea deciziei recurate prin prisma aprecierilor ce au fost făcute de OSIM în cuprinsul Deciziei de respingere după opoziție nr. 1029581/M2012 08265/23.07.2013, act juridic ce nu are legătură cu înregistrarea și exploatarea domeniului de internet ,,bilet.ro”.
Prin cea de-a doua critică formulată, recurenta invocă greșita aplicare a prevederilor art. 36 din Legea nr. 84/1998.
Înalta Curte notează că argumentele expuse în dezvoltarea acestei critici au ca punct de pronire premisa potrivit căreia marca recurentei este reprezentată de elementul verbal bilete.ro. Or, astfel cum s-a reținut în considerentele expuse anterior, o atare premisă este eronată pentru că este în dezacord cu prevederile art. 4 și art 36 alin. 1 din legea specială care guvernează regimul juridic al dreptului conferit de înregistrare mărcii.
Prin urmare, se impune a se constata că instanța de apel a procedat în mod judicios luând ca reper al analizei comparative marca înregistrată a recurentei, iar nu un element izolat din semnul astfel înregistrat (adică elementul verbal).
Împrejurarea evocată de recurentă, în sensul că a plătit sume considerabile de bani către OSIM pentru a obține protecția asupra mărcii, nu poate constitui un argument legal pentru extinderea beneficiului pe care legea îl conferă oricărui titular al unei mărci. Plata taxelor legale reprezintă una dintre obligațiile ce trebuie îndeplinite de orice solicitant/titular - potrivit art. 29 din Legea nr. 84/1998, forma în vigoare la data înregistrării mărcii recurentei – pentru declanşarea, parcurgerea şi finalizarea procedurii de înregistrare a mărcii și efectuare a formelor de publicitate specifice, limitele protecției conferite de înregistrare continuând a fi subordonate însă exigențelor art. 4 și art. 36 din lege. Ca atare, invocata plată a taxelor datorate OSIM nu este de natură a constitui, pentru instanțele învestite cu soluționarea unei acțiuni în contrafacere, o limitare a posibilității de a statua cu privire la elementele specifice acestui tip de acțiune în ecercitarea plenitudinii de competență ce le este conferită prin art. 36 alin. 2 din Legea nr. 84/1998.
Având în vedere că, potrivit art. 483 alin. 1 coroborat cu art. 488 din C.pr.civ., obiectul recursului îl constituie hotărârea instaței de apel, evaluarea specifică acestei căi de atac trebuie să privească judecata ce se reflectă în respectiva hotărâre. Apărările susținute de intimată în fața instanței de apel exprimă poziția procesuală adoptată de parte în proces, iar nu aprecierea instanței cu privire la aspectele deduse judecății, așa încât asemenea apărări nu pot constitui suportul controlului judiciar specific căii de atac a recursului.
Pe cale de consecință, amplele argumente critice expuse de recurentă cu privire la susținerile formulate în apărare, în etapa procesuală a apelului, de intimata SC B. SRL nu vor fi analizate pentru că ele exced limitelor controlului judiciar ce este specific recursului.
Argumentele prin recurenta evocă existența riscului de confuzie propun ca analiza comparativă să fie realizată între, pe de o parte, denumirea domeniului de internet bilet.ro (înregistrat de societatea intimată) și, pe de altă parte, denumirea domeniului de internet www.bilete.ro (înregistrat de recurentă) și/sau elementul verbal al mărcii al cărei titular este recurenta.
Or, așa cum s-a reținut în precedent, analiza astfel propusă este una care pune semnul egalității între semnul înregistrat ca marcă și numele domeniului de internet (ambele înregistrări fiind făcute în beneficiul recurentei). Un asemenea tratament juridic egal este lipsit de justificare legală în condițiile în care prevederile Legii nr. 84/1998 au un domeniu de aplicare limitat la categoria mărcilor și indicațiilor geografice, așa încât nu permit includerea în sfera lor de reglementare a altor categorii de drepturi – cum sunt şi cele derivate din înregistrarea unui nume de domeniu internet. Altfel spus, înregistrarea mărcii ce conține elementul verbal bilete.ro nu transferă vreun beneficiu numelui de internet www.bilete.ro înregistrat în favoarea recurentei, așa încât nu exista temei ca instanța de apel să rețină că acest nume de internet se bucură de o protecție similară dreptului generat de înregistrarea mărcii.
Atâta vreme cât marca în privința căreia recurenta are beneficiul protecției conferite de Legea nr. 84/1998 nu este formată exclusiv din elementul verbal bilete.ro, ci aceasta este formată dintr-o combinație între menționatul element și mai multe elemente grafice, iar numele de domeniu internet înregistrat de recurentă nu intră în sfera protecției specifice mărcii, este lisită de relevanță evocata asociere pe care utilizatorii de domenii internet ar putea să o facă între numele de internet www.bilet.ro și www.bilete.ro.
Este corect argumentul potrivit căruia consumatorul mediu căruia i se adresează marca recurentei este achizitorul on-line biletelor pentru evenimente, pentru că acesta este cel care beneficiază de serviciile pentru care marca este înregistrată, aprecierea instanței de apel în sens contrar fiind consecința unei eronate raportări la persoane/entități care sunt furnizorii biletelor, iar nu beneficiarii-consumatori finali ai produselor şi serviciilor accesate prin intermediul respectivelor bilete.
Însă, constatarea astfel făcută nu conduce la reformarea deciziei recurate în contextul în care s-a reținut că marca recurentei are un slab caracter distinctiv și că această distinctivitate este dată numai de combinarea elementului verbal cu elementele grafice ce se regăsesc în structura semnului înregistrat, iar elementul verbal este unul puternic sugestiv pentru tipul de servicii în privința cărora s-a efectuat înregistrarea. Cum numele de domeniu internet folosit de recurentă nu reproduce semnul combinat înregistrat ca marcă, ci este format doar dintr-un element verbal care descrie chiar specia serviciilor pe care le oferă (anume vânzarea de bilete în mediul on-line), apare ca fiind conformă exigențelor art. 36 din Legea nr. 84/1998 aprecierea în sensul că folosirea acestui domeniu de internet nu intră în conflict cu exercițiul dreptului recurentei asupra mărcii înregistrate.
Nu pot conduce la concluzia nelegalității deciziei recurate nici invocatele prevederi ale art. 10 și 21 din Regulamentul nr. 874/2004 al Comisiei din 28 aprilie 2004 de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare și funcțiile domeniului de nivel superior „.eu” și a principiilor de înregistrare text cu relevanță pentru SEE, pentru că situația de fapt reținută în speță – și care nu poate fi reevaluată în etapa procesuală a recursului, față de limitele de analiză impuse prin art. 488 alin. 1 din C.pr.civ. – nu este cea din ipoteza acestor reglementări, respectiv aceea în care un titular de drepturi anterioare protejate prin legislația internă și/sau comunitară să fi solicitat înregistrarea unui nume de domeniu „eu” ori în situația de a fi solicitat revocarea judiciară a unui nume de domeniu „eu” identic sau asemănător până la confuzie cu un alt nume pentru care să fi existat recunoscut ori instituit prin legea natională ori europeană un drept anterior. De asemenea nu s-a reținut – ca situație de fapt – o conduită a societății intimate care să reflecte reaua credință în coordonatele stabilite prin art. 21 alin. 3 din menționatul Regulament, care prevede că ,, (3) Reaua-credință în sensul alineatului (1) litera (b) poate fi demonstrată în următoarele cazuri:
(a) împrejurările arată că numele domeniului a fost înregistrat sau dobândit cu scopul principal de a-l vinde, închiria sau transfera în alt mod titularului unui nume pentru care există un drept recunoscut sau instituit în conformitate cu legislația internă și/sau comunitară sau unei autorități publice sau
(b) numele de domeniu a fost înregistrat pentru a împiedica titularul unui nume pentru care există un drept recunoscut sau instituit în conformitate cu legislația internă și/sau comunitară sau un organism public să reflecte numele într-un nume de domeniu corespunzător, cu condiția ca:
(i) un astfel de comportament să poată fi demonstrat sau
(ii) numele de domeniu să nu fi fost folosit în mod semnificativ timp de doi ani de la înregistrare sau
(iii) în împrejurările în care, în momentul inițierii procedurii SAL, titularul unui nume de domeniu pentru care există un drept recunoscut sau instituit în conformitate cu legislația internă și/sau comunitară sau titularul unui nume de domeniu al unui organism public și-a declarat intenția de a folosi numele domeniului într-un mod semnificativ, dar nu procedează astfel timp de șase luni de la data inițierii procedurii SAL;
(c) numele de domeniu a fost înregistrat cu scopul principal de a afecta activitățile profesionale ale unui concurent sau
(d) numele de domeniu a fost folosit în mod intenționat pentru a atrage utilizatorii de Internet, în scopuri comerciale, către situl web al titularului unui nume de domeniu sau către altă locație on-line, prin crearea unei asemănări sau confuzii cu un nume pentru care există un drept recunoscut sau instituit în conformitate cu legislația internă și/sau comunitară sau un nume de organism public, asemănarea fiind determinată de sursa, afilierea sau sprijinirea sitului web sau locația pe un site web a unui produs sau serviciu sau locația titularului unui nume de domeniu sau
(e) numele de domeniu înregistrat este un nume personal pentru care nu există nici o legătură demonstrabilă între titularul numelui de domeniu și numele de domeniu înregistrat”.
În ce privește expunerea recurentei relativă la ,,elementele care circumstanțiază conduita intimatei societatea B. SRL”, Înalta Curte constată că aceasta nu relevă aspecte de nelegalitate a deciziei recurate, ci evocă aspecte de fapt care tind la a determina efectuarea controlului judiciar prin raportare la o situație de fapt diferită de cea care a fost stabilită prin decizia recurată, precum și reevaluarea dovezilor administrate. Or, utilizarea unor astfel de premise în recurs nu se încadrează în limitele controlului de nelegalitate permis prin art. 488 din C.pr.civ., ele presupunând o reapreciere a probelor și a situației de fapt ce rezultă din acestea incompatibilă cu cazurile de casare limitativ stabilite de lege prin menționata normă procedurală.
Înalta Curte notează că instanța de apel a analizat pretenția recurentei reclamante şi prin prisma criteriilor ce se desprind din hotărârea adoptată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza Celine, concluzionând în acest context analitic în sensul că nu sunt îndeplinite respectivele criterii.
Recurenta evocând același criterii, se limitează la a exprima opinia în sensul că ele ar fi îndeplinite în speță, dar nu a formulat vreo critică de natură a evidenţia vreun viciu de nelegalitate care ar afecta raționamentul juridic expus de instanța de apel. Într-un atare context în care recurenta doar reiterează propria poziție procesuală adoptată în derularea litigiului, fără a releva o greșeală în evaluarea judiciară ce susține hotărârea atacată cu recurs, nu există suportul critic necesar spre a se verifica şi stabili, în coordonatele motivelor de casare reglementate prin art. 488 alin. 1 din C.pr.civ., nelegalitatea evaluării realizate de instanţa de apel.
Având în vedere considerentele expuse și dispozițiile legale menționate, Înalta Curte a constatat caracterul nefondat al recursului, astfel cum acesta a fost susținut prin criticile analizate în precedent.
În consecință, în conformitate cu prevederile art. 496 din C.pr.civ., recursul a fost respins ca nefondat.