Şedinţa publică din data de 22 februarie 2022
Asupra cauzei de faţă, constată următoarele;
I. Circumstanţele cauzei
I.1. Obiectul cereri de chemare în judecată:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a III-a civilă la data de 13 noiembrie 2017, sub nr. x/2017, reclamanta A., denumită A., în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi c) şi alin. (3) lit. a) - d) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, coroborat cu art. 194 şi urm. C. proc. civ., a solicitat în contradictoriu cu pârâtele S.C. B. S.R.L., C. S.R.L., prin lichidator judiciar, D. S.R.L. şi, doar pentru opozabilitate, cu Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică:
- să se constate încălcarea drepturilor cu privire la marca E. de către pârâte, şi, în consecinţă:
- să se dispună obligarea pârâtelor să înceteze orice utilizare a semnului F., de sine stătător sau în combinaţie cu orice alte elemente verbale sau figurative, în activitatea comercială a acestora pe teritoriul României, pentru produse şi servicii identice, precum şi similare sau complementare, din clasele 18, 24, 25, 35 şi 42, inclusiv, dar nelimitat la: oferirea de produse sau oferirea ori furnizarea de servicii sub semnul în discuţie; înregistrare ori utilizarea semnului ca nume de domeniu; aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje; utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate (pe internet, în social media sau în oricare alt fel, inclusiv prin afişarea semnului la sediul atelierului, fie în interior pe pereţi, fie în exterior, la intrarea în atelier, pe materiale precum broşuri, sacoşe de cumpărături, etichete de haine, cutii etc.); realizarea produselor, depozitarea produselor, oferirea sau comercializare produselor şi serviciilor purtând semnul în discuţie;
- obligarea pârâtelor să retragă de pe piaţă toate produsele, materialele promoţionale aferente şi ambalajele ce poartă semnul F. şi distrugerea acestora, pe cheltuiala pârâtelor;
- obligarea pârâtelor să înceteze folosirea semnului F. pe pagina de internet F. şi să se abţină de la orice activitate sub acest semn pe orice alte platforme online, inclusiv:
- să se dispună ştergerea domeniului de internet F. din Registrul R.O.T.L.D şi obligarea pârâtelor să îşi modifice denumirea paginii intitulată F. by G. de pe platforma x, astfel încât să nu mai conţină semnul F.;
- obligarea pârâtelor să înceteze utilizarea denumirilor comerciale B. S.R.L. şi D. S.R.L. şi să modifice denumirea acestora, astfel încât să nu mai conţină semnul F.;
- obligarea pârâtelor să publice hotărârea dată în două ziare de circulaţie naţională, pe cheltuiala lor, şi obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de litigiu, conform art. 451 Cod procedură civilă.
I.2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă
Prin sentinţa civilă nr. 663 din data de 9 aprilie 2019, Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă a respins acţiunea faţă de pârâta C. S.R.L. pentru lipsa capacităţii de folosinţă a acestei pârâte, a respins, în rest, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul A. în contradictoriu cu pârâţii B. S.R.L., D. S.R.L. şi Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică, Operator Naţional pentru Reţeaua Naţională de Calculatoare din Cercetare - Dezvoltare (RNC) - Registrul ROTLD - ROTLD şi a obligat reclamanta la plata către pârâta B. S.R.L. a sumei de 3.992,01 RON, reprezentând cheltuieli de judecată.
I.3. Hotărârea pronunţată în apel
Prin decizia civilă nr. 856A din data de 23 iulie 2020, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a admis apelul declarat de apelanta-reclamantă A. S.A. împotriva sentinţei civile nr. 663 din data de 9 aprilie 2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi B. S.R.L., C. S.R.L., D. S.R.L. şi Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică, Operator Naţional pentru Reţeaua Naţională de Calculatoare de Cercetare Dezvoltare (RNC) -Registrul ROTLD.
A schimbat în parte sentinţa, în sensul că:
A admis în parte acţiunea.
A obligat pe pârâta B. S.R.L. să înceteze orice utilizare a semnului F., de sine stătător sau în combinaţie cu orice alte elemente verbale sau figurative, în activitatea sa comercială pe teritoriul României, pentru produse şi servicii identice, precum şi similare sau complementare cu cele cuprinse în clasele 18, 24, 25, 35 din Clasificarea de la Nisa.
A obligat pe pârâta B. S.R.L. să retragă de pe piaţă toate produsele, materialele promoţionale aferente şi ambalajele ce poartă semnul F..
A obligat pe pârâta B. S.R.L. să înceteze folosirea semnului F. pe pagina de internet F., să se abţină de la orice activitate sub acest semn pe orice alte platforme online şi să îşi modifice denumirea paginii intitulată F. by G. de pe platforma x, astfel încât să nu mai conţină semnul F..
A obligat pe pârâta B. S.R.L. să modifice denumirea sa comercială, astfel încât să nu mai conţină semnul F..
A respins acţiunea pentru rest.
A obligat pârâta la plata către reclamantă a sumei de 8.932,83 euro, cu titlu de cheltuieli de judecată în faţa primei instanţe.
A menţinut sentinţa pentru rest.
A obligat intimata-pârâtă B. S.R.L. la plata către apelanta-reclamantă a sumei de 5.595,04 euro cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.
II. Calea de atac formulată în cauză
Împotriva deciziei pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a declarat recurs pârâta B.
II.1. Motivele de recurs
Invocând incidenţa motivelor de casare reglementate de art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 Cod procedură civilă, recurenta-pârâtă a solicitat admiterea recursului, casarea în totalitate a deciziei recurate şi trimiterea cauzei spre o nouă judecată instanţei de apel, cu obligarea intimatei-reclamante la plata cheltuielilor de judecată.
În susţinerea motivului de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., în esenţă, recurenta-pârâtă a susţinut următoarele:
- instanţa de apel a motivat soluţia prin invocarea lipsei autorităţii de lucru judecat cu privire la deciziile şi hotărârile anterioare privind notorietatea mărcii E., dar, totodată, a evocat notorietatea mărcii E., precum şi reaua-credinţă la înregistrarea denumirii sale comerciale B. S.R.L., prin raportare la respingerea de la înregistrare a mărcii F. by G.;
- instanţa de apel, deşi reţine în considerentele deciziei sale (pagina 24 penultimul paragraf) faptul că nu este ţinută de aprecierile anterioare ale O.S.I.M., recunoscând faptul că acestea nu se impun cu autoritate de lucru judecat, totuşi a reţinut notorietatea mărcii E. în motivarea deciziei (pagina 28 primul paragraf şi pagina 29 paragraful 3);
- atât la pagina 28, cât şi la pagina 29 a deciziei recurate, instanţa de apel a preluat pe larg paragrafe din apărarea formulată de către intimata-reclamantă prin apelul său, pe aspectele reţinute cu privire la notorietatea mărcii E.;
- cu privire la reaua sa credinţă, prin decizia recurată (pagina 30 paragraful 1) se reţine faptul că înregistrarea denumiri comerciale B. S.R.L. ulterior, în anul 2012, reprezintă o acţiune săvârşită cu rea-credinţă, printr-o apreciere subiectivă a instanţei de apel faţă de respingerea anterioară de la înregistrare a mărcii F. by G., aspect care nici nu a fost invocat ori solicitat de către intimata-reclamantă, nici prin cererea principală şi nici prin apelul declarat;
- instanţa de apel prin penultimul paragraf al deciziei recurate, stabileşte faptul că apărarea decăderii formulate prin motivele prezentate în faţa instanţei de fond cu privire la înregistrarea numelui comercial a fost înlăturată motivat de către Tribunalul Bucureşti şi nu mai face obiectul apelului, respectiv al apărărilor formulate în apel; această apreciere subiectivă a instanţei de apel cu privire la apărările sale, contravine principiului rolului activ al judecătorului, dar şi garanţiei de imparţialitate a judecătorului, atât timp cât anterior, prin decizia sa, a apreciat că apelul, fiind o cale devolutivă de atac, permite completarea temeiului de drept referitor la notorietatea mărcii, găsind astfel apelul intimatei-reclamante ca fiind unul motivat;
- deşi instanţa de apel precizează că evocă coordonatele factuale esenţiale ale litigiului, prezentând pe larg situaţia înregistrărilor E. şi menţionând despre deschiderea în România a primului magazin H. de către intimata-reclamantă în anul 2004, totuşi, evită să precizeze activitatea creatoarei de modă G. care a deschis împreună cu I. primul magazin F. în centrul comercial J. situat pe Calea x, în anul 2004, când intimata-reclamantă nu intrase pe piaţa din România şi nici nu se bucura de notorietatea invocată şi reţinută de către instanţă.
În dezvoltarea criticilor circumscrise de către parte motivului de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurenta-pârâtă a arătat că:
- instanţa de apel a pronunţat o hotărâre cu încălcarea şi/sau aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi a art. 9 din Regulamentul mărcii europene nr. 2017/1001, dar şi a dispoziţiilor art. 8 din Convenţia de la Paris;
- instanţa de apel, prin decizia recurată, a înlăturat considerentele Tribunalului Bucureşti, prin care s-a reţinut o similaritate accentuată între marca E. şi semnul folosit de către F. by G., dar s-a negat riscul de confuzie în considerarea diferenţelor existente între produsele părţilor şi tipurile diferite de consumatori, considerându-le ca fiind eronate în drept;
- instanţa de apel a reţinut faptul că diferenţele de tipologie de natura celor arătate de tribunal (produse de vestimentaţie, pe comandă, de design, respectiv produse de serie) chiar dacă ar fi reale, nu pot determina în drept concluzia că produsele ar fi diferite, în sensul art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul mărcii UE;
- instanţa de apel a făcut o aplicare greşită a legii şi sub pretextul aprecierii eronate în drept efectuate de către instanţa de fond, a întors soluţia în favoarea intimatei-reclamante fără însă ca, la rândul său, să ofere o motivare clară şi neechivocă cu privire la stabilirea similarităţii semnelor în conflict;
- în mod greşit instanţa de apel a făcut o analiză a mărcii E. prin comparaţie cu semnul F., fără a lua în considerare semnul privit ca un tot unitar, în cadrul examinării existenţei unui risc de confuzie; Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a subliniat în numeroase decizii faptul că aprecierea similitudinii între două mărci nu se poate limita la luarea în considerare numai a unei componente a unei mărci complexe şi la compararea acesteia cu o altă marcă - comparaţia trebuie să se facă prin examinarea mărcilor în cauză, apreciată fiecare ca întreg;
- instanţa de apel, deşi a reţinut că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 36 din Legea nr. 84/1998, dar şi prevederile din Regulamentul mărcii UE, totuşi, în mod eronat şi nejustificat, a apreciat că este întrunită condiţia riscului de confuzie, fiind suficientă probabilitatea producerii lui, deşi semnul F. se foloseşte de peste 16 ani pe teritoriul României de către G. pentru creaţiile sale vestimentare unicat;
- instanţa de apel în mod greşit a înţeles să aprecieze similaritatea vizuală, auditivă sau conceptuală a semnelor în conflict, având în vedere doar cuvântul F. şi nu şi celelalte elemente by G., K. şi L., astfel cum acestea au fost înscrise în Registrul Comerţului, conform Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată;
- instanţa de apel a ales să preia întocmai susţinerile intimatei-reclamante din cererea de apel, considerând ca fiind nedistinctive ori secundare elementele verbale By G., K. sau L., aspect ce vine în contradicţie chiar cu afirmaţiile intimatei-reclamante care arată că utilizează M.;
- încălcarea, dar şi aplicarea greşită a legii, este dată de chiar aspectele reţinute de către instanţa de apel la finalul deciziei pronunţate, prin care a arătat că decăderea formulată în primă instanţa a fost înlăturată motivat de tribunal şi nu mai face obiectul apărărilor din apel; a susţinut, prin întâmpinarea formulată şi prin concluziile depuse, utilizarea îndelungată a denumirii F., însă nici nu ar fi avut motive pentru a formula apel, dat fiind sentinţa pronunţată de către Tribunalul Bucureşti, ce constată inexistenţa unui risc de confuzie şi asociere a semnului utilizat cu mărcile E.;
- Convenţia de la Paris conferă în mod expres numelui comercial un drept de proprietate industrială, ceea ce face ca şi acest drept să intre tot sub incidenţa şi, implicit, sub protecţia Legii nr. 84/1998, republicată;
- înfiinţarea societăţii comerciale B. a avut loc la data de 12 noiembrie 2012, fiind înscrisă în Registrul Naţional al Oficiului Registrului Comerţului Ilfov sub nr. x/2012, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 26/1990;
- de la momentul înregistrării denumirii B. la Oficiul Registrului Comerţului din România au trecut 5 ani de zile, fără ca titularul mărcii anterioare E. să fi formulat o cerere de încetare a utilizării acestei denumiri comerciale sau de modificare a acesteia, astfel cum s-a solicitat prin prezenta cerere de chemare in judecată, depusă la data de 13 noiembrie 2017.
Totodată, recurenta-pârâtă a susţinut şi că lipsa de imparţialitate a instanţei de apel este confirmată de justificarea acordării cheltuielilor de judecată, atât pentru fond cât şi pentru apel, deşi nu s-a opus şi nu a solicitat cenzurarea acestora, în ciuda soluţiei de admitere în parte a apelului formulat.
Prin cererea aflată la dosarul de recurs, recurenta-pârâtă a precizat că nu este de acord ca, în situaţia în care recursul este admisibil, acesta să fie soluţionat de un complet de filtru.
Nu au fost identificate motive de ordine publică, în condiţiile art. 489 alin. (3) Cod procedură civilă.
II.2. Apărările formulate în cauză
În termen legal, intimatul-pârât Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, prin care a arătat că oricare ar fi soluţia instanţei referitor la domeniul "F.", se va conforma acesteia.
Intimata-reclamantă A., în termen legal, a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia nulităţii recursului pentru neîncadrarea criticilor formulate în motivele de casare prevăzute de lege; a solicitat, în principal, constatarea nulităţii recursului, iar, în subsidiar, respingerea recursului ca nefondat, cu obligarea recurentei-pârâte la plata cheltuielilor de judecată aferente recursului.
II.3. Răspunsul la întâmpinare.
Recurenta-pârâtă B. S.R.L. nu a depus răspuns la întâmpinările formulate în cauză.
Intimata-reclamantă A. a formulat "Răspuns la întâmpinarea depusă de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti", prin care a realizat o scurtă prezentare a situaţiei de fapt deduse judecăţii, în ceea ce priveşte numele de domeniu "F."; totodată, a invocat excepţia nulităţii recursului declarat de către recurenta-pârâtă B. S.R.L. şi a solicitat instanţei de recurs să ia act de faptul că recurenta-pârâtă nu a criticat în niciun fel soluţia instanţei de apel cu privire la interzicerea folosirii semnului F. ca nume de domeniu "F.", stabilind astfel cu putere de lucru judecat încălcarea drepturilor sale şi printr-o astfel de folosire în mediul online.
II.4. Procedura de filtru
Raportul întocmit în cauză, în condiţiile art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părţilor, iar prin încheierea din 18 ianuarie 2022, completul de filtru, neputând fi reţinută excepţia nulităţii recursului invocată prin întâmpinare de către intimata-reclamantă, a admis în principiu recursul declarat de pârâta B. împotriva deciziei civile nr. 856A din 23 iulie 2020 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă şi a fixat termen de judecată la data de 22 februarie 2022, în şedinţă publică, cu citarea părţilor.
II.5. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Examinând decizia recurată, precum şi actele şi lucrările dosarului, pe baza criticilor formulate prin motivele de recurs şi prin raportare dispoziţiile legale aplicabile în cauză, se apreciază că recursul declarat de pârâta B. este nefondat, pentru considerentele ce urmează.
Cererea de chemare în judecată, formulată de intimata-reclamantă A. împotriva pârâtelor S.C. B. S.R.L. (între timp, devenită B. SRL), C. S.R.L. (în prezent, radiată şi, deci, fără capacitate procesuală de folosinţă) şi D. S.R.L., a fost întemeiată în drept pe prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi c) şi alin. (3) din Legea nr. 84/1998, precum şi pe dispoziţiile art. 9 alin. (2) lit. b) şi c) şi alin. (3) din Regulamentul mărcii europene nr. 207/2009 (devenit Regulamentul nr. 2017/1001).
Intimata-reclamantă a imputat în sarcina pârâtelor acte de contrafacere a mărcilor E. a căror titulară este, mărci internaţionale (având şi România ţară desemnată la protecţie) şi europene (marca E. nr. x), verbale şi combinate, înregistrate, între altele, pentru produsele din clasele 18, 25 şi 35 ale Clasificării de la Nisa, cea mai veche dintre acestea fiind marca internaţională verbală nr. x din 15 octombrie 1994.
S-a reţinut că intimata-reclamantă este producător spaniol şi comerciant cu amănuntul de haine şi accesorii, înfiinţată în anii ’70 şi deţine opt formate de magazine - E., H., N., O., P., Q., R. şi S., present, la acest moment, astfel cum aceasta a afirmat, în 94 de ţări.
De asemenea, potrivit susţinerilor intimatei, aceasta a intrat pe piaţa din România în anul 2003, cu magazinul H. şi prin comercializarea de haine sub brandul E. prin reţele naţionale de distribuţie, din anul 2004 a deschis primul magazin E., iar în prezent deţine în România un număr de 24 de magazine.
Din perspectiva recurentei-pârâte, în ansamblul circumstanţelor de fapt ale cauzei, curtea de apel a reţinut că pârâta C. S.R.L. a fost înfiinţată în 13.02.2004, având ca asociaţi pe soţii G. şi T., iar aceasta a înregistrat la OSIM marca "F." cu nr. x/05.01.2007 (cu dată de expirare 08.12.2015) pentru produse din clasa 24 (ţesături şi articole textile necuprinse în alte clase, cuverturi de pat şi feţe de masă, cu excepţia batistelor), întrucât pentru produsele din celelalte două clase (18 şi 25) solicitate la înregistrare, cererea a fost respinsă, ca urmare a opoziţiei formulate în baza art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 de titularul mărcii F., MI nr. x.
După expirarea perioadei de protecţie, înregistrarea mărcii anterior menţionate nu a fost reînnoită.
La data de 09.12.2004, aceeaşi pârâtă C. S.R.L. a înregistrat domeniul de internet "F.", care, în prezent, nu mai este activ, fiind radiat începând cu data de 07.02.2019.
Ulterior, la 04.11.2011, pârâta C. S.R.L. a încercat înregistrarea mărcii "F. by G.", cu element figurativ, nr. de depozit x, pentru produsele în clasele 18, 24, 25 şi 35, iar după publicarea cererii de înregistrare în BOPI nr. 11/2011, reclamanta şi-a exercitat dreptul de opoziţie.
Această cerere de înregistrare a mărcii a fost respinsă în baza art. 16 alin. (4) din Legea nr. 84/1998, referitor la neachitarea taxei de reexaminare în termenul legal.
Pârâta C. S.R.L. şi-a încetat capacitatea de folosinţă, fiind radiată la data de 07.01.2019, astfel cum deja s-a menţionat.
Recurenta-pârâtă B. a fost înfiinţată în anul 2012, iar aceasta, la 29.03.2017, a iniţiat demersul de înregistrare la OSIM a mărcii individuale, combinate "F. by G." cu nr. depozit x/29.03.2017, care însă a fost respinsă.
Prima instanţă a respins cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată, care, deşi a reţinut o similaritate ridicată între marca E. şi semnul folosit de către pârâtă F. by G., în considerarea diferenţelor existente între produsele protejate prin mărcile reclamantei şi cele pentru care recurenta foloseşte semnul, precum şi a categoriilor diferite de consumatori, a apreciat că în cauză nu se verifică cerinţa legală a riscului de confuzie, în termenii normei de la art. 36 din Legea nr. 84/1998 şi, respectiv art. 9 alin. (2) din Regulamentul mărcii europene.
În analizarea criticilor formulate prin apelul declarat de către reclamantă, instanţa de apel a apreciat că sunt eronate în drept considerentele tribunalului sub aspectul similarităţii, procedând la înlăturarea lor.
Deşi reţinerea similarităţii ridicate între marcă şi semn era o dezlegare favorabilă reclamantei, ce nu se cerea a fi reevaluată în calea de atac (concluzia curţii de apel cu privire la similaritatea ridicată între marcă şi semn, reevaluată, totuşi, fiind aceeaşi cu cea a primei instanţe), Înalta Curte se va raporta, în analizarea criticilor susţinute prin motivele de recurs, la dezlegările date de curtea de apel din perspectiva reformării soluţiei primei instanţe, atât sub aspectul dezlegărilor date cu privire la condiţia legală a similarităţii produselor, cât şi referitor la reaprecierea riscului de confuzie, conform premiselor de analiză schimbate în apel, dar şi cu luarea în considerare a celorlalte considerente decizorii prin care s-au dat diferite alte dezlegări în drept.
Pe temeiul motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 din Codul de procedură civilă, recurenta-pârâtă susţine că instanţa de apel deşi a constatat în mod corect că hotărârile OSIM prin care s-a reţinut notorietatea mărcilor E. nu pot avea autoritate de lucru judecat în cauza de faţă, cu toate acestea, a evocat notorietatea mărcii E., dar şi reaua-credinţă la înregistrarea denumirii sale comerciale B. S.R.L., prin raportare la respingerea de către OSIM a cererii de înregistrare a mărcii F. by G..
Înalta Curte constată a fi nefondate aceste critici, întrucât curtea de apel a reţinut în mod corect că hotărârile OSIM adoptate în procedura de înregistrare a semnelor solicitate la înregistrare de către recurentă ori, anterior, de către C. S.R.L. nu pot avea autoritate de lucru judecat, iar dezlegările ulterioare din considerentele deciziei recurate respectă această premisă corect indicată.
Autoritatea de lucru judecat este un important efect al hotărârii judecătoreşti, reglementat ca atare de dispoziţiile art. 430 - 432 din C. proc. civ.
Hotărârea judecătorească este actul jurisdicţional final pronunţat de o instanţă de judecată în soluţionarea unui litigiu dedus judecăţii, de regulă, în condiţiile C. proc. civ., instanţele de judecată având exclusivitate pentru înfăptuirea justiţiei, potrivit Constituţiei şi legilor organice subsecvente.
Ca atare, numai hotărârea judecătorească este cea care este înzestrată ope legis cu autoritate de lucru judecat, iar nu şi hotărârile adoptate, în acest caz, de OSIM, organ cu atribuţii administrativ-jurisdicţionale, acest organism nefăcând parte din autoritatea judecătorească sau din sistemul instanţelor judecătoreşti, astfel cum acestea sunt organizate prin Legea nr. 304/2004.
În acest sens, este util a fi menţionate prevederile din Legea nr. 84/1998 prin care se definesc statutul legal şi instituţional al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, anume art. 96 din lege, potrivit căruia: "OSIM este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, unica autoritate care asigură pe teritoriul României protecţia mărcilor şi indicaţiilor geografice, potrivit prezentei legi."
Înalta Curte constată însă că notorietatea mărcilor E. nu a fost reţinută în considerentele deciziei recurate prin pretinsa aplicarea a unui eventual efect pozitiv al lucrului judecat, ci curtea de apel a menţionat în mod neechivoc că notorietatea mărcilor E. este un fapt necontestat de către intimata-pârâtă prin întâmpinarea formulată la motivele de apel.
În plus, s-a reţinut că brandul E. a făcut obiectul unei utilizări intensive, fiind cunoscut în rândul publicului relevant, marca în discuţie fiind notorie în domeniul vestimentaţiei de serie.
Pe de altă parte, curtea de apel a constatat că notorietatea mărcii E. rezultă şi din studiul de piaţă depus la dosarul cauzei, precum şi că prezenţa mărcilor E. şi a magazinelor omonime pe piaţa românească este amplu documentată prin extrase de presă depuse, de asemenea, la dosar .
Or, Înalta Curte apreciază că toate aceste considerente vădesc împrejurarea că instanţa de apel nu a dat efectul autorităţii de lucru judecat hotărârilor OSIM prin care se reţinuse notorietatea mărcilor E. (efectul pozitiv al lucrului judecat), ci, curtea de apel a evaluat ea însăşi, în mod nemijlocit, această susţinere a reclamantei, concluzionând într-o corectă aplicarea a prevederilor art. 255 alin. (2) din Codul de procedură civilă (dată fiind necontestarea de către pârâtă prin întâmpinarea la motivele de apel, a notorietăţii mărcilor opuse de reclamantă), dar şi cu valorificarea mijloacelor de probă specifice dovedirii notorietăţii în condiţiile Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1999 (Regula 16 din H.G. nr. 833 din 1998), fiind lipsit de relevanţă, în acest context, că parte dintre argumentele reţinute în decizia recurată se regăsesc şi în ansamblul susţinerilor reclamantei cu referire la aceste aspecte.
Recurenta critică, în acelaşi cadru, şi reţinerea relei sale credinţe la înregistrarea denumirii comerciale B., însă, Înalta Curte constată că evocarea conduitei pârâtei în demersurile de înregistrare ca mărci a diferitelor semne similare cu mărcile E., nu reprezintă decât valorificarea de către instanţa de apel a probelor administrate în cauză şi aprecierea lor coroborată, în deplină concordanţă cu dispoziţiile art. 264 din C. proc. civ., ceea ce ţine de atributul exclusiv al instanţelor de fond.
Pe de altă parte, a lua în considerare existenţa unei soluţii a OSIM de respingere a unei cereri de înregistrare a unui semn ca marcă nu înseamnă a se da acelei hotărâri semnificaţia autorităţii de lucru judecat, ci a-i recunoaşte efectele specifice prevăzute de Legea nr. 84/1998, în cadrul aprecierii ansamblului probator al cauzei.
Referitor la neanalizarea în apel a apărării pârâtei (recurenta cauzei) constând în invocarea (şi) prin întâmpinarea formulată în apel a prevederilor art. 48 din Legea nr. 84/1998 (tolerarea de către titularul mărcii o perioadă neîntreruptă de 5 ani a folosirii unei mărci ulterior înregistrate) sau, cu alte cuvinte, a decăderii intimatei-reclamante din dreptul de a mai putea pretinde sancţionarea sa pentru contrafacere, Înalta Curte constată că instanţa de apel s-a raportat la limitele efectului devolutiv al apelului, în sensul celor reglementate de art. 478 alin. (2) din C. proc. civ.
Or, în condiţiile în care această apărare invocată de către pârâtă în faţa primei instanţe a fost analizată, fiind înlăturată de către tribunal, în mod corect curtea de apel nu a luat spre analiză pe fond aceeaşi apărare în calea de atac declanşată de către reclamantă, întrucât pârâta nu a promovat un eventual apel incident, astfel încât, în mod corect s-a reţinut că dezlegarea primei instanţe sub aspectul menţionat era, într-adevăr, intrată sub autoritate de lucru judecat prin neapelare.
În contextul descris, nu poate intra în discuţie lipsa rolului activ al instanţei de apel, date fiind prevederile imperative de la art. 477 şi art. 478 din C. proc. civ., precum şi având în vedere faptul că rolul activ al instanţei nu poate fi exercitat dincolo de limitele exterioare ale principiului disponibilităţii părţilor ce guvernează procesul civil, regulă de rezultă din ansamblul reglementării de la art. 22 din Cod.
Tot pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ., recurenta-pârâtă are susţineri prin care critică modalitatea în care curtea de apel a reţinut circumstanţelor factuale ale pricinii, în sensul că a prezentat pe larg situaţia înregistrării mărcilor E., menţionând despre deschiderea în România a primului magazin H. de către intimata-reclamantă în anul 2004, dar, cu toate acestea, a evitat să precizeze activitatea creatoarei de modă G. care a deschis împreună cu I. primul magazin F. în centrul comercial J., situat pe Calea x, în anul 2004, când intimata-reclamantă nu intrase pe piaţa din România şi nici nu se bucura de notorietatea invocată şi reţinută de către instanţă.
O atare susţinere nu poate face obiect al cenzurii instanţei de recurs, având în vedere că recursul este o cale extraordinară de atac prin care se realizează exclusiv un control de legalitate a hotărârii atacate, în recurs neputând fi cenzurată situaţia de fapt şi nici aspecte de eventuală netemeinicie a hotărârii; or, critica enunţată nu aduce în analiza instanţei de recurs un aspect de legalitate, în condiţiile în care recurenta nu justifică o eventuală viciere a raţionamentului instanţei de apel în aplicarea normelor incidente, cauzată de această pretinsă omisiune şi nici nu a argumentat prin motivele de recurs relevanţa acesteia pentru speţă.
În dezvoltarea motivului de recurs întemeiat pe art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., recurenta-pârâtă susţine că instanţa de apel a pronunţat o hotărâre cu încălcarea şi aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998, a art. 9 din Regulamentul mărcii europene nr. 2017/1001 (aplicabil de la 1 octombrie 2017), dar şi a dispoziţiilor art. 8 din Convenţia de la Paris.
Astfel cum deja s-a arătat în debutul prezentelor considerente, similaritatea ridicată între mărcile E. şi semnul F. by G. a fost reţinută de prima instanţă, iar instanţa de apel, în calea de atac declanşată de reclamantă, nu a reformat soluţia asupra acestei dezlegări a primei instanţe, întrucât devoluţiunea în apel nu putea opera cu privire la chestiunile favorabile titularului căii de atac, chiar în condiţiile în care concluzia instanţei de apel, în considerentele dedicate analizării similarităţii dintre mărci şi semnul utilizat de către pârâtă, a fost aceeaşi cu cea a tribunalului.
Prin urmare, criticile recurentei vor fi analizate doar în legătură cu cele reţinute de curtea de apel cu privire la similaritatea produselor şi concluzia constatării riscului de confuzie, întrucât doar acestea se circumscriu veritabilelor limite ale devoluţiunii ce a operat în apel.
Cum numai ceea ce a fost dedus în mod real judecăţii instanţei de apel poate fi criticat în recurs, Înalta Curte nu va proceda şi la analizarea criticilor recurentei în privinţa similarităţii dintre mărcile E. şi semnul pe care îl utilizează, întrucât atare dezlegare a tribunalului era intrată sub autoritate de lucru judecat la momentul soluţionării apelului.
Aşa fiind, se constată că prima instanţă deşi a reţinut o similaritate ridicată între marca E. şi semnul folosit de către pârâtă F. by G., în considerarea diferenţelor existente între produsele protejate prin mărcile reclamantei şi cele pentru care recurenta foloseşte semnul, precum şi în considerarea categoriilor diferite de consumatori, a apreciat că în cauză nu se verifică cerinţa legală a riscului de confuzie, în termenii normei de la art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 şi, respectiv art. 9 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene.
Instanţa de apel a apreciat că sunt eronate în drept considerentele tribunalului în analiza similarităţii produselor, procedând la înlăturarea evaluărilor primei instanţe, astfel încât, a concluzionat în privinţa identificării riscului de confuzie, constatând astfel a fi întrunite cerinţele normei de la art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, precum şi cele de la art. 9 alin. (2) lit. b) din Regulamantul privind marca Uniunii Europene.
Contrar celor susţinute de către recurenta-pârâtă, instanţa de apel a arătat într-un mod lipsit de echivoc norma de drept aplicabilă şi, în cadrul raţionamentul logico-juridic prin care a demonstrat existenţa riscului de confuzie, a explicitat modalitatea de aplicare, la circumstanţele particulare ale speţei, a jurisprudenţei relevanţe a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, prin care s-au conturat criteriile legale de evaluare a similarităţii produselor şi/sau serviciilor, ca etapă indispensabilă în analizarea riscului de confuzie presupus de o cerere în contrafacere.
În acest sens, în mod corect s-a reţinut că evaluarea riscului de confuzie implică o relaţie de interdependenţă, reţinută în jurisprudenţa constantă a Curţii, potrivit căreia un grad mai mic de asemănare între semne poate fi compensat de o asemănare mai puternică între bunuri şi servicii (pentru care este marca înregistrată, pe de-o parte, şi pentru care este utilizat semnul, pe de altă parte) sau invers (hotărârea din 29.09.1998. în cauza C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
În privinţa analizării similarităţii produselor protejate prin mărcile reclamantei şi a celor pentru care pârâta foloseşte semnul F. by G., instanţa de apel a avut în vedere criteriile rezultate din jurisprudenţa CJUE, prin care s-a statuat care sunt factorii relevanţi care trebuie luaţi în considerare în comparaţia produselor şi serviciilor, anume natura acestora, destinaţia şi modul de utilizare, caracterul concurrent, respectiv complementar al produselor respective (Cauza Canon, C - 39/97).
În aplicarea acestor criterii, s-a reţinut că atât reclamanta, cât şi pârâta comercializează produse de aceeaşi natură - obiecte vetimentare sau produse de îmbrăcăminte, care au destinaţie şi un mod de utilizare identice sau foarte apropiate şi care se adresează aceleiaşi categorii generice de consumatori, produsele părţilor fiind într-un raport de concurenţă directă.
Referitor la canalele de distribuţie, corect s-a stabilit că dacă fiecare dintre părţi comercializează produsele în cadrul unor magazine proprii, acest fapt în sine nu poate înlătura identitatea produselor, cu atât mai mult cu cât ambele părţi vând produse vestimentare online şi oferă servicii de confecţionare a hainelor; în acest context, s-a arătat că dacă un consumator va căuta E. pe internet poate găsi cu uşurinţă pagina www.x.ro şi poate trage concluzia nefondată că ar exista o conexiune economică între părţile litigante.
Mai mult decât atât, s-a reţinut că pârâta B. vinde on line şi produse vestimentare sau colecţii de haine produse în serie, care nu sunt nici unicat, nici produse de lux, ci reprezintă produse vestimentare curente, similare obiectelor vestimentare comercializate sub mărcile E., neputându-se reţine, în ansamblu, o diferenţă suficient de semnificativă între obiectele vestimentare, canalele de distribuţie (cu precădere prin internet, în ambele cazuri) pentru a înlătura concluzia identităţii dintre produsele pentru care sunt înregistrate mărcile reclamantei şi produsele comercializate de pârâtă sub semnul F..
Chiar dacă pârâta comercializează şi produse de design vestimentar ori confecţionate personalizat, curtea de apel, pe baza probelor cauzei (ce nu pot fi reapreciate în recurs), a reţinut că pârâta, în mod obişnuit, comercializează online colecţii vestimentare cu produse de îmbrăcăminte uzuale, destinate nevoilor curente ale consumatorilor; or, chiar în condiţiile în care pârâta ar vinde preponderant sau chiar exclusiv produse vestimentare pe comandă, atare circumstanţă nu este de natură a contura existenţa unei diferenţe substanţiale de public publicul fiind, în realitate, acelaşi, după cum un preţ mai redus al unor produse, în sine, nu poate înlătura nici similaritatea produselor şi nici riscul de confuzie.
Totodată, s-a constatat că produsele comercializate de ambele părţi satisfac aceeaşi categorie generică de nevoi şi nu există consumatori care să achiziţioneze exclusiv produse scumpe, de colecţie, şi cumpărători care să achiziţioneze exclusiv haine la preţuri reduse, ci consumatori care, comparând oferte şi întreprinderi care acţionează pe aceeaşi piaţă (a obiectelor de îmbrăcăminte, în cazul de faţă) vor opta pentru un produs sau altul, în funcţie de un set de criterii printre care notorietatea şi renumele producătorului (întreprinderii), preţul, calitatea obiectelor respective, ataşamentul faţă de o anumită marcă etc.
Pornind de la aceste premise, în mod legal instanţa de apel a infirmat existenţa unor tipologii diferite de consumatori relevanţi în privinţa produselor părţilor în litigiu care, în parte, a fundament soluţia tribunalului cu privire la lipsa riscului de confuzie.
Deşi este plauzibilă o atenţie peste medie a cumpărătorului unui produs vestimentar de natura celor comercializate de apelanta-pârâtă, această atenţie acordată unui produs de design nu echivalează cu existenţa unui public puternic specializat, care ar fi foarte atent la detaliile semnelor sub care este comercializat produsul respective.
Or, în condiţiile existenţei unei ridicate similarităţi între marcă şi semn, precum şi a identităţii ori cvasiidentităţii produselor, corect a reţinut curtea de apel că atenţia publicului relevant nu poate prin ea însăşi să înlăture riscul de confuzie (indirectă, în cauză, în sensul inducerii consumatorilor a ideii existenţei unei legături economice ori juridice între părţi ori numai a unor relaţii de colaborare între acestea).
Faţă de aceste considerente, Înalta Curte apreciază că instanţa de apel în mod legal a constatat întrunite condiţiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 şi, respectiv ale art. 9 alin. (2) lit. b) din Regulamentul nr. 2017/1001 (21/11/2013, T-443/12, Ancotel, EU:T:2013:605, § 53-56; 06/09/2010, R 1419/2009-4, Hasi (fig.)/Hasen IMMOBILIEN).
În finalul motivelor de recurs, recurenta reia susţinerea cu referire la pretinsa decădere a reclamantei din dreptul de a formula acţiunea, ca efect al tolerării folosirii de către recurentă, un interval neîntrerupt de 5 ani, a semnului F., contestând dezlegarea dată de instanţa de apel în sensul imposibilităţii analizării în calea de atac a acestei apărări, în absenţa unui apel incident al pârâtei prin care să critice soluţia dată de tribunal acestei apărări.
Având în vedere că această critică deja a fost analizată în cadrul motivului de recurs reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ., Înalta Curte nu va proceda la reanalizarea acesteia şi în cadrul motivului de casare întemeiat pe pct. 8, cu atât mai mult cu cât aceasta nu se circumscrie celui din urmă motiv de casare.
În sfârşit, recurenta a invocat critici şi cu privire la măsurile dispuse de curtea de apel în ceea ce priveşte numele său comercial (din perspectiva fostei denumiri comerciale - B.), obiect al protecţiei art. 8 din Convenţia de la Paris.
Contrar celor susţinute de recurentă, instanţa de apel nu a negat obiectul protecţiei obţinute de către aceasta prin înregistrarea numelui său comercial, în anul 2012, ci a plecat de la această premisă a unui drept legal dobândit.
Or, reţinând fără echivoc că elementele denumirii sale comerciale sunt folosite şi cu funcţia de marcă, în aplicarea criteriilor dezvoltate de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza Celine (C-17/06), precum şi pentru deplina eficacitate a interdicţiilor dispuse prin admiterea cererii în contrafacere, a considerat necesară şi admiterea capătului de cerere având ca obiect obligarea pârâtei B. să îşi modifice denumirea comercială, astfel încât să nu mai conţină semnul F..
Drept urmare, prin admiterea şi a acestui capăt de cerere, s-a dat deplină eficienţă drepturilor exclusive ale intimatei-reclamante asupra mărcilor E., a căror apărare a solicitat-o prin formularea cererii în contrafacere adresate primei instanţe, întrucât recurenta a utilizat propria sa denumire comercială cu funcţia de marcă, depăşind limitele protecţiei atribuite prin înregistrarea numelui comercial în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 26/1990, context în care este lipsit de relevanţă intervalul scurs între înregistrarea acestui nume comercial (12.11.2012) şi data formulării acţiunii (13.11.2017).
În temeiul dispoziţiilor art. 453 din C. proc. civ., se va dispune obligarea recurentei-pârâte B. S.R.L. (fostă B. SRL), ca parte care a pierdut procesul, la plata către intimata-reclamantă A. a cheltuielilor de judecată efectuate de aceasta în recurs, în cuantum de 3.833,72 euro, în echivalent RON la cursul B.N.R din ziua plăţii, potrivit dovezilor depuse la dosar .
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E
Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta B. împotriva deciziei civile nr. 856A din 23 iulie 2020, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.
Obligă pe recurenta-pârâtă B. la plata către intimata-reclamantă A. a cheltuielilor de judecată în cuantum de 3.833,72 euro, în echivalent RON la cursul B.N.R din ziua plăţii.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22 februarie 2022.