Pentru a decide astfel, curtea de apel a reținut aceeași situație de fapt și de drept ca și prima instanță și a înlăturat criticile aduse de pârâtă primei hotărâri.
Astfel, s-a reținut că pârâta este titulara mărcii „C.M.", conform certificatului de înregistrare nr. 54446 din 10 februarie 2003 eliberat de O.S.I.M., pentru clasele de produse și servicii 16, 35, 39, 40, 41 și 42.
Tribunalul a considerat, iar curtea de apel a confirmat, că la înregistrarea mărcii nu au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b), c) și d) din Legea nr. 84/1998, așa cum a susținut reclamanta prin cererea de chemare în judecată.
În acest sens s-a arătat că sintagma „C.M." are un caracter distinctiv în raport de produsele și serviciile pe care tinde să le protejeze.
Distinctivitatea se analizează, pe de o parte, în raport cu produsul sau serviciul vizat, iar pe de altă parte, în raport cu publicul căruia i se adresează.
Deși reclamanta a susținut că marca este alcătuită din două cuvinte provenite din limbajul uzual, instanțele au arătat că această alăturare este aptă a distinge în cadrul segmentului de public relevant, bunurile și serviciile protejate, în privința provenienței lor.
Având în vedere că marca pârâtei a fost înregistrată pentru periodice, publicații, produse de hârtie și carton imprimat, redactare, publicitate, difuzare, tipărire, publicare și publicare on-line, creare și menținere de site-uri web, nu se poate reține că sintagma „C.M." reprezintă o definire sau o desemnare a acestor produse și servicii sau că ar fi uzuală în aceste operațiuni.
Curtea de apel a mai reținut că, prevederile art. 48 lit. c) și art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998 nu pot fi analizate în calea de atac, deoarece nu au fost invocate prin cererea de chemare în judecată, iar în apel nu se pot formula cereri noi conform art. 294 C. proc. civ.
Referitor la cererea reconvențională, instanțele au reținut că reclamanta fără a avea acordul pârâtei, a editat, tipărit și difuzat o publicație utilizând marca „C.M.".
A fost înlăturată apărarea reclamantei în sensul că dreptul de a utiliza marca pentru serviciile menționate rezultă din certificatul de înregistrare nr. 67591 eliberat de O.S.I.M., cu motivarea că acest titlu de protecție a fost emis pentru alte produse și servicii decât cele pentru care s-a acordat protecție mărcii pârâtei și anume: legătorie, papetărie, adezivi pentru papetărie și menaj, materiale pentru artiști, pensule, mașini de scris și articole de birou, materiale plastice pentru ambalare, necuprinse în alte clase, cărți de joc, telecomunicații și în special internet, educație, instruire, divertisment, activități sportive și culturale.
În ceea ce privește modalitatea de determinare a prejudiciului calculat la 3.410.050,6 RON, instanțele au avut în vedere datele concrete privind tarifele percepute de către reclamantă pentru activitatea de publicitate desfășurată în paginile publicațiile sale, acestea fiind expuse chiar pe site-ul reclamantei și deci, fiind însușite de către aceasta.
În acest sens, curtea de apel a arătat că este adevărat că la determinarea prejudiciului nu s-au luat în calcul datele concrete din documentele contabile ale reclamantei, dar că acest fapt s-a datorat numai atitudinii sistematice a reclamantei, de împiedicare a administrării probei cu expertiză contabilă.
De asemenea, a mai arătat că atitudinea reclamantei a îmbrăcat forma abuzului de drept, din moment ce chiar în apel a susținut că nu avea obligația de a depune la dosar înscrisurile necesare expertizei, câta vreme nu i se indicau în concret datele de identificare ale documentelor contabile.
De asemenea, și în faza apelului, reclamanta a împiedicat vreme de 7 luni efectuarea de către expertul desemnat a unui nou raport de expertiză prin repetate amânări a depunerii documentelor ori prin depunerea lor incompletă.
În atare situație, în mod corect s-au avut în vedere datele referitoare la veniturile realizate de reclamantă prin publicitatea efectuată în publicația incriminată, modalitatea de calcul a prejudiciului prin raportare la patrimoniul reclamantei fiind una din posibilitățile pe care le avea la îndemână pârâta ce a formulat cererea reconvențională.
Tot pe aspectul capătului de cerere vizând repararea prejudiciului, curtea de apel a înlăturat ca nefondată excepția lipsei de obiect a acesteia, arătând că petitul cererii îndeplinește cerințele art. 112 pct. 3 C. proc. civ., valoarea obiectului pricinii urmând a fi indicată atunci când este cu putință.
Or, câtă vreme urmau a se administra probe ce se aflau în posesia reclamantei pentru determinarea cuantumului pretențiilor pârâtei, este evident că valoarea obiectului nu putea fi indicată la data depunerii cererii reconvenționale.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta solicitând admiterea acesteia, casarea deciziei și în principal, trimiterea cauzei spre rejudecare, iar în subsidiar, modificarea deciziei, admiterea apelului, modificarea sentinței, admiterea cererii de chemare în judecată și respingerea cererii reconvenționale.
Recurenta a mai solicitat modificarea în tot a încheierii de ședință din 9 septembrie 2008 și în consecință, admiterea cererii de recuzare a expertului C.I., cât și cererea de efectuare a unui nou raport de expertiză, precum și suspendarea executării silite a deciziei recurate până la soluționarea recursului.
Această din urmă cerere a fost încuviințată provizoriu prin încheierea din 13 noiembrie 2008 și cu depunerea unei cauțiuni în valoare de 346.000 RON.
În motivarea cererii de recurs, recurenta a susținut următoarele: 1. Instanța de apel nu s-a pronunțat asupra cererii de recuzare a d-nei judecător, formulată la data de 15 septembrie 2008, în baza art. 729 C. proc. civ., pentru motivul prevăzut de art. 27 pct. 7 C. proc. civ.
În acest sens, recurenta arată că același judecător a pronunțat sentința civilă nr. 513/2006, ce avea ca obiect existența dreptului de proprietate intelectuală pe baza căruia reconvenienta din prezenta cauză și-a formulat pretențiile, ceea ce înseamnă că judecătorul și-a spus public poziția cu privire la existența dreptului dedus judecății.
Dat fiind că, încălcându-se principiul continuității și stabilității completului de judecată reglementat de art. 52 alin. (1) din Legea nr. 504/2004, componența completului a fost schimbată de mai multe ori pe parcursul judecării apelului, acest motiv de recuzare nu a fost cunoscut de către recurentă și în consecință, a formulat cererea în condițiile art. 29 alin. (2), instanța de apel omițând cu desăvârșire să se pronunțe asupra ei, ceea ce a avut drept consecință judecarea cauzei de către un judecător incompatibil.
De asemenea, instanța s-a pronunțat cu privire la cererea de recuzare a expertului I.C., fără a-l audia, așa cum se decisese inițial, în sensul respingerii cererii, aspect care s-a datorat tot schimbării componenței completului de judecată.
În drept, recurenta și-a întemeiat acest motiv pe dispozițiile art. 304 pct. 1 C. proc. civ.
2. În mod greșit, instanța de apel a respins excepția lipsei de obiect a capătului de cerere 2.6 al cererii reconvenționale.
În opinia recurentei, această excepție trebuia admisă, deoarece acest capăt de cerere nu întrunea exigențele art. 112 pct. 3 C. proc. civ., ceea ce atrăgea aplicabilitatea art. 133 alin. (1) C. proc. civ.
Nu poate fi reținută opinia instanței de apel în sensul că evaluarea obiectului cererii nu era cu putință.
Evaluarea în linii mari a obiectului cererii este posibilă numai în anumite situații aparte, ca de exemplu valoarea unor urmări deosebit de ample a unei fapte ilicite.
Evaluarea estimativă a pagubei suferite de pârâta-reclamantă era posibil de aproximat.
3. În mod eronat a respins instanța de apel cererea de anulare a înregistrării mărcii „C.M." aparținând pârâtei.
Marca „C.M." este compusă din cuvinte uzuale, cu un pronunțat caracter descriptiv, raportat la clasele de produse pentru care a fost înregistrată.
În opinia recurentei, înregistrarea acestei mărci împiedică folosirea de către o persoană a cuvintelor uzuale „C.M." pentru a face referire la propriul copil.
În ipoteza în care această marca s-ar menține ca fiind legală, s-ar crea o situație contrară legii, în care, pentru clasele de produse vizate nu ar mai putea fi utilizat de către nicio persoană termenul arhiuzual și definitoriu „C.M.".
Mai mult, s-ar crea situații aberante în care o persoană interesată să publice un articol referitor la copilul propriu, să nu se poată referi la acesta cu termenul uzual „C.M.", trebuind să găsească tot felul de înlocuitori ai acestei definiții pentru a nu încălca marca reclamantei.
Recurenta își întemeiată acest motiv de recurs pe dispozițiile art. 304 pct. 8 și 9 C. proc. civ.
4. În legătură cu probatoriul administrat, recurenta susține că, atât în primă instanță cât și în apel, au fost încălcate prevederile legale, ceea ce face necesară trimiterea cauzei spre rejudecare în vederea refacerii probatoriului. În dezvoltarea acestui motiv, recurenta susține următoarele:
Cererea de recuzare a expertului C.I. și cererea de efectuare a unui nou raport de expertiză au fost greșit respinse de către instanța de apel, cu încălcarea regulamentului de funcționare al CECCAR emis în baza art. 26 și art. 30 lit. b) din O.G. nr. 65/1994, republicat în M.Of. nr. 601/2008.
Încălcând standardul profesional conținut în actele normative indicate, expertul C.I. nu și-a îndeplinit obligațiile de efectuare a expertizei contabile, antepronunțându-se prin depunerea unui raport de imposibilitate de efectuare a expertizei, care nu se bazează pe niciun document real sau demers de expertizare.
Expertul nu a evaluat nici documentele puse la dispoziție de către recurentă la sediul său și nu a comparat facturile fiscale primite cu contractele de publicitate puse la dispoziție.
Fără să studieze în mod culpabil actele contabile necesare expertizei, acesta a întocmit un raport de imposibilitate de efectuare a lucrării pe care recurenta l-a învederat ca fiind fals, iar instanța a omis să se pronunțe asupra falsului conform art. 182 alin. (2) C. proc. civ.
În opinia recurentei, raportul preliminar de expertiză este nul de drept ș-i nu poate servi ca probă.
În cadrul aceluiași motiv, recurenta mai susține că în cauză nu a fost dovedită existența contractelor de publicitate și a contractelor de barter, neadministrându-se niciun interogatoriu cu privire la aceste contracte.
De asemenea, instanța nu a ținut seama de clauzele de confidențialitate cuprinse în aceste contracte supuse reglementărilor art. 172 C. proc. civ.
În atare situație, în mod greșit instanța de apel a considerat că sunt întrunite condițiile art.174 C. proc. civ. Acest motiv de recurs a fost întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 7, 8 și 9 C. proc. civ.
Instanța de apel a reținut în mod eronat că sunt îndeplinite în ceea ce o privește pe recurentă condițiile atragerii răspunderii civile delictuale.
În acest sens, recurenta arată că modalitatea de calcul a prejudiciului avută în vedere de instanță, nu ține seama de experiența mult mai bogată pe care o au unele țări în diferite materii de drept și că despăgubirile acordate pârâtei reclamante nu pot fi nicidecum egale cu veniturile recurentei, ci pot constitui doar un procent din acestea de maxim 5% din venitul net.
Solicitând despăgubiri vădit disproporționate față de pretinsul prejudiciu, intimata înfăptuiește un abuz de drept.
Recurenta mai susține că este un lider mondial în domeniul publicațiilor și că, chiar în situația în care nu ar fi existat revista „I.C.M.", ar fi realizat aceleași venituri.
Recurenta consideră că veniturile obținute de ea nu se datorează în nicio măsură titlului care dă tematica revistei „I.C.M.", o dovadă în acest sens fiind aceea că deși a încetat să folosească sintagma „C.M." încă din luna noiembrie 2006, încasările din publicitate ale revistei nu au scăzut, ci au crescut.
In acest context nu se poate admite ideea că, dacă recurenta nu ar fi folosit cuvintele „C.M." în publicația „I.", pârâta reclamantă ar fi obținut automat aceleași venituri ca și recurenta.
De altfel, pârâta-reclamantă nici nu a dovedit faptul că editează vreo publicație, iar întreținerea unui site de internet ce are un număr mediu de 3,61 vizitatori pe zi nu este de natură a dovedi faptul că ar avea măcar capacitatea de a beneficia de aceleași contracte de publicitate ca și recurenta.
Și acest motiv de recurs a fost întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 7, 8 și 9 C. proc. civ.
Intimata SC W. SRL a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat și menținerea hotărârii curții de apel, ca fiind legală.
Recursul este într-adevăr nefondat și va fi respins pentru următoarele considerente:
l. Din completul care a pronunțat decizia recurată nu a făcut parte niciun judecător incompatibil, nefiind incidente dispozițiile art. 304 pct. 1 C. proc. civ.
Este real că reclamanta a formulat o cerere de recuzare, întemeiată pe dispozițiile art. 29 alin. (2) cu trimitere la art. 27pct. 7 C. proc. civ., care nu a fost soluționată, fără însă ca prin aceasta să se încalce vreo dispoziție legală.
În primul rând, art. 29 alin. (2)C. proc. civ. este impropriu invocat de recurentă față de motivarea în fapt a cererii de recuzare.
Astfel, s-a susținut că unul din cei doi membri ai completului își spusese părerea cu privire la pricină într-o altă cauză, în care se statuase asupra dreptului de proprietate al pârâtei, pe care aceasta își întemeiază cererea reconvențională, pronunțând sentința civilă nr. 513 din 20 aprilie 2006 la Tribunalul București.
Pentru a se putea face o cerere de recuzare după începerea dezbaterilor, trebuie ca motivul de recuzare să se fi ivit după acest moment, și nu să fie preexistent și doar aflat de parte după începerea dezbaterilor, situație în care intervine decăderea din dreptul de a cere recuzarea.
Or, în speță, motivul de recuzare invocat era preexistent, iar cererea a fost făcută nu înainte de începerea oricăror dezbateri, conform art. 29 alin. (1) C. proc. civ. și nici după începerea acestora, conform art. 29 alin. (2), ci după încheierea dezbaterilor.
După acest moment repunerea cauzei pe rol este o facultate lăsată de legiuitor la aprecierea instanței, conform art. 151 C. proc. civ., și nu o obligație în acest sens.
In speță s-a considerat corect că este inutilă repunerea cauzei pe rol, câtă vreme cererea de recuzare, tardiv făcută, nu ar fi putut fi admisă.
Critica referitoare la neaudierea expertului înainte de a se soluționa cererea de recuzare a acestuia nu are nicio legătură cu dispozițiile art. 304 pct. 1 C. proc. civ., urmând a fi avută în vedere alături de criticile privitoare la nerespectarea dispozițiilor procedurale cu ocazia administrării probatoriului.
2. Nici critica potrivit căreia curtea ar fi trebuit sa găsească întemeiată excepția lipsei valorii obiectului nu poate fi primită.
Art. 112 pct. 3 C. proc. civ. prevede că în cererea de chemare în judecată trebuie să arate obiectul acesteia, precum și valoarea sa, când prețuirea este cu putință.
Chestiunea evaluării obiectului pricinii, respectiv a existenței unei atare posibilități, este una de apreciere, și nu de legalitate.
În speță, tribunalul a acceptat ca valoarea prejudiciului - pe care pârâta-reconvenientă n-a putut să o indice - să se stabilească printr-o expertiză, iar situația este chiar cea pe care recurenta o consideră de excepție și anume când nu se poate stabili a priori valoarea unor urmări deosebit de ample a unei fapte ilicite.
3.Referitor la soluția dată acțiunii principale, critica de nelegalitate privitoare la încălcarea dispozițiilor art. 5 din Legea nr. 84/1998, este nefondată.
Recurenta pretinde că în speță marca pârâtei este alcătuită din doi termeni uzuali și descriptivi și că înregistrarea de către pârâtă a mărcii „C.M." oprește pe orice părinte care vrea să scrie ori să se refere la copilul său să-1 desemneze cu această expresie.
Vădindu-se a fi într-o totală eroare cu privire la efectele pe care le produce înregistrarea unei mărci, recurenta: susține în fapt, că înregistrarea ca marcă a unor cuvinte din limbajul curent ar opri pe utilizatorii limbajului să mai includă în exprimările lor acele cuvinte.
În realitate, înregistrarea unei mărci se face pentru anumite produse și/sau servicii și conferă titularului, potrivit art. 35 din Legea nr. 84/1998, dreptul exclusiv de a utiliza marca în legătură cu respectivele produse și/sau servicii.
Art. 5 din Legea nr. 84/1998 exclude de la înregistrare semnele care sunt nedistinctive, descriptive ori devenite uzuale, însă nu în mod abstract, ci privite în conexiune cu produsele sau serviciile a căror marcare se urmărește.
Sintagma „C.M." ar putea fi considerată descriptivă, prin reducere la absurd, numai dacă „produsul" vizat ar fi copilul însuși.
Or, în speță, marca „C.M." a fost înregistrată de pârâtă pentru periodice, publicații, produse de hârtie și carton imprimat, redactare, publicitate, difuzare, tipărire, publicare și publicare on-line, creare și menținere de site-uri web, iar în raport de acestea, corect au reținut instanțele anterioare că s-au respectat la înregistrare prevederile art. 5 din Legea nr. 84/1998.
4. În ceea ce privește criticile vizând administrarea probei cu expertiză, Înalta Curte constată următoarele:
Cererea de recuzare a expertului a fost corect respinsă, pentru că exprimarea opiniei care să atragă aplicarea art. 27 pct. 7 C. proc. civ. presupune ca expertul, în afara cadrului procesual, deliberat sau nu, sa-și fi exprimat deja public părere cu privire la pricina în care este chemat să se pronunțe ca specialist, ceea ce poate acredita ideea că are deja o idee formată, pe care este puțin probabil să și-o modifice, privând astfel pe cel puțin una din părți de o atitudine imparțială.
Or, în speță, în cadrul procesului, expertul a întocmit un raport în care a arătat care au fost cauzele care l-au împiedicat să desăvârșească lucrarea.
Faptul că nu ar fi fost citat la judecarea cererii de recuzare, putea fi invocat, în condițiile art. 105 alin. (2)cu referire la art. 204 alin. (2) de expert, dacă ar fi fost vătămat prin admiterea cererii.
În ceea ce privește împrejurarea că expertul a întocmit un raport privind imposibilitatea efectuării expertizei, o atare împrejurare nu poate fi considerată o încălcare a O.G. nr. 2/2000 ori a Standardului profesional.
Raportul doar atestă o situație în legătură cu care, așa cum reține instanța de apel, reclamanta nu a demonstrat contrariul.
În rest, criticile referitoare la necesitatea administrării altor probe, la interpretarea celor administrate și la situația de fapt reținută pe baza lor nu pot fi analizate în recurs, deoarece nu se încadrează în dispozițiile art. 104 C. proc. civ.
5. În ceea ce privește modalitatea de calcul a prejudiciului, recurenta face o serie de afirmații de ordin factual, care nu pot fi verificate în recurs.
În plus, încearcă că acrediteze ideea că la stabilirea prejudiciului criteriul avut în vedere de instanțe nu este relevant, opinie care însă nu poate fi primită.
Astfel, s-a reținut, ca situație de fapt, că reclamanta a editat o publicație intitulată „I.C.M.", incluzând în titlu marca „C.M.", înregistrată legal de către pârâtă pentru produse identice și, respectiv, similare, fără acordul pârâtei.
Aceasta constituie o încălcare a dreptului la marcă al pârâtei, în sensul art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, ceea ce creează pentru reclamantă premisele răspunderii civile delictuale.
În determinarea daunelor datorate titularului mărcii, beneficiul realizat pe nedrept de contrafacător, ca și beneficiul de care este lipsit titularul ca urmare a faptei de contrafacere reprezintă criterii pertinente, prevăzute ca atare de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005 adoptată pentru transpunerea în dreptul intern a Directivei 2004/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
In acest context, faptul că reclamanta a găzduit publicitate în paginile revistei prin editarea căreia a încălcat dreptul la marcă al pârâtei a fost corect avut în vedere la determinarea prejudiciului, câtă vreme o lungă perioada de timp pârâta însăși a fost împiedicată să-și folosească într-un mod similar propria marcă.
In lipsa altor elemente, lipsă datorată culpei reclamantei care a zădărnicit efectuarea unei noi expertize în apel, pe baza propriilor documente contabile, așa cum se reține tot ca împrejurare de fapt de către curte - în mod justificat s-au avut în vedere calculele efectuate la prima instanță.
Aplicarea unui procent de 5 % la suma identificată drept beneficiu, pe care o solicită recurenta, nu are nicio justificare legală și nu ar face decât să încurajeze contrafacerea din moment ce contrafacătorul ar păstra pentru sine 95% din sumele obținute pe nedrept.
Pentru toate aceste considerente, în baza art. 312 C. proc. civ. Înalta Curte va menține decizia și va respinge recursul ca nefondat.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E
Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta SC B.R. SRL împotriva deciziei nr. 205 A din 16 septembrie 2008 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și de proprietatea intelectuală.
Irevocabilă.
Pronunțată, în ședință publică, astăzi 12 iunie 2009.