Marcă. Nume de internet similar înregistrat anterior mărcii. Reaua-credință a titularului la înregistrarea numelui de domeniu. Încălcarea dreptului la marcă și interzicerea folosirii domeniului de internet.
Cuprins pe materii : Drept civil. Dreptul proprietății intelectuale. Marcă
Index alfabetic : marcă
- nume de domeniu de internet
Legea nr. 84/1998, art. 35
Dreptul de proprietate cu privire la o marcă care a fost dobândit ulterior înregistrării unui nume de domeniu similar, ar trebui, de principiu, să conducă la concluzia că dreptul la marcă nu a fost încălcat.
Însă în situația în care titularul numelui de domeniu a cunoscut, prin intermediul raporturilor comerciale existente între firmele la care era asociat cu societatea titulară a mărcii, valoarea produselor importate de aceasta și, deci și posibilitatea obținerii unor avantaje comerciale specifice comerțului on-line, reținându-se reaua-credință la înregistrarea domeniului de internet, sunt aplicabile dispozițiile art.35 din Legea nr.84/1998, în sensul că dreptul exclusiv de marcă prevalează asupra dreptului de folosință dobândit anterior înregistrării mărcii.
Secția I civilă, decizia nr. 507 din 31 ianuarie 2012
Prin sentința civilă nr. 1194 din 07.07.2010 Tribunalul București Secția a III-a civilă a admis în parte cererea astfel cum a fost precizată, cerere formulată de reclamanta S.C. N.P. S.R.L., în contradictoriu cu pârâții C.T. și Institutul de Cercetare Dezvoltare în Informatică; a respins ca inadmisibil, primul capăt de cerere; a admis al doilea capăt de cerere și a interzis pârâtului C.T. folosirea domeniului de internet universalnutrition.ro; a respins cererea de obligare la plata daunelor cominatorii, ca inadmisibilă și a luat act de renunțarea la judecarea capătului al treilea al cererii.
Instanța a reținut că prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, reclamanta S.C. N.P.C. S.R.L. a chemat în judecată pe pârâții C.T. și Institutul de Cercetare Dezvoltare în Informatică, solicitând să se constate dreptul exclusiv al reclamantei asupra denumirii de domeniu internet „universalnutrition.ro”, să se anuleze înregistrarea numelui de domeniu de către pârâtul persoană fizică sub sancțiunea daunelor cominatorii de 100 lire pe zi de întârziere de la rămânerea definitivă a hotărârii până la anularea efectivă a înregistrării numelui de domeniu, să se suspende înregistrarea numelui de domeniu până la soluționarea definitivă a cauzei.
În drept, au fost invocate dispozițiile art. 111 C.proc.civ., art. 998, 1000 alin.(3) și 1003 C.civ. și art. 35 din Legea nr. 84/1998 și art. 8 din Legea nr. 148/2000.
În fapt, reclamanta a susținut că a înregistrat marca Universal Nutrition, pentru care deține exclusivitate în România pentru import și comercializare, iar domeniul de internet al pârâtului o împiedică să își deschidă un site cu acest nume și creează confuzie printre consumatorii produselor comercializate.
Prin cererea depusă la data de 18.02.2008, reclamanta și-a precizat cel de-al doilea capăt de cerere în sensul că solicită instanței să interzică pârâtului folosirea în continuare a domeniului de internet universalnutrition.ro sub sancțiunea daunelor cominatorii de 100 euro pe zi de întârziere, în baza art. 35 din Legea nr. 84/1998.
Prin sentința civilă nr. 963 pronunțată la data de 4.06.2008, a fost respinsă acțiunea, reținându-se că între marca înregistrată a reclamantei și domeniul de internet al pârâtului există un conflict, însă având în vedere că domeniul de internet este înregistrat anterior nu poate fi admisă nici cererea de constatare a unui drept exclusiv al reclamantei asupra domeniului și nici cererea de anulare a înregistrării acestuia.
Prin decizia nr. 262 pronunțată la data de 2.12.2008 de Curtea de Apel București, Secția a IX-a a fost admis apelul formulat de reclamantă, s-a desființat sentința cu trimiterea cauzei spre rejudecare, constatându-se că instanța de fond nu s-a pronunțat asupra cererii precizate a reclamantei privind interzicerea folosirii domeniului de internet de către pârât.
În rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului București, Secția a III-a civilă.
Considerentele Tribunalului avute în vedere la pronunțarea hotărârii sunt următoarele:
Faptul că reclamanta este distribuitor unic și exclusiv în România al produselor Universal Nutrition este confirmat de societatea producătoare din Statele Unite ale Americii prin adresa din 10.10.2005, iar potrivit certificatului de înregistrare a mărcii nr. 76142/2006, reclamanta este titulara drepturilor decurgând din înregistrarea mărcii. De asemenea, la data de 3.08.2007, reclamanta a notificat pârâtul să dezactiveze domeniul www.universalnutrition.ro.
Acesta solicitase, anterior, înregistrarea domeniului la data de 30.03.2004, iar pârâtul Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică ICI București a înregistrat domeniul potrivit Regulamentului pentru înregistrarea numelor de domenii și subdomenii din zona.ro.
În ceea ce privește primul capăt de cerere întemeiat pe dispozițiile art. 111 C.proc.civ. și având ca obiect constatarea dreptului exclusiv al denumirii de internet universalnutrition, tribunalul a constatat că o asemenea cerere nu poate fi admisă.
Astfel nu există nicio dispoziție legală care să consfințească dreptul titularului unei mărci asupra unui domeniu de internet. Prin urmare, chiar dacă nu ar exista înregistrat acest domeniu pe numele pârâtului persoană fizică, în lipsa solicitării adresate administratorului zonei.ro și a achitării taxelor nu se poate statua existența unui drept asupra domeniului în favoarea reclamantei.
Neexistând niciun temei legal sau convențional, admiterea cererii reclamantei ar aduce atingere drepturilor administratorului domeniului respectiv.
În ceea ce privește cererea de interzicere a folosirii de către pârât a domeniului de internet, tribunalul constată că prin această cerere se tinde la antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâților pentru o faptă ilicită de natură să contravină dispozițiilor art. 35 din Legea nr. 84/1998.
Altfel spus, se solicită sistarea faptei ilicite și culpabile (folosirea domeniului internet), ca modalitate de repunere a părților în situația anterioară și ca formă specială a răspunderii reglementate de art. 998 – 999 C.civ., ceea ce implică analiza condițiilor prevăzute pentru antrenarea acestei răspunderi.
Sub aspectul faptei ilicite, tribunalul a constatat că se poate imputa pârâtului folosirea numelui de internet cu încălcarea dreptului exclusiv asupra mărcii al reclamantei – nerespectarea dispozițiilor art. 35 din Legea 84/1998, fiind evidentă și legătura de cauzalitate dintre această faptă și prejudiciul suferit de reclamantă (și care constă în imposibilitatea de a-și înregistra ea însăși un site cu această denumire).
Nici apărarea pârâtului privind lipsa oricărei vinovății și a relei-credințe nu a fost reținută ca exoneratoare de răspundere. Astfel, reclamanta a răsturnat prezumția de bună credință care operează în favoarea pârâtului, susținând că acesta a fost asociat al unor societăți comerciale cu care reclamanta s-a aflat în relații comerciale în perioada înregistrării domeniului de internet (aspect recunoscut prin întâmpinare) și a depus la dosar facturi prin care aceste societăți achiziționau produse comercializate de la reclamantă.
În ceea ce privește susținerea pârâtului privind faptul că nu folosește domeniul de internet deloc și că nu îl folosește pentru o activitate comercială, tribunalul a constatat că faptul că domeniul este inactiv și conduce la un alt domeniu de internet www.nutriline.ro, constituie în sine o folosire din punct de vedere juridic, iar, faptul că pârâtul este persoană fizică nu contravine calității de comerciant, cu atât mai mult cu cât activitatea comercială în care acesta este sau a fost implicat este recunoscută prin aceeași întâmpinare. În plus, nu există o justificare plauzibilă a alegerii acestui nume de domeniu, care să conducă tribunalul la o concluzie contrară admiterii cererii reclamantei.
Curtea de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, învestită cu soluționarea apelului declarat de pârâtul C.T., prin decizia nr.295A din 21.12.2010, a respins calea de atac, ca nefondată pentru considerentele ce urmează :
Curtea a reținut că, pe lângă analiza temeiului și a condițiilor răspunderii civile delictuale, tribunalul a analizat și prevederile art. 35 din Legea nr. 84/1998.
Astfel, deși temeiul de drept al răspunderii civile delictuale nu a fost invocat de către reclamantă și o reîncadrare în drept nu se reține ca fiind necesar a fi efectuată de către instanță, Curtea a reținut că această problemă nu atrage nulitatea sentinței pronunțate.
Instanța, prin decizia de apel a suplinit motivarea privitor la analiza condițiilor art. 35 din Legea nr. 84/1998.
Astfel, câtă vreme în speță, temeiul de drept invocat de către reclamantă îl reprezintă dispozițiile speciale ale art. 35 din Legea nr. 84/1998 în temeiul cărora se recunoaște titularului unui drept la marcă un drept exclusiv asupra semnului reprezentat de acesta, simpla analiză a existenței condițiilor din actul normativ este suficientă și înlătură posibilitatea de a analiza condițiile generale ale răspunderii civile delictuale.
Din analiza dispozițiilor art. 35 din Legea nr. 84/1998 a rezultat că titularului dreptului la marcă i se recunoaște dreptul exclusiv de a interzice terților folosirea unui semn similar sau identic cu cel al mărcii sale pentru produse similare sau identice.
În speță, Curtea a reținut că semnele sunt similare, analizate în ansamblu, deoarece marca reclamantului mai cuprinde și un element figurativ pe lângă elementul verbal însă elementele verbale sunt identice atât în ceea ce privește marca de comerț cât și în ceea ce privește numele de domeniu.
Curtea a reținut și faptul că produsele pentru care cele două semne sunt destinate constau în suplimente nutritive pentru sportivi.
Astfel, riscul de confuzie este previzibil câtă vreme, dată fiind utilizarea pe scară largă a internetului, consumatorul poate fi indus în eroare cu privire la proveniența produselor câtă vreme va găsi site-ul pârâtului.
Pe de altă parte faptul folosirii efective de către pârât a site-ului sau folosirii lui doar pentru a face trimitere la alt site este irelevant în cauză câtă vreme riscul de confuzie se apreciază în abstract iar nu în concret și, pe de altă parte, pagina de web la care se face trimitere are un conținut identic și o formă similară.
În speță situația specifică a constat în faptul că pârâtul deține un drept de folosință asupra semnului său dobândit prin înregistrarea la Institutul național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică în temeiul Regulamentului pentru înregistrarea de domenii și subdomenii din zona.ro.
Mai mult, acest drept de folosință este dobândit anterior (la 30.03.2004) dobândirii de către reclamantă a dreptului său exclusiv asupra mărcii (6.03.2006).
Așa cum rezultă din adresa semnată de către Managerul General al Societății Universal Nutrition, reclamanta comercializează în România produse aparținând acestei societăți, și sub această denumire încă din anul 1997.
Prin întâmpinarea depusă la dosarul instanței de fond, pârâtul a arătat că s-a aflat în raporturi de colaborare comercială cu reclamanta încă din anii 2004, 2005 și 2006, perioadă când pârâtul a obținut acest nume de domeniu.
Prin urmare, Curtea a reținut că pârâtul a cunoscut despre existența acestei oportunități de afaceri ca urmare a contactelor avute cu societatea reclamantă, având în vedere că aceasta desfășura activitatea de import încă din cursul anului 1997.
Date fiind circumstanțele concrete ale cauzei, Curtea a înlăturat aplicabilitatea efectelor principiului prior tempore potior jure în materia drepturilor de proprietate intelectuală și a reținut că dreptul exclusiv al reclamantei prevalează asupra dreptului de folosință al pârâtului.
Împotriva deciziei a declarat recurs apelantul-pârât, întemeiat pe dispozițiile art.304 pct.9 C.proc.civ.
Prin dezvoltarea motivelor de recurs se arată că instanța a încălcat principiile disponibilității și contradictorialității.
Astfel, instanța de fond a reținut drept temei al acțiunii art. 998-999 C.civ. Instanța de apel reține că temeiul de drept al răspunderii civile delictuale nu a fost invocat de reclamantă și că tribunalul a analizat fondul cauzei în considerarea îndeplinirii condițiilor răspunderii civile delictuale.
În aceste condiții, soluția instanței de apel de a suplini motivarea este nelegală, pe de o parte pentru încălcarea principiilor disponibilității și contradictorialității, iar pe de altă parte această soluție nu este prevăzută în procedură.
O altă critică se referă la greșita aplicare a dispozițiilor art.35 alin.(2) din Legea nr.84/1998 deoarece, instanța a omis din text condiția exercitării de către pârât a unei activități comerciale.
Pârâtul nu folosește domeniul de internet în activitatea sa comercială, deoarece nu este comerciant.
Atunci când afirmă că pârâtul a avut relații comerciale, instanța de apel face confuzie între pârât, persoană fizică, și firmele la care acesta este asociat, acestea din urmă având relații comerciale cu reclamanta.
Instanța de apel reține reaua-credință a pârâtului în înregistrarea domeniului, deși aceasta nu a fost dovedită.
Numele de domeniu a fost înregistrat cu bună-credință deoarece nu avea cunoștință de intenția ulterioară a reclamantei de a înregistra o marcă.
În consecință, instanța trebuia să dea eficiență juridică principiului prior tempore potior jure.
Înalta Curte, analizând decizia prin prisma criticilor formulate și a temeiurilor de drept incidente în cauză, a reținut caracterul nefondat al recursului pentru argumentele ce succed :
Textul alin.(1) al art.297 C.proc.civ. permite desființarea hotărârii atacate, cu trimiterea cauzei spre rejudecare, doar în două ipoteze: prima instanță a rezolvat procesul fără a intra în cercetarea fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părții care nu a fost citată.
Niciuna dintre ipotezele avute în vedere de legiuitor nu se regăsește în cauză astfel cum rezultă din expunerea cursului procesului.
Așa cum a reținut și instanța de apel, tribunalul a analizat și prevederile art.35 (în prezent art.36) din Legea nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, așa încât nu subzistă critica privind încălcarea celor două principii menționate.
Drept urmare, instanța de apel, reținând că soluția pronunțată pe fond de prima instanță, atât din perspectiva dispozițiilor art.998-999 C.civ., cât și art.35 (36) din Legea nr.84/1998 este corectă, a dezvoltat propriile argumente, suplimentare celor reținute de tribunal.
Contrar celor susținute de recurent, instanța are obligația, față de dispozițiile art.261 alin.(1) pct.5 C.proc.civ. și art.298 C.proc.civ., cu referire și la art.6 par.1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, de a analiza problemele ridicate în apel și, examinând în mod corect mijloacele, concluziile și elementele probatorii administrate, să prezinte propria motivare.
Astfel, instanța superioară de fond, prin motivare, poate întregi, suplini ori adăuga la considerentele avute în vedere de prima instanță, ori de câte ori constată că soluția pronunțată este corectă, dar insuficient de clar exprimată ori motivată.
Drept urmare, instanța de apel, identificând carențele din motivarea hotărârii ce nu atrăgeau nulitatea acesteia, a arătat considerentele ce au determinat-o să ratifice hotărârea pronunțată de tribunal.
Reclamanta este distribuitor unic și exclusiv în România pentru produsele Universul Nutrition încă din anul 1997, situație de fapt necontestată de pârât.
Acesta este asociat al unor societăți comerciale cu care reclamanta s-a aflat în relații comerciale cu privire la produsele arătate, în perioada anterioară înregistrării domeniului de internet universalnutrition.ro ce a intervenit în 2004.
Prin certificatul de înregistrare a mărcii nr.76142 reclamanta a devenit titulara mărcii Universal Nutrition, care, pe lângă elementul verbal cuprinde și un element figurativ, durata de protecție a mărcii fiind de 10 ani, cu începere de la data de 6.03.2006.
Numele de domeniu înregistrat de pârât în 2004 este identic cu numele produselor al căror unic și exclusiv distribuitor în România este reclamanta din 1997, precum și cu marca înregistrată ulterior de reclamantă.
Pârâtul nu a justificat niciun moment alegerea denumirii ce sugerează produse/activități/servicii de nutriție, denumire identică cu produsele destinate vânzării.
Particularitatea speței constă în aceea că dreptul de proprietate industrială al reclamantei cu privire la marca Universal Nutrition a fost dobândit ulterior înregistrării numelui de domeniu, ceea ce ar trebui, de principiu, să conducă la concluzia că dreptul la marcă nu a fost încălcat.
Numai că pârâtul a cunoscut, prin intermediul raporturilor comerciale existente între firmele la care este sau a fost asociat cu societatea reclamantă, valoarea produselor importate din S.U.A. pentru România doar de către reclamantă și, deci, posibilitatea obținerii unor avantaje comerciale specifice comerțului on-line.
Din această perspectivă este lipsită de relevanță împrejurarea că nu recurentul, ca persoană fizică, a derulat activități comerciale, câtă vreme potențialul avantaj financiar obținut prin intermediul site-ului deținut de pârât de societățile comerciale îi revenea lui, în calitatea sa de acționar.
Instanța de apel, reținând reaua-credință a pârâtului la înregistrarea domeniului de internet, a aplicat corespunzător dispozițiile art.35 din Legea nr.84/1998, atunci când a reținut că dreptul exclusiv de marcă prevalează asupra dreptului de folosință dobândit de pârât anterior înregistrării mărcii.
Înalta Curte, pentru cele ce preced, în temeiul dispozițiilor art.312 alin.(1) C.proc.civ., a respins recursul.