Marcă. Acțiune în decădere din
drepturile conferite de marcă. Utilizare efectivă.
Cuprins pe materii. Dreptul proprietății intelectuale. Marcă.
Acțiune în decădere din drepturile conferite de marcă.
Utilizare efectivă.
Index alfabetic.
-
Marcă.
-
Acțiune în decădere din drepturile conferite de marcă.
Utilizare efectivă.
Legea nr. 84/1998: art.
45, art. 46
În condițiile în care, de la data înregistrării
mărcii și până la introducerea cererii de decădere,
titularul mărcii a efectuat numai acte de comerț izolate, cu caracter
pregătitor, în scopul aplicării ulterioare a mărcii pe produse,
nu se poate reține o utilizare efectivă a mărcii pentru
produsele pentru care a înregistrat-o.
Faptul că o altă persoană a
constatat că existența mărcii reprezintă un obstacol în
înregistrarea propriei mărci pentru produse identice sau similare și
că a intentat acțiunea în decădere pentru eliminarea acestui
obstacol, nu numai că nu contravine legii, dar este tocmai remediul
legal pentru situația în care un titular înregistrează o
marcă de baraj, pe care nu o folosește efectiv în activitatea
comercială, dar care împiedică înregistrarea sau folosirea unui semn
identic sau similar de către alte persoane.
Î.C.C.J., Secția civilă și de proprietate
intelectuală, decizia nr. 4089 din 18 mai 2007.
La 7 decembrie 2005, reclamanta S.C. E. S.R.L.
a chemat în judecată pe pârâta S.C. M.C.I. S.R.L., solicitând
instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să
dispună decăderea pârâtei din drepturile conferite de marca ELITE,
pentru carne și produse din carne, clasa 29.
În
motivare, reclamanta a arătat că a depus la Oficiul de Stat pentru
Invenții și Mărci – O.S.I.M. o cerere pentru înregistrarea
mărcii individuale combinată „Gustul desăvârșit ELITE”,
această cerere fiind respinsă prin decizia nr. 213909/2005 motivat de
faptul că a fost identificată marca înregistrată anterior MN
33188- E. pentru produse similare din clasa 29, a cărei titulară este
societatea pârâtă.
Dar, susține reclamanta, marca ELITE nu a fost niciodată
utilizată pe teritoriul României, de către pârâtă, în ultimii 5
ani pentru produse din clasa 29, în special pentru carne și produse din
carne. Societatea pârâtă, titulară a mărcii, se ocupă cu
producerea de ambalaje – conform paginii de internet a acesteia – și nu a
avut activități în domeniul producției de alimente în ultimii 5
de ani.
În
drept, au fost invocate prevederile art.45 și următoarele și
art.50 din Legea nr.84/1998, precum și Regula 32 din Regulamentul de
aplicare a Legii nr.84/1998.
Pârâta a formulat întâmpinare, solicitând
respingerea cererii și arătând că, la data de 15 iulie1997, a
obținut dreptul asupra mărcii ELITE, prin înregistrare la O.S.I.M.,
sub nr. 033188, pentru produsele și serviciile din clasele 29, 35 și
39, iar de la data înregistrării și până în prezent marca a fost
utilizată efectiv pe teritoriul României, pentru toate categoriile de
produse din clasa 29.
Prin
încheierea pronunțată la data de 11 ianuarie 2006 s-a dispus
scoaterea cauzei de pe rolul secției comerciale a Tribunalului
București, la care a fost inițial repartizată și
reînregistrată pe rolul secției a III-a civilă a aceluiași
tribunal.
Pârâta a formulat cerere
reconvențională, solicitând ca, prin hotărârea ce se va
pronunța, să se interzică reclamantei comercializarea produselor
cu semnul Gustul Desăvârșit Elite.
Prin
sentința civilă nr.776 din 7 iunie 2006 Tribunalul București –
secția a III-a civilă a respins cererea de decădere din dreptul
la marcă.
Pentru a
pronunța această hotărâre, tribunalul a reținut că
reclamanta este îndreptățită să formuleze acțiune în
decăderea din drepturi a pârâtei pentru că cererea sa de înregistrare
a mărcii „Gustul desăvârșit ELITE” a fost respinsă de
Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci întemeiat pe
existența mărcii „ELITE” anterior înregistrată de către
pârâtă.
În
raport de prevederile art. 47 din Legea nr. 84/1998, pârâtei îi revine
obligația de a dovedi folosirea mărcii, și, sub acest aspect,
s-a constatat că pârâta a făcut dovada folosirii efective a
mărcii, în mod public, în ultimii 5 ani, înțelegând prin folosire
efectivă o utilizare a mărcii în activitățile comerciale
obișnuite pentru produsele pentru care marca a fost înregistrată, în
mod serios și cu finalitatea evidentă de prezervare a drepturilor
exclusive asupra mărcii.
Prin
decizia civilă nr.776 din 7 iunie 2006 Curtea de Apel București –
secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea
intelectuală a admis apelul declarat de reclamantă, a schimbat în tot
sentința, a admis acțiunea și a dispus decăderea pârâtei
din drepturile cu privire la marca ELITE nr.33188 în ceea ce privește
produsele carne și preparate din carne, obligând-o, totodată, pe
pârâtă la plata sumei de 20,15 RON cheltuieli de judecată.
Pentru a decide astfel, curtea de apel a reținut
următoarele:
Critica
referitoare la nelegalitatea sentinței apelate pentru încălcarea
dispozițiilor art. 116 Cod procedură civilă este nefondată.
Pârâta-intimată
nu a depus, odată cu întâmpinarea, înscrisuri spre a-și susține
apărările formulate, situație față de care nu se poate
reține neîndeplinirea obligației reglementate prin art. 116 Cod procedură
civilă, în sensul necesității depunerii de exemplare suficiente
spre a fi comunicate către reclamantă.
În ceea
ce privește înscrisurile depuse ulterior, ca urmare a
încuviințării acestei probe de către prima instanță,
curtea de apel reține că administrarea acestei probe s-a realizat
chiar la termenul la care a fost încuviințată, termen la care
reclamanta-apelantă nu a fost prezentă, deși fusese legal
citată.
Potrivit
art. 96 Cod procedură civilă, „partea prezentă în
instanță, în persoană sau prin mandatar, nu poate refuza
primirea actelor de procedură și a înscrisurilor care i se
comunică în ședință. În acest caz, instanța poate
încuviința, la cerere, un termen pentru a lua cunoștință de
acte”.
Astfel,
în conformitate cu norma juridică enunțată, comunicarea de
înscrisuri se face numai față de partea prezentă în
ședință, într-o astfel de situație respectiva parte fiind
îndreptățită să solicite un nou termen pentru a lua
cunoștință de înscrisurile astfel comunicate.
În
condițiile în care reclamanta apelantă nu a fost prezentă la
ședința de judecată la care s-a administrat proba cu înscrisuri,
nu exista obligația instanței de a-i comunica acesteia înscrisuri
prin corespondență și nici dreptul corelativ al părții
de a primi o astfel de comunicare în considerarea simplului fapt că a
formulat o solicitare în acest sens prin memoriul intitulat „răspuns la
întâmpinare”.
Drepturile și obligațiile procesuale ale părților sunt cele
expres stabilite prin lege, iar exercițiul lor trebuie făcut în
sensul prevederilor art. 723 alin. 1 Cod procedură civilă, respectiv
„cu bună credință și potrivit scopului în vederea
căruia au fost recunoscute de lege”, iar pretenția emisă de
reclamantă de a-i fi comunicate prin corespondență înscrisurile
ce s-au depus ulterior momentului depunerii întâmpinării constituie o
extrapolare nejustificată și excesivă a prevederilor art. 116
și art.96, care este în dezacord cu prevederile art. 723 alin. 1 Cod
procedură civilă.
În
condițiile în care reclamanta apelantă a fost legal citată la
judecata în fond a cauzei, iar propunerea și administrarea de probe s-a
realizat în aceste condiții, în ședință publică, au
fost pe deplin respectate principiul contradictorialității și
cel al dreptului la apărare, împrejurarea că această parte nu a
fost prezentă la ședință fiind efectul propriei
opțiuni asupra modului în care a înțeles să își
susțină acțiunea promovată în justiție.
În ceea
ce privește fondul cauzei, curtea de apel a constatat fondate criticile
reclamantei.
Prin cererea
de chemare în judecată, reclamanta S.C. E. S.R.L a solicitat
decăderea pârâtei S.C. M.C.I. S.R.L. din drepturile conferite de marca
ELITE pentru carne și produsele din carne, clasa 29, susținând
că marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul
României, în ultimii 5 ani, pentru această subclasă.
Potrivit art.47 din Legea nr.84/1998 privind mărcile și
indicațiile geografice „dovada folosirii mărcii incumbă
titularului acesteia și poate fi făcută prin orice mijloc de
probă”.
Probele
administrate de către pârâtă, constând în facturi și etichete,
relevă utilizarea mărcii „ELITE” de către pârâtă pentru
pasta de tomate, bulion și măsline, iar nu pentru carne și
produsele din carne din clasa 29, în legătură cu care reclamanta a
formulat cererea de decădere.
De
asemenea, contractul de prestări servicii nr.50 din 20 februarie 2006 are
ca obiect servicii în domeniul industrializării pastei de tomate.
În
raport de aceste probe, curtea de apel a constatat că pârâta nu a probat
faptul folosirii efective a mărcii pentru carne și produsele din
carne din clasa 29, susținerile reclamantei sub acest aspect dovedindu-se
întemeiate.
În ceea
ce privește facturile potrivit cărora societatea pârâtă ar fi
cumpărat „etichete mezeluri și carne marca ELITE” și „carne
preambalată elite; cârnați elite și salam elite”, curtea a
reținut că acestea poartă data de 1 decembrie 2005 și,
respectiv, 5 decembrie 2005.
Potrivit
art. 46 alin. 2 din Legea nr. 84/1998 „titularul nu poate fi decăzut din
drepturile sale, dacă, în perioada de la expirarea duratei prevăzute
la art. 45 alin. 1 lit. a până la prezentarea cererii de decădere,
marca a fost folosită efectiv. Totuși, dacă începerea sau
reluarea folosirii mărcii a avut loc cu 3 luni înainte de prezentarea în
justiție a cererii de decădere, folosirea mărcii nu va fi
luată în considerare, dacă pregătirile pentru începerea sau
reluarea folosirii mărcii au intervenit numai după ce titularul a
cunoscut intenția de prezentare a unei cereri de decădere”.
Or, nu
numai că cele două facturi menționate sunt întocmite cu
două și, respectiv, cinci zile înaintea datei la care cererea
reclamantei de decădere a pârâtei din drepturile asupra mărcii ELITE a
fost înregistrată pe rolul instanței, dar ele relevă acte
pregătitoare de folosire a mărcii pentru carne și produse din
carne, constând în achiziționarea de etichete pentru astfel de produse
și a unei cantități relativ reduse de carne (150 Kg),
cârnați și salam (300 și respectiv 350 buc.), iar nu o folosire
efectivă a mărcii E. în activitatea curentă.
De
altfel, aceste acte pregătitoare nu s-au dovedit a fi fost urmate de alte
acte de folosire propriu-zisă a mărcii pentru produsele în
discuție, deși perioada de timp scursă până la
soluționarea apelului a fost de peste un an.
Cât
privește apărarea intimatei pârâte în sensul că aceasta ar avea
intenția și voința onestă de a-și prezerva drepturile
exclusive asupra mărcii ELITE pentru produsele din clasa 29 (carne și
produse din carne), curtea de apel a considerat că nu poate fi
reținută, în condițiile în care numai actele de folosire
efectivă, în activitatea obișnuită a titularului, sunt de
natură a-l pune pe acesta la adăpost de sancțiunea
decăderii prevăzute de art. 45 lit. a din Legea nr. 84/1998.
Prezervarea mărcii pentru considerente ce ar ține de
buna-credință, de voința onestă și de eventuale
proiecte de dezvoltare ori diversificare a activității titularului ar
constitui o restrângere nejustificată a drepturilor terților ce ar
dori să își aproprie aceeași marcă pentru produse/servicii
ce sunt de actualitate.
Concluzionând, curtea de apel a reținut că marca ELITE - pentru care
pârâta are calitate de titular pentru clasele 29, 35 și 39 conform certificatului
de înregistrare a mărcii nr. 33188 eliberat de Oficiul de Stat pentru
Invenții și Mărci – nu a fost efectiv folosită de
către pârâtă pentru carne și produsele din carne din clasa 29,
situație față de care, potrivit dispozițiilor art. 45 lit.
a din Legea nr. 84/1998, cererea reclamantei de decădere a pârâtei din
drepturile conferite de această marcă pentru produsele
menționate este întemeiată.
Împotriva deciziei a declarat recurs pârâta, solicitând
admiterea recursului, modificarea în parte a deciziei, numai în ceea ce
privește soluția dată motivului referitor la fondul cauzei
și respingerea cererii de decădere din drepturile conferite de
marcă.
În dezvoltarea motivului de recurs invocat, recurenta
susține că instanța de apel nu a aplicat corect dispozițiile
art.46 alin. 2 din Legea nr.84/1998, nesocotind atât litera, cât și
spiritul legii.
Referitor la litera legii, recurenta arată
că instanța de apel, deși a reținut în considerente că
facturile prin care pârâta a comercializat carne preambalată, cârnați
și salam sub marca ELITE au fost întocmite cu 2 zile și respectiv 5
zile înainte de data înregistrării reclamantei pe rolul instanței,
iar factura din data de 24 decembrie a ignorat-o complet, nu a ținut seama
de faptul că pârâta a folosit marca înainte de a cunoaște
intenția reclamantei de a o acționa în judecată, din moment ce
acțiunea nici nu fusese depusă la instanță.
Recurenta susține că toate cele trei
facturi dovedesc faptul că a achiziționat carne și produse din
carne, folosind pentru aceasta marca ELITE, ceea ce face inaplicabile
dispozițiile art.45 lit. a din Legea nr.84/1998.
În opinia recurentei, a fost încălcat și
spiritul legii, care urmărește să protejeze pe titularul
mărcii și buna sa credință.
Folosirea serioasă, reală și
neechivocă a mărcii sunt probleme de fapt, supuse liberei aprecieri a
judecătorilor, care, analizând circumstanțele proprii cauzei, trebuie
să constate că folosirea mărcii are ca obiect să creeze sau
să conserve un debușeu pentru produsele marcate și că nu
vizează simpla deținere a dreptului la marcă.
Recurenta susține că a dovedit cu înscrisurile
administrate în cauză că a folosit marca ELITE pentru produse din
clasa 29, inclusiv carne și produse din carne, în planul său de
afaceri fiind prevăzută extinderea activității, pe care
decăderea din dreptul la marcă ar afecta-o grav.
Recursul este nefondat și a fost respins pentru
următoarele considerente.
Curtea de apel a reținut, ca situație de fapt,
că în perioada de protecție a mărcii ELITE nr.33188, reclamanta
nu a folosit această marcă pentru carne și preparate din carne
decât prin menționarea sa în facturile din data de 1 decembrie 2005
și 5 decembrie 2005, în condițiile în care cererea de decădere
s-a înregistrat la data de 7 decembrie 2005 și că cele două
facturi relevă numai acte pregătitoare de folosire a mărcii,
constând în achiziționarea de etichete, neurmate de acte propriu-zise de
folosire a mărcii pentru produsele în discuție.
La această situație de fapt, curtea de apel a
aplicat corect dispozițiile art.45 alin. 1 lit. a din Legea nr.84/1998, ca
și pe cele ale art.46 alin. 2 din aceeași lege, despre care recurenta
pretinde că au fost greșit aplicate.
Astfel, potrivit textului de lege menționat,
titularul nu poate fi decăzut din drepturile sale dacă în perioada de
la expirarea duratei prevăzute la art.45 alin. 1 lit. a – adică a
celor 5 ani de nefolosire neîntreruptă a mărcii – și până
la prezentarea cererii de decădere, marca a fost folosită efectiv.
În continuare, textul prevede că, dacă
începerea sau reluarea folosirii mărcii a avut loc cu trei luni înainte de
prezentarea în justiție a cererii de decădere, folosirea mărcii
nu va fi luată în considerare, dacă pregătirile pentru începerea
sau reluarea folosirii au intervenit numai după ce titularul a cunoscut
intenția de prezentare a unei cereri de decădere.
În speță, recurenta solicită a se face
aplicarea dispozițiilor art.46 alin. 2 din Legea nr.84/1998, ceea ce
înseamnă că nu contestă că perioada de 5 ani de nefolosire
efectivă a mărcii pentru carne și preparate din carne s-a
împlinit, dar consideră că începerea folosirii mărcii, ca urmare
a extinderii activității sale comerciale, întrunește
cerințele textului de lege menționat, pentru a paraliza cererea
reclamantei privind decăderea din dreptul la marcă.
Pentru ca această apărare a pârâtei să
poată fi primită trebuie îndeplinite următoarele condiții:
1.Actele de începere a folosire a mărcii –
niciodată nesusținându-se că ar fi vorba despre o reluare –
să fie anterioare cu cel puțin trei luni datei de înregistrare a
cererii de decădere sau, în cazul în care se situează în intervalul
de trei luni premergătoare intentării acțiunii, pregătirile
pentru începerea folosirii să nu fi intervenit după ce titularul a
luat cunoștință despre intenția de intentare a
acțiunii.
În cauza dedusă judecății, pârâta se
află în cea de a doua ipoteză, în sensul că actele de folosire a
mărcii de care se prevalează se situează în perioada de trei
luni anterioară cererii de chemare în judecată.
Sub acest aspect, deși curtea de apel a observat
că cele două facturi au fost întocmite cu două și,
respectiv, cinci zile înainte de introducerea acțiunii, nu le-a
înlăturat pe considerentul că pârâta le-ar fi întocmit știind
despre intenția reclamantei de a solicita decăderea, ci le-a analizat
sub aspectul concludenței lor în soluționarea litigiului.
Prin urmare, susținerea din recurs a pârâtei conform
căreia la data întocmirii celor două facturi nu avea
cunoștință despre intenția reclamantei de a o chema în
judecată nu are nicio relevanță.
Nici faptul că pârâta ar mai fi atașat la dosar
o factură din data de 24 decembrie 2005, iar instanța de apel nu a
luat-o în considerare nu este în măsură să atragă
nelegalitatea hotărârii, câtă vreme acest pretins act de folosire a
mărcii se situează în timp după data introducerii acțiunii,
neintrând sub incidența dispozițiilor art.46 alin. 2 din Legea
nr.84/1998.
2.Și în cazul începerii sau reluării folosirii
mărcii trebuie să fie îndeplinită condiția
prevăzută în art.45 alin. 1 lit. a, pentru a împiedica decăderea
titularului din dreptul la marcă, adică actele îndeplinite de titular
să fie acte de folosire efectivă a mărcii.
În acest sens, pârâta trebuia să facă dovada
că în perioada premergătoare intentării acțiunii a început
să folosească efectiv marca E. pentru carne și preparate din
carne.
Din această perspectivă, analiza probelor
administrate și stabilirea situației de fapt sunt atributul
instanțelor de fond, instanța de recurs neavând posibilitatea de a
verifica decât legalitatea hotărârii atacate, prin prisma motivelor expres
și limitativ prevăzute de art.304 pct. 1-9 C. pr. civ., nu și de
a reanaliza probele în scopul reevaluării situației de fapt
reținute în fazele procesuale anterioare.
În speță, curtea de apel a constatat că
numai două din înscrisurile depuse la dosar de pârâtă au
legătură cu activitatea acesteia de comercializare a unor preparate
din carne și că reprezintă numai acte pregătitoare ale unei
asemenea activități, câtă vreme ele nu dovedesc decât
achiziționarea unor etichete susceptibile a fi aplicate pe produse, dar în
legătură cu care nu s-a dovedit că au și fost
comercializate sub marca E.
În condițiile în care, de la data înregistrării
mărcii și până la introducerea cererii de decădere,
titularul a efectuat numai două acte de comerț izolate, cu caracter
pregătitor, în scopul aplicării ulterioare a mărcii ELITE pe
produse, corect a stabilit curtea de apel că pârâta nu a folosit efectiv
marca în legătură cu o parte a produselor pentru care a
înregistrat-o, respectiv pentru carne și preparate din carne.
Faptul că reclamanta a constatat că
existența mărcii pârâtei reprezintă un obstacol în înregistrarea
propriei mărci pentru produse identice sau similare și că a
intentat acțiunea în decădere pentru eliminarea acestui obstacol nu numai
că nu contravine legii, dar este tocmai remediul legal pentru
situația în care un titular înregistrează o marcă de baraj, pe
care nu o folosește efectiv în activitatea comercială, dar care
împiedică înregistrarea sau folosirea unui semn identic sau similar de
către alte persoane.
Pentru toate aceste considerente, Înalta Curte a
constatat că decizia curții de apel este legală și,
în baza art.312 C.pr.civ., a menținut-o, respingând recursul ca nefondat.