Conflict între o marcă anterior înregistrată și un nume comercial. Analizarea conflictului prin aplicarea obligatorie a principiilor stabilite în jurisprudența Curții Europene de Justiție.
Cuprins pe materii : Drept civil. Dreptul proprietății intelectuale. Marcă
Index alfabetic : marcă
- nume comercial
- semn comercial
- semn distinctiv
- protecția mărcii
- risc de confuzie
Legea nr. 84/1998, art. 35 lit. b, art. 38
Directiva Consiliului Europei nr. 89/104/EEC
NOTĂ : Directiva Consiliului Europei nr. 89/104/EEC a fost abrogată prin Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 299/25 din 8 noiembrie 2008.
În aplicarea dispozițiilor art. 35 din Legea nr. 84/1998, referitoare la folosirea neautorizată a unui semn, instanțele trebuie să țină seama de jurisprudența Curții Europene de Justiție, respectiv de decizia pronunțată la data de 11 septembrie 2007 în cazul C-17/06 (Celine), dată în interpretarea art. 5(1) din Directiva Consiliului Europei nr. 89/104/EEC.
ICCJ, Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 4439 din 30 iunie 2008
Prin cererea înregistrată la Tribunalul București, S.C. Trust Eurotherm SRL SA a chemat în judecată SC B&B Euroterm SA, solicitând să se constate că numele comercial „B&B Euroterm” încalcă drepturile exclusive ale reclamantei asupra mărcii înregistrate Euro Therm și să fie obligată pârâta la încetarea folosirii denumirii „B&B Euroterm” ca nume comercial, în activitatea sa economică, sub sancțiunea plății de daune cominatorii de 1000 euro/zi de întârziere până la aducerea la îndeplinire a obligațiilor din dispozitiv.
În motivarea cererii, reclamanta a arătat că s-a înființat în anul 1994 și și-a câștigat o bună reputație în comerțul cu instalații și echipamente termice, centrale, țevi multistrat, racorduri precum și în serviciile având ca obiect asistența și suportul material pentru instalații termice sau de alimentare cu apă, astfel că, în anul 2000 a înregistrat marca „Euro Therm”.
S-a susținut că societatea pârâtă are un obiect de activitate similar cu cel al reclamantei și folosește denumirea „B&B Euroterm” ca nume comercial, identificându-se astfel în relațiile cu partenerii de afaceri și consumatorii.
Reclamanta a mai precizat că pârâta folosește cuvântul „Euroterm” ca denumire comercială, aceasta fiind o imitație a mărcii „Euro Therm”, omiterea literei „H” neconferind cuvântului distinctivitate, astfel încât ele să nu fie confundate.
Actele de folosire a numelui comercial „B&B Euroterm” se încadrează, în susținerea reclamantei, în ipoteza prevăzută de art. 35 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, reprezentând o încălcare a mărcii, situație față de care titularul mărcii este îndreptățit să ceară interzicerea actelor prevăzute de art. 35 alin. (3) din același act normativ.
De asemenea, reclamanta a susținut că, potrivit art. 5 din Legea nr. 11/1991, atât folosirea unei mărci cât și folosirea unei firme pot constitui acte de concurență neloială.
Prin sentința civilă nr. 473/F/2005 a Tribunalului București a fost respinsă cererea reclamantei ca neîntemeiată.
Instanța a reținut că marca reclamantei este înregistrată pentru clasa de produse 11 și clasele de servicii 35, 37 și 39, iar pârâta are în obiectul de activitate producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală, fabricarea echipamentelor de ventilare și condiționare a aerului, producerea aburului și apei calde, transportul și distribuția aburului și apei calde.
S-a considerat că singurul domeniu în care activitățile celor două societăți par a fi apropiate este cel al producerii aparatelor de încălzire (reclamanta), sau al radiatoarelor și cazanelor (pârâta).
S-a apreciat că nu se poate reține că există un risc de confuzie între produsele celor două societăți, iar în ceea ce privește clasele de servicii, domeniile de activitate nu sunt nici măcar similare.
Împotriva acestei sentințe a declarat apel reclamanta, arătând că instanța ar fi trebuit să ia în considerare, în raport de prevederile art. 35 lit. b din Legea nr. 84/1998, împrejurarea că domeniul de activitate în care funcționează cele două societăți este similar, clientul neputând diferenția produsele sau serviciile care provin de la o societate sau alta.
Prin raportare la prevederile art. 35 alin. (3) din Legea nr. 84/1998, instanța a apreciat greșit lipsa riscului de confuzie, făcându-se o analiză ad literam a clasificării CAEN în comparație cu clasificarea de la Nisa, folosită de OSIM pentru delimitarea claselor de produse.
Prin cel de al doilea motiv de apel s-a susținut că Legea nr. 11/1990 constituie temei al unei acțiuni în concurență neloială, atât în dreptul civil cât și în dreptul penal sau contravențional, folosirea fără drept și prin manopere neloiale a mărcii sau firmei în scopul inducerii în eroare având ca rezultat producerea confuziei și deturnarea clientelei.
Prin decizia civilă nr. 90/A/2006, Curtea de Apel București, a respins apelul ca nefondat, reținând că, în raport de temeiul juridic invocat de reclamantă, numele comercial este, de regulă, de rază locală, în timp ce marca are un caracter teritorial, protecția conferită de aceasta fiind recunoscută în plan național.
S-a apreciat că reclamanta nu a făcut dovada condițiilor impuse de Legea nr. 84/1998, pârâta folosind efectiv numele său comercial prin aplicare pe produsele ce intră în domeniul său de activitate, pe documente sau pentru publicitate, neoferind instanței vreun indiciu de natură să permită încadrarea acestor acte de folosință, în dispozițiile
art. 35 alin. (3) sau să le asimileze unor astfel de acte.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta susținând că instanța a dat o interpretare restrictivă noțiunii de contrafacere și nu a respectat principiul opozabilității unei mărci anterioare la înregistrarea și folosirea unui semn cu titlu de nume comercial. S-a mai susținut că pârâta și-a înregistrat numele comercial cu rea-credință.
Prin decizia civilă nr. 3826/2007 pronunțată de Înalta Curte de Casație, secția civilă și de proprietate intelectuală a fost admis recursul reclamantei și s-a casat decizia atacată cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiași curți de apel.
Instanța de recurs a reținut că, din exprimarea utilizată în textul art. 35 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr. 84/1998, reiese că actele incriminate sunt de folosire a semnului ca marcă, a cărei funcție specifică este aceea de distingere a produselor sau serviciilor unui întreprinzător de cele ale altuia, în timp ce numele comercial identifică întreaga activitate a unei societăți comerciale, fără a se face în mod necesar referire la bunurile sau serviciile care intră în obiectul său de activitate.
Totodată Curtea a mai reținut că ceea ce a solicitat reclamanta prin petitul acțiunii a fost nu interzicerea utilizării de către pârâtă a semnului B&B Euroterm ca marcă, ci constatarea faptului că acest semn, înregistrat ca nume comercial, încalcă prin el însuși dreptul la marcă și să interzică pârâtei utilizarea acestuia ca nume comercial.
S-a considerat, astfel, că instanța de apel a omis să analizeze conflictul dintre marca reclamantei și numele comercial al pârâtei.
Rejudecând cauza, Curtea de Apel București, prin decizia civilă nr. 287/A/2007, a respins apelul reclamantei SC Trust Eurotherm SA ca nefondat reținând că din probele administrate nu a rezultat utilizarea de către societatea pârâtă, în cadrul activității comerciale specifice obiectului cu care a fost înmatriculată, a semnului pe care reclamanta l-a înregistrat ca marcă pentru clasele de produse și servicii menționate.
Instanța de apel a apreciat că postarea unor anunțuri, pe site-uri Internet, cu denumirea societății pârâte și descrierea obiectului de activitate în termeni generali nu poate fi apreciată ca și utilizare ilicită a mărcii înregistrate de către reclamantă, pentru că respectivele anunțuri nu se regăsesc pe produse oferite în mod efectiv spre comercializare și care ar putea crea confuzie cu privire la apartenența lor față de un producător sau altul.
S-a considerat că nici în măsura în care aceste anunțuri publicitare se referă la servicii oferite de către pârâta, ele nu pot fi reținute ca făcând dovada unei activități ilicite (de contrafacere) prin raportare la aceeași marcă în condițiile în care serviciul oferit nu este individualizat prin semnul SC B&B Euroterm SRL, fiind evident că aceasta este denumirea societății comerciale prestatoare, iar nu un semn menit să deosebească serviciul acestui prestator de altele similare, oferite de alți comercianți.
Instanța de apel a mai reținut că în planul drepturilor de proprietate intelectuală, dreptul de utilizare a numelui comercial beneficiază și el de protecție, în egală măsură cu acela de exploatare exclusivă a mărcii, potrivit cu prevederile art. 8 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1881 (ratificată de România în anul 1969). Pe cale de consecință s-a apreciat ca lipsită de fundament susținerea reclamantei în sensul că, în speță, sunt incidente prevederile art. 35 lit. b din Legea nr. 84/1998.
Totodată, s-a reținut că, deși a reclamat din perspectiva art. 5 din Legea nr. 11/1990, săvârșirea de către pârâtă a unor acte de concurență neloială, apelanta nu a produs probe care să ateste o atare situație.
Împotriva deciziei menționate a declarat recurs SC Trust Eurotherm SRL, invocând motivul prevăzut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ.
Prin motivele de recurs, reclamanta a susținut că instanța de apel nu a aplicat sau a aplicat greșit principiile de drept stabilite în jurisprudența Curții Europene de Justiție în aprecierea coliziunii marcă - nume comercial, respectiv art. 5 (1) din Directiva Consiliului Europei, nr. 89/104/EEC, transpuse în legislația română prin dispozițiile art. 35 alin.(1) din Legea nr. 84/1998. S-a arătat că, sesizată în baza art. 234 din Tratatul Comunității Europene, Curtea Europeană de Justiție a pronunțat la data de 11 septembrie 2007 în cazul C-17/06 (Celine) decizia cadru de interpretare unitară a condițiilor în care titularul unei mărci anterioare poate opri un terț să folosească neautorizat marca titularului ca nume comercial.
Aplicând aceste principii în speță, s-a susținut că sunt îndeplinite toate condițiile menționate.
Astfel nu s-a contestat de niciuna dintre părți că pârâta își folosește numele comercial în activitatea comercială și nici nu s-a afirmat că ar exista consimțământul reclamantei la înregistrare.
Recurenta a arătat că s-a dovedit folosirea în legătură cu serviciile oferite, în practica Curții Europene de Justiție neinteresând faptul că, așa cum stabilește instanța de apel, semnul respectiv este evident un nume comercial și nu un semn menit să deosebească serviciul unui prestator de al altuia.
S-a învederat că instanța de apel nu a analizat nici condiția ca folosirea să fie de natură să afecteze funcția mărcii de garantare a originii, fiind evident că, dacă s-ar fi aplicat această regulă, nu s-ar fi putut nega faptul că semnul folosit de pârâta era folosit pentru a desemna originea comercială a serviciilor prestate de ea.
De asemenea, recurenta a susținut că nu s-a analizat prin decizia atacată nici condiția comportării oneste față de interesele legitime ale titularului mărcii, din probele administrate rezultând că, la momentul la care pârâta și-a înregistrat numele comercial, avea cunoștință de existența mărcii reclamantei, iar folosirea a fost de așa natură încât a creat impresia publicului că există o legătură între serviciile oferite de pârâtă și titularul mărcii.
Analizând criticile formulate de reclamantă raportat la motivul
invocat prevăzut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ., Curtea a constatat că recursul este fondat pentru considerentele ce succed:
Principiile de drept stabilite în jurisprudența Curții Europene de Justiție în aprecierea conflictului dintre marcă și nume comercial sunt aplicabile în speță, scopul articolului 5 (1) din Directiva Consiliului Europei nr. 89/104/EEC, transpus în legislația română prin dispozițiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, fiind acela de a proteja funcția mărcii de indicare a originii comerciale.
În toate situațiile în care o marcă anterioară intră în conflict cu un semn folosit în activitatea comercială de către un terț se aplică regulile din articolul 35, indiferent dacă semnul este nume comercial sau nu, tocmai pentru a se putea evita producerea unui risc de confuzie între titularul mărcii și cel care folosește semnul.
În situația în care semnul este un nume comercial sunt avute în vedere prevederile art. 6 din Directivă (corespunzător art. 38 din legea română), care impun o condiție suplimentară: verificarea loialității folosirii semnului.
Conform jurisprudenței constante a CJCE, respectiv a deciziei cadru în această materie (cazul C-17/06 Celine) există patru condiții pentru aplicarea protecției mărcii în conflictul cu un semn, pentru toate cazurile prevăzute la art. 5 lit. a și lit. b, toate acestea fiind îndeplinite în speță.
Astfel, nu s-a contestat că pârâta își folosește numele comercial în activitatea comercială, acest aspect fiind reținut implicit de instanța de apel atunci când s-a referit la anunțurile publicitare ale intimatei. Ca atare, este îndeplinită prima condiție a folosirii însemnului ca nume comercial în activitatea comercială.
Cea de a doua condiție, a folosirii fără consimțământul titularului mărcii este, de asemenea, îndeplinită, neafirmându-se că ar fi existat
consimțământul reclamantei la înregistrare.
Instanța de apel nu a aplicat principiile stabilite în practica Curții Europene de Justiție în aprecierea celei de-a treia condiții, respectiv folosirea în legătură cu serviciile oferite.
Chiar și atunci când semnul nu este fixat pe produsul oferit în mod efectiv spre comercializare, există o folosire a acestuia „în legătură cu bunurile sau serviciile” în sensul Directivei, contrar celor reținute de instanța de apel, atunci când un terț folosește semnul într-un asemenea mod încât se stabilește o legătură între semnul care constituie numele comercial al terțului și bunurile comercializate sau serviciile pe care le prestează terțul.
În speță, numele comercial este folosit prin anunțurile publicitare postate pe site-uri Internet tocmai pentru a desemna serviciile prestate de intimată, numele comercial fiind astfel folosit în activitatea comercială pentru a face cunoscut potențialilor clienți serviciile prestate.
Și ultima condiție (a patra) care privește capacitatea semnului de a afecta funcția mărcii de garantare a originii, neanalizată de instanța de apel, este îndeplinită.
Instanța de apel a pornit de la premisa că un nume comercial nu poate fi niciodată perceput ca marcă, fără a ține seama că societatea pârâtă nu are nicio marcă și că își folosește semnul comercial pentru a-și desemna serviciile.
În aplicarea condiției menționate se poate face distincție după cum marca și semnul sunt sau nu identice sau numai similare, riscul de confuzie fiind sau nu prezumat și în funcție de identitatea produselor.
Instanța de apel nu a aplicat criteriile stabilite de CJCE în jurisprudența sa constantă, aplicând greșit dispozițiile legale menționate, respectiv art. 35 lit. b din Legea nr. 84/1998.
Existența sau inexistența riscului de confuzie, ce trebuie stabilită în funcție de identitatea sau similaritatea semnului cu marca este o
chestiune distinctă, care nu înlătură aplicarea criteriilor menționate.
Câtă vreme elementele dominante ale mărcii și semnului sunt identice (Eurotherm), existența riscului de confuzie nu poate fi pusă la îndoială.
Instanța de apel a reținut eronat că nu poate exista conflict între marca anterior înregistrată și numele comercial, de vreme ce cele două semne comerciale au funcții diferite potrivit legii.
Considerentele deciziei recurate în acest sens contravin principiilor de drept menționate, instanța având obligația de a trata numele comercial ca pe orice semn distinctiv și de a stabili dacă prin modul de folosire al acestuia de către intimată, acesta putea fi perceput ca și marcă pentru serviciile oferite clienților.
Numele comercial identifică comerciantul, în mod direct, în relațiile sale cu clienții și partenerii de afaceri, iar marca identifică comerciantul prin prisma produselor și serviciilor acestuia, individualizându-l în raport cu alți comercianți.
Specificul speței constă în faptul că societatea pârâtă își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor și comerțului cu echipamente termice, instalare și service, fără a folosi un semn distinctiv, altul decât numele comercial.
În cazul serviciilor, marca este acel semn pe care comerciantul îl aduce la cunoștința consumatorului, pe orice cale, pentru a realiza în acest fel o asociere între serviciul oferit și un anumit semn.
Semnul B&B Euroterm îndeplinește funcțiile specifice mărcii, de individualizare a serviciilor și poate intra în conflict cu orice altă marcă anterioară folosită pentru servicii similare, dovedirea funcției de marcă nefiind în acest caz intrinsec legată de operațiunea materială de aplicare a semnului pe produs sau ambalajul acestuia, cum greșit a considerat instanța de apel.
Pentru toate aceste considerente și reținând ca întemeiate criticile
formulate în raport de motivul prevăzut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ., Curtea a admis recursul reclamantei și, în temeiul art. 312 alin.(3), a modificat decizia recurată în sensul că a admis apelul declarat de reclamanta SC Trust Eurotherm SA și a schimbat în tot sentința nr. 473/F pronunțată la 19 mai 2005 de Tribunalul București, în sensul că a admis în parte acțiunea.
S-a constatat că numele comercial „B&B Euroterm” încalcă drepturile exclusive asupra mărcii reclamantei – „Euro Therm”, certificat de înregistrare la OSIM – nr. 43624 din 18 aprilie 2000.
Pârâta a fost obligată la încetarea folosirii denumirii „B&B Euroterm”, ca nume comercial, în activitatea sa economică.
S-a respins ca inadmisibilă cererea reclamantei privind obligarea pârâtei la daunei cominatorii, având în vedere că dispozițiile art. 5803 C.proc.civ., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 459/2006, nu mai prevăd posibilitatea acordării acestora, iar constrângerea debitorului unei obligații de a face, care nu se poate aduce la îndeplinire pe calea executării silite, realizându-se doar prin aplicarea unei amenzi civile, care se va achita în folosul statului.