Conflict între marcă și nume comercial. Invocarea încălcării dreptului de folosire exclusivă asupra mărcii. Condiții.
Cuprins pe materii : Dreptul proprietății intelectuale. Marcă
Index alfabetic : marcă
- nume comercial
- similaritate
Legea nr. 84/1998, art. 3, art. 36, art. 39
H.G. nr. 1134/2010, art. 19
Legea nr. 26/1990, art. 30
Folosirea unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme în concordanţă cu funcţiile sale şi în limitele protecţiei conferite titularului său prin înscrierea acesteia în registrul comerţului, deci, pentru identificarea societăţii sau desemnarea fondului de comerţ nu poate fi interzisă de titularul mărcii pentru că denumirea socială, numele comercial sau emblema nu au, în sine, funcţia de a distinge produse sau servicii, funcţie specifică mărcilor.
Ca atare, în contextul aplicării dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 este necesar a se stabili dacă utilizarea semnului are loc „pentru produse sau servicii”, adică dacă o astfel de utilizare are loc prin aplicarea semnului care constituie numele comercial pe produsele comercializate sau, chiar în lipsa aplicării semnului pe produse, acesta este utilizat într-o asemenea manieră încât se stabileşte o legătură între semnul care constituie numele comercial şi produsele comercializate, deci, dacă numele comercial este utilizat cu titlu de marcă şi atentează astfel la funcţiile mărcii, în special, aceea de a garanta consumatorilor provenienţa produselor sau serviciilor. O astfel de analiză trebuie realizată de instanță raportat la modalitatea concretă în care este utilizat semnul incriminat.
Secția I civilă, decizia nr. 331 din 31 ianuarie 2014
Prin acţiunea înregistrată la data de 1.04.2011 pe rolul Tribunalului Bucureşti, reclamanta Valentino S.p.a. Italia, prin mandatar autorizat R. SA, a chemat în judecată pe pârâta SC Valentino Tessuti SRL, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, V. România SA, pentru ca, în contradictoriu cu acestea să se constate încălcarea dreptului de folosire exclusivă ce aparţine reclamantei, titulara mărcii Valentino şi a numelui comercial, Valentino S.p.a; să se constate că folosirea numelui comercial şi a numelui de domeniu www.valentino-tessuti.ro şi www.valentino-tessuti.com încalcă drepturile exclusive asupra mărcilor Valentino şi a numelui comercial aparţinând reclamantei; să se interzică folosirea numelui comercial al pârâtei înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. J 35/2257/2003 şi să fie obligată pârâta la schimbarea numelui comercial, într-o denumire care să nu mai includă sub nicio formă mărcile Valentino şi numele comercial, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii ce se va pronunţa; interzicerea folosirii numelui de domeniu www.valentino-tessuti.ro şi www.valentino-tessuti.com şi obligarea Institutul N.C.D.I. să efectueze transferul acestui domeniu către reclamantă, după plata taxelor aferente şi efectuarea procedurii administrative de înregistrare; publicarea într-un ziar cu tiraj naţional a
dispozitivului hotărârii, în 10 zile de la rămânerea definitivă a acesteia.
În motivarea acţiunii, s-a arătat că Valentino S.p.a face parte din Valentino Fashion Group, unul dintre cele mai mari din lumea modei care operează în peste 70 de ţări numărând peste 1250 puncte de vânzare. Firma oferă o gamă largă de produse de lux care include genţi, pantofi, ţesături, accesorii din piele, ochelari, ceasuri şi parfumuri. Valentino S.p.a este titularul numelui comercial şi al mărcilor Valentino, mărci care au fost înregistrate la nivel comunitar, dar şi la nivel internaţional.
S-au anexat cererii de chemare în judecată extrase ale mărcilor internaţionale înregistrate, România fiind ţară desemnată pentru protecţie; de asemenea, s-a făcut şi dovada înregistrării mărcilor comunitare pentru produsele din clasele 24 (textile şi alte produse din materiale textile, lenjerii de pat), 25 (îmbrăcăminte), 35 (servicii de regrupare în avantajul terţilor al produselor textile, managementul afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de birou, publicitate).
Reclamanta a mai arătat că potrivit art. 2 din legea mărcilor, acestea beneficiază de protecţie exclusivă şi pe teritoriul României, în baza convenţiilor internaţionale la care România este parte prin ratificarea acestora.
Totodată, reclamanta a învederat că este şi titulara numelor de domeniu www.valentino.com, extrase de pe acest site fiind ataşate la dosar.
În ce o priveşte pe pârâtă, reclamanta susţine că aceasta şi-a înregistrat numele comercial şi utilizează numele de domeniu www.valentino-tessuti.ro şi www.valentino-tessuti.com prin intermediul serviciul My Domain pus la dispoziţie de M. SA, folosindu-le în activitatea comercială pentru a promova produse similare, fără aprobarea prealabilă a reclamantei, ceea ce demonstrează reaua credinţă a acesteia, întrucât se prezumă că pârâta avea cunoştinţă că reclamanta operează pe piaţa produselor textile, industria modei etc.
Reclamanta pretinde că prin folosirea numelui comercial Valentino Tessuti se încalcă drepturile sale exclusive asupra mărcii Valentino, existând risc de confuzie în rândul publicului, din cauza identităţii dintre marca înregistrată şi numele comercial al reclamantei şi semnul folosit de pârâtă, precum şi din cauza similarităţii dintre serviciile protejate prin marcă şi serviciile prestate de pârâtă sub acest nume.
Pe de altă parte, folosirea de către pârâtă a numelui comercial Valentino Tessuti încalcă dreptul reclamantei şi asupra propriului nume comercial, întrucât acesta beneficiază de protecţie, fiind anterior înregistrat, în baza art. 1 alin. 2 din Convenţia de la Paris. Convenţia de la Paris a fost ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968, astfel că numele comercial, date fiind prevederile Convenţiei generează un drept de proprietate industrială. Reclamanta mai afirmă că actele comerciale ale pârâtei, în condiţiile expuse, constituie şi acte de concurenţă neloială, întrucât prin înregistrarea numelui comercial şi a numelui de domeniu, identice sau cel puţin similare cu ale reclamantei, apare în rândul publicului riscul de confuzie şi riscul de asociere dintre cele două societăţi în dauna societăţii reclamante. În acelaşi sens, sunt şi dispoziţiile art. 16 din TRIPS.
S-a mai arătat că la data de 16.11.2007, pârâta a depus la OSIM pentru înregistrare marca verbală Valentino Tessuti M 2007 10592, pentru produse şi servicii din clasele 24 şi 35, însă, în urma opoziţiei reclamantei a fost respinsă înregistrarea acestei mărci.
Se conchide, învederându-se că actele pârâtei constituie atât acte de contrafacere cât şi de concurenţă neloială.
În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 6, 36, 90 din Legea nr. 84/1998, republ.; art. 5 alin. (1) lit. a), art. 9, 14 şi urm. din Lege nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, art. 998-999 C.civ., OUG. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială.
Prin sentinţa civilă nr. 1846 din 27.10.2011, Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a civilă a admis acţiunea, a constatat că pârâta încalcă drepturile exclusive asupra mărcilor Valentino şi a numelui comercial aparţinând reclamantei, a interzis folosirea de către pârâtă a numelui comercial SC Valentino Tessuti şi a numelui de domeniu www. valentino.tessuti.ro, a obligat Institutul de Cercetări în Informatică să efectueze transferul acestui domeniu către reclamantă, după plata taxelor aferente şi efectuării procedurii administrative de înregistrare.
Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut următoarele: reclamanta este persoană juridică înregistrată în Italia, titulară exclusivă a numelui comercial şi a mărcilor Valentino înregistrate pe cale naţională, comunitară şi internaţională, beneficiind de protecţie exclusivă şi în România, întrucât România a ratificat prin Decretul nr.1176/1968 Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor încheiat la 14.04.1891, în forma revizuită la Stockholm.
Acest Aranjament a reglementat constituirea unui depozit internaţional al mărcilor care să confere protecţie mărcilor peste graniţele naţionale, pornind de la prima înregistrare într-una dintre ţările membre, România fiind ţară desemnată pentru protecţie. Totodată, reclamanta este titulara numelui de domeniu www.valentino.com, extrase de pe acest site fiind depuse la dosarul cauzei.
Prima instanţă a reţinut că pârâta şi-a înregistrat numele comercial Valentino Tessuti şi utilizează numele de domeniu de internet www.valentino-tessuti.ro şi www.valentino-tessuti.com, folosindu-le în activitatea comercială pentru a promova produse similare fără aprobarea prealabilă a reclamantei, în condiţiile în care cunoştea că reclamanta este de notorietate în industria produselor textile şi a modei.
În consecinţă, s-a ivit un conflict între firmă şi marcă şi între mărci identice sau cel puţin similare, întrucât, pârâta cu rea credinţă beneficiază de reputaţia mărcii reclamantei înregistrându-şi ca marcă şi, ulterior, ca nume comercial, chiar marca reclamantei, anterioară şi notorie.
Prin întâmpinare, pârâta a susţinut că a înregistrat marca Valentino Tessuti cu nr. de depozit 2008 02855, nr. marcă 093957 pentru clasa 20 - saltele şi structuri din lemn (suporţi pentru saltele), în condiţiile în care şi reclamanta deţine marcă înregistrată pentru produse din clasa 20.
Tribunalul a apreciat că fiind vorba despre drepturi exclusive este evident că o acţiune în justiţie prin intermediul căreia titularul dreptului face apel la forţa publică pentru a obţine respectarea dreptului său, este admisibilă.
În toate cazurile, se impune însă a se realiza o analiză a celor două semne distinctive, simpla existenţă a certificatului de înmatriculare a societăţii sau a certificatului de înregistrare a mărcii, nefiind suficientă pentru a constata incompatibilitatea dintre acestea, după cum nu pot demonstra „per se” caracterul legitim al înregistrării celor două semne. Independent de utilizarea unui cuvânt identic sau asemănător, existenţa riscului de confuzie sau de asociere poate rezulta numai din cercetarea comparativă a semnelor în ansamblul lor; or, în speţă, cele două mărci şi, respectiv nume comerciale sunt identice, cuvântul „Tessuti” adăugat de pârâtă având doar o valoare descriptivă; pe de altă parte, şi reclamanta este titulara unor mărci care, alături de denumirea de bază (Valentino) conţin un element figurativ, aşa cum este marca internaţională „Les Chemises Valentino” sau „R.E.D. Valentino Garavani”.
Prima instanţă a reţinut că de la această regulă fac excepţie mărcile notorii care nu pot fi utilizate ca firmă de alţi comercianţi din acelaşi domeniu de activitate, indiferent de existenţa sau inexistenţa riscului de confuzie. Cât priveşte folosirea ca firmă a mărcii notorii de către un terţ care acţionează într-un alt domeniu de activitate, nici aceasta nu poate fi acceptată, existând riscul diluării mărcii.
Potrivit art. 8 al Convenţiei de la Paris, ratificată de România în 1968 prin Decretul 1167, numele comercial va fi protejat în toate ţările Uniunii, fără obligaţia de depunere sau înregistrare, indiferent dacă face parte sau nu dintr-o marcă. În aceste condiţii, au fost înlăturate susţinerile pârâtei potrivit cărora firma Valentino nu este notorie în România, întrucât nu are acces datorită preţurilor ridicate pe care le practică, întrucât această împrejurare nu îi conferă pârâtei dreptul de a folosi pe teritoriul României numele comercial pe care şi l-a înregistrat încă din 2003, sens în care sunt şi dispoziţiile art. 6 lit. d) şi lit. c) din Legea nr. 84/1998.
Marca notorie este definită de art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998 ca fiind marca larg cunoscută în România la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii sau la data priorităţii revendicate în cerere de către segmentul de public vizat de produsele sau serviciile la care se referă marca. S-a reţinut de către tribunal că din înscrisuri, rezultă că în portofoliul mărcilor înregistrate de reclamantă se află înscrisă şi România cu mărci înregistrate încă din 1973-1974 şi ulterior, 2000, 2001, 2003. Dincolo de acest aspect, în raport de Decretul nr.1176/1968 de ratificare a Aranjamentului de la Madrid şi de portofoliul mărcilor Valentino ale reclamantei, marca Valentino este, indubitabil, o marcă notorie.
Instanţa a mai reţinut că potrivit art. 5 par. 1 lit. 1 din Recomandarea comună privind măsuri de protecţie a mărcii binecunoscute, adoptată de Adunarea Uniunii de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale şi Adunarea Generală a Organizaţiei Mondiale a proprietăţii intelectuale, un element de identificare a activităţii comerciale va fi în conflict cu o marcă binecunoscută dacă acesta sau o parte a acestuia constituie o reproducere, o imitaţie, o traducere sau o transliterare a mărcii binecunoscute. Folosirea acestuia indică o legătură între activitatea comercială pentru care e utilizat şi titularul mărcii binecunoscute de natură a prejudicia interesele acestuia din urmă.
În aplicarea celor anterior enunţate, prima instanţă a apreciat că în speţă, prin folosirea de către pârâtă a numelui comercial Valentino Tessuti există riscul să se deterioreze ori să se dilueze de o manieră injustă caracterul distinctiv al mărcii Valentino, marcă binecunoscută, în condiţiile în care pârâta avea cunoştinţă la momentul înregistrării de existenţa mărcii reclamantei.
În ce priveşte conflictul cu numele de domeniu, tribunalul s-a referit la dispoziţiile art. 6 din Recomandarea comună, care prevăd că un nume de domeniu de internet va fi considerat în conflict cu o marcă binecunoscută cel puţin dacă numele de domeniu sau o parte esenţială a acestuia constituie o reproducere, o imitare, o transliterare a unei mărci binecunoscute, iar numele de domeniu a fost înregistrat sau acesta este folosit cu rea credinţă.
Întrucât denumirea Valentino Tessuti desemnează produse din clasa 20 (saltele şi suporţi din lemn), s-a constatat că această clasă este vizată şi prin înregistrarea mărcii internaţionale şi comunitare (opozabile şi în România), în timp ce semnele sunt similare, avându-se în vedere reproducerea integrală a mărcii în denumirea numelui de domeniu şi absenţa caracterului distinctiv al adăugirii „.com”, ce desemnează serviciul de gestiune al numelui de domeniu în cauză; or, luând în considerare notorietatea mărcii opuse, riscul de confuzie este sigur, consumatorul mediu fiind sigur că se află pe un site aparţinând firmei reclamante Valentino; pe de altă parte, cuvântul „Tessuti” fiind tot de origine italiană are o valoare descriptivă în raport şi de clasa de produse pe care o desemnează, astfel că, prima instanţă a apreciat că acesta este nesemnificativ în analiza de similarităţii.
S-a mai constatat că în legislaţia naţională nu este reglementată o acţiune specifică prin care să se prevadă soluţionarea conflictului dintre o marcă notorie şi un nume de domeniu.
Tribunalul a constatat că reclamanta este prejudiciată prin simplul fapt că nu poate indica propria sa adresă electronică prin folosirea mărcii al cărei titular este, cât timp pârâta, în mod nejustificat şi cu rea credinţă, a înregistrat un nume de domeniu identic sau cel puţin similar, astfel încât să determine eventualii consumatori ai produselor sau serviciilor marcate prin marca notorie să-i acceseze site-ul. S-a apreciat că pârâta, ca titular al numelui de domeniu conflictual, ar justifica un drept sau interes legitim în înregistrarea sau folosirea acestuia numai dacă ar avea acordul reclamantei în acest sens; or, înregistrarea şi folosirea numelui de domeniu conflictual au fost făcute cu rea credinţă, chiar dacă pârâta invocă faptul că atât numele de domeniu, cât şi numele comercial reprezintă propria sa creaţie, corespunzând numelui său, întrucât nu se poate prevala de nesesizarea ori de imposibilitatea obiectivă a sesizării identităţii sau similarităţii cu marca notorie anterioară, ci a acceptat situaţia astfel creată; pe de altă parte, elementul descriptiv Tessuti (de origine italiană şi nu română) nu este suficient să creeze distinctivitate între cele două firme purtând denumirea Valentino.
Împotriva sentinţei de mai sus a declarat apel pârâta.
Prin decizia civilă nr. deciziei nr. 190A din 20 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, apelul pârâtei a fost respins ca nefondat.
Instanţa de apel, analizând criticile formulate de pârâtă, a reţinut următoarele:
În ce priveşte necomunicarea de către tribunal la sediul pârâtei a înscrisurilor depuse de reclamantă în şedinţa publică din 22.09.2011, curtea de apel a constatat că probele propuse de părţi conform art. 112 şi art. 115 C.pr.civ., au fost puse în discuţie şi încuviinţate în condiţiile art. 132, la prima zi de înfăţişare în faţa primei instanţe, aspecte ce rezultă din încheierea de şedinţă din 16.06.2011; întrucât proba cu înscrisuri a fost administrată la termenul din 22.09.2011, tribunalul a amânat cauza cu scopul luării la cunoştinţă conform art. 96 C.pr.civ., neexistând pentru instanţă obligaţia comunicării înscrisurilor la domiciliul sau sediul părţii care a lipsit la termen; în consecinţă, au fost respinse criticile cu acest obiect.
Referitor la critica privind nepronunţarea de către tribunal asupra excepţiei lipsei dovezii calităţii de reprezentant, instanţa de apel a constatat că în cuprinsul încheierii din 16.06.2011, s-a consemnat depunerea procurii care face dovada calităţii de reprezentant deţinută de R. pentru reclamantă, fiind astfel îndeplinite cerinţele art. 161 C.pr.civ., astfel că nu mai era necesară dezbaterea excepţiei, care, de altfel, nici nu a fost invocată de către pârâtă prin întâmpinare, aceasta solicitând doar a se produce dovada calităţii de reprezentant.
Relativ la prematuritatea acţiunii, curtea de apel a reţinut că acţiunea în justiţie prin care titularul mărcii îşi apără drepturile de proprietate intelectuală nu este condiţionată de finalizarea procedurii de contestare a deciziilor OSIM privind cererile de înregistrare a mărcii, o asemenea concluzie neputând fi desprinsă din prevederile Legii nr. 84/1998; prin urmare, şi această critică a fost respinsă ca nefondată.
S-a invocat prin motivele de apel şi neanalizarea de către tribunal a aspectelor referitoare la înregistrarea mărcii Valentino Tessuti, invocate în apărare, iar instanţa de apel a înlăturat şi această critică, întrucât tribunalul a fost învestit cu tranşarea conflictului între marca înregistrată de reclamantă şi numele comercial al pârâtei, iar drepturile de proprietate intelectuală privitoare la semnul Valentino rezultând din înregistrarea mărcii, nu justifică depăşirea obiectului sesizării instanţei, care are în vedere interzicerea utilizării de către pârâtă a semnului înregistrat ca nume comercial, pretinzându-se că prin el însuşi se încalcă dreptul la marcă al reclamantei.
Ca urmare, s-a apreciat că este irelevantă înregistrarea mărcii Valentino Tessuti de către pârâtă pentru clasa de produse 20 limitată la „saltele si structuri din lemn (suporţi) pentru saltele", precum şi impresia de ansamblu pe care o creează mărcile aflate în opoziţie, întrucât similaritatea mărcilor deţinute de cele două părţi nu constituie obiectul acţiunii şi, implicit, al analizei tribunalului; pentru acelaşi motiv, s-a apreciat a fi lipsit de relevanţă argumentul privind existenţa mai multor mărci protejate la nivel comunitar sau internaţional, care au în conţinutul lor cuvântul „Valentino”. Pe de altă parte, prin invocarea de către reclamantă a conflictului între marca şi numele său comercial „Valentino” şi numele comercial al pârâtei „Valentino Tessuti”, aceasta a înţeles să îşi protejeze drepturile numai faţă de pârâtă, întrucât nicio norma legală nu o obligă să acţioneze simultan împotriva tuturor acelora care i-ar prejudicia drepturile.
S-a mai apreciat că folosirea îndelungată a numelui comercial şi campaniile publicitare intense, invocate de apelantă, nu pot constitui argumente în combaterea susţinerilor reclamantei privind încălcarea dreptului la marcă, cunoaşterea largă în rândul publicului nefiind dovedită.
Astfel, instanţa de apel a considerat că pentru soluţionarea litigiului este esenţială lămurirea problemei existenţei unui conflict între marcă şi numele comercial al reclamantei şi numele comercial al pârâtei, şi nu al mărcilor celor două părţi, aşa cum pretinde apelanta; în consecinţă, au fost înlăturate toate criticile referitoare la analiza comparativă a mărcilor celor două părţi, deoarece nu au constituit obiectul învestirii instanţei, tribunalul constatând notorietatea mărcii reclamantei şi imposibilitatea utilizării acesteia ca firmă de alţi comercianţi, întrucât există riscul diluării mărcii.
Curtea de apel a înlăturat însă motivarea primei instanţe referitoare la notorietatea mărcii reclamantei, întrucât nu au fost produse în cauză dovezi în acest sens, motiv pentru care a fost primită critica având acest obiect.
Astfel, tribunalul a reţinut ca fiind pertinente pentru dovedirea notorietăţii mărcilor reclamantei înscrisurile ce reprezintă portofoliul mărcilor înregistrate de firma Valentino, între care figurează şi România ca ţară desemnată pentru protecţie încă din 1973-1974 şi ulterior, 2000, 2001, 2003.
Instanţa de apel a apreciat însă ca insuficiente aceste dovezi pentru probarea notorietăţii mărcilor reclamantei prin prisma art. 3 lit. d) din Legea 84/1998 şi art. 19 din HG nr. 1134/2010 – Regulamentul de aplicare a Legii nr.84/1998. Ceea ce interesează în probaţiunea mărcii notorii este percepţia de către segmentul de public relevant a semnului protejat ca marcă, concluzie reflectată în conţinutul normei prin sintagma „larg cunoscută” - art. 3 lit. d) din Legea nr.84/1998. Este în sarcina celui ce afirmă notorietatea probarea în concret a acesteia, mijloacele de probă relevante în acest sens putând fi cele reflectând în mod nemijlocit atare percepţie, respectiv sondaje de opinie efectuate de institute de specialitate care ar permite determinarea unei proporţii certe a gradului de cunoaştere.
În lipsa probelor privind notorietatea mărcii, instanţa de apel a procedat la compararea numelui comercial al pârâtei cu marca reclamantei, a obiectului de activitate al pârâtei cu cel al reclamantei şi cu produsele şi serviciile pentru care s-a înregistrat marca reclamantei şi a modului în care utilizarea numelui comercial al pârâtei (ce include numele comercial al reclamantei şi marca verbală a acesteia), poate afecta identificarea produselor şi serviciilor reclamantei din punctul de vedere al sursei de provenienţă.
Concluzia curţii de apel a fost în sensul că numele comercial al pârâtei încalcă dreptul la marcă al reclamantei, având în vedere anterioritatea mărcii reclamantei, similaritatea celor două semne, produsele şi serviciile protejate de marcă, obiectul de activitate al pârâtei şi folosirea numelui comercial în de către pârâtă în activitatea sa comercială.
Astfel, s-a reţinut că la data înregistrării numelui comercial al pârâtei Valentino Tessuti – 29.09.2003, reclamanta avea deja înregistrată marca internaţională 764790 Valentino, cu protecţie din 20.11.2000, pentru produsele din clasele 3, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 34, 35, România fiind ţară desemnată pentru protecţie.
Numele comercial este cel care identifică în mod direct un comerciant în relaţiile sale cu clienţii şi partenerii de afaceri, în timp ce marca îl identifică pe comerciant prin prisma produselor şi serviciilor sale, individualizându-l în raport cu alţi comercianţi.
Instanţa de apel a constatat că numele comercial al pârâtei şi marca reclamantei sunt similare, existând risc de confuzie determinat de similaritatea produselor. Astfel, deşi apelanta afirmă că desfăşoară exclusiv activităţi de comercializare a saltelelor şi structurilor din lemn (suporţi pentru saltele, produse încadrate în clasa 20 a Clasificării de la Nisa), din probele administrate în cauză a rezultat că obiectul său de activitate îl constituie comerţul produselor textile ; în acelaşi timp, marca reclamantei este înregistrată şi pentru produse din clasa 20 - mobila etc., clasa 24 – textile şi alte produse din materiale textile, produse textile pentru pat etc. şi clasa 25 - îmbrăcăminte; s-a apreciat că cele două semne sunt similare, asemănarea fiind dată de elementul dominant comun Valentino, cuvântul „tessuti” având valoare descriptivă (în limba italiană, cu înţelesul de „ţesături”); de asemenea, cuvântul Valentino constituie marca reclamantei fiind strâns legată şi de numele comercial al acesteia şi a fost practic inclus în numele comercial al pârâtei; or, stabilirea acestui element ca factor de identificare a pârâtei în calitate de comerciant, determină dificultatea consumatorului mediu de a observa diferenţele dintre numele comercial Valentino Tessuti şi marca Valentino, care ar putea atribui aceeaşi origine produselor comercializate de pârâtă cu cele ce poartă marca reclamantei.
S-a constatat că pârâta nu contestă că foloseşte numele comercial în activitatea sa comercială şi nici nu a afirmat că a avut consimţământul titularului mărcii la înregistrarea numelui comercial.
În consecinţă, s-a reţinut existenţa riscului de confuzie în ceea ce priveşte sursa de provenienţă a produselor şi serviciilor celor doi întreprinzători, consumatorul mediu din cadrul segmentului de public relevant neputând să conştientizeze că produsele comercializate de pârâtă au o altă provenienţă decât cele comercializate de reclamantă, pentru care şi-a înregistrat marca; drept urmare, s-a considerat că sunt incidente dispoziţiile art. 36 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 84/ 1998, reţinându-se ca fiind corectă constatarea tribunalului în sensul că pârâta încalcă drepturile exclusive asupra mărcii Valentino aparţinând reclamantei.
A fost înlăturată ca nefondată critica privind greşita soluţionare a capătului de cerere prin care se solicita constatarea încălcării dreptului reclamantei asupra numelui comercial şi mărcii Valentino, prin folosirea domeniilor de internet www.valentino-tessuti.ro şi, respectiv, www.valentino-tessuti.com, dată fiind asemănarea dintre aceste nume de domeniu cu marca anterioară a reclamantei (numele de domeniu al pârâtei cuprinde marca reclamantei şi cuvântul „tessuti” având caracter descriptiv) şi similaritatea produselor comercializate, astfel încât consumatorii sau comercianţii care navighează pe internet în căutarea informaţiilor legate de produsele marcate, având ca punct de plecare marca verbală pentru a descoperi numele de domeniu, ajung la pârâtă şi nu la reclamantă, ceea ce obturează existenţa unor potenţiali achizitori de bunuri oferite spre vânzare de reclamantă.
Argumentul apelantei în sensul că nu există prejudiciu întrucât reclamanta s-a plâns în 2011, deşi domeniul de internet este utilizat din 2003, a fost înlăturat de instanţa de apel, întrucât titularul mărcii are posibilitatea de a alege momentul apărării drepturilor sale de proprietate intelectuală prin mijloacele legale pe care le consideră adecvate şi de a aprecia cu privire la existenţa şi întinderea unei pagube ce rezultă din încălcarea acestor drepturi.
Conflictul dintre un semn înregistrat ca marcă şi un semn înregistrat ca nume de domeniu este analizat în temeiul răspunderii civile delictuale, conform art. 998 -999 C.civ., existenţa prejudiciului fiind dedusă din împrejurarea că prin înregistrarea numelui de domeniu, ce conţine marca reclamantei, se creează risc de confuzie cu privire la originea bunurilor şi serviciilor oferite la acea adresă şi că reclamanta este privată de dreptul de a înregistra în nume propriu un nume de domeniu care să corespundă denumirii sale comerciale şi mărcii înregistrate. Or, atâta vreme cât site-ul deţinut de pârâtă afişează că obiectul său de activitate îl constituie comerţul produselor textile, riscul de confuzie cu marca reclamantei, în condiţiile similarităţii semnelor şi produselor, este dovedit.
Cât priveşte interzicerea folosirii numelui comercial, curtea de apel a reţinut că potrivit art. 8 din Convenţia de la Paris, ratificată de România în 1968 prin Decretul nr.1167, numele comercial va fi protejat în toate ţările Uniunii, fără obligaţia de depunere sau înregistrare, indiferent dacă face parte sau nu dintr-o marcă.
Cu toate acestea, s-a apreciat că utilizarea unui nume comercial poate, în anumite circumstanţe, să însemne utilizare pe care titularul mărcii o poate interzice în temeiul art. 5 alin.1 lit. a) din Directiva 84/104/CEE, interpretat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-17/06 (Cauza Celine), hotărâre obligatorie în toate statele membre UE, deci şi în România, cu atât mai mult cu cât art. 36 din Legea nr. 84/1998 transpune art. 5 din Directivă.
Instanţa de apel a apreciat că noţiunea de folosire în activitatea comercială fără consimţământul titularului a unui semn - identic sau asemănător cu marca, include, printre altele, şi folosirea unui nume comercial.
Constatându-se similaritatea dintre numele comercial „Valentino Tessuti” şi numele comercial/marca „Valentino”, precum şi similaritatea produselor comercializate, s-a reţinut că utilizarea numelui comercial de către pârâtă încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale reclamantei, astfel că, s-a concluzionat că soluţia primei instanţe de a se interzicere folosirea de către pârâtă a numelui comercial, este temeinică şi legală; de asemenea, s-a concluzionat şi în sensul legalităţii şi temeiniciei sentinţei cu privire la dispoziţia de interzicere a folosirii numelui de domeniu şi transferul acestuia către reclamantă, nefiind formulate de către pârâtă critici distincte asupra modului de soluţionare a acestor capete de cerere.
Faţă de considerentele expuse, în temeiul art. 296 C.pr.civ., apelul pârâtei a fost respins ca nefondat.
Împotriva acestei decizii, pârâta a formulat recurs, prevalându-se de motivele de recurs prevăzute de art. 304 pct. 7, 8 şi 9 C.pr.civ.
În susţinerea primului motiv de recurs (art. 304 pct. 7), pârâta a susţinut că decizia instanţei de apel cuprinde motive contradictorii, în sensul că deşi se retine faptul că aceasta şi-a utilizat îndelung numele comercial pe piaţă, se concluzionează că această împrejurare nu poate constitui un argument în combaterea susţinerilor reclamantei privind încălcarea dreptului la marcă, întrucât cunoaşterea largă în rândul publicului nu a fost dovedită.
De asemenea, recurenta a susţinut că sunt întrunite şi cerinţele art. 304 pct. 8 C.pr.civ.
În acest sens, a învederat că instanţa de apel a interpretat greşit actul dedus judecaţii, în sensul ca nu a luat în considerare utilizarea îndelungată a numelui său comercial, criteriul privind larga cunoaştere în rândul publicului fiind aplicabil în materia mărcilor, iar nu cu privire la numele comercial.
Recurenta a învederat că funcţia mărcii este una specifică, respectiv cea de a distinge produsele şi serviciile unui întreprinzător de cele ale altuia, în timp ce numele comercial identifică întreaga activitate a unei societăţi comerciale, fără a se face în mod necesar referire la bunurile sau serviciile care intră în obiectul sau de activitate, context în care recurenta susţine că este cunoscută pe piaţa de aproximativ 10 ani.
Drept urmare, într-o corectă interpretare a actului juridic dedus judecăţii, recurenta a solicitat instanţei de recurs să reţină utilizarea îndelungată a numelui comercial SC Valentino Tessuti SRL pe teritoriul României, începând cu anul 2003 şi să constate faptul că nu este încălcat dreptul la marcă al părţii adverse, cu atât mai mult cu cât, în mod corect, nu a fost reţinută notorietatea mărcii Valentino pe teritoriul României.
Utilizarea numelui comercial trebuie reţinută în funcţie de situaţia de fapt, avându-se în vedere principiul teritorialităţii şi o perioada de timp determinată.
Recurenta a susţinut că utilizarea numelui său comercial o perioadă neîntreruptă de 10 ani, înseamnă o distinctivitate dobândită pe piaţă, astfel că nu se verifică cerinţa riscului de confuzie şi de asociere cu marca reclamantei; înscrisurile ce dovedesc această utilizare îndelungată nu au fost reţinute de curtea de apel, ceea ce, în opinia sa se circumscrie motivului de recurs privind greşita interpretare a actului juridic dedus judecăţii.
Utilizarea şi dovedirea utilizării numelui comercial Valentino Tessuti din anul 2003 până în prezent, în mod continuu.
Atât prima instanţă cât şi instanţa de apel au reţinut că pârâta, începând din 2003 desfăşoară activităţi de comercializare a saltelelor pe teritoriul României, instanţele nu au concluzionat că societatea a devenit cunoscută consumatorilor prin utilizare, datorită publicităţii intense derulate prin televiziunea A. TV sau prin mijloace proprii (peste 30 de maşini inscripţionate cu denumirea Valentino Tessuti, alocate distribuirii la nivel naţional), prin presă, instanţa de apel înlăturând aceste argumente pentru considerentul că nu s-ar fi dovedit larga cunoaştere în rândul publicului.
Recurenta a mai arătat că a invocat în cauză dispoziţiile art. 30 alin. (4) din Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului, act normativ în temeiul căruia a dobândit un drept de folosinţă exclusivă asupra denumirii societăţii, prima instanţă deşi s-a evocat această apărare a sa, ea nu a fost reţinută.
Instanţa de apel însă, în mod greşit a reţinut faptul că numele comercial al recurentei încălcă dreptul la marcă al reclamantei având în vedere anterioritatea mărcii acesteia, similaritatea celor două semne, produsele şi serviciile protejate de marcă, obiectul de activitate al pârâtei şi folosirea numelui comercial în activitatea sa comercială.
Recurenta a solicitat instanţei de recurs să constate că în mod greşit curtea de apel a reţinut similaritatea dintre cele două semne (marca Valentino şi, respectiv numele său comercial SC Valentino Tessuti SRL), întrucât acestea sunt diferite datorită elementului suplimentar „Tessuti”.
Numele comercial SC Valentino Tessuti SRL vs. marca Valentino.
Recurenta a arătat că numele său comercial este alcătuit din două particule fonetice, respectiv: Valentino + Tessuti.Cuvântul „tessuti” este un cuvânt de sine stătător care are consoana „s” dublă, ceea ce va atrage atenţia consumatorilor români, el nefiind cunoscut în limba română, însă atât prima instanţă cât şi curtea de apel în mod greşit au reţinut faptul ca acesta are valoare descriptivă.
Consumatorul român nu va traduce denumirea „tessuti” ci va prelua acest element aşa cum este pronunţat, cu atât mai mult cu cât nu se poate vorbi despre caracterul uzual al acestei denumiri în limbajul romanesc.
În opinia recurentei, cuvântul „tessuti” conferă distinctivitate mărcii, consumatorul român percepând numele comercial în ansamblu, iar nu doar Valentino, ci în întregul său - Valentino Tessuti.
Şi din punct de vedere fonetic, numele său comercial Valentino Tessuti are o pronunţie mai lungă decât marca opusă, în sensul că numele comercial are un total de 7 silabe, pe când în cazul mărcii opuse de reclamantă există doar 4 silabe.
Astfel, în mod corect Comisia de contestaţii din cadrul OSIM, în cadrul contestaţiei pe care intimata a exercitat-o împotriva mărcii recurentei - Valentino Tessuti, a arătat faptul ca acest cuvânt comun Valentino este foarte apropiat de numele Valentin, respectiv Valentina din limba română în timp ce cea de-a doua particulă fonetică - TESSUTI - este necunoscută consumatorului român; în acest context, OSIM a admis spre înregistrare marca reclamantei Valentino Tessuti, înregistrare confirmată şi de Tribunalul Bucureşti.
Mai mult decât atât, cuvântul „Valentino” este utilizat în peste 100 alte nume comerciale în România, susţinere pe care o ilustrează cu numeroase exemple.
Recurenta a făcut referire şi la Prima Directiva a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci nr. 89/104/CEE care statuează ca principiu dreptul tuturor de a folosi grupuri de litere care trebuie să primeze în faţa dreptului unui titular de marcă, întrucât, în caz contrar, s-ar conferi titularului un avantaj concurenţial nejustificat.
Tratatele internaţionale ratificate de Parlamentul României fac parte integrantă din dreptul intern, conform art. 11 din Constituţia României, şi sunt aplicabile şi persoanelor fizice şi juridice române.
De asemenea, conform rezoluţiei adoptate în şedinţa Comitetului Executiv de la Barcelona (30 septembrie - 5 octombrie 1990) al Asociaţiei Internaționale pentru Protecţia Proprietăţii Industriale (AIPPI) se arata că un nume comercial poate beneficia de un drept de anterioritate cu condiţia să fi fost utilizat în mod continuu în comerţ, pe teritoriul ţării unde se solicită protecţia, pentru aceleaşi produse sau servicii care corespund mărcii căreia i se opune.
În aceste condiţii, recurenta a arătat că numele său comercial constituie în fapt un drept anterior dobândit întrucât, potrivit Convenţiei de la Paris, numele comercial este recunoscut ca drept de proprietate industrială şi este protejat ca atare, iar în baza folosirii intense, anterioare şi constante a numelui comercial SC Valentino Tessuti SRL, a solicitat şi înregistrarea mărcii Valentino Tessuti.
Numele comercial dă naştere unui drept de proprietate industrială, aşa cum rezultă şi din prevederile art. 1 alin. (2) din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale1 la care România este parte - „Protecţia proprietăţii industriale are ca obiect [...] numele comercial şi indicaţiile de provenienţa sau denumirile de origine [...]; pe de altă parte, conform art. 8 al Convenţiei de la Paris, numele comercial "va fi protejat în toate ţările Uniunii, fără obligaţia de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerţ.”
În consecinţă, în condiţiile în care numele comercial este un drept de proprietate industrială şi este protejat fără a exista necesitatea de înregistrare, recurenta consideră că acesta poate fi invocat ca un drept al său pe care îl deţine şi utilizează.
De asemenea, recurenta a criticat şi greşita reţinere a relei sale credinţe, atât timp cât aceasta utilizează pe piaţă numele comercial deja de 10 ani, ceea ce a condus la dobândirea unei distinctivităţi, astfel cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar, încât nu se poate reţine riscul de confuzie şi de asociere cu marca opusă de reclamantă care a tolerat atare folosire timp de aproape 10 ani.
Cu toate că ambele instanţe de fond au reţinut activităţile comerciale desfăşurate de recurentă încă din anul 2003, nu s-a reţinut şi această utilizare a numelui comercial, de asemenea, din anul 2003, astfel cum s-a dovedit prin probele cauzei (publicitate etc.); o astfel de critică a fost formulată în mod explicit prin motivele de apel.
Recurenta a solicitat instanţei de recurs să reţină că utilizarea numelui comercial SC Valentino Tessuti SRL a fost probată prin înscrisurile depuse la dosar, aferente anilor 2003 – 2012, înscrisuri care sunt conformate cu originalul, au dată certă şi menţionează sursa emitentă (societatea SC Valentino Tessuti SRL), spre deosebire de partea adversă care a depus ca probatoriu simple printări de pe internet, care nu au dată certă şi care nu arată sursa de la care provin.
Din perspectiva motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 8 C.pr.civ. – interpretarea greşită a actului juridic dedus judecăţii – recurenta a arătat că instanţele de fond nu au luat în considerare aspectele faptice ce rezultă din înscrisurile cauzei, şi anume faptul că timp de aproximativ 10 ani părţile din proces au coexistat pe piaţă ca mărci şi nume comerciale, neexistând niciun risc de confuzie şi de asociere între ele, şi numai după 10 ani reclamanta a intentat acţiune în justiţie în contrafacere prin care invocă riscul de confuzie, situaţie în care recurenta solicită instanţei de recurs reanalizarea probelor depuse la dosar pentru a se putea constata că acestea dovedeau utilizarea numelui său comercial.
Recurenta a invocat şi greşita constatare a încălcării drepturilor reclamantei asupra numelui comercial şi mărcii Valentino, prin folosirea domeniilor de internet www.valentino-tessuti.ro şi www.valentino-tessuti.com, decurgând din asemănarea cu marca anterioară a reclamantei, reţinându-se în mod greşit, astfel cum deja s-a arătat că particula „tessuti” are caracter descriptiv, dar şi similaritatea produselor.
S-a afirmat de către recurentă că această concluzie este greşită, întrucât aceasta a dobândit numele de domeniu ca urmare a extinderii drepturilor sale de proprietate intelectuală pe care le deţinea deja, respectiv asupra numelui comercial SC Valentino Tessuti SRL.
De asemenea, s-a susținut faptul că reclamanta nu utilizează mărcile pe teritoriul României, acestea nu sunt notorii pe teritoriul României, în timp ce recurenta îşi utilizează drepturile pe piaţa din România de aproximativ 10 ani, astfel încât consumatorii nu pot confunda cele două titulare; în acest context, recurenta susţine că motivarea instanţei de apel este contradictorie în confirmarea soluţiei date acestui capăt de cerere, întrucât segmentul de consumatori este diferit.
Astfel, mărcile opuse de către intimata reclamantă nu sunt utilizate pe piaţă pentru saltele, iar reclamanta nu a făcut dovada utilizării pe piaţa din România a mărcilor opuse pentru aceleaşi produse, mai ales pentru saltele, în condiţiile în care recurenta utilizează numele comercial încă din anul 2003. Or, recurenta comercializează saltele, astfel cum rezultă din facturi, contracte, reclame şi toate materialele publicitare depuse la dosar, activând deci pentru o piaţă foarte specializată, pe când partea adversă nu produce sau comercializează astfel de produse (saltele).
Recurenta conchide în sensul că instanţele de fond nu au analizat situaţia de fapt aferentă drepturilor în conflict, şi anume faptul că aceasta utilizează propriile sale drepturi de proprietate intelectuală în mod continuu de peste 10 ani, pe când partea adversă nu a utilizat şi nu utilizează nici în prezent un drept de proprietate intelectuală pe piaţa românească, mai exact nu produce sau comercializează saltele.
La interpelarea Înaltei Curţi, recurenta a precizat că cererea sa nr. M/02855 de înregistrare a mărcii Valentino Tessuti pentru clasa 20 de produse a fost respinsă în mod irevocabil prin decizia Curţii de Apel Bucureşti; Înalta Curte a constatat, în urma verificărilor în sistemul informatic ECRIS, că instanţa de recurs a pronunţat decizia asupra recursului declarat de Valentino Spa la data 8.10.2013, prin care, pe fond, a fost respinsă cererea petentei SC Valentino Tessuti SRL (recurenta cauzei de faţă) de înregistrarea a mărcii individuale verbale Valentino Tessuti pentru produsele din clasa 20, astfel cum cererea a fost restrânsă de solicitant.
Recursul formulat este fondat, potrivit celor ce urmează.
Deşi prin cererea de chemare în judecată intimata reclamantă s-a prevalat şi de protecţia propriului său nume comercial (în temeiul art. 8 din Convenţia de la Paris), precum şi de un întreg portofoliu de mărci, se impune precizarea prealabilă că în analiza cererii în contrafacere, instanţa de apel s-a raportat doar la titlul de protecţie internaţională conferit reclamantei prin certificatul de înregistrarea a mărcii VALENTINO nr. 764790 din 20.11.2000 emis de OMPI, din cuprinsul căruia rezultă că România figurează ca ţară desemnată pentru protecţie, marca fiind înregistrată pentru mai multe clase de produse şi servicii, astfel: 3, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 34 şi 35 ; totodată, în ce o priveşte pe pârâtă, s-a reţinut că aceasta este titulara numelui comercial Valentino Tessuti începând din 29.09.2003.
În consecinţă, esenţa litigiului de faţă priveşte conflictul dintre două drepturi de proprietate industrială, marca al cărei titular este reclamanta (Valentino) şi numele comercial deţinut şi utilizat în activitatea sa comercială de către pârâtă din anul 2003 (Valentino Tessuti).
În deplin acord cu dispoziţiile art. 3 lit. d) din Legea nr. 84/1998, modif. şi republ., precum şi cu cele ale art. 19 din HG nr. 1134/2010 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 84/1998, curtea de apel a înlăturat premisa notorietăţii mărcii reclamantei reţinută de prima instanţă, analizând cererea în contrafacere pe temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) din legea mărcilor, pornind de la drepturile exclusive ale titularului conferite acestuia asupra mărcii prin înregistrare (art. 36 alin. 1).
Tot cu titlu preliminar, este util a se preciza că, astfel cum s-a menţionat în şedinţă publică, la solicitarea Înaltei Curţi, cererea recurentei pârâte de înregistrare a mărcii Valentino Tessuti pentru produse din clasa 20 a fost respinsă prin hotărâre judecătorească irevocabilă, astfel că recurenta este doar titulara dreptului de proprietate industrială decurgând din înregistrarea numelui său comercial, drept cu privire la care invocă o anumită durată şi intensitate a utilizării; contrar celor dezlegate de instanţa de apel, existenţa unei mărci înregistrate în favoarea pârâtei nu ar fi putut fi ignorată şi, în consecinţă, ar fi impus instanţei o altă perspectivă de analiză a drepturilor în conflict; însă, la acest moment, se confirmă analiza drepturilor în conflict în coordonatele avute în vedere de instanţa de apel – reclamanta – titulară de marcă înregistrată şi pârâta – titulară doar a numelui comercial.
Conflictul dintre aceste două categorii de drepturi de proprietate industrială a fost analizat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în hotărârea pronunţată în Cauza C-17/06 (Celine Sarl împotriva Celine SA), hotărâre care, deşi a fost avută în vedere de instanţa de apel, a fost greşit interpretată şi aplicată la speţă.
Cererea de pronunţare a unei hotărâri preliminare adresată Curţii de la Luxembourg a privit interpretarea articolului 5 alin. 1 din Prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 (dispoziţii reluate identic în prezent de art. 5 alin. 1 din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, care a înlocuit-o), în special noţiunea de „utilizare” prevăzută de acest text, dar şi analiza limitării efectelor mărcii stabilite prin art. 6 din aceeaşi Directivă, textele de referinţă fiind transpuse şi în legislaţia naţională (art. 36 şi respectiv art. 39 din Legea nr. 84/1998, republ.), ceea ce presupune că atât în legislaţia Uniunii, cât şi în cea naţională interpretarea acestor texte trebuie să coincidă.
Deşi în Cauza C-17/06, CJUE s-a pronunţat (în limitele învestirii sale) doar la ipoteza utilizării de către un terţ a unui semn identic pentru produse şi servicii identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca (art. 5 alin. 1 lit. a din Prima Directivă), în mod evident cele statuate cu valoare de principiu de interpretare a drepturilor conferite titularului unei mărci înregistrate, Înalta Curte apreciază că raţionamentul dezvoltat de instanţa europeană este valabil mutatis mutandis şi în ipoteza utilizării de către un terţ a unui semn identic sau similar cu marca pentru produse identice sau similare (art. 5 alin. 1 lit. b din Directivă/art. 36 alin. 2 lit. b din Legea nr. 84/1998), cum este cazul în speţă.
Astfel, art. 36 alin. (2) din legea naţională prevede că „(2) Titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său: (...)
b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă”.
Prin urmare, CJUE a stabilit că pentru ca titularul unei mărci înregistrate să poată interzice utilizarea de un terţ a unui semn identic cu marca sa este necesară întrunirea unui număr de 4 condiţii:
- utilizarea să aibă loc în cadrul comerţului;
- utilizarea să aibă loc fără consimţământul titularului mărcii
- utilizarea să aibă loc pentru produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca şi
- utilizarea să aducă atingere sau să fie susceptibilă a aduce atingere funcţiilor mărcii, în special, funcţiei sale esenţiale de a garanta consumatorilor provenienţa produselor sau a serviciilor.
În plus, în cazul art. 5 alin. 1 lit. b) din Directivă (corespunzând dispoziţiilor art. 36 alin. 2 lit. b din legea naţională), spre deosebire de cel de la art. 5 alin. (1) lit. a), se adaugă şi cerinţele similarităţii semnelor şi/sau a produselor sau serviciilor, dar şi constatarea, în condiţiile acestor premise, a riscului de confuzie; deşi aceste cerinţe au fost identificate de curtea de apel în mod distinct de cele enunţate expresis verbis în Cauza Celine, evaluarea lor a avut loc cu aplicarea greşită a regulilor ce decurg din jurisprudenţa constantă a CJUE, în situaţii similare; în plus, analiza a fost una incompletă, astfel cum se va arăta.
În ce priveşte primele două cerinţe, acestea au fost în mod corect constatate de instanţa de apel ca fiind întrunite în cauză.
Fără a se realiza o analiză explicită, în legătură însă cu cea de-a treia condiţie, instanţa de apel a conchis în sensul că „în noţiunea de folosire în activitatea comercială fără consimţământul titularului a unui semn identic sau asemănător cu marca, se include, printre altele, şi folosirea unui nume comercial.”
Cea din urmă concluzie este în dezacord cu dispoziţiile art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 şi cu cele statuate de CJUE în aceeaşi Cauză C-17/06 - cu referire la dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. a) din Directivă - în sensul că acest text se poate opune unei astfel de interdicţii (a utilizării semnului de către terţ pentru produse, utilizare care aduce atingere sau este susceptibilă a aduce atingere funcţiilor esenţiale ale mărcii), dacă utilizarea de către terţ a denumirii sale sociale sau a numelui său comercial are loc conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial, ceea ce se constituie într-o veritabilă limită legală a efectelor mărcii.
Or, folosirea unei denumiri sociale (SC Valentino Tessuti SRL, în speţă), a unui nume comercial (Valentino Tessuti) sau a unei embleme în concordanţă cu funcţiile sale şi în limitele protecţiei conferite titularului său prin înscrierea acesteia în registrul comerţului, deci, pentru identificarea societăţii sau desemnarea fondului de comerţ nu poate fi interzisă de titularul mărcii pentru că denumirea socială, numele comercial sau emblema nu au, în sine, funcţia de a distinge produse sau servicii, funcţie specifică mărcilor.
Aşa fiind, raportat la concluzia instanţei de apel în sensul că simpla înregistrare şi folosire a numelui comercial de către pârâtă fără consimţământul reclamantei reprezintă încălcarea drepturilor exclusive ale titularului mărcii Valentino, Înalta Curte a reţinut ca fiind fondate criticile recurentei dezvoltate pe temeiul motivului de nelegalitate prevăzut de art. 304 pct. 9 C.pr.civ. în ce priveşte ignorarea dispoziţiilor art. 30 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, corob. cu art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998.
Ca atare, în contextul aplicării dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 era necesar a se stabili dacă utilizarea de către recurentă a semnului Valentino Tessuti are loc „pentru produse sau servicii”, adică dacă o astfel de utilizare are loc prin aplicarea semnului care constituie numele său comercial pe produsele pe care le comercializează sau, chiar în lipsa aplicării semnului pe produse, îl utilizează într-o asemenea manieră încât se stabileşte o legătură între semnul care constituie numele său comercial şi produsele pe care le comercializează; altfel spus, dacă utilizarea semnului de către recurentă are loc cu depăşirea funcţiilor atribuite prin lege numelui său comercial (pentru a se identifica între ceilalţi comercianţi şi a-şi desemna propriul fond de comerţ) ori pentru a-şi distinge propriile produse de ale celorlalte întreprinderi; în esenţă, dacă pârâta utilizează numele comercial nu cu titlu de nume comercial, ci cu titlu de marcă şi atentează astfel la funcţiile mărcii, în special, aceea de a garanta consumatorilor provenienţa produselor sau serviciilor.
Prin decizia recurată, într-o analiză ce poate fi atribuită unei astfel de verificări, curtea de apel s-a raportat la obiectul de activitate al pârâtei, ceea ce echivalează cu o analiză in abstracto a utilizării pentru produse, iar nu la modalitatea concretă în care recurenta pârâtă utilizează semnul incriminat, potrivit probelor administrate de aceasta, astfel cum recurenta susţine în mod corect prin memoriul de recurs.
Această cerinţă a utilizării semnului pentru produse, în contextul art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 atrage şi necesitatea statuării asupra identităţii sau similarităţii produselor.
Cu toate că s-a concluzionat de curtea de apel în sensul existenţei similarităţii între produse, atare dezlegare s-a bazat pe greşita luare în considerare a obiectului de activitate al pârâtei (comerţul cu produse textile), fără a se arăta în mod explicit dacă se înlătură susţinerile pârâtei referitoare la folosirea semnului în legătură cu sau pentru comercializarea saltelelor şi a structurilor din lemn (suporţi) pentru saltele, în timp ce, din perspectiva reclamantei, relevante în această comparaţie au fost considerate clasele 20 (mobilă etc.), 24 (textile şi alte produse din materiale textile, produse textile pentru pat etc.) şi 25 (îmbrăcăminte), protejate prin marca internaţională Valentino nr. 764790 din 20.11.2000.
În plus, dacă o atare utilizare nu are loc pentru produse, ci în condiţiile art. art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, este necesar a se verifica dacă această folosire are loc în conformitate cu bunele practici din domeniul industrial ori comercial, sens în care dispune art. 39 alin. (2).
În absenţa analizării materialului probator al cauzei din acest punct de vedere, instanţa de recurs nu este în măsură a verifica legalitatea deciziei recurate, criticile recurentei fiind fondate sub acest aspect, însă din perspectiva neanalizării cerinţelor anterior menţionate, iar nu pe temeiul art. 304 pct. 8 C.pr.civ., probele cauzei nefiind susceptibile a reprezenta actul juridic dedus judecăţii.
De asemenea, Înalta Curte a constatat a fi fondate şi criticile recurentei privind realizarea comparaţiei semnelor în conflict (de asemenea, premisă a riscului de confuzie), comparaţie ce s-a realizat cu nesocotirea jurisprudenţei constante a CJUE pe acest segment, conţinutul conceptual al unor noţiuni în materia mărcilor desluşit de instanţa europeană fiind veritabile reguli de drept, ceea ce permite încadrarea acestor critici în dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ.
Astfel, instanţa de apel a comparat marca Valentino cu semnul Valentino Tessuti (fără a fi certă folosirea semnului pentru produse identice sau similare, potrivit celor deja arătate), comparaţie ce trebuia a fi realizată însă din punct de vedere conceptual, fonetic şi vizual şi, pe baza ei era necesar a se concluziona cu privire la existenţa sau inexistenţa similarităţii; pe de altă parte, dacă aceasta era reţinută, ar fi fost util a se stabili şi nivelul de similaritate, întrucât un nivel mai redus al similarităţii semnelor impune un nivel mai ridicat al similarităţii produselor sau serviciilor pentru a fi posibilă demonstrarea riscului de confuzie, după cum un grad mai mare al similarităţii semnelor poate compensa o similaritate mai redusă a produselor/serviciilor (Hotărârea CJUE în cauza C-251/95 Sabel şi în cauza C-39/97 Canon, C-342/97 Lloyd).
Regula este că semnele se compară în integralitatea lor, deoarece numai după o evaluare per ansamblu va putea fi acordată valoarea corespunzătoare elementelor distinctive sau dominante (hotărârea din 12.06.2007, C-334/05 P Limoncello, par. 41, 42); instanţa de apel nu a avut în vedere însă aceste reguli.
Pe de altă parte, în operaţiunea de evaluare a riscului de confuzie, curtea de apel, în ceea ce priveşte semnul pârâtei „Valentino Tessuti” a reţinut că Valentino este elementul dominant atribuind componentei „Tessuti” o valoare pur descriptivă (termenul însemnând ţesături în limba italiană), astfel că, această componentă a fost înlăturată din operaţiunea de comparare, ceea ce este posibil doar în cazul elementelor neglijabile (de exemplu, hotărârea din 12.06.2007 din cauza Shaker C – 334/05).
Procedând astfel, s-a ignorat regula generală potrivit căreia publicul relevant înţelege numai limbile oficiale ale teritoriului în cauză, fără a se reţine (şi cu atât mai puţin a se demonstra) incidenţa vreuneia dintre excepţiile de la această regulă, excepţii posibile, de ex.: atunci când cuvântul într-o limbă străină este foarte apropiat de cuvântul echivalent din limba română (ceea ce nu este cazul pentru tessuti-ţesături); atunci când cuvântul din limba străină este frecvent utilizat pe teritoriul României (nici această ipoteză nu se verifică); dacă ar fi fost demonstrat că publicul relevant este familiar cu limba italiană - nu s-a susţinut o astfel de teză în cauză -, cum s-a confirmat de ex., de Curtea de la Luxembourg că publicul larg din ţările scandinave, Ţările de Jos şi Finlanda, are o înţelegere de bază a limbii engleze (hotărârea din 26.11.2008, T435/07 New Look, par. 23); atunci când se ştie că publicul relevant este familiarizat cu o anumită limbă pentru anumite categorii de bunuri şi/sau servicii (domeniul IT, de ex., nu acesta fiind domeniul de interes în cauza de faţă) ori dacă este vorba despre cuvinte foarte simple din limba engleză etc.
Ca atare, elementul „Tessuti” nu este neglijabil, nefiind descriptiv pentru consumatorul român, astfel că nu poate fi ignorat în aprecierea globală a semnului pârâtei, operaţiune ce urmează a se efectua de instanţa de rejudecare.
Totodată, împrejurarea că elementul „Valentino” se regăseşte în semnul utilizat de către pârâtă, format din elementul verbal unic al mărcii reclamantei şi un alt element verbal – „Valentino Tessuti” - (dacă se va reţine că aceasta îl foloseşte pentru produse similare) nu conduce în mod automat la reţinerea riscului de confuzie; într-o astfel de situaţie, riscul de confuzie ar putea exista doar dacă marca anterioară are, în semnul compus, o poziţie distinctivă autonomă, chiar dacă nu reprezintă elementul dominant (hotărârea din cauza Medion C-120/04), evaluare pe care, de asemenea, instanţa de rejudecare o va realiza, stabilindu-se dacă marca reclamantei „Valentino” îşi păstrează autonomia în cadrul semnului „Valentino Tessuti”.
Pornind de la aceste elemente, comparaţia mărcii cu semnul utilizat de pârâtă va trebui realizată din punct de vedere fonetic, vizual şi conceptual, urmând ca după analiza şi statuarea efectivă cu privire la toţi factorii pertinenţi potrivit celor anterior expuse, instanţa de apel să conchidă asupra riscului de confuzie, concluzie ce depinde de evaluarea în ansamblu a acestor factori interdependenţi.
Totodată, dacă va fi cazul (în condiţiile stabilirii unui nivel de similaritate între produse suficient pentru a da naştere unui risc de confuzie), instanţa de apel va trebui să se refere, în cadrul comparării semnelor, şi la caracterul distinctiv al mărcii reclamantei (intrinsec sau dobândit prin folosire) şi să aibă în vedere şi publicul relevant în evaluarea tuturor elementelor riscului de confuzie (comparare produse, semne, caracter distinctiv), criteriu, de asemenea, ignorat în decizia recurată.
În rejudecare, în funcţie de dezlegările ce se vor da chestiunilor de fapt şi de drept menţionate în prezenta decizie, se va stabili şi dacă utilizarea în mod continuu, începând din 2003, a semnului de către pârâtă (având o anumită intensitate) doar ca nume comercial ori şi pentru produse (după cum va reieşi din aprecierea probelor) are aptitudinea de a-i conferi acesteia drepturi de natură a o împiedica pe reclamantă să invoce exclusivitatea drepturilor sale conferite prin înregistrarea internaţională a mărcii nr. 764790 din 20.11.2000 pentru clasele de produse şi servicii protejate prin aceasta; în rejudecare, urmează a se reevalua, pornind de la premisele corecte, şi susţinerile pârâtei privind interzicerea utilizării numelui de domeniu şi a obligării sale la transferul acestui domeniu către reclamantă, soluţie dispusă de prima instanţă şi confirmată de curtea de apel.
Având în vedere aceste consideraţii, Înalta Curte, în aplicarea dispoziţiilor art. 312 alin. (1) şi (3) rap. la art. 304 pct. 9 C.pr.civ., dar constatând şi incidenţa art. 314 C.pr.civ., a admis recursul pârâtei, a casat decizia recurată cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă de apel.