Prin cererea înregistrată la data de 22 februarie 2008 pe rolul Tribunalului București sub nr. 7757/3/2008, reclamantele B.C.P. S.A. și Banca M. S.A. au chemat în judecată pe pârâta M. Leasing IFN S.A., pentru ca prin hotărârea care se va pronunța să se dispună obligarea pârâtei să procedeze la modificarea numelui comercial prin eliminarea cuvântului "M.", astfel încât acest nume comercial să nu mai încalce drepturile de proprietate intelectuală aparținând reclamantei; obligarea pârâtei în cazul nerespectării obligației ce face obiectul primului capăt de cerere la plata daunelor cominatorii în valoare de 10.000 de Euro pentru fiecare zi de întârziere, precum și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.
În motivarea cererii lor, reclamantele s-au referit la conflictul marcă anterioară, nume comercial ulterior.
B.C.P. S.A., este una dintre băncile importante din Europa, având peste 4,3 milioane de clienți și 900 de filiale și sucursale în întreaga lume. Această bancă este prezentă în România, precum și în alte jurisdicții, sub denumirea de B.M.
Această denumire este protejată în diferite forme, atât la nivel național cât și la nivel european, începând cu anul 2003, prin intermediul mărcilor aparținând B.C.P.
În conformitate cu dispozițiile art. 35 din Legea nr. 84/1998 titularul mărcii înregistrate are un drept exclusiv asupra acesteia și se poate opune la folosirea unui semn identic sau similar cu marca sa de către terțe persoane în activitatea lor comercială. Conform art. 35 înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii. Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească în activitatea lor comercială, fără consimțământul titularului.
Pârâta a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acțiunii ca nefondată, deoarece reclamantele au solicitat modificarea denumirii "M." din denumirea sa, fără să țină cont că la Registrul Comerțului sunt înregistrate un număr de 58 de societăți comerciale are au inclus în denumirea lor cuvântul "M.".
De asemenea, a arătat că nu se află pe aceeași piață ca reclamanta și nu oferă aceleași servicii pe care le oferă o bancă. Pârâta oferă servicii de leasing (CAEN 6491 Leasing financiar) și nu activități bancare sau monetare specifice băncilor (CAEN 6419), sau alte activități intermediare (CAEN 6492 - Alte activități de creditare) cum oferă reclamantele.
Prin Sentința civilă nr. 1561 din 9 octombrie 2008 Tribunalul București admis în parte acțiunea, obligând pârâta să procedeze la modificarea numelui comercial prin eliminarea cuvântului "M.". Au fost respinse celelalte capele de cerere ca neîntemeiate.
Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, învestită cu soluționarea apelului declarat de pârât, prin Decizia nr. 216 din 10 decembrie 2009, a respins calea de atac ca nefondată pentru motivele ce urmează.
Reclamanta este titulara unui drept exclusiv asupra mărcilor „M.", „B.M.", „BCP M." înregistrate la 5 august 2003, „M. BCP", înregistrată la 20 octombrie 2003, „M.I. BANK” înregistrată la 10 octombrie 2006, „M. bcp” înregistrată la 7 aprilie 2006 iar cât privește marca „Banca M.” care este totodată și numele comercial al reclamantei aceasta și-a constituit depozit la 8 ianuarie 2008 pentru clasele de produse 35, 38 și 36 respectiv servicii financiare inclusiv cele prestate prin internet sau prin orice alte mijloace de telecomunicații, iar pe de altă parte pârâta este titulara numelui comercial „M. LEASING IFN", nedepus la înregistrare, aceasta oferind servicii de leasing financiar.
Reclamanta B.C.P. face dovada că își desfășoară activitatea în România în domeniul bancar, prin intermediul reclamantei Banca M. SA.
În calitate de titular exclusiv al mărcilor sus-menționate, înregistrate pe cale internațională, reclamanta B.C.P. SA beneficiază de protecție cu privire la acestea și pe teritoriul României, conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 84/1998, precum și al convențiilor internaționale în materia mărcilor și indicațiilor geografice, la care România este parte.
Problema care se impune a fi tranșată este dacă există un conflict între mărcile reclamantei și numele comercial folosit de către pârâtă, respectiv dacă prin folosirea acestuia se aduce atingere dreptului exclusiv conferit reclamantei prin înregistrarea acestor mărci, drept consfințit în cuprinsul dispozițiilor art. 35 din Legea nr. 84/1998.
Mărcile deținute de către reclamantă au fost înregistrate anterior numelui comercial deținut de către pârâtă, conferindu-i acesteia un drept exclusiv asupra mărcilor protejate, incluzând și dreptul de a interzice folosirea aceluiași semn de către terți.
Pe de altă parte și numele comercial înregistrat de către pârâtă îi conferă acesteia un drept de proprietate industrială, recunoscut în temeiul art. 1 alin. (2) și alin. (8) din Convenția de la Paris, ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968.
Legea nr. 84/1998 nu conține prevederi speciale care să reglementeze conflictul dintre marca și numele comercial sau emblema.
Curtea a apreciat că dispozițiile art. 35 alin. (2) din Lege pot fi extinse și la situația când se aduce atingere mărcii protejate prin folosirea unui nume comercial identic sau similar cu marca, existând posibilitatea de a se crea confuzie cu privire la originea bunurilor sau serviciilor celor doi comercianți.
Analiza conflictului apărut între mărcile protejate aparținând reclamantei numele comercial al acesteia - pe de o parte și numele comercial aparținând pârâtei - pe de altă parte presupune analiza riscului de confuzie, care include și riscul de asociere rezultat în urma folosirii de către pârâtă a numelui comercial similar cu mărcile și numele comercial aparținând reclamantei.
Cât privește limitarea teritorială prin prisma căreia trebuie apreciat riscul de confuzie în ipoteza numelui comercial, Curtea a reținut că aceasta trebuie apreciată raportat la probatoriul administrat în cauză, avându-se în vedere și faptul că titularul unui drept de proprietate industrială asupra numelui comercial are dreptul de a-și face cunoscut numele sub care își prestează serviciile, fără a se ține cont de limita teritorială a întinderii cunoașterii acestuia.
S-a reținut că numele comercial deținut de pârâtă este similar cu mărcile deținute de reclamanta, „M.”, „B.M.”, „BCP M.”, „M. BCP”, „M.I. Bank” apreciindu-se că terminația „Leasing” nu poate fi de natură a elimina confuzia dintre marcă și semn, confuzie ce presupune și asocierea spontană dintre societatea respectivă și mărcile reclamantei.
Reclamanta este titulara unor mărci verbale combinate, cu element figurativ, în care partea verbală M. constituie elementul central al mărcii și în cazul numelui comercial înregistrat de pârâtă, elementul principal îl constituie tot cuvântul M.
Gradul de similaritate vizuală este de asemenea foarte ridicat, dat fiind impactul elementului dominant verbal, în percepția de ansamblu a consumatorului potențial.
Și sub aspect auditiv similaritatea celor două semne este dată tot de elementul verbal, identic, celelalte părți verbale componente ale mărcilor reclamantei și respectiv ale numelui comercial deținut de pârâtă constituind mențiuni cu privire la domeniul de activitate, și respectiv cu privire la forma societății comerciale pârâte.
Similaritatea mărcilor deținute de reclamantă cu numele comercial înregistrat de pârâtă trebuie privită în strânsă legătură cu similaritatea dintre produsele ce fac obiectul mărcilor aparținând reclamantei și serviciile pârâtei.
Pentru a se analiza riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere se va avea în vedere consumatorul mediu, Curtea a apreciat că în cauză s-a făcut dovada identității între o anumită categorie de servicii ce fac obiectul protecției mărcilor aparținând reclamantei și serviciile ce constituie obiectul de activitate al pârâtei, astfel încât, consumatorul mediu avizat, confruntat cu achiziționarea serviciilor comercializate sub marca reclamantei va putea să creadă că aceste produse și serviciile, care poartă un semn similar aparțin aceluiași producător, atribuindu-le aceiași proveniență.
Astfel, atât reclamantele B.C.P. S.A, Banca M. SA cât și pârâta SC M. Leasing IFN S.A sunt competitoare pe piața serviciilor de leasing financiar. Deși obiectul principal de activitate al reclamantei Banca M. SA este cod CAEN 6419 - activități de intermedieri monetare, activitatea acesteia cuprinde și leasing financiar.
Faptul că reclamanta a ales ca această activitate să se desfășoare prin intermediul Băncii M. SA, fără a înființa direct o societate specializată în leasing financiar nu este de natură a înlătura riscul de confuzie mai sus analizat, având în vedere că pe piața din România există practica multor bănci de a înființa societăți de leasing, astfel încât, în contextul similarității dintre mărcile reclamantei și numele comercial al pârâtei, precum și al identității serviciilor oferite, există riscul, pentru consumatorul mediu de a face asocierea între aceste produse și servicii oferite de reclamantă și numele comercial al pârâtei, considerând că acestea aparțin aceluiași comerciant.
Chiar și în ipoteza când consumatorul mediu ar considera că serviciile aparțin unor entități diferite, acesta poate însă să aprecieze, în mod întemeiat că între acestea există anumite legături economice, financiare, juridice, fapt care atrage riscul de asociere la care fac trimitere dispozițiile art. 35 alin. (2).
Nu pot fi reținute argumentele apelantei în susținerea netemeiniciei acțiunii, întemeiate pe interpretarea dispozițiilor art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, având în vedere că acest text de lege reglementează un alt domeniu decât cel vizat de reclamantă prin acțiune - și anume motivele de refuz pentru care marca nu poate fi înregistrată în fața OSIM.
Nerelevant sub aspectul stabilirii încălcării drepturilor reclamantei este și argumentul adus de către apelantă în sensul că la Registrul Comerțului s-au înregistrat un număr de 58 de societăți care au inclus în denumirea lor cuvântul „M.", atâta vreme cât aceste societăți comerciale au un obiect de activitate diferit de acela al reclamantei, nedovedindu-se existența riscului de confuzie incluzând și riscul de asociere.
Nefondată este și critica privind neadministrarea probelor în fața instanței de fond, având în vedere că din cuprinsul Încheierilor de ședință din 12 iunie 2008 și 11 septembrie 2008 la care s-a discutat propunerea de probatorii și respectiv s-au depus înscrisuri, rezultă că reclamanta este cea care a solicitat administrarea acestei probe în dovedirea acțiunii, pârâta neînțelegând să solicite alte probatorii.
Împotriva deciziei a declarat recurs pârâta întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ.
Cu privire la motivul de modificare prevăzut de pct. 7 al art. 304 recurenta, în esență, arată că se vorbește și de existența riscului de confuzie pe piață deoarece serviciile oferite sunt similare și de nerelevanță, sub aspectul încălcării drepturilor reclamantei a existenței unui număr de 58 de societăți comerciale cu denumirea M., în condițiile în care nu există o ofertă sub aceeași marcă.
Referitor la art. 304 pct. 9 C. proc. civ. se arată că dispozițiile art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 nu sunt incidente deoarece acțiunea nu este nici una în contrafacere, nici în concurență neloială.
Cele două elemente invocate, marca și denumirea comercială, nu sunt similare, fiind diferite din punct de vedere vizual – marca este scrisă cu o grafie obișnuită, sigla fiind compusă dintr-un element figurativ de culoare roșie, dominat de o imagine dublată a două triunghiuri, denumirea societății fiind scrisă la baza siglei.
Consumatorul mediu nu poate confunda cele două elemente, deoarece, puse una lângă alta, nu prezintă niciun risc de confuzie și pentru că există și o specializare distinctă - bancare și leasing.
Se mai arată că interesul nu este născut și actual deoarece reclamantele nu au o societate care să aibă ca activitate leasingul financiar, nedovedind prejudiciul suferit.
Probatoriile administrate în cauză demonstrează că recurenta funcționează legal cu denumirea arătată, reclamantele nesolicitând schimbarea ori modificarea acesteia pe parcursul avizării B.N.R.
O altă critică se referă la greșita reținere a faptului că recurenta nu a solicitat probe.
Intimatele, prin întâmpinarea formulată conform art. 308 alin. (2) C. proc. civ., solicită respingerea recursului ca nefondat.
Înalta Curte, analizând decizia prin prisma excepției de netimbrare, conform art. 137 C. proc. civ., reține cele ce succed.
Potrivit dispozițiilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 146/1997, taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, neîndeplinirea obligației de plată fiind sancționată cu anularea cererii, conform alin. (3) al aceluiași articol.
Recurenta, în temeiul art. 11 din Lege a fost citată cu mențiunea de a plăti 4 lei cu titlu de taxă judiciară de timbru și 0,15 lei timbru judiciar, astfel cum rezultă din dovada de îndeplinire a procedurii de citare pentru termenul din 19 octombrie 2010.
Cum recurenta nu și-a îndeplinit obligația legală de plată, recursul va fi anulat ca netimbrat în temeiul dispozițiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997.
Dat fiind poziția de parte câștigătoare în proces a intimatei, recurenta va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate în recurs în condițiile art. 274 alin. (3) C. proc. civ., Înalta Curte apreciind că în această etapă procesuală munca îndeplinită de avocat reprezintă o reiterare a argumentelor aduse în fața celor două instanțe de fond, așa încât vor fi acordate cheltuieli de judecată de 4800 RON, un cuantum rezonabil, proporțional cu amplitudinea și complexitatea activității depuse în recurs, cauză soluționată pe cale de excepție.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E
Anulează ca netimbrat recursul declarat de pârâta SC M. Leasing IFN SA, împotriva Deciziei civile nr. 216/A din 10 decembrie 2009 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală.
Obligă recurenta la 4800 RON cheltuieli de judecată către intimatele-reclamante.
Irevocabilă.
Pronunțată în ședință publică, astăzi 19 octombrie 2010.
Procesat de GGC - DG