Asupra cauzei civile de față, constată următoarele:
I.Judecata în primă instanță
Prin cererea înregistrată la 23 martie 2005, reclamanta M. B.V. cu sediul în Z., Olanda a chemat în judecată pe pârâta SC M.T. SRL cu sediul în Constanța, România, solicitând instanței ca, prin sentința ce o va pronunța, sa interzică pârâtei folosirea în activitatea comercială a acesteia a tuturor semnelor identice sau similare cu marca M., semne ce produc confuzie în rândul consumatorilor, sub sancțiunea de 100 euro daune cominatorii pe fiecare zi de întârziere în cazul îndeplinirii acestei obligații; să dispună efectuarea înregistrării în Registrul Comerțului, a modificării firmei SC M.T. SRL, în sensul eliminării din numele său comercial a mărcii M.; pârâta să fie obligată să publice pe cheltuiala ei, într-un ziar de larg tiraj sentința ce va fi pronunțată, cu cheltuieli de judecată.
Prin sentința civilă nr. 1118 din 13 octombrie 2005, Tribunalul București, secția a V-a civilă, a respins acțiunea ca neîntemeiată.
Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că reclamanta este titulară a mărcilor „M.” astfel cum acestea au fost înregistrate internațional, România fiind menționată ca țară desemnată, conform Aranjamentului de la Madrid, potrivit certificatelor de înregistrare emise de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, certificate de înregistrare.
S-a constatat că pârâta SC M.T. SRL este o societate cu răspundere limitată având sediul în Constanța, Județul Constanța, denumirea inițială a acesteia, fiind SC M. SRL.
Reclamanta nu a pretins în cuprinsul cererii deduse judecății și nici nu a probat în cadrul probatoriului încuviințat, împrejurarea că pârâta folosește semnul M. în activitatea sa comercială, altfel decât prin includerea acestuia în numele său comercial.
Potrivit dispozițiilor art. 35 alin. (1) Legea nr. 84/1998, în exercitarea dreptului exclusiv asupra mărcii, titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească în activitatea lor comercială, fără consimțământul său: un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată (lit. a); un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca, ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul (lit. b); un semn identic sau asemănător cu marca pentru produse sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă, din folosirea semnului fără motive întemeiate, s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii, sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu (lit. c).
Având în vedere necesitatea protejării nu doar a drepturilor și intereselor legitime ale titularului mărcii, dar și a intereselor legitime ale terților ce utilizează semnul înregistrat ca marcă în modalitățile limitativ enumerate de actul normativ, legiuitorul a apreciat că nu sunt de natură a aduce atingere drepturilor exclusive ale titularului, prin ele însele, folosirea de către un terț în activitatea sa comercială a numelui, denumirii, sau adresa ori sediul titularului; a indicațiilor care se referă la specia calitatea destinația, valoarea, originea geografică, perioada de fabricație a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, precum și la orice alte caracteristici ale acestora; folosirea mărcii, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinația produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detașabile.
În baza art. 38 Legea nr. 84/1998, tribunalul a reținut că titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială marca, dacă folosirea se încadrează în situațiile enumerate la care se adaugă condiția cumulativă prevăzută de art. 38 alin. (2) prin aceeași lege, în sensul ca folosirea semnului în modalitățile prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a)-c), sa fie conformă practicilor loiale.
Judecata în apel
Prin decizia civilă nr. 121 din 20 iunie 2006 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea Intelectuală, apelul declarat de reclamantă împotriva sentinței a fost respins ca nefondat.
Pentru a decide astfel, curtea de apel a reținut, în principiu, aceeași situație de fapt și de drept ca și tribunalul.
Judecata în recurs
Împotriva acestei decizii, reclamanta a promovat recurs care, prin decizia civilă nr. 3828 din 11 mai 2007 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția civilă și de proprietate intelectuală, a fost admis, decizia recurată a fost casată, s-a dispus admiterea apelului și desființarea sentinței cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceluiași tribunal.
Prin decizia de casare, Înalta Curte de Casație și Justiție, a reținut că aptitudinea numelui comercial de a conferi un drept de proprietate industrială, chiar în lipsa unei prevederi exprese în legislația internă, trebuie recunoscută în temeiul art. 1 alin. (2) și art. 8 Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883 a cărei formă revizuită la Stockholm în 1967 a fost ratificată de România prin Decretul nr. 1117/1968.
S-a reținut că instanța de apel nu a negat această aptitudine, după cum nu negat nici posibilitatea ca între un nume comercial și o marca, să se ivească în conflict.
Pentru situația în care înregistrarea mărcii aduce atingere unui alt drept de proprietate industrială protejat, între care și dreptul asupra numelui comercial, art. 48 alin. (1) lit. b) Legea nr. 84/1998 consacră soluția anulării înregistrării mărcii.
Totodată, instanța de recurs a reținut că nu există o dispoziție legală simetrică pentru ipoteza în care înregistrarea unui nume comercial aduce atingere unui drept la marcă, ceea ce nu înseamnă, însă, că un atare conflict ar putea rămâne nesoluționat câtă vreme este vorba despre drepturi de proprietate industriala deopotrivă protejate legal.
S-a constatat totodată că, referitor la calea de urmat pentru rezolvarea unui atare conflict, instanța de apel a reținut pe de o parte, că acesta nu poate fi soluționat în temeiul art. 35 Legea nr. 84/1998, iar pe de altă parte că, pentru interzicerea utilizării numelui comercial care încalcă dreptul la marcă, partea interesată trebuie să obțină mai întâi anularea înregistrării numelui comercial, deoarece până la anulare, acesta se bucură de legitimitate.
Înalta Curte a apreciat că, sub primul aspect, constatarea curții de apel este corectă, deoarece art. 35 alin. (1) se referă la folosirea semnului identic sau similar mărcii pentru produse sau servicii identice, similare sau, după caz, diferite, iar alin. (2) exemplifică acte de folosire a semnului care pot fi interzise în condițiile alin. (1).
Chiar dacă nu se precizează expres, din exprimarea utilizată de legiuitor, reiese că actele incriminate sunt de folosire a semnului ca marcă, a cărei funcție specifică este aceea de distingere a produselor sau serviciilor unui întreprinzător de cele ale altuia, în timp ce numele comerciantului identifică întreaga activitate a unei societăți comerciale, fără a se face în mod necesar referire la bunurile sau serviciile care intră în obiectul său de activitate.
Înalta Curte a apreciat cu toate acestea că utilizarea de către un întreprinzător a unui nume comercial identic sau similar cu o marcă aparținând altuia poate sa creeze confuzie cu privire la originea bunurilor sau serviciilor celor doi întreprinzători și implicit, un conflict între aceste două drepturi de proprietate industrială, pentru rezolvarea căruia să se facă apel la justiție.
Totodată, instanța de casare a apreciat însă, că în ce privește calea de urmat, nu se poate primi punctul de vedere al instanței de apel, conform căruia, atunci când numele comercial este înregistrat la Registrul Comerțului, titularul mărcii este obligat să ceară mai întâi anularea înregistrării în baza art. 25 alin. (1) Legea nr. 26/1990.
O analiză a legalității înregistrării numelui comercial, întemeiată exclusiv pe dispozițiile legii comerciale menționate, s-ar limita la verificarea condițiilor de registrabilitate strict prevăzute de respectiva lege.
Or, în ce privește condiția disponibilității - singura care ar putea fi luată în discuție într-un litigiu ca cel de față - aceasta nu ar putea fi verificată decât din perspectiva art. 38 Legea nr. 26/1990, care prevede că orice firmă nouă - în sensul de nume sau denumire sub care un comerciant își exercită comerțul și semnează - trebuie să se deosebească de cele existente.
Prin urmare, la verificarea disponibilității firmei - sinonim în doctrină cu acela de nume comercial, Registrul Comerțului verifică doar existența unora identice sau asemănătoare și nicidecum existența unor alte drepturi de proprietate industriala pe care o atare înregistrare le-ar putea încălca.
Pentru aceste motive, s-a apreciat că în speță, calea indicată de instanța de apel nu ar fi aptă să asigure reclamantei valorificarea dreptului pretins.
În ce privește calea aleasă de reclamantă, instanța de recurs a constatat că, fără a se solicita anularea înregistrării numelui comercial al pârâtei, reclamanta a înțeles să solicite prin cel de-al doilea capăt de cerere formulat, modificarea în Registrul Comerțului a firmei SC M.T. SRL, în sensul eliminării din acest nume a cuvântului M. care aduce atingere mărcii M., aparținând reclamantei.
Câtă vreme reclamanta consideră că scopul urmărit de ea prin formularea acțiunii poate fi atins prin obligarea pârâtei la modificarea numelui comercial, nu i se poate pretinde de către instanță să solicite anularea în întregime a înregistrării acestuia.
Înalta Curte, constatând că pentru considerente parțial diferite, nici tribunalul și nici curtea de apel nu au analizat pe fond existența conflictului între mărcile înregistrate de reclamantă și numele comercial înregistrat de pârâtă și nu au verificat dacă înregistrarea numelui comercial al pârâtei aduce atingere dreptului la marcă al reclamantului, astfel că, în baza art. 314 C. proc. civ., a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanță.
II.Judecata în primă instanță
Rejudecând cauza, prin sentința civilă nr. 843 din 8 mai 2008 Tribunalul București, a admis cererea, a interzis pârâtei folosirea în activitatea sa comercială a tuturor semnelor identice sau similare cu marca M., inclusiv oferirea sau prestarea serviciilor sub semnul SC M.T. SRL sau orice semn similar; s-a dispus efectuarea înregistrării în Registrul Comerțului a modificării firmei SC M.T. SRL, astfel încât să fie eliminat din conținutul firmei SC M.T. SRL semnul M.s, care este similar cu marca M.; totodată, s-a dispus obligarea pârâtei să publice pe cheltuiala sa dispozitivul sentinței într-un ziar de largă circulație în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii, cu 2.270,72 RON cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei.
Pentru a pronunța această sentință, tribunalul a reținut următoarele:
În calitate de titular al dreptului asupra mărcilor M., reclamanta exercită toate drepturile prevăzute de art. 35 Legea nr. 84/1998, inclusiv acela de a interzice pârâtei folosirea în activitatea sa comercială a tuturor semnelor identice și similare cu marca M., inclusiv oferirea sau prestarea serviciilor sub semnul SC M.T. SRL sau orice alt semn similar.
Art.35 alin. (2) lit. a) Legea nr. 84/1998 prevede că în ipoteza încălcării drepturilor exclusive conferite de marcă, în acțiunea în contrafacere nu este necesar să fie dovedit riscul de confuzie, acesta fiind prezumat, dacă există identitate între semnul folosit de către terți și cel înregistrat ca marcă, precum și între produsele sau serviciile terțului și cele ale reclamantului.
Totodată, s-a reținut prezumția riscului de confuzie în situația enunțată și în baza art. 16 din acordul TRIPS.
S-a apreciat că în speță, semnul folosit de pârâtă în denumirea sa comercială este identic cu marca înregistrată M. aparținând reclamantei, iar serviciile și produsele comercializate fac parte din clasele de produse și servicii pentru care marca a fost înregistrată, apreciindu-se în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 35 alin. (2) lit. a) că faptele pârâtei reprezintă o încălcare a mărcii înregistrate, astfel încât s-a constatat că în cauză sunt întrunite toate condițiile de admisibilitate ale acțiunii în contrafacere, motiv pentru care s-a admis acțiunea așa cum a fost formulată, reținându-se incidența în cauză și a dispozițiilor art. 6 Legea nr. 26/1990.
Judecata în apel
Prin decizia nr. 15A din 22 ianuarie 2009 Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a admis apelul formulat de pârâtă, a schimbat în tot sentința apelată și pe fond a respins acțiunea ca neîntemeiată.
Pentru a pronunța această hotărâre, Curtea a reținut următoarele:
Reclamanta este titulară a mărcilor M., potrivit certificatelor de înregistrare a mărcilor depuse la dosar, pentru clasa 33 de produse conform Clasificării de la Nisa: vinuri, lichioruri și băuturi alcoolice de origine greacă (cu excepția berii), în timp ce prin certificatul de înregistrare din 1987 (fără a se face dovada reînnoirii la momentul expirării duratei de 20 ani, în 2007), protecția intimatei este mai largă, potrivit celor anterior arătate, în fiecare dintre titlurile reclamantei, România figurând ca țară desemnată pentru protecție, potrivit Acordului de la Madrid.
Conform informațiilor obținute de reclamantă de la O.N.R.C., pârâta SC M.T. SRL este o societatea comercială cu răspundere limitată al cărei principal obiect de activitate este închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, însă potrivit susținerilor constante ale pârâtei pe parcursul soluționării cauzei activitatea sa concretă și care face parte dintre cele prevăzute cu titlu de activități secundare ale acesteia ține de fabricarea produselor de panificație și patiserie (cod CAEN); în același timp, pârâta are înscrise la ORC, potrivit actelor constitutive, o multitudine de alte activități secundare conform CAEN, în legătură cu care nu s-au făcut dovezi sau susțineri că ar fi obiectivate în activitatea comercială a acesteia.
Examinând temeiul juridic al cererii de chemare în judecată din perspectiva dezlegării date de instanța de apel în primul ciclu procesual, Înalta Curte a statuat că și dacă nu se precizează expres, din exprimarea utilizată de legiuitor în art. 35 alin. (2) Legea nr. 84/1998, reiese că actele incriminate sunt de folosire a semnului ca marcă, a cărei funcție specifică este aceea de distingere a produselor sau serviciilor unui întreprinzător de cele ale altuia, în timp ce numele comerciantului identifică întreaga activitate a unei societăți comerciale, fără a se face în mod necesar referire la bunurile sau serviciile care intră în obiectul său de activitate.
Totodată, instanța de casare a apreciat cu toate acestea că, utilizarea de către un întreprinzător a unui nume comercial identic sau similar cu o marcă aparținând altuia, poate să creeze confuzie cu privire la originea bunurilor sau serviciilor celor doi întreprinzători și implicit, un conflict între aceste două drepturi de proprietate industrială, pentru rezolvarea căruia să se facă apel la justiție.
Pe lângă cele anterior precizate, care se impun instanței de rejudecare în virtutea dispozițiilor art. 315 C. proc. civ., în soluționarea cauzei este necesar a se observa și aplica principiile ce decurg din Cauza Celine pronunțată de Curtea de Justiție a Comunităților Europene de la Luxemburg, sesizată de Cour d'appel de Nancy, Franța, pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare în legătură cu aplicarea art. 5alin. (1) lit. a) din Prima Directivă 89/104, text transpus în legislația românească prin dispozițiile art. 35 alin. (2) lit. a) Legea nr. 84/1998.
Instanța de trimitere din Franța a solicitat în esență, să se stabilească dacă utilizarea drept denumire socială, nume comercial sau emblemă de către un terț neautorizat în acest scop a unui semn identic cu o marcă verbală anterioară, în cadrul unei activități de comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca, reprezintă o utilizare căreia, titularul mărcii este îndreptățit să îi pună capăt, în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Directivă, situație în care, Curtea de la Luxemburg, având sarcina de a da o interpretare uniformă textului menționat, în special noțiunii de „utilizare" prevăzute de acest articol, a statuat următoarele principii:
Titularul unei mărci poate interzice utilizarea de către un terț a unui semn identic cu marca sa, în aplicare art. 5 alin. (1) lit. a) din Directivă, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
- utilizarea să aibă loc în cadrul comerțului;
- utilizarea să aibă loc fără consimțământul titularului mărcii;
- utilizarea să aibă loc pentru produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca;
- utilizarea sa aducă atingere sau să fie susceptibilă a aduce atingere funcțiilor mărcii, în special funcției sale esențiale de a garanta consumatorilor proveniența produselor sau serviciilor.
Curtea de la Luxemburg, prin hotărârea preliminară dată în Cauza Celine, a statuat că: „utilizarea de către un terț care nu a fost autorizat în acest scop a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu o marcă anterioară, în cadrul unei activități de comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă, constituie o utilizare pe care titularul mărcii respective este îndreptățit să o interzică în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. a) din prima Directivă 89/104 a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, în cazul în care este vorba despre o utilizare pentru produse care aduce atingere sau este susceptibilă a aduce atingere funcțiilor mărcii.
În acest ultim caz, art. 6 alin. (1) lit. a) din Directivă, se poate opune unei astfel de interdicții numai dacă utilizarea de către terț a denumirii sale sociale sau a numelui său comercial are loc conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.
Art.6 alin. (1) din Prima Directivă a fost transpus în legislația națională în cadrul art. 38 Legea nr. 84/1998.
Pârâta, prin motivele de apel, a criticat în primul rând calificarea dată caracterului juridic al numelui comercial/denumirii/firmei ca fiind comercial, iar nu civil, în susținerea acestui motiv de apel acesta invocând că în mod greșit s-a stabilit că titularul mărcii anterioare ar avea deschisă calea unei acțiuni în contrafacere, iar nu cea a solicitării anulării înregistrării firmei.
Așa cum a susținut și intimata prin întâmpinarea formulată la motivele de apel, aceasta este o chestiune deja dezlegată în cauză și asupra căreia nu se mai poate relua dezbaterea, întrucât ar fi contrar dispozițiilor art. 315 C. proc. civ., deoarece prin decizia civilă nr. 3828/1105.2007, Înalta Curtea de Casație și Justiție a tranșat acest aspect.
Un alt motiv de apel vizează inaplicabilitatea în cauză a dispozițiilor art. 35 Legea nr. 84/1998, apelanta contestând că ar putea fi asimilat un nume comercial cu un semn distinctiv în înțelesul art. 3 raportat la art. 5 Legea nr. 84/1998, soluția apelată extinzând domeniul de aplicare al normei de referință.
Potrivit celor redate din conținutul Cauzei Celine, speța dedusă judecății trebuie evaluată din perspectiva drepturilor exclusive ale titularului mărcii, potrivit circumstanțierilor arătate, întrucât art. 5 alin. (1) din Prima Directivă a Consiliului 89/104 este corespunzător dispozițiilor art. 35 alin. (2) lit. a) legea națională.
În pricină, se constată că prima instanță s-a raportat la dispozițiile art. 35 lit. a) din lege, deși între marca M. și numele comercial SC M.T. SRL se constată a fi incidență ipoteza unei evidente similarități, iar nu cea a identității, astfel că dispozițiile incidente erau art. 35 alin. (2) lit. b) Legea nr. 84/1998, caz în care pe lângă cele enunțate cu titlu de principiu din hotărârea preliminară, trebuie verificate și condițiile specifice acestei ipoteze legale: similaritatea dintre semn și marcă, similaritatea dintre produse sau servicii și riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, restul condițiilor fiind neschimbate.
Se impune precizarea că, deși intimata s-a referit în conținutul întâmpinării formulate la motivele de apel ale pârâtei și la teza art. 35 alin. (2) lit. c) Legea nr. 84/1998 referitor la protecția mărcii cu renume, în condițiile în care aceasta a indicat ca temei juridic al cererii dispozițiile art. 35 din lege, în mod generic, nu s-au administrat niciun fel de probe pentru dovedirea renumelui mărcii, intimata la interpelarea Curții cu ocazia dezbaterii apelului, apreciind că nu este necesar să dovedească notorietatea, prin urmare, nici renumele mărcii, renumele mărcii presupunând un grad de cunoaștere mai mic decât în cazul notorietății.
Un asemenea punct de vedere nu poate fi primit, deoarece renumele mărcii - și în mod necesar și notorietatea - trebuie dovedite, nefiind suficientă simpla lor afirmare, întrucât ar fi contrar dispozițiilor Regulii 16 H.G. nr. 833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998; în aceeași Cauză Celine, s-a stabilit că un factor care trebuie luat în considerare în cadrul unei aprecieri de genul celei în cauză este și împrejurarea dacă este vorba despre o marcă având un anumit renume, renume de care terțul ar putea profita pentru comercializarea produselor sau serviciilor sale, factor pe care, dată fiind conduita intimatei, curtea de apel constată că nu îl poate analiza.
Așadar, reclamantă titulară a mărcilor M. susține că numele comercial SC M.T. SRL trebuie interzis, date fiind drepturile sale exclusive asupra mărcii.
Denumirea comercială (socială) a apelantei este SC M.T. SRL, pe când numele său comercial SC M.T. SRL, oricare dintre ele, neavând în sine funcția de a distinge produse sau servicii.
O denumire socială are ca obiect identificarea societății, în timp ce un nume comercial sau o emblemă au ca obiect desemnarea unui fond de comerț.
În cauză, este cert că utilizarea numelui comercial de către apelantă are loc în contextul unei activități comerciale ce are ca scop obținerea unui avantaj economic, așadar fiind utilizat de către pârâtă în cadrul comerțului; pe de altă parte, este indubitabil că utilizarea semnului respectiv de către apelantă are loc fără consimțământul intimatei, în timp ce apelanta pârâtă contestă existența unei utilizări a semnului similar cu marca pentru produse sau servicii, susținerea sa constantă fiind în sensul că folosirea semnului se limitează la simpla înregistrare a denumirii sale sociale sau a numelui comercial, iar nu pentru a-și identifica produsele de panificație pe care fabrică și comercializează.
Or, atunci când utilizarea unei denumiri sociale, a unui nume comercial a unei embleme se limitează la identificarea unei societăți sau la desemnarea unui fond de comerț, această utilizare nu poate fi considerată ca având loc pentru produse sau servicii, în sensul art. 5 alin. (1) din Directivă, deci și al art. 35 Legea nr. 84/1998.
În contextul în care apelanta a susținut - iar intimata reclamantă nu a dovedit contrariul, deși sarcina probei îi revenea - că folosește semnul SC M.T. SRL doar pentru propria sa identificare, individualizare între ceilalți comercianți, ca și pentru desemnarea fondului său de comerț, fără a se aplica semnul pe produse sau servicii - oricum, diferite de cele ale intimatei: produse de panificație în comparație cu vinuri, lichioruri și băuturi alcoolice de origine greacă, cu excepția berii, iar pe de altă parte, că utilizarea semnului respectiv nu are loc de o manieră care să permită stabilirea unei legături între semnul care constituie propria sa denumire socială ori numele său comercial și produsele pe care le comercializează, curtea de apel apreciază că o atare utilizare nu are în sine drept scop să distingă produse sau servicii, astfel încât intimata reclamantă nu este îndreptățită să solicite și să obțină interzicerea acestui tip de folosire.
În speță, constatându-se doar similaritatea semnelor, în timp ce produsele sunt diferite, și, în plus, neverificându-se „utilizarea pentru produse sau servicii”, Curtea apreciază că nu se justifică verificarea celorlalte condiții din perspectiva art. 35 alin. (2) lit. b) Legea nr. 84/1998, respectiv, riscul de confuzie incluzând și riscul de asociere.
Judecata în recurs
Împotriva deciziei a declarat recurs reclamanta, invocând în drept dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ..
În dezvoltarea motivului de recurs invocat, recurenta susține următoarele:
1.Art.5 alin. (5) din Prima Directivă a Consiliului 89/104/EEC a fost transpusă în legislația națională prin art. 35 alin. (2) Legea nr. 84/1998, iar aceste din urmă prevederi nu menționează expres că folosirea semnului trebuie să fie făcută în sensul de a distinge produsele și serviciile.
Această interpretare reiese și din motivarea deciziei nr. 3828/2007 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în prezentul dosar, conform căreia utilizarea unui nume comercial identic sau similar cu o marcă aparținând altei persoane poate să creeze confuzie cu privire la originea bunurilor și serviciilor celor doi întreprinzători.
Referindu-se și la hotărârea dată de Curtea Europeană de Justiție în cauza C-23/01 Robeco Group NV recurenta susține că în speță nu trebuie demonstrat faptul că numele comercial SC M.T. SRL este folosit pentru a distinge produsele și serviciile, fiind suficient că este folosit doar pentru propria identificare, individualizare între ceilalți comercianți.
Recurenta nu este de acord cu raționamentul curții de apel, care se referă la hotărârea Curții Europene de Justiție pronunțată în cauza Celine, arătând că cele statuate de instanța europeană trebuie interpretate în raport de parag. 34 al hotărârii aceleiași curți în cauza Robeco Group NV (2002) în care se arată că: „atunci când semnul (…) nu este folosit cu scopul de a distinge produsele sau serviciile este necesar să ne referim la ordinea juridică a statelor membre pentru a determina întinderea și natura (…) protecției conferite titularilor mărcilor care susțin că suferă pagube ca rezultat al folosirii acelui semn ca nume comercial”.
În dispozitivul aceleiași decizii se arată că: „art. 5 alin. (5) din Prima Directivă a Consiliului 89/104/EEC trebuie interpretat în sensul că statele membre pot să protejeze o marcă împotriva altui semn decât un semn având scopul de a distinge produsele sau serviciile când o asemenea utilizare/folosire fără motive întemeiate profită de sau aduce atingere caracterului distinctiv sau renumelui mărcii”.
2.Recurenta mai susține că potrivit H.G. nr. 106/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de etichetare a alimentelor, etichetele alimentelor trebuie să cuprindă în mod obligatoriu denumirea socială și sediul producătorului.
De asemenea, conform art. 155 alin. (1) C. fisc., orice societate comercială este obligată ca, în desfășurarea activității sale, să emită factură către beneficiar în cadrul căreia trebuie menționat obligatoriu numele comercial.
Prin urmare, în baza dispozițiilor legale menționate aplicarea numelui comercial SC M.T. SRL este obligatorie și se înscrie în noțiunea de folosire a semnului prin aplicarea semnului pe documente în sensul art. 35 alin. final lit. d) Legea nr. 84/1998.
3.Dacă în ceea ce privește similaritatea dintre marca M. și numele comercial SC M.T. SRL, aceasta a fost reținută de instanța de apel, în ceea ce privește concluziile referitoare la produsele și serviciile celor doi întreprinzători, recurenta susține că instanța de apel a reținut în mod greșit faptul că acestea ar fi diferite.
Pârâta are în obiectul său de activitate și comerțul cu ridicata al băuturilor, comerțul cu amănuntul al băuturilor, comerțul cu amănuntul al produselor alimentare, restaurante, hoteluri, baruri unde se vând printre altele, băuturi alcoolice.
Aceasta induce în percepția consumatorilor un risc de confuzie ce include și riscul de asociere privind originea produselor sau serviciilor în sensul art. 35 alin. (2) lit. b) Legea nr. 84/1998.
În ceea ce privește produsele și serviciile diferite pentru care numele comercial este folosit – de exemplu produse de panificație - în legislația română nu există nicio prevedere conform căreia prenumele mărcii trebuie să fie dovedit, neexistând nicio dispoziție legală simetrică Regulii 16 din H.G. nr. 833/1998, referitoare la mărcile notorii, cu atât mai mult cu cât curtea de apel a mai reținut că numele mărcii presupune un grad de cunoaștere mai mic decât în cazul notorietății.
Cu toate acestea, recurenta susține că marca M. are o cotă de piață de 40% și că dorește să administreze în acest sens proba cu înscrisuri, respectiv articole de presă din care rezultă că această marcă a intrat pe piața din România înainte de 1989, ceea ce dovedește o îndelungată folosire a mărcii în România.
Astfel, este evident că prin folosirea numelui comercial similar mărcii pârâta ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii, consumatorii putând crede că SC M.T. SRL este o filială sau sucursală a societății reclamante și că produsele sau serviciile furnizate de pârâtă provin de la titularul mărcii M..
Mai mult, pârâta nu a justificat în niciun fel introducerea cuvântul M. în numele său comercial, iar acest nume nu descrie vreun atribut al serviciilor oferite, ceea ce denotă reaua-credință în alegerea numelui comercial.
Așadar, folosirea numelui comercial nu s-a făcut conform practicii loiale și aduce atingere dreptului la marcă.
Recurenta solicită admiterea recursului, modificarea hotărârii și interzicerea folosirii în activitatea comercială de către pârâtă a numelui comercial SC M.T. SRL.
Intimata a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat.
Intimata susține că este o societate comercială cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate în reprezintă închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, dar că activitatea concretă pe care o desfășoară ține de fabricarea produselor de panificație și patiserie, așa cum a rezultat din probele administrate în fazele procesuale anterioare.
Întrucât produsele sau serviciile pe care le comercializează nu sunt identice sau similare cu cele ale reclamantei, art. 35 lit. b) Legea nr. 84/1998 nu este aplicabil, neexistând pentru public riscul de confuzie prevăzut de textul de lege menționat.
Intimata mai arată că folosește numele SC M.T. SRL doar pentru propria identificare, individualizare între comercianți și pentru desemnarea fondului de comerț al societății, fără a aplica semnul pe produse sau servicii, care oricum sunt diferite de cele ale recurentei.
În susținerea și în combaterea motivelor de recurs, ambele părți au administrat proba cu înscrisuri.
Analizând decizia recurată prin prisma criticilor formulate și a înscrisurilor noi depuse la dosar, Înalta Curte constată următoarele:
Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice a fost modificată prin Legea nr. 66/2010, care a intrat în vigoare la 9 mai 2010, în timpul judecării recursului.
În analiza recursului, care privește legalitatea unei decizii pronunțate anterior modificării, Înalta Curte va avea în vedere și se va referi la textele de lege în redactarea și numerotarea inițială.
De asemenea, se va referi la jurisprudența Curții Europene de Justiție - actualmente Curtea de Justiție a Uniunii Europene - creată în interpretarea primei Directive de armonizare a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci 89/104/CEE, înlocuită ulterior prin Directiva 2008/95/CE, menționând „Directiva”.
În ceea ce privește criticile formulate de recurentă în baza art. 304 pct. 9 C.pr.civ., acestea sunt nefondate, pentru următoarele considerente:
1.În soluționarea cauzei, curtea de apel a avut în vedere în mod corect hotărârea pronunțată de Curtea Europeană de Justiție în cauza C-17/06 - cunoscută ca fiind cauza Celine - deoarece prin aceasta instanța europeană a clarificat că utilizarea unui nume comercial poate, în anumite circumstanțe, să însemne utilizare pe care titularul unei mărci poate să o interzică în temeiul art. 5 alin. (1) lit. a) din Directiva 89/104/CEE.
Întrucât hotărârea dată de Curtea Europeană de Justiție este obligatorie pentru toți judecătorii Statelor Membre ale Uniunii Europene, art. 35 Legea nr. 84/1998 care transpune art. 5 din Directivă, trebuie interpretat în același sens.
Cu alte cuvinte, în noțiunea de folosire în activitatea comercială fără consimțământul titularului a unui semn - identic sau asemănător cu marca - se include, printre altele și folosirea unui nume comercial.
Sub acest aspect, hotărârea pronunțată de Curtea Europeană de Justiție în cauza C-48/05, Robeco Group NV, invocată de recurentă, nu conține o concluzie contradictorie sau diferită cu cea din cauza Celine, ci interpretează art. 5 alin. (5) din Directivă, cu referire protecția mărcii în cazul folosirii semnului într-un alt scop decât cel de a distinge produsele sau serviciile, când o atare utilizare ar putea aduce atingere caracterului distinctiv sau renumelui mărcii.
Față de cele reținute, instanța de apel a procedat în mod corect atunci când a analizat dacă sunt sau nu îndeplinite condițiile art. 35 Legea nr. 84/1998, cu referire la hotărârea dată în cauza Celine.
Constatând că semnele nu sunt identice, așa cum reținuse prima instanță, curtea de apel a analizat conflictul din perspectiva art. 35 alin. (2) lit. b), verificând, pe de o parte, similaritatea semnelor în litigiu, iar, pe de altă parte, identitatea sau similaritatea produselor sau serviciilor comercializate.
Sub primul aspect, curtea de apel a reținut că între marca M. și numele comercial SC M.T. SRL există o evidentă similaritate.
A mai reținut că utilizarea numelui comercial de către pârâtă are loc în contextul unei activități comerciale, în scopul obținerii unui avantaj economic, adică în cadrul comerțului și că această utilizare se face indubitabil fără consimțământul reclamantei.
Totodată, a reținut că, utilizarea semnului similar cu marca nu îmbracă forma aplicării acestuia pe produse sau servicii, care oricum sunt diferite de cele ale reclamantei – produse de panificație în comparație cu vinuri, lichioruri și băuturi alcoolice de origine greacă, cu excepția berii – și că utilizarea semnului nu are loc de o manieră care să permită stabilirea unei legături între propria denumire socială ori nume comercial și produsele pe care le comercializează pârâta.
Prin urmare, instanța de apel nu a negat că utilizarea unui nume comercial s-ar înscrie în noțiunea de folosire prevăzută de art. 35 Legea nr. 84/1998, ci a stabilit că modul în care pârâta folosește acest nume comercial și produsele în legătură cu care se desfășoară activitatea pârâtei – diferite de cele protejate de marca reclamantei - fac să nu se îndeplinească cea de a doua condiție a alin. (2) lit. b) din textul de lege menționat, caz în care nici nu se mai impune analiza riscului de confuzie incluzând și riscul de asociere.
O asemenea analiză este făcută cu aplicarea corectă a art. 35 alin. (2) lit. b) Legea nr. 84/1998,deoarece, potrivit textului de lege, riscul de confuzie incluzând și riscul de asociere se poate evalua numai în condițiile identității sau similarității semnelor în conflict și identității sau similarității produselor ori serviciilor vizate de acesta.
2.Susținerile referitoare la obligațiile ce incumbă oricărui comerciant în legătură cu etichetarea produselor și întocmirea facturilor nu pot fi considerate un motiv de recurs încadrabil în dispozițiile art. 304 C. proc. civ..
Chiar dacă s-ar fi dovedit că, respectând obligațiile legale la care recurenta face referire, pârâta aplică numele comercial pe documente în sensul art. 35 alin. (3) lit. d), nu rezultă în ce mod acest fapt ar putea schimba soluția pronunțată în speță.
Câtă vreme s-a reținut că pârâta desfășoară o activitate comercială în domeniul produselor de panificație - diferite de băuturile alcoolice pe care le protejează marca reclamantei - aplicarea numelui comercial SC M.T. SRL pe documentele ce fac dovada acestei activități nu determină ca cerințele alin. (2) lit. b) din art. 35 să fie îndeplinite.
3.Instanța de apel a verificat în ce mod are loc utilizarea de către pârâtă a numelui comercial în cadrul activității de comerț pe care o desfășoară și a stabilit că această activitate vizează produse diferite de cele pentru care reclamanta a înregistrat marca M..
În acest context, susținerea recurentei în sensul că în obiectul de activitate al pârâtei figurează și activități legate de comercializarea băuturilor alcoolice nu are relevanță, câtă vreme nu s-a stabilit, ca situație de fapt, că pârâta ar folosi numele comercial SC M.T. SRL și în legătură cu o activitate de producție sau comercializare de băuturi alcoolice, astfel încât similaritatea sau identitatea produselor, suprapusă peste similaritatea necontestată a semnelor să poată crea în cadrul segmentului de public relevant - consumatorii de băuturi alcoolice - un risc de confuzie incluzând și riscul de asociere.
În soluționarea apelului, curtea de apel a mai reținut, tot ca situație de fapt, că nu s-a dovedit renumele mărcii M., întrucât s-au administrat niciun fel de probe în acest scop.
Mai mult decât atât, cu toate că instanța și-a exercitat rolul activ, reclamanta a arătat că, așa cum nu este necesar să se dovedească notorietatea unei mărci, nu este necesar să se dovedească nici renumele acesteia, care presupune un grad de cunoaștere mai mic decât în cazul notorietății.
În recurs s-a reluat această susținere, care este lipsită de fundament legal.
În primul rând, trebuie arătat că, în ipoteza în care s-ar fi reținut că marca M. este o marcă notorie sau, după caz, o marcă ce a dobândit un renume în România, protecția ei s-ar fi extins și cu privire la produse sau servicii diferite de cele pentru care marca a fost înregistrată.
Această protecție, care depășește principiul specialității, este reglementată de art. 6 lit. e) și respectiv de art. 35 alin. (2) lit. c) Legea nr. 84/1998.
Chiar dacă nu există o prevedere expresă în lege care să arate că fie notorietatea, fie renumele mărcii trebuie dovedite, necesitatea dovedirii acestor caracteristici ale mărcii rezidă din regula de drept generală consacrată de 1169 C. civ., potrivit căreia cel ce face o propunere înaintea judecății trebuie să o dovedească.
Altminteri, ar fi suficient ca pentru recunoașterea unei protecții extinse orice titular de marcă să afirme că marca sa a devenit notorie sau a dobândit un renume.
Prin urmare, pentru a se putea reține că marca M. a dobândit un renume și, pe cale de consecință, sunt aplicabile dispozițiile art. 35 alin. (2) lit. c) Legea nr. 84/1998, reclamanta trebuia să administreze un probatoriu adecvat, din care să rezulte care este procentul din cadrul segmentului de public vizat de marcă, în cadrul căruia marca M. este cunoscută.
Numai prin cunoașterea unui asemenea procent instanța poate ajunge la concluzia că marca este notorie, adică larg cunoscută în România în cadrul segmentului de public relevant, în sensul art. 3 lit. c) Legea nr. 84/1998 sau că a dobândit un renume, adică, fără a fi larg cunoscută, este cunoscută de o parte semnificativă a acestui public în sensul art. 35 alin. (2) lit. c) din aceeași lege și al art. 5 alin. (5) din Directivă, astfel cum a fost interpretat de Curtea Europeană de Justiție în cauza C-375/97, cunoscută ca fiind cauza Chevy.
În acest context trebuie arătat că, fără a le considera necesare, recurenta a depus la dosar o serie de înscrisuri, constând în extrase din diferite publicații, în care se face referire la activitatea îndelungată a societății comerciale, la veniturile mari ale acesteia și la creșterea volumului de vânzări.
Toate acestea nu fac însă dovada procentului din segmentul de public relevant care cunoaște în România marca M. pentru a se putea trage concluzia că aceasta a devenit notorie sau că a dobândit un renume.
De asemenea, recurenta a depus la dosar înscrisuri referitoare la activitatea pretins desfășurată de intimată în legătură cu instalații electrice, instalații și branșamente, consultanță în domeniul relațiilor publice, agricultură, animale, construcții specifice și alte asemenea, care, chiar dacă denotă implicarea pârâtei în activități comerciale altele decât cele privind produsele de panificație, nu au legătură cu comercializarea băuturilor alcoolice, pentru care marca reclamantei este protejată.
La rândul său, intimata a depus la dosar, descărcând de pe internet, o listă cu 16 societăți comerciale care încep cu cuvântul „M.”, precum și o biografie a generalului din armata greacă Ioannis M..
Considerând că toate înscrisurile noi depuse la dosar în recurs nu schimbă situația de fapt reținută de instanța de apel și că aceasta a aplicat corect dispozițiile art. 35 la situația de fapt reținută, Înalta Curte constată că nu sunt incidente prevederile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., așa încât în baza art. 312 C. proc. civ., va respinge recursul ca nefondat.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E
Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta SC M.B.V. împotriva deciziei nr. 15/A din 22 ianuarie 2009 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală.
Irevocabilă.
Pronunțată în ședință publică, astăzi 3 decembrie 2010.