Prin decizia civilă nr. 218A din 10 decembrie 2009 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală s-a respins ca nefondat apelul formulat de pârâtele SC R.L.S.C. SRL și SC R.T. SRL împotrivaa sentinței civile nr. 1833 din 9 decembrie 2008 pronunțata de Tribunalul București, secția a IV-a civilă.
Pentru a dispune în acest sens, instanța a avut în vedere următoarele motive:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a VI-a comercială, sub nr. 18418/3/2008, reclamanta SC R.P. SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâții SC R.L.S.C. SRL și SC R.T. SRL ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună:
- interzicerea folosirii de către pârâte, în activitatea comercială a tuturor semnelor identice sau similare cu marca R., respectiv aplicarea semnelor pe produse sau ambalaje, oferirea produselor spre comercializare, ori deținerea lor în acest scop, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn, importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea semnului sau a numelui „R." pe documente sau pentru publicitate, târguri, expoziții, sub sancțiunea unor daune cominatorii de 100 euro pe zi de întârziere;
- obligarea pârâtelor la înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a modificării firmei acestora, în sensul eliminării din numelui comercial a cuvântului R., sub sancțiunea unor daune cominatorii de 100 euro pe zi de întârziere;
- obligarea pârâtelor la publicarea hotărârii pe cheltuiala acestora într-un ziar de mare tiraj;
- obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.
În motivarea cererii, reclamanta a arătat că SC R.P. SRL și-a dobândit personalitatea juridică prin înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Cluj în anul 1992, iar în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 84/1998 societatea comercială SC R.P. SRL a procedat la înregistrarea mărcii „R." și a obținut pe această cale protecția pe teritoriul României pe termen de 10 ani, la data de 14 mai 2003, pentru următoarele clase de servicii/produse: 5 reactivi pentru diagnostic; 35 comercializare de reactivi pentru diagnostic, chimicale, material sanitar, sticlărie, consumabile de laborator, instrumentar, seruri și medii de cultură, etaloane (standarde), kituri-elisa, material biologic, vaccinuri, truse pentru uz sanitar, accesorii echipamente și aparatură de laborator. în acest sens a fost eliberat certificatul de înregistrare, prin care i s-a recunoscut astfel un drept exclusiv asupra denumirii R..
Dreptul societății comerciale R.P. asupra mărcii R. are următoarele caractere juridice: este un drept absolut, temporar începând cu data de 14 mai 2003; este un drept accesoriu, fiind legat indisolubil de întreprindere și de fondul de comerț al SC R.P. SRL și este un drept teritorial, fiind recunoscut pe întreg teritoriul României.
Titularul mărcii, în virtutea drepturilor recunoscute de lege este singurul în măsură să dispună de ea, singurul care poate trage foloase de pe urma exploatării ei. Dreptul reclamantei de a folosi marca, în exclusivitate, pentru produsele pentru care s-a făcut înregistrarea, reprezintă latura pozitivă a dreptului protejat prin Legea nr. 84/1998, care sancționează actele de încălcare a dreptului la marcă și repararea prejudiciilor cauzate prin folosirea ilegală a acesteia.
Aspectele indicate legate de caracterele mărcii și drepturile conferite de aceasta au fost aduse de mai multe ori la cunoștința pârâtelor, care însă au ignorat cu desăvârșire solicitarea reclamantei de a înceta folosirea în activitatea comercială a mărcii R. și de a proceda la modificarea denumirii lor prin eliminarea cuvântului acesta.
Refuzul pârâtelor de a respecta drepturile conferite reclamantei de Legea nr. 84/1998 a avut ca scop crearea unei confuzii în mintea clienților, nu puține fiind cazurile în care clienți nemulțumiți de activitatea prestată de către pârâte au contactat reclamanta, convinși fiind că este vorba de aceeași persoană juridică.
Pârâtele participă alături de reclamantă la târgurile naționale și internaționale de specialitate care se organizează în fiecare an și folosesc marca „R." pentru a crea confuzie cu privire la originea produselor comercializate și pentru a se folosi de numele și imaginea create de către reclamantă în domeniul în care își desfășoară activitatea.
De fiecare dată, cu ocazia organizării acestor târguri de specialitate, pârâtele au procedat la afișarea numelui „R." în cadrul standului în care își expuneau produsele și care de cele mai multe ori era învecinat cu standul organizat de către reclamantă
O altă problemă deosebit de importantă este aceea legată de participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică organizate de către autoritățile contractante. Participarea pârâtelor la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică cu denumirile incluzând cuvântul „R." a fost de natură a crea confuzie, nu odată autoritățile contractante trimițând documente care erau adresate pârâtelor către reclamantă sau către societăți din grupul de firme al reclamantei.
Crearea confuziei în ceea ce privește reclamanta și pârâtele din acest dosar, prin utilizarea de către acestea în cadrul denumirii lor a cuvântului R., este de natură a-i crea prejudicii, în condițiile în care concurenta în domeniul de activitate al reclamantei și al pârâtelor este acerbă.
Reaua-credință a pârâtelor s-a materializat nu numai prin utilizarea cuvântului R. în cadrul denumirii acestora, ci și în utilizarea acestei denumiri și pe internet, fiind constituit site-ul.
Astfel, utilizarea de către un întreprinzător a unui nume comercial identic sau similar cu o marcă aparținând altuia, este de natură să creeze confuzie cu privire la originea bunurilor sau serviciilor celor doi întreprinzători și implicit un conflict - caracterizat ca fiind între două drepturi de proprietate industrială pentru rezolvarea căruia să se facă apel la justiție.
Înregistrarea firmei pârâtelor s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor art. 38 și art. 39 Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului, care prevăd în mod imperativ că orice firma nouă trebuie să se deosebească de cele existente, aceasta în considerarea faptului că reprezintă esențialmente un atribut de individualizare a unui comerciant.
Totodată prin înregistrarea firmelor pârâtelor s-a săvârșit un act de concurență neloială, fiind încălcate dispozițiile art. 1 Legea nr. 11/1991, conform cărora comercianții sunt obligați să își exercite activitatea cu bună-credință, potrivit uzanțelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor și a cerințelor concurenței loiale.
În drept, au fost invocate dispozițiile art. 112 și următoarele C. proc. civ., art. 3 lit. b) și c), art. 35, art. 83, art. 86 Legea nr. 84/1998, art. 38 și art. 39 Legea nr. 26/1990.
Prin sentința civilă nr. 1833 din 9 decembrie 2008 Tribunalul București, a admis în parte cererea formulata de redarmnta SC R.P. SRL, dispunând:
- a interzis pârâtelor folosirea în activitatea lor comercială a tuturor semnelor identice sau similare cu marca „R.", respectiv aplicarea semnelor pe produse sau ambalaje, oferirea produselor spre comercializare, ori deținerea lor în acest scop, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn, importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea semnului sau a numelui „R." pe documente sau pentru publicitate, târguri, expoziții;
- obligarea pârâtelor la înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a modificării firma acestora, în sensul diminării din numde comercial a cuvântului „R.";
- obligarea acestora să publice pe cheltuiala lor dispozitivului hotărârii, într-un ziar de larga circulație, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii;
- au fost respinse cererile privind obligarea pârâtelor la plata daunelor cominatorii.
Tribunalul a avut în vedere următoarele considerente:
În temeiul dispozițiilor art. 1 alin. (2) și art. 8 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, numele comercial dă naștere unui drept de proprietate industrială.
Astfel, art. 1 alin. (2) din Convenție dispune că protecția proprietății industriale are ca obiect brevetele de invenție, modelele de utilitate, desenele sau modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerț, mărcile de servicii, numele comercial și indicațiile de proveniență sau denumirile de origine, precum și reprimarea concurenței neloiale.
Potrivit art. 8 din Convenție „numele comercial va fi protejat de toate țările Uniunii fără obligația de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerț".
Forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967 a Convenției a fost ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968, fără niciun fel de rezervă.
Rezultă de aici că România, ca parte contractantă, recunoaște numelui comercial calitatea de obiect de protecție al dreptului de proprietate industrială.
Totodată, art. 35 Legea nr. 84/1998 dispune că înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii și dă posibilitatea titularului ca, prin intermediul instanței judecătorești, să interzică terților să folosească în activitatea lor comercială, fără consimțământul său, un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca, ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor și a serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul.
Din perspectiva dispozițiilor legale amintite, tribunalul a apreciat întemeiată cererea reclamantei.
Astfel, reclamanta este titulara unei mărci verbale combinate, cu element figurativ, în care partea verbala R. constituie elementul central al mărcii.
Totodată, elementul verbal R. se regăsește și în denumirea societății comerciale reclamante.
Formulând cererea de chemare în judecată, reclamanta a susținut, în esență, că faptele pârâtelor de a-și înregistra în numele comerciale inclusiv elementul verbal R. și de a folosi acest element și independent de numele comercial în activitatea comercială pe care o desfășoară, în scopul identificării produselor și serviciilor oferite, constituie atât o încălcare a dreptului reclamantei la numele său comercial, o încălcare a dreptului său la marca, cât și o faptă de concurență neloială, sancționată de Legea nr. 11/1990.
Analizând aceste susțineri, tribunalul a reținut că drepturile conferite atât de numele comercial, cât și de marca anterioară sunt protejate împotriva folosirii pentru produse, servicii identice sau similare, a unui semn identic sau similar cu marca anterioară, dacă există un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a semnului cu marca.
Riscul de confuzie poate privi confuzia directă, respectiv riscul substituirii involuntare a produselor marcate de semnele aflate în conflict ori riscul atribuirii aceleași proveniențe produsului marcat de semnul folosit pentru a marca produsele cu cel marcat de marca anterioară, sau confuzia indirectă, respectiv riscul considerării ca între cei doi producători diferiți ar exista vreo legătură economică, juridică etc.
Riscul de asociere nu constituie o alternativă la riscul de confuzie, iar cel dintâi nu îl implică cu necesitate pe cel din urmă și implică cu necesitate posibilitatea pentru consumatorul mediu vizat ca, la momentul confruntării cu unul dintre semne, acesta să îi amintească pe celalalt.
Pentru a fi în măsură a aprecia asupra unui potențial risc de confuzie sau de asociere, tribunalul a analizat mărcile în conflict atât din punct de vedere al similarității semnelor folosite de părți, dar și al produselor cărora le sunt destinate.
În ceea ce privește produsele protejate de marca reclamantei, s-a constatat că aceasta a fost înregistrată pentru produse și servicii din clasele 5 și 35, respectiv reactivi pentru diagnostic, comercializare de reactivi pentru diagnostic, chimicale, material sanitar, sticlărie, consumabile de laborator, instrumentar, seruri și medii de cultură, etaloane standarde, kit-uri elisa, material biologic, vaccinuri, truse pentru uz veterinar, accesorii, echipamente și aparatură de laborator.
Așa cum a rezultat din probele administrate în cauză, oferte de produse, procese-verbale privind participarea pârâtelor la o serie de licitații, contracte de achiziție produse, acestea folosesc în propriul nume comercial elementul R. și utilizează totodată denumirea R. pentru identificarea produselor și serviciilor oferite spre comercializare, având ca obiect de activitate comercializarea de reactivi de laborator, reactivi chimici, medii de cultura, sticlărie de laborator.
În acest context s-a constatat că produsele protejate de marca reclamantei sunt identice sau similare cu cele comercializate de pârâte. Având în vedere că identitatea și similaritatea produselor trebuie apreciată în strânsă interdependență cu similaritatea mărcilor pe care acestea le poartă și în legătură cu riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, tribunalul a analizat mărcile în conflict.
Sub aspectul similarității vizuale s-a constatat că reclamanta este titulara unei mărci combinate conținând un element figurativ ce constă într-un triunghi echilateral, având în centru o piramidă ascuțită așezată pe trei laturi, pe laturile triunghiului fiind menționate elementele verbale R., Cluj SRL.
Din planșele foto depuse la dosar rezultă că pârâtele folosesc în ofertele promoționale ale produselor oferite spre comercializare elementul verbal R., alăturat unei alte figuri geometrice în forma de hexagon, având în centru litera R, motiv pentru care susțin că nu există nici un risc de confuzie în rândul consumatorului căruia produsele i se adresează.
La analiza acestor semne, tribunalul a avut în vedere că elementul dominant al semnelor în conflict este elementul verbal R., strâns legat de denumirea comercială a părților, ori includerea acestui element ca factor de identificare a produselor oferite spre comercializare de către părți- concurenți pe piață, determină o dificultate evidentă consumatorului mediu de a observa diferențele din cele două mărci, cu atât mai mult cu cât acesta nu are decât rareori ocazia de a proceda la o comparație directă a diferitelor mărci și trebuie să se încreadă în imaginea imperfectă a mărcii pe care o păstrează în memorie, de unde și importanța elementelor dominante și pregnanța asemănărilor, în percepția de ansamblu.
Gradul de similaritate vizuală este așadar foarte ridicat, dat fiind impactul elementului dominant verbal în percepția de ansamblu a consumatorului potențial.
Sub aspect auditiv, similaritatea celor două semne este dată tot de elementul comun verbal, identic, celelalte părți verbale componente ale mărcii reclamantei - Cluj și SRL constituind doar mențiuni privitoarea la aria geografică și forma societății comerciale a reclamantei.
Și din punct de vedere conceptual există asemănări între semnele în conflict, având în vedere semnificația cuvântului R. în limbajul chimic de specialitate, precum și alăturarea față de partea verbală a formelor geometrice mai sus descrise.
Deși elementul verbal R. are semnificații în limbajul de specialitate, desemnând o reacție de oxidoreducere, nu poate fi reținută susținerea pârâtelor privind lipsa unui caracter distinctiv al mărcii prin raportare la produsele protejate. Existența identității particulei verbale și înțelesul din limbajul comun al mărcii reclamantei, în strânsă legătură cu includerea aceluiași element verbal și în denumirea comercială a reclamantei, anterioară pârâtelor, poate crea pentru consumatorul mediu riscul atribuirii aceleiași proveniențe produsului. Prin urmare, luând în considerare toți acești factori în aprecierea gradului de similaritate în legătură cu semnele în conflict și cu produsele pentru care acestea au fost destinate, pentru consumatorul mediu există un risc de confuzie ce include și riscul de asociere, existând posibilitatea pentru acesta de a atribui aceeași origine comercială produselor comercializate de pârâte cu cele ce poartă marca reclamantei.
Consumatorul mediu va putea substitui involuntar produsele ori, dacă nu le va substitui, va putea crede că fac parte din aceeași gamă de produse ale aceluiași producător sau a unor producători între care există certe legături economice, financiare.
Riscul de confuzie este cu atât mai mare cu cât produsele se comercializează utilizându-se aceleași circuite de distribuire și aceleași locuri de desfacere, astfel cum rezultă din probele administrate.
Împotriva acestei hotărâri au declarat apel pârâtele SC R.L.S.C. SRL și SC R.T. SRL, criticând hotărârea pronunțată pentru următoarele motive:
1. Instanța a reținut în mod greșit că dreptul de proprietate industrială al reclamantei este anterior dreptului opus de pârâte.
Pârâta SC R.T. SRL este titulara acestei denumiri din anul 1994, mai precis din 09 decembrie 1994, dreptul său asupra denumirii fiind deci anterior anului 2003, când intimata și-a înregistrat marca în discuție. Acest fapt este de natură a arăta că atâta timp cât există un conflict între denumirea comercială și marca intimatei, intimata este cea care trebuie să înceteze a folosi această marcă și nu parata.
Deși cealaltă pârâtă, SC R.L.S.C. SRL și-a înregistrat această denumire (o dată cu înființarea) ulterior înregistrării mărcii reclamantei, nici acesteia nu i se poate opune marca înregistrată a intimatei ca fiind anterioară, motivat de faptul că această societate face pate din același grup de societăți ca și SC R.T. SRL, relevant fiind în acest sens acționariatul acestora, ca și faptul că livrează aceleași produse, achiziționate de la aceiași furnizori, ambele societăți acționând sub numele R..
2. Instanța a reținut în mod greșit elementul central al mărcii intimatei, mărginindu-se să constate că cuvântul R. constituie elementul central al mărcii reclamantei, celelalte două cuvinte, Cluj și SRL, le-a considerat ca fiind doar mențiuni cu privire la aria geografică și forma de organizare.
Ori, un cuvânt de rezonanța Cluj-uIui, cunoscut la nivel național, nu poate fi trecut cu vederea, orice consumator reținând asocierea geografică. Aria geografică nu constituie o indicație marginală susceptibilă de a fi trecută cu vederea, astfel încât să poată fi considerată ca o simplă mențiune de către instanță. Aceasta cu atât mai mult cu cât R. fiind un substantiv comun, intimata nu putea proceda la înregistrarea ca marcă doar a acestui cuvânt; este necesară prezența și a altor cuvinte, care să individualizeze marca. Ori, dacă prezența acestor cuvinte este necesară la înregistrarea mărcii, nu este admisibil ca ulterior să se procedeze la înlăturarea lor, deoarece s-ar eluda în mod indirect respectivele prevederi legale.
3. Instanța a reținut în mod greșit consumatorul mediu din prisma căruia efectuează comparația.
Din lectura claselor pentru care este înregistrată marca R., se observă că societățile comercializează consumabile utilizabile în laboratoare de analize, fiind exclusă comercializarea acestora către publicul larg, ori instanța a considerat că riscul de confuzie trebuie apreciat în persoana consumatorului mediu care nu folosește un limbaj de chimist, ci un limbaj comun, pentru care este un cuvânt dominant.
Pentru un chimist, R. nu este un astfel de cuvânt, el semnifică o clasă de reacții des întâlnite și are semnificația de a desemna generic domeniul de activitate, respectiv chimia, un astfel de consumator păstrând în memoria sa celelalte elemente de natură a-i permite identificarea mărcii; însă, instanța s-a situat în postura unui simplu om de pe stradă, cel care nu va ajunge niciodată să cumpere nimic de la vreuna dintre părțile din acest litigiu. Această apreciere a instanței de fond este greșită deoarece marca este înregistrată doar pe anumite clase de produse, ori consumatorul presupus de aceste clase este unul de specialitate.
3. Instanța nu a procedat la compararea diferențelor dintre denumirile celor două apelante și marca intimatei.
Acțiunea trebuia respinsă pentru faptul că între denumirile pârâtelor și marca reclamantei există deosebiri importante, care pentru un consumator, chiar și neatent, constituie suficiente elemente de deosebire.
Instanța refuză însă a efectua o comparație între textul mărcii reclamantei, R. Cluj SRL, și denumirea pârâtelor, SC R.T. SRL și SC R.L.S.C. SRL, deși diferențele sunt vizibile, iar acest fapt a constituit una dintre apărările distincte ale apelantelor.
4. S-a arătat că, pe de o parte, apelantele au o identitate proprie, iar, pe de altă parte, dovezile produse pentru a justifica în concret confuzia existentă pe piață sunt irelevante.
Dovezile depuse constituie documente de participare la licitații publice, conform legislației specifice, ori la aceste licitații publice societățile participă conform denumirii lor și a celorlalte date de identificare (sediu, CUI, număr din Registrul Comerțului), confuziile fiind astfel excluse; experiența anterioară este dovedită cu acte, iar mărcile nu au nici o relevantă.
Ori, din moment ce intimata și-a înregistrat marca cu peste 5 ani în urmă, dacă ar fi existat confuzii ar fi trebuit să le poată dovedi, ceea ce nu face prin dovezile administrate, ceea ce duce la concluzia că prezentul litigiu constituie un abuz de drept din partea acesteia pentru a-și apropria denumirea pârâtelor, care au o prezență mult mai cunoscută în piață, fiind distribuitorii unor mărci de prestigiu.
În urma analizei sentinței apelate prin prisma motivelor de apel formulate, Curtea a reținut următoarele:
În mod corect a reținut instanța de fond că dreptul de proprietate al reclamantei este anterior dreptului opus de pârâte , analiza făcută nelimitându-se la comparația între dreptul rezultând din înregistrarea semnului ca marcă a reclamantei și dreptul rezultând din înregistrarea numelui comercial de către pârâte .
Astfel, reclamanta-intimată este titulara unui drept exclusiv asupra numelui comercial SC R.P. SRL începând cu anul 1992, conform certificatului de înregistrare și a dovezii de înregistrare a firmei emisă de Registrul Comerțului la 24 iulie 2008 , precum și a unui drept exclusiv asupra mărcii R. Cluj SRL , dobândit în anul 2003, conform certificatului de înregistrare.
Apelanta-pârâtă SC SC R.T. SRL a dobândit dreptul asupra numelui comercial ulterior reclamantei, respectiv în anul 1994, iar apelanta-pârâtă SC R.L.S.C. SRL a dobândit dreptul asupra numelui comercial în anul 2004, iar în anul 2008 a dobândit dreptul asupra mărcii R. București.
Prin urmare, ceea ce trebuie să facă obiectul analizei în cauză este existența unui eventual conflict între marca reclamantei și numele comercial al acesteia pe de o parte și marca paratei SC R.L.S.C. SRL și numele comercial al acesteia, pe de altă parte, iar cât privește prima pârâtă, existența unui eventual conflict între numele comercial al reclamantei și numele comercial al pârâtei SC SC R.T. SRL.
Curtea a apreciat că acest conflict născut din folosirea semnului R. de către parate, atât ca nume comercial, cât și ca marcă - în ceea ce o privește pe prima pârâtă, precum și pentru identificarea produselor și serviciilor celor două societăți, a fost soluționat în mod corect de către prima instanță, care a făcut o judicioasă analiză a probatoriului administrat în cauză, cât și o corectă interpretare și aplicare a legislației în materie.
Marca și numele comercial deținute de către reclamantă au fost înregistrate anterior numelui comercial deținut de către pârâta SC R.L.S.C. SRL, conferindu-i acesteia un drept exclusiv asupra mărcii protejate, incluzând și dreptul de a interzice folosirea aceluiași semn de către terți, cât și un drept exclusiv asupra numelui comercial.
Numele comercial înregistrat de către reclamantă îi conferă acesteia un drept de proprietate industrială, recunoscut în temeiul art. 1 alin. (2) și alin. (8) din Convenția de la Paris, ratificată de România prin Decretul nr. 1117/1968.
Conform prevederilor art. 35 alin. (2) din lege pentru a se putea însă dispune interzicerea folosirii semnului de către terți este necesar ca aceștia să folosească în activitatea lor comercială: fie un semn identic cu marca, pentru produse identice sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată; fie un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând riscul de asociere a mărcii cu semnul.
Astfel, din conținutul textului legal susmenționat rezultă că actele mcriminate se refera la folosirea semnului ca marca, a cărei funcție este de distingere a produselor sau serviciilor unui comerciant de cele ale altuia, numele comercial identificând întreaga activitate a acestuia.
Curtea a apreciat însă că acest text de lege poate fi extins și la situația când se aduce atingere mărcii protejate prin folosirea unui nume comercial identic sau similar cu marca, existând posibilitatea de a se crea confuzie cu privire la originea bunurilor sau serviciilor celor doi comercianți.
Analiza conflictului apărut între marca protejată aparținând reclamantei, numele comercial al acesteia - pe de o parte și numele comercial aparținând pârâtelor - pe de altă parte presupune analiza riscului de confuzie, care include și riscul de asociere rezultat în urma folosirii de către pârâte a numelui comercial similar cu marca și numele comercial aparținând reclamantei, pentru produse și servicii similare.
Această analiza a riscului de confuzie se face prin compararea semnelor și/sau serviciilor în legătură cu care se folosește semnul respectiv în activități comerciale.
Reclamanta este titulara mărcii verbale, combinate, cu element figurativ, având ca element central cuvântul R., care se regăsește și în conținutul numelui comercial folosit de către aceasta. Același element verbal se regăsește și în conținutul numelui comercial aparținând paratelor.
Cât privește produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată marca reclamantei, acestea fac parte din clasele 5 și 35 - respectiv reactivi pentru diagnostic, comercializarea de reactivi pentru diagnostic, chimicale, material sanitar sticlărie, consumabile de laborator, instrumentar, seruri și medii de cultură, etaloane kit-uri lisa, material biologic, vaccinuri, truse pentru uz veterinar, accesorii, echipamente și aparatură de laborator.
Este un fapt necontestat de către pârâte acela al folosirii în propriul nume comercial al cuvântului R., utilizat de altfel și pentru identificarea produselor și serviciilor oferite spre comercializare, cele două societăți pârâte având ca obiect de activitate comercializarea de reactivi de laborator, reactivi chimici, medii de cultură, sticlărie de laborator.
Pentru a se putea stabili similaritatea, trebuie luate în calcul toate împrejurările care pot crea publicului impresia că între produsele sau serviciile respective există o legătură, clasificarea bunurilor nefiind decisivă în problema asemănării.
În doctrina și jurisprudență s-a apreciat că produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată marca pot fi considerate similare atunci când datorita naturii și destinației lor pot fi atribuite de cumpărători aceleiași origini. S-a apreciat în acest sens că bunurile sunt asemănătoare dacă, atunci când sunt oferite spre vânzare sub marca identică, este posibil ca publicul consumator să creadă că ele provin din aceeași sursă.
La compararea produselor și/sau serviciilor s-a avut în vedere modalitatea concretă de comercializare a acestora, canalele de distribuție, destinația acestora.
Astfel, din analiza probatoriilor administrate în cauză a rezultat reclamanta, cât și pârâtele folosesc în activitatea lor comercială semnul R. pentru a-și identifica produsele și serviciile.
Prin urmare, între o parte dintre produsele protejate de marca reclamantei și cele comercializate de către pârâte există identitate, iar pentru celelalte produse/și/sau servicii este îndeplinită cerința similarității.
Cât privește comparația semnelor ce intră în componența mărcilor și numelui comercial, aceasta se face în funcție de elementul central, dominant, analizându-se în primul rând asemănările dintre acestea, din perspectiva consumatorului mediu avizat, care percepe marca în întregul ei, fără a analiza detaliile, acesta bazându-se pe o imagine imperfectă a acestora, păstrată în memorie.
Curtea a apreciat ca fiind nefondată critica formulată de apelante, în sensul stabilirii greșite a elementului central al mărcii intimatei, având în vedere ca terminația „SRL„ la care face referire apelanta reprezintă o mențiune obligatorie care descrie forma de activitate a societății comerciale, fără a fi de natură a elimina confuzia dintre marcă și semn, confuzie ce presupune și asocierea spontană dintre societatea respectivă și marca reclamantei, iar, pe de alta parte, cuvântul Cluj reprezintă o mențiune privind aria geografică.
Similaritatea semnelor a fost pe larg analizată, atât la nivel vizual, cât și auditiv și conceptual, prima instanță apreciind în mod corect asupra acestor aspecte, aflate în strânsă legătură și cu identitatea și respectiv similaritatea produselor și serviciilor pentru care sunt folosite. De altfel, apelantele nu au contestat aceste aspecte, criticile formulate vizând deosebirile dintre denumiri și nu asemănările reținute de către instanța de fond.
Astfel, având în vedere gradul ridicat de similaritate sub toate aspectele analizate, cat și în ce privește serviciile și produsele comercializate, Curtea a apreciat că un consumator mediu avizat, confruntat cu achiziționarea produselor respective, va putea să creadă că aceste produse, care poartă același semn, aparțin aceluiași producător, atribuindu-le aceiași proveniență.
Chiar și în ipoteza când consumatorul mediu ar considera că produsele și serviciile aparțin unor entități diferite, acesta poate însă să aprecieze, în mod întemeiat, că între acestea există anumite legături economice, financiare, juridice, fapt care atrage riscul de asociere la care fac trimitere dispozițiile art. 35 alin. (2).
Prin urmare, având în vedere cele mai sus reținute, în cauză făcându-se pe deplin dovada existenței riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere, Curtea a apreciat că diferențele dintre denumirile apelantelor și denumirea intimatei, respectiv prezența cuvintelor „P. SRL„ și respectiv „L.S.C. SRL„ și „T. SRL„ nu constituie elemente suficiente pentru a se putea reține lipsa similarității.
S-a avut în vedere și faptul folosirii de către apelante a semnului R., atât ca element al numelui comercial, care este utilizat pentru a identifica produsele și serviciile oferite spre vânzare în cadrul desfășurării de către parate a activităților economice mai sus reținute, precum și ca element central al mărcii înregistrate pentru produse similare, fapt ce creează un risc permanent de confuzie în rândul consumatorilor.
Împotriva acestei decizii au declarat apel pârâtele SC R.T. SRL și SC R.L.S.C. SRL, criticand-o pentru urrmătoarele motive:
- Drepturile de proprietate intelectuală deținute de părți:
- anul 1992 - Se. SC R.P. SRL, în calitate de reclamanta-intimata obține numele comercial;
- anul 1994 - Se. SC R.T. SRL, în calitate de apelanta-pârâtă obține numele comercial;
- anul 2003 - SC R.P. SRL, în calitate de reclamantă-intimată obține certificatul de înregistrare la OSIM a mărcii R. Cluj pentru clasele 5 și 35 limitate;
- anul 2004 - SC R.L.S.C. SRL, în calitate de apelanta -pârâtă înregistrează numele comercial;
- anul 2008- SC R.L.S.C. SRL, în calitate de apelanta -pârâtă obține certificatul de înregistrare a mărcii.
Recurenta SC SC R.T. SRL a dobândit și utilizat numele comercial în condițiile legii încă din anul 1994, adică cu 10 ani înainte de obținerea protecției pentru marca R. de către reclamantă, aceasta obținând certificatul de înregistrarea în anul 2004.
Dreptul său se bucură astfel de protecție în condițiile art. 1 alin. (2) și art. 8 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale, având deja o distinctivitate dobândită pe piață.
Nu se putea reține astfel risc de confuzie, întrucât numele comercial al recurentei-pârâte exista deja pe piață de 10 ani, iar marca R. este înregistrată pentru clasele 5 și 35 limitat.
Nu s-a avut în vedere faptul că cealaltă recurentă și-a început activitatea în cadrul aceluiași grup de firme în anul 2004, având interese și asociație comună, precum și faptul că livrează aceleași produse, achiziționate de la aceiași furnizori, ambele societăți acționând sub numele de R..
Timp de 10 ani (aproximativ) părțile din proces au coexistat pe piață ca și nume comerciale, neexistând niciun risc de confuzie și de asociere între ele, iar după 10 ani reclamanta și-a înregistrat marca și invocă acest risc, deși timp de 10 ani nu l-a contestat.
- Cuvântul „R." este o denumire uzuală, existând în Dicționarul explicativ al limbii române și de aceea marca reclamantei este înregistrată ca și o marcă combinată, neputând fi obținută exclusivitate pentru o denumire uzuală.
Sunt înregistrate la nivel național și internațional, în mod legal, mai multe mărci și nume comerciale, care au în componență denumirea R., acestea coexistând.
În acest sens, art. 5 Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice exclude de la protecție și interzice înregistrarea mărcilor care sunt lipsite de caracter distinctiv, respectiv cele care sunt compuse exclusiv din semne sau indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante.
De asemenea, în Rezoluția adoptată în Ședința Comitetului Executiv de la Barcelona al Asociației Internaționale pentru Protecția Proprietății Industriale se arată că un nume comercial poate beneficia de un drept de anterioritate cu condiția să fi fost utilizat în mod continuu în comerț, pe teritoriul țării unde se solicită protecția, pentru aceleași produse sau servicii care corespund mărcii căreia i se opune.
- Nu există identitate/similaritate între produsele/serviciile prestate de părți și nici între semnele în discuție.
Marca reclamantei este înregistrată pentru consumabile utilizate în laboratoare de analiză, fiind exclusă comercializarea acestora către publicul larg, fiind apreciat astfel în mod greșit de instanță riscul de confuzie în persoana consumatorului mediu.
Nu există identitate între produsele protejate de marca reclamantei și cele comercializate de către recurente, așa cum în mod greșit a reținut curtea de apel, putându-se vorbi de o similaritate doar ca domeniu de activitate, cel farmaceutico-medical, iar în acest domeniu consumatorul este unul avizat, care cunoaște termenii farmaceutico-medicali, care există chiar în DEX.
Cuvântul R. nu este dominant în marca deținută de reclamantă, este uzual, iar marca este diferită de numele comercial anterior al SC R.T. SRL din punct de vedere vizual, semantic și fonetic, necreându-se risc de confuzie și de asociere.
Din punct de vedere vizual, marca "R. Cluj" este o marcă individuală, combinată. Elementele verbale „R. Cluj" sunt scrise în cadrul unui triunghi ce are în centru o piramidă, pe când numele comercial al recurentei are în componență mai multe particule lingvistice, SC R.L.S.C. SRL.
Diferențele dintre semnele analizate sunt suficiente, cu atât mai mult cu cât au coexistat pe piață aproximativ 10 ani, fără ca reclamanta să conteste acest lucru.
Se poate vorbi astfel de o acceptare tacită din partea reclamantei cu privire la denumirea comercială a recurentei, întrucât aceasta a avut cunoștință de existența lor pe piață, fiind un grup de firme foarte cunoscut pe piață de mulți ani.
- la licitațiile publice societățile participă conform denumirii lor și a celorlalte date de identificare, necreându-se risc de confuzie.
Analizând decizia de apel în raport de criticile formulate, Înalta Curte constată ca recursul este fondat, în considerarea celor ce succed:
Prin acțiunea formulată, reclamanta SC R.P. SRL a solicitat interzicerea folosirii de către pârâte în activitatea comercială, în modalitățile specificate, a tuturor semnelor identice sau similare cu marca „R.", precum și obligarea acestora la modificarea firmelor, în sensul eliminării din numele comercial a cuvântului „R.".
Conflictul de drepturi a fost calificat de instanța de apel și confirmat de reclamanta-intimată prin concluziile scrise depuse în dosarul de recurs, astfel:
- dreptul reclamantei asupra numelui comercial dobândit în anul 1992 și dreptul pârâtelor asupra numelor comerciale dobândite în anii 1994 și 2004.
- dreptul conferit de marca înregistrată a reclamantei din anul 2003 și numele comercial al pârâtei SC R.L.S.C. SRL înregistrat în 2004.
- dreptul conferit de marca înregistrată a reclamantei din anul 2003 și dreptul conferit de marca înregistrată de pârâta SC R.L.S.C. SRL în 2008.
Apărările reclamantei, astfel cum au fost detaliate în motivarea acțiunii sunt fundamentate pe drepturile care-i sunt conferite de înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Cluj în anul 1992 și de marca „R.", începând cu data de 14 mai 2003 pentru clasele de produse/servicii nr. 5 și 35.
S-a susținut că utilizarea de către un întreprinzător a unui nume comercial identic sau similar cu o marcă aparținând altuia, inclusiv prin constituirea site-ului www R..ro., este de natură să creeze confuzie cu privire la originea bunurilor sau serviciilor celor doi întreprinzători și implicit un conflict - caracterizat ca fiind între două drepturi de proprietate industrială.
Analiza conflictelor de drepturi trebuia cenzurată ținând cont de titlurile de protecție deținute de părți și de cronologia în timp, după cum urmează:
- în anul 1992 reclamanta își înregistrează numele comercial;
- în anul 1994 pârâta SC R.T. SRL își înregistrează numele comercial;
În anul 2003(14 mai) reclamanta înregistrează marca „R." Cluj.
- în anul 2004 pârâta SC R.L.S.C. SRL își înregistrează numele comercial.
În anul 2008 (17 martie) aceeași pârâtă înregistrează marca „R." București.
În ceea ce privește conflictul dintre denumirile comerciale ale pârâtelor-recurente (protejate în 1994 și 2004) și cea a reclamantei-intimate (protejată în 1992), este pusă în discuție condiția disponibilității, singura care poate fi analizată într-un litigiu ca cel de față.
Aceasta nu poate fi verificată decât din perspectiva art. 38 al Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului, în corelație cu art. 30 din aceeași lege care definește firma ca fiind numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant își exercită comerțul și sub care semnează.
La verificarea disponibilității firmei la solicitarea înregistrării, termen sinonim în doctrină cu acela de „nume comercial", Oficiul Registrului Comerțului analizează dacă firma nouă se deosebește de cele existente (art. 38 alin. (1) din lege), iar dacă o firmă nouă este asemănătoare cu o alta, trebuie să se adauge o mențiune care să o deosebească de aceasta, fie prin desemnarea mai precisă a persoanei, fie prin indicarea felului de comerț exercitat sau în orice alt mod.
Oficiul nu verifică nicidecum existența unor alte drepturi de proprietate industrială pe care o astfel de înregistrare le-ar putea încălca.
Art. 39 din lege prevede totodată că Oficiul Registrului Comerțului refuză înscrierea unei firme, care, fără a aduce elemente de deosebire , poate produce confuzie cu alte firme înregistrate.
În raport de aceste dispoziții legale, în firmele (denumirile comerciale) pârâtelor-recurente SC SC R.T. SRL și SC R.L.S.C. SRL sunt cuprinse elemente de diferențiere față de cuvântul care atrăgea asemănarea cu firma reclamantei-intimate, respectiv R., care nu sunt de natură să producă confuzie cu aceasta din urmă - în sensul art. 38 Legea nr. 26/1990.
- În condițiile în care pârâta-recurentă SC R.L.S.C. SRL este titulara unei mărci cuprinzând semnul în discuție, înregistrată chiar anterior formulării acțiunii, nu se justifică interzicerea de către aceasta a folosirii oricărui semn identic sau similar cu marca R. deținută de reclamanta-intimată, în activitatea comercială, inclusiv prin constituirea unui site. Deși cealaltă recurentă nu este titulara unei mărci înregistrate, acordul utilizării semnului protejat prin marcă din partea celeilalte recurente este de necontestat.
Folosirea unui semn conferit de marca înregistrată nu poate fi analizată în cadrul unei acțiuni în contrafacere, prin imputarea încălcării drepturilor conferite de o altă marcă.
Aceasta întrucât, în cazul admiterii unei asemenea acțiuni, prin care se tinde numai la interzicerea folosirii semnului incriminat, marca prin care acesta este protejat rămâne înregistrată în Registrul național al Mărcilor, iar titularul, ale cărui drepturi exclusive nu sunt desființate prin anularea înregistrării, nu se mai poate bucura de prerogativele conferite de calitatea de titular.
În ceea ce privește un posibil conflict între marca deținută de reclamantă (2003) și numele comercial înregistrat ulterior de către recurenta-pârâtă SC R.L.S.C. SRL (2004), acesta ar genera numai o discuție formală atât timp cât recurenta-pârâtă este titulara unei mărci înregistrate. Aceasta întrucât este posibilă sancționarea unui asemenea conflict când are loc o utilizare a numelui comercial pentru produse/servicii, care aduce atingere sau este susceptibilă a aduce atingere tocmai funcțiilor mărcii (cauza Celine-C 17/06, hotărârea Curții Europene de Justiție).
Câtă vreme o marcă este înregistrată și nu a fost anulată, ea este presupusă ca fiind alcătuită dintr-un semn suficient de distinctiv încât să servească funcției mărcii, aceea de a distinge produsele sau serviciile unui întreprinzător din punct de vedere al provenienței lor-față de critica de recurs vizând dispozițiile art. 5 Legea nr. 84/1998 și cadrul procesual al litigiului de față.
- În condițiile în care s-a imputat săvârșirea unui act de concurență neloială, cu încălcarea art. 1 Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, prin simplul fapt al înregistrării firmelor de către recurentele-pârâte, nu poate fi primită nici această cerere a reclamantei-intimate, întrucât norma legală vizează exercitarea activității de către un comerciant, care este o activitate ulterioară înregistrării și dobândirii acestei calități. Art. 1 Legea nr. 11/1991 prevede că, comercianții sunt obligați să-și exercite activitatea cu bună-credință și potrivit uzanțelor cinstite.
În considerarea argumentelor reținut mai sus, Înalta Curte urmează să facă aplicarea art. 304 pct. 9 și art. 312 alin. (1) C. proc. civ. , dispunând admiterea recursului; cu aplicarea și a art. 296 C. proc. civ., urmează să modifice decizia de apel, în sensul admiterii apelului declarat de pârâte și schimbării în tot a sentinței, respingând acțiunea ca nefondată.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E
Admite recursul declarat de pârâtele SC R.T. SRL și SC R.L.S.C. SRL împotriva deciziei civile nr. 218A din 10 decembrie 2009 a Cuiții de Apel București, secția a IX a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală.
Modifică decizia, în sensul că:
Admite apelul declarat de aceleași pârâte împotriva sentinței civile nr. 1833 din 9 decembrie 2008 a Tribunalului București, secția a-IV-a civilă.
Schimbă în tot sentința, în sensul că:
Respinge acțiunea ca nefondată.
Irevocabilă.
Pronunțată în ședință publică, astăzi 15 decembrie 2010.