Ședințe de judecată: Iulie | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

Cerere de decădere din drepturile asupra unei mărci pentru lipsa folosinței efective. Similaritatea mărcilor, identitatea de produse comercializate pe aceeași piață. Analizarea interesului în formularea acțiunii.                     

 

Cuprins pe materii : Dreptul proprietății intelectuale. Marcă.

Index alfabetic : marcă comunitară

  • marcă internațională

-acțiune în decădere

-interes

                                                                                           Legea nr. 84/1998, art. 46

 

Cum dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 84/1998 nu definesc sintagma de „persoană interesată” în formularea cererii de decădere din drepturile conferite de marcă, instanţa învestită cu o astfel de acţiune va stabili, în interpretarea acestui text, în raport cu circumstanţele concrete ale fiecărei cauze, dacă titularul acesteia are sau nu interes în promovarea cererii. Într-o atare evaluare, instanţa va fi ţinută a verifica această condiţie de exerciţiu al acţiunii civile pe baza criteriilor privind interesul procesual, anume de a fi direct, personal, legitim, născut şi actual.

Analizând interesul procesual în formularea cererii în decădere, iniţiată de titularul unor mărci pretins similare şi destinate a fi aplicate unor produse identice şi apreciind că nu se constată a fi o cerinţă îndeplinită decât în măsura în care se reţine riscul de confuzie, după constatarea identităţii de produse şi a similarităţii mărcilor, într-o analiză juridică identică celei presupuse de soluţionarea unei cereri în contrafacerea mărcilor ori o cerere în anularea înregistrării mărcii, instanţa de apel a pronunţat o hotărâre cu încălcarea dispoziţiilor art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, întrucât o atare interpretare este de natură a adăuga la lege.  Verificarea riscului de confuzie şi, mai mult decât atât, confirmarea interesului în formularea cererii de decădere numai după constatarea existenţei riscului de confuzie reprezintă o cerinţă excesivă, contrară voinţei legiuitorului la momentul edictării condiţiei referitoare la persoanele interesate ce pot formula o cerere în decăderea titularului din drepturile asupra mărcii, de natură a condiţiona accesul la instanţă de cerinţele specifice unor cereri în justiţie având un alt obiect.

Ca atare, având în vedere identitatea produselor cărora atât mărcile reclamantei cât şi marca pârâtei le sunt destinate a li se aplica (ceasuri de mână), precum şi similaritatea acestor mărci, rezultă că în cauză este îndeplinită cerinţa ca acţiunea în decăderea pârâtei din drepturile conferite de marca OREX să fie formulată de o persoană interesată - reclamanta, titulară a mărcilor ROLEX,  competitor direct, pe aceeaşi piaţă.

 

Secția I civilă, decizia nr. 1297 din 15 mai 2015     

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti la data de 31 octombrie 2012, reclamanta SC R. SA a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii SC M. SA şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, decăderea pârâtei SC M. SA din drepturile conferite de marca naţională OREX, nr. de înregistrare 001181, pentru clasa de produse 14, pe teritoriul României.

În motivarea cererii, reclamanta arătat că pârâta SC M. SA nu a oferit pe teritoriul României, în ultimii 5 ani, produse purtând marca naţională OREX nr. 001181, deşi înregistrarea a fost solicitată pentru clasa de produse 14 conform Clasificării Internaţionale de la Nisa încă din anul 1986, marca fiind înregistrată pe cale

naţională în anul 1990.

Reclamanta a invocat dispoziţiile art. 46 alin. (1) lit. a) ale Legii nr. 84/1998 şi a arătat că funcţia mărcii este aceea de a permite identificarea serviciilor şi produselor pentru a căror înregistrare a fost cerută, astfel încât păstrarea unei mărci nefolosite constituie un abuz de drept, o ocupaţie nejustificată a unui drept a cărui protecţie este subordonată condiţiei folosirii.

Prin nefolosire, marca deţinută de pârâta SC M. SA a fost deturnată de la scopul său iniţial, devenind o marcă de blocaj, nepermiţându-se înregistrarea în România a unor mărci intens folosite şi bine cunoscute în multe ţări ale lumii.

Pe de altă parte, „folosirea efectivă” presupune, astfel cum se reţine în doctrina de specialitate, îndeplinirea mai multor condiţii cumulative, printre care şi acelea de a fi reală şi serioasă. Deşi legea nu impune condiţia ca exploatarea să fie publică, aceasta este subînţeleasă, întrucât folosirea mărcii presupune cunoaşterea ei de către consumatori.

Cu privire la interesul său în formularea cererii de decădere, a arătat că reglementarea legală în materia sancţiunii decăderii prevede: „orice persoană interesată poate solicita Tribunalului Municipiului Bucureşti, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă...”, fără a face nicio altă precizare cu privire la condiţiile pe care ar trebui să le îndeplinească o persoană pentru a fi considerată „interesată” în condiţiile legii, reglementare care se regăseşte şi în cazul anulării mărcii.

Reclamanta consideră că acţiunea în decădere pe care a introdus-o are la bază un interes legitim şi este motivată de două aspecte de fapt: SC R. SA este titulară a unui portofoliu de mărci înregistrate la nivel comunitar şi internaţional conţinând elementul verbal ROLEX, acestea fiind foarte similare mărcii a cărei decădere o solicită; mărcile ROLEX se bucură de notorietate atât la nivel naţional, cât şi comunitar şi internaţional pentru produse din clasa 14.

A mai arătat că interesul său în promovarea prezentei acţiuni se fundamentează pe gradul foarte ridicat de similaritate existent între mărcile înregistrate notorii ROLEX şi marca OREX, a cărei decădere o solicită, ambele fiind înregistrate pentru produse din clasa 14 conform Clasificării de la Nisa.

Mărcile conflictuale au în componenţă practic aceleaşi litere şi o sonoritate cvasi-identică. Având în vedere faptul că mărcile aparţinând reclamantei sunt notorii şi sunt folosite pentru produse identice celor pentru care este înregistrată marca a cărei decădere o solicită, apreciază că se poate concluziona cu certitudine că mărcile în conflict sunt extrem de similare.

Reclamanta a mai precizat, în justificarea interesului său procesual şi faptul că, pe de o parte, doreşte să înregistreze şi să deţină mărci puternice, iar pe de altă parte, apreciază că, odată cu decăderea mărcii naţionale OREX se înlătură şi posibilitatea pentru pârâtă de a se profita de caracterul distinctiv al mărcilor sale.

De asemenea, după cum s-a apreciat în practica judiciară de specialitate în materie, în categoria persoanelor interesate a solicita decăderea din drepturile conferite de marcă intră şi concurenţii, iar în cauza dedusă judecăţii, în condiţiile în care mărcile înregistrate de fiecare dintre părţi se referă la produse identice apreciază că interesul său este unul cât se poate de justificat.

Prin întâmpinarea formulată, pârâta SC M. SA a solicitat respingerea ca lipsită de interes şi, în subsidiar, ca neîntemeiată a cererii formulate de către reclamantă cu privire la decăderea sa din drepturile asupra mărcii naţionale OREX.

Prin sentinţa civilă nr.689 din 04 aprilie 2013 Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a civilă a admis excepţia lipsei de interes în formularea acţiunii şi a respins cererea de chemare în judecată ca lipsită de interes.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 46 alin.(1) lit. a) ale Legii nr. 84/1998, potrivit cu care  „(1) Orice persoană interesată poate solicita Tribunalului Municipiului Bucureşti, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă, dacă: a) fără motive justificate, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată.”

Prima instanţă a apreciat că reclamanta nu dovedeşte calitatea de persoană interesată, nefiind titulară a unei mărci similare mărcii OREX sau persoană interesată să înregistreze această marcă.

Reclamanta şi-a justificat interesul prin calitatea sa de titulară a mărcii ROLEX înregistrată pentru clasa 14, conform Clasificării de la Nisa, la nivel comunitar sub nr.002703510 (marcă verbală) şi 001455757 (marcă combinată) şi la nivel internaţional sub nr. 0976721 (marcă verbală).

Tribunalul a apreciat că, în calitatea sa de titular a mărcii ROLEX, reclamanta nu poate obţine niciun folos practic prin decăderea pârâtei SC M. SA din marca verbală OREX protejată la nivel naţional din 31 octombrie 1986, deoarece, deşi atât mărcile reclamantei cât şi marca pârâtei sunt înregistrate pentru produse din clasa 14, respectiv ceasuri, între cele două mărci nu există niciun risc de confuzie; astfel, s-a apreciat că similaritatea vizuală şi auditivă între cele două mărci este una scăzută, similaritatea fonetică este una medie, iar similaritatea conceptuală nu există, având în vedere că marca reclamantei este una fantezistă, în timp ce marca pârâtei este una sugestivă pentru instrumentele de măsurare a timpului prin înţelesul pe care îl capătă în mintea publicului consumator, vorbitor de limba română, prima parte a elementului verbal OREX, sau întregul cuvânt prin raportare la expresia sugerată de „ora exactă”.

S-a mai reţinut că în analiza riscului de confuzie, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a apreciat în mod constant că o similaritate ridicată între produse poate fi compensată printr-un grad mic de similaritate a mărcilor în conflict.

Totodată, prima instanţă a avut în vedere şi faptul că marca ROLEX, aparţinând reclamantei, este o marcă notorie pentru produse de lux, adresată unui public restrâns şi bun cunoscător, care nu poate fi indus în eroare de slaba similaritate cu marca pârâtei.

Reclamanta a arătat că urmăreşte să creeze mărci puternice, ceea ce a şi făcut  (având în vedere portofoliul mărcilor ROLEX pe care le-a protejat), însă, dată fiind notorietatea dobândită de aceste mărci şi lipsa dovezilor în susţinerea unui  interes în crearea altor mărci, prima instanţă a apreciat că marca OREX nu reprezintă o marcă pe care reclamanta ar urmări să şi-o aproprie şi să o consolideze.

În ceea ce priveşte argumentul invocat în sensul că reclamanta urmăreşte să-şi consolideze poziţia pe piaţă, tribunalul a apreciat că interesul eliminării unui concurent de pe piaţă nu este legitim protejat, concurenţa licită permiţând pârâtei să-şi păstreze marca şi să o folosească în acord cu interesele sale, în condiţiile în care nu există nicio dovadă că aceasta a fost înregistrată în scop de blocaj, cum susţine reclamanta; de altfel, în măsura în care marca ar fi fost înregistrată cu deturnarea de la funcţia sa esenţială, reclamanta ar fi avut la îndemână o acţiune specifică, respectiv acţiunea în anulare, iar nu acţiunea în decădere.

În consecinţă, prima instanţă a admis excepţia lipsei de interes a reclamantei în formularea acţiunii, pe care o a respins-o pentru acest considerent.

Împotriva acestei sentinţe, a formulat apel reclamanta, solicitând admiterea apelului,  modificarea în tot a sentinţei atacate, respingerea  excepţiei lipsei de interes a acesteia în formularea acţiunii în decădere, iar pe fondul cauzei, admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată.

Prin decizia civilă nr. 210/A din 14 mai 2014 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, apelul reclamantei a fost respins ca nefondat.

Pentru a decide în acest sens, în analiza criticilor formulate prin motivele de apel, instanţa a reţinut următoarele:

În aprecierea existenţei interesului – condiţie de exerciţiu a acţiunii civile, se impune luarea în considerare a dispoziţiilor art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, reţinute şi de prima instanţă, care subsumează existenţei interesului posibilitatea formulării acţiunii.

În acord cu susţinerea apelantei-reclamante, în sensul că îndeplinirea acestei condiţii se examinează în funcţie de împrejurările fiecărei cauze, instanţa de apel a considerat că, în speţă, aceasta a fost corect evaluată de prima instanţă.

Folosul practic obţinut de reclamantă poate consta exclusiv în înlăturarea unei înregistrări apte a încălca propriile drepturi (în sensul că fie intră în conflict cu drepturile sale asupra mărcilor deja înregistrate, în speţă mărcile ROLEX), fie s-ar opune înregistrării unei mărci din considerente de similaritate sau identitate de semne şi respectiv de produse sau servicii, după caz.

În ambele ipoteze însă, interesul poate fi reţinut atunci când conflictul (existent sau potenţial) îmbracă forma identităţii sau a similarităţii dintre semnul înregistrat ca marcă (a cărei decădere se cere) şi semnul înregistrat sau posibil a fi înregistrat (în lipsa mărcii pretins decăzute), situaţie în care se poate pune şi problema riscului de confuzie.

Cu caracter prealabil, instanţa de apel a apreciat că este necesar a se sublinia împrejurarea că simplul fapt că persoana juridică titulară a mărcii a cărei decădere se cere este un concurent al reclamantei (în sensul că îşi desfăşoară activitatea profesională, comercială, pe aceeaşi piaţă), nu este de natură a justifica interesul în formularea acţiunii în decădere.

Acest argument, prin el însuşi, nu este suficient pentru a constitui un interes legitim protejat, a mai apreciat instanţa de apel, în sensul celor apreciate şi de tribunal.

Dimpotrivă, dacă semnul înregistrat în beneficiul pârâtei ar putea aduce vreo atingere drepturilor existente ale reclamantei asupra mărcilor proprii sau intereselor sale legitime, s-ar putea discuta despre existenţa interesului cerut pentru formularea acţiunii în decădere.

În schimb, dacă actele intimatei-pârâte ar constitui concurenţă neloială în sensul legii, apelanta-reclamantă ar avea la dispoziţie remediile procesuale specifice, între care nu se numără însă şi acţiunea în decăderea mărcii.

Instanţa de apel a mai apreciat că împrejurarea că marca nu este folosită de pârâtă nu este aptă per se a justifica un interes în sensul dispoziţiilor art. 46 alin. (1) din lege, potrivit cărora, orice persoană fizică sau juridică poate pretinde un interes în înlăturarea unei aşa-zise mărci de blocaj.

Curtea de apel a reţinut că nu acesta este scopul legii, iar jurisprudenţa citată de apelanta-reclamantă susţine interpretarea textului în sensul că împrejurările concrete ale cauzei trebuie să releve un folos practic legitim al reclamantului din acţiunea în decădere, nu doar un interes general, public, ca pe piaţă să nu se găsească semne înregistrate care nu mai au funcţia mărcii.

În plus, s-a considerat că susţinerea în sensul că menţinerea înregistrării unui semn care nu este folosit constituie un abuz de drept nu poate fi evaluată în contextul apelului cu care a fost învestită, date fiind limitele devoluţiunii de ceea ce s-a judecat la prima instanţă (verificarea existenţei interesului pentru formularea acţiunii în decădere), ci eventual în cadrul examinării legalităţii înregistrării mărcii ori într-o acţiune în încălcarea dreptului reclamantei asupra propriilor mărci.

Cu referire la interesul procesual al apelantei-reclamante în cauza de faţă, evaluând împrejurările de fapt care pot constitui interes legitim în formularea cererii în decăderea pârâtei din drepturile conferite de marcă, instanţa de apel a reţinut că se impune analizarea existenţei similarităţii semnelor OREX şi ROLEX, deoarece reclamanta a pretins că existenţa pe piaţă a semnului pârâtei este aptă a produce un risc de confuzie cu mărcile sale, astfel că din acesta, ar rezulta şi vătămarea suferită prin subzistenţa înregistrării şi, deci, şi interesul său în a cere constatarea decăderii.

Curtea de apel a înlăturat susţinerile apelantei-reclamante în sensul existenţei unei similarităţi ridicate între cele două elemente verbale, având în vedere că, deşi 4 din cele 5 caractere ale semnului protejat în beneficiul pârâtei sunt regăsite şi în cadrul elementului OREX, ele sunt aşezate diferit, dând cuvântului o sonoritate diferită.

A susţinut apelanta că diferenţele din punct de vedere fonetic sunt prea mici pentru a fi sesizabile, însă instanţa de apel a apreciat că aceste diferenţe sunt suficiente pentru a distinge între cele două semne, deşi există un anumit grad de similaritate.

Mai mult, deşi apelanta neagă posibilitatea unei comparaţii conceptuale, tribunalul a reţinut în mod corect că o asemenea comparaţie este permisă, de vreme ce semnul ROLEX este unul fantezist, iar OREX sugerează ideea de „oră exactă”, prin folosirea primelor două litere din cele două cuvinte.

O asemenea impresie nu aparţine, cum a susţinut apelanta, exclusiv celor interesaţi în mod special de această marcă, ci oricărui consumator care are în faţa un ceas marca OREX, deoarece asocierea dintre ideea orei exacte şi un ceas este proprie oricărei persoane cu judecată raţională.

Chiar dacă produsele pentru care mărcile sunt înregistrate sunt identice, instanţa de apel a considerat că în mod corect s-a constatat de către tribunal lipsa riscului de confuzie, inclusiv prin prisma gradului ridicat de protecţie de care se bucură mărcile reclamantei.

Deşi apelanta a susţinut corect că un grad ridicat de distinctivitate conferă şi o protecţie pe măsură, instanţa de apel a apreciat că existenţa notorietăţii nu duce la o altă concluzie în sensul că se impune o apreciere mai largă asupra similarităţii, potrivit celor invocate de reclamantă, ca o similaritate mai scăzută să fie compensată de identitatea produselor şi de caracterul puternic distinctiv al semnului său.

În acest context, instanţa de apel a considerat relevant argumentul primei instanţe, în sensul că produsele reclamantei sunt preponderent produse de lux şi se adresează unui segment de public care, chiar dacă nu este neapărat un cunoscător, are un grad de atenţie mult mai ridicat decât un consumator mediu.

Astfel, chiar dacă destinatarul produselor ce poartă mărcile reclamantei nu ar avea suficiente cunoştinţe despre piaţa de profil, preţul ridicat al produselor împiedică confuzia dintre cele două semne aflate în conflict.

De asemenea, au fost înlăturate argumentele care valorifică atingerea adusă de existenţa mărcii pârâtei renumelui şi caracterului distinctiv al mărcilor reclamantei, deoarece constatarea inexistenţei riscului de confuzie face inutilă discuţia dezvoltată de apelantă despre diluţia mărcilor sale.

În consecinţă, apelul reclamantei a fost respins ca nefondat, în aplicarea dispoziţiilor art. 296 C.proc.civ.

Împotriva acestei decizii, reclamanta a promovat recurs, prevalându-se de motivele de nelegalitate prevăzute de art. 304 pct. 7 şi 9 C.proc.civ.

Prin memoriul de recurs, recurenta a susţinut că decizia recurată este dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii (art. 304 pct. 9); astfel, în esenţă, se arată că instanţa de apel a interpretat eronat dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (4) din Legea nr. 84/1998, precum şi principiile statuate de jurisprudenţa naţională şi europeană privind evaluarea riscului de confuzie între mărci, a renumelui mărcilor Rolex, cu consecinţa profitării de caracterul distinctiv al acestora; în plus, instanţa de apel a aplicat şi interpretat greşit dispoziţiile art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 în ceea ce priveşte noţiunea de interes.

Referitor la motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C.proc.civ., recurenta a arătat că instanţa de apel nu a motivat de ce au fost înlăturate susţinerile sale cu privire la existenţa interesului determinat de renumele mărcii Rolex, ignorând astfel dispoziţiile art. 6 alin. (4) din Legea nr. 84/1998.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta a învederat că în analiza condiţiei interesului prevăzut de dispoziţiile art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, instanţa de apel a interpretat într-o manieră foarte restrictivă această condiţie legală, limitând-o exclusiv la ipoteza existenţei riscului de confuzie, singurul, în opinia curţii de apel, de natură a determina un folos practic imediat în cadrul prezentei acţiuni.

În doctrina de specialitate însă, s-a apreciat că interesul nu trebuie analizat în mod restrictiv, având în vedere raţiunea pentru care legiuitorul a introdus sancţiunea decăderii.

Recurenta a arătat că, în aceste condiţii, sfera persoanelor interesate nu poate fi limitată doar la persoanele care formulează o cerere de marcă şi sunt împiedicate să o înregistreze sau persoanele care încearcă să pună un produs pe piaţă şi împotriva lor se formulează o acţiune în contrafacere sau alte persoane care justifică un interes prin contracararea efectivă a unor acte formale care fundamentează acţiunea în decădere.

Jurisprudenţa şi doctrina de specialitate au arătat că se justifică interesul de a solicita decăderea într-o paletă largă de situaţii mediate, cum ar fi securizarea unei potenţiale dezvoltări pe o piaţă, prezervarea drepturilor conferite de o marcă anterior înregistrată, afirmarea intenţiei de prestare sau de extindere a activităţii comerciale în România; de asemenea, recurenta indică şi alte exemple din jurisprudenţă în stabilirea calităţii de persoană interesată în formularea unei cereri în decădere.

S-a susţinut de recurentă că interesul său în formularea acţiunii în decădere este justificat atât de calitatea de concurent pe aceeaşi piaţă cât şi de similaritatea mărcilor conflictuale (aspecte reţinute de instanţa de fond şi de apel) alături de renumele de care se bucură mărcile sale ROLEX; în aceste condiţii nu este vorba doar de situaţia unui simplu concurent care înlătură o marcă oarecare, ci a unui concurent care doreşte să înlăture o marcă similară ce poate profita de renumele mărcilor sale.

În plus, trebuie avută în vedere şi o anumită evoluţie a pieţei şi, implicit, a legislaţiei în domeniul mărcilor întrucât, prin modificarea substanţială a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice s-a armonizat cadrul legal românesc cu cel european şi, pe cale de consecinţă, s-a întărit responsabilitatea titularilor de marcă să le protejeze cu atenţie, expresie a faptului că piaţa este într-o continuă expansiune. Aceasta presupune ca titularul de marcă să fie foarte diligent în a-şi apăra drepturile în două direcţii, în sensul că trebuie să aprecieze singur dacă o cerere de marcă este similară mărcii sale şi să facă demersurile necesare să se opună, dar şi în sensul că trebuie să-şi folosească propria marcă în mod efectiv, conform legii, pentru a se pune la adăpost de o eventuală decădere.

În aceste condiţii, în care, conform legii, OSIM nu mai emite avize de refuz provizoriu pe motive relative şi nu mai face din oficiu un examen preliminar al drepturilor similare deja înregistrate pentru a le opune la înregistrarea unei noi cereri, practic, foarte multe dintre mărcile vechi, nefolosite şi susceptibile de decădere, nu ar putea fi decăzute în mod efectiv pentru că un concurent pe aceeaşi piaţă (care are deja o marcă similară sau doar doreşte să folosească un semn similar pe piaţă) nu ar putea solicita decăderea, deoarece s-ar considera că nu are un interes legitim.

Instanţa de apel admite faptul că reclamanta ar justifica un interes în decăderea mărcii OREX în situaţia în care există similaritate între aceasta şi mărcile anterioare ROLEX şi, respectiv, un potenţial conflict. De asemenea, reţine că există un grad de similaritate între mărci însă insuficient pentru a exista risc de confuzie. Cu toate acestea, instanţa de apel a înţeles să condiţioneze deosebit de mult existenţa interesului de existenţa riscului de confuzie (pe care însă nici nu l-a analizat temeinic) precum şi de necesitatea existenţei unui folos practic imediat determinat de existenţa unui conflict iminent.

Recurenta susţine că o astfel de abordare reprezintă o interpretare foarte restrictivă a dispoziţiilor legale şi în dezacord cu spiritul legii precum şi cu jurisprudenţa constantă în această materie.

În ce priveşte necesitatea existenţei unui folos practic imediat determinat de iminenţa sau existenţa unui conflict efectiv între mărci determină o restrângere nejustificată a dreptului recurentei-reclamante, mai arată aceasta, de a-şi proteja într-o modalitate cât mai diligentă şi eficientă mărcile înregistrate.

Prin interpretarea dată noţiunii de interes, instanţa de apel consideră că recurenta-reclamantă ar putea iniţia demersuri legale doar după ce mărcile anterioare ROLEX ar fi încălcate în mod efectiv; or, aceasta ar însemna că, pentru a justifica un interes, recurenta ar trebui să aştepte ca marca OREX să fie utilizată pe piaţă, să îi aducă prejudicii (care, cel mai probabil, nici nu ar putea fi reparate), ceea ce nu poate fi acceptat; pe de altă parte, un astfel de prejudiciu este iminent tocmai datorită faptului că marca OREX beneficiază de protecţie, iar comercializarea pe piaţă ar putea începe oricând dacă nu intervine decăderea.

În ceea ce priveşte condiţia similarităţii mărcilor, chiar instanţa de apel a reţinut că există o anumită similaritate, însă nu suficientă pentru a conduce la existenţa unui risc de confuzie.

În opinia recurentei, este suficientă doar reţinerea similarităţii dintre mărci şi a identităţii produselor pentru a se justifica un interes într-o acţiune în decădere de marcă, având în vedere că existenţa interesului s-a reţinut şi în situaţii în care un concurent ar demonstra simpla intenţie de a folosi o marcă similară; or, în cazul de faţă, recurenta este titulară unor mărci înregistrate pe care le utilizează, mărci al căror renume este incontestabil.

Concluzionând, pentru a se reţine interesul în promovarea cererii în decădere, este suficient ca instanţa să verifice o aparenţă a existenţei unui potenţial risc de confuzie, astfel încât existenţa unei similarităţi a mărcilor este suficientă din acest punct de vedere.

A admite că doar în ipoteza existenţei riscului de confuzie însuşi există interes în acţiunea de decădere înseamnă a condiţiona în mod excesiv o astfel de sancţiune legală îndreptată împotriva titularilor neglijenţi, de îndeplinirea unor condiţii ce vizează în drept condiţiile de admitere a acţiunii în contrafacere sau de anulare.

În subsidiar, chiar dacă s-ar concluziona că existenta unei similarităţi între mărci nu ar fi suficientă ci este necesar să se analizeze existenţa riscului de confuzie, recurenta susţine că şi această condiţie este îndeplinită în cauză, astfel cum rezultă în urma unei analize temeinice în acest sens, ţinând cont de toate particularităţile cauzei şi de principiile statornicite în materie, iar nu în mod superficial şi nemotivat, astfel cum a procedat instanţa de apel.

Deşi instanţa de apel a reţinut că se impune analizarea existenţei similarităţii semnelor OREX şi ROLEX, nu a procedat la o veritabilă analiză a acestor aspecte, ci s-a limitat la câteva argumente fragmentate, fără să ţină seama de principiile stabilite jurisprudenţial şi doctrinar, atât la nivel naţional cât şi comunitar.

Recurenta a reiterat argumentele esenţiale pentru care apreciază că nu poate fi contestată existenţa similarităţii între semnele conflictuale şi nici  riscul de confuzie.

 Astfel, analiza comparativă a două mărci conflictuale trebuie să se facă în mod global, la nivel vizual, fonetic şi conceptual.

Instanţa de apel însă nu a delimitat aceste aspecte în analiza sa, ci  doar a reţinut că „deşi 4 din cele 5 caractere ale semnului protejat în beneficiul pârâtei sunt regăsite şi în cadrul elementului OREX, ele sunt aşezate diferit, dând cuvântului o sonoritate diferită.”

În acest context, recurenta susţine că instanţa a admis existenţa unui grad de similaritate la nivel vizual dată de prezenţa a 4 din 5 litere în mod identic în ambele mărci, dar cu toate acestea, a concluzionat că poziţionarea diferită a acestora le conferă o sonoritate diferită, ceea ce este eronat.

Din perspectivă vizuală, trebuie observat că cele două mărci conflictuale sunt compuse din elemente verbale scurte (4 şi 5 litere) care au în comun 4 litere identice; diferenţele dintre acestea sunt doar inversarea a două litere în partea de început şi prezenţa literei „L” în partea de mijloc a mărcilor anterioare; or, aceste diferenţe nu pot contracara similaritatea evidentă în condiţiile în care semnele sunt scurte şi elementele de identitate vor fi percepute foarte clar; de altfel, jurisprudenţa comunitară este constantă în a reţine că în cazul elementelor verbale scurte, diferenţele dintre acestea trebuie să fie mai mari pentru a fi observate de public, identitatea în 3 din 4 sau 5 litere fiind considerată un indiciu de similaritate; în acest sens, se face trimitere la Decizia OHIM din 6 aprilie 2014 în cauza 885/2013-1 privind conflictul dintre mărcile ALGOL şi IGOL şi Decizia OHIM în opoziţia nr. B 2 009 416 din 18 decembrie 2012 privind conflictul dintre GABAX şi ABPAX.

La nivel fonetic, instanţa de apel admite că există un grad de similaritate însă apreciază că diferenţele constatate sunt suficiente pentru a distinge cele două semne.

În opinia recurentei, cele două diferenţe între mărcile conflictuale nu sunt de natură a asigura un grad de diferenţiere suficient, întrucât sonoritatea celor două mărci este cvasi-identică, aspect ce se datorează mai ales faptului că literele conţinute de cele două mărci conflictuale sunt pregnante în această componenţă, iar aici ne referim mai ales la partea de final "EX" comună şi identică mărcilor; de asemenea, trebuie remarcat şi faptul că, din punct de vedere fonetic, existenţa literei „L” în partea de mijloc a mărcilor anterioare este practic insesizabilă în cadrul pronunţiei din cauza poziţionării între vocalele „O” şi „E” care îi atenuează considerabil prezenţa, a ritmului şi a secvenţei silabelor care determină ca această literă să fie poziţionată în cea de-a doua silabă.

Mai departe, instanţa de apel a reţinut că s-ar putea face o analiză şi la nivel conceptual întrucât OREX sugerează ideea de „oră exactă”, prin folosirea primelor litere din cele două cuvinte, iar această impresie este transmisă „oricărui consumator care are în faţă un ceas marca OREX, deoarece asocierea dintre ideea orei exacte şi un ceas este proprie oricărei persoane cu judecată raţională.”

Recurenta învederează că instanţa de apel comite o gravă eroare în analiza similarităţii la nivel conceptual, întrucât a adoptat susţinerea părţii adverse conform căreia marca atacată OREX ar avea o semnificaţie conceptuală (provenind de la expresia „ora exactă”), fără nicio probă concludentă în acest sens.

Or, analiza la nivel conceptual nu trebuie făcută într-o modalitate artificială şi scoasă din context, ci trebuie dovedit faptul că un element verbal sau mai multe transmit o anumită semnificaţie consumatorului relevant. Din acesta perspectivă este evident că elementul verbal OREX nu are o semnificaţie pentru consumatorul relevant întrucât nu poate fi identificat ca având o conotaţie semantică. Simplul fapt că s-a susţinut verbal (fără nicio probă) că la crearea acestei mărci s-au avut în vedere primele două litere ale cuvintelor „ora exactă” nu poate fi primit ca relevant pentru analiza conceptuală, deoarece elementul verbal OREX nu semnifică „ora exactă” şi nici nu trimite consumatorul la această expresie, decât în situaţia în care acesta este familiarizat cu industria de profil şi cunoaşte istoria ceasurilor OREX şi considerentele ce au fost avute în vedere la crearea acestei mărci.

Instanţa de apel a făcut o confuzie gravă între ceea ce presupune analiza conceptuală a unei mărci (care în cazul de faţă necesită aprecierea dacă elementul verbal OREX are o semnificaţie clară pentru consumatorul român) şi o simplă susţinere în sensul că acest element verbal ar reprezenta un soi de acronim, fără a se dovedi acest lucru; recurenta mai arată că nu contestă asocierea pe care consumatorul ar putea să o facă între ideea de oră exactă şi un ceas, ci contestă asocierea pe care instanţa presupune că va fi făcută în mod automat de către consumator între elementul verbal OREX şi noţiunea de oră exactă.

S-a mai învederat de către recurentă că în mod greşit instanţa de apel nu a avut în vedere renumele mărcilor ROLEX, criteriu important în reţinerea riscului de confuzie.

Renumele mărcii ROLEX este consecinţa promovării intense şi consistente la nivel mondial a acestei mărci cu privire la produsele oferite (clasa 14), de foarte bună calitate, marca recurentei fiind astfel recunoscută ca fiind celebră pe întreg mapamondul, nu numai pe teritoriul României; de asemenea, se menţionează faptul că celebritatea mărcilor ROLEX a fost recunoscută de către intimată şi confirmată de instanţele anterioare, astfel încât, recurenta apreciază ca fiind o chestiune intrată în puterea lucrului judecat; cu toate acestea, face referire la câteva dovezi pe care le consideră utile în reţinerea acestui aspect.

Instanţa de apel în mod greşit a reţinut că nu există risc de confuzie în cauză.

Având în vedere gradul de similaritate al mărcilor conflictuale, distinctivitatea şi renumele mărcilor anterioare, precum şi identitatea produselor protejate, recurenta conchide în sensul existenţei riscului de confuzie.

Astfel, se invocă jurisprudenţa CJUE în acest sens, conform căreia în evaluarea existenţei unui risc de confuzie trebuie apreciat în ce măsură publicul consumator poate considera că produsele comercializate sub mărcile comparate provin de la aceeaşi companie sau de la companii care au o legătură economică. Or, având în vedere aspectele arătate deja, precum şi faptul că pentru produsele în discuţie gradul de atenţie al publicului relevant este mediu, este evident că un consumator va achiziţiona un produs OREX crezând că provine de la aceeaşi companie, sau chiar că este un produs ROLEX, confundându-le în mod direct.

Un alt element menţionat de CJUE în jurisprudenţa sa constă în interdependenţa dintre factorii a căror influenţă este determinantă pentru  constatarea existenţei riscului de confuzie.

Această interdependenţă vizează faptul că un grad mai mare de similaritate a mărcilor poate compensa un grad de similaritate mai redus al produselor şi invers. În acest context, recurenta precizează că jurisprudenţa OHIM este constantă în a aprecia că asemănările dintre semne vor fi reţinute mai mult de către consumator decât diferenţele; acest principiu este cu atât mai mult aplicabil în prezenta cauză întrucât asemănările sunt foarte mari (identitate între 4 litere din cele 5 conţinute de marca anterioară şi poziţionate atât în partea de început („OR/RO”), care este de natura a fi reţinută mai uşor de către consumator, cât şi în partea de finală, în mod identic („EX/EX”).

Nu în ultimul rând, renumele mărcilor anterioare ROLEX şi deci, gradul ridicat de cunoaştere al acestora are un rol esenţial în analiza existenţei riscului de confuzie.

În considerentele deciziei recurate, instanţa de apel a reţinut că „existenţa notorietăţii nu duce la o altă concluzie în sensul că se impune o apreciere mai largă asupra similarităţii”; or, o astfel de concluzie se bazează pe o interpretare eronată a dispoziţiilor legale şi a principiilor de analiză a riscului de confuzie, în condiţiile în care CJUE a arătat faptul că mărcile cu un grad de distinctivitate ridicat, dobândit prin folosirea intensivă pe piaţă, se bucură, totodată, şi de un grad ridicat de protecţie, iar posibilitatea apariţiei unui risc de confuzie în cadrul publicului consumator este mai mare în cazul unei astfel de mărci.

În aceste condiţii, în mod greşit instanţele anterioare au apreciat că existenţa renumelui şi a unui grad ridicat de distinctivitate prin folosirea intensivă şi de durată pe piaţă  nu este de natură a influenţa analiza mărcilor, decizia recurată necuprinzând vreo motivare din perspectiva acestei concluzii.

Recurenta mai susţine, din perspectiva aceluiaşi motiv de nelegalitate (art. 304 pct. 9 C.proc.civ.), că instanţa de apel a încălcat dispoziţiile art. 6 alin. (4) din Legea nr. 84/1998 privitoare la renumele mărcilor sale.

Astfel, instanţa de apel nu a ţinut cont de efectele pe care existenţa renumelui le are asupra cauzei considerând că trebuie „înlăturate argumentele care valorifică atingerea adusă de existenţa renumelui şi caracterului distinctiv al mărcilor reclamantei, deoarece constatarea că nu există risc de confuzie face inutilă discuţia dezvoltată de apelantă despre diluţia mărcilor sale.”

O astfel de concluzie a instanţei de apel reflectă cu claritate încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (4) din Legea nr. 84/1998, deoarece, pentru reţinerea renumelui, nu trebuie analizată şi existenţa riscului de confuzie, astfel încât în mod nelegal s-a condiţionat analiza renumelui de existenţa riscului de confuzie.

Legea nr.84/1998 nu prevede o astfel de condiţionare iar în contextul dat, instanţa trebuia să analizeze pe de o parte similaritatea dintre mărci şi riscul de confuzie ţinând cont de gradul de distinctivitate ridicat al mărcilor ROLEX şi de renumele acestora [în temeiul art. 6 alin. (1)], iar pe de altă parte trebuia să analizeze profitarea de renumele şi de caracterul distinctiv al mărcilor recurentei; or, în acest ultim caz, nu este necesară dovedirea existenţei riscului de confuzie ci este suficientă asocierea pe care consumatorul ar putea să o facă între mărci, în detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui mărcilor ROLEX [conform art. 6 alin. (4) lit. a) din lege].

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, fiind chemată să răspundă la o întrebare preliminară privind protecţia ce trebuie acordată mărcilor de renume, a apreciat că riscul de asociere între mărci intervine în situaţia în care publicul, fiind deja familiar cu marca anterioară de renume, este expus la marca ulterioară. Doctrina şi practica judiciară la nivel comunitar au prezentat care sunt condiţiile în care se poate reţine existenţa profitului necuvenit de pe urma renumelui mărcii, delimitând cazurile în care distinctivitatea mărcii anterioare de renume ar fi afectată.

Pentru a se stabili că marca ulterioară ar profita de renumele mărcilor anterioare este necesar să se demonstreze că, având în vedere toţi factorii relevanţi, consumatorul relevant va stabili o legătură (sau o asociere) între semne.

Recurenta arată că, astfel cum rezultă din  în jurisprudenţa CJUE, nu este vorba despre o cerinţă suplimentară faţă de dispoziţiile legale ci reprezintă un aspect care reflectă nevoia de a determina dacă asocierea pe care consumatorul ar putea să o facă între semne este de natură a afecta caracterul distinctiv al mărcilor anterioare, după ce au fost analizaţi toţi factorii relevanţi ai cauzei. Necesitatea unei astfel de „legături” între mărcile conflictuale în mintea consumatorilor nu este precizată în mod expres în dispoziţiile legale însă a fost confirmată în mai multe decizii de referinţă la nivel european (Decizia din data de 23 octombrie 2003 în Cauza C-408/01, Adidas şi Decizia din 27 noiembrie 2008, în cauza C-252/07, Intel Corporation).

Aşadar, în cazul mărcilor de renume, nu este necesar să se dovedească existenţa riscului de confuzie, ci este suficient să existe o legătură în mintea consumatorului între marca ulterioară şi marca de renume pe care o cunoaşte, legătură care ar duce la un transfer de atractivitate şi, în consecinţă, la profitarea de renume.

Cum mărcile în conflict sunt similare, iar produsele protejate sunt identice şi, în plus, mărcile recurentei se bucură  de renume pentru această categorie de produse (clasa 14), există cu certitudine riscul ca atractivitatea mărcilor ROLEX să fie transferată către marca OREX şi să conducă pentru intimată la profitarea de renumele şi investiţiile majore efectuate de recurentă.

Pe de altă parte, afectarea distinctivităţii mărcii Rolex prin diluare, poate interveni în cazul în care consumatorii încetează să asocieze marca de renume în mod direct şi imediat cu o anumită gamă de produse care îşi au originea la un anumit întreprinzător, în cazul de faţă compania R. SA, şi încep să o asocieze cu diferite produse/servicii, care au origini distincte; această capacitate de identificare a mărcii poate fi redusă parţial sau pierdută din cauza faptului că alte persoane, în afara titularului, folosesc acelaşi semn sau un semn similar pentru comercializarea de produse/servicii.

În consecinţă, consumatorii vor fi determinaţi să asocieze produsele OREX cu cele ROLEX aparţinând recurentei, profitând de renumele acestora din urmă; consumatorii pot crede că produsele sunt licenţiate în mod oficial de SC R. SA către SC M. SA, ceea ce va produce o scădere a vânzărilor recurentei la nivelul României şi o diluare a mărcii; mai mult, consumatorii ar putea fi atraşi de marca OREX, tocmai datorită recunoaşterii de care se bucură mărcile ROLEX, ceea ce ar facilita considerabil comercializarea de produse din clasa 14 (ceasuri) sub marca intimatei, profitându-se în mod nejustificat de legătura pe care consumatorii o vor face cu mărcile ROLEX. Chiar dacă un consumator ar face foarte clar diferenţa între ele, achiziţionarea unui ceas OREX se va face tocmai datorită asemănării ridicate cu ROLEX; de asemenea, se precizează că jurisprudenţa relevantă este constantă în acest sens (de ex., o Decizie recentă a Diviziei de Opoziţii din cadrul OHIM a reţinut că prin înregistrarea mărcii G SOX s-ar profita de renumele şi distinctivitatea mărcii anterioare GEOX pentru produse identice.

Prin urmare, prin folosirea mărcii ulterioare s-ar putea produce un transfer de atractivitate de la marca de renume ROLEX către marca intimatei OREX cu privire la care se solicită decăderea, care astfel poate beneficia de o valoare adăugată (o imagine de excelenţă, de calitate a produselor) de natură a influenţa alegerea consumatorului în favoarea produselor pârâtei; de asemenea, trebuie avut în vedere faptul că noţiunea de profit necuvenit, astfel cum este definită de dispoziţiile legale invocate, nu implică în mod automat existenţa unei intenţii sau a relei credinţe în obţinerea acestui beneficiu necuvenit, în condiţiile în care pârâta poate beneficia de calităţile pentru care este renumită marca anterioară, chiar şi fără a prejudicia imaginea acesteia.

Recurenta reiterează argumentul că a efectuat investiţii semnificative (timp, resurse financiare, logistice, reclamă etc.) în promovarea mărcilor sale atât în România cât şi în întreaga lume, pentru a construi renumele de care mărcile ROLEX se bucură în prezent, şi datorită acestor investiţii, s-ar putea profita de renumele mărcilor sale, astfel încât folosirea pe piaţă a mărcii OREX poate fi mult mai atractivă pentru publicul relevant datorită similarităţii ridicate cu mărcile ROLEX.

Recursul formulat este fondat, potrivit celor ce urmează.

Cererea de chemare în judecată formulată de reclamantă împotriva pârâtei SC M. SA are ca obiect decăderea pârâtei din drepturile asupra mărcii naţionale OREX, marcă individuală, verbală nr. 2R014178 (nr. depozit 001181 din 31 octombrie 1986), înregistrată pentru produse din clasa 14 - ceasuri de mână cuarţ-analogic din Clasificarea de la Nisa.

Temeiul juridic al cererii îl constituie dispoziţiile art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 (republicată) privind mărcile şi indicaţiile geografice, text potrivit cu care:

(1) Orice persoană interesată poate solicita Tribunalului Bucureşti, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă dacă:

a) fără motive justificate, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data înscrierii în Registrul mărcilor, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată sau dacă această folosire a fost suspendată pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani.”

După cum reiese din conţinutul acestei norme, precum şi din economia actului normativ de referinţă, legea nu defineşte sintagma de „persoană interesată” în formularea cererii de decădere din drepturile conferite de marcă, astfel încât, în mod constant, în jurisprudenţă, s-a considerat, în interpretarea acestui text, că instanţa învestită cu o cerere în decădere va stabili, în raport cu circumstanţele concrete ale fiecărei cauze, dacă titularul acesteia are sau nu interes în promovarea cererii.

Într-o atare evaluare, instanţa va fi ţinută a verifica această condiţie de exerciţiu al acţiunii civile pe baza criteriilor privind interesul procesual, anume de a fi direct, personal, legitim, născut şi actual.

În speţă, recurenta-reclamantă şi-a justificat interesul în promovarea cererii în decăderea pârâtei din drepturile asupra mărcii OREX, invocând calitatea sa de titular al unui portofoliu de mărci comunitare şi internaţionale (verbale şi combinate, cu element figurativ) conţinând elementul verbal ROLEX, pentru produse din aceeaşi clasă 14 a Clasificării de la Nisa - ceasuri de mână; în consecinţă, s-a susţinut un grad foarte ridicat de similaritate între mărcile sale şi marca pârâtei, toate fiind destinate a fi aplicate unor produse identice; totodată, reclamanta a susţinut că mărcile sale se bucură de notorietate atât la nivel naţional, cât şi comunitar şi internaţional pentru produsele din clasa 14 (ceasuri de mână), astfel încât dacă pârâta va fi decăzută din drepturile asupra mărcii sale, în condiţiile legii, se înlătură şi posibilitatea pentru aceasta de a profita de caracterul distinctiv al mărcilor sale, în cazul reluării folosirii.

În acelaşi timp, recurenta a mai susţinut că în categoria persoanelor interesate a solicita decăderea din drepturile conferite de marcă intră şi concurenţii, iar în cauza dedusă judecăţii, în condiţiile în care mărcile înregistrate de fiecare dintre părţi se referă la produse identice, aceasta a arătat că interesul său este unul cât se poate de justificat.

Înalta Curte constată că instanţele de fond, pe baza situaţiei de fapt reţinute în cauză, au stabilit că interesul procesual în formularea cererii în decădere, iniţiată de titularul unor mărci pretins similare şi destinate a fi aplicate unor produse identice, nu se constată a fi o cerinţă îndeplinită în cauză decât în măsura în care se reţine riscul de confuzie, după constatarea identităţii de produse şi a similarităţii mărcilor, într-o analiză juridică identică celei presupuse de soluţionarea unei cereri în contrafacerea mărcilor reclamantei [art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998] ori o cerere în anularea înregistrării mărcii pârâtei [art. 47 alin. (1) lit. b) rap. la art. 6 alin. (2) lit. b)].

Înalta Curte apreciază că o atare analiză a interesului în formularea cererii în decăderea pârâtei din drepturile asupra mărcii OREX, încalcă dispoziţiile art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, întrucât se adaugă la lege; verificarea riscului de confuzie şi, mai mult decât atât, confirmarea interesului în formularea cererii de decădere numai după constatarea existenţei riscului de confuzie reprezintă o cerinţă excesivă, contrară voinţei legiuitorului la momentul edictării condiţiei referitoare la persoanele interesate ce pot formula o cerere în decăderea titularului din drepturile asupra mărcii, de natură a condiţiona accesul la instanţă de cerinţele specifice unor cereri în justiţie având un alt obiect.

Deşi, astfel cum s-a reţinut, interesul în formularea cererii în decădere presupune verificarea criteriilor interesului procesual de a fi născut, direct, personal, legitim şi actual, nu trebuie omis că aceste cerinţe trebuie analizate prin raportare la particularităţile cererilor formulate în această materie şi cu luarea în considerare a argumentelor invocate de titularul acţiunii, astfel încât instanţa va fi ţinută să verifice aceste cerinţe şi prin prisma finalităţii afirmate de reclamant.

Înalta Curte constată că prima instanţă a infirmat calitatea reclamantei de persoană interesată în promovarea cererii în decădere indicându-i o altă cale procedurală (acţiunea în concurenţă neloială), întrucât interesul eliminării unui concurent de pe piaţă nu este legitim protejat; la rândul său, curtea de apel a considerat că, pe lângă acţiunea în concurenţă neloială, reclamanta ar putea recurge la formularea unei cereri în anularea înregistrării mărcii pârâtei ori o cerere în contrafacerea mărcilor sale, întrucât drepturile asupra mărcilor proprii nu sunt în niciun fel vătămate prin existenţa mărcii pârâtei.

În plus, instanţa de apel a constatat că folosul practic urmărit prin promovarea cererii în decăderea titularului din drepturile asupra mărcii, nu poate fi reţinut în cazul unui interes general, public în sensul ca pe piaţă să nu se găsească semne înregistrate (mărci de blocaj) care nu mai îndeplinesc funcţiile mărcii.

Niciuna dintre aceste constatări nu corespunde premisei inserate în dispoziţiile art. 46 alin. 1 din Legea nr. 84/1998, întrucât, în caz contrar, textul ar rămâne fără aplicabilitate în ce priveşte posibilitatea formulării cererii în decădere de către titularul unor alte mărci identice sau similare destinate a fi aplicate unor produse/servicii identice sau similare, aşadar, de către competitor direct cu titularul mărcii inactive, pe aceeaşi piaţă.

Totodată, Înalta Curte constată că, în ce-l priveşte pe reclamantul care este titularul unei  mărci identice sau similare textul nu prevede caracterul subsidiar al cererii în decăderea din drepturile asupra unei mărci care, în mod nejustificat, nu este folosită efectiv de titularul ei, fie faţă de cererea în anulare înregistrării acelei mărci, fie faţă de cererea în contrafacere ori cea în concurenţă neloială.

Căile procesuale indicate de instanţele de fond nu reprezintă căi efective şi eficiente pentru recurenta reclamantă.

Astfel, cererea în contrafacere nu poate fi formulată împotriva unui alt titular de marcă.

Cererea în anularea înregistrării mărcii formulată după un interval mai mare de 5 ani de la înregistrare, nu mai poate fi promovată decât pentru ipoteza înregistrării cu rea-credinţă. Or, pe lângă împrejurarea că marca pârâtei a fost solicitată spre înregistrare la 31 octombrie 1986, mărcile al căror titular este reclamanta, beneficiază de protecţie în România fie de la 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană (situaţia mărcilor comunitare), date fiind dispoziţiile 159a alin. 1 din Regulamentul mărcii comunitare nr. 40/1994 (succedat de Regulamentul nr. 207/2009, în vigoare, în prezent), fie din anul 2008 (data cererii de înregistrare a mărcii internaţionale), potrivit susţinerilor reclamantei din cererea de chemare în judecată.

În ce priveşte cererea în concurenţă neloială, nici aceasta nu ar putea fi formulată decât împotriva unui competitor prezent în mod efectiv pe piaţa produselor în care şi recurenta activează, după cum este circumscrisă de lege unei alte finalităţi decât aceea de decădere a pârâtei din drepturile conferite de marcă pentru nefolosirea efectivă a mărcii, fără motive justificate, în intervalul prevăzut de lege.

Totodată, acţiunea în decădere nu corespunde interesului eliminării unui competitor de pe piaţă, contrar celor reţinute de instanţele de fond, întrucât eventuala admitere a cererii în decădere conduce la pierderea dreptului asupra mărcii pe care titularul său nu a exploatat-o în mod efectiv, în condiţiile prevăzute de lege, iar nu la eliminarea de pe piaţă a acelui concurent, întrucât acesta nu îşi pierde capacitatea de folosinţă (fie că este persoană fizică, fie că este persoană juridică), după cum acesta poate concura în continuare pe piaţă dacă în fondul său de comerţ se regăseşte şi dreptul asupra altor mărci.

În consecinţă, eliminarea de pe piaţă a acelui competitor nu poate fi acceptat ca efect direct al admiterii unei cereri în decădere, întrucât efectul nemijlocit al admiterii unei cereri în decădere este doar pierderea dreptului asupra mărcii, finalitate legitimă ce corespunde unei proceduri prevăzute de lege prin norme clare şi predictibile [art. 46 alin. (1) lit. a) şi urm. din Legea nr. 84/1998].

Nici constatarea lipsei unui efect direct în patrimoniul sau cu privire la situaţia juridică a portofoliului mărcilor recurentei-reclamante în cazul admiterii cererii în decăderea pârâtei din drepturile conferite de marcă nu poate conduce la infirmarea interesului procesual în cauză, întrucât, indiferent de titularul acţiunii (solicitantul înregistrării unei mărci identice sau similare cu cea pentru care se cere decăderea, ori un competitor pe aceeaşi piaţă care intenţionează extinderea planurilor sale de afaceri pe teritoriul României şi/sau în legătură cu produse identice sau similare desemnate de o marcă identică sau similară unei mărci inactive etc.), pronunţarea decăderii din drepturile asupra mărcii pârâtului nu are niciodată un alt efect decât stingerea dreptului la marcă în patrimoniul acestuia şi disponibilizarea acelui semn pe piaţă.

Ca atare, nu se poate reţine că această finalitate prevăzută de lege nu corespunde unui folos practic, ci unui interes general, public, întrucât aceasta  priveşte specificul evaluării noţiunii de persoană interesată în formularea cererii de decădere, care trebuie raportată la circumstanţele particulare ale fiecărei cauze.

În acest context, Înalta Curte constată că împrejurările susţinute de către recurentă din această perspectivă sunt apte pentru a justifica interesul acesteia în solicitarea decăderii pârâtei din drepturile conferite de marca OREX, pornind de la premisa calităţii sale de concurent pe aceeaşi piaţă.

Astfel, se reţine că recurenta s-a prevalat de calitatea sa de titular al unui portofoliu de mărci comunitare şi internaţionale (verbale şi combinate, cu element figurativ) conţinând elementul verbal ROLEX, pentru aceleaşi produse din clasa 14 a Clasificării de la Nisa – ceasuri de mână, susţinându-se că între mărcile sale şi marca pârâtei OREX, înregistrată pentru produse identice, există un grad ridicat de similaritate.

Totodată, a susţinut că mărcile sale se bucură de notorietate atât la nivel naţional, cât şi comunitar şi internaţional pentru produsele indicate din clasa 14, astfel încât, dacă pârâta va fi decăzută din drepturile asupra mărcii sale, în condiţiile legii, se înlătură şi posibilitatea pentru aceasta de a profita de caracterul distinctiv al mărcilor sale, în cazul reluării folosirii.

Astfel cum deja s-a arătat, este excesiv a se pretinde necesitatea constatării riscului de confuzie pentru justificarea interesului procesual în promovarea cererii, astfel încât, într-o corectă aplicare a dispoziţiilor art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 şi în limitele sale interne, Înalta Curte, în contextul circumstanţelor relevante ale cauzei – împrejurările susţinute de recurentă ca fiind apte să demonstreze interesul procesual, apreciază că este suficientă reţinerea identităţii produselor şi a similarităţii semnelor.

Identitatea între produsele protejate prin mărcile reclamantei şi marca pârâtei nu a fost contestată de pârâtă; în plus, ambele instanţe de fond au reţinut în acest sens.

Prin decizia recurată însă,  instanţa de apel a constatat că între mărcile reclamantei şi marca pârâtei nu există un grad suficient de similaritate pentru a conduce la reţinerea existenţei riscului de confuzie.

Or, pe lângă împrejurarea că, în contextul justificării interesului procesual în acţiunea de decădere, analiza similarităţii mărcilor nu poate fi supusă testului gradului de similaritate care să conducă la reţinerea riscului de confuzie însuşi, Înalta Curte apreciază că semnele sunt similare.

Astfel, în cadrul comparaţiei sumare ce este permisă în acest context, se constată că atât la nivel vizual cât şi fonetic mărcile sunt similare, similaritate ce nu poate fi însă reţinută şi la nivel conceptual.

Instanţele de fond au reţinut (de o manieră implicită) notorietatea mărcilor reclamantei, însă instanţa de apel nu a dat acestei constatări cel puţin valoarea caracterului puternic distinctiv al mărcilor reclamantei, în sensul jurisprudenţei CJUE care, printr-o jurisprudenţă constantă reţine creşterea gradului de distinctivitate al unei mărci prin folosire îndelungată în timp (cauza Sabel, C – 251/95); pe de altă parte, instanţa de apel, chiar în cadrul verificării similarităţii (în evaluarea riscului de confuzie) a ignorat o altă regulă aplicată şi ea în mod constant de Curtea de la Luxembourg, anume cea prin care s-a reţinut că identitatea sau similaritatea ridicată a produselor/serviciilor compensează similaritatea semnelor şi invers.

 În cadrul comparaţiei vizuale, importante sunt asemănările; marca pârâtei OREX şi două dintre mărcile reclamantei sunt verbale - ROLEX, iar cea de-a treia este o combinată cu element figurativ, dar care, de asemenea, include acelaşi element verbal; în consecinţă, se poate constata că mărcile verbale comparate sunt compuse din 4 şi, respectiv 5 litere, având sufixul comun „EX”, în timp ce primele două litere sunt inversate („RO”/”OR”); aceste constatări sunt suficiente pentru a se conchide că ele sunt similare.

În plan fonetic, şi instanţa de apel a reţinut un anumit nivel de similaritate; se constată însă că diferenţele verbale nu sunt suficiente pentru a se reţine că mărcile sunt diferite, având în vedere că ambele sunt compuse din două silabe (O-REX/RO-LEX) cu o sonoritate foarte asemănătoare, decurgând din aceeaşi cadenţă a rostirii.

În ce priveşte nivelul conceptual, Înalta Curte constată că în mod greşit instanţa de apel a considerat că este posibilă realizarea comparaţiei şi în acest plan, dat fiind că ambele mărci sunt fanteziste fără o semnificaţie proprie în limba română (limba vorbită pe teritoriul relevant, fiind criteriul ce trebuie luat în considerarea într-o astfel de analiză); astfel, în ce priveşte marca OREX a pârâtei s-a reţinut, fără a se argumenta o atare concluzie, ca fiind evidentă asocierea pe care face publicul relevant între ideile de oră exactă şi ceas.

Înalta Curte apreciază că nu orice concept trebuie să fie definit sau să i se stabilească în mod artificial un conţinut semantic, cu atât mai puţin atunci când semnele verbale sunt fanteziste; pe de altă parte, explicaţia pentru care instanţa de apel a optat, stabilind înţelesul semantic al mărcii verbale a pârâtei, nu are corespondent în regulile lingvistice unanim acceptate; astfel, instanţa de apel trebuia să se raporteze la eventuale abrevieri numai dacă acestea erau corecte, să verifice, pe baza regulilor morfologiei, posibilitatea compunerii unor cuvinte noi, cu semnificaţie distinctă, rezultate din alăturarea unor eventuale prescurtări ori doar elidarea vocalei finale „a” de la „ora”, în condiţiile în care nici adjectivul „exactă” nu are prescurtarea „ex.” etc.; în plus, în contextul aprecierii caracterului distinctiv intrinsec al unui semn verbal, reţinerea cuvântului ca fiind unul fantezist este preferabilă celei în care se optează pentru explicarea lui prin intermediul unei sintagme evocatoare (de natură a altera caracterul distinctiv al semnului).

În consecinţă, având în vedere identitatea produselor cărora atât mărcile reclamantei cât şi marca pârâtei le sunt destinate a li se aplica (ceasuri de mână), precum şi similaritatea acestor mărci, rezultă că în cauză este îndeplinită cerinţa ca cererea în decăderea pârâtei din drepturile conferite de marca OREX să fie formulată de o persoană interesată - reclamanta, competitor direct, pe aceeaşi piaţă, titulară a mărcilor ROLEX.

Au fost înlăturate celelalte critici ale recurentei privind greşita aplicare a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) lit. a) sau art. 6 alin. (4) din Legea nr. 84/1998, aceste norme nefiind incidente pentru verificarea interesului în formularea cererii în decăderea din drepturile asupra mărcii.

Având în vedere toate aceste considerente, Înalta Curte, în aplicarea dispoziţiilor art. 312 alin. (1) şi (3) rap. la art. 304 pct. 9 C.proc.civ., a admis recursul formulat de reclamantă, a modificat în tot decizia recurată şi, în rejudecare, în aplicarea dispoziţiilor art. 297 alin. (1) C.proc.civ. (în forma de după modificarea prin Legea nr. 202/2010), a admis apelul, în sensul anulării sentinţei apelate, cu trimiterea cauzei aceleiaşi instanţe de apel, pentru evocarea fondului.