6. Acțiune în decăderea din dreptul la marcă. Calculul termenului de 5 ani a lipsei de folosință a mărcii. Excepția prematurității acțiunii.
Cuprins pe materii : Drept civil. Dreptul proprietății intelectuale. Marcă.
Index alfabetic : decăderea din dreptul la marcă
- termen de decădere
- prematuritate
Legea nr. 84/1998 : art. 45 alin.(1) lit. a
Perioada prevăzută de art. 45 alin.(1) lit. a din Legea nr. 84/1998 poate avea natura unui termen suspensiv, doar la împlinirea căruia să se poate exercita dreptul persoanei interesate de a cere decăderea, atunci când acțiunea este introdusă înainte de această perioadă, sau poate fi o cerință – alături de celelalte două, privitoare la nefolosirea efectivă a mărcii și lipsa motivelor justificate pentru nefolosire – în raport de care se apreciază asupra temeiniciei acțiunii, atunci când acțiunea în decădere este introdusă după mai mult de 5 ani de la data înregistrării mărcii în Registrul Național al Mărcilor.
Momentul de la care începe să curgă termenul de 5 ani trebuie raportat
la data de la care titularul mărcii nu mai poate avea niciun fel de incertitudine referitoare la aproprierea mărcii, siguranță de natură să înlăture orice reticență dedusă din posibilitatea obligării sale la despăgubiri pentru prejudiciul cauzat unei alte persoane titulare a mărcii respective. Acest moment este acela al înregistrării mărcii în Registrul Național al Mărcilor, care conferă titularului un drept exclusiv asupra mărcii.
ICCJ, Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia civilă nr.7172 din 18 noiembrie 2008
Prin cererea înregistrată
pe rolul Tribunalului București, reclamanta S.C. Terapia S.A. a chemat în
judecată Walmark A.S. și Oficiul de Stat pentru Invenții și
Mărci, solicitând decăderea pârâtei Walmark A.S. din dreptul asupra
mărcii ARTHROSTOP.
În motivarea cererii, reclamanta a arătat că a depus spre înregistrare marca ARTHROSTOP, fiind interesată în obținerea și utilizarea acestei mărci pe teritoriul României pentru produse și servicii din clasele 05 și 35.
Din cercetarea documentară efectuată în baza de date a OSIM,
reclamanta a aflat
că Walmark A.S. este titulara mărcii ARTHROSTOP nr. 734174,
înregistrată în România cu începere de la data de 28 februarie 2000,
pentru produse din clasele 05, 29 și 30. Informațiile deținute
de reclamantă relevă faptul că marca ARTHROSTOP nr. 734174 nu a
fost niciodată folosită de pârâtă în România, din momentul
înregistrării și până în prezent.
Acțiunea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 45 și art. 47 din Legea nr. 84/1998.
Pârâta Walmark A.S. a arătat că la data de 30 octombrie 2002 OSIM a emis Decizia de admitere a mărcii MI 734174 – ARTHROSTOP, fiind publicată la data de 6 februarie 2003, iar marca a fost efectiv utilizată în România, fiind comercializate sub această denumire produse pentru tratamentul artrozei.
La 25 septembrie 2006 S.C. Walmark România S.R.L. a formulat cerere de intervenție „în interes propriu” și „în interesul pârâtei Walmark A.S.”, invocând dispozițiile art. 49 și urm. C.proc.civ., art. 42, art. 46 lit. b și art. 47 din Legea nr. 84/1998.
În motivarea cererii incidentale, s-a arătat că marca ARTHROSTOP este înregistrată în România, având anterioritate față de orice alte mărci identice sau similare și a fost utilizată efectiv pe teritoriul României atât de pârâtă în calitate de proprietar și licențiator, cât și de intervenientă în calitate
de licențiat, titular al dreptului de folosință exclusivă asupra mărcii menționate.
Cererea de intervenție a fost admisă în principiu.
Prin sentința civilă nr. 1462/2006 Tribunalul București a respins ca nefondată excepția lipsei de interes invocată de pârâtă și a admis excepția prematurității, respingând acțiunea ca fiind prematur formulată.
Prima instanță a reținut, în privința excepției lipsei de interes, că reclamanta a făcut dovada interesului în promovarea acțiunii prin faptul că desfășoară activitate comercială concurentă cu aceea a pârâtei, fiind
interesată a-și înregistra ca marcă produsul propriu.
Referitor la excepția prematurității, s-a arătat că termenul de 5 ani începe să curgă cel mai devreme de la data înregistrării mărcii în Registrul Național al Mărcilor. Până la acea dată se poate considera că lipsa de folosință a mărcii ar putea fi justificată câtă vreme există o anumită incertitudine în legătură cu aproprierea acesteia.
Marca pârâtei a fost înregistrată în Registrul Național al Mărcilor la 6 februarie 2003, iar acțiunea a fost introdusă la 3 martie 2006, astfel încât termenul de decădere de 5 ani prevăzut de lege nu era împlinit.
Prin sentința civilă nr. 727/2007 a fost admisă cererea intervenientei S.C. Walmark România S.R.L. și sentința civilă nr. 1462 din 14 noiembrie 2006 a fost completată în sensul că reclamanta a fost obligată la 15.000 lei cheltuieli de judecată.
Prin decizia civilă nr. 260 A din 26 octombrie 2007, pronunțată de Curtea de Apel București, au fost admise apelurile declarate de reclamantă împotriva ambelor sentințe.
A fost desființată în parte sentința civilă nr. 1462/2006, în ceea ce privește excepția prematurității și în tot sentința civilă nr. 727/2007. Cauza a fost trimisă spre rejudecare aceleiași instanțe.
În considerentele hotărârii, s-a arătat că instanța investită cu
soluționarea unei acțiuni în decădere urmează a verifica îndeplinirea cumulativă a celor trei condiții de fond privitoare la: împlinirea termenului de 5 ani; nefolosirea mărcii; lipsa unor motive justificate pentru nefolosire.
Deoarece privesc fondul cauzei, toate cele trei condiții urmează a fi analizate în cadrul fondului acțiunii, iar nu în etape procesuale anterioare.
Excepția prematurității poate fi ridicată ori de câte ori instanța a fost sesizată fără a se fi respectat o procedură prealabilă prevăzută de lege și obligatoriu a fi parcursă anterior sesizării instanței. Ca urmare a admiterii
excepției, cererea va fi respinsă ca prematură însă după parcurgerea procedurii prealabile reclamantul va avea din nou deschisă calea la sesizarea instanței. Cu titlu de exemplu, excepția prematurității va putea fi invocată în situația în care instanța de contencios administrativ a fost sesizată anterior parcurgerii recursului grațios cu o cerere privind lipsa răspunsului autorității administrative; de asemenea, va putea fi invocată în litigiile comerciale în cazul sesizării instanței fără parcurgerea etapei de conciliere directă prevăzută de art. 7201 C.proc.civ.
În speță, condiția împlinirii termenului de 5 ani prevăzut de art. 45 din Legea nr. 84/1998 este o condiție de fond ce urmează a fi analizată odată cu temeinicia acțiunii, iar nu anterior fondului cauzei. Aceasta deoarece constatarea neîndeplinirii uneia din condițiile prevăzute cumulativ de art. 45 va avea ca efect respingerea acțiunii ca neîntemeiată, iar nu ca prematură.
Apelul împotriva sentinței civile nr. 727/2007 a fost admis ca o consecință a desființării primei sentințe.
Pârâta și intervenienta au declarat recurs, întemeiat în drept pe dispozițiile art. 304 pct. 7, pct.8 și pct.9 C.proc.civ., criticile formulate vizând următoarele aspecte:
În mod greșit a apreciat instanța de apel că nu se poate cerceta pe cale de excepție împlinirea sau nu a termenului de 5 ani, ci doar prin
analizarea tuturor condițiilor prevăzute de art.45 lit.a din Legea nr. 84/1998.
Termenul de 5 ani este un termen suspensiv care nu se impune a fi analizat împreună cu celelalte două condiții, respectiv nefolosirea mărcii și lipsa unor motive nejustificate pentru nefolosire.
Soluția de admitere a excepției de prematuritate s-a impus deoarece termenul de 5 ani stipulat de lege, care ar fi dat dreptul S.C. Terapia S.A. să formuleze cererea de decădere, nu s-a împlinit. Termenul de 5 ani a început să curgă de la 6 februarie 2003, când a fost publicată decizia de admitere a mărcii. Această dată marchează opozabilitatea față de terți a mărcii ARTHROSTOP și reprezintă un moment obiectiv prevăzut de art. 28 din Legea nr. 84/1998 în raport de care se calculează termenul de 5 ani.
Pe fondul cauzei acțiunea este neîntemeiată, fiind administrate dovezi de folosire efectivă a mărcii.
Recursul este întemeiat, în sensul următoarelor considerente:
Obiectul cererii introductive de instanță îl constituie decăderea pârâtei Walmark A.S. din dreptul asupra mărcii ARTHROSTOP.
Conform art. 45 alin.(1) lit. a din Legea nr. 84/1998, în temeiul căruia s-a
solicitat decăderea din drepturile conferite de marcă, orice persoană interesată poate solicita Tribunalului Municipiului București, oricând în cursul duratei de protecție a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă, dacă, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată.
Având în vedere cadrul procesual astfel determinat, instanța de recurs are de examinat următoarele probleme de drept:
- dacă perioada de 5 ani constituie sau nu o condiție în raport de care se apreciază însăși temeinicia acțiunii în decădere, astfel încât această cerință să nu poată face obiect al unei excepții procesuale;
- de când se socotește că începe să curgă perioada de 5 ani, pentru a se aprecia asupra decăderii.
Cât privește prima chestiune, instanța de recurs apreciază că perioada prevăzută de art. 45 alin.(1) lit. a din Legea nr. 84/1998 poate avea natura unui termen suspensiv, doar la împlinirea căruia să se poate exercita dreptul persoanei interesate de a cere decăderea, atunci când acțiunea este introdusă înainte de această perioadă, sau poate fi o cerință – alături de celelalte două, privitoare la nefolosirea efectivă a mărcii și lipsa motivelor justificate pentru nefolosire – în raport de care se apreciază asupra temeiniciei acțiunii, atunci când acțiunea în decădere este introdusă după mai mult de 5 ani de la data înregistrării mărcii în Registrul Național al Mărcilor.
Dacă nu s-ar face această distincție și, în ambele situații, acțiunea ar fi respinsă ca nefondată, s-ar ajunge ca soluția de respingere impusă doar de neîmplinirea duratei de 5 ani, să fie opusă cu autoritate de lucru judecat într-o nouă acțiune exercitată după mai mult de 5 ani de la data înregistrării mărcii în Registrul Național al Mărcilor.
În speță, față de data înregistrării mărcii ARTHROSTOP în Registrul Național al Mărcilor, exercitarea dreptului de a obține decăderea din marcă era afectată la data sesizării instanței de termenul suspensiv de 5 ani, a cărui
neîmplinire putea fi invocată prin intermediul excepției prematurității.
Apreciind altfel, instanța de apel a interpretat greșit dispozițiile art. 45 alin.(1) lit.a din Legea nr. 84/1998, astfel încât critica formulată de recurente întrunește cerințele art. 304 pct. 9 C.proc.civ.
Cât privește chestiunea privitoare la momentul de la care începe să curgă termenul de 5 ani, instanța de recurs apreciază că trebuie raportat la data de la care titularul mărcii nu mai poate avea niciun fel de incertitudine referitoare la aproprierea mărcii, siguranță de natură să înlăture orice reticență dedusă din posibilitatea obligării sale la despăgubiri pentru prejudiciul cauzat unei alte persoane titulare a mărcii respective. Acest moment este acela al înregistrării mărcii în Registrul Național al Mărcilor, care conferă titularului un drept exclusiv asupra mărcii.
În speță, în baza Aranjamentului de la Madrid, pârâta și-a înregistrat marca ARTHROSTOP la 28 februarie 2000, România fiind țară desemnată.
În România însă, termenul de 5 ani a început să curgă de la 6 februarie 2003, când a fost publicată decizia de admitere a mărcii ARTHROSTOP MI 734174. Întrucât acțiunea de decădere a fost înregistrată la 3 iunie 2006, termenul de 5 ani nu era împlinit, astfel încât în mod corect prima instanță a considerat că acțiunea a fost prematur introdusă.
Față de cele ce preced, în temeiul art. 312 alin.(1) și alin.(3) C.proc.civ., recursul a fost admis și decizia atacată a fost modificată parțial, numai în limitele criticilor formulate de recurente, care au arătat în ce au constat greșelile săvârșite de instanța de apel doar cu privire la soluția dată asupra sentinței nr. 1462/2006 a Tribunalului București. Împrejurarea că prin motivele de recurs s-a cerut să fie păstrate ambele sentințe, nu este suficient pentru ca instanța de recurs – nedevolutivă – în lipsa unor critici precise, să examineze
și legalitatea soluției privitoare la sentința de completare a dispozitivului.